Sentencia Civil 43/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 373/2024 de 14 de febrero del 2025

I.- ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- La presente litis tiene su origen en la demanda presentada por Dª Clemencia en solicitud de sentencia por la que se declarase que D. Jesús ha violado sus derechos de explotación del nombre comercial N0384914 "LA CRUZADA" (en lo sucesivo, "NOMBRE COMERCIAL") y se le condenase al pago de 6.000 euros en concepto de indemnización. La demanda traía causa del uso del nombre "LA CRUZADA" y del signo que integra el nombre comercial indicado, que la demandante tiene registrado en clase 43 para "restaurante y hostelería; servicios de hostelería y catering; servicios de hostelería y restauración", como elementos identificativos del negocio de hostelería que el demandado explota en la calle Amnistía nº 8 de esta capital.

2.- Al cabo de la primera instancia, se dictó sentencia estimatoria.

3- Disconforme, el Sr. Jesús recurrió, interesando nueva sentencia por la que se le absolviese de la condena que le había sido impuesta en primera instancia, con imposición de las costas de ambas instancias a la promotora del expediente; subsidiariamente, que se rebajase el montante indemnizatorio a 183,37 euros, subsidiariamente a 631,43 euros, con condena de la Sra. Clemencia al pago de las costas de segunda instancia si se opusiere al recurso. La Sra. Clemencia se opuso al recurso para solicitar la confirmación de la sentencia ya obtenida.

4.- En los apartados que siguen acometeremos, en la medida que lo imponga la resolución de la controversia que se nos somete, el examen de las cuestiones planteadas en esta segunda instancia.

II. PRIMER MOTIVO DEL RECURSO: SOBRE LA CONCURRENCIA DE CONDUCTA INFRACTORA

5.- La sentencia estimatoria dictada en la anterior instancia considera probada la conducta infractora que en la demanda se achaca al recurrente con base en el informe de detective privado aportado como documento número 4 con el escrito iniciador del expediente y la ulterior ampliación del mismo aportada en el curso del procedimiento. En concreto, se consideran acreditados los siguientes actos de uso inconsentido del nombre comercial registrado a favor de la Sra. Clemencia en el local sito en la calle Amnistía nº 8, titularidad del Sr. Jesús: (i) el signo que conforma el NOMBRE COMERCIAL figuraba estampado en los toldos colocados en el frontal del establecimiento y en el perfil de Instagram del restaurante "tabernademaríalacruzada", correspondiente al establecimiento del demandado, se habían colgado fotos de la fachada en las que aparecía el toldo con el signo del NOMBRE COMERCIAL (informe aportado con la demanda, fechado el 26 de abril de 2022); (ii) a fecha 31 de octubre de 2022 (data de la ampliación), el signo que conforma el NOMBRE COMERCIAL continuaba figurando en un panel situado encima de la puerta de acceso en la fachada a calle Amnistía 8, en un panel colocado en el lateral izquierdo junto a una de las ventanas que dan a dicha fachada y en otro panel colocado en la fachada a calle Santa Clara.

6.- El primer motivo del recurso, bajo la rúbrica "error en la valoración de la prueba", se endereza a combatir las conclusiones alcanzadas por el juez a quoacerca de la efectiva concurrencia de una conducta infractora por parte del Sr. Jesús. En el discurso desplegado bajo esta rúbrica, podemos diferenciar dos tipos de alegatos.

6.1.- Por una parte, aquellos que señalan que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta determinados documentos obrantes en las actuaciones ni las respuestas de la Sra. Clemencia en la prueba de interrogatorio de parte, que, en el sentir del recurrente, pondrían de manifiesto ciertos hechos que abocarían a descartar la concurrencia de una conducta infractora. En esencia, se trata de poner de relieve que desde tiempos históricos era conocida en Madrid una taberna denominada "LA CRUZADA"; que, a mediados del siglo XX, dicho establecimiento se instaló en el local sito en la calle Amnistía nº 8, en la actualidad propiedad del apelante; que, a la fecha en que la demandante entró en el local, a raíz del contrato de fecha 1 de julio de 2017, por el que el recurrente se lo arrendó para destinarlo exclusivamente a bar y restaurante, el susodicho local ya se denominaba "TABERNA LA CRUZADA" y lucía en su exterior el signo que integra el NOMBRE COMERCIAL; que la demandante registró dicho signo con posterioridad; que cuando abandonó el local, como consecuencia de la sentencia dictada en procedimiento de desahucio por falta de pago promovido por el recurrente, habiéndose producido el lanzamiento el 30 de enero de 2022, la demandante no retiró ninguno de los elementos del local que recogían el signo que había registrado como nombre comercial.

6.2.- Un segundo bloque de alegatos apuntan a la falta de uso o a la falta de un uso relevante del signo de referencia. En este sentido: (i) en relación con los actos señalados en el informe acompañado con la demanda, se aduce que los faldones de los toldos en los que aparecía estampado el signo que conforma el NOMBRE COMERCIAL fueron retirados en abril de 2022 y, en relación con las fotos de Instagram a las que hacía referencia el informe, que el apelante no es titular de la cuenta en las que se habían publicado, que no fueron publicadas por el recurrente, sino por un empleado, y que fueron retiradas de inmediato, sin que hubiera rastro de las mismas a la fecha de la ampliación del informe; (ii) en relación con los actos señalados en la ampliación del informe pericial, se aduce la escasa visibilidad de los signos reproducidos en los lugares que allí se indican.

7.- Ninguna acogida merecen los descargos del apelante, por lo que a continuación explicamos.

8.- Comenzando por el segundo de los bloques identificado en este apartado, los alegatos de la parte recurrente nos provocan serios reparos. La prueba de que disponemos nos permite apreciar que los faldones con el signo del NOMBRE COMERCIAL se habían retirado en el mes de octubre de 2022 (así se desprende de las fotografías incorporadas a la ampliación del informe), pero no que ya se hubiesen retirado en el anterior mes de abril, como se afirma en el recurso. Por su parte, aquellos otros alegatos que persiguen desviar la responsabilidad derivada de la publicación de fotos en Instagram en las que aparece la fachada del local sito en la calle Amnistía luciendo el signo distintivo del NOMBRE COMERCIAL carecen de credibilidad, por cuanto lo que se registra es la publicación de tales fotos en el perfil "tabernademarialacruzada", que es el utilizado (no resulta controvertido) para el establecimiento objeto de explotación en el local de referencia, en diversas fechas (7 de marzo, 18 de marzo, 20 de abril) Finalmente, los descargos que apuntan a la escasa visibilidad de los elementos distintivos que se mantenían en la fachada del local en el mes de octubre de 2022 descansan en una valoración puramente subjetiva que es difícil compartir.

9.- A la vista del informe aportado con el escrito de demanda y la ampliación aportada en el curso del procedimiento, podemos concluir que, después de que la Sra. Clemencia hubiera advertido al recurrente de la existencia del NOMBRE COMERCIAL (burofax enviado el 16 de marzo de 2022, documento número 5 de la demanda), el signo que lo integra continuó apareciendo en el local explotado por el recurrente y fue utilizado por este en Instagram. Habida cuenta de que dicho informe se apoya en elementos objetivos que no han sido desvirtuados por otros del mismo corte, coincidimos con el juez de la anterior instancia en la inexistencia de motivos para dudar de su veracidad.

10.- Tampoco puede encontrar favorable acogida una defensa asentada en los alegatos que corresponden al primero de los bloques al que nos hemos referido en el apartado 7.1. La controversia se sitúa en el plano estrictamente marcario, lo que lleva a desechar los alegatos referidos a las obligaciones que, en opinión de la recurrente, comportaba para la Sra. Clemencia el abandono del local. Por otro lado, partimos de un nombre comercial debidamente inscrito a nombre de la demandante cuya validez no se cuestiona por vía de excepción o demanda reconvencional, por lo que los demás alegatos incluidos en este bloque que apuntan a los antecedentes de la inscripción resultan igualmente intrascendentes.

III. SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO: INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 42.1 LM

11.- El Sr. Jesús aduce infracción del artículo 42.1 LM, consistiendo la infracción en que se le impuso una indemnización sin que le resultase atribuible ninguna de las conductas de las que, conforme a lo dispuesto en dicho precepto, deriva la obligación de indemnizar, toda vez que no hubo por su parte un comportamiento activo consistente en "colocar" los elementos infractores en la fachada de su local ni pesaba sobre él la obligación de retirarlos tras el abandono del mismo por la demandante.

12.- El alegato presenta muy corto recorrido. El registro del nombre comercial confiere al titular el derecho exclusivo sobre el mismo, en idénticos términos a los señalados en la LM para las marcas ( artículo 90 LM). En este punto, hemos de recordar que el apartado 2 del artículo 34 LM, a la hora de delimitar el ius prohibendidel que goza el titular de la marca, utiliza un concepto abierto, el de "uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico", sin perjuicio de que en los numerales 3 y 4, con carácter enunciativo, se especifiquen determinados supuestos en los que operan las facultades de exclusión atribuidas al titular de la marca. De esta manera, cualquier utilización injustificada de la marca (léase también nombre comercial) en el tráfico económico podrá prohibirse por su titular, siempre que nos hallemos ante uno de los casos contemplados en los subapartados del artículo 34.2 LM.

13.- Por su parte, el artículo 42 LM no circunscribe la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados a las situaciones infractoras contempladas en su apartado 1, esto es, las recogidas en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34 LM. Así resulta de la lectura del artículo 42 en su integridad. El artículo 42.1 LM consagra una norma especial aplicable a las situaciones infractoras indicadas, consistente en que, en estos casos, la obligación de indemnizar nace sin más de la realización de la conducta infractora, mientras que, para cualquier otro acto de violación de la marca, el artículo 42.2 supedita la obligación de indemnizar a que el infractor hubiese sido advertido suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción, acerca de la existencia de la marca y de su violación y requerido para el cese de la misma, a que en la actuación del infractor hubiese mediado culpa o negligencia o a que la marca infringida fuera renombrada.

14.- En el caso que nos ocupa, cabe recordar que la aquí apelada comunicó al recurrente la existencia del NOMBRE COMERCIAL y le intimó a que dejara de usarlo (burofax impuesto el 16 de marzo de 2022, aportado como documento número 5 con la demanda), pese a lo cual, siete meses más tarde aún se pudo constatar que el signo que conforma el NOMBRE COMERCIAL seguía apareciendo en la fachada del local explotado por el Sr. Jesús.

IV. TERCER MOTIVO DEL RECURSO: INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN

15.- Al hilo de la observación que se hace en la sentencia recurrida dando por sentado el perjuicio a la promotora del expediente como efecto derivado de la confusión que en los consumidores provoca la utilización de un signo idéntico al NOMBRE COMERCIAL en relación con los mismos servicios para los que este figura registrado, en el recurso se incluye, en página 6, un apartado en cuyo encabezamiento se denuncia la infracción del artículo 6 LM por apreciarse indebidamente riesgo de confusión..

16.- El discurso que se despliega en este apartado apunta a que, de existir riesgo de confusión, ello se debería al proceder de la propia demandante, por su intento de apropiarse del legado de un establecimiento con una profunda raigambre histórica (la taberna "LA CRUZADA") en la publicidad desplegada en la página web del nuevo negocio que abrió bajo el NOMBRE COMERCIAL tras desalojar el local que había arrendado al recurrente y por la utilización en la cuenta de dicho establecimiento en redes sociales de fotografías donde aparece la puerta del local del recurrente.

17.- En relación con tales alegatos, no podemos dejar de señalar la incorrección de la rúbrica de este capítulo del recurso, toda vez que en el pleito no se ventila nada relativo a la entrada en juego de la prohibición de registro consagrada en el artículo 6.1.b) LM. Igualmente, hemos de señalar que la alusión al riesgo de confusión de la sentencia recurrida por la que se explica este capítulo impugnatorio se enmarca en el apartado de la fundamentación jurídica de aquella relativo a la indemnización de daños y perjuicios, al objeto de justificar la existencia de perjuicios asociados a la desviación de clientela derivada de la concurrencia de dos establecimientos dedicados a la misma actividad que giran bajo la misma denominación, como basamento del pronunciamiento indemnizatorio del fallo, mientras que el discurso del apelante parece querer aludir a la inexistencia de riesgo de confusión como presupuesto para la apreciación de una conducta infractora (así cabría interpretar la cita al artículo 6 LM en el encabezamiento).

18.- En todo caso, hemos de observar que nos encontramos en el supuesto de la letra a) del artículo 34.2 LM, no en el de la letra b). Por otro lado, a falta de mayor desarrollo argumental y probatorio, no cabe considerar que el proceder que el recurrente le señala a la aquí apelada constituiría la única causa de la desviación de clientela que está en la raíz de la argumentación de la sentencia en pro de la apreciación de la producción de un daño como consecuencia de la utilización por el Sr. Jesús del signo que integra el NOMBRE COMERCIAL.

V. CUARTO MOTIVO DEL RECURSO: IMPROCEDENCIA DEL IMPORTE SEÑALADO COMO INDEMNIZACIÓN

19.- El recurrente rechaza el importe de la indemnización a cuyo pago le condena la sentencia recurrida, coincidente con el solicitado en la demanda, y defiende que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43.5 LM, a la vista de los números que arrojan las declaraciones de IVA que hubo de aportar a requerimiento de la contraparte, dicho importe debería reducirse a 183,37 euros, subsidiariamente a 631,43 euros.

20.- A la hora de examinar este motivo impugnatorio, consideramos conveniente efectuar ciertas observaciones en relación con el contexto en el que ha de ser considerado. En este sentido, hemos de señalar que en la demanda no se especificaba cuál era el criterio de los ofrecidos por la norma para el cálculo de la indemnización por el que optaba la Sra. Clemencia, ni la razón del concreto montante que reclamaba como indemnización. En este apartado, la demanda se limitaba a citar la sentencia del Tribunal Supremo 98/2016, de 19 de febrero, resultando dicha cita neutra a los efectos señalados. Por su parte, la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se ciñe en este punto a transcribir el artículo 43.2 LM y asumir que la coexistencia de dos establecimientos dedicados al mismo negocio que utilizan el signo que integra el NOMBRE COMERCIAL habría de producir un perjuicio a la demandante como consecuencia de la confusión generada en los consumidores y la consiguiente desviación de clientela, concluyendo, sin mayores discursos intermedios, que el importe indemnizatorio reclamado en la demanda resulta proporcionada.

21.- Con este trasfondo, no podemos sino asumir la postura expresada por el recurrente de que el importe indemnizatorio habría de fijarse conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 43 LM. Entendemos que esta es la conclusión que debe derivarse de la solicitud expresa de una indemnización y la falta de indicación por la demandante del criterio por el que opta para el cálculo de la misma de entre los que le ofrece la norma (en este sentido, sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010, ECLI:ES:TS:2010:6388). En el escrito de oposición, la Sra. Clemencia parece acogerse al criterio del segundo inciso del artículo 43.2.a) LM (beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción), lo que ya no resulta admisible, por extemporáneo.

22.- Sentado lo anterior, la indemnización habría de fijarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.5 LM, en el uno por ciento de la cifra total de las ventas del establecimiento sito en el local del apelante en el periodo comprendido entre los meses de marzo y octubre de 2022, que es el periodo en el que ha quedado constatada la conducta infractora. Los impresos de autoliquidación del IVA correspondientes a los trimestres primero, segundo y tercero del ejercicio 2022 aportados por el Sr. Jesús, único material probatorio del que se dispone a estos efectos, reflejan unas bases imponibles cuya suma alcanza 63.143,2 euros. Partiendo de esta cifra, la indemnización a la que debe hacer frente el aquí recurrente habrá de fijarse en 631,43 euros, que es la que se señala en el petitum subsidiario de último grado del recurso.

23.- El sistema diseñado en la LM impide recurrir a un genérico criterio de proporcionalidad como mecanismo para fijar la indemnización por daños y perjuicios, como indebidamente se hace en la sentencia recurrida y, en último término, se pretende en el escrito de oposición.

VI. QUINTO MOTIVO DEL RECURSO: SOBRE EL JUEGO DE LA CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE TENÍAN SUSCRITO LOS CONTENDIENTES

24.- El Sr. Jesús esgrime la cláusula decimocuarta del contrato de arrendamiento del local de negocio sito en la calle Amnistía 8 que en su momento firmó con la Sra. Clemencia, como factor determinante del rechazo de las pretensiones de la demanda. Dicha cláusula, bajo la rúbrica "Publicidad" reza así: "La Arrendataria queda autorizada para colocar en la fachada que corresponde al local los letreros y banderolas que considere necesarios. Esta publicidad quedará sujeta a las oportuna licencias y autorizaciones, quedando el Arrendador exento de toda responsabilidad acerca de la misma".

25.- Esta cuestión no se planteó en la primera instancia. A este respecto, debemos recordar lo dispuesto en el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: "En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia ...".En consecuencia, los presentes descargos del Sr. Jesús no pueden ser tenidos en cuenta siquiera, dado su carácter absolutamente novedoso. Ello, sin perjuicio de que ni se explica ni somos capaces de ver qué incidencia tendría el pacto indicado en la controversia que se ventila.

VII. SEXTO MOTIVO DE IMPUGNACIÓN: FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA DEMANDANTE

26.- Como último motivo de impugnación, el Sr. Jesús aduce la falta de legitimación de la demandante. Como basamento del alegato, el recurrente se remite a las respuestas dadas por la Sra. Clemencia al practicarse la prueba de interrogatorio de parte, de las se desprende que es una sociedad tercera la que explota el negocio que, bajo el NOMBRE COMERCIAL, la Sra. Clemencia abrió tras abandonar el local del Sr. Jesús. En esta situación, se añade, cabe suponer que, de algún modo, la Sra. Clemencia habría cedido el NOMBRE COMERCIAL a dicha sociedad, siendo esta, como cesionaria de la marca y presunta perjudicada, quien resultaría legitimada para la interposición de la demanda. El Sr. Jesús justifica la afloración de estos alegatos en el escrito del recurso señalando que los hechos subyacentes se pusieron de manifiesto únicamente en el acto del juicio.

27.- La Sra. Clemencia se limitó a señalar que la sociedad PAZ Y VINO, S.L. era quien explotaba el restaurante que, bajo el NOMBRE COMERCIAL, abrió en la Plaza de Gabriel Miró nº 7 de esta capital tras abandonar el local que había arrendado al Sr. Jesús, añadiendo que colaboraba con dicha sociedad. Los alegatos de cesión del NOMBRE COMERCIAL se revelan, así, como pura elucubración. En todo caso, si el Sr. Jesús pretendía esgrimir en su favor la cesión del NOMBRE COMERCIAL como hecho determinante de la falta de legitimación de la Sra. Clemencia, debió hacerlo valer, como hecho de nueva noticia, en el acto del juicio, procediéndose según dispone el artículo 286 LEC. En definitiva, el motivo de impugnación ha de ser rechazado.

VIII. COSTAS

28.- La suerte estimatoria de recurso, que comporta la estimación parcial de la demanda, determina las siguientes consecuencias en materia de costas: (i) no ha lugar a hacer expresa imposición de las de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 394.2 LEC; (ii) no ha lugar a hacer expresa imposición de las de segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 LEC, en la redacción aplicable por razones temporales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,