Sentencia Civil 42/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 185/2024 de 14 de febrero del 2025

I.- ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- La presente litis tiene su origen en la demanda presentada por CHUCHI ES PROSIKITO, S.L.U. (en adelante "CHUCHI") contra CINCOASES PROYECTOS, S.L. (en adelante "CINCOASES") en ejercicio de acciones marcarias y de competencia desleal. Por lo que se refiere a las primeras, la demandante, esgrimiendo su condición de titular de la marca nacional M3060523 "TABLAO VILLA-ROSA RESTAURANTE" ejercita las acciones de cesación, remoción e indemnización contempladas en las letras a), c) y b) del apartado 1 del artículo 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM"). Se solicita también que se declare nulo y se ordene la cancelación del nombre de dominio https://villarosaflamenco.com, que se proceda a la publicación de la sentencia y la condena de la demandada al pago de una indemnización coercitiva del artículo 44 LM. Igualmente, se ejercita la acción de resarcimiento de daños y perjuicios consagrada en el artículo 32.1.5ª de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ("LCD"), con fundamento en la comisión de un ilícito tipificado en el artículo 12, subsidiariamente del artículo 4. Todo ello, en los términos que quedaron recogidos en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

2.- En esencia, la demanda se sustenta en la utilización que CINCOASES viene haciendo en el tráfico del grupo nominal "VILLA ROSA", separadamente o acompañado de los términos "restaurante", "tablao" y "flamenco".

3.- Al cabo del trámite, en primera instancia se dictó sentencia estimando en su integridad las pretensiones actoras.

4.- Disconforme, la demandada apeló.

5.- En los apartados que siguen, acometeremos, en la medida en que lo imponga la resolución de la controversia que se nos somete, el examen de las cuestiones planteadas en esta segunda instancia.

II. SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTUACIONES POR PREJUDICIALIDAD CIVIL

6.- Consideramos conveniente dar aquí cuenta de los siguientes antecedentes:

6.1.- CINCOASES solicitó en el escrito de contestación a la demanda, con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC") que se decretase la suspensión del curso de las actuaciones hasta que finalizase el procedimiento promovido por KENISOC, S.L. contra CHUCHI para pedir la nulidad de la marca nacional M3060523 por haberse solicitado de mala fe, subsidiariamente por incompatibilidad con nombre comercial no registrado notoriamente conocido y, como pedimento subsidiario de segundo grado, su declaración de caducidad por falta de uso, en virtud de demanda presentada el 13 de enero de 2023 y que había resultado turnada al Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid. La cuestión fue resuelta en sentido desestimatorio por auto de 16 de mayo de 2023. Como razón de tal decisión se señalaba que no se había acreditado que la demanda de KENISOC, S.L. contra CHUCHI hubiese sido admitida a trámite. Interpuesto recurso de reposición por CINCOASES, fue desestimado por auto de 3 de julio de 2023.

6.2.- Con fecha 17 de julio de 2023, CINCOASES presentó nuevo escrito interesando la suspensión del curso de las actuaciones al amparo del artículo 43 LEC, con fundamento en que la demanda de KENISOC, S.L. había sido admitida a trámite por decreto de 23 de junio de 2023, aportando copia del mismo. Por providencia de fecha 21 de septiembre de 2023 se acordó dar traslado a CHUCHI por plazo de tres días para efectuar alegaciones en relación con dicha petición, con carácter previo a resolver sobre la misma. El 21 de septiembre de 2023, CHUCHI presentó escrito oponiéndose a la suspensión. No consta que se dictase subsiguientemente ninguna resolución decidiendo sobre esta segunda petición de suspensión.

6.3.- Con fecha 6 de noviembre de 2023, el Juzgado dictó sentencia.

6.4.- CINCOASES presentó el 18 de enero de 2024 recurso de apelación, en el que, como primer pedimento, se solicitaba del tribunal de segunda instancia que dictase auto revocando el dictado por el Juzgado con fecha 16 de mayo de 2023 y acordando la suspensión del procedimiento hasta la resolución del procedimiento que se seguía ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid con el número de registro 75/2023 y, para el caso de que no acordara la suspensión, que dictase sentencia revocando la dictada en primera instancia y desestimando la demanda en su integridad.

6.5.- Con fecha 22 de enero de 2024, el Juzgado dictó auto por el que se inadmite el recurso de apelación interpuesto por CINCOASES contra el auto de 16 de mayo de 2023.

6.6.- Ya residenciados los autos en este Tribunal, con fecha 25 de enero de 2025 CINCOASES presentó escrito con el que acompañaba copia de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid en el procedimiento registrado con el número 75/2023 y por el que interesaba al amparo del artículo 43 LEC que se dictase auto decretando la suspensión del presente procedimiento hasta la finalización de aquel otro. De dicho escrito se dio traslado a la parte apelada por plazo de cinco días, sin que efectuase alegaciones.

7.- Situados ante este escenario, hemos de señalar, como dijimos en sentencia de fecha 15 de noviembre de 2024, ECLI:ES:APM:2024:16570, que, a diferencia de lo que sucede con la prejudicialidad penal, en la que, de denegarse la suspensión y desestimarse el pertinente recurso de reposición, la norma contempla la posibilidad de que la solicitud de suspensión se reproduzca en segunda instancia ( artículo 41.1 LEC) , cuando se trata de la prejudicialidad civil solo cabe interponer recurso de reposición contra la denegación de la suspensión, ( artículo 43 LEC) , sin que sea dable reproducir la petición en segunda instancia al amparo del artículo 454 LEC, en tanto que la eventual cuestión prejudicial habría debido ser resuelta en la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de su revisión por medio del recurso de apelación.

8.- En tal sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremos. En concreto, en auto de 24 de mayo de 2005, ECLI:ES:TS:2005:18914A, con ocasión de resolver sobre una cuestión prejudicial judicial civil planteada en fase casacional, el Alto Tribunal señaló que: "Es difícil pensar que tenga acogida el supuesto planteado por el recurrente en la configuración procesal que tanto de la segunda instancia como de la casación prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil. En tal sentido, del propio tenor literal del artículo 43 puede colegirse la restricción a la sustanciación del procedimiento en primera instancia de la posibilidad de suspender un procedimiento por prejudicialidad civil. Es, en tal momento procesal, en el que la parte demandada- apelante, hoy recurrente, podía plantear la cuestión ahora discutida, siendo competencia de ese órgano de instancia la apreciación de la existencia o no de tal prejudicialidad y, confiriendo o no efectos suspensivos a tal apreciación. Apoya la anterior argumentación, el que la cuestión prejudicial prevista en el tantas veces mentado artículo 43 de la LEC 2000 , sea subsidiaria de la acumulación de autos, pues tan sólo procede caso de no caber esta última, respecto de la que, la Ley Rituaria, de forma expresa, en su artículo 77.4 , sí exige "... que los procesos se encuentren en primera instancia, además de no haber finalizado en ninguno de ellos el juicio a que se refiere el artículo 433 de esa Ley"".En idéntico sentido, auto de 11 de noviembre de 2008, ECLI:ES:TS:2008:10825A. Por su parte, la sentencia del Alto Tribunal de 13 de octubre de 2010, ECLI:ES:TS:2010:5147, reitera el criterio señalado en los siguientes términos: " Sentado que no se trata de supuestos de litispendencia, por no reunirse los requisitos necesarios para ello, ha de considerarse acertada la afirmación de la Audiencia recurrida en el sentido de que no cabe solicitar tal suspensión una vez que ha finalizado la primera instancia por haberse dictado sentencia en la misma. Sin duda dicha sentencia ya habrá resuelto sobre el antecedente lógico de carácter civil que influye en la decisión del objeto del proceso y a partir de ese momento únicamente cabe ya la revisión de lo resuelto mediante los recursos ordinario y extraordinario. A ello contribuye también la propia posición adoptada por el legislador, a la que la Audiencia atribuye especial significación, en el sentido de que contra la resolución que acuerde la suspensión cabe recurso de apelación, lo que únicamente resulta comprensible si el pleito se encuentra en primera instancia".

9.- El único mecanismo por el que CINCOASES hubiera podido obtener otro pronunciamiento sobre la suspensión del procedimiento seria, en su caso, la declaración de nulidad de actuaciones, que no solicitó.

III.- SOBRE EL REGISTRO DE MALA FE DE LA MARCA SEÑALADA EN LA DEMANDA COMO INFRINGIDA

10.- En el escrito de contestación se excepcionó la existencia de mala fe en el registro de la marca señalada en la demanda como infringida. Tal defensa fue rechazada por el juzgador de la anterior instancia, al considerar que no había resultado acreditada la mala fe de la actora en el registro de la marca en cuestión y porque dicha situación no se había hecho valer por vía de demanda reconvencional. En el escrito de interposición del recurso, CINCOASES se reitera en sus alegatos

11.- Comenzando por el segundo de los óbices observados en la sentencia impugnada, hemos de señalar su falta de fundamento. No hay precepto en la LM que, en el marco de un procedimiento por violación marcaria, proscriba plantear la nulidad de la marca reputada infringida por vía de excepción. Ello, sin perjuicio de que, ante este escenario, el demandante pueda solicitar que la excepción sea tratada como reconvención, tal como permite el artículo 120.2 de la Ley de Patentes, de aplicación al caso conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional primera de la LM.

12.- Despejado así el camino para el examen de la cuestión, hemos de comenzar nuestro análisis recordando, desde una perspectiva general, que la mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. En este sentido, la apreciación de la concurrencia de mala fe presupone la fijación de determinados datos de hecho que cualifican la conducta del sujeto, haciéndola susceptible de un juicio de desvalor según determinados referentes.

13.- En relación con tal extremo, el Tribunal de Justicia ha establecido que el concepto de "mala fe", en el contexto del marco regulatorio, tanto de la marca de la Unión Europea como de la marca nacional, constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión, que, como tal, debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme, a la luz del contexto y el objetivo perseguido por las normas de Derecho de la Unión que conforman tal marco.

14.- En consonancia con ello, el Tribunal de Justicia nos indica que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de "mala fe" presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico.

15.- Con tales bases, el Tribunal de Justicia ha sentado que la causa de nulidad absoluta de la marca consistente en el registro de mala fe solo puede apreciarse si existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes que evidencien que el titular de la marca no presentó la solicitud de registro con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca (por todas, sentencia de 29 de enero de 2020, C-371/18, Sky, ECLI: EU:C:2020:45, ap. 75).

16.- En esta línea, señala el Tribunal de Justicia que la alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, C-104/18, Koton, ECLI: EU:C:2019:724, ap. 47, que cita la de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt&Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, aps. 37 y 42).

17.- Sentado el marco básico de análisis, debemos observar que, según hizo constar CINCOASES ya en su escrito de contestación, la nota peyorativa de la actuación de CHUCHI provendría de que esta registró para sí una marca cuyo elemento central, el grupo nominal" VILLA ROSA", constituye el nombre con el que tradicionalmente se denomina al local sito en la Plaza de Santa Ana número 15 de Madrid, recognoscible por su peculiar decoración interior y su singular fachada de azulejería, la cual incorpora de obra el nombre desde tiempos inveterados, habiendo sido el mismo utilizado como elemento identificador de los diferentes negocios objeto de explotación en el local desde el año 1911. Ello, con la finalidad de aprovecharse del reconocimiento general asociado a actividades de ocio (sala de baile y espectáculo) del que gozan nombre y local.

18.- La prueba documental aportada por la propia parte demandante corrobora las bases fácticas sobre las que se sustentan los alegatos de mala fe. CHUCHI aportó con la demanda, como documento número 19, un amplio elenco de artículos y otras fuentes de información que abundan en apelativos como "histórico", "emblemático" o "centenario" y en indicaciones como "el tablao más antiguo de Madrid" o "templo del flamenco" para referirse al local de la Plaza de Santa Ana, al que siempre se denomina con el nombre que figura en su fachada. Dichas crónicas presentan un relato homogéneo alusivo a la distintividad otorgada por la peculiar decoración interior y exterior del local y a la destinación del mismo a lo largo del tiempo a actividades de restauración, espectáculo y sala de baile, convirtiéndose en un establecimiento de referencia en estos ámbitos, identificado por el nombre de "VILLA ROSA". Este era el trasfondo existente al tiempo en que CHUCHI solicitó la marca controvertida.

19.- El panorama quedaría insuficientemente descrito si no se hace referencia a otra serie de hechos. En este sentido, cabe apuntar que CHUCHI, constituida en el año 2008, entró en la explotación del local de continua referencia en el año 2011, tras firmar con fecha 4 de febrero de ese año contrato de arrendamiento con su propietaria, KENISOC, S.L. Según se establecía en el contrato, el local había de destinarse a "bar, restaurante y bar de copas con espectáculo". En abril de ese mismo año, CHUCHI solicitó el registro de la marca M2977596 "VILLA ROSA", denominativa, para "Servicios de bar y servicios de restaurante" en clase 43, siéndole concedida con fecha 18 de julio de 2021. En el mes de julio de 2011, CHUCHI creó en Facebook una cuenta bajo la denominación "Villa Rosa", en el que se alude al establecimiento de la Plaza Santa Ana como "Tablao Villa Rosa", caracterizándolo como "el tablao más antiguo del mundo". En el mes de diciembre de 2011, KENISOC, CHUCHI y MATADOR HOSTELERA, S.L., una sociedad vinculada empresarialmente a CHUCHI, firmaron contrato por el que esa tercera entidad se subrogó en la posición de CHUCHI en el contrato de arrendamiento, pasando a explotar el establecimiento. Con fecha 24 de enero de 2013, CHUCHI solicitó la marca que en su demanda señala como infringida, M3060523, "Tablao VILLA-ROSA RESTAURANTE", mixta, para "Servicios de entretenimiento, esparcimiento en forma de espectáculos de baile, conciertos musicales en vivo y exhibiciones de baile en directo, organización y planificación de fiestas" en clase 41 y "Servicios de bar y servicios de restaurante" en clase 43.

20.- Las circunstancias expuestas permiten deducir, a nuestro entender con escaso margen de duda, que el registro de la marca que en la demanda se señala como infringida estuvo guiado por el ánimo de aprovecharse del reconocimiento del que, al tiempo de solicitarse aquella, gozaba la denominación "VILLA ROSA", como elemento identificativo de un local característico utilizado desde tiempos históricos para las mismas actividades empresariales a las que apuntan los servicios para los que se solicitó la marca y como nombre asociado en los círculos interesados a dichas actividades. Y ello, en detrimento manifiesto de intereses ajenos, toda vez que el ámbito de exclusiva que asegura el registro marcario representa una barrera patente para continuar explotando un local en la misma forma que había venido siéndolo desde tiempos inmemoriales y cuyo renombre, asociado a dicha forma de explotación, representa sin duda un intangible de indudable valor para su titular.

21.- Como corolario de cuanto antecede, el recurso ha de ser estimado en este particular, lo que ha de traducirse en el rechazo de todas las pretensiones articuladas en la demanda al amparo de la normativa marcaria.

IV. SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS AL AMPARO DE LA LCD

22.- Junto a las acciones marcarias, en la demanda se ejercitó la acción de resarcimiento de daños y perjuicios contemplada en el artículo 32.1.5ª LCD, con fundamento en la comisión de un ilícito del artículo 12, subsidiariamente del artículo 4 de dicho cuerpo legal. La acción fue estimada por el juzgador de la anterior instancia, en los términos que quedaron reflejados en los antecedentes de hecho de la presente resolución. Las razones de tal decisión se recogen en el cuarto de los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, en concreto se señalan como tales que la utilización por CINCOASES del conjunto nominal "VILLA ROSA" entraña un aprovechamiento indebido "de la reputación de la marca de la actora" y de las inversiones realizadas por CHUCHI para la consolidación de su marca.

23.- En el recurso se rechaza tal análisis, aduciendo CINCOASES que concurren los elementos que, conforme al principio de complementariedad tal como ha sido perfilado por la jurisprudencia, impiden invocar la normativa de competencia en paralelo a la normativa marcaria y que CHUCHI carece de legitimación activa, haciendo con ello referencia que, en todo caso, la reputación de la que habla no sería achacable a dicha mercantil, sino a un tercero, MATADOR HOSTELERA, S.L.U., quien entró en la explotación del negocio instalado en el local de la Plaza de Santa Ana tan solo nueve meses después de que la demandante lo hubiera hecho.

24.- A la hora de abordar el análisis de esta cuestión, debemos reparar, en primer lugar, en los elementos que, según lo expuesto en el escrito iniciador del procedimiento, permitirían individualizar la acción en examen. En este sentido, cabe observar que, al margen de referencias genéricas en el capítulo de "HECHOS" al aprovechamiento ilícito por CINCOASES "de la reputación, marca y posicionamiento en el mercado" y "de la reputación, experiencia, clientela y esfuerzo" de CHUCHI (pág. 2 y 6, respectivamente), el discurso desplegado en aquella parte de la argumentación jurídica por la que se justifica la acción ejercitada al amparo de la LCD permitiría deslindar tres tipos de conducta en los que CHUCHI podría sustentar sus pretensiones (lo decimos con todas las prevenciones, porque el escrito no resulta nada claro y no se aprecia en él ningún esfuerzo delimitador): (i) el uso como signo distintivo de "VILLA ROSA", aprovechándose con ello del renombre del registro marcario a nombre de la demandante; (ii) el uso como signo distintivo de "VILLA ROSA", aprovechándose con ello de la renovada reputación alcanzada por el negocio como referente del flamenco a raíz de que CHUCHI entrara a explotarlo; y (iii) el aprovechamiento de los trabajos y obras de acondicionamiento llevadas a cabo en el local por CHUCHI y que quedaron allí cuando lo abandonó.

25.- Situados en estas coordenadas (se insiste, a falta de un mayor esfuerzo clarificador por parte de la aquí apelada), hemos de estimar el recurso también en el presente apartado, por las razones que siguen.

25.1.- La primera de las conductas a la que hemos hecho referencia y la pertinencia de una pretensión indemnizatoria por los daños y perjuicios derivados de la misma habrían de ser dirimidas en el marco de la normativa marcaria, sin que haya lugar a la aplicación complementaria de la normativa de competencia desleal.

25.2.- Por lo que se refiere a la segunda conducta, coincidimos con la recurrente en que no se ha acreditado que el renacer del establecimiento como icono del flamenco se debiera al esfuerzo de CHUCHI, a la vista del corto periodo de tiempo transcurrido desde que esta entró en la explotación del local hasta que la sucediera MATADOR HOSTELERA, S.L.U. y de la insuficiencia de la prueba documental aportada para justificar tal extremo. En este punto, los alegatos del escrito de oposición poniendo de relieve que CHUCHI y MATADOR HOSTELERA, S.L.U. son entidades vinculadas no pueden ser tomados en consideración. Se trata de un alegato novedoso, que, además, contraría lo afirmado en la demanda sobre el título por el que la demandante se considera legitimada.

25.3.- Los reparos que acabamos de exponer son igualmente oponibles a los alegatos referentes a la tercera de las conductas más arriba identificadas, que por esta sola razón han de ser descartados, sin perjuicio de la inadecuación de la conducta subyacente como fundamento de ninguno de los ilícitos concurrenciales de los que se habla en la demanda.

VIII. COSTAS

26.- La suerte estimatoria de recurso, que comporta la desestimación de la demanda, determina las siguientes consecuencias en materia de costas: (i) las de primera instancia han de ser a cargo de la demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 LEC; (ii) no ha lugar a hacer expresa imposición de las de segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 LEC, en la redacción aplicable por razones temporales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,