Sentencia Civil 80/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 530/2024 de 14 de marzo del 2025

PRIMERO.-La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS FEF solicitó el registro de la marca figurativa con número de solicitud 4.187.418 para los siguientes servicios en clase 9: "PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS DESCARGABLES; SOFTWARE PARA PUBLICACIONES; MATERIAL DE CURSOS EDUCATIVOS DESCARGABLE; LIBROS ELECTRÓNICOS DESCARGABLES; APLICACIONES INFORMÁTICAS EDUCATIVAS."y clase 41: "SERVICIOS EDUCATIVOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATIVOS EN MATERIA DE FINANZAS E INVERSIÓN; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CONFERENCIAS, CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN; PRODUCCIÓN DE GRABACIONES SONORAS Y/O DE VÍDEO EDUCATIVAS; ALQUILER DE MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE ENSEÑANZA; ELABORACIÓN DE EXÁMENES; FACILITACIÓN DE EXÁMENES Y EVALUACIONES EDUCATIVOS POR ORDENADOR; FACILITACIÓN DE EXÁMENES Y PRUEBAS DE CARÁCTER EDUCATIVO; PREPARACIÓN DE CURSOS EDUCATIVOS Y EXÁMENES; EXÁMENES EDUCATIVOS DE PERSONAS; SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA RELACIONADOS CON LO MENCIONADO, INCLUYENDO LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LÍNEA O A TRAVÉS DE INTERNET O EXTRANETS; CONCESIÓN DE CERTIFICADOS EDUCATIVOS; SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES CON FINES EDUCATIVOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATIVOS; SERVICIOS DE EDICIÓN DE LIBROS CON FINES EDUCATIVOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATIVOS, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE LIBROS Y TEXTOS NO PUBLICITARIOS CON FINES EDUCATIVOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATIVOS; PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN LÍNEA CON FINES EDUCATIVOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATIVOS."

La marca solicitada tiene la siguiente representación gráfica:

Don Teodosio formuló oposición al registro de la marca, con fundamento en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas, con base en sus marcas prioritarias nº 2.661.729 y nº 2.722.143, figurativas, registradas para los siguientes servicios:

- Clase 9: "SOPORTES DE REGISTROS MAGNÉTICOS; PROGRAMAS DE ORDENADOR (GRABADOS) REGISTRADOS; CASSETTES DE VIDEOS; CINTAS MAGNÉTICAS; CIRCUITOS IMPRESOS; BLOCS DE NOTAS COMPUTERIZADAS; DISCOS COMPACTOS; SOPORTES DE DATOS MAGNÉTICOS; DISQUETES FLEXIBLES (FLOPS); PUBLICACIONES DESCARGABLES ELECTRÓNICAMENTE."

- Clase 16: "REVISTAS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y NO PERIÓDICAS, LIBROS, CATÁLOGOS, LISTADOS DE ORDENADOR, CUESTIONARIOS E IMPRESOS DE TODO TIPO, ADHESIVOS, ARCHIVADORES, BLOCS, CARPETAS, CUADERNOS, PAPEL DE CARTAS, FACTURAS, SOBRES, TARJETAS, CUADERNOS, PAPEL DE CARTAS, FACTURAS, SOBRES, TARJETAS, FICHAS, HORARIOS IMPRESOS, CARTELES, CALENDARIOS, PRODUCTOS DE IMPRENTA, IMPRESOS, PAPEL DE EMBALAJE, ENCUADERNACIONES, MATERIAL DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS), ARTÍCULOS PARA ESCRIBIR, LÁPICES, BOLÍGRAFOS, SEÑALES PARA LIBROS, MATERIAL ESCOLAR, LETREROS DE PAPEL O CARTÓN, BANDAS DE PAPEL O TARJETAS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS DE ORDENADOR."

- Clase 35: "VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS Y A TRAVÉS DE REDES INFORMÁTICAS DE LIBROS, REVISTAS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y NO PERIÓDICAS, MANUALES, ACTUALIZACIONES DE MANUALES, PROGRAMAS DE ORDENADOR, MATERIAL DE ENSEÑANZA, CUESTIONARIOS."

- Clase 41: "ACADEMIAS, CENTROS DE ESTUDIO Y ENSEÑANZA, SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y ESPARCIMIENTO; ENSEÑANZA, ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA, CURSOS POR CORRESPONDENCIA, INFORMACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA, EDICIÓN DE LIBROS; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CONFERENCIAS, CONGRESOS, COLOQUIOS."

Las marcas prioritarias tienen la siguiente representación gráfica:

- Nº 2.661.729

- Nº 2.722.143

La OEPM denegó la marca solicitada al considerarla incompatible con las marcas oponentes M-2661729 CEF mixta, Clases 9, 16, 35 y 41, y M-2722143 CEF CENTROS DE ESTUDIOS FINANCIEROS mixta, 9, 16, 35 y 41, por similitud fonético-denominativa y conceptual, teniéndose en cuenta que las marcas del oponente comparten como término principal y más distintivo "CEF" y podría entenderse que la marca ahora solicitada "ESCUELA FEF INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS" también forma parte de dicha familia de marcas debido a la alta similitud entre "FEF/CEF", señalando que, si bien uno de los signos prioritarios va acompañado de otras palabras como "CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS" y el signo solicitado contiene los términos "ESCUELA INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS", se trata de elementos descriptivos y carentes de toda distintividad en el ámbito aplicativo al que se refieren las marcas y, por ello, no pueden tenerse en cuenta para la apreciación de la semejanza entre los signos de cara a evaluar el riesgo de confusión. Por todo ello, a pesar de que hay diferencias en la vertiente gráfica, la similitud fonéticodenominativa, junto con identidad en el ámbito aplicativo, lleva a entender que el público consumidor no será capaz de discernir el distinto origen empresarial de los productos/servicios prestados bajo uno u otros signos, pudiendo llegar a entender que se tratan de empresas con un vínculo empresarial y/o económico. Por todo ello, se entiende que la concesión del signo ahora solicitado podría generar un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor ( art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre de Marcas, procediéndose por ello a la denegación de la marca. Igualmente consideraba que la marca solicitada se halla incursa en el artículo 8 de la Ley de Marcas pues el signo solicitado presenta semejanza fonético-denominativa y conceptual con las marcas oponentes M-2661729 CEF mixta, clases 9, 16, 35 y 41 y la marca M 2722143 "CEF CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (mixta)", Clases 9, 16, 35 y 41, y ha quedado acreditado el renombre de las marcas oponentes a través de la presentación de un dossier de pruebas entre las que encontramos: una memoria de actividades, premios obtenidos entre los años 2001-2019, publicaciones en línea y una publicación de la Oficina que acreditan el conocimiento de las marcas entre el público general, considerando que, en función de los parámetros analizados: similitudes entre los signos, renombre de las marcas anteriores y campos aplicativos afectados, el uso de la marca solicitada podría generar un vínculo en la mente del consumidor con las marcas anteriores renombradas y que dicho vínculo puede derivar, sin justa causa, en una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores, ya que con el uso de la marca solicitada se produciría una apropiación indebida del poder de atracción y de la inversión publicitaria de la marca anterior, beneficiándose indebidamente de su imagen.

Recurrida en alzada la anterior resolución por la solicitante, la OEPM desestimó el recurso y denegó totalmente el registro de la marca, al apreciar riesgo de confusión considerando que denominativamente, entre los citados signos, existe semejanza en el elemento dominante de las dos marcas, pues tanto el signo solicitado como los oponentes se componen de unas siglas "FEF" frente a "CEF" que denominativamente se parecen mucho por compartir dos de las tres letras y en la misma posición y fonéticamente se parecen más si cabe dado que la pronunciación de los fonemas diferentes presenta elementos comunes, señalando que, si bien las letras del abecedario no son apropiables en exclusiva por ningún solicitante, la combinación de tres de ellas ya rompe con dicho criterio y en este caso, aunque la combinación no sea idéntica, es altamente semejante y, siendo cierto que la marca solicitada y una de las oponentes se acompañan de otros términos, se trata de términos carentes de distintividad al ser genéricos y descriptivos de los servicios que pretenden prestar existiendo identidad en el término dominante de todos ellos, indicando además que desde el punto de vista gráfico, si bien es cierto que ambas marcas incorporan un elemento gráfico diferenciador, no es menos cierto que en el ámbito mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes de la marca. Señalando respecto al renombre de las oponentes, dada la prueba documental que se ha presentado, que se considera que el signo es renombrado, siendo ampliamente conocido en el ámbito formativo por el público consumidor, considerando que entre los signos enfrentados se generará un vínculo que permitiría a la marca posterior beneficiarse del renombre de la anterior y, por todo ello, se concluye que procede la aplicación del art. 8.1 LM.

La solicitante impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa que deniega el registro de la marca solicitada centrándose en considerar que no existe riesgo de confusión, al concurrir una clara diferencia gráfica y conceptual en los signos, por lo que no resulta aplicable la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas. Añade la recurrente que existen otras marcas registradas que incluyen el acrónimo FEF e invoca incluso marcas anteriores de la propia solicitante. En cuanto al renombre de las marcas oponentes la demandante se limita a señalar en su demanda que no se aplica cuando no existe riesgo de confusión como en este caso, haciendo referencia previamente en la demanda a que, en la sentencia de TSJ de Madrid de 19 de diciembre de 2023, se habría considerado que no es aplicable la notoriedad de las marcas oponentes al no existir similitud o semejanza entre ellas.

La OEPM contestó a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución de la OEPM, objeto de impugnación, era conforme a Derecho.

SEGUNDO.-El artículo 8 de la LM, bajo el epígrafe "Marcas y nombres comerciales renombrados", dispone en su nº 1 que "No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre."

Hay que tener presente que con la vigente redacción de la ley de Marcas, acorde al sistema europeo ( Directiva 2015/2436), no solo se comprende en esa categoría la que sea conocida por el público en general sino también la que lo sea por un sector concreto y especializado del mercado (en este caso el relacionado con las actividades académicas).

El Tribunal General recoge la doctrina sobre dicha prohibición en la sentencia de 25 de octubre de 2023, asunto T-384/22:

"25... la protección ampliada que confiere a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 presupone el cumplimiento de varios requisitos.

En primer lugar, la marca anterior que supuestamente goza de renombre debe estar registrada.

En segundo lugar, dicha marca y aquella cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares.

En tercer lugar, la marca anterior debe gozar de renombre en la Unión Europea, en el caso de una marca de la Unión anterior, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior.

En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Como estos requisitos son acumulativos, la falta de uno de ellos basta para que la referida disposición no sea aplicable [ sentencia de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI - Elleni Holding (VIPS), T-215/03 , EU:T:2007:93 , apartado 34; véase, asimismo, la sentencia de 31 de mayo de 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO - Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T-637/15 , EU:T:2017:371 , apartado 29 y jurisprudencia citada].

26 Procede recordar que las infracciones a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda (véase, en este sentido, el auto de 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/OAMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282 , apartado 25 y jurisprudencia citada). El hecho de que la marca solicitada evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartado 60 y punto 2 del fallo). Si bien es cierto que, si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca solicitada no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni puede serles perjudicial, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí misma, para apreciar la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, las cuales constituyen el requisito específico para la protección de las marcas de renombre establecida en dicho precepto (véase el auto de 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/OAMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282 , apartado 27 y jurisprudencia citada)".

En resumen, la apreciación de la prohibición de registro por oposición a una marca renombrada exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) renombre de la marca oponente registrada, que aquí no se cuestiona;

b) identidad o similitud de signos;

c) que el público pertinente establezca un vínculo entre las marcas, aunque no las confunda, lo que se produce cuando el signo solicitado evoque el renombrado;

d) riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o le sea perjudicial.

En el supuesto de autos, la OEPM asume el renombre de las marcas prioritarias en función de la prueba aportada, lo que no es cuestionado por la demandante, a la par que apreciaba, lo que no podemos más que asumir, una cierta semejanza denominativa y fonética entre los respectivos factores predominantes de los signos, considerando, en consecuencia, la posibilidad de que se produzca vínculo entre la marca solicitada y los signos prioritarios renombrados.

Al acometer la labor de comprobar las exigencias del artículo 8 de la LM, para que pueda entrar en acción la protección especial para la marca renombrada, no se puede caer en el reduccionismo de efectuar un juicio del mismo tipo que el que se realizaría en sede de un conflicto con un signo no renombrado, donde resultaría esencial atender al principio de especialidad y a la existencia de riesgo de confusión. No es así, porque la regla del artículo 8 de la LM trasciende de eso y exige atender a otro tipo de referencias para la mejor protección de la marca renombrada. En lo que hay que centrarse es en si se dan las circunstancias propicias para que en este caso concreto se desencadene la protección que para el titular de la marca renombrada opera tanto frente al aprovechamiento desleal de su renombre o de su carácter distintivo como ante la causación de un perjuicio para los mismos. Porque de lo que se trata es de evitar la expoliación del potencial atractivo o de la reputación que condensa en sí misma la marca renombrada y de preservar la imagen reputada de la propia marca como tal, lograda con esfuerzo en su implantación (uso intenso y extendido en el mercado, en el tiempo y en el espacio temporal) y con inversiones para su promoción.

TERCERO.-Llegados a este punto, llama la atención que la demanda se centre en enfocar la problemática como si lo verdaderamente importante para la recurrente fuera exclusivamente soslayar la aplicación de una prohibición relativa de registro por riesgo de confusión, también apreciada en la Resolución de la OEPM, cuando el problema más relevante se hallaba en que la oficina de registro había observado asimismo la puesta en juego de la prohibición prevista en el artículo 8 de la LM (redacción derivada con el art. 5.3.a de la Directiva UE 2015/2436) que se funda en la incompatibilidad con una previa marca renombrada.

Paradójicamente, lo que se alega en la demanda al respecto es una mera remisión a un precedente materializado en una sentencia del TSJM en la que, a propósito de otra contienda, no se reconocía el renombre a la marca CEF, cuando se trata de una cualidad a justificar en los tiempos y circunstancias de cada caso y en el que nos ocupa hay precisamente prueba documental abundante sobre ese renombre. No solo lo estima así la oficina de registro en sus dos instancias, sino que también, como lo subraya el Abogado del Estado en su contestación, el soporte documental acredita, entre otras cosas, los premios y galardones concedidos a las marcas prioritarias de la oponente, significando que son reconocidas precisamente poniendo el acento en su mención como "CEF".

Lo único que se añade a ello más adelante en el texto de la demanda es lo siguiente: "En cuanto al renombre de las marcas oponentes, no se aplica cuando no existe riesgo de confusión". Pues bien, precisamente lo que no resulta determinante cuando se trata de la protección de marca renombrada es tener que centrarse en la detección de si existe o no el riesgo de confusión, porque las premisas para la aplicación del artículo 8 de la LM son otras diferentes.

En concreto, a partir de la apreciación de siquiera una mínima similitud apreciable desde el punto de vista fonético entre los respectivos factores predominantes de los signos, que lo son las siglas "CEF" y "FEF" respectivamente, con independencia de si ello bastaba o no para crear confusión, lo que habría que haber atacado en la demanda debería haber sido la concurrencia de los requisitos que justifican la protección de una marca de renombre en un país de la Unión Europea a la que se le generaba un conflicto por causa del acceso al registro de otro signo posterior. Con lo que tendría que haberse empleado la demandante en combatir la apreciación que la OEPM tiene de que el público pertinente que demandase servicios de formación y bienes y actividades conexas a ellos fuera a establecer un vínculo (como exige la sent. TJUE de 27 de noviembre de 2008; INTEL y sucesivas) entre esas marcas que bastase para implicar una asociación mental entre ellas de manera que fuera meramente evocada la prioritaria.

Como cualquier análisis al respecto ha sido obviado en la demanda, lo procedente y sin necesidad de efectuar consideraciones adicionales, es su desestimación, por no efectuar el esfuerzo suficiente para atacar el fundamento de la resolución de la OEPM sustentado en el renombre de la oponente, que a juicio de este tribunal era el aspecto con mayor relevancia para la solución de este caso.

Los razonamientos anteriores determinan la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución impugnada.

CUARTO.-La suerte desestimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por la misma hayan de ser impuestas a la parte actora impugnante, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,