Sentencia Civil 316/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 168/2024 de 15 de noviembre del 2024

PRIMERO.-El litigio que accede a esta segunda instancia versa sobre la infracción de los derechos marcarios invocados por la parte actora, D. Juan Manuel y ZOKO ZAHARA SL. Éstos se sustentan en la titularidad del nombre comercial nº 0380936 "RESTAURANTE SALVAJE", inserto con la expresión "salvaje" de una manera destacada sobre un gráfico que le sirve de fondo para servicios de restauración y de hospedaje temporal, en clase 43, con prioridad desde el 15 de enero de 2018 (documento nº 3 de la demanda), a lo que más tarde le seguiría (16 de diciembre de 2020) la marca del mismo aspecto que, en clases 35, 39 y 43, también comprende los servicios de restauración (documento nº 2 de la demanda). La fisonomía del signo era la siguiente:

El problema lo suscitó que las demandadas abrieron sucesivamente los siguientes restaurantes en España: "Salvaje Velázquez", en diciembre de 2019 en Madrid; "Salvaje Barcelona", en mayo de 2019 en Barcelona; "Salvaje Moraleja", en junio de 2021 en Madrid; y "Salvaje Valencia", en septiembre de 2021 en Valencia. Ello implicó el empleo del signo "salvaje" para la restauración proporcionada en los propios locales, para su publicidad y en la correspondiente página web, como consta en la documentación obrante en autos.

En el grupo de las demandadas se disponía, a nombre de otra entidad, MASTER FRANCHISE SALVAJE LTD, del registro de la marca de la UE 18.134.30, en la clase 43 (con prioridad de 8 de diciembre de 2019), en el que aparece destacada la mención "SALVAJE", con otras menciones en letra mucho más pequeña, inserta en un rectángulo negro. Estaban, además, pendientes dos solicitudes de registro (18.453.240 y 18.453.243), presentadas con fecha 1 de abril de 2021, de marca, en todas las cuales aparece destacada la mención "SALVAJE" inserta en un rectángulo negro, con o sin (según cada caso) alguna mención adicional en tamaño mucho más pequeño. Y se habían también solicitado, con fecha 26 de mayo y 26 de noviembre de 2021, en las clases 35, 41 y 43, dos marcas gráficas nacionales (números 4.124.546 y 1.647.078) con el signo "SLVJ", inserto en un cuadrado negro y con una figura adjunta de una cabeza de rinoceronte.

Tras diversos requerimientos de la parte actora, la contraparte empezó a cambiar de manera progresiva, ya avanzado el año 2021, el uso del signo "salvaje" por "SLVJ". Pero al tiempo de la demanda esa progresiva evolución, como luego explicaremos, no se había todavía culminado.

Las acciones marcarias (en esencia, las de declaración, de cesación, de indemnización y de publicación) que ejercitó la representación de D. Juan Manuel y de ZOKO ZAHARA SL no prosperaron en medida alguna en la primera instancia. Porque el juzgador consideró que la parte demandada había cambiado al uso de un nuevo signo (SLVJ) antes de la demanda, lo que hubiera exigido, en su opinión, que la actora diferenciase en sus planteamientos y pretensiones entre dos períodos distintos de empleo de marcas. Y, además, porque tampoco le quedaba claro la existencia de riesgo de confusión entre las marcas al fijarse en los diferentes estilos de restaurante que regentaban una y otra parte.

La parte actora discrepa de lo decidido en la primera instancia e insiste en la procedencia de su demanda. Reprocha al juzgador haber incurrido en una incongruencia "extra petita" al analizar como parte del debate el uso del signo SLVJ por la parte demandada, que no era lo denunciado en su demanda. Considera que conforme a las reglas sobre la carga de la prueba a quién incumbía probar la cesación en el uso del signo infractor era a la parte demandada que así lo afirmaba. Sostiene que los signos usados por la parte demandada eran infractores de su derecho, que la infracción persistió tras la demanda y que, incluso, el cambio efectuado sería meramente ficticio. Y, en último caso, suplica la revisión del pronunciamiento en costas de la primera instancia para, en el peor de los casos, no tener, al menos, que soportar las de la contraparte a la vista de las circunstancias del caso.

La parte demandada se opone a lo alegado en el recurso y defiende lo resuelto en la primera instancia. Lo considera como lo ajustado a derecho para decidir la contienda que la contraparte ha suscitado en su contra.

SEGUNDO.-La demandante considera que el juzgador de la primera instancia ha incurrido en incongruencia "extra petita" al abordar como parte del debate el uso del signo SLVJ por parte de las demandadas. Hace hincapié en que en su demanda lo único que se le reprochaba a éstas era la utilización del signo "salvaje" que estaba registrado, con prioridad, a su favor para servicios de restauración.

Consideramos oportuno precisar que la delimitación del objeto del proceso no se produce exclusivamente con lo suscitado en la demanda. Eso supondría atender tan solo a uno de los elementos de la ecuación. Lo que constituye el objeto del proceso se establece según el decurso de la fase de alegaciones del mismo, es decir, no solo a la vista de la demanda, sino también de lo se plantee en la contestación frente a ella, así como, en su caso, en la reconvención y en la respuesta ante ésta. Esa visión omnicomprensiva, amén de lógica, es la que se deduce de lo previsto en el artículo 412 de la LEC

Partiendo de esa premisa, a juicio de este tribunal el juzgador no incurrió en ninguna clase de falta de congruencia (cuyo necesario respeto exige el artículo 218.1 de la LEC a las resoluciones judiciales), pues se limitó a tener presente que la parte demandada planteaba, como uno de los términos del debate, que en un momento dado, pese a considerar que no había estado infringiendo, decidió dejar de usar el signo "salvaje" y centrarse en servirse del signo alternativo "SLVJ", que consideraba no infractor, para sus restaurantes. Lo cual justificaba que el juzgador se plantease, por un lado, como parte integrante del debate, si esa mudanza en el uso hacia otro signo se consideraba o no producida; y, por otro, si de haber sido eso así, si la nueva conducta implicaba que a partir de entonces la eventual infracción habría dejado de producirse. Procesalmente, el esquema resulta intachable y no está viciado por defecto de congruencia. Otra cosa es que el modo de resolver luego el conflicto fuera más o menos lúcido o incluso acertado, lo que desborda el marco procesal de los problemas de congruencia.

TERCERO.-Este tribunal considera que la acción declarativa de la infracción del derecho ajeno de exclusiva debería haber sido estimada en la primera instancia. Ha sido justificado que la parte demandante ostenta la titularidad del nombre comercial nº 0380936 "RESTAURANTE SALVAJE", inserto con la expresión "salvaje" de una manera destacada sobre un gráfico que le sirve de fondo, para servicios de restauración con prioridad desde el 15 de enero de 2018 (documento nº 3 de la demanda), a lo que más tarde le seguiría (16 de diciembre de 2020) la marca del mismo signo que también comprende los servicios de restauración (documento nº 2 de la demanda). Pues bien, consideramos que infringía el derecho de exclusiva de la parte actora que las demandadas lanzaran en España al mercado, bajo la vigencia del prioritario derecho ajeno de exclusiva, sucesivos restaurantes, según la secuencia que anteriormente hemos descrito, que eran respectivamente identificados, principalmente, con la denominación "SALVAJE".

Constatamos una muy significativa similitud fonética y conceptual en los signos distintivos, pues el factor dominante del de la parte demandante, como también en el de la contraparte, es precisamente esa palabra ("SALVAJE"), que es la que concita la atención del observador (no las referencias carentes de fuerza distintiva como las alusivas a la actividad de restaurante o a su lugar de emplazamiento); el componente gráfico solo aporta un valor estético, secundario e irrelevante desde el punto de vista distintivo. Como también apreciamos una plena coincidencia desde el punto de vista aplicativo, en el sector de la restauración; la actividad efectivamente desplegada por la parte demandada en el tráfico mercantil al amparo del mencionado signo está claramente comprendida en el ámbito de protección del título que esgrime la parte demandante. La interdependencia entre ambos factores ( sentencia del TJUE 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97; y de 22 de junio de 1999, caso Lloyd, C-342/97) nos revela la existencia de un patente riesgo de confusión (que incluye el riesgo de asociación), que no se diluye por el hecho de que la parte demandada se centrase en menús de tipo oriental e iberoamericano y en ambientaciones con diseños peculiares, porque resulta bastante claro que la convivencia de signos con tanta similitud en el mismo ramo, el de la restauración, puede provocar que el público en general, que es el que demandaría los servicios de esa clase (el consumidor medio de la categoría de servicios de que se trata), llegase a pensar que los servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97; y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (FIFTIES), T-104/01 y de 9 de julio de 2003 OAMI/Giorgio Beverly Hills, Inc). Hay que recordar que la doctrina y jurisprudencia consideran comprendidos en el ámbito de protección las siguientes situaciones: 1ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo cuando el público toma una marca por otra, confundiéndolas; 2ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto, pues el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa; y 3ª) el riesgo de confusión en sentido amplio, cuando el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales, pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos. Se ha producido en el presente caso la invasión por la parte demandada del ámbito del derecho de exclusiva que para el sector de la restauración dispone la parte actora, con ámbito nacional y no meramente local (por lo que no importa en qué ciudades en concreto opera cada parte), cuyos servicios pueden ser demandados por el público en general, que tanto puede acudir a un local de restauración de estilo andaluz como a otro iberoamericano u oriental. No estamos en ninguno de los dos casos ante modelos de restauración que sean vistos como excluyentes desde el punto de vista del potencial consumidor, ni que resulten clara y patentemente inaccesibles para la mayor parte de la población española. Es más, la circunstancia de que se haya publicitado que han acudido personas famosas con frecuencia a los locales de las demandadas, lejos de delimitar una frontera irrebasable resulta compatible con la provocación de un efecto llamada para que otras muchos sujetos de la ciudadanía en general se planteen vivir la misma clase de experiencia. Es perfectamente plausible pensar que ante la similitud detectada entre los respectivos signos y la coincidencia en el mismo sector de servicios el público les atribuye en su mente a los restaurantes la procedencia de un mismo empresario o que se represente que se trata de sujetos o empresas que estuviesen vinculados entre sí, pese a que ello no responda a la realidad. Luego el contexto proclive a la confusión ha quedado materializado en el presente caso, siquiera en su modalidad de asociación. De hecho, consideramos muy revelador que la propia parte demandada comenzara una progresiva evolución, aunque lo fuera a un ritmo inasumible para la contraparte, para dejar de servirse del signo que había venido empleando para distinguir sus restaurantes, lo que a buen seguro no hubiera hecho, dado el esfuerzo que ello supone, si no hubiera llegado a ser consciente de que su postura resultaba insostenible ante el registro que ostentaba la parte actora.

Tampoco elimina el riesgo de confusión que pueda detectarse la presencia en el mercado de algunos otros casos de empleo de la expresión salvaje en el seno de un signo distintivo. En primer lugar, porque tampoco apreciamos, con los ejemplos citados por la apelada, una generalización tal en el uso del signo que ponga en riesgo su potencial distintividad. Y, además, porque dependerá, en cada caso, de cuáles sean las circunstancias concretas en las que se emplea el signo y para qué se hace para que en unas ocasiones se suscite, y en otras no, el riesgo de confusión. En el supuesto que aquí nos ocupa la respuesta afirmativa nos parece que queda, desde un punto de vista objetivo, fuera de discusión.

Significamos que el que la prioridad la concediese aquí, en última instancia, un nombre comercial no supone óbice a nuestra precedente conclusión, pese a las diferencias conceptuales que existen en el plano jurídico entre esa clase de título de propiedad industrial y el de la marca. Porque las concomitancias entre ambos explican que resulte previsible el riesgo de confusión. El nombre comercial sirve para identificar a un empresario y distinguirlo en el tráfico mercantil de las demás empresas que desarrollen actividades idénticas o similares ( art. 87.1 de la Ley 17/2001 - LM), en tanto que las marcas lo que distinguen son productos o servicios ( art. 4 de la LM). Lo que ocurre es que la fricción entre el nombre comercial y los signos empleados no solo se produce con el que se utiliza para distinguir a otro empresario, como aquí también ocurriría, sino también con el que se empleara para distinguir servicios, que sería la otra forma de enfocar el conflicto. Precisamente, puede producirse una colisión de intereses entre un nombre comercial y una marca de servicios, en la medida en que ésta también distinguen actividades del empresario, con lo que se acerca mucho el respectivo alcance de protección de aquél.

CUARTO.-Que la parte demandada invoque una marca de la UE (o varias solicitudes de marca ulteriores), posterior al nombre comercial prioritario (pues su prioridad opera casi dos años después, en concreto, desde el 8 de diciembre de 2019), que incluye la denominación "SALVAJE" encuadrada en un rectángulo negro, no interfiere en la apreciación de la infracción. Las características de ese signo, en el que la expresión "SALVAJE" es el factor dominante, siendo todo lo demás escasísimamente relevante, lo convierten en confundible con el prioritario que hemos mencionado. Como ha reconocido la jurisprudencia, primero la del Tribunal de Justicia ( sentencia del TJUE de 21 de febrero de 2013 - cuestión prejudicial C-561/11) y luego la del Tribunal Supremo español ( sentencia de la Sala 1ª del TS de 14 de octubre de 2014), el derecho exclusivo del titular marcario para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares se extiende incluso al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última (significadamente porque, además, en este caso la marca posterior todavía no podía considerarse consolidada por tolerancia al tiempo de presentarse la demanda).

QUINTO.-Que la parte demandada haya pasado a potenciar el uso de sus propias marcas SLVJ en nada interfiere en la suerte de este litigio. Se trata de una opción lícita, porque ese signo resulta compatible en el tráfico mercantil, incluso en el mismo sector de actividad, con el prioritario "SALVAJE", con el que no habría riesgo de confusión. El empleo de ese otro distintivo no entraña infracción de los derechos de la parte demandante, pues la mera coincidencia en el grupo de consonantes no implica que, en la visión de conjunto, se aprecie, desde el punto de vista jurídico, un grado de similitud significativo, ni en los aspectos gráficos, ni fonético, ni conceptual con el signo de la contraparte. Por el contrario, implica alejarse de él, para evitar el establecimiento de algún tipo de conexión, de una manera evidente y razonable. Ahora bien, tampoco puede ello distraer de la apreciación de la actuación ilícita que con el empleo del signo "salvaje" como tal le resulta imputable a las demandadas por su previa conducta prelitigiosa e incluso persistente, en una medida todavía apreciable, una vez iniciado el pleito, como seguidamente vamos a explicar.

SEXTO.-El siguiente problema que debemos tratar es el de delimitar el período que debemos considerar como el de la extensión temporal de la infracción. No hay duda de que el inicio de la conducta infractora se produjo con la apertura del primer restaurante que empleó el signo distintivo "SALVAJE" que ocurrió, según la contestación a la demanda, a lo largo de diciembre de 2019; por lo que, para fijar un momento preciso, que resulte acorde con lo expuesto en la demanda, podemos señalar el 1 de enero de 2020 como el momento relevante para la toma en consideración del inicio de la infracción. El comportamiento vulnerador se potenció con el sucesivo lanzamiento de nuevos restaurantes empleando ese signo.

El problema estriba en si podemos considerar que exista también un momento de finalización de la conducta infractora y más en concreto si ello ya se había producido al tiempo de la demanda. Constatamos que, tras diversos requerimientos extrajudiciales, efectuados en mayo y septiembre de 2021 por la demandante (documentos 39, 40, y 41 de la demanda), la parte demandada anunció, con anterioridad al inicio del litigio, según la fecha de imposición de su misiva en noviembre de 2021 (documento 42 y 43 de la demanda), que estimaba que para el 1 de diciembre de 2021 tendría retirados los signos distintivos que inquietaban a la parte demandante. Lo que no desanimó la iniciativa de esta última de demandar a aquella, porque no detectaba síntomas claros de que la contraparte estuviera realmente desactivada en su conducta infractora (documento nº 44). La demanda se presentó, precisamente, el 1 de diciembre de 2021 y con la contestación frente a la misma, que data de mayo de 2022, se aportó documentación para tratar de justificar que ya con anterioridad se había dejado de utilizar el signo infractor "salvaje" en los restaurantes y se había sustituido por el de SLVJ.

No solo reconocemos que, prima facie, no parece que la iniciativa de cesar materialmente en el uso del signo "salvaje" en los propios locales se consumase por completo antes de presentarse la demanda. Porque hasta que se materializó la contestación con la que se aportó la documentación a ello referida medió un tiempo no desdeñable y no hay datos objetivos, más allá de un mero anuncio de intenciones, de que la demandada hubiera solventado definitivamente para entonces lo que ésta anunciaba, como un mero propósito y a modo de estimación, antes de la interposición de la demanda en su contra (de hecho, el testigo Sr. Marcos, dedicado al marketing, explicó en el acto del juicio que el cambio no se inició hasta octubre de 2021, sin precisar cuándo se completó; y la testigo Sra. Angustia, directora de marketing, dijo que el cambio se inició a mediados de 2021, cuando ella entró en el grupo SLVJ, pero tampoco concretó en el tiempo cuándo se culminó e incluso admitió, con encomiable sinceridad, que ese proceso era costoso y que no descartaba que siguieran pudiendo detectarse en el seno del grupo usos del signo). Es que, además, el informe de detectives WINTERMAN recabado por la parte actora (documento nº 55) constató que no se había hecho desaparecer entonces por completo todo resquicio de uso del signo infractor en los propios locales (como en la decoración de neón, en la uniformidad del personal, en las tarjetas de visita y reserva, en botellas de cristal, etc). Asimismo, este tribunal considera bastante claro que la conducta infractora, en su dimensión completa de aprovechamiento del signo ajeno, no había cesado cuando el presente litigio tuvo su inicio. Por la sencilla razón de que la infracción marcaria no solo se había estado produciendo por el uso material del signo en los propios locales de restauración y en la publicidad vinculada a los mismos, sino también mediante el empleo en la red telemática del signo "salvaje" vinculado a la prestación de servicios de restauración. En la demanda también se denunciaba esta conducta (por el empleo de la dirección web con la extensión salvaje.world) y como podemos comprobar con la documentación aneja a la contestación, aunque paradójicamente se presentaba para que constatásemos que el signo empleado había pasado a ser "SLVJ", la dirección electrónica de la que se extrae esa información todavía utilizaba de forma explícita en su extensión la expresión "salvaje" (documentos nº 9 -captura web "salvaje.world"- y 11 -pantallazo de Instagram /salvajemadrid/- adjuntos a la contestación; y contenido del referido informe de detectives WINTERMAN, antes mencionado), lo que implica que aún podía incidir en las búsquedas de los clientes por Internet para los servicios de restauración. El ius prohibendi que se confiere al titular marcario ( artículo 34.3.f de la LM), y por ende al del nombre comercial (por la remisión que efectúa el artículo 87.3 de la LM), alcanza a la prohibición de usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; por lo que si un tercero incurre en esa clase de comportamiento, usando el signo para promover el consumo de sus propios servicios, con una coincidencia sectorial en la que se puede provocar riesgo de confusión, la apreciación de infracción marcaria resulta insoslayable.

Luego, en consideración a todo ello, debería haber sido estimada la acción de cesación que se ejercitaba en la demanda. Tanto en lo que atañe a su vertiente de imposición de la obligación de detener el despliegue de la conducta infractora, en todas sus facetas, como en lo que incumbe a la orden del prohibición de que el comportamiento vulnerador del derecho ajeno pueda ser reiterado en el futuro. Ahora bien, la estimación de tal pretensión deberá ser modulada en el fallo de nuestra resolución, ciñéndola al empleo del signo "salvaje" y referido a los servicios de restauración, que es lo que justifica la apreciación de la infracción. Resultaría improcedente que el fallo comprendiese, de un modo genérico, como adicionalmente se suplicaba en la demanda, de manera que pudiera generar inseguridad jurídica a la hora de la ejecución, otros signos o servicios que de modo inconcreto se calificaban de similares, lo que solo hubiera tenido sentido si se hubiera podido enjuiciar cuáles y en qué contexto se daba ese parecido con la adecuada relevancia jurídica.

SÉPTIMO.-Como ya hemos explicado el art. 34.2 f) de la LM prohíbe usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, pero ello en la medida en que se emplee como un mecanismo de infracción marcaria. Por lo tanto, la respuesta natural al empleo del signo en una denominación de un sitio de Internet lo es la prohibición del uso de esa sede electrónica por parte de las demandadas para la promoción en España de la clase de bienes o servicios para los que el titular marcario tiene concedido su derecho de exclusiva. Así lo haremos con respecto a la dirección www.restauranre.salvaje.world,ya que lo resultaría excesivo, y por eso lo modulamos, es decretar una cancelación que podría afectar a tercero o exceder de lo que atañe al ámbito español. Ese es el modo racional de otorgar la tutela judicial efectiva que merece la parte demandante ( artículo 24 de la Constitución).

OCTAVO.-Como responsables de la respectiva primera comercialización de sus correspondientes servicios de restauración, ilícitamente marcados, las entidades demandadas están obligadas, en todo caso y sin necesidad de que hubieran recibido previa advertencia por parte del titular marcario infringido, a responder de los daños y perjuicios causados. Así se dispone en el artículo 42.1 de la LM.

Consideramos bastante claro que el efectivo empleo del signo infractor en el seno del mercado, en una actividad directamente concurrente con la de la demandante, con la obtención de provecho económico de ello, implica que la vulneración del derecho de exclusiva de titularidad ajena tuvo impacto en el tráfico mercantil. Luego necesariamente incidió desfavorablemente en el derecho de exclusiva de la parte actora, porque está constatado que al amparo del signo infractor se prestaron servicios bajo una identificación que solo debería haber generado productividad en favor de la demandante y que generó sin embargo un rendimiento económico para la órbita de la demandada. Esa clase de desplazamiento patrimonial se efectuó a costa de los legítimos derechos de la parte actora.

Aunque no opere en este ámbito, con carácter general, una presunción legal que permita eludir en todo caso la necesidad de presentación de prueba ( sentencias de la Sala 1º del TS 692/2008, de 17 de julio, 351/2011, de 31 de mayo, 516/2019, de 3 de octubre y 320/2022, de 20 de abril), la jurisprudencia mencionada no excluye que, como parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia, pueda ser apreciada una situación de tales características que revele la existencia de daño en el caso concreto, sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio específico de prueba. Eso es lo que ocurre, justamente, en el presente caso, según hemos explicado antes, porque en casos de esta índole "habla la cosa misma" ( ex re ipsa),de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella ( sentencias de la Sala 1ª del TS 692/2008, de 17 de julio y 351/2011, de 31 de mayo).

Ahora bien, lo que no resulta de recibo es que, a la hora de la cuantificación de ese daño, la demandante/apelante defienda como pretensión principal una exigencia indemnizatoria que, con olvido de la regla prevista en el artículo 219 de la LEC, deje abierta, no solo en su demanda, sino incluso tras el desarrollo del litigio (así ocurre tras escuchar la declaración del perito Sr. Gabriel, que había preparado antes un dictamen por completo genérico - documento nº 35 de la demanda) la adecuada concreción no solo del quantum de la indemnización sino incluso del criterio específico que, de entre las alternativas legales, habría sido el elegido para la fijación del resarcimiento. Lo que nos lleva, ante la improsperabilidad de esa clase de planteamiento, a analizar la pretensión suscitada con carácter subsidiario, sustentada en la previsión del artículo 43.5 de la LM. Como señala la jurisprudencia ( sentencias de la Sala 1º del TS516/2019, de 3 de octubre y 320/2022, de 20 de abril) este precepto no obvia la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, sino que presupone la existencia de éstos (como aquí hemos explicado), de manera que "no introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados."Se trata de una fórmula cuya función es, simplemente, facilitar el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

Por lo tanto, ya que hemos llegado a la conclusión de que la infracción tuvo que generar perjuicio, vamos a estimar la pretensión subsidiaria en materia indemnizatoria. Por lo que condenamos a las demandadas a indemnizar a la parte actora en una suma equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios realizada con los servicios ilícitamente marcados durante el periodo temporal que perduró la violación marcaria. Ya hemos señalado antes que ello debe considerarse producido, cuando menos, desde el 1 de enero de 2020, con la puesta en marcha del primero de los restaurantes, a lo que seguiría la apertura de otros más, con la incidencia correspondiente. Lo que no podemos acotar aquí es el límite temporal posterior de completa finalización de la conducta infractora, puesto que hemos explicado que ha perdurado durante el litigio. Por lo que la determinación de ese momento final formará parte de la actividad que deberá afrontarse en fase de ejecución, al tiempo que se liquida la indemnización conforme a la base legal adoptada el efecto.

NOVENO.-En la demanda también se pedía que se impusiera al parte demandada el pago de una indemnización de 600 euros diarios por el tiempo que transcurriese desde la condena a la cesación hasta que ésta se hiciese efectiva. Esta clase de petición exige una respuesta adecuadamente modulada.

En consonancia con la previsión del artículo 44 de la LM, como emitimos una condena a la cesación de los actos de violación de una marca, hemos de señalarle a la condenada la obligación de pagar de una indemnización coercitiva por el tiempo que pudiera transcurrir hasta que hiciese efectiva cesación de la violación. Ahora bien, ese precepto legal señala que los términos de la misma (importe periódico y lapso temporal al que se aplicará) serán fijados en fase de ejecución, por lo que no procede que ello se anticipe, de una manera improcedente, al fallo de la presente resolución judicial, como pretendía la parte demandante. Será entonces cuando deberá tenerse en cuenta si, tras la emisión de la condena a la cesación, subsiste todavía motivo para hacer efectiva y de qué manera concreta la coerción.

DÉCIMO.-En el pedimento nº 7 de la demanda se suplicaba la publicación de la sentencia a costa de la parte demandada. Sin embargo, es importante tener presente que no es ésta una consecuencia que deba derivar automáticamente de cualquier situación de infracción marcaria, sino que debe analizarse de un modo apegado a las circunstancias de cada caso.

La publicación de la sentencia es un derecho del titular marcario ( artículo 41.1.f de la Ley de Marcas) que debe responder a la finalidad de, en la medida de lo posible, contribuir a restablecer la situación del perjudicado, deshaciendo posibles equívocos del público destinatario de los bienes o servicios y poniendo además en conocimiento del mercado cuál ha sido la solución para el conflicto suscitado en su seno. Se trata de una medida pensada para contribuir a remover los efectos de la infracción, que persigue tratar de eliminarlos por completo, allá hasta donde resulte viable, y restablecer la situación de mercado que resultó alterada por la vulneración del derecho que motivó la acción judicial. Es cierto que la publicación entraña un coste económico para el demandado, pero el demandante no recibe una compensación económica con ello, sino que disfruta de una medida de remoción de los efectos de la infracción.

Además, es importante que el grado de publicidad exigido deba ajustarse al criterio de la buena fe ( artículo 7 del C Civil) . Con el fin de no incurrir en una desproporción entre la entidad de la infracción y el tenor del medio empleado para hacer desaparecer o compensar sus efectos.

Pues bien, manejando esas premisas puede comprenderse que no vemos la necesidad de decretar en el presente caso una medida de publicidad de esa índole. Ello por varias razones. En primer lugar, porque no tenemos constancia de que el impacto de la infracción en el mercado haya podido ser de entidad tal que requiera una iniciativa de publicidad de esta índole para con ello remover los efectos de la infracción. No apreciamos que el alcance de la infracción haya tenido un impacto tan generalizado que pudiera exigir darle una difusión a la sentencia que exceda de su notificación a las partes implicadas. No advertimos que se emplease en la demanda, fuera de un alegato genérico, ninguna clase de argumentación que resultase particularmente elocuente a este respecto. El esfuerzo alegatorio en esta clase de casos resulta particularmente relevante.

En segundo término, no advertimos que imponer a la parte demandada esta clase de esfuerzo, más allá de suscitarle un gravamen económico por los costes que conllevaría, vaya a añadir nada para el debido y justo restablecimiento de los derechos de la contraparte, para los que ya se ha señalado una adecuada satisfacción. No se debe emplear esta posibilidad como una medida de índole punitivo.

UNDÉCIMO.-La parcial estimación de la demanda, ya que no todos sus pedimentos resultan acogidos, implica que, en cuanto al tratamiento de las costas de la primera instancia, debamos atenernos a la regla prevista, con carácter general, para ese tipo de decisiones judiciales, en el nº 2 del artículo 394 de la LEC. Por lo que cada parte soportará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

DUODÉCIMO.-En cuanto a las costas derivadas de la apelación nos atendremos a lo establecido en el nº 2 del artículo 398 de la L.E.C. en la versión aplicable al presente litigio conforme a las reglas de derecho intertemporal (la previa a la reforma de la LEC por RDL 6/2023). Según esta previsión legal, si el recurso se estima y como consecuencia de ello se revoca, en todo o en parte, la resolución de la primera instancia, no deberá efectuarse expresa imposición de las costas correspondientes a la segunda.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente