Sentencia Civil 362/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 383/2024 de 19 de diciembre del 2024

PRIMERO.-ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE MENSAJERIA solicitó el registro de la marca figurativa "ame Asociación española de empresas de mensajería", con número de solicitud 4184685, para los siguientes servicios en clase 35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

La marca solicitada tiene la siguiente representación gráfica:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO formuló oposición al registro de la marca, con fundamento en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas, con base en su marca prioritaria nº 4144905, figurativa, registrada para los siguientes servicios:

- Clase 35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; todos ellos en relación al colectivo de Empresas y Profesionales de mantenimiento industrial y de edificios.

- Clase 45: Servicios jurídicos en relación al colectivo de Empresas y Profesionales de mantenimiento industrial y de edificios.

La marca prioritaria tiene la siguiente representación gráfica:

La OEPM inicialmente concedió la marca al no apreciar riesgo de confusión a la vista de las diferencias existentes entre las actividades desarrolladas.

Recurrida en alzada la anterior resolución, la OEPM estimó el recurso y denegó totalmente el registro de la marca, al apreciar riesgo de confusión como consecuencia de la identidad aplicativa y similitud en los signos, en atención a la identidad del elemento denominativo dominante, pese a apreciar ciertas disimilitudes gráficas y disimilitud conceptual.

La solicitante impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa que deniega el registro de la marca solicitada al considerar que no existe riesgo de confusión al rechazar la identidad o similitud aplicativa y concurrir una clara diferencia gráfica y conceptual en los signos, por lo que no resulta aplicable la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas. Añade la recurrente que existen otras marcas registradas que incluyen el acrónimo AME e invoca incluso una marca anterior de la propia solicitante.

La OEPM contestó a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución de la OEPM, objeto de impugnación, era conforme a Derecho.

SEGUNDO.-La OEPM considera que la marca solicitada incurre en la prohibición relativa invocada por el oponente en sede administrativa con fundamento en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, conforme al cual: No podrán registrarse como marcas los signos: ...

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).

El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

1.- Comparación aplicativa

Desde el punto de vista aplicativo, en contra de la tesis del recurrente, apreciamos que existe identidad en lo que afecta a los servicios reivindicados por la marca oponente en clase 35.

En esta clase, la marca oponente cubre los servicios de publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; todos ellos en relación al colectivo de empresas y profesionales de mantenimiento industrial y de edificios.

Los servicios amparados por la marca solicitada, en clase 35, son los de publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. Al no existir acotación sectorial alguna, son idénticos a los de la marca prioritaria en lo que afecta al colectivo de empresas y profesionales de mantenimiento industrial y de edificios, y similares respecto de otros colectivos no cubiertos por la marca prioritaria en tanto que se trata de los mismos servicios aun cuando se dirijan a otros sectores.

A efectos de la comparación aplicativa, no son relevantes los concretos servicios que presten una u otra entidad y las actividades que desarrollan o el objeto de cada una de las Asociaciones, sino los servicios amparados por la marca solicitada y la prioritaria.

2.- Comparación de los signos

Respecto al análisis de la similitud de los signos, la jurisprudencia considera que dos signos son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellos una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Maltraten Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Maltraten Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657].

A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (vid.,las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

En el caso que nos ocupa, a la vista de los servicios para los que se solicita la marca, el público destinatario es el público en general, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Desde el punto de vista visual,los signos enfrentados presentan ciertas similitudes.

El Tribunal de Justicia en su sentencia MATRATZEN, antes citada recuerda que la apreciación de la similitud entre dos marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

33. Por tanto, cabe afirmar que una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

34. Ha de precisarse que este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

35. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.".

En definitiva, la apreciación de la similitud entre dos signos no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05).

En el caso de autos se trata de comparar dos signos figurativos con elementos denominativos.

Los elementos gráficos de ambos signos no son irrelevantes y no pueden omitirse en la apreciación de conjunto de los signos en liza.

El impacto visual de los signos presenta similitudes al estar dominado por las letras "aem".

Los signos están dominados por las letras "aem", colocadas en posición preminente, en ambos están escritas en minúscula, encima y con mayor tamaño del resto de la parte denominativa que carece de impacto visual. No existe identidad precisamente por los elementos gráficos que difieren en ambos signos, pero no tienen especial carácter distintivo ni dominante.

Desde el punto de vista conceptual,los signos presentan diferencias en tanto que uno alude a la Asociación española de empresas de mensajería y el otro a la Asociación española de mantenimiento. Sin embargo, tampoco apreciamos una radical diferencia conceptual en tanto ambas se refieren a Asociaciones españolas de actividades empresariales, radicando la diferencia en la concreta actividad que se menciona en los signos.

Por último, desde el punto de vista fonético,se aprecia una muy elevada similitud.

Concurre absoluta identidad en la parte dominante del signo, el acrónimo "aem" y en el resto de la parte denominativa "Asociación española de...", diferendo solo en la parte final de los signos al incluir la prioritaria el término "mantenimiento" y la solicitada "empresas de mensajería".

Conforme a lo expuesto, la identidad/similitud aplicativa junto con la similitud entre los signos determina la concurrencia del riesgo de confusión en los términos antes definidos, en tanto que el público relevante puede creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o que, al menos, se trata de empresas vinculadas.

Ya hemos señalado que la jurisprudencia considera que dos signos son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellos una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes. En el supuesto enjuiciado, hemos considerado que existe una elevada similitud denominativa e incluso similitud visual y que las diferencias conceptuales son relativas, por lo que debe afirmarse la similitud de los signos lo que unido a la identidad/similitud aplicativa, determina la apreciación del riesgo de confusión.

TERCERO.-La recurrente invoca la doctrina de los actos propios por la existencia de precedentes constituidos por otros signos registrados que incluyen el acrónimo AEM, por lo que considera que no debe existir obstáculo para el registro de la marca solicitada.

El hecho de que se hayan podido registrar otros signos que contienen el acrónimo AEM, no es relevante en tanto que, como indica la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 5 de febrero de 2017: "No existe en nuestro Ordenamiento un derecho a la igualdad en la ilegalidad... No basta aportar un precedente, o varios, sino que se ha demostrar la legalidad del precedente, pues la igualdad es en la legalidad.".

En el mismo sentido, la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2015 , con cita de las de 4 de diciembre de 2003 y 8 de abril de 2007 señala que: "Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas".

Por lo demás, estamos ante un supuesto de nulidad relativa que la OEPM no aprecia de oficio, pudiendo ser muy variadas las causas por las que el titular de la marca prioritaria no se ha opuesto en trámite de concesión o que, planteada, ésta no llegue a prosperar.

Tampoco cabe, sin más, citar los precedentes, porque la compatibilidad o no de las marcas debe apreciarse con relación a los concretos signos enfrentados y a la vista de los correspondientes productos o servicios, examen, desde luego, ajeno a esta resolución.

La demandante invoca, igualmente, una marca registrada de su titularidad, figurativa, solicitada con anterioridad a la de la oponente que ya incluía la denominación "AEM ASOCICACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE MENSAJERÍA" y que la nueva marca solo implicaba la renovación de su imagen corporativa.

La marca anterior de la solicitante tiene la siguiente representación gráfica:

No obstante, las alegaciones de la recurrente, esta marca anterior no es relevante para la resolución del litigio en tanto que está registrada para los servicios de la clase 42 consistentes en Asociación empresarial, que no guardan relación alguna con los servicios de la clase 35 para los que ahora se solicita la marca y para los que está registrada la marca prioritaria.

Los razonamientos anteriores determinan la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución impugnada.

CUARTO.-La suerte desestimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por la misma hayan de ser impuestas a la parte actora impugnante, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,