Sentencia Civil 202/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 207/2023 de 19 de julio del 2024

PRIMERO.-D. Agapito ha recurrido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82, apartado 2, ordinal 3º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los artículos 52, apartado 1º, ordinal 13º bis y 249.1.4º de la LEC, en relación con el artículo 447 bis del mismo cuerpo legal, frente a una resolución dictada por la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) en materia de propiedad industrial. En concreto, contra aquella por la que se denegó el registro de la marca M4136579 "FYA CARLOS BUJANDA PIEROLA".

El signo para el que D. Agapito interesó, con fecha 2 de septiembre de 2021, el registro, en la clase número 33 del Nomenclátor Internacional, fue la pura denominación "FYA CARLOS BUJANDA PIEROLA", para los productos consistentes en "bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas".

La contienda que se ha suscitado ante la oficina de registro viene determinada por la oposición mostrada por DIRECCION000. que esgrimió diversos registros prioritarios. En concreto, los siguientes: 1º) M0749758, denominativa "BUJANDA" (con prioridad de abril de 1974), en la clase 33, para vinos, espirituosos y licores; 2º) A008619868, denominativa "FAMILIA MARTINEZ BUJANDA" (con prioridad de octubre de 2009) en la clase 33, para bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas); y 3º) A008645351, denominativa "VIÑA BUJANDA" (con prioridad de octubre de 2009), en la clase 33, para bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

Tras el trámite correspondiente, la OEPM, después de admitir la legitimación de la oponente, consideró que debía estimar la oposición por la aplicación de la prohibición relativa del art. 6.1. b Ley de Marcas, al apreciar riesgo de confusión. Éste derivaría para la OEPM, en el contexto de existencia de identidad aplicativa e idéntico mercado de productos en la clase 33, de las similitudes denominativas y fonéticas existentes entre los signos, en los que el vocablo BUJANDA será percibido como principal y distintivo (se trata de un apellido poco usual en España) en tanto que los otros elementos, como "FYA", "CARLOS" y "PIEROLA", serán tomados por el público destinatario únicamente como una forma de distinguir una gama de vinos procedentes de la empresa titular de la marca anterior o, cuando menos, de una empresa vinculada económicamente a ella. Asimismo, también consideró la OEPM demostrado el renombre de la marca A 008645351 VIÑA BUJANDA y entendió que con respecto a ella también operaría la protección especial prevista en la ley, con lo que de concederse la nueva marca interesada ésta obtendría una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca anterior, apreciándose, además, que el uso de la marca solicitada podría ser perjudicial para ese renombre.

D. Agapito recurrió en alzada contra la denegación de su solicitud de marca. La OEPM desestimó el recurso. En ésta, aparte de respaldar la legitimación de la oponente, se señaló que la identidad aplicativa para los mismos productos de la clase 33 justificaba el empleo de un criterio más riguroso en el análisis comparativo de las marcas enfrentadas, que consideraba incompatibles por riesgo de confusión o asociación para los consumidores, ante las similitudes denominativas y fonéticas existentes entre los signos, en los que el vocablo BUJANDA, que es percibido como principal y distintivo, está incorporado en todas ellas. También coincidió con su primera decisión en que el renombre de la marca A 008645351 VIÑA BUJANDA proporcionaba además la justificación adicional para la denegación del registro interesado por la protección especial que mecería ese reputado signo.

D. Agapito ha acudido para defender su pretensión de registro a la vía judicial. Los motivos de impugnación en los que se centra en su demanda son los siguientes: 1º) falta de legitimación activa de DIRECCION000. (CIF NUM000) por no ser titular de los registros de marca en los que basó la oposición, ya que el cambio de titularidad a la homónima DIRECCION000 (CIF NUM001) fue realizado con posterioridad a la presentación de la oposición, sin que D. Agapito sea un "tercero de mala fe"; 2º) error en la aplicación del art. 6.1.b) L.M. por falta de consideración de la distintividad y renombre de "PIÉROLA" en el sector vinícola; 3º) la coexistencia pacífica de registros prioritarios con "BUJANDA" a nombre de terceros (actos propios); 4º) la necesidad de tener en cuenta a la hora de comparación entre signos la jurisprudencia sobre la admisibilidad de marcas de apellidos con homonimia parcial; y 5º) la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en liza.

SEGUNDO.-Las marcas que se invocaron al tiempo de plantearse la oposición en el trámite administrativo, que antes hemos referenciado, se encontraban entonces formalmente registradas a nombre de DIRECCION000 (CIF NUM001). Sin embargo, no hay duda de que ya entonces la titular real de esos derechos lo era la oponente, DIRECCION000 (CIF NUM000), pues los había adquirido de la fusión por absorción que se produjo en fecha 28 de diciembre de 2015 entre varias sociedades. Así, la sociedad " DIRECCION001." (N.I.F. NUM000) absorbió en la época mencionada a las entidades " DIRECCION000." (N.I.F. NUM001) y "FINCAS Y BODEGAS XXI, S.L.U." (N.I.F. B01440833). Con la citada operación todos los derechos de las absorbidas pasaron a ser titularidad de la absorbente por sucesión universal. Posteriormente, en 2016 " DIRECCION001." (N.I.F. NUM000) cambió de denominación social a " DIRECCION000" (manteniendo el mismo N.I.F.), tal como está documentado en las actuaciones. Ésta última era, pues, la única titular de las marcas opuestas al registro al tiempo de plantearse la oposición, ya que la absorbente había antes unificado en su seno todo el patrimonio de las entidades absorbidas.

El mero hecho de que ese cambio formal en la titularidad de las marcas oponentes, inscritas ya tiempo atrás, no se hubiese hecho constar en la OEPM antes de plantearse la oposición (como sí se hizo más tarde) no puede constituir óbice para el derecho de " DIRECCION000" a hacer valer el derecho a oponerse que resulta inherente a la titularidad de las marcas afectadas. Hay que ser consciente de que en este caso ya existía un derecho prioritario que estaba inscrito en el registro cuando otro pretendió que ingresase uno nuevo que podía friccionar con aquél. Si el primero no podía hacerse valer por el causante a cuyo nombre aparecía extendido el asiento parece innegable que debería poder hacerlo quien no era sino su sucesor a título universal, por mor de una operación societaria de transformación estructural. Lo que no tendría sentido es negar la posibilidad de accionar un derecho inscrito por el único que había devenido en su titular. Hay que tener presente que la mención legal del nº 3 del artículo 46 de la LM se ciñe a un criterio de oponibilidad, que no de validez ni de existencia, referido a la previa inscripción de un derecho que en este caso ya constaba en el registro cuando el recurrente pretendió que accediese el suyo, por lo que no cabría ignorar tal circunstancia cuando se plantea un problema de prioridad registral.

Asimismo, el mencionado principio de inoponibilidad está condicionado a la ignorancia por parte del tercero de la realidad extrarregistral. No se trata aquí de censurar al demandante que obrase de mala fe al solicitar el registro, sino que lo decisivo es el conocimiento que el mismo pudiera tener en el momento procesal relevante de que podía suscitarse oposición por parte de quién era realmente titular de un derecho prioritario. Pues bien, basta con acudir a la documentación obrante en autos para constatar que el ahora demandante ya tenía noticia antes de formalizarse la oposición de que DIRECCION000 era la titular de otro registro prioritario que podía resultar incompatible con el pretendido. Porque el 18 de noviembre de 2021, según consta admitido en la documentación suscrita por el interesado obrante en autos, había sido requerido D. Agapito para que dejara de usar determinados signos y entonces ya adujo DIRECCION000 ante él la titularidad de los signos que poco después opuso (con fecha fecha 26 de noviembre de 2021) en sede registral ("BUJANDA" M0749758, "Familia Martínez Bujanda" UE 008619868 y "VIÑA BUJANDA" UE 008645351); y mediaría luego, además, un litigio en paralelo instado por DIRECCION000 contra D. Agapito, en el que aquella esgrimió esa misma titularidad, hasta el punto de que se decretó una resolución de medidas cautelares en contra de éste (mediante auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Alicante de fecha 21 de abril de 2022, notificado el siguiente día 29) en el que también se reseñaba esa titularidad a favor de DIRECCION000.

TERCERO.-El demandante/recurrente considera que, al aplicar el artículo 6.1.b de la LM, no se ha tomado adecuadamente en cuenta al efectuar la comparación la distintividad y renombre que tiene "PIÉROLA" en el sector vinícola. Subraya que el Grupo Piérola inició su proyecto empresarial en 1996 con la creación de Bodegas Fernández de Piérola en la DOCa Rioja, en la zona más oriental de la subzona Alavesa, que ha sabido posicionar sus vinos, fundamentalmente en el segmento HORECA (Hostelería, Restaurantes, Catering, Hoteles) con una importante facturación. Remarca el prestigio que en el sector vinícola acuña su cabeza visible, D. Agapito, que por eso aspira a tener vinos con la marca personal de su autor. Reclama, por todo ello, que se tenga presente como una circunstancia que permite marcar una clara diferencia denominativa y fonética con las marcas oponentes.

Este tribunal debe precisar que el ámbito de la prohibición relativa de registro que está prevista en el artículo 6.1.b de la Ley 17/2001 impide registrar un nuevo signo que sea igual o semejante a otro que ya está registrado como marca cuando ello lo sea para productos iguales o semejantes, de modo que pueda generar riesgo de confusión para el público relevante. Luego el análisis jurídico a practicar por este tribunal debe abarcar una comparación de los signos entre sí. Seguidamente, deberán cotejarse sus respectivos ámbitos aplicativos. Y, finalmente, habrá de procederse a una valoración del riesgo de confusión entre ellos.

En lo que atañe al primer componente, el de cotejo entre signos, que es a lo que ciñe su alegato la demandante, hay que identificar si lo que se produce es un supuesto de identidad entre ellos o bien, cuando menos, un caso de semejanza entre los mismos; o, por el contrario, llegar a la conclusión de que no resulta apreciable nada de eso.

La jurisprudencia europea - sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, " Sabel", de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, "Lloyd" y de 20 de marzo de 2003, caso "Sadas - ha remarcado la necesidad de atender, al comparar signos, a la impresión de conjunto que producen, sin descomponer la unidad fonética o gráfica de los mismos. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35 y la jurisprudencia citada). La sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur/Koipe, asunto C-498/07 P, señala que tanto para la apreciación de la similitud entre dos marcas como para la de la existencia de riesgo de confusión no cabe limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca y a confrontarlo con otra. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (véanse, en este sentido, el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 32, y las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 29, y 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 41).

Asimismo, debe tenerse presente que el consumidor medio raramente tendrá la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que habitualmente confiará en la imagen imperfecta que conserve en la memoria ( sentencias del TJUE de 16 de julio de 1998, caso "Gutspringenheide Gmbh", y de 22 de junio de 1999, "Lloyd"). En general, se recuerdan más fácilmente las características dominantes y más distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no está reñida con tener que proceder al examen de cada uno de sus componentes para determinar dónde radican sus elementos dominantes. Es más, la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta o compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartados 42 y 43, y jurisprudencia citada).

Por otro lado, la Sala 1ª del Tribunal Supremo español (sentencias 504/2017, de 15 de septiembre, 98/2016, de 19 de febrero, 302/2016, de 9 de mayo, 382/2016, de 19 de mayo , 26/2017, de 18 de enero , 151/2017, de 2 de marzo y 240/2017, de 17 de abril ) ha significado que para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano (gráfico, fonético y conceptual - STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ), pero no ha olvidado que los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Cuando las marcas en conflicto son compuestas (incluyen varios términos) o mixtas (combinan denominación y elemento figurativo), su distintividad también reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo números 368/1987, de 10 de junio, 98/2016, de 19 de febrero y 382/2016, de 19 de mayo ), pues como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999 , asuntoC-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, «[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».

En definitiva, al fijar los términos de la comparación entre signos que puedan entrar en conflicto ha de efectuarse una apreciación global, en lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los mismos, lo que debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Porque la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate es lo que luego reviste una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. En lo que no debe caerse es en la simple comparación aislada de determinadas expresiones, sino que debería efectuarse una comparación entre el respectivo conjunto de las mismas, a la luz del cual las diferencias entre ellas pueden resultar suficientemente significativas.

Pues bien, al realizar, de manera acorde al criterio que hemos explicado, la comparación entre los signos objeto de la contienda, que son todos ellos meramente denominativos, advertimos que lo que resulta patente es la coincidencia en el empleo tanto en el signo solicitado, "FYA CARLOS BUJANDA PIEROLA", como en los tres que se han esgrimido en la oposición ("BUJANDA", "FAMILIA MARTINEZ BUJANDA" y "VIÑA BUJANDA"), del término "BUJANDA". Esa coincidencia literal en el seno de marcas denominativas, que implica la incorporación al completo al nuevo signo de la primera de las marcas oponentes y de un modo parcial de la segunda y tercera, porque se utiliza uno de sus componentes esenciales, conlleva la ineludible apreciación de la existencia de similitud entre los signos. El grado de semejanza lo hemos de considerar bastante significativo, porque el vocablo BUJANDA, que conceptualmente tiene el mismo sentido nominal en ambos casos, no es un apelativo que resulte frecuente y por lo tanto debe considerarse bastante llamativo para el estándar del consumidor. Estamos ante lo que se conoce, en el mejor de los casos para el solicitante, como la reproducción de un factor dominante en el seno de una marca.

Es cierto que la marca solicitada incorpora también otros componentes que no están en las prioritarias. Pero el elemento "FYA", que es una mera abreviatura, no aporta un dato de especial relevancia. Seguidamente, "CARLOS" es un nombre propio muy habitual en España. Ambos añaden escasísima fuerza distintiva a la visión de conjunto de la marca.

Más importancia puede atribuirse al vocablo "PIÉROLA", pero no por la dimensión empresarial que pretende atribuirle la recurrente, pues en el marco de la comparación que ahora efectuamos lo relevante es el cotejo de los signos como tales, no tanto la repercusión que su uso esté teniendo en la práctica del tráfico mercantil. Además, la atribución de renombre a una parte del signo que se pretende que acceda al registro no resulta un argumento demasiado útil cuando la resistencia deriva de la preexistencia de un signo prioritario que ya estaba registrado antes, que le cierra el paso al nuevo precisamente porque se introducen en su seno componentes que provocan que se asimile al precedente (porque se toma un porción, de valor dominante, del antecedente para incorporarla al posterior). Pues bien, ciñéndonos a lo que es aquí relevante, admitimos que la presencia de "PIÉROLA" adiciona un componente al conjunto marcario compuesto de varios términos que no puede ser despreciado, ya que permite eludir no solo la atribución de identidad, sino incluso soslayar la estimación de una gran semejanza entre los signos en liza. Ahora bien, ello no impide que nos movamos en el marco del juicio propio de la existencia de una relativa semejanza tanto fonética como conceptual, es decir, que sí resulta constatable la presencia, visto el signo en su globalidad, de un cierto grado apreciable de similitud. No nos parece dudoso que, en la visión de conjunto de los signos, el consumidor no va a percibir en ningún caso que el signo solicitado sea el mismo que los oponentes, pero sí que va a advertir un significativo aspecto parecido entre ellos, que le va a provocar que el uno le traiga a su mente al otro.

El problema estriba para el demandante en que ello deberá ser conjugado, a la hora de aplicar el artículo 6.1.b, con la existencia de una incuestionable y plena absoluta identidad en el ámbito aplicativo, puesto que en todos los casos estamos hablando de bebidas alcohólicas. Más adelante volveremos sobre la trascendencia que ello implica, cuando abordemos al análisis jurídico de la existencia de riesgo de confusión.

CUARTO.-También sostiene el recurrente que debería haberse tenido en cuenta la coexistencia pacífica de registros prioritarios que incluyen la mención "BUJANDA" a nombre de terceros. Significa que se trata de un término geográfico (nombre de una localidad alavesa) que no es susceptible de apropiación exclusiva por ninguna de las partes, que es también un apellido ligado al mundo del vino y que hay otras dos bodegas que usan, e incluso tienen registradas, marcas que lo incluyen (MURO BUJANDA e IBAÑEZ BUJANDA), con lo que debería entrar en juego la doctrina de los actos propios por haber permitido su coexistencia.

Lo primero que debemos subrayar es que las marcas que se han esgrimido en la oposición están inscritas (no se suscitó en su momento óbice por razones geográficas, ni de incorporación de un apellido) y gozan por ese motivo del derecho de exclusiva que legalmente se confiere a su titular, lo que está fuera de discusión. No se trata de que, por medio de las mismas, quién sea su titular tenga el monopolio a usar el término "BUJANDA" a ultranza, ni a impedir que otro se pueda valer de él en cualquier contexto comercial. Lo que la Ley de Marcas asigna al titular de la marca es, aparte de la facultad de usarlo en el tráfico comercial, el derecho a impedir que otro pueda servirse de un signo igual o similar para marcar los mismos o semejantes productos. Es más, es que ello se traduce en la previsión de una prohibición relativa de registro para un signo de esas características ( artículo 6.1.b de la LM). Y ahí radica el problema para el demandante, que no solo aspira a poder servirse de un modo razonable del término "BUJANDA" en el tráfico mercantil, sino que pretende registrar a su favor un signo marcario que al incorporarlo a su denominación revela semejanzas con otro prioritario donde ya estaba presente ese mismo componente y además para un tipo de productos completamente idénticos (bebidas alcohólicas), para los que, por cierto, ese vocablo puede tener un alto componente distintivo. En ese contexto es como puede comprenderse la restricción que se le está oponiendo, con soporte legal, al recurrente.

Por otro lado, que existan otras bodegas competidoras como MURO BUJANDA o IBAÑEZ BUJANDA que hayan podido, en función de circunstancias concretas que aquí no corresponde revisar, conseguir superar el filtro registral, que la oponente sostiene además que no fue con su aquiescencia, no compromete el derecho de DIRECCION000 a oponer las marcas de su titularidad frente al intento de D. Agapito de conseguir nuevos registros que aquella considera que van a ocasionar riesgo de confusión. No consta que la oponente se hubiese estado aquietando a lo que extrarregistralmente hubiera estado haciendo D. Agapito, sino más bien lo contrario, porque primero le requirió de cesación y luego le demandó por el uso de los signos, antes de que los pudiera registrar. Con lo que la invocación de la doctrina de los actos propios, que estaría referida a la tolerancia frente a otros terceros, en función de unas circunstancias concretas que no nos constan, resulta desafortunada. Y tampoco obstaría, en cualquier caso, a la posibilidad de que la OEPM pudiera apreciar un prohibición relativa de registro con sustento legal cuando se dieran las circunstancias propicias para ello. El acceso al registro supondría una innovación de calado en el ámbito de los derechos de una y otra parte que no estaría condicionada a esos antecedentes extrarregistrales.

Otro tanto ocurre con un signo que, como aquél que el demandante señala que sería de su propia titularidad, adiciona a los apellidos más componentes, tales como la expresión "TRASLASCUESTAS", lo que implica multiplicar los elementos distintivos en el seno de la marca y llevaría a un juicio que tendría que hacerse a la medida del caso concreto, no extrapolable automáticamente a otro. Aparte de que, según la información proporcionada por el demandante, no se trata de un signo que sea prioritario a los tres que fueron opuestos a la solicitud de registro del actor, con lo que no puede prevalecer sobre los derechos de exclusión que para impedir el acceso al registro de nuevas marcas derivan de las más antiguas.

La oficina de registro se debe al principio de legalidad. Lo que entraña que no estará vinculada a la existencia de precedentes que respondieran al seguimiento de dinámicas pretéritas que, precisamente, hubieran podido ser objeto de revisión con la evolución de la legislación, la práctica y la doctrina. La sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2015, con cita de las de 4 de diciembre de 2003 y 8 de abril de 2007, señaló que: "Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el (...) texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley (...)".

En definitiva, por encima de la existencia de precedentes que puedan resultar meramente ilustrativos, nuestra labor debe ser la que exija un estricto juicio de legalidad. No podemos abandonar ese cometido plegándonos a lo que haya podido ser el historial, registral o extrarregistral, de signos a los que se les atribuya la cualidad de similares. Lo que habrá que analizar es si el modo concreto en el que se configura un nuevo signo, en función del tipo de productos o servicios concernidos, conlleva que pueda generarse riesgo de confusión en el público con respecto a esos otros precedentes. Por lo que el problema no deja de ser casuístico, lo cual exige una respuesta a la medida de cada supuesto práctico.

QUINTO.-Por otro lado, el demandante argumenta que la conclusión hubiera debido ser otra al amparo de la jurisprudencia sobre la admisibilidad de marcas con homonimia parcial, donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización ( sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2014).

En opinión de este tribunal, la referencia jurisprudencial que efectúa el demandante no escapa a la necesidad de tener que efectuar en cada caso el correspondiente juicio que se atenga a las circunstancias concretas de cada conflicto. Por otro lado, la denominada doctrina de la admisión de la coexistencia de marcas en supuestos de homonimia parcial tenía su mejor encaje en los supuestos de marcas procedentes de un mismo tronco común (familiar, empresarial, etc) que una vez desgajado justificaba una cierta tolerancia al empleo de signos con un cierto parecido. Poco tiene esto que ver con el caso que nos ocupa, donde no se dan esas clase de circunstancias.

No nos basta con que podamos tener presente que el demandante pretenda acceder a un registro que introduce una variante de su propio nombre para considerar legítima su conducta. Porque lo que aquí ha de resultar decisivo es si con la obtención de un registro de marca de esas características se generaría riesgo de confusión con otro u otros derechos de exclusiva previamente inscritos. Y si ello es así, da igual que exista un cierto grado de coincidencia con el propio nombre. No se podrá inscribir ese signo como marca con la excusa de recoger una mención al propio nombre por la interferencia que suscitaría en el ejercicio de un derecho ajeno previamente registrado. Así se desprende con nitidez de la regla contenida en el artículo 9, nº 2 , de la Ley 17/2001, de Marcas, que prohíbe de manera explícita el registro como marca del nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro que están previstas en la legislación marcaria.

SEXTO.-Lo que defiende el recurrente es, en definitiva y como último argumento, la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en liza. Es aquí dónde radica la clave de esta contienda, a juicio de este tribunal.

La apreciación de riesgo de confusión ha de examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor que ha sido elaborado por la jurisprudencia comunitaria y, concretamente, con un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate al cual se supone normalmente informado y razonable, atento y perspicaz (en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -ahora denominado TJUE- de 22 de junio de 1999 -C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV-, 30 de junio de 2005 -C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI-).

Hemos de recordar, además, que el riesgo de confusión, que constituye la condición específica de la protección, existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, esto es, incluye el riesgo de asociación (en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97; y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (FIFTIES), T-104/01 y de 9 de julio de 2003 OAMI/Giorgio Beverly Hills, Inc). Se trata de un concepto jurídico indeterminado, perfilado por la doctrina y jurisprudencia, en el que se distinguen las siguientes hipótesis: 1ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo cuando el público toma una marca por otra, confundiéndolas; 2ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto, pues el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa; y 3ª) el riesgo de confusión en sentido amplio, cuando el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales, pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos.

Asimismo, el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, ( sentencia de 22 de junio de 1999 y la de 9 de abril de 2003 -Durferrit GmbH c. OAM -). En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( sentencia del TJUE 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97).

Además, debe tenerse presente que la jurisprudencia europea también ha significado que cuando se trata de analizar el riesgo de confusión con una marca anterior en sede de un procedimiento de oposición al registro de una nueva marca, lo que procede comprobar es si aquél se pone de manifiesto a la luz de todas aquellas circunstancias en las que podría utilizarse la marca que está siendo solicitada si llegara a ser registrada. Por lo que interesa toda la potencialidad de las marcas en liza con arreglo a sus respectivos registros y no exclusivamente lo que pueda figurar en la práctica (web, publicidad, etc) de las empresas interesadas. Porque el juicio que aquí realizamos no lo es de infracción, en el que interesaría ver ese enfoque práctico, sino un filtro para la inscripción, que es más ambicioso y tiene también una finalidad preventiva para impedir una futura interferencia en el seno del tráfico mercantil.

Teniendo presentes esos patrones de enjuiciamiento, este tribunal considera que en este aspecto el criterio adoptado por la OEPM resulta muy acertado. Aplicando el principio de interdependencia, resulta que el relativo grado de semejanza fonética, con parcial incorporación denominativa, y conceptual entre los signos que ya hemos explicado, una vez que se conjuga con algo tan relevante como la plena identidad apreciada desde el punto de vista aplicativo (coincidencia en los productos designados), permite razonablemente considerar que si se llegara a producir una convivencia en el mercado de los signos en liza se generaría, al menos, el riesgo de asociación en el público consumidor. Éste viene dado por toda la población española mayor de edad, que podría adquirir bebidas alcohólicas (de más amplia extensión que los empresarios del sector hostelero, que solo constituyen uno de los diversos canales de comercialización). Es bastante comprensible pensar que el público que viera la etiqueta o la publicidad del demandante pudiera pensar, en función de la imagen imperfecta que normalmente retendrá en su mente y dándose la posibilidad de que muchas veces no observará ambos signos al unísono, que sus productos, que son justamente del mismo tipo, no dejarían de ser sino una línea concreta, gama o variante de los de la empresa oponente. O que evoque, al menos, la existencia de conexiones entre las empresas productoras de ambos. Sin embargo, nada de eso se aviene a la realidad. Con lo que el riesgo de confusión se revela como algo patente.

En definitiva, la apreciación de la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b de la LM está debidamente justificada. Luego la resolución denegatoria del registro interesado por el demandante fue una decisión acertada.

SÉPTIMO.-Adicionalmente, hemos de significar que la resolución de la OEPM también explicó que el renombre de la marca oponente A 008645351 VIÑA BUJANDA proporcionaba además una justificación añadida para la denegación del registro interesado por D. Agapito dada la protección especial que mecería ese reputado signo ( artículo 8 de la LM). La oficina de registro ya señaló en su primera resolución, y ello lo hizo suyo también la resolutoria de la alzada, que había quedado suficientemente acreditado el renombre de la marca oponente A008645351 VIÑA BUJANDA entre el público europeo en los últimos años y para el sector de las bebidas alcohólicas. Y también se concluyó que la marca solicitada M4136579 "FYA CARLOS BUJANDA PIEROLA" podría generar un vínculo en la mente del consumidor con la marca prioritaria, el cual derivaría necesariamente en la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca anterior, apreciándose, además, que el uso de esa nueva marca interesada podría ser perjudicial para el renombre reconocido. Esa motivación complementaria no ha sido adecuadamente combatida ni desvirtuada por el demandante, con lo que nos encontraríamos con otro motivo para que la resolución de la OEPM debiera permanecer incólume. Es más, probablemente debería haberse centrado la contienda en este óbice, porque la potencia excluyente de la marca renombrada es de mucho mayor alcance.

OCTAVO.-Las costas derivadas de este procedimiento judicial deben ser impuestas a la parte actora. Porque así resulta del principio del vencimiento objetivo que, como regla general en cuanto al tratamiento de las costas, se recoge en el nº 1 del artículo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente