Sentencia Civil 225/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 142/2025 de 19 de septiembre del 2025

PRIMERO.- La mercantil "PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, S.A.", como titular registral de sendas marcas nacionales -que luego serán convenientemente identificadas- que incluyen la palabra "AGUAMARINA", formuló demanda contra la entidad "BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA, S.L." por el uso sin su autorización del signo "BARCELO AGUAMARINA" para identificar un hotel, signo que la actora considera confundible con las marcas prioritarias de su titularidad que amparan, entre otros, servicios de hotel.

La demandante, como consecuencia de lo que considera una infracción de las marcas registradas, ejercitó la acción declarativa de infracción, así como las de cesación, remoción e de indemnización de daños y perjuicios, junto con la petición de una (prematura) indemnización coercitiva.

La demandada se opuso a la demanda y además formuló reconvención para que se declarase la caducidad total y, en su caso parcial, por no uso de una de las marcas de la actora, concretamente, la marca denominativa "CLUB HOTEL AGUAMARINA" registrada en clase 41 para servicios propios de un club (no incluidos en otras clases); servicios de esparcimiento, de actividades deportivas y culturales, comprendiendo sala de fiestas y gimnasio; y en clase 42 para distinguir los servicios hoteleros y de restaurante (comida).

La sentencia recaída en la instancia precedente desestima la acción de caducidad e impone las costas procesales causadas con ella a la reconviniente, con expresa declaración de temeridad; y estima sustancialmente la demanda para acoger la acción declarativa de infracción, la de cesación, remoción y de daños y perjuicios conforme al criterio residual del 1% de la cifra de negocio realizada por el infractor con los servicios ilícitamente marcados en los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, esto es, desde el 1 de septiembre de 2018, condenando también a la demandada a reintegrar a la actora los gastos de investigación cuantificados en 305,30 euros, así como al pago de las costas procesales causadas con la demanda.

Frente a la sentencia se alza la parte demandada reconviniente que, en esencia, interesa la desestimación íntegra de la demanda y la estimación de la reconvención para que se declare la caducidad total o parcial de la marca "CLUB HOTEL AGUAMARINA" y, en todo caso, se revoque la expresa declaración de temeridad, con base en las alegaciones que luego serán analizadas.

La parte demandante reconvenida se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- La demandante, la entidad "PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, S.A." es titular de las siguientes marcas (documentos nº 3 y 6 de la demanda):

1.- Marca nacional denominativa "CLUB HOTEL AGUAMARINA, registrada con el nº 3014812.

La marca es el resultado de la fusión de los registros de marca nº 2444392 y 2444393, ambos denominados "CLUB HOTEL AGUAMARINA", acordada por la OEPM por resolución de fecha 30 de enero de 2012. Las marcas fusionadas y registradas, se solicitaron inicialmente con fecha 19 de diciembre 2001.

La marca ampara los siguientes servicios:

- Clase 41: servicios propios de un club (no incluidos en otras clases); servicios de esparcimiento, de actividades deportivas y culturales, comprendiendo sala de fiestas y gimnasio.

- Clase 42 (de la edición séptima de la clasificación de Niza, actual 43): servicios hoteleros y de restaurante (comida).

2.- marca nacional figurativa nº 4075224, cuya representación gráfica es la que a continuación se indica:

La marca fue solicitada el día 6 de julio de 2020 y resultó concedida el 25 de marzo de 2021 para los siguientes servicios:

- Clase 41: clubes de playa y piscina; servicios de clubes de entretenimiento; servicios de esparcimiento en clubs; actividades deportivas y culturales; organización de fiestas; gimnasios.

- Clase 43: servicios de hotelería; servicios de restaurantes; servicios de bar.

TERCERO.- Por elementales razones sistemáticas, debemos analizar en primer lugar la impugnación del pronunciamiento de la sentencia apelada por el que se desestima la reconvención formulada por la demandada reconviniente, al considerar la sentencia plenamente acreditado el uso de la marca denominativa "CLUB HOTEL AGUAMARINA, registrada con el nº 3014812.

La demandada reconviniente, ahora apelante, rechaza la valoración de la prueba de uso efectuada en la instancia precedente e insiste en la caducidad total o, al menos parcial, de la marca impugnada, para el caso de que, a la vista de la prueba aportada, se considerase acreditado el uso para los servicios de hotel.

La actora reconvenida, aquí apelada, rechaza la legitimación de la reconviniente para solicitar la caducidad de la marca reseñada por falta de interés legítimo, ya que la acción de infracción ejercitada en la demanda inicial se funda también en una segunda marca que no ha sido atacada de caducidad por la demandada -ni podía serlo al no haber transcurrido cinco años desde su registro-, de modo que aun cuando se apreciase la caducidad de la marca denominativa, la acción se sostendría en la segunda marca que distingue idénticos servicios y que se caracteriza por contener también como elemento denominativo la palabra AGUAMARINA.

Conviene recordar que la reconvención fue interpuesta el día 29 de noviembre de 2023 y, en consecuencia, mucho después de la modificación de la Ley de Marcas efectuada por Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que entró en vigor, con carácter general y en lo que aquí interesa, el día 28 de diciembre de 2018 (disposición final séptima).

En la redacción anterior a la reforma la legitimación para instar la caducidad se otorgaba, entre otros, a cualquier persona que resultara afectada u ostentara un derecho subjetivo o un interés legítimo (artículo 59 a).

Tras la reforma, la legitimación para ejercitar la acción de caducidad se atribuye, entre otros, a cualesquiera personas que: "se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal"(artículo 58.1.a)

Ni siquiera la falta de legitimación de la reconviniente se podría construir sin más sobre el concepto de interés legítimo, ausente en la redacción actual que es la aplicable al supuesto de autos.

Resulta indiscutible la legitimación del demandado en solicitar la caducidad de la marca denominativa "CLUB HOTEL AGUAMARINA, registrada con el nº 3014812, en la medida en que es una de las marcas que el actor considera infringidas por el signo usado por la demandada reconviniente y, en consecuencia, puede atribuirse la consideración de perjudicado por esa marca, cualquiera que sea el alcance que quiera dar a este requisito, ausente en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, lo que no resulta ahora necesario analizar para la resolución del litigio.

Aun cuando las marcas del actor reconvenido coinciden en incorporar el elemento denominativo AGUAMARINA, se trata de marcas distintas, una figurativa y otra denominativa, sin que tampoco coincida exactamente la parte denominativa de ambas marcas.

El signo usado por el demandado reconviniente podría, desde un punto de vista teórico, infringir una de las marcas y no la otra, o ambas, e incluso ninguna, sin que para enjuiciar la caducidad deba prejuzgarse si aquel signo infringe ambas marcas (con lo que sería irrelevante que se declarase la caducidad de una de ellas) o solo la que no ha sido atacada de caducidad o ninguna (por lo que también sería irrelevante su caducidad), de modo que el demandado reconviniente no gozaría de interés legítimo para solicitar la caducidad de la marca denominativa al ser irrelevante a los efectos del resultado del litigio.

En fin, el mero hecho de que el actor reconvenido haya considerado esgrimir frente al demandado reconviniente dos marcas y afirmar que el signo usado por el demandado infringe ambas marcas registradas, otorga la necesaria legitimación al demandado para reconvenir alegando la caducidad de una de ellas al resultar perjudicado por esa marca (e incluso también tendría interés legítimo en atacarla desde la perspectiva de la terminología de la norma anterior).

CUARTO.- Ejercitada por vía reconvencional la acción de caducidad por falta de uso, el artículo 57 de la Ley de Marcas impone al demandado la carga de demostrar que la marca ha sido usada con arreglo al artículo 39, esto es, que ha sido objeto de uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales está registrada en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de su registro y que tal uso no ha sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años o, en su caso, que existen causas justificativas del no uso.

Además, conforme al apartado 4 del artículo 39 de la Ley de Marcas, el uso de la marca con el consentimiento del titular se considera uso de la marca.

La falta de prueba del uso efectivo de la marca en España en los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud o demanda reconvencional determina la declaración de caducidad de la marca en aplicación de los artículos 54.1.a y 57 de la Ley de Marcas, salvo que se apreciaran causas justificativas de la falta de uso.

Como recuerda el Tribunal de Justicia en su sentencia de fecha 20 de octubre de 2020, Ferrari SpA vs Du , C-720 18, apartados 32 y 33: "32... el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca ( sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01 , EU:C:2003:145, apartado 43).

33 La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca ( sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01 , EU:C:2003:145, apartado 43)".

La sentencia apelada, tras valorar la prueba aportada por la actora reconvenida, considera acreditado el uso de la marca denominativa "CLUB HOTEL AGUAMARINA" y desestima la reconvención.

La reconviniente insiste en la falta de uso de la marca impugnada para todos los servicios para los que está concedida, tanto en clase 41 (servicios propios de un club -no incluidos en otras clases-; servicios de esparcimiento, de actividades deportivas y culturales, comprendiendo sala de fiestas y gimnasio), como en clase 42 (servicios hoteleros y de restaurante -comida-). Y en caso de admitirse el uso para servicios hoteleros, también reitera que debería caducarse para los servicios de la clase 41 y los de restaurante de la clase 42.

Presentada la reconvención el 29 de noviembre de 2023, el período relevante para evaluar el uso de la marca impugnada y eludir la caducidad se limita a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda reconvencional, esto es, el comprendido entre el 29 de noviembre de 2018 y el 29 de noviembre de 2023.

Respecto de los servicios propiamente hoteleros la prueba del uso en el período señalado es, sencillamente, apabullante, y coincidimos con la valoración efectuada por la sentencia apelada.

Son cientos las facturas aportadas, por ejemplo, del año 2019, en las que consta en el encabezamiento el signo denominativo "CLUB HOTEL AGUAMARINA" (documentos nº 1 de la contestación a la reconvención). También consta el uso de ese mismo signo en redes telemáticas como nombre de dominio (miles de facturas correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, unidas como documentos nº 2 a 5 de la contestación a la reconvención, en los que también figura la otra marca invocada por la actora).

Con meridiana claridad se observa en la primera de las fotografías aportadas como documento nº 23 de la contestación a la reconvención, datada por Google en 2019, que en el propio establecimiento se incorpora un letrero de notables dimensiones con el signo "CLUB HOTEL AGUAMARINA". Tampoco tenemos la menor duda de que si ese no fuera el signo que con posterioridad ha seguido usando la actora en el establecimiento, la reconviniente hubiera facilitado al tribunal la prueba de que la reconvenida usa otro distinto, dado que ese uso es púbico y podría haberlo acreditado sin la menor dificultad. La reconvenida acredita que en el propio establecimiento usa el signo impugnado y la demandada reconviniente no ha justificado que en período relevante use otro distinto.

En fin, la comercialización de los servicios del hotel a través de webs de terceros se efectúa bajo el signo "CLUB HOTEL AGUAMARINA". Se trata, como indica la apelante, de seis agencias de viajes on line.A la recurrente le parece un uso anecdótico por tratarse de impresiones sin fecha.

Basta con ojear, esto es, con mirar superficialmente, el archivo incorporado como documento nº 8 de la demanda para constatar que no se trata de un uso anecdótico. También pueden determinarse las fechas de las publicaciones en tanto que en las propias páginas webs vemos numerosos comentarios de clientes efectuados en el período relevante; y en la primera de ellas, constatamos que el "CLUB HOTEL AGUAMARINA" se oferta en la misma página que un hotel que abrió en el año 2021, por lo que resulta patente que la publicación se efectuó en el período relevante. En la web de Kayak puede leerse, con solo mirar el archivo, comentarios del año 2021, y consta el copyrightde la página junto al año 2021; en la página de Logi Travel, igualmente podemos leer comentarios efectuados en el año 2021; lo mismo en la página de Tripadvisor y Destinia; y en la de Bookin, la búsqueda está hecha para determinadas fechas de diciembre de 2021, lo que también figura al pie de una de las páginas impresas.

La apelante desliza que el uso del signo denominativo no lo sería a título de marca sino, a lo sumo, como nombre comercial o rótulo de establecimiento.

Desde luego, conceptualmente, puede distinguirse con claridad entre marca, nombre comercial, los extintos rótulos de establecimiento y la denominación social.

Como es conocido, la denominación social y los signos distintivos se desenvuelven en distintas esferas de actuación. La primera, en la de las relaciones jurídicas, como instrumento de identificación de un sujeto de derechos y obligaciones, y los segundos en el trafico económico y las relaciones concurrenciales, como instrumentos de identificación de la empresa (nombre comercial) y de sus productos o servicios (marcas).

En definitiva, la denominación social cumple en el plano societario una función identificadora de la personalidad del ente social, satisfaciendo su derecho al nombre y, en tanto que reconocimiento de su individualidad, cumple un interés público determinado en el plano funcional por la exigencia de una correcta identificación de las sociedades en el tráfico jurídico. En cambio, el nombre comercial es "todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares"( artículo 87.1 de la Ley de Marcas) . La alusión que efectúa la última parte del referido precepto al principio de especialidad (actividades idénticas o similares) nos indica claramente que la función que el nombre comercial está llamado a cumplir no es, como en el caso de la denominación social, la de individualizar jurídicamente al ente social con personalidad propia, sino más bien la de singularizar y distinguir al empresario en el concreto ámbito de la actividad mercantil que desarrolla respecto de otros empresarios pertenecientes al mismo sector industrial, comercial o de servicios o bien a un sector afín.

Por su parte, la marca identifica los productos o servicios, garantizando el origen de esos productos y servicios diferenciándolos de los de la competencia y, en su caso, la calidad del producto o servicio al que identifican.

Por último, el rótulo de establecimiento que, desde la entrada en vigor de Ley de Marcas de 2011 dejaron de tener la consideración de signos distintivos, sin perjuicio del régimen transitorio para su extinción, es el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares.

Lo que no es tan sencillo en la práctica es determinar que el uso de un signo, lo sea solo como marca, nombre comercial, rótulo o incluso denominación social.

En el supuesto de autos, consideramos que el uso del signo "CLUB HOTEL AGUAMARINA" se hace tanto a título de marca, como de nombre comercial, además de identificar un concreto establecimiento.

Desde luego, la supresión de la figura jurídica del rótulo de establecimiento se justificó porque se solapaba con la protección que dispensaban las marcas y los nombres comerciales y así lo indica la Exposición de Motivos de la Ley de 2011 cuando afirma que: la protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una marca o nombre comercial.

En definitiva, el uso del signo "CLUB HOTEL AGUAMARINA" colocado en el propio hotel sirve tanto para identificar el establecimiento como los servicios que se prestan en el mismo, esto es, cumple la función de marca y de identificación del establecimiento donde se prestan los correspondientes servicios.

En las facturas que incluyen la denominación "CLUB HOTEL AGUAMARINA", consideramos que el signo cumple la doble función de nombre comercial -en tanto que identifica al empresario en el tráfico económico- y de marca -al identificar los servicios hoteleros prestados-.

Como resulta de la página web de la demandante reconvenida y de las web de terceros en las que se oferta el hotel (documentos nº 7 y 8 de la demanda), el establecimiento no se limita a prestar el servicio de hospedaje o alojamiento en sentido estricto, sino que oferta servicios complementarios que incluyen la restauración, actividades acuáticas, entretenimiento nocturno, gimnasio, karaoke, club infantil, servicio de animación, spa, actividades deportivas, préstamo de libros, todo bajo el mismo signo, por lo que también consideramos que la marca se usa para estos servicios. En consecuencia, tampoco procede declara la caducidad de la marca para el servicio de restauración en clase 42 para restaurante (comida) y para los servicios para los que está registrada la marca en clase 41, esto es, servicios propios de un club (no incluidos en otras clases); servicios de esparcimiento, de actividades deportivas y culturales, comprendiendo sala de fiestas y gimnasio.

Por último, el recurrente cuestiona la declaración de temeridad con relación a la imposición de costas derivada de la desestimación de la reconvención.

Como resume la sentencia de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 10 de julio de 2015, con criterio que asumimos como propio, la temeridad en la litigación comprende tanto la actuación dolosa del litigante que, siendo consciente de la falta de fundamento de su pretensión, formula una demanda o se opone a la formulada de contrario por razones diversas del ejercicio legítimo de un derecho, como la actuación culposa de quien sostiene contienda pudiendo haber conocido la inconsistencia de su pretensión de haber indagado más diligentemente los fundamentos de esta ( sentencias de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3ª, de 21 de septiembre de 1999, de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1ª, de 18 de octubre de 1999, citadas por la de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 9ª, de 13 de octubre de 2005).

Compartimos el criterio de la sentencia apelada que, al amparo del artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, declara la temeridad de la reconviniente a los efectos de la imposición de las costas derivadas de la reconvención.

No se cuestiona, naturalmente, el derecho de la demandada a plantear su defensa en la forma que considere más conveniente a los intereses de su cliente, incluso utilizando los medios ofensivos -de ataque- que el ordenamiento pone a su disposición, como lo es la reconvención, pero la parte debe asumir las consecuencias de sus actos y si decide plantear una reconvención con pleno conocimiento de su falta de fundamento, la consecuencia no puede ser otra que la de soportar la declaración de temeridad.

El pleno conocimiento del uso efectivo de la marca resulta no solo del uso público que realiza de su signo la actora, tanto en el propio establecimiento como en las webs que ofertan servicios hoteleros, sino también de las negociaciones habidas entre las partes para intentar alcanzar un acuerdo donde nunca se puso en duda el uso del signo por la demandante y se valoró la posibilidad de la coexistencia de ambas marcas o, al menos, durante un tiempo (documento nº 18 de la demanda).

Tampoco se trata de exigir una investigación previa a la parte sobre el uso del signo por la actora antes de interponer la reconvención sino, sencillamente, de no ignorar lo evidente para cualquiera que hiciera una mínima consulta en la red y más para un competidor con los medios de un gran grupo hotelero como notoriamente lo es BARCELÓ. El uso efectivo del signo por la actora a título de marca era plenamente conocido por la demandada incluso antes de la interposición de la demanda y, desde luego, no podía ignorarlo tras su interposición, a la vista de la documental aportada en la demanda.

QUINTO.- En la primera de las alegaciones del recurso de apelación, la demandada rechaza la infracción marcaria apreciada en la sentencia al negar que el uso del término "AGUAMARINA" lo sea a título de marca.

Señala la apelante que el único término que se utiliza a título de marca en la combinación "BARCELÓ AGUAMARINA" es BARCELÓ. Añade que "Aguamarina" es un término referencial, un adjetivo que se limita a expresar la localización del concreto hotel que explota la demandada en Mallorca.

No se discute que la demandada explota un hotel en Mallorca con la denominación "BARCELÓ Aguamarina" tal y como, además, se aprecia en la fotografía incorporada a la propia contestación a la demanda.

Según la página web de la demandada (documento nº 9 de la demanda), el hotel está situado a pie de playa de la cala Ferrera, en la localidad mallorquina de DŽOr.

Resulta patente que el término "Aguamarina" no se relaciona con la localización del hotel, a lo sumo evocaría el color del agua de muchas de las calas de las Islas Baleares. El aguamarina es una variedad de un mineral, el berilo, de color azul claro, a menudo con tonos verdosos, que se asemeja al color del agua de mar.

El signo que utiliza la demandada para identificar los servicios del hotel no es "BARCELÓ" sino "BARCELÓ Aguamarina".

La propia demandada solicitó como registro de marca nacional un signo figurativo consistente en la denominación "Barceló Aguamarina" con determinada grafía que resultó denegado por incompatibilidad con la marca prioritaria de la actora (documento nº 12 de la demanda).

La solicitud de marca evidencia que marca utilizada por la demanda se integra por los dos términos. Es más, ese signo responde al modo habitual de los registros marcarios del Grupo Barceló para identificar los servicios que presta en los correspondientes hoteles ("Barceló Málaga", "Barceló Raval", "Barceló Costa Vasca", "BARCELO CASTELLANA NORTE" ..., documento nº 10 de la demanda).

Por lo demás, para que exista infracción basta con que el signo se utilice en el trafico económico ( artículos 34.2 de la Ley de Marcas y 10 de la Directiva Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas) siempre que menoscabe las funciones de la marca, siendo patente que la demandada utiliza en el tráfico económico el signo "BARCELÓ Aguamarina" para identificar los servicios de un hotel y que de ser confundible con las marcas de la actora menoscabaría la función esencial de estas marcas consistente en garantizar a los consumidores la procedencia de los servicios.

En este sentido la jurisprudencia comunitaria recuerda que el titular de una marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, sin su consentimiento, de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada o de un signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público, que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. No obstante, el ejercicio de este derecho queda reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad ( sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, apartados 33 y 34; y sentencia de 25 de enero de 2024, Audi Ag y GQ, C-334/22, apartado 31).

SEXTO.- La apelante reprocha a la sentencia apelada la infracción del principio de análisis conjunto y error en el juicio del riego de confusión.

La resolución recaída en la instancia precedente aprecia la infracción al considerar que existe identidad o, al menos, similitud de signos e identidad aplicativa con riesgo de confusión, lo que determina la infracción marcaria en aplicación del artículo 34.2.b de la Ley de Marcas.

El indicado precepto atribuye al titular registral el "ius prohibendi"en la medida que faculta al titular de la marca registrada para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando, entre otros supuestos, el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).

El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

1.- Comparación aplicativa

No se cuestiona la absoluta identidad aplicativa que concurre entre los signos en liza, en tanto que las marcas de la actora están registradas para servicios hoteleros y la demandada usa el signo para identificar los servicios de un hotel.

2.- Comparación de los signos

Respecto al análisis de la similitud de los signos, la jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Maltraten Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Maltraten Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657].

A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (vid.,las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

En el caso que nos ocupa, a la vista de los servicios para los que están registradas las marcas de la actora y el servicio para el que la demandada utiliza el signo (servicios hoteleros), el público destinatario es el público en general, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Coincidimos con la apelante en que el grado de atención de público es elevado en atención a la vista de los servicios de que se trata, esto es, servicios de hotel vinculados al disfrute vacacional, habiéndose generalizado su contratación por medio de la web, donde el consumidor presta atención a diversos factores antes de la contratación.

Desde el punto de vista visual,los signos enfrentados presentan similitudes.

En el caso de autos, no parece cuestionable que el elemento dominante de las marcas de la actora es el término AGUAMARINA.

En la marca denominativa CLUB HOTEL AGUAMARINA, los términos CLUB y HOTEL son meramente descriptivos por lo que el elemento dominante y distintivo que atraerá la atención del público y que retendrá en la memoria será AGUAMARINA.

Igualmente, en la marca figurativa , los elementos gráficos no son especialmente relevantes dado que prácticamente se limitan a la forma de la escritura no especialmente llamativa, y escribir la letra "a" en blanco sobre un fondo negro. El elemento dominante es el término aguamarina que será el que recordará el público.

El signo utilizado por la demandada es "BARCELÓ Aguamarina". Aquí, aun cuando BARCELÓ está escrito en mayúsculas y Aguamarina en minúsculas (salvo la inicial) no consideramos que ninguno de ellos domine especialmente respecto del otro, por lo que ambos son distintivos y la impresión de conjunto está integrada por ambos términos.

Cuando se comparan visualmente dos marcas denominativas o marcas denominativas con elementos figurativos con marcas denominativas, lo importante es si comparten un número significativo de letras en la misma posición y si el elemento denominativo del signo figurativo presenta un marcado estilismo. Es posible encontrar similitud a pesar de que las letras se representen gráficamente con diferentes tipos de letra: en cursiva o negrita, en mayúsculas o minúsculas, o en color. En principio, cuando las mismas letras se representan en la misma secuencia, cualquier variación en la estilización debe ser alta para poder encontrar una disimilitud visual.

En el caso de autos es obvio que no concurre identidad entre los signos al existir diferencias, el signo de la demandada no incluye las palabras CLUB ni HOTEL y los de la actora no contienen el término BARCELÓ. Ahora bien, lo que se aprecia es similitud entre los signos en la medida que todos ellos incorporan el término aguamarina como parte integrante de los mismos y, desde luego, no en forma insignificante.

La apelante alude al escaso carácter distintivo del término aguamarina para identificar servicios de hoteles. No coincidimos con esa apreciación en tanto que, como ya hemos indicado, es un término que simplemente evoca el color del agua del mar. El hecho de que otros establecimientos en diversos lugares de España utilicen en sus signos ese término no es obstáculo para la anterior conclusión, sin que corresponda aquí analizar su compatibilidad o no con las marcas de la actora.

En todo caso, aun cuando se considerase que tiene escasa fuerza distintiva, lo que aquí se rechaza, la sentencia del Tribunal General de 14 de septiembre de 2011, asunto T-485/07, "OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L." vs OAMI citada por la demandante, recuerda que : 84... según la jurisprudencia, un posible carácter distintivo débil de un elemento de una marca compleja no implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento dominante, ya que, en particular debido a su posición en el signo o a su tamaño, es susceptible de ser percibido por el consumidor y recordado por éste ( sentencias del Tribunal General de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI-Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06 , Rec. p. I-1000, apartado 11). pag. II-5213, punto 54; [2010] Asunto T-242/06 Cabrera Sánchez/OAMI- Industrias Cárnicas Valle (charcutería artesanal), no publicado en la Recopilación, apartados 51 a 53, y de 8 de septiembre de 2010, Asunto T-575/08 4care/OAMI-Laboratorios Diafarm (Acumed), no publicado en la Recopilación, apartado 36].

85 Esta jurisprudencia no es contradictoria con la que resulta de la sentencia del Tribunal General de 5 de abril de 2006, Madaus/OAMI-Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04 , Rec. p. II-1115), apartado 54, invocada por la OAMI, según la cual, por regla general, el público no considera que un elemento descriptivo que forma parte de una marca compleja sea el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por ésta. En efecto, esto no impide que, en determinadas circunstancias y en particular debido a su posición en el signo o a su tamaño, pueda ser percibido por el consumidor y recordado por éste [ sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI- Wiseman (Representación de una piel de vaca), T-153/03 , Rec. p. 1777, apartado 11, p. II-1677 punto 32; Véase también, a este respecto, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, AVEX/OAMI - Ahlers (a), T-115/02 , Rec. p. 1777, p. II-2907, punto 20]."

Desde el punto de vista conceptual,existe similitud al incorporar o consistir todos los signos en la palabra "AGUAMARINA"

No consideramos que exista identidad conceptual en tanto que el signo de la demandada incorpora el término Barceló que, aunque carece de significado, en la medida que es una marca notoriamente renombrada, conceptualmente será identificada conceptualmente por el público relevante como un determinado grupo hotelero.

Por último, apreciamos similitud fonética,al incluir ambos signos, en los términos ya indicados, el término AGUAMARINA. Como es evidente, la inclusión de los términos CLUB y HOTEL en una de las marcas de la actora y el término BARCELÓ en el signo de la demandada evita solo que sean idénticas, pero no la similitud por incluir todas ellas la palabra "AGUAMARINA".

Como consecuencia de lo hasta ahora razonado, podemos afirmar la existencia de similitud entre los signos.

3.- Riesgo de confusión

La absoluta identidad aplicativa y la similitud entre los signos determina la existencia de riesgo de confusión en los términos antes definidos, en tanto que el público relevante puede creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas.

Consideramos que la marca BARCELÓ es una marca renombrada por ser un hecho notorio. La inclusión de la marca renombrada en el signo usado por el demandado no elude el riesgo de confusión, tanto que el público relevante considerará que el hotel gestionado por la actora en Menorca puede formar parte de la cadena Barceló o, al menos, que existe alguna vinculación entre las correspondientes empresas.

El hecho de que el grado de atención del público relevante haya sido calificado de elevado no elude el riesgo de confusión dada la identidad de servicios y la similitud de los signos.

Por lo demás, no es que exista riesgo de confusión, sino que ya se ha manifestado al confundir los consumidores ambos establecimientos hasta el punto de dirigirse uno de ellos a la actora cuando había estado alojado en el hotel de la demandada (documento nº 11 de la demanda)

Hemos rechazado que el término "AGUAMARINA" tenga escaso carácter distintivo para servicios de hotel, pero, aunque así fuera, no sería relevante a los efectos de evaluar el riego de confusión sobre esta sola premisa.

Como destaca la sentencia del Tribunal General de 14 de septiembre de 2011, ya citada, en su apartado 106: "Contrariamente a lo que afirma la OAMI, el escaso carácter distintivo del signo anterior no puede desempeñar un papel decisivo en la apreciación global del riesgo de confusión. En efecto, si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de confusión, es sólo un elemento entre otros que intervienen en dicha evaluación. Así, incluso en presencia de una marca anterior con un carácter distintivo débil, puede existir un riesgo de confusión, en particular debido a una similitud entre los signos y los productos o servicios designados, como en el presente caso. Por el contrario, atribuir un valor predominante al débil carácter distintivo de un signo en la apreciación del riesgo de confusión llevaría a la conclusión de que, dado que un signo sólo tiene un débil carácter distintivo, sólo existiría riesgo de confusión en caso de reproducción completa por la marca cuyo registro se solicita, independientemente del grado de similitud entre los signos en cuestión. Un resultado de este tipo, sin embargo, no sería conforme con la naturaleza misma de la apreciación global que las autoridades competentes deben efectuar en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2007, TIME ART/Devinlec y OAMI, C-171/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 41, y sentencia PAGES JAUNES.COM, antes citada, apartados 70 y 71)".

Así lo entendió el Tribunal General al confrontar la marca figurativa solicitada con la parte denominativa "O-live", para entre otros, determinados productos de la clase 29, que comprendían aceitunas y productos elaborados a partir de aceitunas, con la marca figurativa prioritaria " Olive line" u "Olive lines", registrada para actividades de una empresa de intermediación en el comercio.

SÉPTIMO.- La sentencia apelada condena a la demandada como indemnización de daños y perjuicios al pago a la actora de 1% de la cifra de negocios obtenida por la explotación del hotel BARCELÓ AGUAMARINA desde el 1 de septiembre de 2018, de conformidad con el criterio establecido en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas.

La apelante invoca la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 31 de mayo de 2011, conforme a la cual, la condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios derivados de una infracción marcaria no es automática, sino que exige que el actor haya acreditado que ha sufrido daños y perjuicios.

Conforme al artículo 45.3 de la Ley de Marcas: "El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores".

La más reciente doctrina jurisprudencial relativa al artículo 43.5 de la Ley de Marcas fue fijada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 octubre de 2019, reiterada por la de 20 de abril de 2022, así como por la posterior de 6 de febrero de 2024.

A efectos de interpretar el citado artículo, el Alto Tribunal distingue entre presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios y cálculo de tal indemnización.

Para el Tribunal Supremo: "La infracción de una marca legitima a su titular para ejercitar las acciones civiles previstas en el art. 41 LM , entre las que se encuentra, en la letra b), la de "indemnización de los daños y perjuicios sufridos".

Señala a continuación que: "La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 42 y el "cálculo de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo . Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio , en relación con la prueba del daño, recuerda lo siguiente: "la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella".

Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo , "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, añadimos en aquella sentencia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia".

Respecto a la cuantificación, una vez acreditada la existencia del daño se puede acudir a los criterios indemnizatorios previstos en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley de Marcas, lo que tiene como finalidad facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida. De este modo, la cuantía de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa. En definitiva, una vez justificado que la infracción marcaria ha deparado un perjuicio para el titular de la marca, lo que incluye también el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del artículo 43.2 de la Ley de Marcas, aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción.

Añade el Tribunal Supremo, que, precisamente, es en este marco donde debe interpretarse la previsión contemplada en el apartado 5 del artículo 43 de la Ley de Marcas relativa al criterio residual del 1% de la cifra de negocio. Así, el precepto: "Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.".

La anterior doctrina ha sido reiterada y clarificada por las posteriores sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2024 y 7 de mayo de 2025 (esta para un supuesto de propiedad intelectual).

En la primera de las resoluciones se indica que: "El art. 41.1.b) Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (en adelante, LM) confiere al titular de un derecho de marca lesionado, entre otras acciones, la de reclamar "la indemnización de los daños y perjuicios sufridos"...

Es lógico que sea fácil aplicar esta regla (ex re ipsa) en caso de infracción de un derecho de exclusiva, cuando esa infracción se realiza mediante una explotación comercial o industrial, en cuanto que la propia forma en que se realiza la conducta infractora, en muchas ocasiones -aunque no siempre-, pone en evidencia que necesariamente ha tenido que lesionar el derecho del titular de la marca infringida o ha propiciado una ganancia injustificada (por venir propiciada por la infracción) a favor del infractor. Que es lo que ocurre en un caso como este, en que el empleo del signo distintivo "Pasapalabra" para identificar un programa de televisión, sin autorización de quien tiene registrado ese signo como marca de la UE, cuando menos conlleva un aprovechamiento económico por parte del infractor, que forma parte del concepto amplio de perjuicio o daño patrimonial susceptible de indemnización, como recuerda la citada sentencia 516/2019, de 3 de octubre :

"(...) el contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina "indemnización de daños y perjuicios" trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 43 LM , porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida ( art. 43.2.a] LM )".

La doctrina de los daños ex re ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas) también ha servido para que la sentencia 516/2019, de 3 de octubre , en un caso muy excepcional en que, por las circunstancias concurrentes, era evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño para el titular de la marca (daño en sentido amplio que incluye también un posible beneficio del infractor), desestimara la acción indemnizatoria.".

En definitiva, la indemnización de daños y perjuicios derivada de una infracción marcaria no tiene carácter objetivo y automático, sino que tiene naturaleza resarcitoria de modo que solo se puede conceder, conforme a cualquiera de los criterios legalmente previstos, si se puede afirmar la existencia del daño.

Ahora bien, en algunos casos el daño puede quedar cumplidamente probado en las actuaciones y en otras puede resultar de la propia valoración del tribunal de las circunstancias concurrentes.

Como ya hemos indicado en nuestras resoluciones de 19 de enero de 2024 y 15 de noviembre de 2024, aunque no opera en este ámbito, con carácter general, una presunción legal de daño que permita eludir en todo caso la necesidad de presentación de prueba ( sentencias de la Sala 1º del TS 692/2008, de 17 de julio, 351/2011, de 31 de mayo, 516/2019, de 3 de octubre y 320/2022, de 20 de abril), la jurisprudencia ya citada no excluye que, como parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia, pueda ser apreciada una situación de tales características que revele la existencia de daño en el caso concreto, sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio específico de prueba.

Consideramos que precisamente esto es lo que ocurre en el presente caso, en el que resulta de aplicación la regla ex re ipsa(habla la cosa misma), de modo que no hace falta concreta prueba del daño, porque la realidad actúa incontestablemente por ella ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2008 y de 31 de mayo de 2011). Se trata de la utilización por parte de la demandada de un signo que incluye un término que integra las marcas de la actora para distinguir servicios de hotel, ubicados ambos en las Islas Baleares, uno en Menorca y otro en Mallorca, generando confusión en el público destinario entre ambos signos.

En definitiva, el efectivo empleo del signo infractor en el seno del mercado, en una actividad directamente concurrente con la de la demandante, con la obtención de provecho económico por la explotación del hotel ilícitamente marcado, implica que la vulneración del derecho de exclusiva de titularidad ajena tuvo impacto en el tráfico mercantil. Luego necesariamente incidió desfavorablemente en el derecho de exclusiva de la parte actora, al estar cumplidamente acreditado que al amparo del signo infractor se prestaron servicios bajo una identificación, en lo que afecta al uso del término "AGUAMARINA", que solo debería haber generado productividad en favor de la demandante y que, sin embargo, generó un rendimiento económico para la demandada.

Por último, la apelante discute el período de indemnización fijado en la sentencia apelada.

En la resolución se fija en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, esto es, a partir del 1 de septiembre de 2018.

La apelante sostiene que el hotel comenzó a explotarse con la denominación que se tacha de infractora a partir de junio de 2022, por lo que la indemnización no puede remontarse a un período anterior a esa fecha.

La demandada se ha limitado a efectuar esa afirmación en la demanda, sin ni siquiera fijar concretamente la fecha de explotación con ese signo, pero no ha aportado prueba alguna para acreditarlo.

La demandada no ha admitido tal hecho, por lo que al no haberlo acreditado la demandada no se aprecian razones que justifiquen modificar la sentencia en este particular.

Ahora bien, la sentencia condena a la indemnización de los daños y perjuicios causados al actor desde el 1 de septiembre de 2018 por el uso del signo infractor, por lo que, si en ejecución de sentencia resultase que la explotación del hotel bajo la marca infractora fue posterior al 1 de septiembre de 2018, deberá estarse a la fecha que resulte y, en todo caso, el período deberá computarse como mínimo desde junio de 2022. Esto no significa modificar la sentencia, sino advertir que, si el inicio de la infracción marcaria se produjo con posterioridad al 1 de septiembre de 2018, la indemnización debe ajustarse al período infractor, porque a lo que condena la sentencia es a una indemnización "por los daños y perjuicios causados por la infracción marcaria".

OCTAVO.- La desestimación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada reconviniente determina la imposición a dicha parte de las costas procesales causadas con el mismo de conformidad con los artículos 398.1 y 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción aplicable al supuesto de autos por razones temporales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,