Sentencia Civil 327/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 413/2024 de 21 de noviembre del 2024

PRIMERO.-La entidad "EDITORIAL ECOPRENSA, S.A." impugna la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 12 de abril de 2024, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por la referida solicitante contra la resolución de 27 de abril de 2023 por la que se denegó el registro de la marca figurativa EcoUrban con número de solicitud M 4158740, para los siguientes productos, previa limitación efectuada por la solicitante con relación a los productos de la clase 16:

- Clase 9: Publicaciones descargables; publicaciones electrónicas descargables; software para medios de comunicación y publicación; bases de datos electrónicas; bases de datos informáticas; bases de datos interactivas.

- Clase 16: Publicaciones impresas en materia económica; publicaciones periódicas en materia económica; revistas (publicaciones) en materia económica.

La marca se concedió para los servicios reivindicados por el solicitante en clases 36, 38 y 41, lo que ya queda al margen de esta resolución al no haber sido impugnada la concesión de la marca para los servicios amparados en las referidas clases

La marca solicitada tiene la siguiente representación gráfica:

La denegación parcial de la marca solicitada fue consecuencia de la oposición formulada por la entidad "EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.L.U." que alegó la prohibición relativa del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas con fundamento en las siguientes marcas prioritarias:

a) marca nacional figurativa , registrada con el nº 3600031; y

b) marca nacional denominativa "URBAN, CARTELERA DE OCIO Y CULTURA", registrada con el nº 3600036.

Ambas marcas están registradas para los siguientes productos:

- Clase 9: publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente; discos acústicos; programas de televisión grabados, películas cinematográficas, grabaciones de sonido, grabaciones de video o disco compacto; software descargable electrónicamente; software para descargar tonos de llamada; publicaciones periódicas multimedia electrónicas.

- Clase 16: periódicos, revistas y libros, y en general, papel, cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje.

Solicitada por la ahora actora prueba del uso de los signos oponentes, la OEPM solo consideró acreditado el uso para revistas, que son los productos que tiene en cuenta para la confrontación de las marcas.

En esencia, la OEPM deniega el registro de la marca solicitada para los productos de la clase 9 y 16 al apreciar la existencia de riesgo de confusión dada la similitud entre los signos y una clara relación aplicativa, todo ello en aplicación del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas.

La solicitante impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa que deniega el registro de la marca solicitada con fundamento en la inexistencia de riesgo de confusión al negar la similitud entre los signos, dado el mínimo carácter distintivo del término común URBAN, siendo distinta la percepción fonética, visual y conceptual; y aplicativa, en tanto que solo se ha acreditado el uso de las marcas oponentes para revistas de ocio y cultura mientras que la marca solicitada se registró en clase 16 para revistas y publicaciones en materia de economía.

La OEPM contestó a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución de la OEPM objeto de impugnación era conforme a Derecho.

SEGUNDO.-La demandante rechaza que la marca solicitada incurra en la prohibición relativa apreciada en sede administrativa con fundamento en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, conforme al cual: No podrán registrarse como marcas los signos: ...

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).

El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

1.- Comparación de los signos

Respecto al análisis de la similitud de los signos, la jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Maltraten Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Maltraten Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657].

A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (vid.,las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

Con relación a los productos de la clase 16, en las marcas prioritarias (revistas) el público relevante es el público en general, mientras que en la solicitada (publicaciones y revistas en materia económica) el público destinatario es más específico en tanto que se dirige sustancialmente a la parte del público interesado en la prensa económica. Por tanto, debe atenderse como público relevante al de mayor atención porque el único público que puede confundir las marcas en cuestión está formado por este público especializado. Sin embargo, tampoco debe asumirse en este caso un elevado grado de atención por tratarse de bienes de escaso precio y de compras habituales y repetitivas.

Siguiendo a las Directrices de examen de las marcas de la EUIPO, si los productos o servicios de ambas marcas se dirigen tanto al público en general como a especialistas, la probabilidad de confusión se evaluará en función de la percepción de la parte del público que muestra un menor grado de atención, ya que será más propensa a confundirse. Sin embargo, si la marca anterior se dirige al público general y profesionales y la solicitada a un público profesional (o viceversa), el público relevante será únicamente el público profesional.

Desde el punto de vista visual,los signos enfrentados presentan similitudes.

En el caso de autos la marca solicitada es una marca figurativa cuya parte denominativa está constituida por la unión de la abreviatura Eco (de economía) y el término (Urban). Los aspectos gráficos de esta marca son poco relevantes en tanto que consisten en un mero recuadro de color verde que enmarca la parte denominativa cuyo tipo de letra y color tampoco presenta especial particularidad.

En cuanto a las marcas oponentes, en la figurativa, los elementos gráficos no presentan relevancia alguna al consistir en una mera estilización de las letras que integran la parte denominativa URBAN. En la marca denominativa, consistente en el signo URBAN, CARTELERA DE OCIO Y CULTURA, esta última parte es puramente genérica y sin distintividad alguna.

Prescindiendo de estos elementos no distintivos, apreciamos similitud visual porque aun cuando la marca solicitada se integra por dos términos, EcoUrban, esta diferencia se compensa por el hecho de que el vocablo URBAN es común a los dos signos y constituye la reproducción de la marca anterior.

Como destaca la jurisprudencia comunitaria, sentencia del Tribunal General de 20 de enero de 2010, Nokia/OHMI-Medion (LIFE BLOG), T-460/07, apartado 63, con cita de la sentencia de ese mismo Tribunal de 2 de diciembre de 2008, Harman International Industries/OAMI/ Becker (Bárbara Becker), T-212/07, apartado 37 y de la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, MEDION, C-120/04, apartados 30 y 37, cuando una marca compuesta esté formada mediante la yuxtaposición de un elemento y de otra marca, esta última marca puede ocupar una posición distintiva y autónoma en la marca compuesta, aun cuando no sea el elemento dominante en la marca compuesta. En tal caso, la marca compuesta y esta otra marca pueden considerarse similares.

En el presente asunto, además, el elemento dominante de la marca solicita es precisamente URBAN en tanto que ECO, para los productos solicitados, se identificará con el término genérico de economía.

Desde el punto de vista conceptual,también existe similitud.

Los signos enfrentados evocaran al público relevante el ámbito urbano al comprender como tal el término inglés urban. El matiz de la marca solicitada que incluye el término Eco de economía y la mención genérica en la marca denominativa oponente CARTELERA DE OCIO Y CULTURA -ausente en la figurativa-, evita la identidad, pero no elude la similitud conceptual por la coincidencia del término URBAN que, en todos los signos, remite a lo urbano.

Por último, apreciamos similitud fonética.Los dos signos se pronuncian de modo distinto en tanto que en el solicitado se incluye el término Eco, ausente en los prioritarios, y el denominativo prioritario incluye la mención CARTELERA DE OCIO Y CULTURA, ausente en la solicitada. Sin embargo, por la identidad del segundo vocablo de la marca solicitada con el vocablo distintivo de las marcas anteriores, que se pronuncian de la misma manera, existe semejanza fonética entre los signos en liza tomados en su conjunto.

Como consecuencia de lo hasta ahora razonado, podemos afirmar la existencia de similitud entre los signos.

2.- Comparación aplicativa

Desde el punto de vista aplicativo, tras la prueba de uso pedida por la solicitante, las marcas prioritarias solo se consideraron registradas a efectos de la oposición para productos de la clase 16 consistentes en revistas.

Las marcas prioritarias están registradas para revistas y se ha acreditado el uso para esa clase de productos. No consideramos que puedan establecerse subcategorías según el contenido de las revistas de modo que puedan considerarse productos diferentes revistas de ocio y cultura y revistas de contenido económico o que las marcas prioritarias solo puedan entenderse usadas para revistas de ocio y cultura.

Como resume la sentencia del T sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2018, ACTC/EUIPO - Taiga (tigha) (T-94/17):

"30. Si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición [ sentencias de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI - Aladin (ALADIN), T-126/03 , EU:T:2005:288 , apartado 45, y de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04 , EU:T:2007:46 , apartado 23].

31. No obstante, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de "parte de los productos o servicios" pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes [ sentencias de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI - Aladin (ALADIN), T-126/03 , EU:T:2005:288 , apartado 46, y de 6 de marzo de 2014, Anapurna/OHMI - Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13 , no publicada, EU:T:2014:105 , apartado 63].".

Precisado lo anterior, se aprecia identidad en lo que se refiere al producto revistas en clase 16, sin que se haya cuestionado la similitud entre revistas y demás productos de la clase 16 y los productos de la clase 9 reivindicados por la marca solicitada.

La identidad/similitud aplicativa y la similitud entre los signos, determina la existencia de riesgo de confusión en los términos antes definidos, en tanto que el público relevante puede creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas.

Ya hemos señalado que, aunque el público relevante respecto de las revistas es más especializado que el general al estar constituido por el público interesado en la prensa económica, el grado de atención no es elevado por el escaso coste del producto y por tratarse de una compra repetitiva, por lo que no puede fundarse en esta circunstancia el riesgo de confusión. Aun cuando se tenga en cuenta que se trata de un público más especializado que el general, no se elude el riesgo de que éste pueda considerar que la revista EcoUrban es una revista especializada en economía de la marca Urban y que, en consecuencia, tienen el mismo origen empresarial que ésta o que proceden de empresas vinculadas.

Tampoco resulta aplicable la decisión de la EUIPO de 25 de noviembre de 2021 con relación a la marca URBAN JUNGLE, que no se aporta, por la que se desestima la oposición formulada por las marcas aquí también oponentes, en tanto que de los pasajes transcritos se da especial relevancia al término JUNGLE de la marca solicitada que, no es aplicable a la abreviatura Eco de la marca aquí enjuiciada.

Por lo demás, no consideramos que el término URBAN tenga un carácter distintivo mínimo para revistas en atención a que pueden tener cualquier contenido y, por tanto, por completo diverso a lo urbano o el urbanismo y estar dirigidas a cualquier clase de público (vehículos, viajes, ordenadores, telefonía, moda...).

Tampoco evita el apreciado riesgo de confusión la existencia de otras marcas registradas para productos que contengan el término URBAN.

El hecho de que se haya podido registrar otras marcas que contengan el término URBAN en clase 16 para muy diversos productos, no es relevante en tanto que, como indica la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 5 de febrero de 2017: "No existe en nuestro Ordenamiento un derecho a la igualdad en la ilegalidad. El hecho que se hayan inscrito en favor de otras cooperativas de crédito marcas con la palabra Banco no significa que el interesado tenga derecho a usar la palabra por estar legalmente reservada solo a ciertas clases de entidades crédito. No basta aportar un precedente, o varios, sino que se ha demostrar la legalidad del precedente, pues la igualdad es en la legalidad.".

En el mismo sentido, la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2015 , con cita de las de 4 de diciembre de 2003 y 8 de abril de 2007 señala que: "Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas".

La coexistencia o no de las marcas exige un examen particular de cada una de ellas, tanto del concreto signo como de los productos y servicios para los que se solicita en relación con los prioritarios, lo que es ajeno a esta resolución y, además, tratándose de una prohibición relativa, su apreciación y el acceso al registro depende de si ha existido o no oposición en cada uno de los distintos supuestos.

CUARTO.-La suerte desestimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por la misma hayan de ser impuestas a la parte actora impugnante, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,