Sentencia Civil 324/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 281/2024 de 21 de noviembre del 2024

PRIMERO.-"PUMA SE" impugna la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 8 de febrero de 2024, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por la referida oponente contra la resolución de 9 de mayo de 2023 por la que se concedió al solicitante, don Leandro, el registro de la marca figurativa con número de solicitud 4181596, "SUMA +", para los siguientes productos y servicios:

- clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

- clase 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

La marca solicitada tiene la siguiente representación gráfica:

La entidad "PUMA SE" formuló oposición al registro de la marca alegando las prohibiciones relativas del artículo 6.1.b y 8 de la Ley de Marcas con fundamento en las siguientes marcas de la Unión prioritarias:

- Marca A 012579728 PUMA, figurativa, para los siguientes productos de la clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

- Marca A 18634963 PUMA, figurativa, para los siguientes servicios de la clase 41: servicios de esparcimiento, en concreto, puesta a disposición de los siguientes productos: calzado, prendas de vestir, sombrerería, artículos para los ojos, bolsas, bolsas de deporte, mochilas, equipamientos deportivos, arte, juguetes, accesorios, personajes y dibujos animados digitales animados y no animados, avatares, superposiciones y pieles digitales, todos los productos mencionados están en línea, no son descargables y son virtuales y sirven para su uso en entornos virtuales; servicios de juegos de realidad virtual e interactivos prestados en línea desde una red informática mundial y mediante varias redes inalámbricas y dispositivos electrónicos; servicios de esparcimiento, en concreto, Suministro de software de juegos no descargables en línea y suministro de videojuegos en línea; servicios de esparcimiento, en concreto, acceso a entornos virtuales donde los usuarios pueden interactuar con una finalidad recreativa, de tiempo libre o esparcimiento; servicios de esparcimiento, en concreto, facilitación de un entorno en línea con emisión en tiempo real de contenido de entretenimiento y la emisión en directo de eventos de entretenimiento; Servicios de entretenimiento, en concreto preparación, organización y alojamiento de actuaciones virtuales y eventos de esparcimiento social; facilitación de un sitio web interactivo y software de aplicación de ordenador para servicios de juegos de realidad virtual.

Ambas marcas oponentes tienen la siguiente representación gráfica:

En esencia, la OEPM rechaza la existencia de riesgo de confusión, pese a la identidad aplicativa, al apreciar la concurrencia de suficientes elementos diferenciadores en los signos enfrentados, en tanto que existen disparidades denominativas, fonéticas y conceptuales que causan una impresión global o de conjunto diferente. También rechaza la oposición con fundamento en la especial protección que se dispensa a las marcas renombradas a la vista de la disparidad de los signos, lo que impide el aprovechamiento indebido o el menoscabo de la reputación adquirida por los signos oponentes.

La oponente impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa que acuerda el registro de la marca solicitada al considerar que existe riesgo de confusión a la vista de la identidad aplicativa y la elevada similitud entre los signos. Entiende la recurrente que debe darse prevalencia al elemento fonético, por lo que resulta aplicable la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas. Insiste, además, en la protección reforzada de las marcas renombradas al considerar que existe similitud entre los signos, lo que determina que se produzca un vínculo entre las marcas que determina el aprovechamiento indebido del carácter renombrado de las marcas prioritarias, carácter que no cuestiona la OEPM.

La OEPM contestó a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución de la OEPM, objeto de impugnación, era conforme a Derecho.

SEGUNDO.-La OEPM rechaza que la marca solicitada incurra en la prohibición relativa invocada por el oponente en sede administrativa con fundamento en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, conforme al cual: No podrán registrarse como marcas los signos: ...

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).

El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

1.- Comparación aplicativa

Desde el punto de vista aplicativo, existe plena identidad en los productos de la clase 25 y una parcial identidad en los servicios de la clase 41 (servicios de entretenimiento) y similitud respecto de los demás (educación, formación, actividades deportivas y culturales).

La resolución de la OEPM alude a la identidad de productos y servicios, pero la propia oponente en el escrito de oposición ya indicaba que existía identidad respecto de los productos e identidad/similitud con relación a los servicios, identidad/similitud de la que aquí partimos al no haber sido cuestionada.

2.- Comparación de los signos

Respecto al análisis de la similitud de los signos, la jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Maltraten Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Maltraten Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657].

A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (vid.,las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

En el caso que nos ocupa, a la vista de los productos para los que se solicita la marca, el público destinatario es el público en general, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Desde el punto de vista visual,los signos enfrentados presentan evidentes diferencias.

El Tribunal de Justicia en su sentencia MATRATZEN, antes citada recuerda que la apreciación de la similitud entre dos marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

33. Por tanto, cabe afirmar que una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

34. Ha de precisarse que este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

35. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.".

En definitiva, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05).

En el caso de autos se trata de comparar dos marcas figurativas con elementos denominativos.

Los elementos gráficos de ambas marcas son relevantes y no pueden omitirse en la apreciación de conjunto de los signos en liza.

El impacto visual de los signos es por completo diferente.

La mera coincidencia de las tres últimas letras de ambos signos, no impiden afirmar la diferente impresión visual de los signos, dada la peculiar grafía de ambos. Los colores empleados en el signo solicitado, la especial colocación de las letras que componen la palabra sumar, a la que se añade el signo +, no guardan la menor relación con el signo oponente, que difiere por completo en los elementos gráficos, tipo de letra, color y estructura del signo, lo que determina que el impacto visual de ambos signos es muy diferente.

Desde el punto de vista conceptual,las diferencias son más que patentes. Conceptualmente PUMA y SUMA no tienen relación alguna. PUMA identifica un conocido animal y SUMA hace referencia, en esencia, a una operación aritmética o a añadir.

Por último, solo cabe apreciar una relativa similitud fonética.

SUMA y PUMA coinciden en sus tres últimas letras, pero difieren en la primera consonante, por lo que la similitud fonética es relativa.

3.- Riesgo de confusión

Conforme a lo expuesto, las diferencias apreciadas en los signos enfrentados, pese a la identidad/similitud aplicativa, evitan que el público relevante pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o que, al menos, se trate de empresas vinculadas, lo que excluye el riesgo de confusión.

Debe tenerse en cuenta, además, que conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2020, MESSI/EUIPO y otros, C-449/18, apartado 85, con cita de las sentencias de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, apartado 20; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 35; de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, no publicada, apartado 49; de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, apartado 98, y de 9 de julio de 2015, Pêra-Grave/OAMI, C-249/14 P, no publicada, apartado 39).

En el supuesto enjuiciado la diferencia conceptual es tan acusada que neutraliza por completo, junto con las diferencias visuales, la relativa similitud fonética.

Por último, indicar que los precedentes citados por la demandante referentes a resoluciones de la EUIPO, no constituyen antecedente alguno ni nos vinculan en tanto que resuelven sobre los concretos signos allí enfrentados y a la vista de las circunstancias concurrentes en cada uno de ellos. Destaca, además, que respecto de ninguno de los signos solicitados en los respectivos supuestos concurre la radical diferencia conceptual aquí apreciada (DUMA, ZUMA, LUMA, YUMA, al carecer de significado o ser desconocido por el público relevante).

TERCERO.-La demandante también insiste en la especial protección que otorga a los signos renombrados el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Conforme al indicado precepto: "No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre".

El Tribunal General recoge la doctrina sobre dicha prohibición en la sentencia de 25 de octubre de 2023, asunto T-384/22:

"25... la protección ampliada que confiere a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 presupone el cumplimiento de varios requisitos.

En primer lugar, la marca anterior que supuestamente goza de renombre debe estar registrada.

En segundo lugar, dicha marca y aquella cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares.

En tercer lugar, la marca anterior debe gozar de renombre en la Unión Europea, en el caso de una marca de la Unión anterior, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior.

En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Como estos requisitos son acumulativos, la falta de uno de ellos basta para que la referida disposición no sea aplicable [ sentencia de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI - Elleni Holding (VIPS), T-215/03 , EU:T:2007:93 , apartado 34; véase, asimismo, la sentencia de 31 de mayo de 2017 , Alma-The Soul of Italian

Wine/EUIPO - Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T-637/15 , EU:T:2017:371 , apartado 29 y jurisprudencia citada].

26 Procede recordar que las infracciones a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 , cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda (véase, en este sentido, el auto de 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/OAMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282 , apartado 25 y jurisprudencia citada). El hecho de que la marca solicitada evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartado 60 y punto 2 del fallo). Si bien es cierto que, si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca solicitada no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni puede serles perjudicial, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí misma, para apreciar la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 , las cuales constituyen el requisito específico para la protección de las marcas de renombre establecida en dicho precepto (véase el auto de 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/OAMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282 , apartado 27 y jurisprudencia citada)".

En resumen, la apreciación de la prohibición de registro por oposición a una marca renombrada exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) renombre de la marca oponente registrada, que aquí no se cuestiona;

b) identidad o similitud de signos;

c) que el público pertinente establezca un vínculo entre las marcas, aunque no las confunda, lo que se produce cuando el signo solicitado evoque el renombrado;

d) riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o le sea perjudicial.

En el supuesto de autos, la OEPM no cuestiona el renombre de las marcas prioritarias, pero rechaza la prohibición de registro al no apreciar la similitud de los signos ni, en consecuencia, que se produzca vínculo alguno entre la marca solicitada y los signos prioritarios renombrados.

Como ya hemos destacado, los signos en conflicto presentan manifestas diferencias gráficas y conceptuales que hacen que los signos sean sustancialmente diferentes pese a la relativa similitud fonética. En consecuencia, a pesar de la identidad/ similitud aplicativa, las diferencias entre los signos enfrentados permiten rechazar que el público pertinente vaya a establecer vínculo alguno entre las marcas en conflicto. Al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la marca solicitada no le evocará la anterior de renombre y no se producirá ningún vínculo entre la marca de renombre y la posterior, por lo que no concurren los requisitos exigidos para la aplicación de la prohibición de registro ahora analizada.

Los razonamientos anteriores determinan la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución impugnada.

CUARTO.-La suerte desestimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por la misma hayan de ser impuestas a la parte actora impugnante, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,