Sentencia Civil 84/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 435/2024 de 21 de marzo del 2025

PRIMERO.-La entidad O&M Halyard, Inc. ha recurrido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82, apartado 2, ordinal 3º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los artículos 52, apartado 1º, ordinal 13º bis y 249.1.4º de la LEC, en relación con el artículo 447 bis del mismo cuerpo legal, frente a una resolución dictada por la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) en materia de propiedad industrial. En concreto, contra aquella por la que se concedió a D. Olegario el registro de la marca con el número M4193151.

El signo para el que D. Olegario interesó, con fecha 23 de noviembre de 2022, el registro, en las clases números 9 y 35 del Nomenclátor Internacional, fue el siguiente distintivo (imagen en tonos verdes que representa una Q):

Los bienes y servicios designados fueron los siguientes:

a) en la clase 9: software; software multimedia; software de aplicación para dispositivos para poner en contacto médicos con proveedores y hospitales; software para el tratamiento de transacciones comerciales ; y

b) en la clase 35: publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; intermediación en acuerdos relacionados con la compraventa de productos; intermediación en negocios comerciales para terceros; servicios de intermediación comercial en el sector sanitario; intermediación y cierre de transacciones comerciales para terceros.

La contienda que se ha suscitado ante la oficina de registro vino determinada por la oposición a que se permitiera el registro solicitado que fue mostrada por la representación de la entidad norteamericana O&M Halyard, Inc. que invocó como registro prioritario, con el que podía generarse riesgo de confusión, la marca de la Unión Europea A018123303, con preferencia desde el 10 de septiembre de 2019, consistente en la denominación "QSIGHT", que estaba registrada en la clase 35 para servicios de gestión de inventarios clínicos. Tras el trámite correspondiente, el Servicio de Examen de la OEPM otorgó el registro de la marca solicitada por D. Olegario, al apreciar que existían suficientes diferencias fonéticas, conceptuales y gráficas que evitaban que la convivencia en el mercado con la oponente generase riesgo de confusión en el público, por lo que descartaba la aplicación de la prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas. Planteado recurso de alzada, éste fue desestimado por la Unidad de Recursos de la OEPM. En la resolución administrativa se señalaba que los elementos coincidentes en los signos no resultaban suficientes para considerar la existencia de riesgo de confusión de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.b) LM. La baja semejanza denominativa entre los signos en liza permitía concluir que ambas marcas podían coexistir en el mercado, desestimando por ello la concurrencia de riesgo de confusión.

La disconformidad de O&M Halyard, Inc. con lo resuelto en vía administrativa le ha movido a acudir ante los tribunales para insistir en que la marca a cuya concesión se opuso debería ser denegada por incurrir en la prohibición relativa de registro que está prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, al generarse riesgo de confusión con su marca prioritaria. La demandante considera que no debe tenerse en cuenta la "Q" gráfica del signo solicitado, que además asevera que la solicitante no usa en la práctica, y hace hincapié en que según su opinión desde el punto de vista fonético la semejanza entre los signos resulta evidente. Porque para un consumidor español, la posible confusión entre "doqsite" y "q sight" podría surgir debido a la similitud en las consonantes /s/, /i/, y /t/, y la posible interpretación de la "q" como /k/. También alega que conceptualmente las semejanzas no son muy acusadas, pero según su criterio ambas marcas evocarían la tecnología. Y en lo que atañe a los servicios concernidos, sostiene que, aunque puedan marcarse matices diferenciales, cuando se profundiza en su trasfondo no resulta difícil advertir que en el ámbito de la gestión médico-sanitaria en el que toda esa clase de servicios operan, pueden producirse muchas interacciones. Aduce, in fine, que teniendo en cuenta las similitudes fonéticas y conceptuales, así como el ámbito aplicativo y el público objetivo en el sector médico-sanitario, ha de concluirse que existe riesgo de que el consumidor puedan creer que las marcas QSIGHT y doQsite, o son de la misma empresa, o están relacionadas o son divisiones de una misma entidad corporativa.

SEGUNDO.-La controversia se centra en la tarea jurídica de discernir de una manera racional si ha de operar en este caso la prohibición relativa de registro que está prevista en el artículo 6.1.b de la Ley 17/2001 por colisión con una marca registrada que goce de prioridad. Este precepto legal impide registrar un nuevo signo que sea igual o semejante a otro que ya está registrado como marca cuando ello lo sea para productos iguales o semejantes, de modo que pueda generar riesgo de confusión para el público relevante.

El análisis jurídico a practicar por este tribunal debe abarcar una comparación de los signos entre sí. Seguidamente, deberán cotejarse sus respectivos ámbitos aplicativos. Y, finalmente, habrá de procederse a una valoración del riesgo de confusión entre ellos.

TERCERO.-La primera labor que tenemos que llevar a cabo para enjuiciar si debe operar la prohibición relativa del artículo 6.1.b de la Ley 17/2001 es la comparación entre los respectivos los signos. Nos referimos, en concreto, a los que respectivamente tienen depositados ambas partes en el registro de la OEPM, sin que procede aquí distraerse con invocaciones al modo en el que efectivamente pudiera estar usándolo en la práctica cualquiera de las partes interesadas en el desarrollo de su actividad empresarial. De ahí que en estos casos se hable de un enjuiciamiento de índole normativa y no tanto fáctica, porque el debate es de índole registral. Hay que identificar si lo que se produce es un supuesto de identidad entre los signos o bien, cuando menos, un caso de semejanza entre los mismos; o, por el contrario, llegar a la conclusión de que no resulta apreciable nada de eso.

La jurisprudencia europea - sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, " Sabel", de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, "Lloyd" y de 20 de marzo de 2003, caso "Sadas - ha remarcado la necesidad de atender, al comparar signos, a la impresión de conjunto que producen, sin descomponer la unidad fonética o gráfica de los mismos. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35 y la jurisprudencia citada). La comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (véanse, en este sentido, el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 32, y las sentencias del TJUE de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 29, 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 41, y de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur/Koipe, asunto C-498/07 P).

Asimismo, debe tenerse presente que el consumidor medio raramente tendrá la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que habitualmente confiará en la imagen imperfecta que conserve en la memoria ( sentencias del TJUE de 16 de julio de 1998, caso "Gutspringenheide Gmbh", y de 22 de junio de 1999, "Lloyd"). En general, se recuerdan más fácilmente las características dominantes y más distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no está reñida con tener que proceder al examen de cada uno de sus componentes para determinar dónde radican sus elementos dominantes. Es más, la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta o compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

Por otro lado, la Sala 1ª del Tribunal Supremo español (sentencias 504/2017, de 15 de septiembre, 98/2016, de 19 de febrero, 302/2016, de 9 de mayo, 382/2016, de 19 de mayo , 26/2017, de 18 de enero , 151/2017, de 2 de marzo y 240/2017, de 17 de abril ) ha significado que para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano (gráfico, fonético y conceptual - STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel), pero no ha olvidado que los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar entre marcas denominativas simples, que hacerlo con marcas denominativas complejas, gráficas o mixtas. Cuando las marcas en conflicto son compuestas (incluyen varios términos) o mixtas (combinan denominación y elemento figurativo), su distintividad también reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo números 368/1987, de 10 de junio, 98/2016, de 19 de febrero y 382/2016, de 19 de mayo ), pues como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999 , asuntoC-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer , «[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».

En definitiva, al fijar los términos de la comparación entre signos que puedan entrar en conflicto ha de efectuarse una apreciación global, en lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los mismos, lo que debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Porque la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate es lo que luego reviste una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. En lo que no debe caerse es en la simple comparación aislada de determinadas expresiones, sino que debería efectuarse una comparación entre el respectivo conjunto de las mismas, a la luz del cual las diferencias entre ellas pueden resultar suficientemente significativas.

Es además perfectamente posible efectuar comparaciones entre marcas de características diferentes, como ocurre en el caso que nos ocupa en el que se enfrenta una marca denominativa a otra figurativa. Lo que ocurre es que en tales casos cobra especial importancia detectar los factores dominantes y procurar la comparación a partir de ellos.

En el caso que nos ocupa apreciamos al realizar el cotejo fonético que el grado de similitud que puede apreciarse entre las expresiones "doQsite" y "QSIGHT" es muy remoto. El número de letras coincidente entre ambas es escaso (solo en tres "q", "i" y "t", cuando una de ellas consta de siete y la otra de seis) y el modo de su utilización ni tan siquiera provoca algún tipo de resultado que pueda considerarse parecido, pues el peso de las precedentes o intercaladas es también considerable. Tampoco la pronunciación de esas expresiones para un hablante español, que es el consumidor de referencia para un registro en España, si se atiende al vocablo en su conjunto en cada uno de los casos, puede considerarse que arroje un resultado que sea lo suficientemente similar como para entenderlo relevante en cuanto a la afectación de la distintividad. No vamos a caer en el defecto de incurrir en presentaciones artificiosas o parciales de las expresiones para intentar buscar un parecido que la impresión de conjunto no revela.

En el aspecto visual, el componente gráfico solo está presente en la marca solicitada, porque la prioritaria es puramente denominativa. Lo que no impide que apreciemos que el peso distintivo del gráfico en la marca solicitada no solo no es despreciable, sino que resulta considerable, lo cual viene a ser relevante ( sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur/Koipe, asunto C-498/07 P), pues contribuye a marcar distancias aspectuales con respecto a leves coincidencias de otra índole que pudieran ser percibidas por el observador. Es más, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias del TJUE OAMI/Shaker, de 12 de junio de 2007, C-334/05 P, apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartados 42 y 43), porque éste concentrase por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente guardase en la memoria.

Por último, en lo que atañe a la faceta conceptual detectamos que no podemos establecer similitud alguna, ya que ambos signos carecen de significado en lengua castellana, pues el registro va dirigido al ámbito territorial español, por lo que deben ser entendidos como signos de fantasía. Y como tales no presentan concomitancia alguna. No puede decirse que evoquen nada que resulte parecido. Es más, aunque no ha sido objeto de acreditación que el consumidor medio español del correspondiente ramo pudiera percibir el significado originario en inglés en el que parece inspirada la respectiva composición de los signos (lo que hubiera podido resultar relevante conforme a la sentencia del TJUE de 9 de marzo de 2006, C-421.04, asunto Matratzen), lo cierto es que los significados en esa otra lengua de las palabras "site" (sitio) y "sight" (vista) evocarían conceptos muy distantes entre sí.

CUARTO.-La segunda de las tareas que debe ser efectuada es la de contrastar si hay un grado de coincidencia desde el punto de vista aplicativo que justifique la aplicación de la prohibición del artículo 6.1.b de la Ley 17/2001. Lo que interesa es determinar si hay identidad o siquiera semejanza entre los bienes o servicios a los que están destinadas las marcas en liza.

En este aspecto nuestra percepción es compartida con el criterio de la OEPM. Consideramos que, en efecto, los "servicios de gestión de inventarios clínicos" para los que está registrada la marca prioritaria pueden considerarse incluidos en los "servicios de gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina" para los que se interesaba la marca posterior. Ahora bien, para el resto de los servicios designados por la solicitante en la clase 35 (publicidad; intermediación en acuerdos relacionados con la compraventa de productos; intermediación en negocios comerciales para terceros; servicios de intermediación comercial en el sector sanitario; intermediación y cierre de transacciones comerciales para terceros), así como para todos los productos de la 9 ("software; software multimedia; software de aplicación para dispositivos para poner en contacto médicos con proveedores y hospitales; software para el tratamiento de transacciones comerciales"), a los que también se refería su petición, no apreciamos que se dé un grado significativo de semejanza.

La jurisprudencia europea ha ido proporcionando pautas que constituyen la referencia adecuada para la apreciación de similitud a los efectos de la aplicación de la prohibición de registro del artículo 6.1.b de la Ley 17/2001. Así, la sentencia del TJUE de 29 de septiembre de 1998, C-39/1997 (caso Canon), señaló que para apreciar la similitud entre los productos debían tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. E indicó que, con respecto a los productos o servicios que estuvieran en juego, había que atender a los siguientes aspectos: su naturaleza (cualidades o características esenciales por las que el producto o servicio es reconocido), su destino (el motivo por el que se hace, se crea o existe un objeto, entendido como el uso previsto para los productos o servicios, no cualquier uso), su utilización (la forma en la que los productos y servicios se emplean para alcanzar su destino), su carácter complementario (si existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno resultase esencial o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la producción de tales productos o la prestación de dichos servicios la tiene la misma empresa) y su incidencia como competidor (si uno puede sustituir al otro, de modo que puedan considerarse intercambiables). Además, la experiencia práctica en la oficina de registro ha señalado otro posibles factores a tener en cuenta: los canales para su distribución, el público destinatario (los clientes reales y potenciales de los productos o servicios - el público en general o el especializado) y el origen habitual de los productos y servicios (que hace referencia al sector de fabricación o al tipo de empresa que los fabrica u ofrece).

Pues bien, coincidimos con la oficina de registro en que no puede apreciarse la coincidencia entre los bienes designados por la solicitante para el registro de su marca en la clase 9ª (variantes de software) y los servicios de gestión para los que tiene registrada la suya la demandante. No podemos caer en la simplicidad de pensar que porque para la prestación de servicios de gestión se pueda utilizar alguna clase de programación informática ello pueda ya bastar para establecer una conexión entre bienes, por un lado, y servicios, por otro, claramente diferenciados en su comercialización el mercado.

Igualmente, compartimos la apreciación respecto al resto de los servicios de la clase 35, antes referenciados. No debe perderse de vista que la inclusión en una misma clase de una simple categorización de orden administrativo constituye a los efectos que aquí interesan un dato meramente referencial, pero no determinante para la apreciación del conflicto desde el punto de vista aplicativo. Lo que sí es relevante es que los servicios designados responden a naturaleza, destino y canales de distribución diferenciados.

QUINTO.-El último de los requisitos legales es la apreciación de riesgo de confusión. Éste ha de examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor que ha sido elaborado por la jurisprudencia comunitaria y, concretamente, con un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate al cual se supone normalmente informado y razonable, atento y perspicaz (en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -ahora denominado TJUE- de 22 de junio de 1999 -C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV-, 30 de junio de 2005 -C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI-).

Hemos de recordar, además, que el riesgo de confusión, que constituye la condición específica de la protección, existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, esto es, incluye el riesgo de asociación (en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97; y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (FIFTIES), T-104/01 y de 9 de julio de 2003 OAMI/Giorgio Beverly Hills, Inc). Se trata de un concepto jurídico indeterminado, perfilado por la doctrina y jurisprudencia, en el que se distinguen las siguientes hipótesis: 1ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo cuando el público toma una marca por otra, confundiéndolas; 2ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto, pues el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa; y 3ª) el riesgo de confusión en sentido amplio, cuando el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales, pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos.

Asimismo, el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, ( sentencia de 22 de junio de 1999 y la de 9 de abril de 2003 -Durferrit GmbH c. OAM -). En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( sentencia del TJUE 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97; y de 22 de junio de 1999, caso Lloyd, C-342/97).

En el caso presente, dada la índole de los servicios concernidos en los que se produce algún grado de aproximación (para el resto de productos y servicios que ya hemos descartado esa cercanía resulta innecesario entrar siquiera a ello), podemos entender que el consumidor medio está integrado por profesionales del sector de los servicios de servicios de gestión, organización y administración de negocios (que la demandante ciñe además al sector clínico). Pues bien, el grado de atención que prestará esa clase de público profesionalizado resultará bastante más alto que el público en general y resultará más difícil que pueda ser inducido a confusión. Significadamente, porque el grado de similitud entre los signos que están aquí en liza resulta ser tan remoto que es muy improbable que se pueda generar esa consecuencia. Por lo que hemos de desestimar la posibilidad de aplicación de la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b de la Ley 17/2001 por la que clama la parte actora.

SEXTO.-Las costas derivadas de este procedimiento judicial deben ser impuestas a la parte demandante. Porque así resulta del principio del vencimiento objetivo que, como regla general en cuanto al tratamiento de las costas, se recoge en el nº 1 del artículo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente