Sentencia Civil 89/2025 A...o del 2025

Última revisión
12/06/2025

Sentencia Civil 89/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 568/2024 de 21 de marzo del 2025

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Orden: Civil

Fecha: 21 de Marzo de 2025

Tribunal: Audiencia Provincial Civil nº 32

Ponente: ANGEL GALGO PECO

Nº de sentencia: 89/2025

Núm. Cendoj: 28079370322025100081

Núm. Ecli: ES:APM:2025:4106

Núm. Roj: SAP M 4106:2025


Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Trigésimo Segunda

C/ Santiago de Compostela, 100, 5ª planta - 28035

Tfno.: 914383466,914383590

RECURSO OEPM. JUICIO VERBAL 568/2024

Materia: Marcas. Nulidad

Parte demandante: INSTALACIONES CASERGAS, S.L.

Procuradora: Dª Silvia Urdiales González

Letrado: D. Manuel Vela Sánchez

Parte demandada: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Procuradora: Dª Marta Granda Porta

Letrada: Dª Inmaculada de la Haza de Lara

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

SENTENCIA Nº 89/2025

En Madrid, a 21 de marzo de 2025.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Trigésimo-Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos de propiedad intelectual, propiedad industrial, competencia y publicidad, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco y D. Enrique García García y la ilustrísima señora magistrada Dª Teresa Vázquez Pizarro, ha visto el expediente de juicio verbal registrado con el número 568/2024.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.-Por resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas fecha 24 de junio de 2024 se desestimó el recurso de alzada interpuesto por INSTALACIONES CASERGAS, S.L. contra la resolución del Departamento de Signos Distintivos de fecha 27 de julio de 2023 por la que, estimando la solicitud presentada por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., se declara la nulidad de la marca M3570539 "CASERAGUA INSTALADORES-MANTENEDORES".

SEGUNDO.-INSTALACIONES CASERGAS, S.L. interpuso recurso contra dicha resolución ante este Tribunal, que fue admitido. Tras recibirse el correspondiente expediente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se procedió al emplazamiento de los interesados para que pudiesen personarse como demandados, compareciendo en tal condición CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

TERCERO.-INSTALACIONES CASERGAS, S.L. presentó en tiempo y forma demanda de juicio verbal en la que terminaba solicitando "sentencia acordando:

1º. Estimar la demanda, revocando íntegramente la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se desestimó el recurso de alzada contra la nulidad de la marca nacional M3570539(6) - "CASERAGUA INSTALADORES-MANTENEDORES para la clase 37 de Niza, en consecuencia, dicte sentencia por la que se resuelva la inscripción de dicho registro.

2º. Condenar al pago de las costas a la administración y codemandada".

CUARTO.-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. presentó escrito de contestación en el que terminaba solicitando sentencia "por la que declare la plena conformidad a Derecho de la resolución dictada por la OEPM de fecha 24 de junio de 2024, publicada en el BOPI de fecha 26 de junio de 2024, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto de contrario frente a la resolución de 27 de julio de 2023, publicada en el BOPI el 3 de agosto de 2023, por la que se acordó la nulidad de la marca n.º 3570539, CASERAGUA INSTALADORES-MANTENEDORES, figurativa, en clase 37, con expresa condena en costas a la parte recurrente, en virtud del art. 394 LEC ".

QUINTO.-La OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS presentó escrito de contestación en el que terminaba solicitando que se dictase "sentencia desestimatoria, con expresa condena en costas a la parte actora".

SEXTO.-Con fecha 20 de marzo de 2025, tuvo lugar la deliberación, votación y fallo.

SÉPTIMO.-En la tramitación del presente expediente se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 6 de marzo de 2023, CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ("CASER", en adelante) solicitó la nulidad total de la marca M3570539 "CASERAGUA INSTALADORES-MANTENEDORES", mixta, inscrita a nombre de INSTALACIONES CASERGAS, S.L. ("en adelante, "CASERGAS") para los siguientes servicios de la clase 37: "SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS, CALENTADORES, TERMOS, AIRES ACONDICIONADOS, PISCINAS, SISTEMAS DE RIEGO Y CHIMENEAS". La petición de nulidad se fundaba en el artículo 52.1 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (" LM"), en relación con los artículos 6.1.b) y 8.1. Como signos prioritarios se invocaban la marca nacional M2447345, "CASER", denominativa, registrada en clase 36 para "SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS" y la marca nacional M3636428 "CASER", mixta, registrada en clase 36 para "SERVICIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS; SUSCRIPCION DE SEGUROS; CONSULTORIA E INFORMACIONES EN MATERIA DE SEGUROS; SERVICIOS DE GESTION DE SEGUROS; SERVICIOS DE CORREDURIA DE SEGUROS; SERVICIOS DE NEGOCIOS FINANCIEROS; SERVICIOS DE NEGOCIOS MONETARIOS; ASESORAMIENTO EN NEGOCIOS INMOBILIARIOS; TASACIONES INMOBILIARIAS; AGENCIAS INMOBILIARIAS; CONSULTORIA EN MATERIA INMOBILIARIA".

2.- Tras seguirse el correspondiente trámite, el Departamento de Signos Distintivos de la OEPM dictó resolución con fecha 27 de julio de 2023 por la que, estimando la causa de nulidad contemplada en el artículo 52.1 LM en relación con los artículos 6.1.b) y 8.1 LM, declaró nulo el registro impugnado. La resolución toma como referente la marca nacional M2447345, aclarando que el otro registro esgrimido por CASER, la marca nacional M3636428, no puede ser tenido en cuenta, dado que su fecha de solicitud es posterior a la de la marca impugnada (CASER no ha planteado ningún debate sobre este extremo en fase judicial).

3.- CASERGAS interpuso recurso de alzada, que fue resuelto en sentido desestimatorio por resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de junio de 2024.

4.- No conforme, CASERGAS recurrió en vía judicial. En los apartados que siguen abordamos el examen de las cuestiones que afloran en la demanda por la que se instrumentaliza el recurso, a la vista de los alegatos vertidos en ella y de los contrargumentos de los demandados, todo ello, en la medida que requiera la adecuada resolución de la controversia que se nos somete.

II. PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA

5.- La resolución recurrida rechaza los alegatos de prescripción por tolerancia formulados por CASERGAS. Siguiendo el guión de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, C-482/098, Budejovick Budvar, ECLI:EU:C:2011:605, identifica los cuatro requisitos que han de concurrir para la entrada en juego del artículo 52.2 LM en los siguientes términos: (i) la marca posterior ha de estar registrada; (ii) el registro de la marca posterior debe haber sido efectuado de buena fe; (iii) uso de dicha marca en el territorio en el que haya sido registrada; y (iv) el titular de la marca anterior debe tener conocimiento del uso de la marca posterior y haberlo tolerado durante un periodo de cinco años consecutivos. La OEPM considera que concurren los tres primeros requisitos, no así el cuarto (que, en realidad, encerraría dos: el conocimiento del uso y la tolerancia durante el plazo indicado), lo que conduce al resultado ya anticipado. Como base conceptual de tal juicio, la OEPM, citando la sentencia del Tribunal General de 20 de abril de 2016, ,T-77/15, Tronios Group International/EUIPO - Sky (Sky Tec), señala que el titular de la marca impugnada no puede limitarse a probar el posible conocimiento del uso de su marca por el titular de una marca que es anterior o aportar indicios coincidentes que permitieran presumir que tal conocimiento existe, sino que ha de aportar prueba de que existe un conocimiento "efectivo" del uso de la marca posterior por el titular de la marca anterior. La OEPM considera que las circunstancias fácticas y las pruebas en que se apoya CASERGAS a estos efectos son insuficientes, por referirse a situaciones anteriores al registro de la marca impugnada y porque lo único que vendrían a demostrar sería un conocimiento potencial, que no real, del uso de la marca impugnada.

6.- El primer apartado de la demanda se endereza a combatir tal análisis. CASERGAS fundamenta su posición en que la sentencia Sky Tec, cuando señala, ap. 33, que el cuarto de los requisitos que establece la jurisprudencia para la operatividad de la institución que nos ocupa, a saber, que el titular de la marca anterior tenga conocimiento "efectivo" del uso de la marca posterior una vez registrada, debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca anterior haya tolerado el uso de la marca posterior "con conocimiento de causa", es decir, "deliberada" o "conscientemente", no tiene en cuenta todas las lecturas posibles y, por tanto, no puede considerarse "acto claro o aclarado". Argumenta la demandante que tal línea interpretativa provoca la práctica inoperatividad de la figura y afecta a la seguridad jurídica. La parte señala como alternativa más correcta que no se exija el conocimiento efectivo del uso de la marca posterior por parte del titular de la marca anterior, bastando con que este "debiera conocer" tal uso aplicando la diligencia media de un ordenado empresario, invocando en su apoyo la sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid número 42/2022, de 26 de enero.

7.- En línea con su planteamiento, CASERGAS defiende que, en el caso, ha de entenderse que CASER debió de conocer el uso de la marca controvertida, a la vista de sus propios alegatos en relación con la implementación de una política de defensa activa de sus derechos y de oposición a las solicitudes de marca que pudieran entrar en conflicto con las suyas. Argumenta la demandante que resulta inverosímil que los agentes de CASER no detectasen la solicitud de la marca impugnada mediante las herramientas habituales de seguimiento que utilizan los profesionales del sector. Siguiendo con el hilo de su razonamiento, CASERGAS mantiene que el hecho de conocer la presentación de la solicitud de una marca "debe conducir necesariamente a un conocimiento del uso" de la misma. Y con tales bases concluye que, en un caso como el presente, el momento inicial del plazo de cinco años al que se refiere el artículo 52.2 LM viene determinado por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la solicitud de registro de la marca posterior.

8.- No compartimos los planteamientos de CASERGAS, por lo que explicamos a continuación.

9.- La sentencia Budejovick Budvar explica en los apartados 53 y siguientes, a propósito del artículo 9 de la Directiva 89/104, cuáles son los requisitos que deben concurrir para que comience a correr el plazo de la prescripción por tolerancia. El que aquí nos ocupa se define en el apartado 58 del siguiente modo: "el titular de la marca anterior debe tener conocimiento del registro de la marca posterior y del uso de dicha marca una vez registrada".

10.- Dicho apartado ha de ponerse en relación con el 47, que, tras señalar que el undécimo considerando de la Directiva 89/104 precisa que el titular de la marca anterior debe haber tolerado el uso de una marca posterior a la suya durante un largo periodo "con conocimiento de causa", interpreta esto último añadiendo: «... es decir, "conscientemente", "deliberadamente"» (entrecomillado en el original). Ello, tras haber observado, apartado 40, con cita de las sentencias de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA, C-344/04, apartado 75, y la de 22 de diciembre de 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, apartado 17, que la exposición de motivos de un acto del Derecho de la Unión puede precisar el contenido del mismo.

11.- El Tribunal General, en la sentencia Sky Tec (y en las que en ella se citan), no hace más que trasladar el criterio sentado por el Tribunal de Justicia al marco regulador de la por entonces conocida como marca comunitaria, como no podía ser menos.

12.- Dicha interpretación contradice los postulados de la parte demandante en pro de un conocimiento meramente debido. Lo que el Tribunal de Justicia viene a remarcar es que no puede haber tolerancia del uso si no hay conocimiento del mismo.

13.- La formulación del apartado 47 de la sentencia Budejovick Budvar contradíce los esquemas de CASERGAS desde otra perspectiva, al exigir explícitamente el conocimiento del uso de la marca posterior una vez registrada para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia.

14.- De esta manera, el discurso de la parte demandante cae por su base.

15.- La parte demandante propone, en términos nada concretos, que el Tribunal plantee cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del artículo 61 del Reglamento 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Amén de la indeterminación de la propuesta, no hay motivos para ello. Como ha quedado expuesto, el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre la materia, en términos que no dejan lugar a dudas. El hecho de que exista alguna resolución dictada por un tribunal nacional que, eventualmente, se pronunciara en otra línea no altera dicha conclusión.

III. NULIDAD DE LA MARCA POSTERIOR POR CONTRAVENIR EL ARTÍCULO 6.1.b) LM

16.- CASERGAS defiende que el artículo 6.1.b) LM no resulta de aplicación. En esencia, la parte alega que el riesgo de confusión queda descartado por las claras diferencias que cabe apreciar entre los signos, tanto en el plano gráfico, como en el fonético y el conceptual, y la inexistencia de la más mínima relación entre los servicios cubiertos por las marcas confrontadas.

Similitud de signos

17.- Las marcas enfrentadas son las siguientes:

17.1.- Marca impugnada: M3570539, mixta, con el siguiente distintivo:

17.2.- Marca anterior: M2447345, denominativa: "CASER".

18.- La resolución recurrida señala la existencia de claras semejanzas desde el punto de vista denominativo y fonético. Tal juicio se basa en la consideración de que "CASER" constituye el elemento dominante de la marca posterior.

19.- En la demanda se rechaza tal análisis, defendiendo que los signos enfrentados presentan diferencias palpables desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual. En cuanto a los dos primeros planos, se remarca la inclusión de un elemento gráfico característico, la incorporación de elementos adicionales al componente denominativo y la diferente impresión auditiva que generan el término que integra la marca anterior y el elemento denominativo que incorpora dicho término a la marca posterior. En lo relativo al plano conceptual, se señala la clara carga conceptual de la marca posterior que deriva de los términos "Instaladores" y "Mantenedores" que integran su componente denominativo, frente a la falta de significado del término "CASER" que integra la marca anterior.

20.- La jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que se refiere a uno o varios aspectos pertinentes (por todas, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, T-6/01, Matratzen Concord/OHMI-Hulla German (MATRATZEN), ECLI: EU:T:2002:261, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord/OAMI, ECLI: EU:C:2004:233).

21.- A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, Sabel, ECLI:EU:C:1997:528, ap. 23, y de 22 de junio de 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI: EU:C:1999:323, apartado 25).

22.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. En el caso que nos ocupa, da la índole de los productos concernidos, el público relevante está constituido por el público en general. El estándar que se debe aplicar, por lo tanto, es el del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, C-334/05 p, OAMI/Shaker, ap. 35 y jurisprudencia que allí se cita).

23.- Descendiendo al caso, consideramos que en el juicio comparativo de signos ha de partirse, por lo que a la marca impugnada se refiere, del elemento denominativo "CASERAGUA". Es el elemento más distintivo y dominante de la marca impugnada, el que el público captará y retendrá en la memoria con más facilidad. Cabe notar a este respecto el débil carácter distintivo de los demás elementos del componente denominativo y del componente figurativo que la marca incorpora en su lado izquierdo, el cual, puede ser percibido como simple elemento decorativo, con escasa relevancia en la impresión de conjunto.

24.- Tomando como referentes los elementos "CASER" y "CASERAGUA", las similitudes de los signos, desde el punto de vista denominativo y fonético, son manifiestas, habida cuenta la relevancia del factor tópico en la impresión que un signo genera en el público destinatario. En lo que se refiere al plano conceptual, ambos vocablos carecen de significado en español. Nos encontramos, por tanto, ante denominaciones de fantasía, lo que excluye este tipo de examen.

Similitud de ámbitos aplicativos

25.- La marca impugnada se registró en clase 37 para "servicios de instalación, reparación y mantenimiento de calderas, calentadores, termos, aires acondicionados, piscinas, sistemas de riego y chimeneas". La marca anterior aparece registrada para los siguientes servicios de la clase 36: "seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios".

26.- La OEPM concluye que concurre similitud de ámbitos aplicativos por la relación de complementariedad que cabe apreciar entre los servicios cubiertos por la marca anterior y la posterior.

27.- La demandante está en desacuerdo con tal análisis, objetando que responde a un enfoque excesivamente laxo. En opinión de la parte, no existe la más mínima relación entre los servicios cubiertos por las marcas enfrentadas. CASER se adhiere a las tesis de la OEPM.

28.- Para apreciar si existe identidad o similitud de productos o servicios procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre tales productos o servicios, los cuales incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (por todas, sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, C- 39/97, Canon, ECLI: EU:C:1998:442, apartado 23). La anterior lista no es cerrada; así se desprende de la locución "en particular", como ha puesto de relieve profusa jurisprudencia. Por lo tanto, otros factores pueden ser tenidos en cuenta, como los canales de distribución ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2007, T.443/05, El Corte Inglés/OAMI - Bolaños Sabri, ECLI: EU:T:2007:219).

29.- En el caso presente, la OEPM habla de semejanza en este plano con base en el carácter complementario de los servicios cubiertos por las marcas enfrentadas. A la hora de brindar razones, la resolución impugnada señala que es propio de una aseguradora realizar servicios de reparación o mantenimiento cada vez que lo precisa un asegurado. En este mismo sentido, la resolución del Departamento de Signos Distintivos apuntó que, frecuentemente, las compañías aseguradoras prestan directamente o facilitan la realización, instalación o reparación de los bienes asegurados y que la práctica muestra que los servicios cubiertos por las marcas enfrentadas se presentan de forma conjunta muchas veces.

30.- La jurisprudencia define la relación de complementariedad a estos efectos como "la existencia de una estrecha conexión entre dichos productos y servicios, esto es, del carácter indispensable o importante de uno de ellos para el uso de otro, de manera que tal público(el público pertinente) pudiera pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma"( sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 14 de mayo de 2013, T-249/11, Sanco/OHMI-Marsalman (Représentation d'un poulet), ECLI: EU:T:2013:238, apartado 36).

31.- La propia resolución del Departamento de Signos Distintivos (mucho más ilustrativa que la resolución confirmatoria de la Unidad de Recursos) pone de manifiesto la divergente naturaleza de los servicios en cuestión y su ubicación en ámbitos comerciales claramente diferenciados. Por otra parte, no apreciamos aquí la estrecha conexión de la que habla la jurisprudencia como fundamento de la relación de complementariedad. Entendemos que el hecho de que las compañías de seguros puedan ofrecer servicios suplementarios de "manitas" (según la descriptiva formulación empleada por CASER en el escrito de contestación), o de instalación y mantenimiento o de búsqueda de instaladores en determinadas modalidades de pólizas que comercializan no contradice tal consideración. Aquí no se trata de valorar qué puedan comercializan los operadores de seguros, sino si los servicios de instalación, reparación y mantenimiento para los que se registró la marca impugnada inciden en el núcleo definidor o resultan indispensables o importantes para el desarrollo de la actividad de seguros para la que se registró la marca anterior, o a la inversa. Y no es este el caso.

32.- Cabe concluir, por tanto, que los servicios protegidos por la marca impugnada y la marca anterior no guardan similitud.

33.- Sentado lo anterior, cabe recordar que el riesgo de confusión que integra la prohibición del artículo 6.1.b) LM presupone una identidad o una similitud entre los signos y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados, tratándose de requisitos acumulativos (por todas, sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, Canon, ECLI: EU:C:1998:442). De este modo, la falta de uno u otro impide la entrada en juego de la prohibición señalada. Esta es la situación que aquí se produce, pues no concurre identidad o similitud aplicativa.

34.- Por lo tanto, en cuanto estima la solicitud de nulidad de la marca M3570539 con fundamento en que su registro contraviene el artículo 6.1.b) LM, la resolución recurrida no se muestra conforme a derecho.

IV. NULIDAD DE LA MARCA POR CONTRAVENIR EL ARTÍCULO 8 LM

35.- En lo referente a la entrada en juego del artículo 8.1 LM, hemos de observar que. CASERGAS no discute el carácter renombrado de la marca anterior. Por otra parte, en cuanto al tema de la similitud entre los signos, nos remitimos al análisis efectuado en anteriores líneas.

36.- Vistos los descargos vertidos en la demanda, las únicas cuestiones a las que debemos dar respuesta bajo este apartado son las relativas al establecimiento por parte del público relevante de un vínculo entre la marca anterior y la marca posterior y a la concurrencia de riesgo de parasitismo o "free riding", que es el concreto escenario infractor de los reflejados en el artículo 8.1 LM que contempla la resolución recurrida.

37.- CASERGAS rechaza que concurran ambos elementos esgrimiendo como argumento la disimilitud de los servicios cubiertos por las marcas enfrentadas.

38.- En cuanto a la delimitación conceptual y los factores pertinentes para la apreciación del requisito relativo al establecimiento de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público , tomaremos como referente la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 7 de junio de 2023, T-339/22, Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO - Esquitino Madrid (Conguitos), ECLI: EU:T:2023:308, que, en relación con el artículo 8.5 del Reglamento nº 207/2009, se pronuncia en los siguientes términos:

"18. Por lo que respecta al cuarto requisito, los perjuicios a que se refiere, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, en virtud del cual el público pertinente relaciona ambas marcas. En otros términos, el público pertinente establece un vínculo entre ellas, aun cuando no las confunda (véase la sentencia de 26 de julio de 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, no publicada, EU:C:2017:602 , apartado 50 y jurisprudencia citada).

[...]

20. El hecho de que la marca solicitada evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo entre esas marcas ( sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartado 60)".

Y, en cuanto a su apreciación:

"21. La existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, como el grado de similitud entre las marcasen conflicto, la naturaleza de los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciaciónentre dichos productos o servicios, así como el público pertinente,la intensidad del renombrede la marca anterior, el grado del carácter distintivo de la marca anterior,ya sea intrínseco o adquirido por el uso, y la existencia de un riesgo de confusiónpor parte del público (véase la sentencia de 26 de julio de 2017, Staatliche Porzellan- Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, no publicada, EU:C:2017:602 , apartado 52 y jurisprudencia citada)".

39.- A propósito de los parámetros señalados, la resolución impugnada señala el grado de semejanza existente entre los signos, el fuerte carácter distintivo del signo anterior, la intensidad del renombre de la marca anterior en el ramo de los seguros y la superposición del público relevante. En la demanda no se plantea ningún debate acerca de la concurrencia de tales factores, salvo el relativo a la semejanza de signos, habiendo quedado ya zanjada esta última cuestión en anteriores párrafos. Tomando en cuenta todos esos elementos, entendemos que no resulta problemático concluir que la marca impugnada provoca, cuando menos, un efecto evocador de la marca anterior en el publico pertinente, sin que la distancia existente entre los servicios cubiertos por una y otra sea tan acusada como para excluirlo.

40.- El concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por esta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre (sentencia L'Oreal, apartado 41). El carácter indebido del aprovechamiento obtenido en esas circunstancias nace de la explotación, sin compensación económica alguna y sin tener que desarrollar un esfuerzo propio para ello, del esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de esta (sentencia Darjelling, apartado 123, con cita de la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 6 de julio de 2012, T-60/10, Royal Shakespeare, ECLI: EU:T:2012:348).

41.- El riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada permita aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior concurre cuando el consumidor, sin confundir necesariamente el origen de los productos o de los servicios objeto de las marcas en conflicto, siente una atracción especial por los productos o los servicios del solicitante por la sola razón de que los designa una marca idéntica o similar a la marca anterior renombrada (sentencia Darjeeling, apartado 124, sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 22 de marzo de 2007, T-215/03, VIPS, ECLI: EU:T:2007:93)

42.- Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso, entre ellos, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En este sentido, tiene dicho la jurisprudencia que cuantos mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción y que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (sentencia L'Oreal, apartado 44, sentencia Darjeeling, apartado 125, y jurisprudencia que en ellas se cita).

43.- En el presente caso, nos encontramos ante signos con una similitud fonética que puede calificarse de grado medio-alto y con un signo anterior con un carácter fuertemente distintivo, que goza de un alto grado de renombre en un sector que, aun resultando disímil del cubierto por el signo posterior, no puede negarse que guarda con este cierta conexión. Tales factores permiten fundadamente considerar que el uso de la marca controvertida podría dar lugar a un aprovechamiento indebido del renombre ganado por la marca anterior, mediante la traslación a la primera de los valores positivos asociados por el común del público a la segunda.

44.- Como corolario de cuanto se lleva expuesto, la resolución impugnada, en cuanto estima la solicitud de nulidad de la marca M3570539 que CASER formuló con fundamento en que su registro contraviene el artículo 8.1 LM, es ajustada a derecho, lo que ha de llevar a la desestimación del recurso interpuesto contra ella.

V. COSTAS

45.- La desestimación del recurso determina que las costas ocasionadas por este procedimiento hayan de ser a cargo de CASERGAS, de conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- DESESTIMAR el recurso interpuesto por INSTALACIONES CASERGAS, S.L. contra la resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de junio de 2024, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por aquella contra la resolución del Departamento de Signos Distintivos de fecha 27 de julio de 2023 por la que se declara la nulidad de la marca M3570539 "CASERAGUA INSTALADORES-MANTENEDORES".

2.- Condenar a INSTALACIONES CASERGAS, S.L. al pago de las costas.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación, del que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

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