Sentencia Civil 90/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 646/2024 de 21 de marzo del 2025

PRIMERO.-La entidad "ZETA AUDIOVISUAL, S.A." impugna la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 15 de julio de 2024, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por la solicitante contra la resolución de 21 de septiembre de 2023 por la que, desestimando la nulidad pretendida por la referida recurrente, mantenía en vigor el registro de la marca figurativa con número de solicitud 4.121.524,

para identificar los siguientes servicios en Clase 41.- "SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO EN DEPORTES ELECTRONICOS Y COMPETICIONES DE VIDEOJUEGOS; SERVICIOS DE JUEGOS ELECTRONICOS, INCLUYENDO JUEGOS DE ORDENADOR PRESTADOS EN LINEA O POR MEDIO DE UNA RED INFORMATICA GLOBAL; FACILITACION DE JUEGOS INFORMATICOS EN LINEA (ONLINE); SUPERVISION Y ARBITRAJE DE ACTOS DEPORTIVOS; CENTROS RECREATIVOS CON EQUIPOS DE ALTA GAMA PARA JUGADORES CASUALES Y PROFESIONALES; CURSOS DE FORMACION EN MATERIA DE SOFTWARE INFORMATICO; CURSOS DE INSTRUCCIÓN RELACIONADOS CON EL DEPORTE ELECTRONICO".

La entidad "ZETA AUDIOVISUAL, S.A." solicitó la nulidad de la concesión de la marca en el expediente administrativo, por estar incursa en la prohibición de registro recogida en el artículo 52.1 en relación con el 6.1.b) de la Ley de Marcas y, tras los trámites oportunos, la OEPM desestimó dicha solicitud manteniendo en vigor el registro de la marca impugnada.

Las marcas prioritarias en la que "ZETA AUDIOVISUAL, S.A." fundaba la solicitud de nulidad son la marca nacional nº 3.738.826, registrada en la clase 41: "SERVICIOS DE EDUCACIÓN; ESPARCIMIENTO;FORMACIÓN; CONFERENCIAS; SEMINARIOS; EXPOSICIONES; PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS Y DE TELEVISIÓN; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES; EDICIÓN DE LIBROS (NO PUBLICITARIOS); PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS Y PELÍCULAS; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, CONGRESOS; DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES CON FINES CULTURALES O EDUCATIVOS; RESERVA DE PLAZAS PARA ESPECTÁCULOS, SERVICIOS DE MONTAJE Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS Y DE TELEVISIÓN; ESTUDIOS DE CINE Y TELEVISIÓN; ALQUILER DE PELÍCULAS DE VIDEO Y CINE; ASÍ COMO DE APARATOS DE RADIO Y TV. SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS MUSICALES, CONCURSOS Y FESTIVALES, SERVICIOS DE EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PELÍCULAS DE CINE Y DE VIDEO. SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO, DE CINTAS DE VIDEO Y CINEMATOGRÁFICAS, DE GRABACIONES SONORAS Y DE APARATOS DE RADIO Y TELEVISIÓN. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS ANTERIORMENTE CITADOS"

y la marca de la Unión Europea nº 018205753, registrada para la clase 41: "DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS; ENTRETENIMIENTODEL TIPO DE SERIES DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS VARIEDADES; ENTRETENIMIENTO MEDIANTE PELÍCULAS; ENTRETENIMIENTO TELEVISIVO; ENTRETENIMIENTO POR MEDIO DE GIRAS DE ESPECTÁCULOS; ENTRETENIMIENTOS INTERACTIVOS;EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS PARA PROPÓSITOS EDUCATIVOS; ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; PREPARACIÓN DE PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTOPARA SU DIFUSIÓN; PRESENTACIONES AUDIOVISUALES; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTOA TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN; PRODUCCIÓN DE ANIMACIONES; CREACIÓN DE DIBUJOS ANIMADOS; PRODUCCIÓN DE DIBUJOS ANIMADOS; ELABORACIÓN DE PELÍCULAS DE DIBUJOS ANIMADOS; PRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO EN FORMA DE SERIES DE TELEVISIÓN; PRODUCCIÓN DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA; PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS"

En esencia, la OEPM consideraba que no son de aplicación el art. 52.1 en relación con el art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, dado que el grado de semejanza de los signos no se considera lo suficientemente relevante y la escasa coincidencia entre los mismos se produce en el aspecto que constituye la letra "Z" del abecedario que no resulta apropiable en exclusiva, conforme a la jurisprudencia, siendo susceptible de protección registral el aspecto original y el especial grafismo con el que la letra se representa, por lo que en definitiva, las diferencias gráficas y de conjunto existentes entre los signos son suficientes para descartar la existencia de riesgo de confusión y, aunque señalaba que existe identidad y/o similitud entre los servicios, se sostenía la compatibilidad de las marcas enfrentadas señalando que las diferencias existentes entre los signos son suficientes para permitir la pacífica diferenciación de los mismos, pues contribuyen a identificar un origen empresarial concreto y determinado.

El recurso y la demanda vienen a sostener esencialmente la incongruencia en la decisión de alzada al reconocer la concurrencia de los requisitos del art. 6.1 b) de la similitud aplicativa y entre signos pero, no obstante, desestimar la acción de nulidad, poniendo de relieve la existencia de un precedente de denegación de la marca del mismo titular que la marca impugnada, la total identidad y complementariedad aplicativa en Clase 41 del Nomenclátor Internacional, por cuanto los signos en conflicto centran su actividad en la prestación de servicios generales y específicos de formación, educación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales, que refuerzan la incompatibilidad de registro de marcas similares, la evidente similitud fonético-denominativa, por cuanto el signo impugnado reproduce el elemento distintivo y dominante "ZETA" de las marcas anteriores, así como una misma estructura: Z + ZETA + elemento descriptivo (gaming/Studio), generando idéntica impresión de conjunto, el error en la apreciación de la decisión de alzada respecto de la apropiabilidad de una letra del abecedario en el presente asunto y, finalmente, la existencia de precedentes muy relevantes donde, en asuntos de muy elevado grado de similitud, ya se ha establecido la incompatibilidad de marcas con idéntico patrón al ahora comparado sosteniendo en definitiva el riesgo de confusión.

La OEPM y la entidad oponente, que se personó como demandada, contestaron a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución de la OEPM objeto de impugnación era conforme a Derecho.

SEGUNDO.-El Art. 6.1 de la Ley de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos: "(...) b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

Hemos de tener en cuenta que el riesgo de confusión existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, esto es, incluye el riesgo de asociación (en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 17; de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 26; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, apartado 33; de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), apartado 59 o de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

Por otra parte, según consolidada jurisprudencia del TJUE, la existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso presente (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Del mismo modo el TJUE ha señalado reiteradamente que la apreciación global del riesgo de confusión, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 23, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 25, de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 19, de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, apartados 34 y 35, de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06, apartado 33, y de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 60).

Además, como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de mayo de 2008, "la jurisprudencia viene declarando que para que se aprecie riesgo de confusión, la semejanza fonética y gráfica - decía la STS 28 de julio de 2006 - ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores en función de todas aquellas circunstancias que, en conexión con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado puede producirse por la identidad de los productos ( SSTS 14 de abril de 1986 , 20 de julio , 3 y 21 de noviembre de 2000 , 26 de junio de 2003 , etc). corresponde al Tribunal de instancia fijar en cada caso el criterio mediante el estudio analítico y comparativo ( STS 12 de mayo de 1975 , 30 de abril de 1986 , 27 de marzo y 28 de junio de 2003 , 7 de octubre de 2005 , 28 de julio de 2006 , etc.)".

Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57). Lo cual no obsta para que se tengan en cuenta el resto de componentes a fin de apreciar la semejanza entre dos marcas. Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/ Shaker, C-334/05).

Como recuerda la sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2024, T-61/23, Ona Investigación/EUIPO - Formdiet (BIOPÔLE), ap. 28: "La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 41 y jurisprudencia citada). Solo en caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 42). Podría ocurrir así, en particular, cuando dicho componente pueda dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente guarda en la memoria, de manera que los demás componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por esta ( sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada, EU:C:2007:539, apartado 43)".

En el presente caso la OEPM entendió que existía alguna similitud por impacto fonético, en grado bajo, entre los signos enfrentados derivada de la coincidencia de los términos "Z" y "ZETA", destacando las diferencias en los aspectos gráficos existentes entre los signos enfrentados y considerando que desde la perspectiva conceptual los signos evocan ideas o conceptos ligeramente diferenciados, pues a pesar de que ambas contienen la letra "Z" del abecedario, mientras la marca impugnada evocará a servicios relacionados con el juego o deporte de un club, las marcas anteriores oponentes evocarán a un estudio, considerando que existe identidad y/o similitud entre los servicios pero rechazando, en definitiva, el riesgo de confusión como tercer requisito para la prohibición relativa.

La argumentación de la parte demandante para impugnar las consideraciones de la OEPM, en la forma que ya se he reseñado precedentemente, debe ser rechazada por esta Sala. En este sentido, la sentencia BIOPÔLE, ya mencionada, señala en su apartado 35: "Por su escaso -o muy escaso- carácter distintivo, normalmente el público no considerará los elementos descriptivos de una marca como dominantes en la impresión de conjunto producida por esta, excepto cuando, debido en particular a su posición o a su dimensión, puedan imponerse en la percepción del público y permanecer en la memoria de este [véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2010, Companhia Muller de Bebidas/OAMI- Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08 , EU:T:2010:347 , apartado 49 y jurisprudencia citada]".Es por ello por lo que, más adelante, la misma sentencia, haciéndose eco de la reiterada jurisprudencia existente al respecto, señala, en su apartado 39, que el mayor o menor carácter distintivo de los elementos comunes a una marca solicitada y a una marca anterior es uno de los elementos pertinentes a la hora de apreciar la similitud de los signos, y, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2019, C705/17, Hansson, ECLI: EU:C:2019:481 (apartado 53 y jurisprudencia que cita), concluye: "En efecto, los elementos descriptivos, no distintivos o escasamente distintivos de una marca compleja, tienen por lo general un peso menor en el análisis de la similitud entre los signos que los elementos que tienen un carácter distintivo más relevante, que tienen también una mayor capacidad para dominar la impresión de conjunto producido por dicha marca".

En el supuesto aquí analizado cabe apreciar los claros esfuerzos realizados por la marca solicitada para separarse en sus aspectos denominativo y fonético, pero principalmente gráfico, de las marcas oponentes. En este sentido se observa como la marca solicitada incide en el aspecto gráfico en forma del diseño de un círculo con inclusión central de lo que parece ser una "Z" de especial diseño en distintas posiciones invertidas ocupando una posición destacada, a la vez que incorpora las expresiónes "ZETA GAMING" y "ESPORTS CLUB" a la parte más descriptiva en la orla circular. Todo ello en una grafía y color propios que permite su diferenciación con respecto a las marcas oponentes que acompañan la expresión diferenciada "STUDIOS". Por otro lado, cabe advertir que la semejanza en el plano conceptual es difícilmente superable, dada la mera coicidencia de la letra "Z" o de la pronunciación de la misma "ZETA" empleada en todos los signos enfrentados. Cuando las marcas en conflicto son compuestas (incluyen varios términos) o mixtas (combinan denominación y elemento figurativo), su distintividad también reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales pues no debe caerse en la simple comparación aislada de determinadas expresiones, sino que debería efectuarse una comparación entre el respectivo conjunto de las mismas, a la luz del cual las diferencias entre ellas pueden resultar suficientemente significativas.

En relación con el riesgo de confusión, pese a alguna similitud en el ámbito aplicativo, entiende esta Sala que las diferencias existentes entre los signos en conflicto, en su visión de conjunto, enerva la existencia del riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación con lo que difícilmente se puede sostener la incongruencia pretendida cuando, aunque concurra alguna similitud denominativa o aplicativa se descarta tajantemente cualquier riesgo de confusión necesario para dar lugar a la prohibición relativa contemplada legalmente.

Tal como sostiene el Tribunal de Justicia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17). Por otro lado, igualmente el Tribunal de Justicia ha mantenido que "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión...Los propios términos de esta disposición (art. 4.1 b) DM) excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión" (Apartado 18 de la STJUE de 11 de noviembre de 1997, SABEL).

Conforme a esta misma jurisprudencia, la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia SABEL, antes citada, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40).

En este sentido es preciso recordar que el examen de los distintos presupuestos que deben concurrir para la aplicación del art. 6.1 b) LM no se puede realizar de una forma independiente. Por el contrario, es preciso apuntar que no es posible valorar la similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios en abstracto, sino que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, tal como apuntaba el Considerando 10 de la Directiva 89/104 y ahora indica el Considerando 16 de la Directiva 2015/2436. Ello determina, por otro lado, tal como ha puesto de manifiesto el TJCE (Fundamento 17 de la STJCE de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., Rec. p. I-5507) que exista una estrecha interdependencia entre la semejanza de los signos y la similitud de los productos o servicios, de modo que es posible que exista un riesgo de confusión entre el público cuando la semejanza entre los signos no sea muy grande, pero los productos o servicios distinguidos con las marcas sean muy similares. Y, viceversa, podrá afirmarse la existencia de un riesgo de confusión cuando los signos empleados como marca sean muy semejantes y, sin embargo, los productos o servicios distinguidos con ellos no sean muy similares.

En el caso que nos ocupa, la similitud resultante de la presencia en las marcas enfrentadas de elementos idénticos como "Z" o "ZETA", no ha de entenderse decisiva a efectos de apreciación global del riesgo de confusión. Como ha señalado la jurisprudencia, cuando la marca anterior y el signo cuyo registro se solicita coincidan en un elemento de carácter escasamente distintivo o descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trate, la apreciación global del riesgo de confusión no lleva frecuentemente a afirmar que existe dicho riesgo ( sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2020, C-702/18 P, Primart/EUIPO, EU:C:2020:489, apartado 53 y sentencia Hansson, ya citada, apartado 55). En nuestro caso, el hecho de que las similitudes apreciadas entre las marcas enfrentadas provengan exclusivamente de los elementos anteriormente apuntados y que la impresión de conjunto que aquellas producen sea diferente, ha de operar como factor determinante, no obstante la similitud aplicativa existente, para excluir el riesgo de confusión.

Como consecuencia de lo expuesto, consideramos que no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, de manera que el consumidor en general, destinatario de los servicios que identifican, pueda llegar a asociar el origen empresarial de los mismos.

TERCERO.-Tampoco cabe atender a otros precedentes registrales, cuya simulitud pretende destacar la recurrente por cuanto es doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, expuesta en Sentencias de 6 de noviembre de 2015 (casación 965/2013) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016), entre otras muchas, que los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal. En tal sentido, la STS 22 octubre 2009 (casación 3385/2008), con cita de anteriores resoluciones del Alto Tribunal, afirma que "(...) los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos", por lo que debe descartarse en estos supuestos pueda reputarse vulnerado el principio de igualdad ante la Ley o el de seguridad jurídica por apartarse de los precedentes invocados, porque en el Derecho de Marcas no es aplicable la analogía para determinar la registrabilidad de un determinado signo distintivo, al deber examinar su capacidad diferenciadora respecto de otros signos o marcas registradas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Debe en consecuencia decaer la demanda.

CUARTO.-La suerte desestimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por la misma hayan de ser impuestas a la parte actora impugnante, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,