Sentencia Civil 86/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 564/2024 de 21 de marzo del 2025

PRIMERO.-ZYMEWORKS Inc. ha recurrido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82, apartado 2, ordinal 3º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los artículos 52, apartado 1º, ordinal 13º bis y 249.1.4º de la LEC, en relación con el artículo 447 bis del mismo cuerpo legal, frente a una resolución dictada por la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) en materia de propiedad industrial. En concreto, contra aquella por la que se le denegó la publicación en España de la traducción de la Patente Europea 15799575.

La contienda que se ha suscitado ante la oficina de registro viene determinada por los hechos que relacionamos seguidamente:

1º) el 3 de agosto de 2022 Salvador, Agente de la Propiedad Industrial, presentó en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en representación de la entidad canadiense ZYMEWORKS Inc, una solicitud de prórroga para presentar la traducción de la patente europea nº 15799575, cuya validación en España le interesaba conseguir;

2º) con fecha 4 de agosto de 2022 la OEPM dictó resolución del siguiente tenor literal: "Con respecto a su petición de prórroga de 03/08/2022, sobre el plazo de tres meses para presentar la traducción en el procedimiento de validación, la Oficina Española de Patentes y Marcas le notifica que la prórroga ha sido concedida en aplicación del artículo 69 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, quedando el citado plazo inicial prorrogado en 2 meses.El plazo finalizará, por tanto, el 04/10/2022. Esta notificación se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) en fecha 10/08/2022. El BOPI puede consultarse en la web de la OEPM (www.oepm.es).";

3º) el 16 de agosto de 2022 fue presentada por el mencionado D. Salvador, en representación de ZYMEWORKS Inc, documentación que iba referida a una traducción de la patente titulada "Bacterias manipuladas para reducir la hiperfenilalaninemia";

4º) el 5 de octubre de 2022 la OEPM dictó nueva resolución apreciando defectos en el expediente de traducción de la Patente Europea 15799575. Su tenor literal fue el siguiente: "La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le notifica que se han detectado los siguientes defectos en la documentación, presentada en fecha 16/08/2022, que compone el expediente de la traducción, de la patente europea:

1.- Con respecto a los requisitos formales y materiales de la traducción de la patente europea:-La memoria aportada no es la traducción del contenido de la patente europea E15799575 (EP 3107938).

Esta notificación se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) en fecha 11/10/2022. El BOPI puede consultarse en la web de la OEPM (www.oepm.es). De acuerdo con el artículo 95.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RD 316/2017), se concede un plazo de 2 mesesdesde dicha fecha para que subsane los defectos señalados o efectúe las alegaciones que estime oportunas."

5º) al no recibir contestación, la OEPM dictó el 25 de julio de 2023 una resolución, al amparo del artículo 25 del Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015 de Patentes, de denegación de la publicación de la traducción de la Patente Europea 15799575; y

6º) el 24 de agosto de 2023, el Agente D. Juan María se acreditó como nuevo representante de ZYMEWORKS Inc y el 30 de agosto siguiente presentó recurso de alzada contra la precedente resolución de la OEPM; en él se defendía que esta parte aportó en su momento la traducción para el contenido de la patente EP15799575 ("Construcciones polipeptídicas de unión al antígeno modificadas y usos de las mismas"),aunque luego se viese que con defectos, porque la aportada no correspondía siquiera al expediente, y ello con antelación suficiente a la fecha de expiración del plazo prorrogado para hacerlo; sostenía que de haber tenido conocimiento de la notificación remitida por la Examinadora en fecha 5 de octubre de 2022 habría aportado entonces la traducción al castellano del contenido de la E15799575 con la corrección de los errores; por lo que solicitaba que esa documentación fuese sustituida por la traducción correcta al castellano del contenido de la E15799575 que se acompañaba al escrito de recurso de alzada y, en definitiva, que se le admitiese la rectificación por haber incurrido en error material en la traducción aportada en fecha 16 de agosto de 2023 que no era la correspondiente; al escrito de recurso se adicionó luego un escrito de anexo con documentación.

La OEPM desestimó el recurso de alzada porque apreció que en este caso no se había presentado por la interesada ninguna traducción válida en plazo por lo que no había lugar a permitirle la presentación de la misma por vía de recurso de alzada. Seguidamente, desestimó también la petición de rectificación de la traducción fundada en el artículo 49 de la LP y en el artículo 65 de su Reglamento de Ejecución, ya que en el presente caso no se trataba de rectificar datos de una traducción aportada, sino de sustituirla por completo por una nueva que había de valorarse desde el inicio. Se sostenía en la resolución que aunque, a efectos de la aplicación del artículo 49 de la LP, podría considerarse ostensible, manifiesto e indiscutible que hubo un error en la presentación de la traducción (que no fue subsanado en el plazo otorgado al efecto) a la vista de la sola contemplación de la misma, no entendía, en cambio, que pudiera entenderse de forma evidente que ningún otro texto más que el rectificado podría haber sido el propuesto por el solicitante, al tratarse de una traducción que puede adoptar múltiples formas en cuanto a la selección de unos términos u otros (existen multitud de alternativas al texto propuesto) por lo que sería necesario efectuar una nueva valoración de esa documentación.

La disconformidad de la solicitante con esta resolución administrativa le ha llevado a recurrirla en sede judicial. En la demanda que sigue a la formalización del recurso se toma como punto de partida de los hechos a enjuiciar que el error cometido por su parte no consistió en haber omitido la presentación en plazo de la documentación para la validación de la patente europea que solicitaba, sino en haber cometido el error manifiesto de haber aportado una traducción que no se correspondía con la memoria de la patente solicitada. Aducía que de haber llegado a su conocimiento la notificación remitida por la Examinadora de Formalidades de fecha 5 de octubre de 2022 habría aportado en plazo el documento corregido, pero como no fue así trató de hacerlo vía recurso de alzada, cuando sí conoció que se había resuelto la denegación. Considera que el artículo 49 de la LP le permite esa posibilidad porque resultaba evidente que la traducción aportada en fecha 16 de agosto de 2022 no se correspondía con el expediente concernido. No comparte la apreciación de las múltiples alternativas a las que se refiere la OEPM, pues la traducción sólo podía ser una, ya que la inicialmente aportada no se correspondía con la solicitud. Y añade que no se produce una "segunda valoración" sino una primera o única, dado que sobre la traducción errónea no se efectuó ninguna al ser rechazada de plano por su falta de correspondencia con la solicitud.

Defiende la recurrente que tratándose de una solicitud inicial para el reconocimiento del derecho del peticionario debería aplicarse un criterio antiformalista y "pro actione" que le permitiera la subsanación. Argumenta que aunque la traducción correcta se aportase una vez transcurrido el plazo concedido por la Administración para la subsanación no debiera ser ello obstáculo para impedirle que lo hiciera con el recurso de alzada y que debiera tenerse presente que el requerimiento de la Administración (la comunicación emitida por la OEPM de fecha 5 de octubre de 2.022) no se ajustó formalmente a las exigencias legalmente prevenidas para que pudiera producirse el fatal efecto de la pérdida del derecho de la peticionaria, porque no se le hizo una advertencia expresa de la drástica consecuencia que llevaría aparejada su falta de atención a aquél (artículo 68 LPA).

SEGUNDO.-Nos suscita la duda si con los alegatos de la recurrente/demandante estaría ésta aduciendo, de un modo un tanto sibilino, como un eventual motivo de nulidad para fundar su recurso (ya que pide retroacción de actuaciones en su demanda), la comisión de un eventual defecto en la notificación de la resolución de 5 de octubre de 2022 por la que la OEPM apreció la comisión del defecto en el expediente de traducción de la Patente Europea 15799575 y concedió el plazo de dos meses para su subsanación. Vamos a zanjar cualquier resquicio jurídico que ello pueda suscitar al respecto.

Este tribunal considera que debe tenerse presente que la solicitante actuaba en el expediente representada por un Agente de la Propiedad Industrial. La disposición adicional segunda de la Ley 20/2003 establece que serán aplicables a la tramitación de los procedimientos en las distintas modalidades de la propiedad industrial (por lo tanto, también las patentes) las disposiciones contenidas en el capítulo III del título III de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas relativas a notificaciones y consulta pública de expediente. Pues bien, el artículo 29.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que se incardina en esa estructura legal, establece que las notificaciones que se practiquen al interesado a través de un representante profesional lo serán en todo caso por medio de la publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" de la decisión recaída, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos sin perjuicio de que, además previamente, y con efectos meramente informativos, se hubiere comunicado el texto íntegro del acto a dicho representante por medio de su depósito en el buzón de que disponga en la Oficina Española de Patentes y Marcas, correo electrónico u otro medio idóneo de que disponga la Oficina, en la forma que reglamentariamente se determine.

Hemos de precisar que el recto entendimiento de la normativa precedente no implica que, cuando un interesado interviene ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a través de un representante profesional, las notificaciones se entiendan practicadas con la simple publicación en el BOPI. El hecho de que el artículo 29.3 LM disponga que la comunicación previa al representante profesional sea a efectos meramente informativos no supone que las irregularidades en esa comunicación previa resulten irrelevantes. En este sentido, resulta ilustrativa la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2017, que subraya la exigencia de esa comunicación previa al "representante profesional" y que la publicación en el BOPI no es equiparable a notificación, por no llenar todos los requisitos que esta última debe satisfacer.

Ahora bien, no advertimos que en la demanda se esté denunciando la omisión de la comunicación previa al agente profesional, ni la comisión de ningún defecto concreto en la misma, lo que constituiría una circunstancia fáctica que debería haberse explicitado conveniente explicada en ella como carga alegatoria que incumbe a la parte demandada ( artículos 399 y 437 de la LEC) y que no se puede dar por supuesta. En la demanda lo único que se alegaba a este respecto es que "Dicha notificación nunca llegó a conocimiento de ZYMEWORKS debido a circunstancias en la gestión completamente ajenas a su voluntad."No podemos extraer de ese alegato que la oficina de registro, aparte de efectuar la publicación en el BOPI, incumpliese con la obligación de depósito en el buzón o comunicación alternativa al agente de la propiedad industrial que actuaba entonces en el expediente en nombre de ZYMEWORKS, sino que entendemos del texto de la demanda que, al parecer, hubo algún problema posterior de gestión que pudo interferir en el contacto entre este profesional y su representada. Pero eso no vicia de invalidez la notificación de la OEPM verificada en legal forma, ya que se trataría de un problema interno de la relación entre representante y representado.

De lo que podemos ya deducir dos consecuencias jurídicas que debemos dar por sentadas para continuar analizando el recurso: 1º) que medió un requerimiento válido efectuado a la representación de la interesada para la subsanación del defecto consistente en que la memoria aportada no se correspondía con la traducción del contenido de la patente europea; y 2º) que la representación de la interesada no aportó en el plazo de dos meses que le fue concedido al efecto la documentación de subsanación.

TERCERO.-El siguiente problema a despejar es si podemos estimar el óbice opuesto por la demandante de que el requerimiento de la Administración (la comunicación emitida por la OEPM de fecha 5 de octubre de 2.022) no se ajustó formalmente a las exigencias legalmente prevenidas para que pudiera producirse el fatal efecto de la pérdida del derecho de la peticionaria. El reproche consistiría en no haberle advertido de una manera explícita de la drástica consecuencia que llevaría aparejada su falta de atención a aquél (artículo 68 LPA).

Nos llama la atención que la parte recurrente invoque las previsiones generales del procedimiento administrativo común y que acuda, además, a la que regula una suerte de desistimiento tácito del interesado en los casos de no subsanación de un defecto. Porque se da la circunstancia de que en esta materia rige una normativa especial, que conforme a las reglas básicas de interrelación del Derecho desplaza a la general. Con arreglo a esa regulación específica la regla de referencia es el artículo 155 de la LP que dispone con toda claridad, en su nº 2, que la falta de la correspondiente traducción al español de la patente europea en el plazo establecido, tal como haya sido concedida (según se precisa en el precedente nº 1), conllevará que la patente no producirá efectos en España. Junto a ello, hay que tener presente lo previsto en el artículo 25 del Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015 de Patentes, que dispone que transcurrido el plazo concedido al solicitante para la subsanación de los defectos advertidos si se diera el caso de que no hubieran sido debidamente subsanados se denegará la solicitud.

Se trata de preceptos con disposiciones terminantes que no podían ser desconocidas por el agente que, en su condición de profesional, representaba a ZYMEWORKS ante la OEPM en el correspondiente expediente. No estamos ante un particular desinformado que actuase directamente ante la Administración, sino en el caso de una entidad mercantil que estaba obrando por medio de un profesional especializado que no puede sostener que no pudiera ser consciente de cuáles podían ser las consecuencias de una conducta omisiva por su parte.

CUARTO.-El siguiente problema a analizar consiste en decidir si el defecto consistente en haber aportado una traducción que no se correspondía con la memoria de la patente solicitada debía considerarse subsanable, al amparo del artículo 49 de la LP, o insubsanable como ha venido a entender la OEPM en su resolución final.

A juicio de este tribunal la interpretación que realiza la OEPM en la alzada sobre las oportunidades que confiere el artículo 49 de la LP resulta demasiado restrictiva. E incluso podríamos considerar que se revela también como un tanto alambicada.

Cuando ese precepto legal señala que si el problema afecta a errores cometidos en documentos sobre la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas "la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca inmediatamente que ningún otro texto, dibujo o secuencia que el que resulte de la modificación puede haber sido propuesto por el solicitante"no está proscribiendo la posibilidad de corregir errores como el cometido en el presente caso. A lo que se está refiriendo la norma es a que el error que se pretenda rectificar ha de resultar evidente porque lo que claramente se está deduciendo de las circunstancias concretas del caso es que lo que el solicitante propuso con lo que se aviene es precisamente con lo que aparece en el texto rectificado y no con lo mencionado por mero error en el inicial.

A nuestro juicio, así entendido, un error tan grosero como el de aportar una documentación que resulta patente que ni tan siquiera se compadecía con la del expediente de patente europea de que se trataba tiene un razonable encaje en una regla como esa. El solicitante se equivocó de documentos y si se le ofrecía la oportunidad de enmendar el error no hubiera incurrido en exceso alguno de haber aportado entonces los correctos, que eran los únicos que se avenían con la petición de validación en España de una determinada patente europea. Que una traducción pueda incluir matices fruto de la labor de uno u otro traductor no es un debate que venga al caso, porque no se trataba de modificar una previa traducción, sino exclusivamente de traer la que correspondía al texto original a traducir y no la de otro.

Por otro lado, esa clase de entendimiento es lo que resulta lo más coherente con el propio trámite de subsanación que en curso del expediente administrativo ofreció la OEPM a la solicitante interesada en la validación de la patente. No se aviene bien con la oportunidad concedida para la subsanación del defecto consistente, según cita literal del expediente, en "La memoria aportada no es la traducción del contenido de la patente europea E15799575 (EP 3107938)",con proporcionarle luego a la solicitante la repuesta, cuando aporta una traducción que ya se corresponde con esa patente, de que no era posible, sin embargo, subsanar la deficiencia.

Por lo tanto, consideramos que el defecto cometido por la solicitante de la validación era subsanable. El problema estriba en que la OEPM, que también lo consideró así durante la fase de tramitación, ya ofreció un plazo para subsanación a la parte interesada y ésta, como hemos explicado antes, no lo aprovechó. Con lo que el debate accede al último de los motivos de polémica, cuál es analizar si todavía podía existir una última oportunidad de subsanación de la que la parte actora se pudiera aprovechar.

QUINTO.-Por último, una vez considerado que el defecto, en cuanto tal, era susceptible de subsanación, pero no había sido subsanado en el plazo concedido al efecto por causa imputable a la representación de la parte solicitante, lo que nos corresponde decidir es si era aún posible un nuevo intento para la rectificación. Lo que la recurrente nos somete es que debería considerarse como tal la ocasión que brindaba la interposición del recurso de alzada contra la resolución por la que, ante la previa inacción, se denegó a la solicitante la publicación de la traducción de la patente europea.

La Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Pública establece en su artículo 118.1, a propósito de los principios generales que rigen los recursos administrativos, la regla de que no han de tenerse en cuenta en la resolución de los mismos ni hechos, ni documentos ni alegaciones del recurrente cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones del expediente administrativo originario resultara que no lo hubiese hecho. Esta regla no supone precisamente un tanto favorable a la pretensión de la recurrente, pues se le ofreció en su momento a su representación la oportunidad de solventar el defecto cometido y la desaprovechó al no haber aportado entonces, en tiempo y forma, la preceptiva documentación para la validación de la patente en España.

Pero es más, volvemos a llamar la atención sobre la existencia de una normativa especial que rige en esta materia (artículo 155 de la LP), con arreglo a la cual la no presentación en plazo de la correspondiente traducción al español de la patente europea conlleva la falta de producción de efectos de ese título en España. Pues bien, ante tan terminante regla, lo que no puede pretender la parte demandante es que se le habilite un plazo extraordinario, vía recurso de alzada, para soslayar la explícita consecuencia legal. Si ya había perdido, por ministerio de la ley, el derecho a obtener la validación en España por falta de actuación en plazo, lo que no puede hacer por vía de recurso es acceder a una suerte de automática rehabilitación, sin causa, de este último. El recurso puede servir para denunciar defectos no imputables al interesado, como la comisión de un vicio "in procedendo", la realización de un mal cómputo del plazo legal por la Administración, etc, pero no puede constituir el instrumento para la prórroga automática de un plazo ya expirado que no sea susceptible, por lo tanto, de más prolongaciones (debemos recordar que la solicitante ya disfrutó en su momento de esa posibilidad en la medida de lo posible). Lo paradójico del caso no es que la parte demandante pretendiera eventualmente valerse de un recurso para aportar un documento complementario que pudiera ayudar a esclarecer el motivo de la contienda, que es lo que la jurisprudencia ha podido apreciar en algunos casos con flexibilidad, y no sin que sea ello motivo de polémica, en aplicación del régimen general administrativo. Lo llamativo es que intentara valerse del recurso de alzada como el medio para obtener un derecho que le interesaba al margen de la preclusión del plazo que la legislación especial le concedía para poder hacerlo. Por lo tanto, la demanda no puede ser estimada.

SEXTO.-Las costas derivadas de este procedimiento judicial deben ser impuestas a la parte demandante. Porque así resulta del principio del vencimiento objetivo que, como regla general en cuanto al tratamiento de las costas, se recoge en el nº 1 del artículo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente