Sentencia Civil 285/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 179/2024 de 24 de octubre del 2024

PRIMERO.-"SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM" impugna la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 27 de diciembre de 2023, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por la referida oponente contra la resolución de 23 de marzo de 2023 por la que se concedió a la solicitante, la entidad "AGORA, S.A.", el registro de la marca denominativa con número de solicitud 4157919, "LA DUNA DE VITORIA", para los siguientes productos:

- clase 32: Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas, todos ellos procedentes de Vitoria.

La entidad "SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM" formuló oposición al registro de la marca alegando la prohibición relativa del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas con fundamento en la marca denominativa prioritaria de la Unión, "VICTORIA", registrada con el nº A14285902, para cervezas en clase 32.

En esencia, la OEPM rechaza la existencia de riesgo de confusión, pese a la identidad/similitud aplicativa, al apreciar la concurrencia de suficientes elementos diferenciadores en los signos enfrentados, en tanto que existen disparidades denominativas y conceptuales que causan una impresión global o de conjunto diferente. En consecuencia, deniega la oposición y acuerda el registro de la marca solicitada.

La oponente impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa que acuerda el registro de la marca solicitada al considerar que existe riesgo de confusión a la vista de la identidad aplicativa respecto de cervezas y la elevada similitud entre los signos, por lo que resulta aplicable la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas.

La OEPM y la entidad solicitante, que se personó como demandada, contestaron a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución de la OEPM, objeto de impugnación, era conforme a Derecho.

SEGUNDO.-La OEPM rechaza que la marca solicitada incurra en la prohibición relativa invocada por el oponente en sede administrativa con fundamento en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, conforme al cual: No podrán registrarse como marcas los signos: ...

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).

El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

1.- Comparación aplicativa

Desde el punto de vista aplicativo, la marca oponente está registrada en clase 32, para cervezas.

La marca solicitada se pide para los productos también de la clase 32 consistentes en: cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas, todos ellos procedentes de Vitoria.

No se cuestiona por las partes que existe identidad respecto de las cervezas y cierta similitud con relación al resto de los servicios reivindicados en tanto que pueden ofrecerse al mismo público y en los mismos lugares de venta.

2.- Comparación de los signos

Respecto al análisis de la similitud de los signos, la jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Maltraten Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Maltraten Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657].

A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (vid.,las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

En el caso que nos ocupa, a la vista de los productos para los que se solicita la marca, el público destinatario es el público en general -mayor de edad en lo que se refiere a las cervezas-, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Desde el punto de vista visual,los signos enfrentados presentan evidentes diferencias.

El Tribunal de Justicia en su sentencia MATRATZEN, antes citada recuerda que la apreciación de la similitud entre dos marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

33. Por tanto, cabe afirmar que una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

34. Ha de precisarse que este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

35. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.".

En definitiva, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05).

En el caso de autos se trata de comparar dos marcas denominativas. Una compuesta: "LA DUNA DE VITORIA" y otra simple: "VICTORIA".

En contra de la tesis que mantiene la demandante no consideramos que la marca solicitada esté dominada por el término VITORIA y que en la comparación deba prescindirse de la palabra DUNA, ambos términos tienen la misma importancia y forman en su conjunto, incluidos el artículo y la preposición, una expresión claramente reconocible y, desde luego, no puede atribuirse carácter insignificante al término DUNA para los productos reivindicados.

También conviene advertir, a la vista de las alegaciones de la solicitante demandada, que para la comparación de los signos debe atenderse a la forma en que está registrada la marca oponente con independencia de la concreta forma de uso y de que la OEPM haya considerado que se satisface la carga del uso en la forma en que la demandante usa el signo prioritario. Esto es, superada la prueba del uso, para la comparación de los signos debe atenderse al signo oponente tal cual está registrado.

Como indican las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea publicadas por la EUIPO, en el caso de las marcas denominativas, la comparación visual se basa en un análisis del número y secuencia de las letras/caracteres, la posición de las palabras/caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos están separados o unidos mediante guiones).

No procede descomponer artificialmente la marca de la solicitante para comparar uno de los términos de la marca compuesta (VITORIA) con la marca oponente (VICTORIA), en tanto que la marca solicitada consiste en "LA DUNA DE VITORIA".

La impresión visual de los signos ("LA DUNA DE VITORIA" y "VICTORIA") es diferente. La marca solicitada está compuesta por cuatro palabras mientras que la oponente por una sola y la semejanza de los términos "VITORIA" y "VICTORIA" resulta secundaria desde el punto de vista visual al compararse la marcas en su conjunto y figurar la palabra VITORIA al final del signo solicitado,

Desde el punto de vista conceptual,las diferencias son más que patentes.

Conceptualmente la "LA DUNA DE VITORIA" significa montículo o colina de arena movediza situado en la ciudad alavesa de Vitoria. Esto es, identifica un accidente geográfico, parece que imaginario, ubicado en Vitoria.

La palabra "VICTORIA" significa, según el diccionario de la RAE, triunfo, éxito o superioridad o ventaja que se consigue del contrario, en disputa o lid.

Conceptualmente, los signos en liza son radicalmente distintos.

La demandante destaca que en gallego el término "VICTORIA" se traduce como "VITORIA". Consideramos que la cuestión es irrelevante en tanto que no se aprecia la razón por la cual el consumidor que conozca la lengua gallega se vea incentivado a traducir la palabra castellana victoria, que tiene un claro significado en esta lengua y menos relacionarla con la marca compuesta solicitada que integra una frase totalmente escrita en castellano.

Por último, tampoco apreciamos una especial similitud fonética

Ya hemos explicado que no procede descomponer artificialmente la marca solicitada que es un signo compuesto y que para los productos solicitados tan distintivo y dominante es el término DUNA como VITORIA, palabras que con el artículo "EL" y la preposición "DE" integran un conjunto denominativo que no debe separarse.

Solo se aprecia similitud fonética en la palabra "VITORIA" de la marca solicitada respecto del signo oponente "VICTORIA", pero la similitud de los signos desde el punto de vista fonético es baja al ir precedida la marca solicitada de las palabras "LA DUNA DE" por completo ausentes en la marca oponente.

Tampoco consideramos justificada la alegación de la demandante según la cual los consumidores tenderán a abreviar la marca solicitada y que identificarán el producto con el término "VITORIA" y que en el marco ruidoso de los bares y establecimientos de hostelería en los que se consume cerveza se confunda con "VICTORIA".

La anterior apreciación es una mera afirmación sin contraste alguno y que, por ello, no podemos aceptar, al margen de que las cervezas no solo se compran en ese tipo de establecimientos a los que se refiere la demandante.

Además, no parece que sea esa precisamente la situación que se produce en el propio ámbito de las cervezas con marcas de composición similar a la solicitada, como "ESTRELLA GALICIA", de modo que el público abrevie el signo como GALICIA y pida una GALICIA en los correspondientes establecimientos.

3.- Riesgo de confusión

Conforme a lo expuesto, las diferencias apreciadas en los signos enfrentados, pese a la identidad aplicativa para cervezas y similitud respecto del resto de los productos reivindicados por la marca solicitada, evitan que el público relevante pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o que, al menos, se trate de empresas vinculadas, lo que excluye el riesgo de confusión.

Debe tenerse en cuenta, además, que conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2020, MESSI/EUIPO y otros, C-449/18, apartado 85, con cita de las sentencias de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, apartado 20; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 35; de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, no publicada, apartado 49; de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, apartado 98, y de 9 de julio de 2015, Pêra-Grave/OAMI, C-249/14 P, no publicada, apartado 39).

Por último, indicar que los precedentes citados por la demandante referentes a resoluciones de la EUIPO, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no constituyen antecedente alguno ni nos vinculan en tanto que resuelven sobre los concretos signos allí enfrentados y a la vista de las circunstancias concurrentes en cada uno de ellos. Así, por poner dos ejemplos, ninguna relación guarda con el asunto aquí enjuiciado el enfrentamiento entre las marcas "VICTORIA" y "VICTORIA LA GRANDE VITA", en la que existe identidad en la palabra VICTORIA que, además, figura en primer lugar. Lo mismo cabe indicar respecto de las marcas "VICTORIA MALAGA" y "VICTORIA BARCELONA"

Los razonamientos anteriores determinan la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución impugnada.

TERCERO.-La suerte desestimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por la misma hayan de ser impuestas a la parte actora impugnante, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,