Sentencia Civil 117/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 561/2024 de 24 de abril del 2025

PRIMERO.-MERCEDES-BENZ GROUP AG ha recurrido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82, apartado 2, ordinal 3º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los artículos 52, apartado 1º, ordinal 13º bis y 249.1.4º de la LEC, en relación con el artículo 447 bis del mismo cuerpo legal, frente a una resolución dictada por la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) en materia de propiedad industrial. En concreto, contra aquella por la que se ratificó la concesión a la entidad china CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD. del registro de la marca M4191536.

El signo para el que CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD. interesó, con fecha 11 de noviembre de 2022, el registro, en la clase número 12 del Nomenclátor Internacional (para bienes consistentes en vehículos eléctricos; camiones; coches; vehículos de motor; amortiguadores para automóviles; máquinas motrices para vehículos terrestres; motores eléctricos para vehículos terrestres; embragues para vehículos terrestres; auto caravanas; carrocerías de automóviles), fue el siguiente distintivo:

La contienda que se suscitó ante la oficina de registro vino determinada por la oposición a la realización de ese registro que fue mostrada por la entidad alemana MERCEDES-BENZ GROUP AG. Ésta esgrimió la titularidad prioritaria sobre una serie de marcas, a todas las cuales atribuía la condición de renombradas. En concreto, se trataba de las siguientes:

- A 009149402, con prioridad de 2 de junio de 2010. consistente en el siguiente distintivo:

Los bienes designados en el registro, para la clase 12, eran: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bolsas de aire (airbags) [dispositivos de seguridad para automóviles]; bombas de aire [accesorios para vehículos]; dispositivos antideslumbrantes para vehículos; dispositivos antideslumbrantes para vehículos; cadenas antideslizantes; alarmas antirrobo para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; carrocerías de automóviles; cadenas para automóviles; chasis de automóviles; capós de automóviles; cubiertas de neumáticos para automóviles; parasoles para automóviles; cojinetes de eje; ejes de vehículos; carriolas [coches de niño]; fundas para cochecitos de bebé; contrapesos para balancear ruedas de vehículos; sujeciones para cubos de ruedas; barras de torsión para vehículos; cestas adaptadas para bicicletas; campanillas para ciclos y bicicletas; literas para vehículos; timbres para bicicletas; frenos de ciclo; cadenas de ciclo; cuadros de ciclo; manillares de ciclo; infladores para ciclos; llantas [rines] de ciclo; sillines de ciclo; rayos de ciclo; pies de apoyo para bicicletas; cubiertas [neumáticos] para ciclos y bicicletas; bicheros; mástiles de barco; carrocerías; bogíes para vagones de ferrocarril; revestimientos de frenos para vehículos; segmentos de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; frenos de ciclo; frenos de vehículos; topes antichoque para material rodante ferroviario; parachoques de vehículos; parachoques para automóviles; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; bacas para vehículos; carcasas de neumático; ruedas para carros [vehículos]; cadenas antideslizantes; cadenas de ciclo; cadenas de ciclo; chasis de automóviles; chasis de vehículos; carritos de limpieza; cornamusas [marina]; tensores de rayos de ruedas; embragues para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; convertidores de par motor para vehículos terrestres; enganches de vagón; acoplamientos para vehículos terrestres; fundas para asientos de vehículos; fundas para cochecitos de bebé; fundas para volantes de automóviles; cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores; manivelas de ciclo; campanillas para ciclos; frenos de ciclo; cadenas de ciclo; cuadros de ciclo; manillares de ciclo; cubos para ruedas de bicicleta; guardabarros para ciclos; infladores para ciclos; llantas [rines] de ciclo; sillines de ciclo; rayos de ciclo; soportes para ciclos; cubiertas [neumáticos] para ciclos y bicicletas; pescantes para barcos; indicadores de dirección para bicicletas; intermitentes para vehículos terrestres; dispositivos para desatracar barcos; puertas de vehículos; redes protectoras para bicicletas; cadenas de accionamiento para vehículos terrestres; máquinas motrices para vehículos terrestres; asientos eyectables para aeronaves; compuertas traseras elevadoras [partes de vehículos terrestres]; motores de tracción; motores para vehículos terrestres; defensas para buques; pestañas de cubiertas de ruedas de ferrocarril; (...).

- H 1089903 FIG. (gráfica), con prioridad del 2 de diciembre de 2010, consistente en el distintivo:

Los bienes designados en la clase 12 eran los siguientes: vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; wheelchairs; motors and engines for land vehicles; vehicle body parts and transmissions; parts for vehicles and engines included in this class; strollers, pushchairs and travel systems; safety and booster seats for children for use in vehicles; bicycles; motorbikes; (motor)-scooters; trikes; quads.

- A 006368153, con prioridad del 16 de octubre de 2007, consistente en el distintivo:

Los bienes designados eran los siguientes: automóviles y sus piezas, comprendidos en la clase 12.

- A 006452254, con prioridad del 19 de noviembre de 2007, consistente en el distintivo:

Los bienes designados eran los siguientes: vehículos y sus partes, comprendidos en la clase 12.

- H 1554431 FIG. (gráfica), con prioridad del 9 de junio de 2020, consistente en el distintivo:

Los bienes designados eran los siguientes: vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; air bags [safety devices for automobiles]; air pumps [vehicle accessories]; antiglare devices for vehicles; anti-skid chains; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; coachwork for motor vehicles; automobile chains; automobile chassis; automobile hoods; automobile tyres; sun visors for automobiles; axle journals; axles for vehicles; prams; pushchair hoods; balance weights for vehicle wheels; bands for wheel hubs; torsion bars for vehicles; baskets adapted for bicycles; bells for bicycles; sleeping berths for vehicles; bicycle bells; bicycle brakes; bicycle chains; bicycle frames; bicycle handlebars; pumps for bicycle tyres; rims for bicycle wheels; bicycle saddles; spokes for bicycle wheels; bicycle kickstands; bicycle tyres; boat hooks; masts for boats; bodies for vehicles; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes for vehicles; buffers for railway rolling stock; vehicle bumpers; bumpers for automobiles; caps for vehicle fuel tanks; luggage carriers for vehicles; casings for pneumatic tyres; casters for trolleys [vehicles]; trolleys [vehicles]; vehicle chassis; cleaning trolleys; cleats [nautical]; spoke clips for wheels; clutches for land vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; torque converters for land vehicles; railway couplings; couplings for land vehicles; seat covers for vehicles; covers for vehicle steering wheels; crankcases for land vehicle components, other than for engines; bicycle cranks; cycle bells; hubs for bicycle wheels; bicycle mudguards; cycle stands; davits for boats; direction indicators for bicycles; signal arms for vehicles; disengaging gear for ships; doors for vehicles; dress guards for bicycles; driving chains for land vehicles; driving motors for land vehicles; ejector seats for aircraft; elevating tailgates (Am.) [parts of land vehicles]; traction engines; engines for land vehicles; fenders for ships; flanges for railway wheel tyres; freewheels for land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships; gear boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; gears for cycles; trolleys; security harness for vehicle seats; head-rests for vehicle seats; pushchair hoods; hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; horns for vehicles; hub caps; hubs for vehicle wheels; ship hulls; hydraulic circuits for vehicles; inclined ways for boats; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; repair outfits for inner tubes; inner tubes for bicycle tyres; inner tubes for pneumatic tyres; jet engines for land vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; luggage nets for vehicles; two-wheeled trolleys; mine cart wheels; rearview mirrors; bicycle motors; motors, electric, for land vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tyres; oars; paddles for canoes; panniers adapted for bicycles; (...)

La oponente invocó tanto la protección de las marcas renombradas ( artículo 8 de la LM) como la incompatibilidad de la solicitada con las precedentes por suscitar riesgo de confusión ( artículo 6.1.b de la LM).

Tras el trámite correspondiente, la OEPM concedió la marca interesada por considerarla compatible con las oponentes. En relación con los alegatos de oposición, consideró que no se daban las circunstancias para que la nueva marca solicitada generase vínculo ni produjera un perjuicio en el carácter distintivo o en el renombre de los signos anteriores, ni pudiera producirse tampoco una ventaja desleal. Asimismo, descartó la apreciación riesgo de asociación y confusión en el mercado para el público consumidor ante las diferencias existentes entre los distintivos en liza.

Planteado recurso de alzada por parte de MERCEDES-BENZ GROUP AG, la OEPM lo desestimó. Descartó, por la apreciación de disparidad gráfica, tanto la aplicación del artículo 6.1.b como del artículo 8 de la LM.

La disconformidad de MERCEDES-BENZ GROUP AG con lo resuelto en vía administrativa le ha llevado a elevar la contienda a sede judicial. En su demanda, en la que insiste en su pretensión de que sea rechazado el registro marcario pretendido por CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD. , denuncia lo que considera como una nimia motivación de las resoluciones de la OEPM. En el cuerpo de la misma vuelve a defender, además, exponiéndolo aquí de forma muy condensada, que las diferencias existentes entre los signos deberían ser consideradas como mínimas y superficiales en el contexto de un mismo sector empresarial de referencia (con identidad aplicativa). De manera que entiende que por la aplicación de la prohibición de registro del artículo 6.1.b, por riesgo de confusión, debería haberse rechazado la solicitud de registro. A una conclusión similar le lleva la invocación de la protección reforzada del artículo 8 de la LM para la marca renombrada, pues entiende que en todos los casos existe la representación de una estrella de tres puntas que, por evocación de la original de Mercedes-Benz, permitirá la obtención a la solicitante de una ventaja desleal del renombre alcanzado por las marcas anteriores.

SEGUNDO.-La denuncia de falta de motivación de la resolución de la OEPM exige que este tribunal se detenga al respecto. Para contextualizar nuestro examen hemos de señalar que la obligación de motivar las resoluciones es una exigencia prevista en los artículos 35.1 y 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) y que además está recogida en la normativa especial aquí aplicable, en concreto, en el artículo 22.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM). Ahora bien, como ha significado la jurisprudencia (a modo de ejemplo, véase la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2020, ECLI:ES:TS:2020:1716) el requisito de motivación no exige una argumentación extensa, sino que, por contra, basta con una justificación razonable y suficiente que contenga los presupuestos de hecho y los fundamentos de derecho que justifican la concreta solución adoptada.

Este tribunal aprecia que en las dos sucesivas resoluciones de la OEPM se explicitaban, aunque lo fuera de manera un tanto lacónica, con suficiente claridad los motivos que llevaron a la oficina de registro a estimar que no procedían los motivos de oposición planteados en el expediente administrativo. Consideramos que de ese modo se cumplió de una manera razonablemente explicada con la función que competía al órgano de registro. Lo que no tiene sentido es pretender buscar en meras erratas materiales, por completo intrascendentes, la excusa para recurrir. Además, tampoco puede la recurrente utilizar la denuncia de falta de motivación de la resolución administrativa porque entienda que han quedado defraudadas sus expectativas sobre la profundidad de las razones expresadas para adoptar determinada resolución, porque considere que pudo ser más exhaustiva en el examen de las circunstancias concurrentes o porque no estime acertadas ni las reflexiones ni las conclusiones jurídicas que fueron explicitadas en ella. Porque para eso dispone de la posibilidad de someterla a una revisión judicial en la que puede criticar todo ello como motivos de fondo de su recurso.

TERCERO.-En el caso que aquí nos ocupa el debate se ha suscitado al amparo de un doble régimen normativo que exige un pronuncimiento por separado. Por un lado, se ha invocado la protección de la marca renombrada para que entrase en juego la prohibición de registro prevista en el artículo 8.1 de la LM. Pero también se ha alegado la aplicación de la prohibición relativa de registro que se tipifica en el artículo 6.1.b de la LM, al aducir que existen marcas prioritarias con las que se suscitaría riesgo de confusión si se accede al registro interesado con posterioridad a aquellas.

La potencia excluyente de la marca renombrada es de mucho mayor alcance. Porque, entre otras cosas, en el ámbito de la marca renombrada no es preciso ceñirse al principio de especialidad, ya que la protección conferida a aquella le viene dada por la concurrencia de unas premisas especiales y con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud fueran idénticos o fuesen o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior. Por otro lado, en el caso de la marca renombrada no resultará preciso que la semejanza entre marcas sea la adecuada para generar un riesgo de confusión entre el público concernido, sino que bastará con que el grado de semejanza sea lo suficiente para generar una evocación que permita al público pertinente establecer un vínculo entre las marcas en liza. Vamos a comenzar, en consideración a ese enfoque conceptual, por el análisis de la contienda a la luz de la invocación de la protección de la marca renombrada. Y solo si éste no procediese habría luego lugar a analizar la otra posibilidad.

CUARTO.-La protección del renombre de una marca, en este caso ante una solicitud de registro que pueda friccionar con ella ( artículo 8 de la LM en relación con los artículos 5.3.a y 10.2.c de la Directiva UE 2015/2436), se desencandena cuando concurren cumulativamente, por lo que deben cumplirse todos y cada uno de ellos, los siguientes requisitos ( sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de mayo de 2005, T-67/04, Spa-Finders; de 22 de marzo de 2007, T-215/03, Vips, de 16 de diciembre de 2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, de 2 de octubre de 2015, T-624/13, The Tea Board/OAMI-Delta Lingerie, de 7 de junio de 2023, T-339/22, Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO - Esquitino Madrid - Conguitos y de 25 de octubre de 2023, asunto T-384/22): 1) que exista una marca anterior que esté registrada como tal; 2º) que se constate el renombre de esa precedente marca (es decir, que haya alcanzado un especial grado de conocimiento entre el público pertinente - lo que puede constatarse a partir de datos objetivos, como la cuota de mercado, la valoración de la intensidad y de la extensión geográfica y temporal de su uso, la relevancia de las inversiones publicitarias en ella realizadas, etc); 3º) que exista, cuando menos, un cierto grado de semejanza (visual, fonética o conceptual) entre los distintivos en liza; 4º) que el público pertinente pueda establecer un vínculo de asociación entre las marcas confrontadas ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, " Sabel", de 23 de octubre de 2003, C-408/01 Adidas,y de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel); y 5º) que pueda apreciarse un riesgo de que como consecuencia del uso, sin justa causa, de la marca posterior pudiera producirse alguna de las siguientes situaciones: a) que por el uso de ese signo similar se pueda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior (parasitismo por aprovechamiento de la fama o reputación de la marca de renombre); b) que pueda resultar perjudicado el carácter distintivo de la marca anterior (dilución del poder atractivo de la marca); o c) que pueda resultar perjudicado el renombre de la marca anterior (degradación de la imagen de marca).

En el caso que nos ocupa no es siquiera motivo de controversia que las marcas invocadas por la parte actora estén debidamente registradas con prioridad temporal. Sí se ha pretendido suscitar la duda por parte de la entidad solicitante, también personada en esta instancia judicial, a propósito del renombre de las marcas oponentes, pero lo cierto es que la OEPM, que para ello aplica un filtro riguroso, ni tan siquiera puso en entredicho que concurriera tal categoría en ellas. En el expediente administrativo constaba además un estudio sobre el muy importante grado de reconocimiento de la estrella Mercedes entre el público español que consideramos bastante revelador y que, pese a que podía haberse elaborado una versión más actualizada, no tiene un encaje temporal tan distante en el tiempo como para pensar en que estuviera desfasado con respecto a la realidad existente al momento de solicitarse el registro de la nueva marca en 2022. La documentación meramente complementaria de aquella que fue acompañada a la demanda (entre ella una traducción del precedente documento) así lo apunta también.

La clave para la resolución de la contienda se sitúa, a juicio de este tribunal, en la concurrencia del tercero de los requisitos indispensables para la protección de la marca renombrada; y derivado de ello también del cuarto que hemos enunciado precedentemente. Porque advertimos un óbice de significativa relevancia en lo que atañe a la apreciación de la existencia, cuando menos, de un grado mínimamente suficiente de semejanza entre los distintivos en liza, que resultaría indispensable para que pudiéramos, seguidamente, abundar en el requisito siguiente de que el público pertinente pudiera establecer un vínculo entre las marcas confrontadas. El obstáculo se suscita ante la observación de los respectivos signos en liza, que no son otra cosa en todos los casos que meras figuras gráficas, porque la visión de conjunto de los mismos revela una impresión acusadamente diferente entre los de la oponente y el de la solicitante. En los que esgrime la oponente, en sus diversas modalidades, resulta claramente reconocible la imagen de la estrella de tres estilizados brazos (esté o no rodeada por un círculo, según el caso), el primero de ellos en vertical y los otros dos en oblicuo, a modo de patas, que arroja al conjunto una apariencia singular, reconocible y perfectamente discernible de otras utilizaciones de siluetas estelares. Sin embargo, en el caso de la marca gráfica solicitante, lo que la visión del signo revela es un contorno triangular, rasgado por tres cortes (en distinta posición, por cierto, que los brazos de la figura de la oponente, porque siguen el formato de una "Y"), que no evocan en absoluto la visión de una estrella, sino que más bien producen el efecto óptico, pese a que se trate de una figura plana, dado el juego de líneas y sombreado, de que se estuviera ante la visión cenital de una suerte de poliedro, en concreto, de una pirámide de caras triangulares. Ni desde el punto de vista puramente visual, ni desde el conceptual, que son los componentes apreciables ante puras representaciones gráficas, apreciamos la existencia de un grado de similitud mínimamente suficiente entre los signos de una y otra parte.

La disimilitud de signos produce la quiebra del tercero de los requisitos antes enunciados. Y aunque ello ya bastaría por sí solo, no está de más subrayar que esa circunstancia también implica la imposibilidad de apreciar que el público pertinente pudiera llegar a establecer un vínculo entre las marcas confrontadas, pues ello solo podría serlo a partir de la previa apreciación de algún grado de semejanza mínimamente constatable entre los distintivos en liza

QUINTO.-El segundo foco de debate lo constituía la posibilidad de la aplicación de la prohibición relativa de registro que está prevista en el artículo 6.1.b de la Ley 17/2001. Ello debería implicar la colisión con una marca registrada que goce de prioridad y cierre el paso al nuevo signo que sea igual o semejante a otro que ya está registrado cuando ello lo sea para productos iguales o semejantes, porque pueda generarse riesgo de confusión para el público relevante. Por lo que el análisis jurídico a practicar deberá superar las siguientes sucesivas etapas: 1º) abarcar una comparación de los signos entre sí; 2º) seguidamente, de darse similitud en la precedente, cotejarse sus respectivos ámbitos aplicativos; y 3º) finalmente, habrá de procederse a una valoración del riesgo de confusión entre ellos.

La comparación entre los respectivos los signos pasa por cotejar los que respectivamente tienen depositados ambas partes en el registro de la OEPM. Pues bien, la disimilitud entre los signos, en los términos que ya hemos explicado en el fundamento precedente, resulta tan palmaria que convierte en irrelevante el dato de la coincidencia desde el punto de vista aplicativo (bienes y servicios designados) de las marcas en liza. Sin la concurrencia de ese primer requisito resulta inaplicable la prohibición relativa del artículo 6.1.b de la LM.

SEXTO.-Las costas derivadas de este procedimiento judicial deben ser impuestas a la parte actora puesto que su demanda no ha podido prosperar. Porque así resulta del principio del vencimiento objetivo que, como regla general en cuanto al tratamiento de las costas, se recoge en el nº 1 del artículo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente