Sentencia Civil 118/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 394/2024 de 24 de abril del 2025

PRIMERO.-La entidad "OLINORTE PRODUÇAO AGRÍCOLA, LDA" impugna la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 11 de marzo de 2024, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por el demandante oponente contra la resolución de 23 de mayo de 2023 por la que se concedió al solicitante, don Balbino, el registro de la marca figurativa "OLIVE AND LIVE MEDITERRANEAN O&LIVE MEDITERRANEAN" con número de solicitud M 4181749, para aceite de oliva, en clase 29.

La marca solicitada tiene la siguiente representación gráfica:

La entidad "OLINORTE PRODUÇAO AGRÍCOLA, LDA" formuló oposición al registro de la marca alegando la prohibición relativa del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas con fundamento en la marca figurativa prioritaria de la Unión, "O-LIVE", registrada con el nº A18400933/2, para aceite de oliva, en clase 29.

Esta marca tiene la siguiente representación gráfica:

En esencia, la OEPM rechaza la oposición y concede el registro de la marca solicitada al negar que exista riesgo de confusión, pese a la identidad aplicativa, por apreciar que existen diferencias fonéticas, denominativas y gráficas entre los signos enfrentados que garantizan su recíproca diferenciación, teniendo en cuenta que el término similar "OLIVE", presente en ambas marcas, no puede tenerse en cuenta al ser un nombre de uso común en el sector de los aceites, que no es apropiable en exclusiva por ningún operador.

La oponente impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa que concedió el registro de la marca solicitada, a la que imputa falta de motivación. Por lo demás, insiste en la incompatibilidad de los signos con fundamento en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas, por la existencia de riego de confusión en atención a la identidad aplicativa y la similitud de los signos enfrentados. Destaca la demandante la falsa equiparación efectuada en la resolución impugnada entre la palabra inglesa "olive" y la marca "O-LIVE", así como la relevancia del término "OLIVE" (O-LIVE/O&LIVE) en la comparación de los signos.

La OEPM interesa la desestimación de la demanda y que se declare que la resolución objeto de impugnación es conforme a Derecho.

SEGUNDO.-En la primera de las alegaciones, la demandante reprocha a la resolución impugnada falta de motivación.

El artículo 22.1 de la Ley Marcas impone a la OEPM el deber de motivación de las resoluciones cuando establece que aquélla acordará la concesión o denegación del registro de la marca, especificando sucintamente los motivos en que se funda dicha resolución.

Este precepto es la concreción en el ámbito del registro de marcas del general deber de motivación que imponen los artículos 35 y 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la Administración respecto de determinadas resoluciones. Así, conforme a los indicados preceptos la resolución que ponga fin al procedimiento debe estar motivada, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho.

Como recuerda la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2012 : La exigencia de la motivación de los actos administrativos responde, según reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2001 , a la finalidad de que el interesado pueda conocer con exactitud y precisión el cuándo, cómo y por qué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para la defensa de sus derechos e intereses, permitiendo también, a su vez, a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos que les permitan resolver la impugnación judicial del acto, en el juicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa; de tal modo que la falta de esa motivación o su insuficiencia notoria, en la medida que impiden impugnar ese acto con seria posibilidad de criticar las bases y criterios en que se funda, integran un vicio de anulabilidad, en cuanto dejan al interesado en situación de indefensión".

Consideramos que la resolución impugnada cumple el deber de motivación en los términos expresados. La resolución justifica el rechazo de la oposición en la consideración de que el término "OLIVE" es un término común en el sector de los aceites, no susceptible de apropiación, y partiendo de esta consideración, aprecia suficientes diferencias fonéticas, denominativas y gráficas entre los signos enfrentados.

El propio contenido de la demanda evidencia que el demandante impugna la resolución administrativa criticando los criterios en que se sostiene, sin que haya padecido indefensión alguna.

En todo caso, no estamos ante un recurso de apelación en el que sea de aplicación el artículo 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino ante la revisión judicial de una resolución administrativa y, en caso de apreciarse el defecto de falta de motivación, lo que justificaría es la nulidad de actuaciones y que se tuviera que dictar otra debidamente motivada que sería la que podría impugnarse judicialmente y ser objeto de revisión por el tribunal.

La demandante no interesa la nulidad de actuaciones, sino que este tribunal deniegue el registro de la marca solicitada, lo que, como decimos, no es la consecuencia de la infracción denunciada, por lo que pasamos a examinar las demás alegaciones efectuadas por la parte demandante.

TERCERO.-El demandante insiste en que la marca solicitada incurre en la prohibición relativa rechazada en sede administrativa con fundamento en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, conforme al cual: No podrán registrarse como marcas los signos: ...

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).

El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

1.- Comparación aplicativa

No se cuestiona la absoluta identidad aplicativa que concurre entre los signos en liza, en tanto que la marca de la oponente está registrada para aceites de oliva y la solicitada lo ha sido también para aceites de oliva en clase 29.

2.- Comparación de los signos

Respecto al análisis de la similitud de los signos, la jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Maltraten Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Maltraten Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657].

A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (vid.,las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

En el caso que nos ocupa, a la vista de los productos amparados por las marcas enfrentadas, aceites de oliva, el público destinatario es el público en general, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Desde el punto de vista visual,los signos enfrentados presentan similitudes.

En el caso de autos, no parece cuestionable que el elemento dominante de ambos signos es el término OLIVE con la especial grafía con el que se representa en cada uno de ellos.

Recordemos ahora los signos enfrentados:

La marca de la demandante consiste precisamente en ese término, estando la letra "O" separada por un guion del resto de las letras de la palabra y la letra "i" invertida, lo que no impide que público relevante centre su atención en el término OLIVE que es lo que captará su atención y retendrá. Ni la separación de la primera letra con un guion ni la inversión de la letra "i", impiden apreciar que el elemento dominante es la palabra OLIVE, cuestión sobre la que volveremos con motivo del examen conceptual.

Del signo solicitado, el elemento dominante también es la palabra OLIVE. Figura escrita en letras de mayor tamaño que el resto de la parte denominativa y ocupa el centro del signo. La grafía de la letra O como una aceituna o las hojas de olivo tiene un mero carácter decorativo que no impiden apreciar el carácter dominante del término OLIVE. Tampoco la separación de la representación de la letra "O" del resto de la palabra con el símbolo &, impide que el público, a la vista del signo, lea OLIVE, que será lo que capte su atención.

La resolución de la OEPM considera que el término "OLIVE" no puede tenerse en cuenta a los efectos de la comparación por tratarse de un nombre común en el sector de los aceites.

La sentencia del Tribunal General de 14 de septiembre de 2011, asunto T-485/07, "OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L." vs OAMI citada por la demandante, recuerda que : 84... según la jurisprudencia, un posible carácter distintivo débil de un elemento de una marca compleja no implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento dominante, ya que, en particular debido a su posición en el signo o a su tamaño, es susceptible de ser percibido por el consumidor y recordado por éste ( sentencias del Tribunal General de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI-Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06 , Rec. p. I-1000, apartado 11). pag. II-5213, punto 54; [2010] Asunto T-242/06 Cabrera Sánchez/OAMI- Industrias Cárnicas Valle (charcutería artesanal), no publicado en la Recopilación, apartados 51 a 53, y de 8 de septiembre de 2010, Asunto T-575/08 4care/OAMI-Laboratorios Diafarm (Acumed), no publicado en la Recopilación, apartado 36].

85 Esta jurisprudencia no es contradictoria con la que resulta de la sentencia del Tribunal General de 5 de abril de 2006, Madaus/OAMI-Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04 , Rec. p. II-1115), apartado 54, invocada por la OAMI, según la cual, por regla general, el público no considera que un elemento descriptivo que forma parte de una marca compleja sea el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por ésta. En efecto, esto no impide que, en determinadas circunstancias y en particular debido a su posición en el signo o a su tamaño, pueda ser percibido por el consumidor y recordado por éste [ sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI- Wiseman (Representación de una piel de vaca), T-153/03 , Rec. p. 1777, apartado 11, p. II-1677 punto 32; Véase también, a este respecto, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, AVEX/OAMI - Ahlers (a), T-115/02 , Rec. p. 1777, p. II-2907, punto 20]."

Desde luego, el término "OLIVE", en sí mismo considerado y prescindiendo del resto de los elementos del signo, para aceites de oliva, presenta nula capacidad distintiva al ser inmediatamente identificado por el consumidor medio español como oliva o aceituna, pero ello no impide, como hemos visto que sea el elemento dominante de la marca y menos que deba prescindirse del mismo para efectuar la comparación.

En consecuencia, los signos enfrentados son similares visualmente al estar dominados por el término "OLIVE" (O-LIVE/O&LIVE).

Desde el punto de vista conceptual,existe una elevada similitud al apreciarse plena coincidencia en el término "OLIVE", que el público relevante, en nuestro caso, el público en general, identificará con la palabra española oliva (aceituna, olivo) por el parecido entre la palabra inglesa olive y la española oliva, y con mayor razón cuando trata de identificar productos consistentes en aceite de oliva.

No compartimos la opinión del impugnante de que el término "O-LIVE" será interpretado por el público relevante como un juego de palabras que suscitará en el público destinatario un elogio a vivir (oh, live)relacionado con el árbol del olivo y/o la oliva.

No resulta acreditado que una parte relevante del público en general (que incluye personas sin formación secundaria o universitaria, personas de edad avanzada, personas dedicadas exclusivamente al hogar, trabajadores sin especial formación..., colectivos en los que resulta notorio que no es común el conocimiento del inglés), sea capaz de conocer el significado de la palabra inglesa live,de modo que ese público perciba el juego de palabras al que alude el demandante,

Ni siquiera creemos que la parte del público que conozca la lengua inglesa se represente, a la vista del signo, el juego de palabras pretendido por el actor, dada la directa evocación de la palabra "OLIVE" con el término oliva y su vinculación con los productos marcados (aceite de oliva). Tampoco existe base alguna para que el público considere la letra "O" separada del resto del término por el guion como una interjección. Es el actor el que transforma la "O" en una interjección añadiendo una "h" inexistente en la marca. A la vista del signo "O-LIVE", el público relevante no desencadenará un proceso mental que le lleve a pensar que el término es un elogio a vivir relacionado con el olivo o la oliva, sino que, simplemente, leerá y entenderá con facilidad que se alude a la oliva que, además, tiene directa relación con el producto marcado.

La marca solicitada incluye las menciones "OLIVE AND LIVE MEDITERRANEAN" y "MEDITERRANEAN", lo que hace que conceptualmente los signos no sean idénticos, aunque presentan una elevada similitud por la coincidencia en el término "OLIVE" que ya hemos indicado es el elemento dominante de ambos signos y es como leerá el público relevante los signos "O-LIVE" y "O&LIVE".

Por último, apreciamos similitud fonética,al incluir ambos signos, en los términos ya indicados y como elemento dominante, el término "OLIVE".

Como consecuencia de lo hasta ahora razonado, podemos afirmar la existencia de similitud entre los signos.

3.- Riesgo de confusión

La absoluta identidad aplicativa y la similitud entre los signos determina la existencia de riesgo de confusión en los términos antes definidos, en tanto que el público relevante puede creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas.

A estos efectos debe destacarse que el riesgo de confusión se ve incrementado, precisamente, porque en ambos signos se separa la letra "O" del resto de letras de la palabra ("OLIVE") de modo que el público relevante puede recordar que los signos incluyen la palabra "OLIVE" con la peculiar grafía de separar la letra "O", pero no recordarán el detalle de que en una la separación se hace mediante un guion y en la otra con el símbolo o signo >et (y) conocido con la palabra inglesa ampersand(&).

Por último, como destaca la sentencia del Tribunal General de 14 de septiembre de 2011, ya citada, en su apartado 106: "Contrariamente a lo que afirma la OAMI, el escaso carácter distintivo del signo anterior no puede desempeñar un papel decisivo en la apreciación global del riesgo de confusión. En efecto, si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de confusión, es sólo un elemento entre otros que intervienen en dicha evaluación. Así, incluso en presencia de una marca anterior con un carácter distintivo débil, puede existir un riesgo de confusión, en particular debido a una similitud entre los signos y los productos o servicios designados, como en el presente caso. Por el contrario, atribuir un valor predominante al débil carácter distintivo de un signo en la apreciación del riesgo de confusión llevaría a la conclusión de que, dado que un signo sólo tiene un débil carácter distintivo, sólo existiría riesgo de confusión en caso de reproducción completa por la marca cuyo registro se solicita, independientemente del grado de similitud entre los signos en cuestión. Un resultado de este tipo, sin embargo, no sería conforme con la naturaleza misma de la apreciación global que las autoridades competentes deben efectuar en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2007, TIME ART/Devinlec y OAMI, C-171/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 41, y sentencia PAGES JAUNES.COM, antes citada, apartados 70 y 71)".

Así lo entendió el Tribunal General al confrontar la marca figurativa solicitada que tiene el elemento denominativo "O-live, para entre otros, determinados productos de la clase 29, que comprenden aceitunas y productos elaborados a partir de aceitunas, con la marca figurativa prioritaria que incluye la parte denominativa "Olive line" u "Olive lines", registrada para actividades de una empresa de intermediación en el comercio.

La estimación de la demanda determina que dejemos sin efecto la resolución impugnada y el registro de la marca solicitada.

CUARTO.-La suerte estimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por el mismo hayan de ser impuestas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,