Última revisión
10/12/2024
Sentencia Civil 255/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 136/2024 de 26 de septiembre del 2024
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Orden: Civil
Fecha: 26 de Septiembre de 2024
Tribunal: Audiencia Provincial Civil nº 32
Ponente: ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ
Nº de sentencia: 255/2024
Núm. Cendoj: 28079370322024100233
Núm. Ecli: ES:APM:2024:12837
Núm. Roj: SAP M 12837:2024
Encabezamiento
C/ Santiago de Compostela nº 100.
Teléfono: 91 4383466
Letrado: Don Carlos López Riesco.
Defensa y representación: Abogado del Estado.
En Madrid, a veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Trigésimo Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Publicidad y Competencia, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de mayo de 2023, bajo el núm. de autos 136/24, en virtud de demanda interpuesta por la entidad "GRUPO ORENES, S.L." contra la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Es magistrado ponente don Alberto Arribas Hernández, que expresa el parecer de la Sala.
Antecedentes
Abogado del Estado en representación de la OEPM, sin que se hayan personado los solicitantes de la marca, se acordó señalar el presente procedimiento para deliberación, votación y fallo el día 25 de septiembre de 2024, al no haber solicitado vista ninguna de las partes.
prescripciones legales.
Fundamentos
La marca tiene la siguiente representación gráfica:
La ahora demandante formuló oposición al registro de la marca alegando la prohibición relativa del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas con fundamento en las siguientes marcas prioritarias:
1.- Marca europea figurativa registrada con número A018000156 para los siguientes servicios:
- Clase 41: Casino; servicios de casino, juegos y apuestas.
- Clase 43: Servicios de restauración (alimentos y bebidas); servicios hoteleros y restaurantes.
Esta marca tiene la siguiente representación gráfica:
2.- Marca europea figurativa registrada con número A018185633 para los siguientes servicios:
- Clase 9: Software informático; software para servicios de apuestas, juegos de azar y juegos de apuestas y gestión de bases de datos; publicaciones electrónicas; juegos de ordenador; programas de juegos informáticos electrónicos e interactivos y programas de ordenador para su distribución y para su uso por parte de usuarios de un servicio de apuestas y juegos de azar; programas de juegos informáticos descargados a través de Internet [software]; software de juegos para ordenadores; programas de ordenador para juegos; programas informáticos descargables desde Internet; CD y DVD; software informático para su uso en la descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, descodificación, reproducción, almacenamiento y organización de datos, incluyendo datos de audio y vídeo.
- Clase 28: Máquinas para juegos de apuestas; máquinas recreativas para salas de juegos electrónicos; tragaperras; máquinas de juego recreativas accionadas con monedas; juegos; juguetes; juegos electrónicos de mano (automáticos y de previo pago) (excepto aquellos concebidos para su utilización con receptores de televisión); juegos que implican juegos de azar; fichas para juegos; aparatos de juegos para ser utilizados con aparatos de televisión.
- Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; publicidad y trabajos de oficina en relación con el esparcimiento, recreo, competición, juegos, juegos de apuestas, servicios de casino, juegos de cartas, juegos de bingo, tragaperras virtuales y otros juegos; tratamiento de la información automatizado.
- Clase 36: Servicios financieros; servicios financieros relacionados con apuestas, juegos de azar, juegos de apuestas, loterías o correduría de apuestas; información financiera relacionada con apuestas, juegos de azar, juegos de apuestas, loterías o correduría de apuestas; asesoramiento financiero y asistencia financiera relacionada con apuestas, juegos de azar, juegos de apuestas, loterías o correduría de apuestas; servicios de tarjetas de crédito y de tarjetas de débito relacionadas con apuestas, juegos de azar, juegos de apuestas, loterías o correduría de apuestas.
-Clase 37: Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de máquinas para juegos de apuestas; máquinas recreativas para salas de juegos electrónicos; tragaperras; máquinas de juego recreativas accionadas con monedas; juegos; juguetes; juegos electrónicos de mano (automáticos y de previo pago) (excepto aquellos concebidos para su utilización con receptores de televisión); juegos que implican juegos de azar; fichas para juegos; aparatos de juegos para ser utilizados con aparatos de televisión.
- Clase 38: Acceso a sistemas de redes de usuarios múltiples que permiten el acceso a información de juegos de azar y apuestas y servicios a través de Internet, otras redes mundiales o a través de telefonía (incluyendo teléfonos móviles); servicios de telecomunicaciones; transmisión de programas de radio o televisión; difusión de programa de radio y televisión; transmisión de información a través de sistemas de comunicación por vídeo de eventos culturales, esparcimiento y deportivos; servicios de salas de chat; facilitación de foros en línea; servicios de comunicación para la transmisión electrónica de datos, imágenes e información; transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; servicios de correo electrónico; servicios de telecomunicaciones relacionados con redes mundiales de informática o a través de telefonía incluyendo teléfonos móviles; telecomunicación de información (inclusive páginas web); acceso a enlaces de telecomunicaciones con bases de datos informáticos y sitios web o a través de telefonía, incluyendo teléfonos móviles; informaciones en materia de telecomunicaciones; facilitación de información relacionada con las telecomunicaciones.
- Clase 41: Servicios de apuestas; servicios de apuestas deportivas en línea; servicios en materia de apuestas deportivas; servicios de juegos de azar o apuestas; servicios de casino, juegos y apuestas; servicios de lotería; organización y realización de loterías; juegos de azar; alquiler de máquinas tragaperras [máquinas de juegos de azar]; facilitación de instalaciones de casinos y juegos de azar; servicios de juegos de azar para múltiples jugadores; servicios de juegos de póquer; servicios de bingo; servicios de salones de bingo; servicios para el funcionamiento de bingos informatizados; servicios de salas de juegos; servicios de alquiler de máquinas de juegos de salas recreativas; explotación de salas de juegos; servicios de juegos prestados a través de redes informáticas y redes mundiales de comunicación; servicios de esparcimiento; servicios recreativos; servicios de ocio; organización y dirección de competiciones; organización y dirección de competiciones relacionadas con el deporte. - Clase 42: Programación informática; desarrollo, diseño, actualización y mantenimiento de programas de ordenador; asesoramiento informático; alquiler de software informático en relación con el esparcimiento, recreo, competición, juegos, juegos de apuestas, servicios de casino, juegos de cartas, juegos de bingo, tragaperras virtuales y otros juegos.
Esta marca tiene la siguiente representación gráfica:
3.- Marca europea figurativa registrada con número A018156902 para los siguientes servicios:
- Clase 41: Casinos; servicios de casino, juegos y apuestas; servicios de clubes (educación o entretenimiento).
- Clase 43: Servicios de restauración (alimentos y bebidas); servicios hoteleros y restaurantes; servicios de clubs para restauración (alimentación).
Esta marca tiene la siguiente representación gráfica:
4.- Marca española figurativa registrada con número M4029070 para los siguientes servicios:
- Clase 41: Casinos; servicios de casino, juegos y apuestas; servicios de clubes (educación o entretenimiento).
- Clase 43: Servicios de restauración (alimentos y bebidas); servicios hoteleros y restaurantes; servicios de clubs para restauración (alimentación).
Esta marca tiene la siguiente representación gráfica:
La OEPM denegó la oposición y concedió la marca solicitada al no apreciar riesgo de confusión por la disparidad aplicativa.
La oponente impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa, que concedió el registro de la marca solicitada, con fundamento en la existencia de riesgo de confusión dada la similitud aplicativa e identidad entre los signos.
La OEPM contestó a la demanda, sin que lo hayan hecho los solicitantes, interesando su desestimación y que se declarara que la resolución de la OEPM objeto de impugnación era conforme a Derecho.
La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).
El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).
La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).
Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).
Respecto al análisis de la similitud de los signos, la jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Maltraten Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de
Justicia de 28 de abril de 2004, Maltraten Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657].
A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.
A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (vid., las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).
El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).
La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).
Aun cuando la denegación del registro se fundamenta en la resolución impugnada en la total disparidad aplicativa de los signos enfrentados, también se indica que, pese a la identidad en el término ODISEO, desde el punto de vista gráfico, y en especial para los registros oponentes A 181156902 y M 4029070 (LUCKY ODISEO), se insertan elementos muy singulares y suficientemente alejados del reivindicado en el distintivo solicitado.
Los signos enfrentados no son idénticos en tanto que la parte gráfica del solicitado no es idéntica a las de los signos oponentes. Además, en dos de ellos se incluye también en la parte denominativa y de forma más destacada la palabra LUCKY junto a ODISEO.
En todo caso, el signo solicitado presenta una elevada similitud con las marcas de la Unión A 01800156 y A 018185633, al existir identidad en la parte denominativa (ODISEO), que consideramos más distintiva al ser la parte gráfica en el signo solicitado dos "O" o dos ceros entrelazados y una "O" o un cero en los prioritarios, sin especialidades peculiaridades gráficas y que, además, se asemejan entre sí.
El grado de similitud es menor con las marcas oponentes LUCKY ODISEO, por el mayor carácter distintivo de la parte gráfica de las marcas oponentes y su diferencia con la parte gráfica de la solicitada, además de incluir aquéllas y de forma más destacada la palabra LUCKY.
No obstante, podemos prescindir de estos dos signos en la medida que el ámbito aplicativo de estas marcas coincide sustancialmente con de las otras dos marcas oponentes, la marca de la Unión A 01800156 para servicios de la clase 41 y 43, y de la marca A 018185633 para servicios de la clase 41, entre otros.
La resolución impugnada funda la concesión del registro solicitado en la inexistencia del riesgo de confusión por la total disparidad aplicativa de los signos enfrentados, lo que excluye todo riesgo de error o confusión en el mercado. Rechaza, además, la complementariedad alegada, al considerar que nada tienen que ver los productos solicitados en clase 16 con los productos y servicios protegidos por los registros oponentes, en especial, en las clases 35, 41 y 43.
La parte oponente, ahora demandante, mantiene la similitud aplicativa en tanto que considera que los productos amparados por la marca impugnada en clase 16 como flyers, menús, boletos de apuestas, libros, manuales, catálogos, etc, son elementos utilizados de forma recurrente en las actividades empresariales del actor con relación a los productos y servicios amparados por las marcas prioritarias.
Conforme a la sentencia del Tribunal General de 22 de septiembre de 2021, asunto T-195/20, asunto chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH:
EU:T:2009:14
Recordemos ahora que los productos para los que se solicita la marca en clase 16 son los siguientes: papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.
Conforme a la nota explicativa que acompaña a la clasificación, la clase 16 comprende principalmente el papel, el cartón y determinados productos de estas materias, así como los artículos de oficina y, entre otros muchos, folletos, libros, revistas, servilletas de papel, impresos, catálogos ...
No compartimos el criterio de la recurrente que, de asumirse, implicaría que los productos de la clase 16 serían complementarios de la práctica totalidad de los productos y servicios incluidos en las demás clases en la medida en que para su publicidad, presentación o para la prestación del servicio se usan productos hechos con papel o cartón incluidos en la clase 16.
Las revistas, folletos, manuales o impresos pueden tener cualquier contenido y por el hecho de que ese contenido esté relacionado o se refiera a los productos o servicios amparados por las marcas prioritarias no determina la estrecha relación que permite apreciar la complementariedad en los términos antes expuestos.
Los productos de la clase 9 (en esencia, software informático, remitiéndonos a la enumeración antes realizada) y 28 (en esencia, máquinas para juegos de apuestas, tragaperras, juegos, remitiéndonos a la enumeración antes realizada) tienen una naturaleza por completo diversa a los productos de papel o cartón, incluidos libros, revistas, folletos, catálogos, billetes o boletos de apuestas.
Igualmente, los servicios de la clase 35 (en esencia, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, remitiéndonos a la enumeración antes realizada); 36 (en esencia, servicios financieros, remitiéndonos a la enumeración antes realizada); 37 (en esencia, servicios de instalación, reparación y mantenimiento de máquinas para juegos de apuestas, remitiéndonos a la enumeración antes realizada); 38 (en esencia, acceso a sistemas de redes de usuarios múltiples de juegos de azar y apuestas y servicios a través de internet y servicios de telecomunicaciones, remitiéndonos a la enumeración antes realizada); 41 (en esencia, casino, servicios de juegos y apuestas, remitiéndonos a la enumeración antes realizada); 42 (en esencia, programación informática, remitiéndonos a la enumeración antes realizada); y 43 (en esencia, servicios de restauración, hoteleros y restaurantes), tienen una naturaleza completamente distinta a los productos de papel o cartón, incluidos libros, revistas, folletos, catálogos, billetes o boletos de apuestas, menús, servilletas de papel, boletines informativos..., con independencia de cuál sea el contenido de estos productos.
Como ya hemos indicado, los productos o los servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma.
Ahora bien, por definición, los bienes o servicios destinados a públicos diferentes no pueden ser complementarios (véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI-easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, apartados 57 y 58 y jurisprudencia citada).
Con la especificación que plantea el demandante los productos de la clase 16 (manuales de software, manuales de instrucciones de juegos, boletos, boletos de apuestas, billetes, tickets, servilletas de papel, menús, folletos, tarjetas, fotografías y demás productos de papel o cartón que se emplean para la comercialización de los productos o servicios amparados por las marcas), el público destinatario no sería el público general sino los prestadores de los servicios y fabricantes de los productos que emplean esos materiales de la clase 16, mientras que el público relevante de los productos y servicios amparados por las marcas oponentes sería el público en general.
Tampoco consideramos que las revistas, libros o catálogos de una determinada materia sean complementarios de los productos o servicios referidos a esas mismas materias.
Un catálogo, revista, libro o folleto cuya temática sea el software, máquinas de juegos de azar, juegos, los servicios de publicidad, financieros, de reparación de máquinas para juegos de apuesta, telecomunicaciones, servicios de apuestas, de programación informática, casinos, restaurantes u hoteles, por ejemplo, no son complementarios de los productos o servicios que pueden ser objeto de análisis, comentario o estudio en aquellos productos, en tanto que no son indispensables o importantes para el uso de los productos o servicios de que se trate.
Por poner un ejemplo, un libro, catálogo o folleto sobre software o una revista cuya temática sea la informática no es indispensable ni importante para el uso de los concretos productos o servicios amparados por las marcas oponentes relativos a los productos de software y máquinas de juegos, y servicios de apuestas; instalación, reparación y manteniendo de máquinas para juegos o programación.
Que el demandante explote un centro de ocio en Murcia bajo el signo ODISEO o que los solicitantes de las marcas tengan su domicilio en la localidad de Alcantarilla (situada a 8 km del Centro de ocio, según se indica en la demanda) no es relevante a los efectos de valorar la similitud aplicativa.
Conforme a lo expuesto, la falta de similitud entre los productos de la marca solicitada y los productos y servicios de las marcas oponentes determina por sí solo la inexistencia de riesgo de confusión, lo que conduce a la desestimación de la demanda y a la confirmación de la resolución impugnada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,
Fallo
En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:
1.- Desestimar el recurso interpuesto por la procuradora doña Julia Seco Sotelo en nombre y representación de la entidad
2.- Imponer a la actora impugnante las costas procesales causadas en este procedimiento.
Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación del que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.
