Sentencia Civil 139/2026 Audiencia Provincial Civil nº 32 de Madrid, Rec. 343/2025 de 24 de abril del 2026

PRIMERO.-La entidad "INVERSIONES RESITER, S.A." solicitó ante la OEPM el registro de la marca figurativa, con la parte denominativa "RESITER", con número de solicitud 4228304, para distinguir los siguientes servicios:

- Clase 37: Servicios de construcción; Construcción de vertederos; Servicios de mantención de composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; instalación y reparación de aparatos relacionado con instalaciones sanitarias; reparación de vehículos, de aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; Limpieza de edificios e instalaciones industriales; Limpieza de interior y exteriores, aseo industrial; Servicios de sanitización [aseo]; servicios de retiro de basura; Recolección de residuos y limpieza; Reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para compactar, aplastar y triturar basura; Alquiler de máquinas de limpieza; Reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para limpieza, aseo industrial y sanitización

- Clase 39: Transporte y almacenamiento de residuos y desechos; Almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribución por cualquier medio de residuos; Transporte de personas y bienes, por cualquier medio; Servicios de consultoría, información y asesoría relativos a transporte, recolección y almacenamiento de residuos y desechos; Servicios de almacenamiento, transporte, distribución y suministro de agua potable y residuos líquidos; Servicios de recogida de aguas residuales urbanas o industriales, de lodos; Alquiler de máquinas y aparatos de carga y descarga; Recogida de productos reciclables [transporte]; Transportes en cisterna; Servicios de alquiler de vehículos; Servicios de estacionamientos y/o aparcamiento; Servicios de choferes y fletes; reparto de mercancías a domicilio; Servicios de logística para el transporte tanto terrestre, marítimo y aéreo a nivel nacional e internacional; Servicios de arriendo de bodegas y almacenes de depósito; Alquiler de frigoríficos; Servicios de información relativas al transporte de pasajeros y carga por medio de una red global de computación o de boletines o tablas electrónicas; servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de transporte.

- Clase 40: Servicios de reciclaje de residuos y desechos; reciclaje de chatarra; reciclaje de basura y desechos; selección de desechos y material reciclable [transformación]; suprarreciclaje [revalorización de materiales de desecho]; Servicios de tratamiento, transformación física y química de chatarra, basura y desechos; Eliminación de basura para otros; Tratamiento del agua; tratamiento de aguas residuales, alquiler de filtros de agua, tratamiento de líquidos peligrosos, descontaminación de materiales peligrosos; Servicios de acondicionamiento y purificación del agua; Alquiler de aparatos para purificar el agua; Desmineralización del agua; desalinización de agua; Regeneración del agua; Alquiler de equipos de tratamiento del agua; ensamblado de productos para terceros; Servicios de tratamiento y transformación física y química de aguas naturales y servidas.

- Clase 42: Trabajos de ingenieros; Servicios prestados por arquitectos; Servicios de investigación matemática; Topografía; Geodesia topográfica; elaboración de planos para la construcción, planificación en materia de urbanismo; dibujo y diseño industrial, topografía del terreno, investigaciones geológicas, prospección y peritajes geológicos; investigación y consultoría ecológicas; Consultoría técnica en materia de la ingeniería ambiental; consultas sobre la protección del medio ambiente; Servicios de análisis, medición, estudio, identificación y proposición de soluciones a problemas ambientales; servicios de laboratorios ambientales para el análisis de suelos, agua, aire y alimentos; servicios de muestreo de emisiones de fuentes fijas; servicios de determinación del impacto de una fuente industrial en el medio ambiente; servicios de calibraciones ambientales; prueba de compatibilidad ambiental e investigación submarina; Asesorías y estudios de proyectos prestados por ingenieros civiles y arquitectos, en materias de distribución y tratamiento de aguas; investigaciones y análisis químico; Investigaciones bacteriológicas y biológicas; Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de investigaciones químicas, bacteriológicas y biológicas; Servicios de análisis y de investigación industrial en materia medio ambiental; control de calidad en materia medio ambiental; Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en materias químicas, bacteriológicas y biológicas; estudios de proyectos técnicos en materias químicas, bacteriológicas y biológicas; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; investigaciones técnicas, todas en materia medio ambiental.

La marca solicitada tiene la siguiente representación gráfica:

En el expediente administrativo, a la solicitud de la marca se opuso la entidad "RESYTEC, SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.L." con fundamento en marca nacional prioritaria figurativa, con la denominación "RESYTEC", registrada con nº 4172964 para los siguientes servicios de la clase 39: servicios de recogida, transporte y almacenaje de residuos.

La marca oponente tiene la siguiente representación gráfica:

La Unidad de Examen denegó la marca respecto de los servicios de las clases 37, 39 y 40 al apreciar similitud del signo y coincidencia aplicativa respecto de los servicios de la clase 39 y relación aplicativa con respecto a los servicios de las clases 37 y 40, con riesgo de confusión, todo ello en aplicación del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas. La resolución de la Unidad de Examen acordó la concesión de la marca respecto de los servicios de la clase 42.

La entidad solicitante recurrió en alzada la anterior resolución para que se concediera la marca también respecto de los servicios solicitados en clases 37, 39 y 40.

La Unidad de Recursos de la OEPM estimó parcialmente el recurso de alzada de modo que se concedióla marca para los siguientes servicios:

Clase 37: servicios de construcción; construcción de vertederos; servicios de mantención de composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; instalación y reparación de aparatos relacionado con instalaciones sanitarias; reparación de vehículos, de aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; limpieza de edificios e instalaciones industriales; limpieza de interior y exteriores, aseo industrial; servicios de sanitación [aseo]; alquiler de máquinas de limpieza; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para limpieza, aseo industrial y sanitación.

Clase 39: servicios alquiler de máquinas y aparatos de carga y descarga; servicios de alquiler de vehículos; servicios de estacionamientos y/o aparcamiento; servicios de choferes y fletes; reparto de mercancías a domicilio; servicios de logística para el transporte tanto terrestre, marítimo y aéreo a nivel nacional e internacional; alquiler de frigoríficos; servicios de información relativas al transporte de pasajeros y carga por medio de una red global de computación o de boletines o tablas electrónicas; servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de transporte.

Por el contrario, mantuvo la denegación de la marca respecto de los servicios de la clase 40 y los siguientes servicios de las clases 37 y 39:

Clase 37: servicios de retiro de basura; recolección de residuos y limpieza; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para compactar, aplastar y triturar basura.

Clase 39: transporte y almacenamiento de residuos y desechos; almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribución por cualquier medio de residuos; servicios de consultoría, información y asesoría relativos a transporte, recolección y almacenamiento de residuos y desechos; servicios de almacenamiento, transporte, distribución y suministro de agua potable y residuos líquidos; servicios de recogida de aguas residuales urbanas o industriales, de lodos; transporte de personas y bienes, por cualquier medio; recogida de productos reciclables [transporte]; transportes en cisterna; servicios de arriendo de bodegas y almacenes de depósito.

La solicitante impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa que acuerda la denegación de la marca respecto de los servicios indicados en clases 37, 39 y 40 al considerar que existen suficientes diferencias entre los signos enfrentados y aplicativas en atención al público pertinente, lo que elude el riesgo de confusión.

La OEPM y la oponente contestaron a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución de la OEPM, objeto de impugnación, era conforme a Derecho.

SEGUNDO.-La solicitante insiste en que la marca solicitada no incurre en la prohibición relativa apreciada en sede administrativa con fundamento en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, conforme al cual:

No podrán registrarse como marcas los signos: ...

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).

El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

1- Comparación de los signos

En cuanto a la similitud de los signos enfrentados, la jurisprudencia considera que dos signos son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellos una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Maltraten Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Maltraten Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657].

A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, y la categoría de productos o servicios contemplada, así como las condiciones en las que éstos se comercializan (vid.,las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los distintos signos, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

Desde el punto de vista visual,los signos enfrentados son similares.

En el caso de autos se trata de comparar dos signos figurativos con elementos denominativos.

Recordemos ahora cuáles son los signos enfrentados:

Debemos también recordar que, cuando en la comparación se ven envuelta marcas figurativas, como regla general, se considera que debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional resultará relevante el elemento gráfico o figurativo. No obstante, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2008, L&D, S.A./OAMI, C-488/06, ap. 55, nos recuerda que de la jurisprudencia de dicho tribunal no se desprende en absoluto que, en el caso de marcas figurativas, deba considerarse sistemáticamente que los elementos denominativos son dominantes.

En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2016, tras advertir que los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, señala que "en la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007,, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana)".

En el supuesto de autos los elementos gráficos de las marcas enfrentadas son escasamente distintivos en tanto que en la prioritaria se limita al símbolo del reciclaje y en la solicitada el elemento gráfico cumple una función puramente ornamental.

La comparación de la parte denominativa, "RESYTEC"/"RESITER" determina una elevada similitud entre los signos dada la coincidencia de cinco de las siete letras que componen la denominación que, además, están dispuestas en el mismo orden.

Lo que no resulta admisible es descomponer artificialmente la parte denominativa de los signos para afirmar que "RES" es un término descriptivo con relación a la gestión de residuos, en tanto que la parte denominativa está integrada por términos de fantasía que no procede descomponer para efectuar la comparación de modo que solo se tenga en cuenta una parte de los términos, concretamente "YTEC" e "ITER", lo que no se sostiene.

En este sentido, como hemos indicado en nuestra sentencia de 29 de enero de 2026, entre otras muchas, cabe recordar que, si bien la jurisprudencia admite la posibilidad de descomponer las marcas a fin de identificar los elementos que resultan determinantes en la conformación de la impresión comercial que se causa en el consumidor, que son los que habrán de utilizarse como términos en el juicio comparativo de signos, también lo es que dicha posibilidad tiene señalado un límite claro, cual es que no cabe la descomposición arbitraria

Desde el punto de vista conceptual,los signos carecen de significado, al menos en castellano.

Por último, desde el punto de vista fonético,apreciamos también una elevada similitud, por la identidad vocal de las dos primeras sílabas de ambos términos, RE-SY-TEC vs RE-SI-TER y la elevada similitud de la tercera que solo cambia la última letra.

En conclusión, debe apreciarse la concurrencia del requisito de la similitud entre los signos, recordando que dos signos son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellos una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes.

2.- Comparación aplicativa

La OEPM ha apreciado analogía y relación aplicativa respecto de los servicios denegados en clase 39 de la marca solicitada y los servicios de la clase 39 para los que está concedida la marca prioritaria. También aprecia relación aplicativa entre los servicios para los que se ha denegado la marca solicitada en clases 37 y 40 respecto de los protegidos por la marca prioritaria en clase 39.

La demandante no cuestiona que los servicios protegidos por la marca prioritaria y los que se trate de proteger con la marca solicitada y que han sido denegados puedan ser idénticos, en algún caso, y similares en los demás, lo que pone de manifiesto es que las marcas se dirigen a sectores claramente diferenciados, indicando que la solicitante está especializada en la valorización de residuos y la oponente ofrece servicios básicos sin realizar procesos de valorización de los residuos.

No es relevante la concreta actividad que puedan en un momento dado realizar las partes, sino el abstracto ámbito aplicativo cubierto por la marca prioritaria y la solicitada.

En todo caso, apreciamos identidad o muy elevada similitud entre los servicios protegidos en clase 39 por la marca prioritaria (servicios de recogida, transporte y almacenaje de residuos)y los denegados en esta misma clase (y más concretamente respecto de los servicios de transporte y almacenamiento de residuos y desechos; almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribución por cualquier medio de residuos; servicios de consultoría, información y asesoría relativos a transporte, recolección y almacenamiento de residuos y desechos; servicios de almacenamiento, transporte, distribución y suministro de agua potable y residuos líquidos; servicios de recogida de aguas residuales urbanas o industriales, de lodos; recogida de productos reciclables [transporte]; transportes en cisterna; servicios de arriendo de bodegas y almacenes de depósito),y si la solicitante consideraba que no existía similitud respecto de alguno de los denegados debería haberlo justificado, al menos, desde el punto de vista alegatorio.

Igualmente, no se cuestiona la similitud entre los servicios de la clase 39 protegidos por la marca prioritaria (servicios de recogida, transporte y almacenaje de residuos)y los denegados en las clases 37 (servicios de retiro de basura; recolección de residuos y limpieza; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para compactar, aplastar y triturar basura)y 40 (Servicios de reciclaje de residuos y desechos; reciclaje de chatarra; reciclaje de basura y desechos; selección de desechos y material reciclable [transformación]; suprarreciclaje [revalorización de materiales de desecho]; Servicios de tratamiento, transformación física y química de chatarra, basura y desechos; Eliminación de basura para otros; Tratamiento del agua; tratamiento de aguas residuales, alquiler de filtros de agua, tratamiento de líquidos peligrosos, descontaminación de materiales peligrosos; Servicios de acondicionamiento y purificación del agua; Alquiler de aparatos para purificar el agua; Desmineralización del agua; desalinización de agua; Regeneración del agua; Alquiler de equipos de tratamiento del agua; ensamblado de productos para terceros; Servicios de tratamiento y transformación física y química de aguas naturales y servidas).

3.- Riesgo de confusión

A la vista de la similitud de los signos enfrentados y de la identidad o similitud de los servicios protegidos, existe riesgo de confusión o, al menos, de asociación en los términos antes reseñados, en la medida en que el público pertinente podrá pensar que los productos marcados con los signos enfrentados tienen el mismo origen empresarial o que existe alguna vinculación entre los empresarios.

A la vista de los servicios protegidos por la marca prioritaria y de los solicitados, coincidimos con la demandante que el público relevante es un público profesional cuyo grado de atención es más elevado que el general, pero esta circunstancia no elude el riesgo de confusión dada la apreciada similitud de los signos y del ámbito aplicativo.

Debemos también recordar que el riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre los signos y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

En el caso enjuiciado existe elevada similitud entre los signos e identidad/similitud aplicativa, lo que pone de manifiesto la concurrencia del riesgo de confusión.

TERCERO.-La suerte desestimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por la misma hayan de ser impuestas a la parte actora impugnante, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,