Sentencia Civil 344/2025 Audiencia Provincial Civil de A Coruña nº 4, Rec. 226/2024 de 09 de junio del 2025

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Resolución en primera instancia y recurso de apelación.

1. La demanda promovida por don Jesús Ángel contra don Everardo tenía por objeto la declaración de nulidad del registro de la marca española número 4.160.806, " DIRECCION000", denominativa, solicitada por el demandado el 3 de marzo de 2022 y concedida el 27 de diciembre de 2022, para productos de clase 25 del Arreglo de Niza (prendas de vestir). El demandante pretende la nulidad del registro por haber sido solicitado por el demandado de mala fe, conforme a lo previsto en el art. 51 1 b) de la Ley de Marcas ("El registro de la marca podrá declararse nulo...cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe").

2. La demanda es anterior en unos días a la entrada en vigor de la disposición adicional primera de la LM según redacción procedente del RD-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, que se produjo el día 14 de enero de 2023. Bajo el régimen legal anterior, los tribunales conservan la competencia para declarar la nulidad o la caducidad de una marca o nombre comercial solicitada por vía de acción.

3. Seguido el juicio en primera instancia con la oposición del demandado, la sentencia núm. 14/2024, de 23 de enero, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de esta provincia, estimó íntegramente la demanda y declaró la nulidad del registro de la marca española 4.160.806, " DIRECCION000", por haber sido solicitada por el demandado de mala fe. La sentencia recuerda que la mala fe del solicitante debe concurrir en la fecha relevante, que es la de la solicitud, y debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso. Alude a los factores que, conforme a la doctrina del TJUE, son relevantes a estos efectos y destaca que la intención del solicitante fue la de aprovecharse indebida y gratuitamente de la reputación del demandante. También alude a la sentencia dictada por el mismo juzgado en el litigio que las mismas partes mantuvieron a propósito de la marca española 3.743.307, " DIRECCION001", que concluyó con sentencia declarativa de la nulidad del registro de la marca por haber actuado el solicitante de mala fe, con el propósito de aprovechar la reputación del demandante como futbolista que, por entonces, era todavía una figura emergente. Las circunstancias de la solicitud de la marca 4.160.806, " DIRECCION000", tras el intento de alcanzar un acuerdo acerca del primer registro, y la fama alcanzada por el actor, que usa indistintamente su nombre y el diminutivo " Cebollero" o " DIRECCION002", así como la preexistencia de dos marcas de la UE " DIRECCION003", nº. 16.725.178 y 18.133.194, para productos de clase 25, son factores que contribuyen a revelar la mala fe del solicitante. La sentencia descarta las explicaciones con las que el demandado trata de justificar la elección del signo, y se asienta también en la argumentación mediante la que la OEPM estimó el recurso de alzada contra la resolución anterior sobre inscripción del signo discutido, que identifica a una persona distinta del solicitante, esto es, al jugador de fútbol brasileño del Real Madrid conocido como " Pitufo" o " DIRECCION002". Concluye afirmando que la elección del signo " DIRECCION001" por el demandado responde a la intención de apropiarse de la fama de quien ya era un relevante futbolista en la fecha de la solicitud para beneficiarse de ella, con lo que la solicitud del registro ha sido hecha de mala fe y debe ser éste anulado.

4. El recurso de apelación interpuesto por el Sr. Everardo se resume en los siguientes extremos: i) La sentencia no toma en consideración el hecho de que el demandado nada tiene que ver con el mundo del fútbol y ni siquiera es aficionado o entendido de ese deporte; ii) No es cierta la fama o renombre del actor en la fecha relevante para valorar la mala fe del solicitante; iii) Aun si concurriera hipotéticamente intención deshonesta en el registro, "no existe identidad entre las denominaciones ni entre los propios productos para los que se ha registrado", y no concurre en este caso ninguno de los dos requisitos que jurisprudencialmente se exigen para que pueda apreciarse la mala fe, esto es, que el uso de la marca haya alcanzado una notoriedad en el país donde se trata de prohibir el uso, y que el solicitante de la marca tuviere conocimiento del uso anterior; iv) La comparativa entre las denominaciones y sus diferentes canales de comercialización descartan el riesgo de confusión; v) Insiste en que "inició este proyecto con unas convicciones y con un diseño de negocio basado en un tema familiar y en un tema profesional, que es aplicar ese ideal a su modelo de negocio (inmobiliario, hotelero y hostelero)".

SEGUNDO.- Previo. Sobre la anulación del registro de la marca litigiosa por la OEPM

5. El presente litigio sobre nulidad del registro de la marca española 4.160.806, " DIRECCION000", por concurrir mala fe del solicitante, se ha tramitado paralelamente con la oposición al registro que el Sr. Jesús Ángel formuló en vía administrativa ante la OEPM, con base en el riesgo de confusión entre la marca solicitada y dos marcas de la UE prioritarias de las que el apelado es titular, la nº. 16.725.178 " DIRECCION003", denominativa, y la nº. 18.133.194 "viniciusjr",figurativa, ambas registradas para productos de clase 25. La oposición fue inicialmente rechazada, pero el recurso de alzada interpuesto contra el registro de la marca fue estimado por resolución de 11 de diciembre de 2023, según acreditó el ahora apelado en la audiencia previa. En consecuencia, el registro de la marca litigiosa ha sido anulado por la propia OEPM.

6. Contra la resolución de la OEPM cabía interponer recurso jurisdiccional en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la publicación, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2023. El apelado sostiene en su escrito de oposición que el solicitante, Sr. Everardo, no interpuso recurso contra la decisión de la OEPM (al tiempo de interponer el recurso de apelación contra la sentencia del juzgado de lo mercantil ya había expirado el plazo de dos meses de que disponía para hacerlo), y eso quiere decir que el recurso de apelación no se sustenta en un interés legítimo que el apelante pueda esgrimir porque, aunque fuera estimado, el registro de la marca a que se refiere ya no existe. O, en otros términos, el recurso de apelación incide sobre un registro de marca que ya ha sido definitivamente anulado por otros motivos y que, por consiguiente, una sentencia desestimatoria de la demanda ya no podrá preservar.

7. En nuestro criterio, no es cierto que en la situación descrita carezca ya el demandado de interés legítimo en obtener la revocación de la sentencia y su consiguiente absolución de las peticiones de la demanda. La tacha de haber actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca planeará inevitablemente sobre el eventual registro de otros signos similares que, sin embargo, no lleguen a generar riesgo de confusión con otros preexistentes de los que sea titular el ahora apelado, de lo que se sigue que el recurso del apelante responde a un interés legítimo que la resolución administrativa no ha desactivado completamente. Por otra parte, la argumentación que emplea la parte apelada en su escrito de oposición al recurso serviría también sostener que la anulación ya definitiva del registro de la marca implica una pérdida sobrevenida de objeto procesal ( art. 22 LEC) , porque no tiene sentido pretender que se declare nulo el registro de una marca que en el curso del pleito ha sido anulado por virtud de una resolución administrativa firme. Tampoco bajo esta perspectiva, sin embargo, consideramos que se haya producido una verdadera pérdida sobrevenida de objeto por satisfacción extraprocesal de las pretensiones del actor, porque la confirmación de la declaración judicial de mala fe del solicitante reforzará la posición del Sr. Jesús Ángel frente a eventuales iniciativas futuras del Sr. Everardo mediante las que pudiera eludir el riesgo de confusión que la OEPM ha apreciado con ocasión del registro de la marca " DIRECCION000".

8. No dispone este tribunal, por otra parte, de una confirmación segura de la firmeza de la resolución administrativa que resolvió el recurso de alzada. El escrito de interposición del recurso de apelación no la reconoce y en su pag. 4 dice que el apelante no ha marcado todavía productos con el signo litigioso porque "se están tramitando distintas actuaciones que no han adquirido firmeza". No es posible saber a qué alude el apelante con esa enigmática frase, pero no cabe descartar que haya interpuesto dentro de plazo un recurso jurisdiccional contra la resolución de la OEPM.

TERCERO.- Mala fe del solicitante de la marca española 4.160.806, " DIRECCION000".

9. En nuestra anterior sentencia nº. 300/2024, de 21 de mayo, dictada en el marco de un litigio entre las mismas partes que tenía por objeto la marca española 3.743.307, " DIRECCION001", expusimos que, por razón de su origen en las directivas de marcas 104/89/CEE y (UE) 2015/2436, la doctrina del TJUE a propósito de la mala fe en el registro de la marca comunitaria, hoy de la Unión, ha sido también seguida por nuestro TS en la interpretación y aplicación de la norma nacional. La sentencia TS 528/2022, de 5 de julio, resume esa doctrina en los siguientes términos:

El Tribunal de Justicia de la UE ha interpretado este concepto de la mala fe en el registro de la marca, en su STJUE 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik (C-104/18 P), citada en los apartados 74 y 75 de la STJUE de 29 de enero de 2020, Sky (C-371/18 ):

"El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de "mala fe" presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)".

"Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)".

10. Advertimos también en nuestra sentencia anterior acerca de la evolución en la doctrina del TJUE desde la concepción más estricta que preconizaba la sentencia de 11 de junio de 2009 (Lindt,C-529/07 ), que en realidad se proyectaba sobre un supuesto concreto de mala fe consistente en el conocimiento por parte del solicitante de que un tercero utilizaba en al menos un Estado miembro un signo idéntico o similar, hasta las más recientes sentencias que, como las ya citadas Koton(ap. 45) y Sky(ap. 74), ponen acento especial en el tráfico económico y en la desviación de la solicitud de registro con respecto a la finalidad que persiguen las normas sobre la marca, particularmente la de contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión,esto es, permitir que cada empresa identifique en el mercado sus propios productos y servicios distinguiéndolos de los de otros competidores.

11. Como apunta la sentencia apelada, la mala fe ha de concurrir en la fecha relevante, que es el momento de presentación de la solicitud de registro de la marca. Pero ese momento no es el mes de noviembre de 2018, como argumenta el apelante, sino el 3 de marzo de 2022, que es la fecha de la solicitud del registro de la marca núm. 4.160.806, " DIRECCION000". Por otra parte, la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, porque solo de ese modo puede examinarse objetivamente.La STJUE de 27 de junio de 2013, Malaysia, C-310/12, liga estas dos exigencias al indicar que los factores pertinentes son, precisamente, los que existían en el momento de presentar la solicitud de registro.

12. Es indiscutible que en marzo de 2022 el futbolista brasileño Pitufo ya es un personaje de fama mundial, tanto con su nombre de pila como con el diminutivo que con frecuencia emplea o se le conoce ( Cebollero o Pitufo). Ese es un hecho objetivo, sobradamente probado y correspondiente a la profusa presencia de las estrellas del deporte -especialmente del fútbol masculino- en los medios de comunicación, en publicidad y redes sociales, de manera tal que no es concebible que pueda pasar desapercibido a nadie mínimamente atento a la actualidad, ni siquiera a alguien tan poco aficionado al fútbol como dice ser el Sr. Everardo, quien tres años antes había registrado a su nombre la marca española 3.743.307, " DIRECCION001" para productos de clase 25. Por entonces justificó la elección del signo por razón de su afición a la cultura romana y como homenaje a su madre, profesora de cultura clásica. La elección del nombre " DIRECCION000" obedece, en cambio, dice el apelante, a la vinculación del signo con el vino, y la de éste con los negocios de hostelería que tiene el Sr. Everardo, a pesar de lo cual el registro se hizo para designar productos de clase 25 (prendas de vestir), que es precisamente la misma clase de productos para los que estaban registradas la marca española 3.743.307, " DIRECCION001" y las marcas de la Unión " Pitufo" y "viniciusjr",estas últimas de la titularidad del Sr. Jesús Ángel.

13. En marzo de 2022 hacía meses que el Sr. Everardo estaba en conversaciones con los mandatarios del Sr. Jesús Ángel para tratar de encontrar una solución al conflicto planteado acerca del registro de la marca española " DIRECCION001", que el demandado/apelante había solicitado en noviembre de 2018 y la OEPM le había concedido en mayo de 2019. Por lo que de los autos resulta, ese intercambio de comunicaciones extrajudiciales entre las partes se desarrolló entre octubre de 2019 y marzo de 2022; solo un día después de la última comunicación de correo electrónico que el despacho de abogados del Sr. Jesús Ángel dirigió al Sr. Everardo, rechazando las pretensiones económicas de éste para consentir la transmisión de la marca " DIRECCION001" (2 de marzo de 2022), fue presentada la solicitud del registro en la OEPM de la marca denominativa " DIRECCION000" para productos de clase 25. Es, por lo tanto, contrario a la evidencia sostener que la iniciativa del registro de la marca litigiosa está desconectada de las conversaciones que el Sr. Everardo mantenía desde meses atrás con los agentes y abogados del futbolista brasileño del Real Madrid a propósito de la marca " DIRECCION001", o pretender que la elección del signo por parte del Sr. Everardo no guarda relación con el diminutivo que usa y con el que es conocido el futbolista Pitufo. Los hechos hablan por sí solos.

14. Al igual que el caso analizado en nuestra anterior sentencia sobre la marca española " DIRECCION001", también este caso presenta una gran semejanza con el que el Tribunal General examinó en la sentencia de 14 de mayo de 2019, Moreira/EUIPO - Da Silva Santos Júnior (Neymar),T-795/17 , referida a una marca que reproducía el nombre de quien al tiempo de la solicitud era un prometedor futbolista. En el marco del análisis global que se impone para apreciar la mala fe del solicitante "cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación"(apartado 30 de la Sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2022, asunto T-250/21, Nehera),y precisamente el grado de notoriedad de que gozaba el signo controvertido en el momento en que se solicitó su registro y, más concretamente, el hecho de que el uso de un signo cuyo registro se solicita permita al solicitante aprovecharse indebidamente del renombre de una marca o de un signo anterior o incluso del nombre de una persona célebrepuede demostrar la mala fe del solicitante, como fue el caso de la ya citada sentencia del asunto T-795/17, Neymar.

15. A partir de lo expuesto, la conclusión de que el titular de la marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo,sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros,es en este caso la única razonable y segura. En nada la cuestiona el hecho de que el signo difiera de los que el Sr. Jesús Ángel tenía registrados como marcas de la Unión, porque aquí no se trata de llevar a cabo un examen comparativo entre signos propio del juicio de nulidad relativa o del de infracción, sino de constatar que la intención del solicitante en el momento del registro fue, como dice la sentencia apelada, la de "aprovecharse indebida y gratuitamente de la reputación del demandante", ni siquiera para designar sus propios productos en el mercado, sino con clara intención de bloqueo y obstaculización, en perjuicio de la proyección comercial del nombre -apodo o diminutivo- con el que es mundialmente conocido el actor. Por la misma razón, es también de todo punto irrelevante la supuesta despreocupación del Sr. Jesús Ángel en proteger, mediante su registro como marca, el valor comercial de la versión diminutiva de su nombre propio; no necesita hacerlo para reaccionar eficazmente frente a quienes, obrando de mala fe y de forma contraria a las prácticas leales, tratan de aprovechar ilegítimamente su reputación y prestigio.

16. Así pues, ninguna de las alegaciones del recurso de apelación, en parte impropias de un litigio de esta naturaleza, sirve para desvirtuar los acertados razonamientos de la sentencia apelada y su conclusión final. El recurso debe ser, por ello, desestimado.

CUARTO.- Costas y depósito.

17. No apreciamos la concurrencia de dudas de hecho o de derecho que permitan hacer en este caso aplicación de la excepción legalmente prevista a la regla general del vencimiento objetivo en materia de costas ( art. 394 LEC) . El hecho de que el registro de la marca fuese inicialmente concedido por la OEPM y después anulado en vía administrativa, al apreciar la misma OEPM en alzada la semejanza fonética y aplicativa con riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas prioritarias del oponente - art. 6 1 b LM-, así como la concurrencia de la prohibición de registro el art. 9. 1 b) LM, es irrelevante a estos efectos porque el objeto del litigio es diferente y consiste en determinar la concurrencia de mala fe del titular al tiempo de la solicitud del registro de la marca, lo que integra una causa de nulidad absoluta ( art. 51 LM) ajena por completo al debate que se siguió en la vía administrativa.

18. Las costas del recurso deben ser también impuestas en función de la regla del vencimiento, conforme al art. 398 de la LEC.

19. Se dispondrá la pérdida del depósito constituido para recurrir y su aplicación conforme al destino legal ( disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, apartado 9).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,