Sentencia Civil 42/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 200/2023 de 11 de marzo del 2025

PRIMERO.-El litigio se inició por demanda deducida por la mercantil Tous frente a la también mercantil Gold Filled Cordoba Joyeros S.L. con la invocación de cuatro marcas, dos europeas, dos nacionales, un diseño nacional -sobre el que no nos pronunciaremos- y otro comunitario, en particular las siguientes:

La demanda tiene su origen en la intervención policial llevada a cabo en marzo del año 2013 y que concluye con la ocupación en el establecimiento del demandado, dedicado a la fabricación y venta de joyería en Córdoba, de un conjunto de artículos -2.456 productos-, productos que, afirma la demandante, y a la vista de las muestras examinadas -17-, incorporan las marcas invocadas, razón por la que considera que hay infracción de las mismas deduciendo las correspondientes acciones tras la conclusión del proceso penal subsiguiente a la intervención policial, con la absolución de los acusados.

En particular, las piezas en cuestión, según resulta de las actuaciones policiales y del informe pericial de la parte demandada, que aporta las fotografías obtenidas por el perito en el Juzgado de lo Penal num. 2 de los de Córdoba de las muestras de piezas intervenidas, son las siguientes:

La Sentencia de instancia, tras desestimar la acción de infracción del diseño comunitario y denegar el carácter renombrado de las marcas que se citan como infringidas, ha estimado parcialmente la demanda apreciando infracción de las marcas por riesgo de confusión - art 9.2.b) RMUE y art. 34.2.b) LM- condenando a la demandada a cesar en su actividad infractora, a la remoción de los productos infractores -entendiendo como tales las muestras puestas a disposición del Juzgado- a su destrucción a costa del demandado, a indemnizar a la demandante con arreglo al criterio de regalía hipotética en el importe de 24.000 euros de canon de entrada y en un royalti del 4% de las ventas realizadas en cinco años anteriores al origen de los hechos hasta el cese de la infracción, y a publicar la sentencia, haciendo expresa imposición de las costas procesales a la demandada.

Crítico con esta resolución, formula recurso de apelación la demandada, alegando, en primer lugar, infracción procesal del art. 353 y ss LEC por no haberse practicado prueba judicial de reconocimiento de las piezas, error en la valoración de la prueba en relación a las periciales practicadas y la infracción apreciada, error en la aplicación del art. 43.2 LM al no haber daños y perjuicios, siendo, en su caso, desproporcionada la fijada como canon de entrada, en cuarto lugar, infracción del art. 394.2 LEC en relación al pronunciamiento sobre las costas procesales y, finalmente, cosa juzgada sobre la devolución de las piezas en poder de Tous al contradecir la Sentencia penal que se pronuncia sobre su destino.

La demandante, aprovechando el trámite de apelación, ha impugnado la Sentencia en lo que hace al renombre de las marcas invocadas, que reclama, y sobre los concretos objetos incautados que forman parte del procedimiento.

Examinaremos cada una de las alegaciones formuladas.

SEGUNDO.-Plantea en primer término la parte apelante la infracción art. 353 y ss LEC en relación a la falta de reconocimiento judicial de las piezas con infracción art. 289 LEC.

Alega en este primer motivo la mercantil apelante que a pesar de haberse propuesto por la actora la prueba de reconocimiento y ser admitida, no se practicó con la consecuencia de que no se han examinado las piezas objeto del procedimiento conforme a los criterios de dicha prueba y por tanto, afirma el apelante, la comparativa con las titularidades de Tous no se ajusta a derecho pues no se ha hecho bajo los principios de inmediación y contradicción que impone el procedimiento civil, habiendo solo tenido el juez el visionado de fotografías de la demanda e informes periciales, no valorados tampoco por el Juez, sin que conste que haya examinado las piezas.

Por ello concluye, y partiendo de las infracciones legales denunciadas en relación con el art. 24 CE, que debería por tenerse como no fundadas las consideraciones de la Sentencia de instancia sobre las piezas.

Posición del Tribunal.

El motivo debe rechazarse.

En primer lugar, y por partir de lo obvio, sabemos que el reconocimiento no fue prueba propuesta por la demandada en la instancia y, por tanto, de haber propuesto en esta alzada la práctica de esa prueba ex art. 460.2.2º LEC, carecería de legitimación.

Lo cierto es que no ha hecho tal propuesta, pero la situación procesal descrita es relevante a la hora de considerar si la prueba de reconocimiento es consustancial a la valoración judicial del conflicto entre signos que parece ser el argumento que se desprende de los razonamientos del motivo formulado.

La prueba de reconocimiento judicial permite al Juez la percepción directa de los hechos o cosas objeto de la prueba. Pero el art. 353 LEC prevé esta prueba cuando para el "esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario o conveniente que el Tribunal examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona".Es decir, la prueba es pertinente cuando hay disputa sobre una realidad material que precisa de percepción directa por el Juez. Por tanto, la prueba cumple la finalidad de obtener certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes. De ahí que el art. 353.1 LEC ya referenciado diga que este medio de prueba se acordará cuando para el esclarecimiento y apreciación de hechos "sea necesario o conveniente".

Desde nuestro punto de vista, tal circunstancia no concurre en el caso ni por tanto, la necesidad de práctica de la prueba de reconocimiento como previa al juicio comparativo entre signos.

En efecto, no está en cuestión que los objetos sobre los que se hace el juicio comparativo son los que están en el proceso, tanto material como documentalmente y, por tanto, no cabe más que concluir que son aquellos sobre los que corresponde efectuar el juicio comparativo con los registros marcario. Dicho de otro modo, no hay identificación dubitativa de los objetos en cuestión.

Es verdad que el apelante añade ciertas alegaciones que podrían cuestionar lo hasta ahora afirmado. En efecto, dice el apelante que las consideraciones hechas en la instancia podría haber tenido lugar sin que el Juez hubiera examinado las piezas. Y añade que, en todo caso, la visualización de las fotografías podría ser insuficiente a los efectos oportunos porque son fotos "sesgadas, muchas veces ampliadas de manera irreal o miniminizadas de manera más irreal todavía".

Pues bien, tales afirmaciones no dejan de ser meras conjeturas. Conjeturas, sin fundamentación alguna, son las afirmaciones sobre la actividad del juez a la hora de examinar los contenidos -documentos- del proceso. Y desde luego queda inmotivada la razón por la que considera el apelante que el material fotográfico es no solo deficiente sino que está alterado, impidiendo una percepción real de las imágenes bidimensionales de los objetos tridimensionales a que se refiere la infracción, a lo que debe añadirse que no consta que a lo largo del procedimiento la parte haya cuestionado la validez de las fotografías que obran en los autos en diversos documentos -atestado policial, informe pericial policial, informe pericial Tous- que coinciden con las incorporadas en su informe pericial, que entendemos no contiene fotografías sesgadas, ampliadas o minimizadas de manera irreal, sin perjuicio de que no se dice que el juicio comparativo haya recaído sobre piezas no incorporadas al proceso.

Apreciamos además otro sesgo derivado de la argumentación del motivo, vinculado a la prueba pericial. Por ello conviene recordar que la prueba de reconocimiento no sustituye la prueba pericial, que tiene por objeto conocer y apreciar hechos y proporcionar al juez máximas de experiencia adquiriendo certeza y criterios de valoración. De hecho, es normal, en este tipo de litigios, la práctica de prueba pericial para valorar, a partir de los documentos de que se disponen en el proceso o incluso de los objetos mismos -el art 296 LEC equipara documentos y piezas de convicción-, la concurrencia de los factores de identidad, similitud o disimilitud.

En suma, cuando el Juez examina la documentación unida al proceso por las partes y, en su caso, las piezas físicas aportadas, en absoluto realiza una actividad distinta al del examen de la documental en términos de los artículos 319, 326 y concordantes LEC ni, desde luego, quiebra los principios de inmediación y contradicción en tanto le corresponde la valoración de los instrumentos probatorios legalmente incorporados a los autos, como es el caso de la documental.

Por todo ello no advertimos las infracciones denunciadas y no podemos más que desestimar el motivo de que se trata.

TERCERO.-Constituye el segundo de los motivos que plantea el demandado, la alegación de error en la valoración de la prueba en relación a las periciales propuestas, poniendo en valor la pericial aportada por dicha parte demostrativa de la falta de vulneración de los derechos de la actora.

Critica al respecto la falta de valoración de la prueba pericial al tiempo que cuestiona el informe pericial de la actora que tacha, a la vista de las manifestaciones de su autora en juicio, de falto de objetividad, dada la larga relación de la perito con Tous, y de rigor, al referir, sin base objetiva probatoria, que lo relevante era que cada pieza no estaba aislada sino junto con otras piezas que entiende copias de la marca que hace que el consumidor las vincule.

Añade que es relevante que se haya denegado el carácter renombrado de las marcas de la actora y que, a pesar de ello, sin el examen de las piezas por el Juez, se haya prescindido del dictamen de la demandada a pesar de que en el mismo se hace un estudio detallado pieza por pieza con cada marca invocada para llevarle a la conclusión de que no hay riesgo de confusión al no suscitar cada pieza comparada una idéntica o parecida impresión.

Y partiendo de la insuficiencia del examen judicial, porque no se ha hecho pieza a pieza cuando no todas son iguales, no habiéndose distinguido en la Sentencia de instancia, por ejemplo, entre la figura del oso dentro del reloj y el oso en forma de colgante, hace un recorrido por el informe pericial con referencia individualizada a la niña, al niño, a la niña y al niño dentro del círculo, al pendiente de niña, al osito, distinguiendo entre el reloj con oso, el oso con huecos, el pediente de oso, el oso piedra negra y el mini oso para concluir que no hay infracción dadas las diferencias entre signos.

Posición del Tribunal.

Tiene razón el apelante cuando apunta lo relevante que es la cuestión relativa al renombre de las marcas invocadas, carácter que, en efecto, se deniega en la instancia.

Pero tal denegación es objeto de impugnación por Tous, y la alegación del error en la valoración de la prueba sobre la infracción, que es de lo que trata el motivo del demandado, pasa, necesariamente, por la decisión sobre el carácter renombrado de las marcas en tanto es determinante de la apreciación de una modalidad de infracción alegada en la instancia a demás de la del riesgo de confusión.

En efecto, sostiene Tous que la documental aportada -certificados de Andema y Cámara de comercio, listado de marcas gráficas oso, niña registradas a nivel nacional y de la UE, resoluciones de OEPM y EUIPO reconociendo el renombre de las marcas, información sobre las tiendas Tous en España y en el mundo, fotografías de celebrities que han sido imagen de Tous, publicidad en prensa escrita, fotografías en eventos, premios y reconocimientos a Tous- acredita suficientemente el carácter renombrado de las marcas invocadas.

Pues bien, a la hora de analizar el carácter nombrado de una marca hemos de recordar que conforme resulta de la jurisprudencia del TJUE, plenamente asumida por nuestra jurisprudencia nacional, los factores a tener en cuenta son, como dice la STJUE 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, General Motors -reproducidos luego por las STJUE 6 de octubre de 2009 Pago, asunto C-301/07, la STJUE 3 de septiembre de 2015 Iron & Smith, asunto C-125/14 y finalmente la STJUE Euipo/Puma de 28 de junio de 2018, asunto C-564/16- todos "los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, extensión geográfica y duración de su uso, asi como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla",habiendo concretado que, por lo que hace al ámbito territorial - STJUE 6 de octubre de 2009, Pago asunto C-301/07 - de igual modo la STJUE Iron ya citada- "una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos y o servicios amparados por ella, en un aparte sustancial del territorio de la Comunidad y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad".

También queremos aquí destacar, dada la prueba aportada por el demandante, que esta jurisprudencia se ha pronunciado sobre otro aspecto relevante relativo a los medios de prueba que se pueden aportar en la acreditación del renombre, en particular, las declaraciones previas de renombre, pues la STJUE Euipo/Puma de 28 de junio de 2018, asunto C- 564/16 afirma que se "debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido...",añadiendo que "en el caso de que la apreciación por dichos órganos fuera diferente de las adoptadas en resoluciones anteriores, estarán obligados, teniendo en cuenta el contexto en el que adopten su nueva rsolución, del que forma parte la invocación de las resoluciones anteriores, a motivar de forma explícita la divergencia existente con dichas resoluciones".

En el caso que nos ocupa, la aportación documental presentada por el demandante es lo suficientemente expresiva de que, sin duda, las marcas invocadas son conocidas por una parte muy significativa del público relevante, sin duda en España y claramente, más allá de sus fronteras.

No se olvide que el público pertinente es aquél interesado por la marca y que, como ha dicho la jurisprudencia ya citada -STJUE Pago ut supra-, "dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado..."siendo así que en el caso de los productos Tous, empresa dedicada en esencia a la joyería en su más amplia acepción, complementos de moda y diseño, el público es general dado que las colecciones Tous son lo suficientemente amplias y variadas con relevancia en su incidencia en el precio permitiendo el acceso a sus productos a un amplísimo sector del público.

Pues bien, y tomando en consideración todo lo expuesto, no hay duda que el renombre de las marcas está plenamente constatado con la documental reunida bajo el número 8 de la demanda ya que esta documentación deja constancia no solo de la pluralidad de registros marcarios, nacionales y europeos, con las grafías invocadas en la demanda sino, también, de un ingente número de resoluciones judiciales y administrativas reconocimiento el renombre de las marcas que representan el osito, el niño y la niña, que sin duda traen causa a su vez en la constatación de la antigüedad de las marcas y de la notable extensión territorial del mercado Tous, físicamente proyectado sobre más de 50 países lo que, dada la relación que se produce con las marcas señaladas en la demanda constatada como consta la notable antigüedad de aquellas, la del osito de 2009 y las otras dos, de 2010, nos permite deducir que Tous es marca genéricamente conocida por el público en general, entre otras razones, por los registros de que aquí se trata que sin duda son parte del éxito de ventas.

Por otro lado este Tribunal ya se ha pronunciado reiteradamente sobre el renombre de estas concretas marcas. Baste señalar, como más recientes, nuestras Sentencias número 33/25, de 21 de febrero y la Sentencia 37/25, de 27 del mismo mes donde además se había aportado datos de ventas e inversión en publicidad.

En conclusión, no se trata de la mera constatación de datos genéricos de empresa sino de una exposición fáctica de informaciones concretas que reflejan que las marcas invocadas son conocidas por una parte significativa del público relevante, sin duda en España pero también, en otros países de nuestro entorno.

La impugnación que formula Tous está por tanto fundamentada y nuestro examen hemos de hacerlo teniendo en cuenta el carácter renombrado de las marcas de los ositos, la niña y el niño.

QUINTO.-Confirmado el carácter renombrado, procede examinar el siguiente motivo de los formulados por el recurrente que afecta, precisamente, al juicio comparativo entre signos.

Alega el recurrente que entre los productos intervenidos por la policía y los signos distintivos de Tous hay importantes diferencias, además que no se dan semejanzas ni identidad entre signos y los productos de los litigantes, con lo que no hay riesgo de confusión.

Posición del Tribunal.

Hemos afirmado, con ocasión de la decisión sobre el anterior motivo, que las marcas invocadas en este procedimiento por Tous son renombradas y, en consecuencia, no atendremos a tal conclusión que implica, respecto del presente motivo, que no hagamos otro análisis de similitud entre signos que aquél que implica la existencia del vinculo, debiéndose recordar que no hay un criterio de similitud distinto a la hora de enjuiciar la infracción de una marca renombrada.

A tal efecto, el juicio de "similitud" entre la marca renombrada invocada y el signo que se dice infractor, debe llevarse a cabo, como bien explica el TJUE en su Sentencia de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/2014, Corte Inglés/OAMI, de conformidad con los siguientes criterios:

"39 Dado que ni de la redacción de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el concepto de similitud tenga un sentido diferente en cada uno de esos dos apartados, de ello se deduce que, cuando al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el Tribunal General concluye que no existe similitud entre los signos en conflicto, el apartado 5 de ese mismo artículo resultará necesariamente inaplicable también en el asunto de que se trate. A la inversa, cuando el Tribunal General considere, en el marco de ese mismo examen, que existe cierta similitud entre los signos en conflicto, dicha apreciación será válida tanto para la aplicación del apartado 1, letra b), como para la del apartado 5 del artículo 8 del citado Reglamento.

40 Sin embargo, en una situación en la que el grado de similitud de que se trate no resulte suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, no podrá deducirse de ello que tenga que excluirse necesariamente la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.

41 En efecto, los grados de similitud entre los signos en conflicto exigidos por uno y otro apartado de dicha disposición son diferentes. Mientras que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 está subordinada a la apreciación de un grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, la existencia de tal riesgo no se exige, por el contrario, como requisito para aplicar el apartado 5 de ese mismo artículo.

42 Dado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 , EU:C:2003:582 , apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartados 57, 58 y 66).

43 De ello resulta que, en el supuesto de que el examen de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 revele cierta similitud entre los signos en conflicto, corresponderá al Tribunal General examinar si, por concurrir otros factores pertinentes - como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, el público interesado puede establecer un vínculo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar si se reúnen los requisitos para aplicar a su vez el apartado 5 del mencionado artículo (véase, en este sentido, la sentencia Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387 , apartado 73).".

Pues bien, hay que recordar en primer lugar que, por lo que se refiere a la semejanza gráfica y conceptual de las marcas Tous con los productos que comercializaba la mercantil demandada (no referimos aquí el fonético por razones obvias), la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, como en cualquier otro caso, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, siendo conocido a este respecto que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

Y hay similitud entre signos cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, a saber los aspectos gráfico, fonético y conceptual [ sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T6/01, EU:T:2002:261, apartado 30, y de 30 de septiembre de 2015, Sequoia Capital Operations/OAMI - Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL), T369/14, no publicada, EU:T:2015:733, apartado 37].

A la luz de esta doctrina, el examen que se nos exige es el de valorar si, como se afirma por el apelante, la Sentencia de instancia concluyó erróneamente que existía riesgo de confusión o cuando menos evocación entre los signos controvertidos. Y la respuesta no puede ser sino claramente negativa.

En efecto, de los productos infractores que se visualizan a través de las fotografías aportadas por la parte apelante en sus informes periciales resulta evidente que reproducen de manera palmaria los registros titularidad de la demandante y, en particular, los patrones del osito que constituye la marca, líneas, figura y configuración visual plenamente característica, identificable y reconocida en el ámbito de la bisutería y joyería, como también en el caso de las grafías niño y niña que conforman un tan concreto diseño que permite al consumidor fijar su atención en él para identificar el origen el empresarial del producto al ser éste su elemento característico.

Si a ello se une, primero, que la reproducción en los productos de las formas de las marca se hace, precisamente, en los mismos productos que designan las marcas de la actora, que las citadas marcas no están compuesta por elementos denominativos sino solo figurativos y a través de los cuales el consumidor medio referencia más fácilmente al producto de que se trate citando el nombre de la marca y, segundo, que la existencia de un nivel alto de carácter distintivo como consecuencia del reconocimiento por parte del público de una marca en el mercado supone necesariamente que al menos una parte significativa del público pertinente está familiarizado con esa marca (véase STGUE de 12 de julio de 2006 en Vitakraft-Werke Wührmann v OAMI -

Productos Veterinarios (de Johnson vitacoat) , T-277/04, apartado 34 y la jurisprudencia citada), la conclusión que alcanzamos es que hay similitud alta entre las marcas y los productos del demandado que reproducen las marcas de la actora hay vínculo pues cuando es evidente la similitud confusoria, dice la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/02, Intel, "deberá apreciarse necesariamente la existencia de un vínculo entre marcas en conflicto".

Es cierto que la existencia de vínculo debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso, señalando entre otros la STJUE de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon asunto C-408/01, desde luego, el público pertinente, el grado de similitud entre los signos en conflicto, la naturaleza de los productos, la intensidad del renombre de la marca anterior, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, la existencia de un riesgo de confusión.

Por tanto, a los efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre los signos en conflicto (que no para apreciar la similitud), puede ser necesario tener cuenta si la intensidad del renombre de la marca anterior es suficiente para concluir que dicho renombre se extiende al público en general por que, si es así, es posible que el público interesado relacione los signos en conflicto aunque de hecho, no todo el público sea el interesado en los productos para los que se registró la marca anterior. Por otro lado conviene señalar que los elementos añadidos al diseño del producto que reproduce la marca pueden ser irrelevantes para el público cuando los contornos y formas básicas aparecen reproducidas en cada uno de los productos y es dable vincular esos otros elementos a razones de diseño.

Y es que, aunque la perito de la demandada resalta en el examen que hace de las distintas piezas-muestra las diferencias con las marcas y que concreta, en cuanto a la pieza niña, en los colores esmaltados y diferencias en la forma - cabeza, coletas más cortas, brazos más cortos, contorno más achatado-, diferencias que también advierte en relación al niño respecto del que resalta, para distinguirlo de la marca, las diferencias en cuanto al tamaño, proporción, disposición, contorno, ropa, diferencias que reitera en el análisis de la pieza consistente en el niño y la niña en el círculo respecto de la que también afirma que es pieza distinta a las marcas registradas en cuanto tamaño, proporción, disposición, contorno, ropa, aspectos a los que añade, en cuanto al pendiente de la niña, la existencia de relieves y pedrería, contorno y zapatos que adjetiva "de popeye", colas tiesas, vestido con flores, diferencias que acrecienta al examinar las cinco variedades de oso, señalando en particular, por lo que hace al oso en el reloj, que representa un oso de peluche con la cabeza más redondeada no confundible con el registro, en cuanto al oso con huecos, porque presenta diferencias en los brazos, expresión facial, morfología de la cabeza y de las patas y de la silueta en general, los pendientes-oso, por disimilitud, al igual que el mini oso y tanto más el oso de piedra negra, del que resalta que las protuberancias impide que produzca la misma impresión general de la marca, decíamos, aunque la perito trata de poner el acento en las diferencias del producto con el signo registrado, es lo cierto que el cotejo entre las marcas y las piezas permite visualizar en todas y cada uno de los productos de que se trata, la marca como parte del mismo dado que el signo registrado se reproduce de manera recognoscible en los contornos de cada una de ellas y en el marco de los productos para los que aquellos signos están registrados, sin que los aditamentos incorporados las piezas ocupadas ni los detalles deferenciales permitan excluir la similitud a los efectos de apreciar, como hace la Sentencia de instancia, riesgo de confusión y desde luego, y en todo caso, vínculo, pues las diferencias distintas a las derivadas de los componentes de los signos se refieren a aspectos que no modifican la configuración general del signo de Tous en su percepción por el consumidor que, como bien recuerda la jurisprudencia, no tiene oportunidad en general de comparar de forma directa signos ni de retener en la memoria una imagen exacta de la marca que le permita percibir ángulos, proporciones, medidas u otras diferencias que, salvo que sean tan notables que transformen el producto en un signo diferente, pasan desapercibidas como entendemos ocurre en este caso.

Y es que demostrado el renombre que la marca Tous tiene respecto de las categorías de los productos para los que está registrada, que resultan ser los mismos para los que se usa, en su forma, por la mercantil demandada, a cualquiera usuario de este tipo de productos, que son de consumo general, le evocará siempre los productos Tous y, en particular, aquellos que reproducen las marcas gráficas de la niña, el niño y el osito cualquiera que sea su tamaño y proporción, material utilizado y aditamentos de color, relieve u otros, que dependerá del tipo de producto a la que se aplica cuando, como es el caso, no implica en supuesto alguno una distorsión respecto de las marcas registradas que fácilmente son identificables en todas las piezas en cuestión.

Y habiendo vínculo, hay en el caso un claro supuesto de parasitismo ya que, como dice la STJUE de 18 de junio de 2009, asunto 487/07, (L'Oreal)- hay parasitismo o aprovechamiento desleal "cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal".Y entendemos que es apreciable tal deslealtad cuando una forma de actuar en el comercio se caracteriza, como resulta del proceso penal, por el ofrecimiento de productos múltiples de marcas que son "falsificados", o lo que es lo mismo, cuando se basa el modelo de negocio practicado, al menos en parte, en la imitación del poder atractivo de productos y marcas reconocidas por el público en general como es el caso de las marcas Tous.

A la vista de estas consideraciones, la conclusión debe ser que el motivo debe quedar desestimado.

SEXTO.-Constituye el siguiente motivo de apelación formulado por el demandado el relativo a la acción de daños y perjuicios.

En síntesis, alega la demandada en su recurso de apelación que el perjuicio ha de ser real y ha de ser probado y que, en todo caso, el canon de entrada de 24.000 ha de ser reducido al incluir conceptos distintos a lo que se trata de indemnizar y referido el canon variable solo a las muestras del juzgado, es decir, salvo el elefante, 17.

Entiende el recurrente que no procede indemnización porque debe haber perjuicio real y en el caso no se prueba, recordando la jurisprudencia -que cita- que pone de manifiesto que el art. 43 tiene por objeto facilitar la cuantía de la indemnización y no establecer una suerte de sanción por infracción.

Que, en todo caso, no procede la aplicación del criterio de la cuantía a tanto alzado del art. 43.2.b) LM porque se basa en un informe pericial de Tous que carece de rigor al haberse reconocido en juicio que el canon de entrada comprendía otros conceptos distintos a los de la venta de productos Tous, con lo que es de aplicación los criterios jurisprudenciales -que cita- que toman en consideración tal circunstancia.

Señala finalmente que siendo solo los productos infractores 17 -piezas de muestra- el importe es desproporcionado.

Posición del Tribunal.

Tres cuestiones plantea el apelante en este motivo sobre la acción de daños y perjuicios estimada en la instancia, a saber, sobre la existencia del daño - prueba-, sobre la pertinencia del criterio de cuantificación, incluida la legitimación de selección y, finalmente, sobre el importe fijado en la instancia.

Pues bien, la acción de daños y perjuicios se deduce sobre la base de la infracción y de las consecuencias negativas que dicha infracción puede tener en los derechos de exclusiva invadidos.

En el caso, la infracción ya ha quedado definida y, sin duda, bien porque se dio a conducta previstas en el art. 42.1 en relación con el art. 34.3.a) de la LM - colocar el signo en los productos "responsabilidad objetiva"-, bien porque la marca infringida era renombrada -art 42.2., in fine"responsabilidad objetivada"- , resulta indudable que la mercantil demandada goza de legitimación pasiva de la acción de resarcimiento.

Aclarado este extremo, niega el recurrente la existencia de los daños, apoyándose en particular en la inexistencia de relación causal entre el acto (infractor) y el daño que se dice en los derechos de exclusiva, lo que tiene como consecuencia, afirma, que no se pueda acudir a los criterios de cuantificación del art. 43 LEC, recordando en suma que el daño tiene que se efectivo para poder estimarse una acción de esta naturaleza, daño que desde luego niega.

Sin embargo, no podemos sino rechazar esta moción.

En efecto, el carácter claramente competitivo del comercio del demandado con los productos de la demandante, en atención al ámbito territorial en que desempeñan sus actividades empresariales, es suficiente para afirmar que la infracción de los derechos del demandante provoca un daño a los mismos y que, en consecuencia, tiene dicha parte la facultad de seleccionar, conforme al art. 43 LM, el criterio de cuantificación que considere oportuno.

Cuestión distinta es que deba aceptarse lo reclamado, una vez hecha la sección del criterio de cuantificación del perjuicio.

En efecto, sobre las bases a tomar en consideración para cuantificar la cantidad equivalente a la regalía hipotética, hemos de señalar lo siguiente.

Lo que cuestiona el recurrente es la asunción por el Tribunal de instancia de los criterios que se utilizan por el perito de su parte para fijar el importe o cuantía de los daños y perjuicios.

En el informe pericial de la actora se afirma que el importe deberá fijarse a partir de diversos conceptos, un canon de entrada y un canon variable o royalty, conceptos que el perito cuantifica conforme a determinados criterios.

Pero tiene razón el apelante en el fundamento de su argumento pues en absoluto estamos vinculados en la aceptación de manera absoluta tales bases, ya que hemos de partir, primero, del dato sobre el volumen de la infracción, 17 piezas, de la economía adquirida con dicha comercialización, sin duda mínima si tenemos en cuenta que solo ha producido a la actora daños -por diecisiete piezas-, y en segundo lugar, atendido el ámbito de comercialización de los productos por parte de la demandada, incluyendo las vías de comercialización, publicidad, duración de la infracción y su territorialidad, que aparece limitada a la ciudad de ubicación de la tienda -Córdoba-, teniendo en cuenta la doctrina fijada por la STS número 485/2024, de 10 de abril, que establece para excluir elementos a valorar que "no se trata de calcular con exactitud cuánto se habría cobrado por una licencia de la marca, sino cuantificar el perjuicio sufrido empleando una estimación hipotética de ese perjuicio".

A partir de estos parámetros, que sin duda pueden percibirse como difusos pero que sin duda permitirán ajustar el importe indenmizatorio al daño efectivo producido con la infracción, debe valorarse el informe pericial y fijarse la cuantía correspondiente adecuando el mismo a la naturaleza y ámbito de la infracción cometida.

En el caso, el perito atiende al mercado lícito de las licencias Tous describiendo duración -cinco años prorrogables-, exclusividad en la venta solo de productos Tous, márgenes y, finalmente, precio de la licencia.

No creemos que tales parámetros sean trasladables sin más al caso que nos ocupa, atendidas las circunstancias antes expresadas, en especial sobre alcance de la infracción, tanto cuantitativa, cualitativa como territorialmente contemplada, pues no cabe duda que los parámetros que Tous establece para conceder una licencia en absoluto se cumplirían en el caso dada la muy diversa naturaleza del establecimiento infractor.

Desde nuestro punto de vista, por tanto, aquellos parámetros no pueden ser sino un indicio del que partir, teniendo en cuenta que vista la lejanía concurrente, no puede sino considerarse de máximo. Por ello consideramos que un importe a tanto alzado razonable para cuantificar el importe de que se trata, debe situarse en un tercio del importe del canon de entrada, es decir, en 8.000 euros que es la cuantía que por tanto fijamos como importe indemnizatorio.

Procede por todo ello, estimar el parte el motivo.

SÉPTIMO.-En su último motivo de apelación, la demandada plantea cosa juzgada respecto de la devolución de las piezas que están en poder de Tous en relación a la Sentencia penal firme que se pronuncia sobre su destino.

Este motivo está directamente relacionado con la segunda de las causas de impugnación que formula Tous, relativa a los objetos que forman parte del procedimiento.

En su motivo el apelante afirma que en la sententencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de los de Córdoba, firme en derecho, se estableció que Tous debía remitir al Juzgado la totalidad de los efectos ocupados a fin de ser reintegrados a sus propietarios, de manera tal que Tous debe dar cumplimiento a tal mandato.

Que lo acordado por el Juzgado de lo mercantil es contradictorio con dicha sentencia, además de que extiende su pronunciamiento respecto de piezas que no son las que el Juzgado reconoce como infractoras, es decir, 17.

Es el Juzgado de lo penal quien debe determinar si se entrega o no al demandado o si, procede, su destrucción o devolución a Tous sin que el argumento relativo al desconocimiento de si son o no las piezas de la demandada para atribuirlas a Tous sea aceptable a la vista de la decisión de la Sentencia dictada en la jurisdicción penal.

Sin embargo Tous critica la decisión del Juzgado de lo mercantil de reducir los objetos infractores a las muestras aportadas.

Recuerda que el Juzgado considera que después del tiempo transcurrido desde la ocupación no es posible determinar si los productos en poder de Tous son las piezas incautadas ni, por ello, su origen, acordando en consecuencia que dado que no se reconocen por la demandada de su propiedad, han de quedar a disposición de Tous.

Contra alega Tous que todos los productos deben entenderse como parte de este procedimiento, tanto las muestras como productos almacenados, en tanto procedentes de la ocupación a la demandada conforme dispone el atestado, que no se ha impugnado, y a los efectos de su destrucción.

Posición del Tribunal.

Tiene razón el apelante cuando resalta lo contradictorio de lo acordado por el juzgado de lo mercantil en relación a las piezas respecto de las que ordena que queden en poder de Tous pues si limita el objeto del proceso a las muestras, no tiene sentido que se pronuncie sobre el resto de las piezas procedentes, según el atestado policial, de la intervención hecha en el establecimiento del demandado, en especial cuando sobre el destino de las piezas que no forman parte de este proceso hay un pronunciamiento penal. Pero también Tous tiene razón cuando afirma que no obstante la decisión de la juridicción penal, podría el Juzgado mercantil adoptar medidas que afectaran a las piezas ocupadas, en particular su destrucción, si no fuera porque para que la jurisdicción mercantil tuviera tal competencia resultaría preciso que previamente se considerara que constituyen también parte del objeto de este proceso.

Es comprensible por ello que pretenda Tous en su impugnación, que se declare que las piezas que obran en su poder forman parte del proceso.

En efecto, afirma que deben formar parte del proceso a los efectos de la destrucción -que no de la acción de daños y perjuicios- de los mismos porque su origen resulta directamente de las actuaciones policiales y luego penales. Sin embargo, es cierto que lo único que disponemos en cuanto a la identidad de las piezas es la relación de la ocupación en el atestado sin que se haya practicado en autos prueba alguna a fin de verificar que en efecto existe una correlación entre las muestras y los demás objetos en su momento ocupados, facilidad de prueba no practicada solo imputable a Tous, por lo que entendemos que no basta por su imprecisión la mera relación policial a tales efectos.

Por ello, y casando lo resuelto en relación a ambos motivos, dado que en el caso que nos ocupa expresamente se excluyen las piezas depositadas en poder de Tous, limitándose los pronunciamientos del Juzgado a las muestras - 17 productos-, es preciso revocar el pronunciamiento sobre el resto de objetos en su momento ocupados a la demandada, quedando a salvo el derecho de Tous en el ámbito penal a instar la destrucción de los mismos con ocasión del cumplimiento de la obligación de reintegro de dichas piezas, quedando igualemente a salvo para Tous la ejecución de los pronunciamientos favorables para el demandante y el cumplimiento de los mismos que, como es deriva de la naturaleza de las pretensiones deducidas, cesación, prohibición, remoción y destrucción, se extiende a las piezas/muestra, pero no como individualidades concretas sino como actos de infracción marcaria y, por tanto, respecto de cualquiera reproducción de las mismas.

Por ello, debemos estimar el motivo de la demandada y desestimar la impugnación de Tous.

OCTAVO.-Resta finalmente resolver la cuestión planteada por la apelante sobre el pronunciamiento sobre las costas procesales.

Afirma que la estimación es parcial y no sustancial dado que no se ha reconocido el renombre de las marcas, que se ha reducido el objeto del litigio a solo las piezas ocupadas, respecto de las que se limita también la destrucción y el royalty variable del 4% y, finalmente, se ha rechazado la infracción del diseño comunitario.

Posición del Tribunal.

Es cierto que la estimación es parcial.

Al margen de que sí se ha considerado que las marcas son renombradas, es lo cierto que las consecuencias de la infracción no han sido las pretendidas por la demandante ya que, principalmente, se ha reducido de manera sustancial la indemnización al tiempo que en la instancia se desestimaron las acciones por infracción del diseño comunitario, situación que se abunda tanto más con la decisión de exclusión de entre las acciones deducidas -sobre las que ha versado el proceso en la instancia- de la relativa al diseño nacional por razones de competencia objetiva.

Procede por ello estimar el motivo y apreciar estimación parcial de la demanda, procediendo por ello que, de conformidad con el art. 394.2 LEC, cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

NOVENO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte tanto el recurso de apelación como la impugnación de la Sentencia, no cabe hacer expresa imposición de las mismas a parte litigante alguna -art 398

LEC-.

DÉCIMO.-Habiéndose estimado en parte tanto el recurso de apelación como la impugnación, se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir -

Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.