Sentencia Civil 173/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 247/2025 de 14 de noviembre del 2025

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.La demanda presentada por Carlos Antonio contra CYCLOP2014 SL , RBF TRVEL 2020 SL , RBF MADRID 2020 SL , RBF NORTE 2020 SL , RBF BENIDORM 2020 SL , RBF BARCELONA 2020 SL , RBF CANARIAS 2020 SL , RBF MARBELLA 2020 SL , RBF MALLORCA 2020 S L ( en adelante las sociedades RBF), después ampliada a DGQ VALENCIA , DQG ISLAS AIE , DQG NORTE AIE , DQG BALEARES AIE , DQG MADRID 2022 AIE , DQG BARCELONA 2022 AIE , DQG SUR AIE y DQG GALICIA AIE ( en adelante DQG ) tiene un doble objeto. De una parte, pide la protección con arreglo al art 9.2 del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE en abreviatura) de las marcas de la Unión Europea (MUE en abreviatura) siguientes:

-nº 016458366 "REGGAETON BEACH" (denominativa), solicitada el 10.3.2017 y registrada el 23.6.2017 para los siguientes productos y servicios: Clase 14 ( Llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]; Colgantes; Cadenas [joyería]) ; clase 16 (Tarjetas postales; Calendarios) ; Clase 21 ( Tazas; Cántaros; Jarras para beber; Recipientes para bebidas); clase 25 ( Calzado de caballero; Calzado de señora; Calzado de niños; Camisetas [de manga corta]; Sudaderas; Suéteres; Camisetas de deporte; Chalecos; Pañuelos cuadrados para la cabeza; Camisas; Sombreros; Suéteres; Gorros; Gorras de béisbol; Chaquetas ) y clase 41 ( Puesta a disposición de instalaciones recreativas; Organización de fiestas con fines recreativos; Demostraciones en directo con fines de entretenimiento; Actuaciones de bandas de música en directo; Celebración de exhibiciones para fines de entretenimiento; Servicios de esparcimiento prestados por músicos; Servicios de entretenimiento en forma de representaciones de grupos musicales; Facilitación de instalaciones para actuaciones de grupos en directo; Organización de eventos musicales; Servicios de entretenimiento musical; Organización de representaciones musicales en directo; Organización de fiestas; Organización y dirección de conciertos; Conciertos musicales en vivo; Preparación, celebración y organización de conciertos; Servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de conciertos)

- nº 016458374 "REGGAETON BEACH" (figurativa), solicitada el 10.3.2017 y registrada el 23.6.2017 para los mismos productos y servicios

Por otra parte, de forma acumulada pide la nulidad de unas marcas y nombres comerciales nacionales, titularidad de CYCLOP2014, S.L., de acuerdo con el art. 51.1. b ) Ley de Marcas, ( LM en abreviatura) por su registro de mala fe y subsidiariamente de nulidad relativa, de conformidad con el art. 52.1 LM, por riesgo de confusión con sus marcas prioritarias. Son las siguientes:

-Marca M3670415 (mixta) "RBF REGGAETON BEACH FESTIVAL, solicitada el 10.6.2017 y registrada el 19.2.2018 en clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina)

-Marca M3709250 (mixta) "RBF REGGAETON BEACH FESTIVAL" solicitada en fecha 14.3.2018 y registrada el 21.8.2018 en clase 41 (Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales)

-Nombre comercial N0383149 (mixto) "RBF MUSIC", solicitado el 13.3.2018 y concedido el 23.8.2018 en clase 41 (Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales)

En extracto aduce que el actor y su empresa de dedican a la organización de festivales de música, entre ellos desde el año 2016, el festival "Reggaeton Beach" y que la demandada CYCLOP2014, S.L es organizadora de un festival de música al que denomina indistintamente "RBF Reggaeton Beach Festival" y "Reggaeton Beach Festival" que se celebra en varias ciudades de España, que se gestiona actualmente a través de las demás sociedades codemandadas, que además venden artículos de merchandising y que la utilización para ello de una denominación idéntica ( en el caso del festival de 2017) o cuasi idéntica a las MUEs infringe las mismas por el riesgo de confusión. Añade que los registros marcarios de la demandada son nulos por su solicitud de mala fe , al responder a una ilícita cobertura para aprovecharse de un signo que pertenece a la actora, y en todo caso confusorios con las MUEs prioritarias .

2. Las demandadas no solo se oponen a la existencia de infracción y de nulidad de las marcas y nombre comerciales ,sino que formulan reconvención en la que piden la nulidad absoluta de las MUEs del actor con arreglo al art 7 y 59 del RMUE por tratarse de términos genéricos y subsidiariamente, haber sido solicitadas de mala fe , así como la caducidad por falta de uso en relación a los productos de las clases 14,16, 21 y 41, así como de la 25 respecto de todos los artículos, a excepción de las camisetas .

3. La sentencia refleja in extenso las posturas de las partes (FJ 1º), y en su FJ 2º declara la nulidad de las MUEs para las clases 14, 16, 21, 25 y 41. Después de reproducir los art 7 y 59 RMUE, copia íntegramente las consideraciones contenidas en la página 68 a 70 del informe aportado como dictamen pericial por las demandadas relativas a que tanto el término "REGGAETON" como el término "BEACH" son genéricos de forma individual y, de forma combinada, sin aportar distintividad alguna, a lo que añade que a la misma conclusión llega otro informe pericial sobre confusión (aportado como documento nº 14 de la contestación) y que en este sentido ya se ha pronunciado diversas resoluciones de la EUIPO y judiciales que trascribe, que estima trasladable al caso, al no haberse acreditado una posible distintividad adquirida o "secondary meaning" de las MUEs impugnadas. Finaliza con la consideración de que los productos que el actor señala como de merchandising (clases 14, 15, 21 y 25) gozan del mismo carácter genérico que la actividad principal (clase 41)

Dicha declaración de nulidad supone la estimación de la demanda reconvencional, sin entrar a analizar el resto de motivos de nulidad, así como la desestimación de la demanda principal, que no examina

4.Disconforme con esta sentencia apela el demandante. Tras una introducción en la que se contiene una crítica general de la sentencia y del dictamen pericial en que se apoya, que se tacha al versar sobre cuestiones jurídicas, arguye los siguientes extractados motivos: 1º) infracción de normas o garantías procesales por falta de motivación, con vulneración del art. 218 LEC; 2º) errónea valoración de la prueba en cuanto a la existencia de festivales "tipo BEACH"; 3º) errónea valoración de la prueba en cuanto a la fecha relevante en que recae la causa de nulidad; 4º) errónea interpretación de la jurisprudencia relativa a la nulidad de las marcas por genericidad o descriptividad ; 5º) infracción del art. 59.3. RMUE por acordar nulidad total y no parcial , al incluir también indebidamente a las clases 14, 16, 21 y 25 ; 6º) error en la interpretación de la jurisprudencia reproducida en la sentencia recurrida.; 7º) error en la valoración de la doctrina de los actos propios y en el 8º, consecuencia de lo anterior, señala que no cabe estimar la acción subsidiaria de nulidad por mala fe de las marcas ni de caducidad por falta de uso efectivo , al no cumplirse los cinco años de plazo para uso toda vez, y por ello procede la estimación de la demanda por infracción de las MUEs y la anulación de las marcas de cobertura de la demandada , con remisión a lo dicho en la demanda.

5. La parte demandada se opone por estimar infundados estos motivos e interesa la confirmación de la sentencia, por considerarla ajustada a derecho

6. Anticipamos que no seguiremos necesariamente el orden de los motivos , sino que se agruparan en lo preciso, dado que , al margen de cuestiones de orden procesal , que trataremos en primer lugar, el resto de motivos orbitan sobre la aplicación del art 7.1 c) RMUE, que aconsejan el tratamiento conjunto de los aspectos fácticos y jurídicos planteados

SEGUNDO.- Las infracciones procesales. Motivación y prueba pericial

1 Es doctrina jurisprudencial reiterada que el deber de motivar previsto en el art 218.2 LEC y art 120.3CE, que integra el derecho a la tutela efectiva significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su "ratio decidendi" ( SSTS 495/2009, de 8 de julio , y 8/2010, de 29 de enero), ya que su finalidad ,entre otras, es garantizar la ausencia de arbitrariedad, posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso y facilitar la crítica de la decisión en caso de discrepar de la corrección de la decisión. , sin que sea precisa una argumentación exhaustiva en sentido absoluto, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre, y 341/2011, de 6 de junio).

En el caso presente, la sentencia explicita en el fundamento de derecho segundo que acuerda la nulidad de las MUEs impugnadas por estimarlas genéricas o descriptivas .Es cierto que lo hace , en esencia, por remisión a la opinión vertida por terceros o recogida en resoluciones administrativas o judiciales que reproduce. Que esa argumentación por remisión pueda en ocasiones no ser del todo recomendable ( sobre todo cuando aquí cuando se asigna a ese tercero el rol de perito) no significa que la sentencia este hueca de motivación.

Por otra parte, aunque una respuesta más exhaustiva aconseja indicar por qué no se acogen las alegaciones vertidas por el reconvenido, debemos entender que se produce su rechazo implícito por no estimarse acertadas. Pero ello no basta para imputar el vicio del art 218.2LEC cuando , al menos por remisión, la parte conoce las razones en las que se fundamenta el fallo

Finalmente, el que no se esté de acuerdo con el fallo y su argumentación- aunque sea por remisión - no habilita para imputar falta de motivación e infracción del art 218.2LEC, ya que como recuerda la STS de 13 de julio de 2017, con cita de la sentencia 649/2016, de 3 de noviembre " la denuncia por falta de motivación no puede confundirse con una mera discrepancia con las conclusiones que obtiene una sentencia"que es lo aquí acontece

2. En otro orden de cosas, en la alegación introductoria el apelante pone de relieve que lo que se presenta en la contestación a la demanda-reconvención y se considera en la sentencia como dictamen pericial no es tal ,ya que es elaborado por un Agente de la Propiedad Industrial y abogado y su objeto es jurídico , al versar sobre la oponibilidad y posible concurrencia de causas de nulidad y/o caducidad en las marcas de la actora

En ello sí lleva razón el apelante , ya que no estamos ante un tercero que aporta al proceso conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valoras aspectos facticos relevantes, como prevé el art 335LEC, sino ante un jurista que emite un dictamen sobre una cuestión jurídica , que no precisa prueba , al no estar en el caso de un derecho extranjero ( art 281.1 y 2LEC) , de modo que, aunque sorprendentemente la parte actora no recurrió -como debía- su admisión en la audiencia previa , ello no impide que para este tribunal, en uso de la soberanía que tiene para apreciar la actividad probatoria practicada ( art 456 LEC y SSTS 1 de octubre de 2012 o 4 de diciembre de 2015, entre otras) no la valore como pericial, al carecer de tal condición según criterio jurisprudencial reiterado recogido en la STS 1427/2024, de 30 de octubre, con remisión a la sentencia 477/2017 de 20 julio, citada en las sentencias 554/2021, de 20 de julio, y 578/2021, de 27 de julio. Otra cosa son los contenidos o datos no jurídicos que pueda contener, y que pueden ser valorados si están debidamente soportados en medios de prueba

El excuso sobre su imparcialidad por estar colegiado como Agente de la Propiedad Industrial de los apelados en nada impide la conclusión anterior, pues ello no hace desaparecer que el objeto de la pericia no deje de ser una cuestión jurídica y no fáctica, propia de un dictamen jurídico y no de una pericial .

TERCERO. La nulidad de las marcas de la actora por su carácter descriptivo

1. La tesis nuclear del recurso , expuesta en el motivo cuarto- es que no concurren los requisitos para que sus MUEs sean descriptivas en los términos del art. 7.1. c) RMUE y la jurisprudencia que lo interpreta (apartado 4.1) respecto de los servicios de la clase 41 ( a los restantes se dedica otro motivo), con énfasis en (i) la exigencia de que el examen de nulidad se realice exclusivamente sobre productos y servicios reivindicados en la solicitud (apartado 4.2), sin que las MUEs indiquen en el enunciado de los servicios de la clase 41 que se lleven cabo al aire libre o se trate de festivales tipo beach o ambiente playero o similares ; (ii) que "Reggaeton Beach" se trata de una combinación de elementos que forman un conjunto distintivo (apartado 4.3) ; (iii) que se trata de marcas sugestivas o evocativas, como lo revela el que en el ámbito de los festivales de música Reggaetón, existen muchas marcas registradas incluyendo la palabra "REGGAETON" más otro término (genérico, descriptivo o con poca distintividad intrínseca) e igual ocurre respecto de la palabra "BEACH ( apartado 4.4 ) ; (iv) que no consta que el consumidor perciba que "Reggaeton Beach", al tiempo de solicitud de las marcas (10 de marzo de 2017) fuera un término descriptivo de los festivales de música o conciertos tipo beach ( apartado 4.5) ; (v) que en el caso de la marca mixta se enerva la posible descriptividad como causa de nulidad por la inclusión de la figura del loro caribeño ( apartado 4.6) ; y vi) error en la interpretación de la doctrina del "secondary meaning" (apartado 4.7)

Previamente en los motivos segundo y tercero denuncia error en la valoración de la prueba al dar por acreditado la existencia de festivales "tipo BEACH" y que no hay prueba válida que acredite tal carácter descriptivo al tiempo de presentación de las solicitudes de marca, en tanto que en el posterior sexto incide en el error en la interpretación de la jurisprudencia reproducida en la sentencia recurrida, que son particulares y alegaciones que son tomadas en consideración o se reiteran en los submotivos anteriormente desglosados , y que explican su análisis conjunto

Valoración del tribunal

3.A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 2017/1001, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».

Este motivo de denegación del registro, después elevado a causa de nulidad ( art 59.1 a) RMUE), de los signos descriptivos se refiere a aquellos que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (STJUE de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI C-383/99) y dos son los fundamentos dados por la doctrina y jurisprudencia que justifican esta prohibición: en primer lugar, que se trata de signos que resultan inapropiados para cumplir la función esencial de la marca como signo de indicación del origen empresarial de esos concretos productos /servicios, ya que aportan información de estos últimos, no de su origen empresarial, y en segundo lugar, el principio de la libre disponibilidad, que exige que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de productos o servicios, de manera que no puedan ser monopolizados por ningún operador del mercado. Por todas, STJUE de 23 de octubre de 2003 (OAMI/Wrigley, C-191/01)

4. De la abundante jurisprudencia recaída sobre esta prohibición podemos extractar, en lo que aquí interesa, las siguientes reglas generales.

En primer lugar, la apreciación del carácter descriptivo in concreto

La valoración del carácter descriptivo no se hace en abstracto para cualesquiera productos y/o servicios sino en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro del signo, y en relación con la forma en que lo percibe el público pertinente, constituido por los consumidores de esos productos o servicios (entre otras, SSTGUE de 11 de mayo o 22 de junio de 2005 y de 14 junio 2007). Por ello procede examinar, en función del significado dado a la marca controvertida, si existe, desde el punto de vista del público pertinente, una relación suficientemente directa y concreta entre la misma y las categorías de productos y de servicios para las que se aceptó el registro, de modo que permita que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características. En consecuencia, la prohibición no abarca los signos sugestivos, dado que no basta que el mensaje que trasmite el signo sea meramente sugerente o alusivo ( entre otras, SSTGUE de 5 de abril de 2001 o 23 de mayo de 2019)

En segundo lugar, los significados alternativos no impiden la prohibición

Debe denegarse el registro, de un signo, o después su nulidad, si uno al menos de sus significados potenciales designa una característica de los productos o servicios de que se trate (véase, en este sentido, la STJUE de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 , asumida por este tribunal en la sentencia de 1 de julio de 2014 ( asunto Breezes) y STGUE 9 de marzo de 2010, Euro-Information ,entre otras) .

La jurisprudencia aclara que no es necesario que los signos e indicaciones sean utilizados efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, con fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se ha presentado la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro - o acordase su nulidad - si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (SSTGUE de 17 de octubre de 2018, T-822/17 y de 23 de mayo de 2019)

En tercer lugar, en caso de una marca denominativa compuesta, lo importante es el significado que pueda atribuirse al signo considerado como un todo

Lo relevante, dado que el signo se aprecia como un todo por el consumidor que no lo despieza, es el significado de esa totalidad, y no los posibles significados de los componentes analizados por separado. Así se recoge en las Directrices de la EUIPO, con invocación de la STGUE de 8 de junio de 2005 ( asunto T-315/03, Rockbass). Por ello la combinación de elementos será admisible si resulta no ser descriptiva al crear una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de elementos en sí descriptivos. Dice la STJUE de 19 de abril de 2007 ( C-273/05, OAMI/Celltech RD Ltd)

«Para que una marca constituida por una palabra resultante de una combinación de elementos, como es el caso de las marcas cuyo registro se solicita, se considere descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de esos elementos. Debe establecerse que la propia palabra tiene dicho carácter [véanse, en lo relativo al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p.1),disposición que, en esencia, es idéntica al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, las sentencias Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 96, y de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie, C-265/00 , Rec. p. I-1699, apartado 37].

Como ha recordado la OAMI, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, por regla general, la mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 (véanse las sentencias, antes citadas, Koninklijke KPN Nederland, apartado 98, y Campina Melkunie, apartado 39).

No obstante, el Tribunal de Justicia añadió que dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido de la misma disposición, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos (véanse las sentencias, antes citadas, Koninklijke KPN Nederland, apartado 99, y Campina Melkunie, apartado 40).»

Finalmente, la mera adición de elementos gráficos per se no excluye el carácter descriptivo del signo

Siendo cierto que la prohibición que nos ocupa tiene como ámbito de aplicación más natural y propio el de las marcas denominativas, no lo es menos que también puede operar en relación a las marcas mixtas o figurativas cuando el elemento gráfico se limita a evocar o reforzar el mismo concepto que el término denominativo descriptivo, o carece de peso distintivo. Por ello no se descarta la entrada en juego de la prohibición si los elementos no denominativos suscitan en el consumidor la misma idea que muestra el elemento denominativo genérico . Otra cosa es que los elementos adicionales sí aporten al signo suficiente fuerza caracterizadora , en cuyo caso sí pueden excluir la operatividad de la prohibición

5.Las diferentes alegaciones formuladas por la demandante deben examinarse a la luz de estas consideraciones y , aunque la sentencia no lo hace , debemos partir de que el público pertinente de los servicios de la clase 41 registrados (que es lo que ahora nos ocupa) relativos, en términos generales, a actividades musicales lúdicas y de entretenimiento, es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, del que no podemos predicar un especial grado de atención, y que , al tratarse de MUEs ,es el integrante del público en general del territorio de la Unión Europea y de España en particular, que es en el que centran las partes

6. En el caso presente , la marca denominativa está constituida por dos palabras « REGGAETON» y «BEACH ».

La primera es pacífico que identifica a un género musical, que , como recoge la SAP nº279/2007, de 17 de mayo invocada por las reconvenientes, y no es contradicho, es un estilo de música bailable de origen caribeño, nacido sobre los años 93 y 94 en Puerto Rico y luego extendido por todo el Caribe, USA y Europa

En cuanto a "beach", a pesar de ser un término inglés, tampoco es discutido que el público pertinente sabe que significa "playa". La controversia es si , además de ese accidente geográfico, viene a identificar un tipo de fiestas y festivales o eventos en general, celebrados al aire libre, vinculados a ambientes acuáticos y desenfados, con actividades lúdicas, como sostiene los reconvinientes, y asume la sentencia

A pesar de los esfuerzos desplegados por el apelante en los motivos segundo y tercero, los mismos resultan en buena parte superfluos y no del todo acertados. Lo primero porque, además de que lo importante es el significado que pueda atribuirse al signo considerado como un todo, y no cada uno de sus elementos, aquí no se trata tanto de determinar con criterios taxonómicos si hay festivales "tipo BEACH" ( a lo que se encaminan los docs. nº 63 a 66 aportados por la apelante ), sino si esa expresión se utiliza con relativa frecuencia en festivales de música o en general fiestas o eventos.

Aunque lleva razón el recurrente en criticar a la sentencia ( que se limita a copiar y pegar lo que dice el "informe pericial" , que no es tal) , lo cierto es que hay prueba (doc. nº 12 de la reconvención) que permite afirmar que esa expresión "beach" aparece en bastantes festivales de música. Ese documento no solo es, como dice el recurrente, una relación de meros enlaces o hipervínculos a páginas web de internet, sino que viene acompañada de impresiones de webs que publicitan esos festivales y su autenticidad no consta impugnada. Prueba que no es inválida, como pretende el apelante con apoyo en una decisión administrativa de la EUIPO. Otra cosa es valorar su fuerza probatoria, que aquí no viene contradicha

Por último, siendo cierto que buena parte de esos enlaces se refieren a años posteriores a la fecha de solicitud de las marcas (10 de marzo de 2017) que es la data relevante, de lo que no hay rastro alguno es ese uso de la expresión "beach" en festivales surja ex novo en los años 2020 en adelante. En esa circunstancias según un criterio de normalidad, podemos entender que ya en 2017 era relativamente frecuente su uso y que no se trataba de algo excepcional. Ello se ve reforzado por la declaración testifical de Donato que gestiona y organiza eventos y festivales y presidente de la asociación provincial del sector de Alicante que indica que "beach" ( como "summer") es una denominación muy utilizada, asociada a playa, música, sol o verano. En parecidos términos el autor del estudio de mercado elaborado por Punto de Fuga aportado en la contestación ( doc nº 14)

Pero es que, aunque no se admitiera ese uso de "beach" , lo que no resulta creíble es que el único significado de la expresión REGGAETON BEACH sea "Playa REGGAETÓN", como parece sostener la reconvenida en su contestación, inspirado en el lugar en que se originó el Reggaetón (las playas de la isla caribeña de Puerto Rico). Aunque esa pueda ser su traducción más ajustada, no se puede desechar que para el público pertinente ( especialmente el que usa el idioma español, atendido el orden de los términos) ese conjunto denominativo también podrá significar Reggaetón "playero " o " en la playa". En definitiva, y aun en la hipótesis más favorable a la apelante, lo que nos parece claro es el público pertinente puede identificar este signo con el Reggaeton, es decir, con ese estilo musical caribeño

7. Asentado lo anterior, aunque sea por remisión, la sentencia no yerra al apreciar la descriptividad de las MUEs ex art 7.1 c) RMUE y con ello, su nulidad. La marca REGGAETON BEACH al identificar a un estilo musical caribeño, según hemos dicho, resulta inhábil para servicios de la clase 41 relativos a actividades musicales lúdicas y de entretenimiento al existir un vínculo concreto y directo entre esa combinación denominativa y esos servicios.

El consumidor medio no necesitará varios pasos mentales para deducir que REGGAETON BEACH se refiere a servicios relativos a conciertos o eventos musicales o a características de estos servicios , por lo que no estamos ante una marca simplemente sugestiva o evocativa, como sostiene el recurrente

Tampoco el dato de que en las marcas impugnadas no se describan los servicios de celebración de eventos o fiestas o espectáculos al aire libre resulta concluyente o determinante para evitar la nulidad, sin que resulte aquí trasladable la STJUE de 19 de junio de 2012 (asunto "IP TRANSLATOR") cuyo objeto era otro. Menos relevancia tiene aún que algún festival organizado por el demandante lo haya sido en alguna ciudad que no tiene playa

8. Frente al parecer del recurrente, para apreciar la nulidad no es requisito necesario la aportación de encuestas, opiniones de consumidores, comentarios de consumidores en redes sociales, prensa, diccionarios o estudios que analicen que en la fecha relevante el consumidor las apreciaba como descriptivas o genéricas

9. Solo añadir que , a pesar del despliegue de antecedentes que invoca el recurso, según dice , siguiendo la misma tendencia que otros festivales de música cuyas marcas han resultado registradas por EUIPO y otras oficinas nacionales , aquí no se trata de analizar esos precedentes administrativos que no vinculan a este tribunal [véase, en este sentido, en el ámbito europeo la STGUE de 12 de febrero de 2025, Alberts/EUIPO - Techtex (Cajas de cartón [embalajes]), T-245/24], al margen de que muchos de ellos son figurativos, y al no reproducirse se ignoran como son . Y ello vale asimismo con las sentencias invocadas , que analizan signos divergentes al que aquí nos ocupa, sin que ello signifique que discrepemos de la doctrina que subyace en ellas, pero que debe ser adaptada a cada caso concreto objeto de enjuiciamiento

10. Para finalizar resulta sintomático que el propio apelante diga que no pretende apropiarse de los términos REGGAETON y BEACH por separado y que están disponibles para el público y forman parte de un gran número de registros. Ello viene a implicar el reconocimiento implícito que son descriptivos y por ello deben estar a libre disposición de los operadores en el mercado, sin que su sola combinación aporte distintividad añadida que haga desaparecer ese carácter descriptivo, que es lo relevante, según la jurisprudencia antes dicha.

El que fuera concedida por la EUIPO no significa que tengan carácter distintivo para esos servicios. De ser así no se entendería la posibilidad de apreciar la causa de nulidad por los tribunales, y con ello se quebraría el derecho a tutela judicial efectiva

11.Lo anterior es trasladable a la marca figurativa

Aquí las palabras tienen una presentación distinta a la de un signo denominativo al situarse una sobre la otra y con una leve curvatura, sin que su grafía sea especialmente anormal. Y aunque incorpora un loro, no deja de ser un elemento accesorio, atendido su tamaño en relación al elemento denominativo, mucho más destacado, además de que viene -como el propio actor indica- a evocar el origen caribeña de ese estilo musical (Puerto Rico), de modo que ese elemento gráfico que se adiciona lo que hace es reforzar el mismo concepto que el término denominativo descriptivo, de modo que carece de peso distintivo y no impide la prohibición del art 7.1 c) al suscitar, en su conjunto, en el consumidor la misma idea que muestra el elemento denominativo genérico, según la doctrina antes reseñada

12.Resta por examinar el sub-motivo relativo a la doctrina del "secondary meaning" o distintividad adquirida de las marcas

El apelante , además de reiterar que las MUEs fueron concedidas por la EUIPO , que, como hemos visto, no impide su anulación al ser la presunción de validez del art 127 RMUE claudicante, alega que en todo caso , a través de los años y el uso continuado, las marcas han consolidado un carácter distintivo y un posicionamiento en el público que lo identifica con un origen empresarial concreto. En tal sentido invoca (i) el número de seguidores en redes sociales al tiempo de interposición de la demanda (documento 42 de la demanda), (ii) los eventos celebrados entre 2016 y 2024 (documento 90 de la demanda) y los datos de ticketing de sus eventos (documento 84 a 87 de la demanda), aparte de las fotografías aportadas para demostrar el uso efectivo de su marca (documentos 79 a 83) y (iii) que en el propio informe pericial de la consultora PUNTO DE FUGA ( aportado de contrario como documento 14), se cita el festival de organizado por el actor en tercera posición de conocimiento de su marca

13. El apartado 3 del art. 7 RMUE preceptúa que " Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma"en tanto que el art 59.2 prevé que " Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada".Recogen la llamada "distintividad sobrevenida" adquirida por el uso de la marca , en un caso previa a la solicitud de registro (art 7.3) y en otro caso posterior al registro (art 59.2).

Esta última es la que aquí nos interesa y su finalidad es el mantenimiento del registro de las marcas que, debido al uso que se ha hecho de ellas, han adquirido después de su registro y antes de la petición de declaración de nulidad un carácter distintivo respecto a los productos o los servicios para los cuales se registraron, a pesar del hecho de que, cuando se efectuó el registro, este contravenía el artículo 7 del RMUE .En este sentido , STGUE de 14 de diciembre de 2011( T-237/10, Clasp lock), entre otras . Ello precisa alegar y probar que, a causa del uso que se hace de la MUE en el mercado, al menos una parte considerable del público destinatario ha pasado a percibir dicho signo como un elemento identificativo de que los productos y servicios objeto de la MUE proceden de una determinada empresa (véase las SSTGUE de 29 de septiembre de 2010 (CNH Global/OAMI, combinación de los colores rojo, negro y gris para un tractor, T-378/07 ) y de 22 de marzo de 2023( Beauty Biosciences T- 750/21)

14. Lo que ocurre es que hay un obstáculo procesal para su apreciación, y es que estamos ante una alegación ex novo , al no haberse planteado en su momento procesal oportuno que no es otro que la contestación a la reconvención en la que se pide su nulidad . Si el titular de las MUEs tachadas de nulas por descriptivas entiende que no procede tal nulidad porque por el uso que se haya hecho de ella ha adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada tiene la carga de invocarlo en la contestación a la reconvención ( art 405.3 por remisión del art 407.2 LEC) .De forma paralela acontece en sede de registro en el que la Oficina solo examina el carácter distintivo adquirido si media una solicitud al respecto del solicitante de la marca de la Unión Europea (STGUE de 12 de diciembre de 2002, T-247/01, Ecopy, apartado 47)

En el caso presente, el titular de las MUEs niega la concurrencia de la nulidad por falta de legitimidad o porque el conjunto denominativo no es descriptivo , pero en ningún momento en el extenso apartado A del hecho primero de su contestación a la reconvención menciona la distintividad sobrevenida ni figura aducido el art 59.2 RMUE (ni el art 7.3) en sede de fundamentación jurídica. Tampoco en el resto del escrito, y solo para combatir la caducidad invocada subsidiariamente en la reconvención alega el uso efectivo de sus marcas, con aportación de fotografías y extracto de ticketing e impresión de la web referidas en su recurso . Y aunque ya no son momentos hábiles, ni siquiera bajo la cobertura de pretensiones complementarias del art 426 LEC se aduce en la audiencia previa ni en el informe final del art 433 LEC , pues en ninguno de esos actos (tras su visionado) se refiere como fundamento de su oposición la distintividad sobrevenida

Correlato de todo lo dicho es que su alegación en el recurso de apelación es inadmisible, al tratarse de una cuestión nueva, no permitida por el principio "pendente apellatione nihil innovetur",positivizada en el art 456LEC ( por todas STS 246/2016, de 1 de abril) , sin que pueda servir de excusa la referencia contenida en la sentencia , que ciertamente es un exceso prescindible

15.En conclusión, las MUEs del actor son nulas ex art 7.1 c) RMUE respecto de los servicios de la clase 41

CUARTO. La nulidad parcial de las marcas de la actora.

1. La sentencia extiende la nulidad ex art 7.1 c) RMUE al resto de productos protegidos por las MUEs con esta argumentación: " los productos que el actor señala como de merchandising (clases 14, 15, 21 y 25) gozan del mismo carácter genérico que la actividad principal (clase 41) pues están vinculados a la misma compartiendo además finalidad, líneas de distribución, y no teniendo un mercado independiente del producto o servicio principal" .

2. En el motivo quinto del recurso se alega la infracción del art. 59.3. RMUE y de la jurisprudencia por no apreciar la posibilidad de nulidad parcial de los registros, ya que la nulidad de una clase de productos o servicios no implica la de las demás clases. En concreto, defiende que no procede la nulidad para los productos de las clases 14, 16, 21 y 25 en los términos registrados (apartado 1 del FJ 1º al que nos remitimos) ya que no son ni remotamente genéricos o descriptivos ni resultan homogéneos con los servicios de la clase 41, sino absolutamente divergentes por (i) su naturaleza (los productos son bienes tangibles y los servicios, intangibles) y (ii) su funcionalidad ( los productos tienen una función más práctica (ropa, accesorios, artículos de hogar) o decorativa (joyería, artículos de papelería), en tanto que los servicios de la clase 41 están diseñados para proporcionar experiencias de ocio y entretenimiento)

Critica la tesis de la reconviniente, apoyada en su "informe pericial" de que estos productos no pueden tener una vida independiente de los servicios reivindicados en clase 41, sin que la jurisprudencia del Tribunal General invocada resulte aplicable al basarse en asuntos de riesgo de confusión y que el uso de dichos productos como merchandising no es jurídicamente relevante para los efectos de descriptividad en esas clases.

Valoración de tribunal

3.Es conocido que el sistema de marcas prevé la nulidad parcial, regulada en el RMUE en el art. 59.3 RMUE según el cual "Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate", derivación lógica de esa regla básica antes referida según la cual la apreciación del carácter descriptivo ha de hacerse no en abstracto, sino en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro del signo, y en relación con la forma en que lo percibe el público pertinente, constituido por los consumidores de esos productos o servicios

3. En el caso que nos ocupa no apreciamos de qué manera las marcas "REGGAETON BEACH" ,tanto denominativa como figurativa, pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, productos de las clases 14, 16,21 y 25, pues no hay nada que permita afirmar que al ver esa marcas el consumidor medio las vincule a llaveros, colgantes, cadenas, calendarios, tarjetas portales, tazas, jarras o recipientes de bebidas o calzado, ropa o gorras o sombreros, por citar algunos de los productos afectados por la nulidad

4.Que esos productos puedan ser promocionales, esto es, servir de elementos de merchandising asociado a eventos como festivales de música ( en este caso, pero podría ser otros, como por ejemplo, los de restauración o deportivos) no significa que por ello dejen de ser productos con su propia naturaleza y por ello merecedores de una clasificación específica. Una cosa es que los "servicios promocionales, de marketing y publicidad"aparezcan en clase 35, y otra distinta es que los productos en los que se pueda materializar esos servicios deban figurar también en ella, como parece sostener la reconviniente y aceptar la juez a quo de manera acrítica , sin que sea aplicable la doctrina jurisprudencial invocada por remisión al "dictamen pericial " que versa sobre riesgo de confusión

5.Además nada impide al titular de las MUEs usar las mismas para identificar los productos registrados (vgra. para ropa, gorras, tazas ,joyería, etc.) aunque en vía de hipótesis deje de organizar eventos musicales. Que ahora destine esos productos a funciones promocionales no implica que necesariamente deba ser siempre así

6. En definitiva, el que los productos de merchandising estén vinculados comercialmente al servicio al que promocionan no implica automáticamente -como mantiene la reconviniente y asume la sentencia - que las marcas que los protegen participen del carácter genérico de la marca del servicio promocionado

Por tanto, en este particular lleva razón el apelante y debe dejarse sin efecto la nulidad de las MUEs respecto de las clases 14, 16,21 y 25

QUINTO.-La doctrina de los actos propios

1. En el motivo séptimo del recurso se denuncia el que se tacha de "incoherente comportamiento del actor reconvencional", sin que la sentencia haga mención a ello. Relata que la ahora invocada descriptividad de las MUEs no la apreció el actor reconvencional antes del procedimiento judicial ( en el burofax de 2018 enviado a Marina Sur Valencia -doc nº 33 de la demanda-, en el que exigió la retirada de la publicidad del festival que pretendía organizar el actor por causar la denominación "Reggaeton Beach" riesgo de confusión). Tal comportamiento lo considera contrario a la doctrina de los actos propios y con invocación del TC y TS , considera que la reconvención debe ser desestimada por falta de legitimidad para entablar la acción de nulidad, añadiendo que si se dice que las MUEs son genéricas y descriptivas, igualmente o más deberían ser las marcas propias, puesto que las siglas "RBF" es un simple acrónimo descriptivo de palabras que se tildan de genéricas.

Valoración del tribunal

2. Lo que aquí interesa es la invocación del apelante de la falta de legitimidad de las demandadas para entablar la acción de nulidad por ir contra sus actos previos, ya que si las marcas propias son genéricas o descriptivas no es objeto de esta litis, y ya podemos anticipar que este motivo defensivo, que debemos entender rechazado implícitamente en sentencia, no puede ser acogido por variadas razones

3. En primer lugar, la legitimación para plantear la nulidad de la MUE ex art 7 viene determinada por el art 63.1 a) RMUE en via directa y art 127.1 RMUE en caso de reconvención .En este último caso , que es que nos ocupa , se la otorga al demandado sin límite alguno, y en principio, ello implica que a los demandados no se les puede negar

La reciente STJUE de 1 de agosto de 2025 ( asunto C -452/24) considera contrario a la Directiva de marcas 2015/2436 - por menoscabar el objetivo perseguido de garantizar a las marcas registradas una protección uniforme en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros- aplicar principios generales de Derecho nacional que establen límites en casos distintos de los contemplados en la Directiva, en relación con el artículo 9, apartados 1 o 2, de esta. Esa ratioconsideramos que es trasladable al RMUE que establece un sistema unitario y autónomo de marca para toda la UE ( art 1.2 y 129.1), de modo que debemos ser especialmente cautelosos a la hora de aplicar principios generales del derecho nacional que pueden restringir el alcance de previsiones del RMUE, de aplicación preferente

4.En segundo lugar, la demanda reconvencional es presentada por todos los demandados y el acto previo invocado como contrario es un requerimiento extrajudicial solo imputable a quien lo realizó, que no es otro que CYCOP 2014 SL

5.En tercer lugar, y reducido a esta última mercantil, debemos recordar que según jurisprudencia reiterada sobre la doctrina de los actos propios, contenida en la sentencia n.º 674/2023, de 5 de mayo

«para que un acto propio vincule es preciso que cause estado. [...]. O como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 20 de enero y 9 de mayo de 2000 , y en la de 21 de mayo de 2001 : "Esta sala tiene declarado que para la aplicación de la doctrina de los actos propios es preciso que los hechos tengan una significación y eficacia jurídica contraria a la acción ejercitada ( sentencias de 6 de abril y 4 de julio de 1962 ) y como ha señalado la sentencia de 28 de enero de 2000 "el principio general de derecho que veda ir contra los propios actos ("nemo potest contra proprium actum venire"),como límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, cuyo apoyo legal se encuentra en el art. 7.1 CC que acoge la exigencia de la buena fe en el comportamiento jurídico, y con base en el que se impone un deber de coherencia en el tráfico sin que sea dable defraudar la confianza que fundadamente se crea en los demás, precisa para su aplicación la observancia de un comportamiento (hechos, actos) con conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca, del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción, en el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior, y esta doctrina (recogida en numerosas sentencias como las de 27 de enero y 24 de junio de 1996 , 19 de mayo , 23 de julio de 1998 , 30 de enero , 3 de febrero , 30 de marzo y 9 de julio de 1999 ), no es de aplicación cuando la significación de los precedentes fácticos que se invocan tienen carácter ambiguo e inconcreto ( sentencias de 23 de julio de 1997 y 9 de julio de 1999 ), o carecen de la trascendencia que se pretende para producir el cambio jurídico"».

Aquí lo que hubo en 2018 fue un requerimiento enviado a un tercero exigiendo la retirada de la publicidad del festival que pretendía organizar el actor por entender que "Reggaeton Beach" causaba riesgo de confusión con las marcas de CYCOP , pero ello no causa estado en el sentido de implicar la renuncia del requirente a ejercitar en el futuro una acción de nulidad de las MUEs objeto de esta litis. Ni consta que en ese momento conociese el requirente los derechos marcario de la parte actora, ni hay esa evidente incompatibilidad o contradicción que exige la jurisprudencia, ni puede el reconvenido alegar que ello generó una confianza que ahora se ve defraudada, pues el registro impugnado fue previo a ese requerimiento

6. En cuarto lugar, finalmente, en todo caso, el principio de actos propios no debe servir para amparar actuaciones que no sean conformes a la ley. Si el registro de las MUEs es nulo (en los términos dichos) no cabe su consolidación contraria al ordenamiento so pretexto de que el impugnante en fase pre-litigiosa indicó que el uso por un tercero de signos en el mercado generaba confusión con sus marcas

7. Consecuencia de todo lo dicho hasta ahora es que las MUEs son nulas para servicios de la clase 41, pero no respecto de los demás. Ello nos obliga examinar si respecto de estos productos las MUEs de la actora son nulas por haber sido solicitadas de mala fe , y en su caso la caducidad por falta de uso, al ser pretensiones ejercitadas de forma subsidiarias, huérfanas de respuesta judicial. Así lo impone el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art 24CE .Por todas, STS de 19 de mayo de 2016

SEXTO.- La nulidad de las marcas de la actora por mala fe

1.La nulidad de las MUEs REGGAETON BEACH por registro de mala fe se basa en la reconvención en que se solicita a través de un socio del actor (declarado fan de la música Reggaeton y vinculado al mundo de las redes sociales) tras conocer el previo del uso de la denominación REGGAETON BEACH FESTIVAL realizado por los reconvinientes, que el día 7 de marzo de 2017 ( tres días antes de la solicitud de registro) efectuaron una publicación en su perfil de Facebook sobre un festival de música REGGAETON en Barcelona a celebrarse el 29 de julio de 2017 .Marca REGGAETON BEACH que no usaba y que justo al día siguiente de concederse ( el 27 de junio 2017) se sirvió de ella para reclamar (a través de conversaciones por redes sociales) una supuesta infracción y sobre todo una indemnización por el festival que estaba proyectado realizar en Barcelona por las demandadas. Alega , pues, que estamos ante registros marcarios de claro ánimo especulativo, que se refuerza , a su entender, por el dato de que las marcas se solicitaron a nivel europeo y no a nivel alemán cuando actor solo ha organizado eventos en Colonia y solo uno en Países Bajos.

Valoración de tribunal

2.Prevista esta nulidad en el art 59.2 RMUE , el concepto de «mala fe» presupone una actitud o una intención fraudulenta y como sintetiza la STJUE de 29 de enero de 2020 (asunto SKY, C- 371/18) se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que

« el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton , C-104/18 )

Esa intención desleal o deshonesta precisa objetivarse, esto es, que se ponga de manifiesto por la concurrencia de hechos objetivos relevantes en el contexto marcario, y es doctrina constante ( por todas STJUE de 11.6.2009, asunto C-529/07, Chocoladefabriken Lindt y STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto Koton , C- 104/18) que en su apreciación deben tenerse en cuenta todos las factores pertinentes que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, sin que el hecho de que el solicitante sepa , o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita siendo circunstancia relevante para apreciar la mala fe, baste, por si sola, para su acreditación (por todas, STJUE de 11.6.2009, asunto C-529/07) . Ha de completarse con otros factores para apreciar esa intención deshonesta o maliciosa, que se van decantando por los tribunales en una enumeración abierta, sin que sea exigible la presencia cumulativa de todos ellos (en este sentido, STGUE de 7 de julio de 2016, asunto Luceo, T- 82/14) , con un peso relativo según las circunstancias o modalidades, ni pueda predicarse un automatismo a la hora de determinar esa intención desleal o deshonesta, lo que nos aboca a un sistema casuístico

3. En el caso que nos ocupa el relato de los reconvinientes carece de soporte y no hay motivos para predicar que la solicitud de registro el 10 de marzo de 2017 fuera maliciosa por lo siguiente:

i) no se puede inferir de manera racional que la sola publicación en una red social (Facebook) el 7 de marzo de 2017 del anuncio del "Reggaeton Beach Festival" fuera conocida por el actor antes de solicitar la marca el 10 de ese mes , cuando no se aporta dato alguno que permita afirmar que fuera un evento esperado a nivel europeo cuando era el primero que iban a organizar las reconvenientes .Ni siquiera sabemos si hubo visitas o accesos a esa red social en esos 3 días

ii) es lógica la solicitud de registro de "reggaeton beach" en marzo de 2017 cuando previamente por empresas ligadas al actor ya se usaba en redes sociales en 2016 "reggaetón beach open air" (doc 1 de la contestación a la demanda) ; el primer festival "Reggaeton Beach" se organizó en septiembre 2016 en la ciudad alemana de Colonia; se registró como nombre de dominio en noviembre de 2016 y constan gestiones para celebrar un festival Reggaeton Beach en Benidorm el 10 enero 2017

iii) añadir, respeto del invocado ánimo especulativo, que la comunicación invocada en la reconvención es posterior temporalmente a la solicitud de registro, y que no cabe descontextualizar la expresión "ahora plata ", que se da como respuesta a la negativa a cesar en el uso del término "reggaetón beach" y ante la eventualidad de acudir a un juzgado y reclamar daños y perjuicios causados

SÉPTIMO.- La caducidad de las marcas de la actora por falta de uso

1.De forma subsidiaria se ejercita la acción de caducidad por falta de uso en relación a los productos de las clases 14,16, 21 y 41, así como de la 25 respecto de todos los artículos a excepción de las camisetas

Valoración del tribunal

2.Es sabido que se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, ya mediante solicitud presentada ante la Oficina ya mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca si dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso ( art 58.1 a) RMUE en relación con art 18)

3.Presentada la demanda el 20 de junio de 2022 y concedido el registro de la MUEs el 23 de junio de 2017 , publicado en el Boletín de fecha 27 de junio, no cabe el planteamiento de la acción de caducidad por falta de uso, al no haber transcurrido cinco años a partir del registro ( art 18.1) al tiempo de presentar la demanda. Este es el parecer de este Tribunal expuesto en la sentencia nº 283/09 de 2 de julio ("asunto La Tomatina "), y nº 121 /10 de 11 de marzo ("asunto Buda Bar") en la que descartamos que el dies ad quem fuera el de la formulación de la reconvención con invocación de la "perpetuatio iurisdictionis", que impone estar a la situación existente al tiempo de la formulación de la demanda, por ser cuando quedó trabada la litis, consagrado por los artículos 410 y 411 LEC

4.Ello hace innecesario verificar sí ha habido uso efectivo de las marcas.

5. En definitiva, la desestimación de las acciones de nulidad y caducidad ejercitadas en la reconvención respecto de las clases 14, 16,21 y 25 implica la afirmación de su validez respecto de esos productos, y provoca que debamos enjuiciar las acciones de infracción de tales MUEs y de nulidad de las marcas y nombre comercial nacional ejercitadas en la demanda principal en las que no entra la sentencia, con lo que daremos respuesta al motivo octavo del recurso

OCTAVO.- La infracción de las marcas de la actora

1.La estimación de la acción de infracción con arreglo al art 9.2 b) del RMUE exige acreditar que los demandados usan en el tráfico económico, sin consentimiento de la actora, un signo que sea idéntico o similar a las MUEs y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, que genere un riesgo de confusión por parte del público

Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( STJUE de 29 de septiembre de 1998, asunto Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( STJUE de 11 de noviembre de 1997, asunto Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

Para su determinación procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre los productos o servicios o viceversa (STJUE Canon citada).Asimismo debe atenderse a la distintividad intrínseca y extrínseca de las marcas prioritarias porque a mayor distintividad, mayor es el riesgo de confusión. Y todo ello según la percepción del consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate ( aquí, de los productos de las clases 14, 16,21 y 25 arriba indicados), que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias Sabel y Lloyd citadas) y se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz

2. Limitadas las MUEs prioritarias del actor a los productos de las clases 14, 16,21 y 25 podemos descartar la infracción porque no se concreta en la demanda qué signo usan las demandadas en el tráfico para identificar objetos idénticos o similares a los protegidos por las marcas de las actoras. La demanda se limita a decir que las sociedades demandadas venden artículos de merchandising (como parte de la entrada en el Abono Premium y VIP y en tiendas físicas en los recintos donde se celebran los eventos) entre los que incluye, camisetas, abanicos, mochilas, gorros, funda acuática para el móvil, bañadores y "muchos complementos más", pero sin identificarlos ,de modo que resulta imposible comprobar si el signo usado en tales productos resulta similar o no a las MUEs

3. Solo por apurar la respuesta figura en la contestación a la demanda la fotografía de unos asistentes a un festival organizado por las demandadas con una gorras con las siglas RBF que se reproduce a continuación

,

Suponiendo que a esas se refiere la demanda es evidente que son totalmente disímiles a las MUEs y REGGAETON BEACH , lo que permite disipar cualquier riesgo de confusión

4. Resta añadir que la demanda se centra en los signos usados por las demandas para identificar los servicios de organización de festivales, según cuadro que figura en los folios 16 a 18 de la demanda .

Sin negar las similitudes existentes entre esos signos usados por los demandados para identificar tales festivales y las MUEs , las mismas se presentan claramente insuficientes para predicar el riesgo de confusión, atendida la regla de la interdependencia de factores, dada la absoluta disparidad aplicativa con las MUEs tras su nulidad parcial, pues esos servicios de entretenimiento y los productos de las clases 14, 16,21 y 25 son independientes y no resultan homogéneos

Así lo viene a sostener el propio actor para defender la aplicación a su favor del art 59.3RMUE , tanto por (i) su naturaleza (los productos son bienes tangibles y los servicios, intangibles) como por su (ii) su funcionalidad ( los productos tienen una función más práctica (ropa, accesorios, artículos de hogar) o decorativa (joyería, artículos de papelería), en tanto que los festivales están diseñados para proporcionar experiencias de ocio y entretenimiento). Ello es , además , conforme a la STJCE de 29 de septiembre de 1998 Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc. según la cual "Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados ... procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario",que constituye doctrina pacífica seguida después, entre otras, en la STJUE de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, o en las STGUE de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks y de 15 de marzo de 2006, Eurodrive Services and Distribution), después completada con la doctrina según la cual también entre estos factores a considerar están los canales de distribución de los productos de que se trate (STGUE de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés, y de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi, confirmada por el Tribunal de Justicia en sentencia de 18 de julio de 2006) .En definitiva, productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma.

4. Procede, pues, por motivos diferentes a los de la sentencia, desestimar la demanda respecto de esta acción

NOVENO.- La nulidad absoluta de las marcas y nombre comercial de la demandadas. Mala fe

1. En la demanda se pide la nulidad absoluta de los registros marcarios solicitados de mala fe por CYCLOP2014, S.L. en extracto, porque consta que (i) conocía que el actor venía utilizando un signo idéntico para productos/servicios idénticos en el mercado desde antes de las solicitudes de los registros el 10 de junio de 2017 y 13 y 14 de marzo de 2018 y (ii) su intención, aparte de aprovecharse de un signo ajeno, fue la de impedir la entrada del actor en el mercado español de la organización de festivales de música sirviéndose de sus marcas prioritarias , como revela - a su juicio- el requerimiento remitido en noviembre de 2018 cuando se intentaba organizar un festival de música en Valencia

Valoración del tribunal

2. A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta en el apartado 2 del FJ 6º que damos por reproducida para evitar inútiles reiteraciones, la pretensión anulatoria está abocada al fracaso por lo siguiente:

i) respecto de la solicitud de la primera de las marcas el 10 de junio de 2017 para servicios de la clase 35 no se puede afirmar con certeza que la solicitante conociera que el actor ( o una empresa vinculada al mismo) utilizara "reggaetón beach" en forma denominativa o figurativa, pues solo consta ese uso en septiembre de 2016 para la celebración de un evento en Alemania, cuya repercusión en España es desconocida. Menos se puede inferir del mero registro en noviembre de 2016 del nombre de dominio reggaetonbeach.com o de la solicitud de las MUEs el 10 de marzo de 2017 .Pero es que, además, los servicios para los que se registra la marca nacional impugnada no son equivalentes a aquellos en los que el actor - o tercero vinculado- usaba "reggaetón beach"

ii) el que a finales del mes de junio de 2017 llegara el demandado a usar "reggaetón beach" con un loro para promocionar el festival de Barcelona podría tener trascendencia desde la óptica del ius prohibendi, pero no en la esfera registral que ahora nos ocupa , en la que la solicitud de marca atacada no se corresponde con ese signo ni con esos servicios

iii) al no haber prueba de que antes de la solicitud de registro en junio de 2017 los signos usados por el actor - o tercero vinculado - tuvieran una reputación en el mercado (solo consta el uso para un evento en Alemania en 2016) no cabe predicar que la solicitud de marca buscaba un aprovechamiento desleal de tal reputación

iv) al ser las MUEs del actor prioritarias a las del demandado y con eficacia plena en España , no se explica que se diga que la intención del solicitante era la de impedir la entrada del actor en el mercado español de la organización de festivales de música utilizando sus marcas. El demandado podía hacer los requerimientos de cese que quisiera, pero era evidente que antes de la nulidad parcial de las MUEs (ahora acordada) el actor, si hubiera querido , podía haber esgrimido sus marcas prioritarias para organizar festivales de música en Valencia y en toda la UE

iv) cuando se efectúa la solicitud de marca el 10 de junio de 2017 , el actor- o tercero vinculado- carecían de título marcario ( solo su solicitud) y no consta que el mero uso en 2016 reuniera condiciones para predicar un grado de protección jurídica de ese signo usado

v) en cuanto a las solicitudes de registro de 2018 y si bien aquí sí se era conocedor de las MUEs ajenas, se explica por tratarse de registro de signos ya usados previamente, centrados en las siglas RBF como elemento destacado, que al reducir el riesgo de confusión con las entonces vigentes MUEs para servicios de la clase 41 , disipa la mala fe imputada

A todo lo dicho añadir que en lo tocante a los servicios de la clase 41 - que son los más relevante a la vista de los servicios 35 y 41 amparados por las marcas nacionales impugnadas - las MUEs de la actora han sido anuladas con efectos retroactivos ( art 62.2 RMUE), de modo que no cabe ahora su alegación, pues implica que desde el propio las MUEs carecieron de los efectos señalados en el RMUE

3.Se desestima la nulidad pretendida

DÉCIMO.- La nulidad relativa de las marcas y nombre comercial de la demandadas .Riesgo de confusión

1.Subsidiariamente, el actor considera que debe declararse la nulidad relativa de los registros de la demandada por causar riesgo de confusión con sus MUEs , que se recogen en la siguiente tabla

Valoración del tribunal

2.No podemos negar las similitudes existentes entre los dos primeros signos nacionales del cuadro y las MUEs, al incluir los primeros el conjunto denominativo " REGGAETON BEACH ", si bien con distinta grafía y composición. Similitudes que se ven reducidas por la presencia de elementos divergentes ,como un loro en el caso de la MUEs figurativa y las iniciales RBF en los registro impugnados , que por su tamaño y ubicación son el elemento más relevante. En cambio, ninguna semejanza apreciamos con el tercero de los signos cuyo elemento denominativo es RBM MUSIC

3. Ahora bien , como ya anticipamos, en todo caso tales similitudes en los dos primeros son insuficientes para predicar el riesgo de confusión, atendida la regla de la interdependencia de factores, dada la absoluta disparidad aplicativa con las MUEs tras su nulidad parcial: los productos de las clases 14, 16,21 y 25 son independientes y no resultan homogéneos con los servicios de la clase 35 y 41 , como ya hemos dicho al analizar la acción de infracción y damos aquí por reproducido para evitar inútiles reiteraciones, con el añadido de que la STGUE de 9 de abril de 2014 refuerza la necesidad de interpretar en sentido no extensivo la clase 35.

4. En definitiva, se desestima la nulidad pretendida, pues aunque en dos de las marcas hay un grado de proximidad de los signos, ello no basta para apreciar confusión cuando las MUEs gozan de una distintividad normal, de forma que no puede prescindir de la absoluta disparidad aplicativa. Lo impide el principio de especialidad

UNDÉCIMO.- Las costas

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación ( art 398.2 LEC ratione temporis).

2.En cuanto a las costas de la instancia, al confirmarse la desestimación de la demanda , se ratifica la condena en costas al actor. En cambio , al estimarse solo en parte la reconvención , se deja sin efecto la condena al reconvenido y cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art 394 LEC ratione temporis)

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.