Sentencia Civil 564/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 128/2024 de 15 de noviembre del 2024

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.El objeto del litigio formulado por Edmundo (al que sucede por su fallecimiento su hija Yolanda) contra ALDEBARÁN PROJECTS SL (en lo sucesivo ALDEBARÁN) lo constituye la nulidad de la cesión de la Marca de la Unión Europea nº 378984 ( en adelante MUE) y subsiguiente indemnización de daños y perjuicios o por enriquecimiento injusto. Dicha marca está registrada para productos de las clases 29,30 y 39 y tiene la siguiente representación

2.La parte actora, en extracto, relata la trayectoria de Edmundo en el negocio de elaboración y comercialización de pinchos y elaborados de carne, primero como empresario individual y después a través de la mercantil DIRECCION000, hasta la incorporación de ésta al grupo empresarial DIRECCION001 en 2017, así como el enfrentamiento en el que se encuentra inmersa la familia Yolanda Edmundo

Enumera las marcas que registró a tal fin, y expone la historia registral de la MUE , con detalle de la cesión operada en 2015 en favor ALDEBARAN, que estima nula por haberse realizado sin autorización del titular (el actor)

Reclama por ello la reparación de los daños y perjuicios sufridos y/o el enriquecimiento injusto de la demandada, ante la imposibilidad de recuperar la marca al estar inscrita a favor de una tercera sociedad que a priori ha actuado de buena fe

3.La mercantil demandada, que plantea inicialmente la declinatoria al entender competentes los Juzgados de Primera Instancia, desestimada por auto de 18.1.2023 , se opone en un extenso escrito que supera el centenar de páginas en la que , además de varias excepciones , sostiene la licitud de la cesión de la MUE de 2015, así como la improcedencia de la indemnización reclamada, al pretender con la demanda obtener una parte del precio de la venta de DIRECCION000, otrora mercantil familiar fundada por el actor

4. La sentencia, al margen de reproducir in extenso la demanda y contestación y los arts 20 del Reglamento nº1001/2017 de Marca de la Unión Europea, de 14 de junio de 2017 (en adelante RMUE) y 13 del Reglamento 2018/626/UE, de 5 de marzo que lo desarrolla, limita el análisis de la cesión de la MUE litigiosa al apartado 4 del FJ segundo (págs. 20 a 22). Aunque enumera catorce razones que justifican la desestimación de la demanda, en la última de ellas, a modo de conclusión, considera que la cesión de la MUE operada en 5 de octubre de 2015 se ajustó a derecho porque " (1) obedece a un negocio causal de compraventa de participaciones sociales de DIRECCION000 en 2013; además, (2) se realizó con conocimiento del actor, pues al margen de por la publicidad registral, debió o pudo conocer la citada operación por pertenecer al Consejo de Familia de DIRECCION000; y, (3) por último, se ajustó al RMUE, evitándose la presentación de otras pruebas de la cesión, por compartir el mismo agente de propiedad industrial que la mercantil cedente y cesionaria, GARRIGUES IP; agente a quien no le fue revocado el apoderamiento por el actor tras su salida del capital de la sociedad DIRECCION000".

Fundamentación que adolece de cierta imprecisión, que parece partir de que el titular real de la MUE era la mercantil DIRECCION000, limitándose el actor a ostentar solo la titularidad formal (conclusión de la razón 8ª) , con mención también a la doctrina de los actos propios y retraso desleal ( razón 13ª)

A continuación, desestima la pretensión de reclamación (tanto indemnizatoria como de enriquecimiento injusto) porque ": (1) la citada acción no es autónoma de la declaración de nulidad de la cesión de 2015, sino que encuentra su fundamento en aquélla; (2) no se contempla en la normativa marcaria, ni de la UE, ni nacional, ninguna acción por enriquecimiento injusto, sino que ésta encuentra su fundamento en las normas generales del Derecho común sobre obligaciones y contratos; (3) la aplicación analógica de los artículos de la LM para la cuantificación de la indemnización[implicaría que] debería acogerse la prescripción de acciones establecida en el art. 45 LM "

5.Frente a ella se alza la actora en un prolijo recurso que supera los 60 folios , con múltiples alegaciones, que agrupa en tres fundamentos : 1º) errónea valoración de la prueba e indebida aplicación de la presunción del art. 20.2 RMUE, sin que se haya producido un retraso desleal; 2º) errónea interpretación de la normativa, tanto en lo relativo a la legislación vigente y aplicable a la transmisión al tiempo de sucederse el hecho, según la demandada como en lo tocante a la forma escrita de la cesión y 3º ) indebida denegación de la reparación del perjuicio causado, o subsidiariamente, del enriquecimiento injusto, con rechazo de la prescripción referida en la sentencia

6. La demandada se opone en un escrito de no inferior extensión, con crítica pormenorizada de los motivos invocados por la apelante y solicita la confirmación de la sentencia, al estimarla ajustada

7. Varias prevenciones son necesarias que realicemos a la vista del contenido de los escritos de las partes

En primer lugar, más que seguir el orden del recurso, consideramos imprescindible para dar una respuesta ordenada y sistemática a lo suscitado fijar primero el marco fáctico relevante y a continuación el marco jurídico aplicable, para después poder enjuiciar la nulidad de la cesión de MUE cuestionada.

Solo en caso de no considerarse válida, se procederá a analizar la procedencia de indemnizar los perjuicios reclamados; y solo en caso de su desestimación, se verificar si procede la acción de enriquecimiento injusto, que se entendió en la audiencia previa (y ello es firme) ejercitada subsidiariamente, como reconoce el apelante

En segundo lugar, nos centraremos en los hechos esenciales vertidos en los escritos de las partes, sin entrar en todos y cada uno de los relatados por estas, muchos de ellos secundarios y accesorios, y que se explican en ese conflicto familiar en el que están implicados la parte actora y los socios de la mercantil demandada

En tercer lugar, aunque se desliza en el motivo primero la incongruencia, no procede.

Además de estar emboscada en una amalgama de alegaciones, lo cual no es procedente desde un punto de vista formal, no hay extralimitación judicial alguna porque la sentencia date la transmisión en 2013 en lugar de 1992 como dice que defendía la contestación. Al margen de que los términos de la sentencia y contestación no son del todo precisos ( con ese desdoblamiento de la titularidad marcaria entra "real" y "formal") lo relevante desdele punto de vista procesal es que el juez a quo no altere los términos del debate y resuelve con arreglo a los hechos discutidos, sin que la congruencia signifique necesariamente asunción plena y automática de una de las posiciones de las partes

En cuarto lugar, y al tratarse de una cuestión de orden público procesal, aunque es cierto que la nulidad de la cesión de MUE no aparece en el catálogo de asuntos cuyo conocimiento el RMUE asigna en exclusiva a los juzgados y tribunales de Marca de la Unión Europea ( art 124 y 133) , ello no significa que no corresponda su competencia a estos juzgados y tribunales.

En ese caso el RMUE no impone fuero alguno y en el caso de España es la LOPJ la que determina (art 86 quinquies) que "los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo , de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea y del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios",sin limitarla a las acciones en materia de validez y violación de MUE , es decir, lo hace de manera omnicomprensiva , de modo que abarca también otras acciones distintas .Así , ocurre, por ejemplo , en el caso de acciones reivindicatorias ( sentencia de este Tribunal de Marcas en sentencia nº 198/2012, de 27 de abril, confirmada por el TS en sentencia de 14.2.2018, 017 , asunto Benjumea Bravo de Laguna)

SEGUNDO. Marco fáctico. Error en la valoración de la prueba

1.La fijación del marco fáctico resulta necesario para la comprensión de la litis y su resolución. Con ello damos respuesta a la denuncia de error en la valoración de la prueba y venimos a completar la sentencia de instancia, que adolece de la concreta identificación del sustrato fáctico pertinente

Aunque nos centremos en la historia registral de la MUE nº NUM000, con especial detalle de lo acaecido con ocasión de la cesión cuestionada, resulta conveniente primero dejar constancia sucinta de las vicisitudes más importantes de la actividad mercantil en la que se ha enmarcado su uso

Lo haremos a la vista de las alegaciones conformes de las partes ( que entendemos concurrente si nada se explicita) y documental aportada por las partes ( si no se dice lo contrario se entiende es la de la demanda) , dado que el sistema procesal español inviste al tribunal de apelación de las mismas facultades que el Juez de la primera instancia y permite un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, valorando la prueba y decidiendo las cuestiones jurídicas planteadas según su propio criterio dentro de los límites que imponen la prohibición de la reforma peyorativa y el principio tantum devolutum quantum apellatum (por todas, STS 1 de octubre de 2012), sin el constreñimiento propio de un recurso extraordinario (por todas, STS de 4 de diciembre de 2015) , como insinúa la apelada

2.Los datos destacados de la actividad empresarial son los siguientes:

i) el inicial actor Edmundo inicio como empresario individual en 1974 un negocio de elaboración y comercialización de pinchos y elaborados de carne, identificándose con el signo

Este signo esta registrado como Marca española nº 933363 en clase 29 (entre otros para pinchos morunos), solicitada en 1980 y concedida en 1985

ii) en 1992 constituyó la mercantil DIRECCION000. para seguir desarrollando el negocio, reservándose el 40% del capital social y distribuyéndose el resto en favor de su esposa y sus tres hijos (menores de edad por ese momento) con un 15% cada uno de ellos, sirviéndose del signo distintivo siguiente

Este signo está registrado como Marca española nº 1901323, en clase 29 (para pinchos morunos y productos cárnicos), solicitada en 1994 y concedida en 1995

iii) ambas marcas nacionales, que constan solicitadas y registradas en favor del inicial actor Edmundo, fueron usadas por la compañía sin pago alguno por ello

iv) en 2013 quedan como socios de la compañía los hijos varones ( Isaac y Alexis) cada uno con un 50% y el Sr. Yolanda , su esposa y su hija Yolanda dejan de ser socios, pero permanecen como miembros de un "Consejo de Familia" que se crea, con funciones consultivas y remuneradas, que permaneció hasta julio de 2017 en el que se procede a su disolución al comunicarse la venta de las participaciones sociales a una mercantil ajena a la familia , y con ello el cese de la retribuciones

iv) en 2014 las participaciones sociales de DIRECCION000 se aportan a la sociedad ALDEBARÁN PROJECTS SL, creada en ese año por los hijos varones ( Isaac y Alexis) del inicial actor, de la cual han sido administradores hasta 2022 (doc nº 6 de la demanda y 14 de la contestación), que actúa como sociedad tenedora de activos del grupo ,de modo que pasa a ser la socia única de DIRECCION000

v) el 14 de julio de 2017 se procede a la venta de las participaciones sociales de DIRECCION000 a DIRECCION001. de modo que desde entonces la compañía DIRECCION000 (que pasa meses después a denominarse DIRECCION002) pierde su carácter familiar y pasa a formar parte del grupo DIRECCION001, a su vez integrado en COSTA FOODS GROUP

La venta se realiza por importe de 25.184.000,00€ (según documento privado elevado a público el 14.7.2017 ) y , según la demandada, vino forzada por el hecho de que Mercadona (único cliente de DIRECCION000 desde 2003, salvo otros residuales, certificado de auditores de los ejercicios 2012 a 2016 , doc nº 3,4 ,17 y 18 de la contestación) , rescindiera el contrato de interproveedor con un periodo de "desenganche " hasta febrero de 2020 ( doc nº 20 de la contestación), siendo esta cadena de supermercados la que eligió a la sociedad compradora DIRECCION001 (doc nº 21 de la contestación )

vi) desde octubre de 2017 en adelante la compañía, ahora denominada DIRECCION002, comienza a utilizar como distintivo el signo siguiente

Signo que después se dejó de utilizar sustituyéndose por estos otros

(Doc nº 12 y 13 de la contestación )

vii) desde 2003 la mercantil vende toda la producción envasada que incluye el signo " DIRECCION002" a Mercadona, que es el canal de venta único .

En el etiquetado aprobado por dicha por esta cadena de supermercados dicho signo figura en la parte trasera de los productos, en un tamaño muy reducido y junto a la denominación social de la sociedad, en un sistema de etiquetado común aprobado (doc nº 3,4, 12,17, 18 y 22 de la contestación), aunque en otras ocasiones aparece en su parte frontal, pero igualmente en tamaño reducido y al lado de la denominación social del fabricante ( doc n 11 bis de la demanda)

Se reproduce un ejemplo de la etiqueta

3. Los hitos relevantes de la MUE nº NUM000

i) se solicita el 24 de marzo de 1997 y es registrada el 23 de septiembre de 1998en favor del inicial actor Edmundo para las clases 29, 30 y 39, con la siguiente representación

Al margen de su distinto alcance territorial, es idéntica a la marca nacional, salvo la combinación cromática , con un mayor ámbito de protección, y como las marcas nacionales fue empleada por la empresa DIRECCION000 sin pago alguno por ello

ii) el 5 de octubre de 2015se solicita la cesión en favor de la mercantil demandada ALDEBARÁN PROJECTS SL, sociedad holding del grupo empresarial de los hijos varones ( Isaac y Alexis) del inicial actor y socia única de DIRECCION000 que tiene lugar el día 6

Esta solicitud se presenta , según formulario de la OAMI ( ahora EUIPO) , por la agencia de propiedad industrial GARRIGUES IP, que en esos momentos representaba tanto al cedente ( Edmundo) como al cesionario (ALDEBARÁN PROJECTS SL) (doc nº 8 de la demanda)

Pedidas explicaciones en 2021 por el actor a la agencia de propiedad industrial en la que expone que se trataba de una cesión inconsentida por su parte , se contesta por GARRIGUES IP que se había procedido a instar la cesión de la MUE siguiendo las instrucciones de Baltasar, en ese momento directivo del grupo de empresas de los hijos varones del Sr. Yolanda (doc nº 10 de la demanda, siendo irrelevante que lo designara en su día el actor), según se desprende de los correos electrónicos intercambiados por éste con dicha agencia, de los que merece reseñar los siguientes:

-correo de 9 de septiembre de 2015 del Sr. Baltasar: "Ver cómo podemos hacer para que todas las marcas y logos sean propiedad de ALDEBARÁN y se lo indico a Isaac ... " (refiriéndose al hijo del actor )

-correo de 11 de septiembre de 2015 del Sr. Baltasar: "he comentado el tema con Isaac. Coincide con nosotros en cambiar la titularidad de todas las marcas y concentrarlas en Aldebarán. Os agradecería iniciéis los trámites oportunos para ello ...

-correo de 2 de octubre de 2015 de GARRIGUES IP: informa de los siguientes extremos en relación con las marcas de DIRECCION000. (texto en color azul) que el Sr. Baltasar responde sobre el mismo el día 5 de octubre en color rojo:

En ulteriores correos de 8 y 15 de octubre de 2015 GARRIGUES IP informa que ya se ha procedido a solicitar la cesión de los expedientes a favor de Aldebarán Projects, S.L y que la OAMI ya ha inscrito la cesión a favor de esta última

iii) el 5 de julio de 2017,se practica la cesión a favor de DIRECCION000 (doc. nº 9 de la demanda), que es la titular, actualmente denominada DIRECCION002

Unos días más tarde, el 14 de julio, ALDEBARÁN vende la totalidad de las participaciones sociales de DIRECCION000 a DIRECCION001 y en ella se hace constar que respecto de la MUE NUM000 se había pedido su cambio de titularidad a favor de DIRECCION000, pero que, en cambio, las marcas nacionales nº NUM001 y nº NUM002 eran titularidad del inicial actor Edmundo y que no iban a cederse a DIRECCION000 porque el primero (según se deduce sin género de dudas de las siglas JBL) no autorizaba el traspaso

Reproducimos los particulares de interés escaneados en la demanda

TERCERO.- Marco jurídico aplicable

1.Para fijar el régimen jurídico aplicable no debemos olvidar que nos encontramos ante la petición de nulidad de una cesión de una marca comunitaria ( ahora denominada marca de la Unión Europea) acaecida en julio de 2015, de modo que la normativa a aplicar debe ser la que regulaba la cesión de esa marca en ese momento. Esta no es otra que el Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, que codifica el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, y que ha sido después sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, que es al que hacen referencia las partes en su demanda y contestación y la sentencia de instancia. Al margen de la distinta numeración y que el Reglamento de 2017 es más completo y exhaustivo a la hora de fijar el contenido de la solicitud de registro de una cesión, fruto de la reforma del derecho europeo de marcas operada en diciembre de 2015, ambas regulaciones responden en esencia a los mismos principios en lo que aquí interesa. En todo caso en esta resolución haremos referencia al Reglamento de 2009

2.El punto de partida es la asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional como objeto de propiedad , consagrado en el art 16 ( actual art 19) , de modo que, salvo disposición en contrario del Reglamento , la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional , en este caso española, al tener su titular su sede o su domicilio en España

3. La cesión de la marca comunitaria es de las materias expresamente reguladas, en concreto, en el artículo 17 ( actual art 20) , de modo que es la regulación a la que debemos acudir en primer lugar. En su parte relevante este precepto dice

«1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

3. Sin perjuicio del apartado 2, la cesión de la marca comunitaria deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula.

[...]

5. A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el registro y se publicará.

6. Mientras la cesión no se halle inscrita en el registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria.»

Fuera de ello, el régimen jurídico se ha de completar con el previsto en la legislación nacional correspondiente ( al ser la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad considerada como una marca nacional). En el caso que nos ocupa la Ley española de Marcas, 17/2001 ,de 7 de diciembre ( no la de 1988 como se dice en el recurso, en contra de lo sostenido en la demanda , dicho sea de paso) y el Código Civil, en cuanto contiene las normas que regulan en nuestro ordenamiento la transmisión de la propiedad

4.Dada la conexión de la marca con la empresa, en el derecho comparado pueden encontrarse varios sistemas a la hora del tratamiento que en ellos se da a la cesión de marca y, en particular, su vinculación con la empresa. Unos responden al principio de cesión vinculada de la marca , de manera que aquella había de realizarse junto con la empresa. Otros, en cambio, mantienen la regla de cesión libre de la marca , al concebirse la marca como un activo en sí mismo , y por tanto admiten la cesión de la marca de manera independiente a la transmisión de la empresa. Finalmente, el sistema intermedio combina ambos, y permite la cesión de la marca de forma autónoma, con una serie de cautelas

5. El RMC (como el RMUE) admite , sin género de dudas, la cesión de la marca comunitaria (para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada) con independencia de la transmisión de la empresa.

Esta cesión contractual precisará forma escrita y requerirá la firma de las partes contratantes (salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia), sin cuya falta carece de validez , al ser nula. La inscripción registral de la cesión no se eleva a requisito de validez, sino de eficacia frente a terceros, ya que mientras no se halle inscrita, el cesionario (nuevo titular) no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca. Además en el caso concreto de la cesión de la MUE que nos ocupa, deberán cumplimentarse los requisitos que el Código Civil prevé en orden a la transmisión de la propiedad ( art 609 CC en relación con el art 1261 y concordantes del mismo cuerpo legal)

Pero la autonomía de la marca comunitaria (ahora de la UE) no es absoluta. Junto a esta cesión contractual se contempla la presunción iuris tantum de cesión de la marca conjunta con la empresa en caso de transmisión de la empresa en su totalidad ( art 17.2 RMC, ahora art 20.2 RMUE); sistema que, para las marcas españolas, también acoge la LM

6. Por último, al margen de la validez, y desde el punto de vista de la mecánica registral de la cesión de la marca comunitaria, la Regla 31 del Reglamento (CE) Nº 2868/95 de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria ( actualmente art 13 del Reglamento (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea) en su parte relevante dice

«1. La solicitud de registro de una cesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento, constará de:

[...]

d) los documentos por los que se establezca debidamente la cesión de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 17 del Reglamento.

[...]

5. Será prueba suficiente de la cesión, con arreglo a la letra d) del apartado 1:

a) la solicitud de registro de la cesión, cuando esté firmada por el titular inscrito o su representante y por el cesionario o su representante »

Por tanto, la Oficina procederá a registrar una cesión de marca comunitaria, ahora de la UE, sin precisar prueba de la cesión si la solicitud de registro de la cesión está firmada por el representante del titular inscrito y del cesionario. En ello son contestes ambas partes, con invocación de las Directrices de la Oficina

7.Con ello aclaramos el marco jurídico de aplicación y desechamos la tesis del recurso acerca del error de derecho por no haber tenido en cuenta la sentencia las disposiciones de la Ley de marcas de 1988 pues (i) lo determinante no es fecha en la que se constituyó DIRECCION000. , sino cuándo se produce la cesión de marca cuestionada y (ii) en todo caso, el sistema que pudiera recoger la ley de marcas de 1988 cede ante las previsiones normativas especificas del RMC

CUARTO. La nulidad de la cesión de la MUE en favor de la demandada

1. A la vista del marco fáctico y legal expuesto podemos anticipar que la cesión de la MUE nº NUM000 operada el 5 de octubre de 2015 por la que pasa la titularidad de la misma a la mercantil demandada ALDEBARÁN PROJECTS SL no fue válida porque (a) no resulta de aplicación el art 17.2 RMC (ahora art 20.2 RMUE) y (b) no consta negocio traslativo por escrito en el que figure el consentimiento del cedente que la ampare, como exige el art 17.1 y 3 RMC ( ahora art 20.1 y 3 RMUE)

2.En cuanto a lo primero carece de sentido vincular la cesión de la MUE a la transmisión de la empresa en su totalidad ya que (i) no hay tal transmisión de la empresa y (ii) en vía de hipótesis , de entender que el cese de la actividad como empresario individual y la continuación de la misma con la constitución de una sociedad mercantil lo constituyera, ello tuvo lugar en 1992 y la MUE es registrada en 1998 y (iii) no se puede equiparar a esa "transmisión de la empresa en su totalidad"que exige la norma con la transmisión del paquete de participaciones sociales de DIRECCION000 en 2013 que tenían el inicial actor, su mujer e hija a los dos hijos varones , que se menciona en la sentencia como justificación de la validez de la cesión.

Respecto de esto último, el que la totalidad de las participaciones sociales pasaran a manos de los socios varones del actor en 2013 no significa que hubiera una transmisión de la empresa a los efectos del art 17 RMC ( ahora art 22 RMUE) . Que el objeto de ese negocio de 2013 era distinto nos resulta obvio: la empresa no fue transmitida, solo la titularidad de un determinado paquete de participaciones

3. Respecto de lo segundo, no existe el documento escrito que recoja el negocio entre el que era titular de la MUE (el otrora actor) y ALDEBARAN por el que el primero cediera la MUE al segundo, o cuanto menos no se aporta al proceso por aquel que sostiene la validez de la cesión

Si ello ya basta para afirmar que la cesión de la MUE nº NUM000 es nula, los hechos antes relatados (apartado 3 del FJ segundo al que nos remitimos) son reveladores de que la cesión de la MUE NUM000 fue instada por la mercantil cesionaria beneficiada y no consentida por su titular ( Edmundo) . El contenido de los correos intercambiados con la agencia de propiedad industrial y los anexos a la escritura de compraventa de participaciones sociales son expresivos de ello, con independencia de si esa mención contenida en la escritura de 2017 viniera motivada por una imposición de las personas que realizaron la due diligence, según sostiene la apelada

Si ello obedeció a un propósito turbio , preparatorio de la ulterior venta de DIRECCION000 , o si respondió a una lógica estrategia empresarial de colocar los activos marcarios en la sociedad holding del grupo empresarial ALDEBARAN (de los hijos varones , Isaac y Alexis, del inicial actor) es algo que aquí no resulta relevante, pues la falta de validez de la cesión de la MUE no precisa intención fraudulenta. En todo caso, la distancia temporal entre la cesión (octubre 2015) y la venta de la sociedad ( julio de 2017) desdibuja ese ánimo que imputa la parte actora , ya que la venta del negocio se vincula a ese "desenganche " con MERCADONA en febrero de 2017 , con previsión de cese de relaciones en febrero de 2020

4. No se comparten por todo ello los argumentos invocados en la sentencia - en sintonía con la demandada, ahora apelada- como justificación de la validez de la cesión de la MUE

En primer lugar, no se puede considerar negocio traslativo alguno de la MUE la transmisión en 2013 de las participaciones sociales de DIRECCION000 que tenían el inicial actor, su mujer e hija a los dos hijos varones, referido en la sentencia. Ya hemos anticipado que el objeto de ese negocio era distinto nos resulta obvio

En segundo lugar, igualmente resulta inane la otra argumentación manejada en la sentencia relativa a que la cesión " se realizó con conocimiento del actor, pues al margen de por la publicidad registral, debió o pudo conocer la citada operación por pertenecer al Consejo de Familia de DIRECCION000". Sin entrar siquiera a valorar el acierto de esa aserto, ni conocimiento equivale a consentimiento y es que en todo caso, no se respetaría con ello la exigencia de forma escrita, que ya por sí permite afirmar que la cesión es nula

En tercer lugar, no hay que confundir el plano registral con la falta de validez de la cesión. El que tuviera lugar la inscripción de la cesión obedece a que la Oficina permite registrarla sin precisar más prueba de la cesión, al estar la solicitud firmada por el representante del titular inscrito y del cesionario ( que coincidían en la misma agencia de propiedad industrial). Pero la Oficina no comprueba la validez de la cesión , al limitarse a verificar si hay prueba suficiente de la misma , considerando como tal la solicitud de registro de la cesión, cuando esté firmada por el cedente o su representante y por el cesionario o su representante. En definitiva, carece de eficacia sanadora la inscripción al respecto, por lo que pretender ampararse en ella para justificar la desestimación de la demanda no es admisible

5. Tampoco tiene recorrido el otro argumento que maneja la demandada y acoge la sentencia relativo a que la titularidad "real" de la MUE correspondía a DIRECCION000 y que el inicial actor Edmundo tenía solo una titularidad "formal" . Y ello por varias razones:

i) carece de anclaje legal tal discriminación, pues tratándose la marca de un derecho registral , lo relevante es quien figure como titular en el registro, y este era hasta 2015 Edmundo, sin que el que figurara en el inicial documento de representación ante la OAMI (ahora EUIPO) el sello de la sociedad DIRECCION000 lo desvirtúe, pues no hubo duda para la Oficina que el representado era aquel y no la mercantil

ii) la titularidad no exige el uso directo de la marca; el uso consentido por un tercero se considera hecho por el titular ( art 18.2RMUE) , de modo que es inane que fuera DIRECCION000 y no el actor quien usara la marca

iii) tampoco es relevante que por ese uso consentido no se pagara por DIRECCION000 , pues no hay nada que impide las licencia gratuitas, nada extrañas cuando el titular resulta ser socio de referencia. En nada desvirtúa lo dicho su tratamiento contable (en caso de que se considere operación vinculada)

iv) igualmente resulta fútil a los fines pretendidos el dato de que fuera la mercantil (ya DIRECCION000 ya ALDEBARAN ) la que abonara las tasas de renovación , pues no se precisa que lo haga el titular de la marca ( art 53 RMUE) .De igual modo el que otras labores de gestión se asumieran por la mercantil en ningún modo significa que por ello ostente una titularidad de la que carece

6. Igual suerte debe predicarse de la alegación de retraso desleal, que sostiene la demandada y de la que se hace eco, sin mucha claridad, la sentencia en el numeral 13ª del apartado 4. del FJ segundo

A partir del art. 7.1 CC según el cual "los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe" se construye la doctrina del retraso desleal, según declara la STS 872/2011, de 12 de diciembre:

"en el art. 7.1 CC se recoge uno de los aspectos principales de las consecuencias de la buena fe y comporta determinar lo que deba entenderse por retraso desleal en el ejercicio del derecho.

"Se enuncia diciendo que "un derecho subjetivo o una pretensión no pueden ejercitarse cuando el titular no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer y ha dado lugar, con su actitud omisiva, a que el adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente que ya no se ejercitará el derecho". En el derecho alemán surge la figura de la Verwirkung en cuya virtud resulta inadmisible que el derecho se ejerza con un retraso objetivamente desleal".

La STS 243/2019, de 24 de abril pone el énfasis en la generación de confianza de que no va a ser reclamado

«La regla es que el titular del derecho puede ejercitarlo hasta el último momento hábil del plazo de prescripción, pues es el legislador quien debe valorar en qué plazo se puede ejercitar cada acción. No se puede afirmar que ejercita sus derechos de mala fe quien lo hace dentro del plazo legal, sin que previamente existan hechos, actos o conductas suyos que engendren, rectamente entendidos, en el obligado la confianza de que aquéllos no se actuarán ( sentencia de 16 de diciembre de 1991, rc. 143/1990 ).

Para que el ejercicio de un derecho por su titular resulte inadmisible es preciso que resulte intolerable conforme a los criterios de la buena fe ( art. 7 CC ) porque, en atención a las circunstancias, y por algún hecho del titular, se haya generado en el sujeto pasivo una confianza legítima de que el derecho ya no se ejercería, de modo que su ejercicio retrasado comporta para él algún tipo de perjuicio en su posición jurídica ( sentencias 352/2010, de 7 de junio , 299/2012, de 15 de junio , 163/2015, de 1 de abril , y 148/2017, de 2 de marzo )»

En la más reciente STS 616/2021, de 21 de septiembre se incide en ello .

Aquí ya es difícil predicar retraso cuando no consta que el actor inicial tuviera conocimiento de la cesión inconsentida de la MUE antes del traslado de la contestación la demanda en el litigio nº 476/2019 seguido en Valencia ( apartado 28 de la demanda) , que tuvo lugar en una fecha indeterminada de 2019 (que en la oposición a la apelación se data en mayo de 2019) y en septiembre de 2021 ya dirige requerimiento a la demanda ( doc nº 20) . Si se invoca que lo conocía antes debe probarse, dado que no puede imponerse al actor la carga de probar un hecho negativo ( que no lo conocía)

Pero es que en todo caso el que autorizara el uso de las marcas mientras estaba vinculado a la sociedad familiar ( primero como socio y después como miembro del consejo de familia ) y que fuera la sociedad la encargada de su gestión no es un acto propio que genere la confianza de que no vaya a poder reclamar la nulidad de la cesión por ausencia de consentimiento, que ignoraba y no resulta sanable. El que los costes del mantenimiento de la MUE corrieran a cargo de quien estaba autorizado para su uso y con ello esa carga poderla deducir fiscalmente en nada constituye una actuación generadora de confianza en la contraparte de que se ha abandonado el derecho a impugnar la cesión inconsentida

7. Por agotar la respuesta judicial, solo resta por añadir que la excepción de falta de legitimación activa como pasiva para el ejercicio de esta acción está destinada al fracaso. La primera porque es evidente que Edmundo , al que sucede después su hija Yolanda, la ostenta al ser titular hasta 2015 de la MUE, que deja de ser precisamente por la cesión cuestionada. Y la segunda al ser la demandada ALDEBARÁN la cesionaria beneficiaria de esa cesión litigiosa

8.En conclusión, debemos estimar en este punto el recurso y declarar la nulidad de la cesión de la MUE nº NUM000 que tuvo lugar el 5 de octubre de 2015 por la que pasa la titularidad de la misma a demandada ALDEBARÁN PROJECTS SL

QUINTO.- La indemnización de daños y perjuicios.

1. En el suplico de la demanda se reclama la indemnización de daños y perjuicios sufridos y/o el enriquecimiento injusto de la demandada, con arreglo a unas bases, con remisión a la demanda, que dedica a ello el hecho cuarto, que no es paradigma de precisión, y del que podemos extractar, en esencia y en lo aquí relevante , lo siguiente:

(i) que la marca DIRECCION002 para identificar pinchos de carne y productos elaborados de carne ha venido usando en el mercado hasta la actualidad

(ii) que el Sr Yolanda (el actor) tenía autorizado el uso de las marcas a DIRECCION000. hasta el 5 de julio de 2017, fecha en la que se produce la disolución del Consejo de Familia , y desde entonces los usos realizados del signo deben considerarse realizados en su perjuicio, pues precisaban de su autorización , por la que hubiera percibido la correspondiente contraprestación económica en concepto de royalty o regalía, por lo que pide que se condene a ALDEBARÁN a abonar la cantidad resultante de aplicar un royalty sobre las ventas de productos marcados con el signo DIRECCION002 para productos cárnicos o elaborados de carne , con aplicación analógica de la legislación española sobre marcas para casos de infracción, y subsidiariamente, con arreglo al Código Civil

(iii) añade que la cesión de MUE no autorizada supone también un desplazamiento patrimonial que supuso el incremento del patrimonio de la mercantil (ALDEBARRAN), en detrimento del del actor sin justa causa, y dado que el "bien propiedad del SR. Edmundo fue posteriormente adquirido por un tercero del que, según nuestro Ordenamiento, cabe predicar que actuó de buena fe, lo que supone la irrecuperabilidad del bien y tener que optar por la correspondiente compensación económica [...] habrá de estarse al valor que quepa otorgar a la marca y que (de haber querido venderla) debió ir a parar a las arcas del SR. Edmundo" ( apartado 69 y 70 )

iv) aunque remite la cuantificación definitiva al resultado de la prueba que se practique, aporta un informe pericial que, de manera apriorística , contiene, de una parte , una estimación del royalty siguiente

Y de otra parte, la valoración de la MUE en 2017 en 5.650.000 euros.

En la fundamentación jurídica reitera que la MUE se encuentra en poder de un tercero de buena fe (apartados 116, 117, 142-144 ), e invoca la aplicación analógica del art 62.3.b) RMUE para la reparación del daño causado y del enriquecimiento injusto provocado , con invocación del art 1902CC, art 42 y 43.2 LM y jurisprudencia que lo interpreta y la recaída en caso de enriquecimiento injusto

2.La sentencia desestima la pretensión de reclamación (tanto indemnizatoria como de enriquecimiento injusto) por la razón esencial de su falta de autonomía respecto de la declaración de nulidad de la cesión de 2015, de modo que desechada ésta queda sin fundamento aquélla.

A ello añade dos razones adicionales : en cuanto a la acción por enriquecimiento injusto, la ausencia de normativa marcaria, ni de la UE, ni nacional, que le dé cobertura y respecto de la acción indemnizatoria, la prescripción del art. 45 LM en caso de que se acogiera la aplicación analógica de los artículos de la LM para la cuantificación de la indemnización

3. En el recurso se sostiene la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de la nulidad de la cesión de MUE operada en julio de 2015, que es la ejercitada de manera principal, tal y como quedó fijada en el acto de la audiencia previa. El excurso acerca de que el planteamiento de la demanda era diverso y acertado resulta inane cuando se reconoce que esa decisión judicial en la audiencia previa fue consentida .Así lo impone el art 207LEC

Identifica el perjuicio en la pérdida de la MUE, ligado causalmente a esa cesión inconsentida, realizada culposamente o, en todo caso, dolosamente, por la demandada. Reseña que el Sr. Yolanda dejó de poder acceder a las facultades derivadas de ser titular de una marca, ya sea en forma de explotación directa, mediante su participación en el mercado, o indirecta, mediante el otorgamiento de autorizaciones de uso, pues una vez disuelto el Consejo de Familia en 2017 , debía haberle solicitado autorización para poder usarla o bien adquirirla mediante compraventa, explayándose en que continúa el uso de la marca DIRECCION002) para identificar pinchos de carne y/o productos elaborados a base de carne, sin que a ello afecte el que todos los productos se vendan desde el supermercado MERCADONA

Reitera que la marca se encuentra en poder de un tercero de buena fe (apartado 76) y propone como criterio cuantificador la aplicación analógica del art. 43.2 LM al privar ALDEBARÁN al actor de la posibilidad de acceder a una contraprestación económica (pérdida de oportunidad),con trascripción de la doctrina jurisprudencial recaída sobre el art 43 LM, con mención específica a la sentencia de este Tribunal de Marca de la UE nº 106/2024, de 23 de febrero y refiere su dictamen pericial en el que, de una parte, se fija un royalty que deberá abarcar el ámbito temporal comprendido entre el periodo 5 de octubre de 2015 y la fecha en la que se produzca el cese definitivo o en su caso fecha en la se dicte la sentencia que ponga fin al conflicto; y por otra parte, se da una primera valoración de la MUE NUM000, que entraría en consideración de manera subsidiaria, en caso de desestimación del criterio de la regalía hipotética. Ambas cuantías fijadas de manera apriorística, pues se haría necesario acceder a documentación de la mercantil adversa para poder concretar una cifra definitiva

Valoración del tribunal

4. El planteamiento de la parte actora - y aquí apelada- no se comparte.

El que el RMC antes y ahora el RMUE no contemplen normas específicas en orden a los efectos de la invalidez de una cesión de MUE no significa que estemos ante una laguna legal. Los Reglamentos se limitan a normar cuestiones concretas de la cesión de MUE , y en lo no previsto, el régimen jurídico será el previsto en la legislación nacional correspondiente, que en el caso de la MUE objeto de litis es la española ( como hemos explicado en el FJ Tercero , al que nos remitimos)

En consecuencia, para determinar los efectos de la falta de validez de la cesión de MUE de octubre de 2015 hemos de acudir al art 1303 y concordantes del CC, como el principio iura novia curia nos habilita ( art 218.1 LEC) , a conjugar con las exigencias derivadas del principio de rogación y dispositivo ( arts 216, 218, 456 y 465LEC) y de prohibición de indefensión del art 24CE.

5. Aquí no se pide la restitución de la MUE ex art 1303 CC al entender la actora que su titular actual es una tercera sociedad de buena fe, y por ende irreivindicable. Aunque la sociedad beneficiaria de la cesión operada el 5 de julio de 2017 era filial de la cedente, no entraremos a verificar el acierto de ese aserto al no ser objeto de debate

En ese escenario admitido por ambas partes- irreivindicabilidad de la marca- , la norma aplicable es el art 1307CC ( como viene a reconocerse en la oposición a la apelación, apartado 187) , que preceptúa lo siguiente

«Siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha».

Ello es así porque la "pérdida"de la cosa a devolver no solo es la fáctica o material, sino también la jurídica, que concurre en aquellos casos en los que se ha transmitido eficazmente a un tercero al que no puede alcanzarle los efectos de la invalidez por mor de las reglas de protección de la apariencia

Por tanto, excluida la devolución de la MUE (porque se descarta expresamente por la parte demandante y es imposible acordarla cuando pertenece a un tercero no llamado a la litis), lo procedente es restituir su equivalente, esto es, el valor que tenía la MUE y los frutos percibidos

No se entiende por ello la referencia de pasada en el recurso a que el principio de tracto sucesivo provoca el decaimiento de la ulterior cesión de 2017, pues no solo no se pide e la demanda - de modo que es una cuestión nueva prohibida por el art 456LEC- , sino que es abiertamente contradictoria con la postura expuesta en demanda y en el propio recurso acerca de la posición inatacable del titular actual

6.La consecuencia de lo argumentado nos permite desechar el primer criterio cuantificador manejado en la demanda, y reiterado en apelación, consistente en la regalía hipotéticadel art 43.2LM cuya aplicación analógica no procede- y por ende de la jurisprudencia que lo interpreta, que profusamente se invoca por la apelada - cuando no concurre el presupuesto del art 4.1 CC (existencia de laguna)

Pero es aunque se admitiera esa laguna - en vía de hipótesis- tampoco procedería al no concurrir la semejanza (identidad de razón). Mientras la regalía hipotética del art 43.2 LM es un remedio para asegurar la restitución del titular del derecho de exclusiva infringido, en el caso de la nulidad de la cesión de marca el quebranto patrimonial deriva de una transmisión inconsentida, que nada tiene que ver con aquel , que no afecta a la titularidad de la marca

7. A ello añadir - a modo de refuerzo y con ánimo de exhaustividad - que la parte actora no acredita los daños y perjuicios que reclama, que es lo que habilita su resarcimiento, pues reiteramos que no es de aplicación el sistema específico diseñado para los casos de infracción del derecho de exclusiva en el art 42 y 43 LM

Lo pedido es una pérdida de ingresos hipotéticos : royalty no cobrado desde julio de 2017 en adelante , que parte de una doble presunción : (a) que la compañía, que pasó a denominarse DIRECCION002, sin ser titular de la MUE, hubiera seguido utilizando desde julio de 2017 en adelante como distintivo la MUE (o un signo infractor de la misma ) y (b) que el actor - en su condición de titular de la MUE si no hubiera tenido lugar la cesión atacada - se hubiera opuesto a ello

No solo es que los tribunales no deben pronunciarse sobre meras hipótesis, si carecen de cobertura legal habilitante, sino que no hay certeza alguna de lo primero cuando DIRECCION002 no solo deja de usar la MUE tal y como está registrada, pasando a usar , que se sustituye después por y , sino sobre todo porque en las circunstancias concurrentes- arriba recogidas - la importancia de la marca no consta que resulte esencial. Es verdad que ha usado el signo, pero ello ha sido porque es titular, además de manera irreivindicable, según la propia actora.

Pero es que tampoco podemos presumir lo segundo, dado que no explica la demanda ni el recurso por qué el actor, que seguía siendo titular de la marca nacional nº NUM002 no insta su protección ante la utilización por DIRECCION002 a partir de julio de 2017 de signos que considera no distintos a ella . Pero es más, el actor inicial afirma que no tuvo conocimiento de la cesión inconsentida de la MUE hasta el traslado de la contestación la demanda en el litigio nº 476/2019 seguido en Valencia ( apartado 28 de la demanda) , que tuvo lugar en una fecha indeterminada de 2020. Por tanto, hasta ese momento pensaba que era titular de la MUE, y a pesar de ello no consta queja alguna por el uso por DIRECCION002 desde 2017 de esos signos; uso que no pudo pasarle desapercibido por venir ligado a la venta de la empresa otrora familiar ( con la extinción del consejo de familia) y la difusión en la prensa valenciana que ello motivó, según la propia demanda expone. Si ello es así habrá que concluir que lo consintió ( sin duda alguna en el caso de la marca nacional) , por lo que ello abunda aún más en el rechazo de una pretensión que se fundamenta precisamente en la hipótesis contraria

Ello hace que resulte innecesario plantearnos el debate sobre la prescripción ex art 45 LM en el que se enfrascan las partes, y que, como la sentencia , dicho sea de paso, no aciertan a discriminar lo que es propiamente prescripción ( apartado 1 del art 45LM) de la regla de limitación del periodo de indemnización ( apartado 2 del art 45) .

8. También lo dicho - ausencia de laguna - provoca que haya que rechazar la aplicación analógica del art 62.3.b) RMUE referido en la demanda, y que se reitera en la apelación, pero sin una explicación consistente acerca de la identidad en la ratio legis

9. Queda, pues, por analizar el módulo interesado de manera supletoria consistente en el valor de la marca,que es el procedente, como intuitivamente se indica en los apartados 69 y 70 de la demanda ante la irrecuperabilidad de la MUE, que, reiteramos, es tesis aceptada por ambas partes.

10. El informe pericial de la actora , de lo tres métodos de valoración de marca que identifica ( el del costo, el de mercado y el de ingreso/rentas) opta por el de ingreso/rentas en el que la valoración se condiciona al valor presente del flujo futuro de los beneficios económicos derivados del activo a valorar. Para determinar los flujos de efectivo procede a la determinación del valor del royalty, que a su vez, sirva como base del flujo a considerar. Royalty que fija en las sumas reseñadas en el apartado 1 y a partir del cual , tras una serie de cálculos, cifra el valor de la MUE en 5.650.000,00€ que representa un 22,43% de la totalidad de la empresa, que fue valorada en 25.184.000,00€.

11. Este informe es objeto de crítica en un contrainforme pericial ( doc nº 23 de la contestación) , que considera que se está ante una clara sobrevaloración de la MUE

12. Conocida es la dificultad de valorar unos activos intangibles como los que nos ocupan, pero entendemos que no podemos asumir la estimación propuesta por la parte actora por las siguientes razones:

12.1 En primer lugar, la valoración se hace a espaldas de la realidad fáctica descrita en el apartado 2 del FJ segundo al que nos remitimos

No tiene en cuenta que la marca , al margen del uso en la documentación mercantil (doc nº 12 de la demanda) , es utilizaba de manera no destacada en el mercado, de forma que no resulta apreciable a simple vista para el consumidor. Ello revela - como apunta la demandada- un escaso valor de la MUE como tal, al pasar ciertamente desapercibida para un consumidor medio, que no consta que adopte su decisión de compra por la presencia de la misma, sino por tratarse de un producto comercializado por esa cadena de supermercados, que a tal efecto se sirve de una marca propia, que es la conocida por el consumidor. Nos resulta evidente que el consumidor medio cuando adquiere en ese supermercado un producto cárnico elaborado por la ahora denominada DIRECCION002 lo hace porque es un "producto Mercadona" (o de su marca Hacendado), no porque en el figure el signo DIRECCION002 en cualesquiera de sus formas, que pasa ciertamente desapercibido

No se comparte por ello la afirmación del perito de la actora de que el cliente prácticamente único sea un operador de la trascendencia pública de Mercadona sea un factor que refuerce la consideración comercial y económica de la MUE objeto de valoración . Esa dependencia de Mercadona no solo puede implicar un riesgo significativo para la continuidad del negocio, sino que entendemos que repercute en el valor de la marca en sentido no positivo, al reducirla a un uso muy limitado, sin expectativa alguna fuera del uso permitido por este operador , que, vemos, es ciertamente degradado y, por tanto, que en nada contribuye a otorgar valor a ese signo, como lo es el dato de que no conste inversión publicitaria alguna en la MUE. Así lo viene a ratificar el interrogatorio practicado

Que la MUE dejara de usarse en la forma registrada tras la compra de participaciones en julio de 2017 apunta a que su valor era ciertamente relativo. Aunque mantiene su denominativo ( DIRECCION002) cambia los elementos gráficos considerablemente, hasta el punto de que , finalmente, parece que en 2020 empieza a servirse también de una marca absolutamente dispar, que incide en la idea de que la MUE no era ni de lejos el principal reclamo para la venta de sus productos, pues de haberlo sido se habría mantenido el logo registrado

Lo dicho no se ve desvirtuado por las alegaciones y documentación ( doc nº 11 a 13 , 24 y 25) referida en el recurso relativa al uso de " DIRECCION002". Al margen de que no refleja el uso de la MUE tal y como está registrada, en la hipótesis más favorable para la actora, se reduce al uso en su web corporativa para identificar a la mercantil ( y cuyo número de visitas por consumidores se ignora, además) o en artículos de prensa o portales de búsqueda de empleo con iguales fines identificadores de la sociedad, o una lista de resultados de búsqueda en internet, sin más concreciones

12.2 En segundo lugar, la pericial sobrevalora la MUE al no tener en cuenta que la compañía comercializa productos sin el signo " DIRECCION002"

No es acertado, por ende, tomar en consideración todo el volumen de negocios para calcular la valoración de la marca

12.3 En tercer lugar, la elección del método de cálculo no parece la más ajustada al caso que nos ocupa.

Se determina la valoración del royalty y de la marca en 2017 a partir de datos de facturación y de márgenes posteriores a la venta de participaciones de DIRECCION000. a DIRECCION001. y presupone que la compañía - ya denominada DIRECCION002- , sin ser titular de la MUE, hubiera seguido utilizando desde julio de 2017 en adelante como distintivo la MUE (o un signo infractor de la misma); presunción que, como hemos dicho ut supra, no podemos aceptar en este caso. Es cierto que ha usado el signo, pero lo hace porque le pertenece, además de manera irreivindicable, según la propia actora

12.4 En cuarto lugar, en cuanto a su metodología no desvirtúa alguna de las tachas denunciadas en el contrainforme, que destacamos :

(a) que el rango de tasas de royalty se toma de BRAND FINANCE cuando se dice que BRAND FINANCE no provee rangos de tasas de royalty públicamente; contrainforme que es elaborado por profesionales de BRAND FINANCE

(b) no toma en consideración los impuestos, que se afirma que es un elemento básico a la hora de realizar la valoración de cualquier tipo de activo, y acude como base al EBITDA (resultado operativo antes de amortizaciones), lo que implica una sobreestimación de la base de calculo

No obsta a lo anterior el que la pericial aportada por ALDEBARÁN se destine a atacar a la pericial de la actora y no plantee una cuantificación alternativa. Al margen de que sí que dice que el valor de la MUE es residual, lo cierto es que el que ese dictamen no de una cifra no lo invalida de plano y de manera automática, como se pretende en la apelación. Nada impide que pueda servir como instrumento para desvirtuar las conclusiones de la pericial contraria, sin que sea trasladable al caso presente lo reseñado por la SAP Secc. 28ª de Madrid nº 18/2023 de 23 de junio , dictada en un caso de infracción de derecho de exclusiva en el que constaba probada la disminución de venta del titular de ese derecho

13. Este conjunto de circunstancias impiden acoger no solo la estimación apriorística propuesta por el demandante, sino que provoca que se deseche como punto de partida para la cuantificación definitiva a la vista "de las informaciones y documentos" que se pretendían recabar en periodo probatorio , y que el juzgador difirió a ejecución, en una praxis generalizada y no siempre recomendable, pero aquí consentida

14. Consideramos que no cabe diferir a ejecución de sentencia una cuestión que debe quedar probada en el plenario cuál es la existencia de valor de la MUE, sin perjuicio, en su caso, de su exacta y concreta cuantificación en ejecución con arreglo a bases perfectamente deslindadas; presupuesto de base que aquí no concurre.

SEXTO. - El enriquecimiento injusto

1. Descartada la pretensión resarcitoria pedida de manera principal, resta por analizar el enriquecimiento injusto planteado de forma subsidiaria , según decisión judicial consentida acordada en la audiencia previa

2. En el recurso (apartado 108 y ss.) se critica la apreciación judicial de que no existe en la normativa marcaria ninguna acción por enriquecimiento injusto, con invocación de la jurisprudencia y doctrina que indica que en los criterios indemnizatorios contemplados en el art. 42 LM subyace la doctrina del enriquecimiento injusto. En todo caso alega que esta figura es principio informador de nuestro ordenamiento, sin que sea óbice para desestimarla el que se asiente en la normativa general

Tras ello se sostiene que procede para compensar al actor por la pérdida de un bien de su propiedad (la marca), que no resulta recuperable al considerar a DIRECCION002 tercer adquirente de buena fe, con invocación de sentencias del TS recaídas en los supuestos de condictio por intromisión (se dispone por quien no es el verdadero titular del bien sin posibilidad de reivindicación) y " presupone acceder al valor que obtuvo el demandado al disponer del bien"que se cuantifica apriorísticamente por el perito en base al valor que la marca pudiera haber presentado en la operación de compraventa que se llevó a cabo en el año 2017 (5.650.000 €) , que se desplazó del patrimonio del Sr. Yolanda para engrosar el de ALDEBARÁN con total ausencia de causa.

Valoración del tribunal

3. No acierta la apelante cuando pretende apoyar la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa en la jurisprudencia recaída en torno al art 42LM, pues no es de aplicación, al no estar ante un caso de infracción del derecho de exclusiva.

Ello no significa que quede excluida por ese motivo. En ello sí acierta el recurrente al criticar la sentencia. Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe el enriquecimiento sin causa, y reiteramos que en lo no previsto en el RMC antes y ahora el RMUE la cesión de MUE se rige por la legislación nacional correspondiente, que en el caso de la MUE objeto de litis es la española. Otra cosa es su procedencia

4. La doctrina jurisprudencial sobre el enriquecimiento sin causa y sus requisitos aparece compendiada en la sentencia 352/2020, de 24 de junio de la que se hace eco la ulterior sentencia de Pleno 1216/2023, de 7 de septiembre. En lo que aquí interesa, destaca como uno de aspectos más relevantes de esa doctrina la subsidiariedad

«5.7. Al requisito de la falta de causa de la atribución patrimonial vincula también la jurisprudencia el de la subsidiariedad. Como dijimos en la sentencia 387/2015, de 29 de junio , «si la ley prevé un supuesto en que la atribución patrimonial corresponde a un precepto del ordenamiento o a una relación contractual, no puede mantenerse las doctrinas del enriquecimiento injusto. Es explícita la jurisprudencia en este sentido».

Por tanto, la acción basada en el principio de la prohibición del enriquecimiento injustificado tiene naturaleza subsidiaria. Así lo expresa la sentencia de 18 de diciembre de 1996 y lo reitera la de 19 de febrero de 1999 , en estos términos:

«la acción de enriquecimiento deba entenderse subsidiaria, en el sentido de que cuando la ley conceda acciones específicas en un supuesto regulado por ella para evitarlo, son tales acciones las que se deben ejercitar y ni su fracaso ni su falta de ejercicio legitiman para el de la acción de enriquecimiento. Ésta es la doctrina que se desprende de las sentencias de esta Sala de 25 de noviembre de 1985 , 12 de marzo de 1987 , 23 de noviembre de 1998 y 3 de marzo de 1990 , que sostuvieron, como una de las ratio decidendi de sus fallos, la subsidiariedad de la acción».

Doctrina que hemos reiterado más recientemente en las sentencias 387/2015, de 29 de junio , 352/2020, de 24 de junio , y 942/2022, de 20 de diciembre , entre otras.

5.8. Como dijimos en la sentencia 352/2020, de 24 de mayo , la regla de la subsidiariedad se aprecia con toda claridad en los casos que pertenecen al grupo de las condictio comúnmente denominadas «de prestación» o condictio in debiti (centradas típicamente en la restitución de prestaciones realizadas solvendi causa), que se rigen por las reglas propias de los contratos. Este es el caso de las reglas contenidas en los arts. 1.303-1.306 CC para los contratos nulos, la regla del art. 1.123 CC para los casos de contratos resueltos por incumplimiento, la del art. 1.295 CC para la restitución de las prestaciones derivadas de contratos rescindidos, o las contenidas en los arts. 1.895 y ss CC para el cuasicontrato del cobro de lo indebido».

5. Este entendemos que el caso que nos ocupa. Ante la nulidad radical del negocio de cesión de marca la ley concede acciones específicas para evitar el enriquecimiento sin causa en el art. 1303 y ss. CC .Son esas acciones las que se deben ejercitar, sin que su falta o su fracaso habiliten el ejercicio de la acción de enriquecimiento.

6.Pero es que, además , carece de efecto útil, cuando lo pedido bajo la cobertura de esta acción es exactamente lo mismo que en la acción entablada de manera principal : el valor de la MUE indebidamente cedida

SÉPTIMO - Costas.

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado en parte el recurso de apelación ( art 398 LEC) .

2. Procede dejar sin efecto la imposición sobre las costas de la instancia, y cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, al ser parcial la estimación de la demanda ( art 394 LEC) .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.