Sentencia Civil 206/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 239/2025 de 15 de diciembre del 2025

PRIMERO.-El litigio ha quedado planteado en los siguientes términos.

La mercantil In Time Express Europe S.L. ha formulado demanda en fecha 30 de mayo de 2019 contra las sociedades Servicios Empresariales Ader S.A. y Van Express 2010 S.L. por infracción de marcas y, subsidiariamente, por actos desleales de confusión.

Las acciones deducidas se sustentan en la atribución a las demandadas de una infracción cometida a través de los actos que seguidamente se describirán, de las marcas españolas y europeas de que la actora era titular al tiempo de la demanda para la clase 39, prestación de servicios de transportes, embalaje y almacenamiento de mercancías, en particular de la marca española nº 2625945 solicitada el día 3 de diciembre de 2004, de la marca europea 15889157 , solicitada el día 4 de octubre de 2016 y concedida el día 21 de marzo de 2017, y de la marca europea15884901 solicitada el día 3 de octubre de 2016, concedida el día 22 de febrero de 2017.

Afirman las demandantes que estas marcas han sido infringidas con el uso en España, tanto por parte de Van Express como por Servicios Empresariales Ader S.A., de la marca alemana titularidad de la mercantil alemana InTime Express Logistik GMBH y del signo (solicitado por la misma empresa alemana como marca europea con oposición de la hoy demandante) y, en general, por el uso del término IN TIME para publicitación de servicios de transporte internacional de mercancías, en rótulos, vehículos roturados, cartelería, documentos físicos y digitales como el dominio intime.es, cuentas de correo y aplicaciones diversas, usos que se vienen produciendo, según concreta el demandante, desde la operación societaria hecha a lo largo del año 2017 que ha vinculado a Ader con la mercantil alemana titular de los signos indicados.

Precisamente esta mercantil había solicitado en fecha 30 de abril de 2019 ante la EUIPO la nulidad de la marca UE de la actora 15884901; y es por ello que la co-demandada Ader, al contestar la demanda, solicitó la suspensión del proceso judicial en base al art. 132.1 RMUE o, subsidiariamente, por cuestión prejudicial del art. 43 LEC, petición que dio lugar a que se acordara, por Auto de fecha 17 de septiembre de 2020 la suspensión por prejudicialidad hasta resolución firme del procedimiento de nulidad seguido ante la EUIPO, organismo que, por Resolución de su División de Nulidad de fecha 2 de junio de 2022, acuerda anular la marca 15884901, quedando la misma definitivamente cancelada, decidiendo el destino de la otra marca europea, la MUE 15889157, la petición hecha por su titular de renuncia y solicitud de transformación, entre otros títulos nacionales, en marca española, registrándose a su instancia en la OEPM con el número 4073109 el día 22 de octubre de 2020.

Es relevante señalar, para enmarcar de la manera más completa el litigio, que ha quedado constatado a lo largo del procedimiento el elevado grado de litigiosidad existente entre la mercantil Europe, aquí demandante, y la alemana Logistik, litigiosidad que se ha materializado en sendas demandas, una primera interpuesta por la empresa alemana a Europe en Dusserldorf por el uso de sus marcas In Time en Alemania, que ha finalizado de manera favorable a los intereses de ésta -doc 52 de los de la demandada- con prohibición del uso en dicho país de los signos In Time de Europe, demanda seguida por la formulada por dicha mercantil contra la alemana en Barcelona por infracción de dos de sus marcas españolas mixtas -incluida la nº 2625945 aquí invocada - por el uso que ha hecho Logistik del signo In Time en España, en principio favorable a las pretensiones de Europe -doc 58 de la demandada-.

En este contexto, alzada la suspensión y desistida la actora respecto de la mercantil Van Express 2010 SLU, el litigio se ha resuelto por Sentencia que ha estimado en parte la demanda al considerar que, trasformada una marca UE en española y habiendo sido la otra anulada, aunque hay infracción por riesgo de confusión vinculado al uso del denominativo IN TIME ante la identidad del público relevante y la identidad del elemento aplicativo, solo se ha infringido de entre las invocadas en la demanda la marca española nº 2625945 atendido el uso hecho por la demandada y con las consecuencias que establece la Sentencia.

Críticos con esta resolución ambos litigantes formulan recurso. De apelación la demandada e impugnación de la Sentencia el demandante aprovechando el trámite de oposición a la apelación.

El demandado cuestiona en primer término la validez de la Sentencia denunciando excepción de litisconsorcio pasivo necesario, falta de motivación e incongruencia omisiva y critica, en cuanto al fondo, el contenido íntegro de la Sentencia, cuya revocación insta en todo caso al considerar que no hay infracción.

El demandante, aprovechando el trámite de oposición al recurso, impugna la Sentencia y cuestiona la no estimación de la infracción respecto de las dos marcas europeas invocadas en la demanda.

Examinaremos en primer lugar los planteamientos del demandado, comenzando por las infracciones que considera cometidas en la instancia determinantes de una posible nulidad de actuaciones.

SEGUNDO.-Solicita en primer término el apelante que se declare la nulidad de la Sentencia (con retroacción de las actuaciones) por defecto en la válida constitución de la relación jurídico procesal al no haber apreciado el Tribunal de instancia la excepción de litisconsorcio pasivo necesario respecto de la entidad alemanda In Time Express Logistik GMBH siendo como es titular de la marca nacional alemana usada en España por el demandado y de aquel signo que había solicitado ante la EUIPO como marca en el ámbito de la colaboración empresarial.

Añade el apelante que no solo no está correctamente constituida la relación jurídico-procesal sino que además hay riesgo de sentencias contradictorias si se formulase otra demanda por hechos iguales o similares como de hecho ha ocurrido dado que la actora, In Time Express Europe S.L., ha presentado demanda contra In Time Express Logistik GMBH en Barcelona por infracción de dos de sus marcas españolas In Time, incluida la aquí invocada nº 2625945, siguiéndose al efecto el litigio correspondiente en los autos 999/2021 del Juzgado de lo Mercantil número tres de los de Barcelona donde en instancia se ha desestimado la demanda, sentencia luego revocada por la Sección 15 de la AP Barcelona -Rollo Apelación número 227/23- que ha sido recurrida en casación por Logistik y que pende de decisión firme.

Posición del Tribunal.

Debe en primer lugar recordarse que en el caso que nos ocupa Europe ha formulado demanda contra Servicios Empresariales Ader S.A. por el uso en España de determinados signos que, según resulta de lo probado en autos, están registrados como marcas nacionales en Alemania y, en otro caso, ha sido solicitado como marca europea.

Lo que en síntesis dice el apelante es que es preciso traer a este procedimiento al titular en Alemania de esos signos y de la solicitud de marca UE porque su uso por la demandada trae causa en el marco de una determinada colaboración empresarial (en base a la cual se ha producido una integración grupal) y porque, además, se corre el riesgo de resoluciones contradictorias caso de ser demandada la mercantil alemana por la actora.

Pues bien, desde nuestro punto de vista, ninguna de las razones dadas para fundamentar su petición por la parte recurrente sostiene jurídicamente la excepción de litisconsorcio pasivo necesario.

En efecto, debemos señalar en primer lugar que la tutela judicial que se impetra en la demanda se refiere exclusivamente a las partes de este proceso. Que el signo que se dice infractor sea marca nacional en otro Estado de la Unión en absoluto constituye causa para la llamada de su titular a éste al proceso ya que, respecto de España, esos signos carecen de titularidad en tanto los registros nacionales solo son protegibles en el ámbito territorial del Estado en el que se registran y su uso fuera de ese espacio, de ser infractor, solo puede ser atribuido a quien los utiliza sin derecho de exclusiva alguno o autorización de quien sobre los mismos pudiera tener algún derecho.

Tan evidente es así que el documento 52 de Ader - Sentencia de 6 de julio de 2020 del Tribunal Regional de Duseerldorf- pone de relieve como la entidad alemana ha puesto en valor sus derechos territoriales en Alemania obteniendo su amparo y protección frente al aquí demandante mientras que, por el contrario, y por las mismas razones, el uso por la mercantil alemana en España de sus signos ha sido reprimido en nuestro país a instancias de la demandante -véase el proceso seguido en Barcelona- al colisionar con las marcas de ésta.

Desde nuestro punto de vista lo anterior permite afirmar que no hay infracción de lo previsto en el art. 12.2 LEC.

Dicha norma dispone que "cuando por razón de lo que sea objeto de juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa".

En el caso, el litisconsorcio que pretende el apelante no proviene de una norma legal sino de la relación de derecho material que se dirime en el proceso que es, precisamente, a lo que se refiere el precepto transcrito cuando habla de lo que sea objeto de juicio pues si en estos casos, dice la STS 105/22, de 8 de febrero, "el fundamento del litisconsorcio necesario hay que buscarlo en la inescindibilidad de ciertas relaciones jurídico materiales respecto de las cuales, independientemente de cuál haya de ser el contenido de la sentencia estimando o desestimando la pretensión, aparece de modo previo la de que las afirmaciones en que se resuelve la legitimación han de hacerse frente a varias personas",en el litigio que nos ocupa no puede concluirse que el resultado de este proceso pueda afectar a Logistik porque no está demandada ante este Tribunal como infractora por el uso de signos no registrados en España ni puestos en cuestión ninguno de sus derechos al no vislumbrarse en este litigio acción afectante alguna a la eficacia y validez de los derechos de dicha mercantil.

En consecuencia, no habiendo riesgo de afección de lo que se resuelva en este litigio respecto de quien carece de exclusiva en España, nos lleva a desestimar el motivo y la pretensión de nulidad de actuaciones.

TERCERO.-Plantea seguidamente el apelante la nulidad de actuaciones por falta de resolución y motivación de las cuestiones planteadas al Tribunal.

Afirma que no constituye motivación bastante la simple afirmación -FJ 3º- de que el riesgo de confusión deriva de haber reproducido la demandada el término IN TIME porque, aunque hay diferencias gráficas, comparte con las marcas de la actora "la parte nuclear del elemento denominativo del signo que es claramente IN TIME",y ello en tanto silencia la Sentencia toda motivación sobre las alegaciones de oposición a las pretensiones de la actora relativas a, primero, el alcance de la justificación del uso del término IN TIME en la integración de Ader en el grupo alemán IN TIME, segundo, a la situación de las marcas UE de la demandante tras la petición de nulidad ante la EUIPO por la sociedad alemana, tercero, sobre el alcance descriptivo o genérico del término In Time y su valoración a los efectos de apreciar un límite al efecto de las marcas de la actora y, cuarto, la valoración de las diferencias gráficas, gramaticales y visuales entre las marcas y los signos confrontados, silencios valorativos que considera el apelante constituyen infracción del art. 218 LEC, por falta de motivación, en relación al art. 120.3 CE

Posición del Tribunal.

Respecto de la primera alegación, sostiene el recurrente que el uso de los signos cuestionados trae causa en la integración de la demandada en el grupo In Time Alemán desde julio de 2017, y ello por las razones explicitadas en juicio por el testigo -el director general de la demandada, D. Arsenio- que indicó que su mercantil usaba la marca Ader para los servicios de transporte nacional y el signo In Time para los internacionales, que los signos cuestionados se usaron hasta que se adoptaron medidas cautelares y, tercero, que los vehículos que circulaban por España venían rotulados de Alemania, camiones que podían ir directamente al domicilio del cliente o pasar por las instalaciones Ader para que fuese ésta la que entregase la mercancía.

Respecto de la segunda alegaciones, dice que la marca UE 15889157, ha sido renunciada por la actora para reconvertirla en nacional en otros países UE mientras que la marca UE 15884901 ha sido anulada a instancias de In Time Express Logistik GMBH por la EUIPO, hechos sobre las que la Sentencia tampoco dice nada salvo una breve referencia en el FJ 3º, quedando por resolver la litigación ante el TMUE cuando no hay marca UE, debiéndose por tanto haberse pronunciado la Sentencia sobre si el demandante tenía legitimación para sostener el proceso ante el TMUE y si se podía violar una marca, la nacional, no usada.

En cuanto a la tercera de las alegaciones, afirma que la Sentencia tampoco valora los signos que dice que infringen como marcas de In Time Express Logistik GMBH y el uso del término In Time usado por Ader, limitándose a señalar que el término In Time se usa por la demandada para ofrecer el mismo tipo de productos (servicios en realidad) de transporte, siendo el público destinatario el mismo, sin referencia ni mención a que las diversas Resoluciones respecto de la marca AGILE cuya inscripción solicita Logistik, y que ha dado lugar a la STGUE de 6 de noviembre de 2024, asunto T-1100/23, que considera que los términos In Time, Agile y Logistics son descriptivos, el primero en tanto se refiere a la calidad del servicio prestado -a tiempo o puntualmente- lo que, dice el apelante, es aplicable a cualquiera de las marcas de la demandante.

Y finalmente, en cuanto la última de las alegaciones, sostiene que tampoco se hace valoración en la Sentencia sobre el hecho de que solo por el uso del término IN TIME haya riesgo de confusión.

Pues bien, a la hora de valorar el alcance del art. 218 LEC con relación al deber constitucional de motivación del art. 120.3 CE, hemos traer a colación la doctrina contenida en la STS 496/2011, de 7 de julio que, con cita de la STS de 8 de octubre de 2009, señala que "La motivación de las sentencias es una exigencia constitucional establecida en el Art. 120.3CE ...La respuesta a las peticiones formuladas en la demanda no debe ser ni extensa ni pormenorizada, pero sí debe estar argumentada en derecho, puesto que el juez no puede decidir según su leal saber y entender, sino mediante el recurso al sistema de fuentes establecido...exigiendo la motivación suficiente, sobre la base del cumplimiento de una doble finalidad: la de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explícito que responde a una determinada interpretación del derecho, así como la de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos. ".

Si proyectamos esta doctrina al caso que nos ocupa, la respuesta es negativa a la pretensión de nulidad ya que no hay en la Sentencia falta de motivación como resulta incluso del propio motivo formulado que expresa, en realidad, la crítica de varios párrafos de la Sentencia lo que pone de relieve no una ausencia motivadora sino discrepancia con la citada Sentencia.

En efecto, arranca su motivo el apelante señalando su disconformidad esencial con la causa de la condena que se centra, según expone, al atribuir la condición de elemento dominante al término IN TIME, que es coincidente entre las marcas y los signos en conflicto, razonamiento a partir de lo cual critica que la sentencia no tenga en consideración que los signos en conflicto son marcas nacionales que se usan en España por Ader por estar integrada en el grupo alemán titular de los mismos, que no se plantee, más allá de identificar la situación de las marcas UE de la actora, la pérdida de legitimación de la actora ante el TMUE al carecer de marca UE, que no cuestione el carácter descriptivo del término IN TIME en relación con las resoluciones EUIPO y del TGUE y, finalmente, que haya un juicio comparativo entre los signos.

Y decimos que se trata de meras discrepancias, más allá de ausencias valorativas, porque en realidad los silencios atribuidos por el apelante constituyen argumentos implícitos cuando no, en su mayoría, valoraciones expresas.

Así, por lo que hace a la falta de pronunciamiento sobre la causa del uso de los signos por Ader no es tal si tomamos en consideración la exposición con la que el motivo que justifica su decisión estimatoria de la demanda -FJ 3º- incluye el análisis de los elementos de la infracción por riesgo de confusión como son el uso comercial, el uso para ofrecer servicios, comercializarlos o almacenarlos con tales fines, la colocación del signo en documentos mercantiles y publicidad, afirmando que "la demandada ha hecho uso del término IN TIME para ofrecer el mismo tipo de productos",siempre con referencia a términos que no son marca en España y que, por tanto, carecen de uso amparado por un derecho de exclusiva lo que per sejustifica implícitamente la innecesaria valoración de las relaciones empresariales entre la empresa española y la alemana titular de marcas alemanas que, obviamente, no constituye patente de corso frente a la ley porque carece de la cualidad transformadora del derecho; segundo, sí contiene la Sentencia una valoración comparativa entre signos aunque sea escueta pues la Sentencia, para apreciar la infracción por riesgo de confusión, identifica lo que considera el elemento preponderante o dominante entre los signos en conflicto -IN TIME- para, más allá de otras diferencias, atribuirle el valor de confusión que fundamenta la infracción atendida, como refiere expresamente, la coincidencia entre el público relevante y la identidad del elemento aplicativo.

Es cierto que no se pronuncia sobre el carácter descriptivo del término IN TIME lo que cabe entender, dado que no se cuestiona por el demandado la validez de la marca nacional en sede judicial mediante demanda reconvencional, que parte del principio de validez marcaria salvo impugnación, siendo por lo demás relativo el valor que puede darse la STGUE invocada por el apelante dada la falta de firmeza de dicha resolución y el ámbito subjetivo al que la misma viene referida.

Finalmente, y por lo que hace a la pérdida de legitimación del demandante ante el TMUE, que dice el apelante que no se resuelve, entendemos que hay un error de planteamiento pues en caso alguno podría cuestionarse la falta de legitimación, que no estaría afecta por el hecho que indica sino, en su caso, la competencia del propio Tribunal que, desde luego no se cuestiona en forma y que no se la plantea de oficio del propio Tribunal y que en todo caso cabría entender que se sostiene en base al principio de la perpetuatio iurisdictionis- art 411 LEC y 129.3 RMUE-.

En conclusión, y sin perjuicio del examen que de alguna de estas cuestiones, en tanto que el apelante reproduce en su impugnación de fondo sobre la Sentencia de instancia, hará el Tribunal, desde el punto de vista de la falta de motivación como causa de nulidad, la respuesta es negativa pues no solo son explícitos los razonamientos respecto de la mayoría de las alegaciones que plantea el recurrente sino que además, en los otros, resulta implícito del propio texto de la Sentencia y la norma aplicable.

CUARTO.-Resueltas las pretensiones de nulidad promovidas en el recurso de apelación, examinaremos los planteamientos que contra la decisión de instancia formula dicho apelante.

Esta parte, tras exponer algunas deficiencias, algunas coincidentes con planteamientos que se formularon para pedir la nulidad de actuaciones -como la falta de llamada al proceso de In Time Express Logistik gmBH o ausencia de valoración de las Sentencias del TGUE y la de Dusseerldorf- y la cita en la demanda de solo la legislación marcaria española y no del RMUE -planteamiento de muy escasa incidencia atendido el principio de iura novit curia-y señalar la inocuidad del FD 2º sobre el renombre y la contradicción que la negación del renombre proyecta sobre la decisión en materia de publicidad, centra su crítica en el examen del FJ tercero donde se concluye que hay infracción por el uso del término In Time, en esencia, por referencia a la SAP Barcelona Secc 15 de 22 de diciembre de 2023 -Rollo Apelación 227/2023- sin mayores razonamientos.

Pues bien, dice el apelante que, primero, al reducirse el objeto del litigio a la marca nacional de la actora -por renuncia a una y por nulidad de otra de las dos europeas invocadas- queda cuestionada la legitimación del demandante para sostener el proceso ante el TMUE, segundo, que se condena por la violación de una marca nacional que está en desuso desde 2016, habiendo sido sustituido por las dos europeas invocadas y, tercero, que la condena por el uso del término In Time se hace sin efectuar un juicio comparativo entre signos y sin analizar si el término In Time es o no descriptivo.

Dada la entidad propia de cada una de las alegaciones, examinaremos separadamente cada una por separado siguiendo el orden del apelante, comenzando por la relativa a la competencia del TMUE a la vista de las incidencias producidas sobre las marcas europeas.

Recuerda al efecto el recurrente que la Sentencia condena a Ader por la infracción de la marca española invocada en la demanda y desestima la demanda respecto de las MUE al haber sido una renunciada y transformada en nacional y la otra anulada todo lo cual, dice el apelante, afecta a la legitimación de la demandante para sostener el procedimiento ante el TMUE y al régimen legal aplicable.

Posición del Tribunal.

Señalábamos antes que hay un error de concepto en el planteamiento que formula el apelante cuando vincula lo que parece ser más un cuestionamiento de competencia con la legitimación activa.

En efecto, dice el apelante que dados los cambios de las marcas europeas que sustentaban, junto a otra española, la demanda, se ha producido una pérdida de legitimación del demandante.

Sin embargo, a la legitimación se refiere el art. 10 LEC donde se establece que "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso",precepto que se refiere a la relación jurídica sobre la que la parte actora plantea el proceso con independencia de su resultado en tanto es la que determina quiénes están legitimadas, activa y pasivamente, para intervenir en el mismo.

No hay duda que en el caso la demandante es titular, por lo que hace a este proceso, de al menos la marca nacional que en su día invocó, y esa titularidad le confiere la posición o condición objetiva con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal activa. Es más, incluso aunque solo hubiera invocado su marca nacional en la demanda, acreditada su titularidad, seguiría teniendo plena legitimación activa pues, por lo que hace a la legitimación, el demandante goza de la coherencia jurídica de la posición subjetiva que invoca en relación con las peticiones que deduce.

Desde esta perspectiva, que es la que atañe al concepto de legitimación, no puede defenderse que haya en el caso cuestión de legitimación por el hecho de que de tres marcas solo subsista de las invocadas una tal cual se formuló en la demanda.

Distinto es si el cambio de naturaleza de las marcas europeas, con su desaparición por quedar una anulada y otra renunciada (luego transformada en nacional), afecta a no a la competencia del TMUE.

Desde nuestro punto de vista la respuesta es negativa por dos razones, a saber. En primer lugar, por aplicación del principio de la perpetuatio iurisdictionisdel art. 411 y 413 LEC conforme al cual las alteraciones que se produzcan una vez iniciado el proceso no modifican la jurisdicción ni la competencia del órgano judicial que viene conociendo del mismo; y, en segundo lugar, porque a diferencia del caso de la anulación de una de las marcas, debe considerarse que respecto de la marca europea renunciada y transformada, en tanto no se ha desistido de las acciones deducidas en base a la misma, las acciones continúan vigentes pues, como resulta de la doctrina contenida en la STJUE de 26 de marzo de 2020, asunto C-622/18 para la caducidad y la acción de daños, la renuncia - art 59 RMUE- no produce efectos sino desde su aprobación y, por tanto, mientras no estén prescritas las acciones perviven por los actos de infracción anteriores a la fecha de la renuncia ya que ésta, a diferencia de la nulidad, no tiene efectos ex tuncsino ex nunc.

En suma, no solo no es procesalmente dable alterar la competencia fijada ab initiodel litigio sino que, en todo caso, no es cierto que no haya que dilucidar sobre las acciones relativas a una marca EU deducidas en la demanda y que fundamentaron el pronunciamiento competencial inicial.

QUINTO.-Afirma seguidamente el apelante que la condena respecto de la marca nacional lo es de una marca que está en desuso por la demandante desde hace años, en concreto desde que fue sustituida por las marcas europeas que sirvieron, como se reconoce en la demanda, para la modernización del signo con fines europeísta sustituyendo el término CATALONIAN por EXPRESS y EUROPE y por tanto no puede apreciarse infracción dado que es condición que la marca esté siendo usada en el mercado.

Posición del Tribunal.

De lo que no hay duda es de que la marca está vigente y no se ha promovido por el apelante demanda reconvencional ni excepción de caducidad por falta de uso.

Por tanto, la infracción. -de haberla- se produce de una marca vigente que provoca todos sus efectos, incluyendo la atribución a su titular del ius prohibendipara impedir la infracción por usos no consentidos de la misma por terceros.

Sin perjuicio de ello, se acredita en autos el uso de la marca, más allá de en la rotulación de la sede en Mataró, por el uso que del signo registrado como marca UE.

En efecto, ese uso supone no solo la utilización de dicha marca sino también, a su través, de la marca española ya que si se acepta que el registro de la marca UE respondió a la modernización de los signos previos (que la STJUE de 25 de octubre de 2012 dice que tiene por objeto "permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate"),deberá aceptarse que tal modernización se ha hecho sin alterar los elementos que afectan al carácter distintivo de la marca española en los términos del art. 39.2.a) LM pues no solo no hay norma alguna en la legislación marcaria que impida que pueda utilizarse una marca simultáneamente con el uso de otros signos también registrados cuando estos reproducen los mismos elementos distintivos sino que es forma de uso expresamente reconocida en la doctrina del TJUE, Sentencia de 25 de octubre de 2012, asunto C-553/11, cuando concluye que "El artículo 10, apartado 2, letra a), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca.",justificándose tal posibilidad en que de lo contrario, "Se pondría en peligro efectivamente este objetivo si, para demostrar el uso de la marca registrada, se exigiese el requisito adicional de que no puede haber sido registrada a su vez como marca la forma diferente bajo la que se usa dicha marca" (la STJUE de 18 de julio de 2013, asunto C-252/12).

Y afirmamos que la marca europea es, como dice el demandante, una actualización de la marca española porque si los elementos distintivos de aquella son, de un lado, los elementos denominativos IN TIME y, de otro, la gráfica consistente en un envolvente de estrellas, ambos elementos están presentes y resaltados de manera especialmente similar también en la marca europea lo que permite concluir que estamos ante una modernización de la marca inicial con cuyo uso se utiliza también la marca española vigente.

SEXTO.-Finalmente, se plantea el núcleo de la decisión de infracción, es decir, si hay identidad suficiente entre los signos -es evidente respecto de los servicios que identifican- como para apreciar, en su caso, riesgo de confusión.

En síntesis, lo que viene a plantear el recurrente es que el juicio comparativo hecho en la instancia es insuficiente al no efectuarse comparación respecto no solo del uso del término IN TIME sino de los demás términos existentes, colores y disposición de estos ni el uso previo de los signos por Logistik de manera tolerada por la actora que fuer proveedora para aquella.

Y critica especialmente que no se haya valorado si el término IN TIME puede ser libremente utilizado por todos los competidores del mercado de transporte como resulta de la búsqueda de otros registros -doc 11 a 13 y 15 contestación demanda-, por el uso profuso en internet -doc 46 a 48 contestación- y a la vista de las resoluciones de la EUIPO con ocasión de la pretensión de registro por Logistik de la marca In Time Agile Logistik, que concluye con la STGUE de 6 de noviembre de 2024 y de donde se deduce que el término In Time es considerado como término genérico y descriptivo del tipo de servicio que se presta, no aportando distintividad al servicio, conclusiones coincidentes con el informem pericial de Pons Ip -doc 43 contestación-.

Afirma el apelante que en tales términos, es de aplicación el art. 14.1.b) RMUE - art 37 LM- que considera un límite de los efectos de la marca el uso de signos no distintivos o descriptivos como es el caso del término In Time, precepto que permite inhabilitar el uso de este sin necesidad de promover la nulidad marcaria.

Posición del Tribunal

Dos cuestiones quedan formuladas en el recurso de apelación, primero, la relativa al carácter descriptivo y por tanto, distintivo del término In Time -lo que se formula como límite del derecho del actor- y, segunda, el juicio de infracción y riesgo de confusión en función, entre otros aspectos, del carácter distintivo del signo cuestionado en tanto predominante en los signos en conflicto.

Examinaremos en primer lugar la relativa a la naturaleza descriptiva del término indicado por afectar directamente al segundo de los planteamientos.

Aunque la cuestión que se formula está necesariamente anudada a determinar si el conjunto In Time que compone las marcas de la actora es o no descriptivo de los servicios a los que está vinculada -transporte-, creemos que es imprescindible señalar que en la demanda se deduce una acción de infracción de la marca frente a la que no se reconviene nulidad y, por tanto, deviene ineludible llevar a cabo el análisis de la cuestión solo desde la perspectiva de la infracción y no desde otra diferente, afirmación que no por obvia es menos relevante si tenemos en cuenta que las matizaciones en el análisis del carácter descriptivo de un elemento marcario en el ámbito de la infracción es diferente de la que debe considerarse en la nulidad, en especial, por lo que hace al público relevante.

Sabemos que del art. 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 ( art 34.2.b) LM) resulta que el uso en el tráfico económico de un signo por un tercero sin autorización de su titular constituye infracción y faculta al titular al ejercicio del ius prohibendicuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior, riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Al respecto es sin duda conocida la doctrina jurisprudencial que define el riesgo de confusión como la posibilidad de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, jurisprudencia que afirma que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente siempre según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto en tanto sean pertinentes y, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados (STGUE de 9 de julio de 2003, asunto T-162/01).

En consecuencia, es factor esencial y primario del análisis del riesgo de confusión definir el público pertinente, elemento tan relevante que cuando se basa en solo criterios territoriales incluso tiene el efecto de parcelar territorialmente la UE los efectos de una marca a la hora de examinar el alcance de una infracción.

En efecto, ha dicho el Tribunal de Justicia en la STJUE de 22 de septiembre de 2016, asunto C_223/15, Combit Sofware/Commit Business, que "en un supuesto, como el del litigio principal, en el que el tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso del signo similar para productos idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca de la Unión Europea no crea un riesgo de confusión en una parte determinada de la Unión, en particular por motivos lingüísticos, y que por tanto no puede perjudicar la función de indicación de origen de esa marca, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la referida prohibición."(apart 31).

En nuestro caso es por tanto relevante recordar que lo que constituye objeto de la demanda es la posible infracción cometida en España y, por tanto, solo podemos examinar si el término In Time se percibe por el consumidor español como descriptivo de una característica del servicio, lo que es especialmente relevante porque la expresión In Time no es, ni directa ni indirectamente, propia del idioma español con lo que ello puede implicar sobre el conocimiento del significado de dicho vocablo en otras lenguas, en particular en inglés.

No se cuestiona por parte alguna que efectivamente el público español es aquél que puede padecer confusión con el uso de los signos en España por la demandada en relación a los servicios de la actora ni, por tanto, que en el análisis de la acción de infracción de la actora el público pertinente a considerar sea el español, lo que se comprende si se tiene en cuenta que la acción de infracción se deduce por el uso de determinados signos por una empresa española con ocasión de la comercialización en España de sus servicios con los signos cuestionados del demandado que pudieran resultar incompatible, por producir riesgo de confusión, con la comercialización en ese mismo mercado territorial de los servicios -de la misma categoría que los de aquella- con la marca UE de la empresa alemana.

Estos aspectos permiten además examinar y valorar la resolución de la EUIPO y de la STGUE denegatoria del registro solicitado en su día por Logistik del signo In Time pues, como se desprende de dicha resolución, lo que argumenta la Oficina y acoge el Tribunal es que dicho término es descriptivo de una característica de los servicios para los que se solicita para el público anglófono que entenderá dicho término, por su relación con el término inglés In Time, como expresión de "a tiempo, significa "puntualmente, según lo previsto, a su debido tiempo, a la hora señalada"lo que implica, añade el Tribunal, que tales elementos "serán entendidos por el público anglófono pertinente en su conjunto en el sentido de que se refieren a una característica según la cual los servicios logísticos de fácil y rápida utilización o los servicios relacionados con ellos se prestan puntualmente, en poco tiempo o sin demora".

Sin embargo, tal conclusión es difícilmente deducible en el caso del público español al que no podemos presumir tal interpretación a partir de un conjunto denominativo en inglés para atribuirle el significado que pretende el demandado, pues aunque pudiera tratarse de unos términos gramaticales comunes que pudieran considerarse fácilmente reconocible por el público pertinente, no necesariamente deducirá ese público, más allá de su literalidad, un significado claro de la característica del servicio.

Por otro lado, el hecho de que haya otras marcas usando el término In Time demuestra lo contrario, a saber, que el público español conozca el significado e interpretación anglosajona del término, no bastando, desde luego, lo que le pudiera sugerir esa u otra característica similar; por ello, dado que no podemos presumir que el público español percibirá el signo en el significado que le es propio en inglés, resulta evidente que, con carácter general verá el signo como un caso de fantasía semántica no conceptual.

En consecuencia, en la medida en que ninguno de los elementos denominativos de los signos en conflicto tiene un significado claro y directo para el público pertinente, que es el hispanohablante, debemos concluir que en el examen comparativo entre signos para determinar si hay riesgo de confusión no cabe excluir el término In Time, afirmación con la que a la postre coincidimos con las apreciaciones ya hechas con anterioridad por otros tribunales que han dilucidado litigios análogos ya referenciados.

Por ello, debemos determinar si tal riesgo exige en la comparativa, para idénticos productos, entre los signos In Time en litigio.

SÈPTIMO.-A los efectos de la acción por infracción marcaria y el riesgo de confusión, la comparación de los signos en conflicto debemos hacerla, vista la conclusión alcanzada sobre el término In Time, examinando la similitud visual, fonética y conceptual entre las marcas española y europea In Time y los signos utilizados por la demandada y si, de tal juicio, se desprende, en los términos de los art. 9.2.b) RMUE y del art 34.2.b) LM, riesgo de confusión, es decir, que el público interesado pueda creer que los servicios de la demandada proceden de la misma empresa o que se trata de una empresa vinculada económicamente a la del demandante. Y para alcanzar esa conclusión, debemos valorar, en primer lugar, la percepción que el público destinatario tiene de los servicios de que se trata identificados con los signos en conflicto y finalmente, afirmar que existe identidad o similitud entre las marcas en conflicto y la identidad o similitud entre los productos o servicios que estas marcas designan, requisitos que, como señala la STGUE de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI, asunto T-316/07, son cumulativos.

Ello explica que deba determinarse quién es el público pertinente, comparar los servicios prestados por los litigantes bajo los signos en conflicto y, desde luego, confrontar los signos previa delimitación de los signos distintivos o dominantes.

Siguiendo el esquema propuesto, nos referiremos al público pertinente.

Sobre ello ya nos hemos pronunciado por lo que hace a su aspecto territorial. Por lo que hace a su percepción, ninguna cuestión se ha formulado por las partes, no habiendo duda por tanto que lo es cualquiera, sea particular o profesional, quien requiera de los servicios de transporte, estaremos ante un público cuyo nivel de atención, que sabemos que puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate ( STJUE de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97), pudiera ser relativamente elevado en función del precio y de la calidad del servicio que se espera en relación al objeto del transporte mismo.

Por lo que hace a la comparación entre los servicios prestados por los contendientes, tampoco hay planteamiento divergente alguno. En ambos casos se enfrentan empresas con el mismo objeto empresarial, el de transportes de mercancías y por tanto es evidente que hay plena identidad aplicativa.

Habida cuenta de lo expuesto, nos resta examinar la comparación entre signos.

Para ello debemos recordar que conforme a la jurisprudencia (STUE de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05) la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, sabiendo que es igualmente generalizada la afirmación de que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate es relevante, siendo así que el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

Ahora bien, que la apreciación de la similitud entre dos marcas no implique tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca sino que dicha comparación deba llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( STJUE de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 ) pues en ocasiones, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede estar dominada por uno o varios de sus componentes ( STJUE de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05), no obstante lo cual, solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes, pues la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( STJUE de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P).

En el caso de autos procede conforme a lo expuesto, examinar si es dable apreciar de la existencia de elementos distintivos y dominantes de las marcas de la actora y los signos que usa en su actividad el demandado.

En relación con ello, comenzando con las marcas de In Time Express Europe S.L., hemos de señalar lo siguiente.

En las marcas Europe (nos limitamos a la española y la EU no anulada) podemos apreciar un elemento denominativo, In Time, que se acompaña, en el caso de la marca española de otro más, "CATALONIAN" y en la marca Europea de "express europe", y en ambos casos de un componente gráfico que afecta a la grafía de "in time", idéntica en ambos casos, y al uso de elementos puramente gráficos para resaltar el elemento denominativo, incluyendo en el caso de la MUE 15889157 el uso de colores.

En las dos marcas mixtas de Europe destaca con un claro dominio visual el signo denominativo "in time" sobre cualquiera de los otros elementos denominativos, por volumen, posición y resalte, siendo aquellos otros componentes de una grafía menor a lo que se añade que están apartados de una posición central que sí ocupa "in time" y que además son claramente descriptivos, coincidiendo ambas marcas en su elemento gráfico, estrellas, que no vienen sino a reforzar la visibilidad (con figuración envolvente) y decorar el elemento denominativo indicado.

En consecuencia, es el citado término "in time" el que visualmente domina los signos mixtos del actor y el que consumidor medio citará ese nombre y nunca describiendo el elemento figurativo de las marcas (STGUE de 29 de junio de 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO - Irlanda y Ornua (La Irlandesa 1943), T-306/20, y la de 6 de septiembre de 2023, Bora Creations/EUIPO - True Skincare (TRUE SKIN), T-576/22).

En segundo término, por lo que respecta a los signos usados por la demandada procede considerar que su elemento más distintivo y dominante es también el elemento denominativo "in time", que aparece extraordinariamente destacado en cualquiera de las formas que se usa por la demandada sin que tampoco, ni por posición ni volumen ni significado, sea relevante la presencia otros elementos denominativos, en un caso (signo no registrado) "agile logistik" y en otro (marca alemana) "express Logistik" ni, tanto menos, los aspectos gráficos que más allá de una mera decoración, ningún aporte hacen al signo pues habida cuenta de las características de los signos el público pertinente no percibirá el elemento gráfico como el indicador de un origen comercial particular.

A partir de lo expuesto hay sin duda identidad en lo que hace al elemento dominante de los signos sin que las diferencias fonéticas derivadas de los otros elementos denominativos, ni visuales, por lo que hace a estos y a los elementos gráficos, sean lo suficientemente relevantes como para considerar que no hay una relación de riesgo de confusión en el uso por el demandado de los signos In Time, conclusión que por cierto compartimos con otros tribunales españoles -Barcelona- y alemanes -Dusseldorf- y que implica que si la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, en el caso, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes delimitados nos lleva a concluir que desde un punto de vista visual los signos presentan una similitud en un grado medio-alto partiendo de la posición dominante que en los signos en conflicto tiene el elemento denominativo "In Time" sin que las diferencias de color y la forma de los elementos figurativos respectivos y la presencia de otros elementos denominativos afecte a tan alto grado de similitud dada su escasa relevancia.

Por otro lado, desde un punto de vista fonético, las marcas en conflicto presentan un grado muy elevado de similitud, ya que el público pertinente se referirá oralmente a los signos en conflicto pronunciando el término "In Time". En efecto, el elemento denominativo Catalonian o "express europe" que figuran en los signos de la actora o los de "express logistik" y "agile logistik" de los signos del demandado, no resultaran en absoluto relevantes ya que no se tendrá como parte del signo distintivo sino como la identificación o de un lugar o de una empresa concreta.

En tercer término, desde el punto de vista conceptual, las marcas en conflicto son muy similares pues el elemento denominativo In Time, no tiene ningún significado para el público español que no conozca el idioma inglés.

Asimismo, debemos insistir en que los elemento figurativo, consistente en los marcos y figuras que se incorporan, se percibirá por el público pertinente, como elementos principalmente decorativo u ornamental y los elementos denominativos, dado su carácter descriptivo, como elementos no identificativos.

En conclusión, del juicio comparativo de los servicios y de los signos realizado se desprende que por lo que hace al elemento aplicativo hay identidad y una similitud, en cuanto a los signos, elevada debido a que los elementos distintivos y dominantes respectivos son idénticos y a la coincidencia de la estructura de ambas marcas, compuestas por otros elementos denominativos no distintivos y de unas formas solo decorativas del elemento denominativo central constituido en ambos casos por las mismas letras, de manera tal que, para al menos una parte significativa del público pertinente, las diferencias visuales y conceptuales causadas por los elementos figurativos de las marcas y por los términos secundarios de los signos en conflicto apenas serán perceptibles y no serán suficientes en ningún caso para contrarrestar las similitudes visual y, sobre todo, fonética entre los signos en conflicto, y que, por tanto, no puede excluirse un riesgo de confusión, en relación con los servicios de que se trata, para el público pertinente, aun cuando el nivel de atención de este al contratar dichos servicios fuera elevado.

Por lo que se refiere al argumento de la causa en el uso del signo por parte del demandado, baste señalar que lo que resulta desde un punto de vista marcario es que el argumento es irrelevante ya que lo que se dilucida cuando se trata de la defensa de un derecho de exclusiva es la protección subjetiva en base a la titularidad de un derecho, que en el caso se ha violentado con el uso de los signos infractores por la demandada que no tiene amparo cuando usa en España sin autorización de su titular en este país signos registrados en otros Estados que no están amparados en España al punto que ni siquiera esa parte los podría defender en España, por razones propias de la territorialidad de los derechos de exclusiva.

Por lo que respecta al uso en otras marcas del término In time, tal cual invoca el demandado para sostener la falta distintividad intrínseca del signo, procede recordar que no es el signo en sí mismo el valorable sino el contexto en el que forma parte de un signo, de manera tal que una generalización del uso de un término no empece para una distintividad alta adquirida en virtud de su relación con los productos o servicios a los que se refiera y la percepción que del mismo, en ese concreto contexto, pudiera tener su público pertinente.

Así pues debemos concluir que concurre una similitud alta entre los signos y por tanto, dada la cuasi identidad entre los servicios a los que los signos se refieren, afirmar que hay riesgo de confusión en tanto existe interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los servicios designados (STUTE de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 y STGUE de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI, asunto T-81/03, T-82/03 y T-103/03).

Conclusión que alcanzamos no solo respecto de la marca española sino, también respecto de la europea transformada ( art 139 y concordantes RMUE) ya que, aunque no compartimos las escasas alegaciones de la impugnación de la Sentencia que hace el demandante al oponerse al recurso de apelación afirmando la infracción respecto de las marcas en su día invocadas sin mayor fundamento, lo que aceptamos por los argumentos que exponíamos cuando examinábamos la competencia del TMUE es que respecto de la marca europea renunciada la protección que merece en el marco de este procedimiento es el que procede hasta el momento mismo de la renuncia pues la infracción de la marca se había producido cuando estaba vigente conservando su titular, respecto de tal periodo, los derechos dimanante de su ius prohibendimientras las acciones destinadas su protección no estén prescritas, pero también como marca española ya que se trata del mismo signo, por razón del procedimiento de transformación, cuya protección tiene su origen en la solicitud hecha en 2016.

En absoluto sin embargo es dable considerar ni la pervivencia de las acciones respecto de la infracción continuada tras la renuncia y transformación ni, tanto menos respecto de la marca anulada pues como resulta del art. 62.2 RMUE, anulada la marca esta ha carecido de efectos desde el principio y, consecuentemente, no se pudo infringir.

Debemos por tanto estimar solo en parte la impugnación deducida por el demandante y ampliar la declaración de infracción -con los efectos que diremos en función de los subsiguientes motivos- a la marca transformada hasta la fecha de su renuncia.

OCTAVO.-Cuestiona seguidamente el apelante, en diversos motivos, algunos de los efectos que la Sentencia anuda a su declaración de infracción, comenzando por lo relativo al cese de la infracción.

Dice el recurrente que el cese no debería afectar en caso alguno al uso del término In Time dado su carácter descriptivo pero que, en todo caso, Ader había cesado en el uso del término In Time cuando quedó firme la resolución de medidas cautelares; que así lo puso de manifiesto, recuerda el apelante, su Director General, recordando que la demandada solo usó el término In Time para transportes internacionales, usando la marca Ader para servicios de transporte nacional, tal y como manifestaron los testigos Sres Arsenio, Bernardino y Ángel, añadiendo respecto de la rotulación de los camiones, uso de la App y etiquetaje de mercancías provenientes del extranjeros con el término In Time, que fueron actividades hechas por Logistik.

Posición del Tribunal.

Respecto del cese efectivo, se carece ahora de la totalidad de los elementos que permitieran a este tribunal afirmarlo.

Solo si el demandante considerara que no es así e iniciara una ejecución, resultaría procedente examinar en base a las pruebas que se aporten si en efecto la ejecución está o no debidamente iniciada y, por tanto, si procede o no adoptar las medidas efectivas para el cese de la actividad infractora.

Respecto de si el cese incluye o no el uso de vehículos rotulados con los signos, el uso del app, el traslado de mercancías que, procedentes del extranjero porten cualquiera de los signos litigiosos puestas por terceros, la respuesta es desde luego afirmativa, ya que, con independencia de quien sea el responsable de la rotulación o de la importación de mercancías con los signos que luego se distribuyeran por España por Ader, el responsable desde el momento de su admisión y comercialización en la fase empresarial que le correspondiera, sería esta mercantil en tanto estaría llevando a cabo un uso no consentido de un signo que está protegido como derecho exclusivo a favor de tercero, en este caso de Europe y por tanto, sería Ader quien estaría, como así hemos considerado, cometiendo la correspondiente infracción.

En consecuencia, en cualquiera de los usos descritos hechos por Ader se cometió la infracción y por tanto, no hay delimitación posible en los términos propuestos por el apelante.

El motivo se desestima.

NOVENO.-Plantea seguidamente la recurrente lo relativo a la declaración sobre la indemnización coercitiva a la que se refiere la Sentencia de instancia.

Afirma que no debería haberse pronunciado sobre ello porque es cuestión que abordar en ejecución de sentencia, añadiendo que en todo caso el cese en el uso del término In Time en España no dependerá solo de Ader sino también de Logistik, dado que es esta sociedad quien lo utiliza.

Posición del Tribunal.

Como ha quedado manifestado en el anterior fundamento, hay uso infractor desde un punto de vista finalista desde el momento en el que realiza con el fin de cumplir la función esencial de la marca, es decir, del origen empresarial, y ello tiene lugar cuando los servicios se introducen en el sector del mercado correspondiente para distinguir los mismos de los competidores.

En consecuencia, cualquiera que sea la razón, colaborativa o no con terceras empresas por las que se desarrolle en el mercado propio de Ader la prestación de su servicio, en tanto tenga lugar en España usando el signo In Time, incurrirá en el uso del signo por sí misma y como tal será responsable en tanto uso no consentido por el titular cuya protección impetra dentro del territorio español de los signos que invoca.

No cumplir con el transporte de mercancías con el signo infractor podría sin duda generar responsabilidades contractuales respecto del tercero. Sin embargo, no pueden eludirse responsabilidades propias infringiendo derechos ajenos merecedores de protección, tanto más cuando debería ser condición de la prestación del servicio valorar la forma en la que se realiza en el territorio de un país donde puede haber una protección específica para determinados derechos y evitar situaciones incompatibles con colaboraciones empresariales que puedan conllevar tales infracciones.

Es por ello que también el motivo se desestima.

DÉCIMO.-Afirma a continuación el apelante que yerra la sentencia al fijar los términos indemnizatorios derivados de la infracción que aprecia.

Señala al respecto que se fija como fecha de inicio de la indemnización el día 1 de marzo de 2018 cuando a tal fecha la demandante era conocedora del uso del término In Time sin oponer objeción alguna, manteniendo de hecho relaciones comerciales con Logistik con ocasión de la cual toleró el uso hasta al menos el 14 de septiembre de 2018 en que se rompen relaciones entre ambas mercantiles.

Que, además, el requerimiento de cese se produce el 26 de junio de 2018 -doc 83 demanda- y a Logistik el día 26 de abril de 2019, razones por las que debería deferirse el dies a quodel cómputo indemnizatorio al 14 de septiembre de 2018.

Por otro lado, dice la apelante que cuando se fija el 1% de la cifra de negocio no diferencia la Sentencia respecto del origen de la cifra de negocios global cuando en realidad solo se ha usado para los transportes internacionales de mercancías y no para los transportes nacionales ni los de distribución final ni los de almacenaje, tal y como resulta de la prueba testifical que cita.

Posición del Tribunal.

Dos cuestiones quedan planteadas respecto de la acción de daños y perjuicios, a saber, la relativa al inicio de la responsabilidad y, segunda, al alcance del negocio afectado por el deber indemnizatorio.

En cuanto a la primera de las cuestiones, lo que dice el apelante es que debe retrasarse el momento a la fecha de cese den las relaciones entre la actora y Logistik dado que, hasta ese momento, había tolerado el uso del signo en conflicto.

El argumento es inaceptable.

Que se permitiera el uso del término hasta el día 14 de septiembre de 2018 a Logistik por razón de un compromiso empresarial entre las mercantiles, no es más que la exteriorización de una forma de libre disposición de un derecho propio sin que, en absoluto, presuma autorización respecto de tercero ni tolerancia universal. Ello es relevante porque la infracción se produce, dice el art. 9.2.b) RMUE, art 34.2.b) LM, cuando tiene lugar un uso no consentido de un signo que produce riesgo de confusión lo que significa que el que se consintiera el uso respecto de una determinada mercantil en absoluto absorbe el uso por parte de otro tercero no autorizado, en este caso, el de Ader.

En cuanto al segundo de los planteamientos, en lo que hace al alcance del negocio empresarial afectado para fijar el importe cuantitativo de nuevo introduce la diferencia en los usos. Pero la Sentencia no yerra por más que se pueda concretar el contenido del negocio infractor, no al menos en el sentido que pretende el apelante sino en el de especificar que el 1% se refiere a la cifra de negocio obtenida con la infracción que es toda aquella vinculada al uso del término In Time, de forma directa o indirecta, en España.

Ello significa que si llegan mercancías con el signo In Time desde una empresa que no está aquí demandada y es asumida en España por el demandante, de la infracción por el uso en la prestación del servicio de transporte que hace Ader solo es responsable dicha mercantil en tanto hay en tal prestación un uso indebido del signo para ese tipo de actividades.

Por otro lado, la facturación de la prestación del servicio fuera nacional o internacional, se hacía con el uso del signo In Time sin perjuicio de que otra parte de la facturación de determinados servicios nacionales se hiciera con el signo Ader.

En todo caso, será la demandada la que deberá demostrar qué actos de empresa que integran su cifra de negocio son ajenas al uso del signo infractor cuando se fije el importe indemnizatorio, aportando la documental acreditativa de los servicios no prestados bajo el signo In Time.

En conclusión, el motivo se desestima.

DÉCIMO PRIMERO.-Cuestiona en su último motivo el recurrente lo relativo a la publicación de la Sentencia en dos revistas del sector de más tirada y en la web de la demandada www.aderonline.com.

Rechaza el apelante que el uso del término In Time, que es el argumento para la infracción, pueda serlo, sin más para estimar la acción de publicación.

Y refuta seguidamente que se fundamente la publicación de la Sentencia en la gran implantación en el sector de transporte del demandante ya que ni por el número de trabajadores ni la cifra de negocios cabe calificar la mercantil demandante de empresa con gran implantación, no habiendo existido por la demandante ni por la demandada actividad de publicidad externa que justifique la protección de rectificación que se propugna ni las marcas de la actora son renombradas.

Posición del Tribunal.

En cuanto a la solicitud de publicación de la sentencia en los diarios del sector y en la web de la demandada, debemos recordar que la interpretación jurisprudencial del artículo 41.1.f) LM señala que no se trata de una medida automática, precisando justificación por la parte que la solicita y proporcionalidad en su extensión.

En este sentido, la STS 505/2012, de 23 de julio o la más reciente STS 485/2024, de 10 de abril recuerda que la publicación de la sentencia que declara la infracción "tiene su sentido en la medida en que contribuya a hacer efectivos el resarcimiento del perjuicio sufrido con la infracción y la remoción de sus efectos. Consiguientemente, no se trata de un efecto consiguiente a la estimación de la infracción ( sentencia 263/2017, de 3 de mayo ) y, cuando proceda, ha de guardar proporcionalidad con esa finalidad de paliar los efectos ocasionados por los actos de infracción ( sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).".

Y añade que la forma de realizar la publicación cumple con esta finalidad "en cuanto que se debe realizar en los medios a través de los cuales se produjo la infracción, de forma que más fácilmente puede llegar a quienes fueron destinatarios de la campaña que generó la infracción. Sin perjuicio de que el objeto de la publicación deba ser una simple reseña en la que conste que el tribunal ha condenado a la demandada por la infracción...".

Es por ello que en el caso que examinamos, donde se ha constatado el uso del signo In Time en los servicios de transporte que se ofertan por web y a través de un App, la medida sí resulta útil para remover los efectos de la infracción ya que es preciso evitar equívocos que los actos infractores pueden haber causado en el mercado. Además es preciso restaurar en el mercado la posición de la actora como titular en exclusiva de la marcas In Time y la ausencia de vinculación alguna con los signos empleados por la demandada, máxime cuando, como hemos dicho, el demandado difunde sus servicios con los signos de que se trata a través de canales por internet que amplifican el uso de los mismos lo que hace necesario establecer la medida para evitar que fruto de la decisión de la demandada, se usen signos con el grado de similitud ya analizado.

Resulta por ello procedente estimar la petición de publicación, que lo será, como señala el Tribunal Supremo, de una nota o referencia de la sentencia, que no de su fallo en su integridad, en la versión on line o en papel de dos diarios de tirada nacional del sector y en la web de la demandada.

DÉCIMO SEGUNDO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino hacer expresa imposición de estas a parte litigante alguna - art 398 LEC-; sin que proceda efectuar declaración sobre las costas de la impugnación al haber sido en parte estimada - art 398 LEC-

DÉCIMO TERCERO.-Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se acuerda la pérdida para la parte recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.