Sentencia Civil 27/2026 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 204/2025 de 18 de febrero del 2026

PRIMERO.-La mercantil Vondom S.L. (Vondom), constituida en 2009, se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercio de mobiliario y elementos de decoración, componentes de jardinería e iluminación e investigación para el desarrollo de los productos, procesos y técnicas de fabricación de esos elementos.

Su actividad empresarial está caracterizada no solo por la fabricación de productos de plástico de menaje para hogar y elementos de jardinería sino por el hecho de que se particularizan tanto con diseños exclusivos como por el uso de una técnica de fabricación de los productos, denominada rotomoldeo o modelo rotacional, que permite crear, usando polietileno y polipropileno, nuevas formas con geometría de curvas complejas y pared uniforme y contornos complicados con diferentes espesores y acabados superficiales en distintos colores.

Para la protección de sus creaciones Vondom ha registrado diversos diseños en la EUIPO, y es en base al derecho adquirido por tales titularidades que formula demanda contra la mercantil Gaviota Simbac-Mowee (Gaviota) por la infracción de los diseños registrados que se indican en la demanda y que se corresponden con cuatro tipos de productos, en concreto con una barra de bar, recta y curvilínea, una cama exterior, con y sin vela, una jardinera y unas mesas.

La demandada, constituida en 1967, tiene por objeto social la industrialización de metales. Ello no obstante, en el año 2017 creó una nueva línea de negocio, que identifica como MOWEE y que se dedica a la fabricación de mobiliario, lámparas, maceteros y espacios de exterior, línea de negocio a la que se refiere Vondom en su demanda al entender que Gaviota está comercializando, con ocasión de esa nueva actividad, diversos productos con diseños realizados para las colecciones UNI y LACE que son reproducción o copia de determinados registros de Vondom plasmados sobre los productos antes mencionados.

En concreto, los diseños que afirma la demandante están violentados con productos de la demandada son los siguientes:

1) al diseño DAYBED VELA -cama con vela- de la colección ULM (doc 5), protegida con los modelos comunitarios núms. 003296706-0001, 003296706-0002, 003296706-0003, 003296706-0004, 003296706-0005, 003296706-0006, 003296706-0007, 003296706-0008, 003296706-0009, 003296706-0010, 005290038-0011 y 005290038-0012, que afirma Vondom se infringen por el modelo Daybed LACE (-doc. 10 -catálogo Gaviota pag 19, colección);

2) al diseño JARDINERA de la colección PAL -doc 6-, protegida como modelo comunitario núm. 002124214-0006, que estaría infringido por el modelo colección LACE (doc 10, pag 17-);

3) a las MESAS MARI-SOL (doc 7), protegidas por los modelos comunitarios núms. 002440222-0007 y 002696658-0001, que afirma están infringidos con Colección UNI, (doc 11, pag 16 y 17);

4) a la BARRA DE BAR RECTA de la colección "FIESTA" (doc 8), registrada como modelo comunitario núm. 003829563-0001, que sostiene que se infringe por los productos que aparecen en el doc 10, pag 20, de la colección LACE Gaviota;

5) y a la BARRA DE BAR CURVA colección FIESTA (doc 9), registrada como modelos comunitarios nums. 001957804-0009 y 001957804-0023, que entiende son infringidos con barra LACE (doc 10, pag 20 y 21) que aparece en dicho catálogo.

En la demanda, ejercita Vondom contra Gaviota además de otras acciones vinculadas a la infracción, la de daños y perjuicios, solicitando respecto de los daños que se le abonen los gastos de investigación realizados y, en cuanto a los perjuicios, que se cuantifiquen en ejecución de sentencia con arreglo al criterio de cuantificación de la licencia hipotética, solicitando que a la cifra de facturación se aplique un 15% hasta el volumen de 200.000 euros y un 10% desde dicho importe, con incremento de un 10% dada la importancia de los diseños, solicitando subsidiariamente el beneficio del infractor y, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio, así como la condena al pago de las costas procesales.

La demandante, en consideración a que Yonoh Creative Studio S.L. y Borealis Experiencia S.L. "han utilizado los diseños de(...)VONDOM S.L., sin su consentimiento para realizar unas supuestas copias de los mismos, que han licenciado (Doc. 13 de la demanda) y/o vendido a la demandada GAVIOTA SINBAC S.L., mediante contraprestación económica"(escrito de ampliación de demanda), demanda a ambas mercantiles tanto por competencia desleal - art 4 LCD- como por infracción de diseños, solicitando su condena, además de a idénticos pronunciamientos que los instados frente a Gaviota, al pago del beneficio obtenido por las mercantiles demandadas en su relación comercial con Gaviota.

Formulada oposición a todas estas pretensiones por los demandados se ha dictado sentencia que ha estimado en parte la demanda.

En concreto, la Sentencia declara que Gaviota ha infringido con los productos referenciados por la demandante, porque no producen una impresión general distinta a los diseños de la demandante, los derechos registrales siguientes:

El modelo jardinera (colección PAL) registrado con el número 002124214-0006

Las mesas (colección MARI-SOL) registradas con el número 002440222-0007

Y el número 002696658-0001

Las barras de bar (colección FIESTA) con registros números 003829563-0001

número 001957804-0009

Y la número 001957804-0023

Consecuente con dicha declaración, condena a dicha mercantil al cese en la fabricación y comercialización en cualquiera de sus formas, a la retirada de medios digitales, a la destrucción de moldes, la inutilización y destrucción de existencias, del material publicitario y, finalmente, la condena a indemnizar en el importe que resulte en ejecución de sentencia, por licencia hipotética y subsidiariamente, del 1%, desestimando, sin embargo, la indemnización impetrada por gastos de investigación.

La Sentencia desestima no obstante las acciones deducidas frente a Yonoh y Borealis al considerar que falta de legitimación pasiva y tipicidad respecto del creador que no es fabricante ni comercializador en relación con los art. 19 RDMC y art. 4 LCD, razones por lo que las absuelve de los pedimentos de la demandante e impone las costas procesales a la demandante.

Críticos con esta resolución, formulan recurso de apelación tanto la parte demandante como la demandada en lo que hace a los pronunciamientos que consideran contrarios a sus intereses.

Pues bien, y antes de proceder al examen de los recursos formulados contra la Sentencia de instancia es conveniente precisar que el Tribunal procederá al examen y decisión de los recursos de apelación formulados por los litigantes anteponiendo la sistemática al orden natural de los motivos de cada recurso de apelación.

La intención no es otra que la de dotar a la respuesta del Tribunal de cohesión entre los distintos pronunciamientos en función de los recursos deducidos, pero también, la de darle la máxima coherencia en el marco de la relación existente entre los diversos argumentos dados por los litigantes.

A tal efecto, nos pronunciaremos en primer término sobre cuestiones generales que incidirán en la respuesta individualizada a los distintos juicios comparativos que corresponda hacer para, seguidamente, modelo por modelo, y en los términos que resultan del planteamiento que ha hecho cada parte, llevar a cabo el juicio relativo a la impresión general como factor desencadenante de la respuesta ante la pretensión declarativa de la infracción, relegando a un momento posterior lo relativo a las acciones deducidas contra las empresas de diseño para terminar con el examen de la única cuestión formulada en los recurso en materia indemnizatoria.

SEGUNDO.- Cuestiones generales. Valor ilustrativo de productos terminados con los diseños, sobre las tendencias de moda y análisis de la característica lumínica de los productos como elemento diferencial.

El recurso de apelación del demandante está limitado, como no puede ser de otro modo, a los pronunciamientos desestimatorios de sus acciones por infracción de los modelos Daybed de la colección Vela pero, también impugna el rechazo de la indemnización por gastos de investigación y, finalmente, la desestimación de las acciones deducidas tanto frente a Yonoh como en contra de Borealis por actos de competencia desleal y por infracción de los diseños.

Por su parte, Gaviota impugna los pronunciamientos declarativos de la infracción y de condena respecto de los modelos que se refieren a los productos que son maceteros, mesas y barras de bar.

No obstante, ambas partes introducen con carácter previo a la impugnación de los pronunciamientos que le son desfavorables, una serie de cuestiones que entendemos que son de interés general en la resolución del litigio.

Nos referimos, excluidas las alegaciones sobre inmunidad registral y la técnica de fabricación que son aspectos absolutamente irrelevantes en los planteamientos que resultan de litigio, a argumentos relativos al valor en el análisis del juicio de singularidad de los productos Vondom acabados y comercializados donde se plasman los diseños en relación a la infracción, a las cuestiones relativas a definir los elementos que han de conformar el juicio comparativo, a la relevancia de las tendencia de moda sobre la libertad del autor, y, finalmente, sobre la incidencia en el juicio de singularidad de los elementos lumínicos que se describen en los productos de Gaviota jardinera y barras de bar.

Siguiendo ese orden, nos pronunciaremos en primer lugar sobre la relevancia en el proceso comparativo de los productos efectivamente comercializados y, en un sentido más amplio, sobre cuáles han de ser los elementos sobre los que recaiga el análisis de la impresión general de desemejanza o de la inexistencia de un efecto dèjá vudesde el punto de vista del usuario informado.

Reitera en su oposición Gaviota que ni los productos finalizados de Vondom ni su presentación comercial deben tenerse en cuenta en la comparativa, añadiendo que las imágenes de los productos Vondom en las comparativas aportadas no son las de los catálogos sino otras que habrían sido deliberadamente modificadas con el fin de producir una idea falseada, exigiendo por ello que la comparativa se efectúe solo entre los diseños registrados y los productos comercializados por Gaviota.

Pues bien, no yerra Gaviota cuando afirma que los elementos controvertidos son solo los productos que efectivamente comercializa y no los registros posteriores y por tanto, que el juicio comparativo para dilucidar sobre las acciones por infracción de diseños ha de tener lugar entre los registros invocados y los productos que se afirman infractores de aquellos.

Ahora bien, ello no implica que además de los registros invocados, en el juicio de singularidad se puedan tomar en consideración los productos efectivamente comercializados con los diseños registrados.

Baste recordar, para justificar esa afirmación, que la jurisprudencia insiste en que la comparación de las impresiones generales producidas por los diseños debe estar referenciada a los diseños tal cual están registrados en la oficina registro correspondiente. Pero también ha dicho -véase en tal sentido la STGUE de 7 de noviembre de 2013, asunto T-666/11 y de 29 de octubre de 2015, asunto T-334/14- que "no es erróneo tomar en consideración, a título de ilustración, al realizar tal comparación, los productos efectivamente comercializados y que se corresponden a esos dibujos o modelos tal como han sido registrados".

En consecuencia, y a pesar de que se afirma que hay en las fotografías que se muestran por el demandante hay alteraciones respecto de los productos verdaderamente comercializados, el aporte que interesa al Tribunal no es el del contexto con el que se presentan sino si tales fotografías muestran efectivamente los productos comercializados y lo cierto es que, además y en todo caso, el Tribunal tiene acceso, porque han sido aportados al proceso, a los catálogos Vondom -doc 20 a 22 de los del demandante- y al material gráfico que se contiene en los diversos informes periciales aportados por las partes donde se identifican las fuentes, de manera tal que formando parte del material probatorio, el Tribunal dispone de suficientes medios de prueba para tomar en consideración aquellos elementos gráficos que considere a "título de ilustración, al realizar tal comparación"como indica la jurisprudencia transcrita.

El siguiente planteamiento sobre el que hemos de pronunciarnos es el relativo a la relevancia de las tendencias en la libertad del autor y por extensión, a incidencia en la apreciación de la impresión general del usuario informado.

En el argumento formulado por Gaviota, la relevancia de las tendencias de moda en diseño del mobiliario de que se trata permitiría reducir los elementos sobre los que extender el examen de la impresión general en la consideración de que algunas líneas y características esenciales de los modelos Vondom estarían marcados por las tendencias de mercado, en particular, por las que resultan del documento nº 3 de su contestación.

A ello opone la representación procesal de Vondom que confunde la demandada la tipología del diseño con relación al producto que refleja con la tendencia de moda, afirmando que, en el caso, los diseños responden a un tipo de producto del sector sin que responda ninguno de ellos a líneas de moda o tendencias temporales derivados de una determinada moda.

Pues bien, aunque no podemos negar que la tipología hace referencia a la clasificación de productos y que la moda se refiere a la forma en que se adornan y significan en un momento dado que, como dice el TJUE -Sentencia de 18 de diciembre de 2025, asunto C-323/24-, "la propia esencia de la moda consiste en que no perdura y en que evoluciona precisamente, en función de innovaciones tanto visuales como tecnológicas"(apart. 43), es lo cierto que atendiendo a los registros resulta evidente que las formas dadas a los distintos productos en absoluto responden a una tipología de producto sino a una innovación visual, a una identidad individual con la cual pretende la empresa posicionarse en el mercado no de las camas, de las mesas, de las barras de bar...sino, dentro de esa tipología, como un referente que o responde a tendencias o las crea.

De hecho, al tipo se refiere el demandante en sus registros cuando se refiere, por ejemplo, a "muebles para tumbarse"(registros 003296706-0006 y 005290038-0012), o a "maceteros, macetas, jardineras"en el registro 002124214-0006, sin describir en tales menciones sobre el producto la apariencia del registro que es la que particulariza e individualiza luego en el mercado el producto pues, en absoluto, son muebles para tumbarse al uso, por seguir con el ejemplo de las camas.

Ahora bien, y aunque los diseños Vondom pudieran responder a ciertas tendencias del sector mobiliario de exterior hemos de recordar que la jurisprudencia se pronunciado de manera insistente sobre el alcance de las tendencias de moda en relación con el grado de libertad del autor, afirmando que no son relevantes la existencia de determinadas tendencias entendidas como formas habituales comúnmente aceptadas.

Al efecto, ya en las Sentencias del TGUE de 12 de marzo de 2014, asunto T-315/12 y en la ya citada T-334/14 se afirmaba que la "tendencia es pertinente, a lo sumo, para la percepción estética del dibujo o modelo de que se trate y que, por tanto, puede tener influencia, en su caso, en el éxito comercial del producto al que se incorpora ese dibujo o modelo",lo que ha venido a confirmar la reciente STJUE de 18 de diciembre de 2025, asunto C-323/24, explicando que

"el hecho de que algunos elementos sean omnipresentes en el mercado de que se trate, en el sentido de que resulten de tendencias adoptadas masivamente o de que numerosos proveedores propongan elementos idénticos, puede influir en la percepción estética de un dibujo o modelo, incluso influir en el éxito comercial del producto al que se incorpora dicho elemento".

A lo que añade:

No obstante, tal consideración carece de relevancia en el marco del examen del carácter singular de un dibujo o modelo, que consiste en determinar si la impresión general producida por este se distingue de la producida por los dibujos o modelos que se han hecho públicos anteriormente, con independencia de toda consideración de carácter estético o comercial.

De ello se deduce que las características de un dibujo o modelo que resultan de las tendencias de la moda no pueden, por sí solas, revestir una importancia menor en la impresión general que ese dibujo o modelo produce en el usuario informado.".

En consecuencia, los juicios sobre impresión general no estarán más condicionados que lo que requiere la jurisprudencia, fijando el Tribunal la importancia que en cada caso tenga la tendencia de moda del sector con las líneas o apariencia del diseño para definir su alcance desde la perspectiva del usuario informado.

Queremos finalmente pronunciarnos sobre un aspecto que Gaviota considera relevante en el examen crítico que hace de los juicios comparativos hechos en la instancia entre impresiones generales de los elementos en litigio. Nos referimos la iluminación en los productos Jardinera y Barras de bar Gaviota.

Dice esta parte que yerra la Sentencia de instancia al no tomar en consideración el análisis que hace la pericial del Sr. Romualdo (doc 6 contestación) donde se recoge como característica diferencial fundamental la de la iluminación de los productos Gaviota de la línea LACE, en particular, de la jardinera, que afirma consta de un agujero en la cual se introduce el sistema lumínico que no existe en el caso del diseño Vondom, por más que se describa como parte del producto en la colección PAL, y en el caso de las barras de bar con referencia a la barra de bar recta y curva, que dice el perito consta de un sistema de luz led con baterías.

Opone Vondom a tal planteamiento que la iluminación no es parte integrante del diseño al responder a una solución técnica y no a una opción estética, afirmando que no es una creación de forma ni deriva de las características especiales de líneas, configuración, color, forma, textura o material del producto o de su ornamentación.

Queda por tanto planteado si la iluminación constituye o no un elemento que configure el diseño.

Al efecto, debemos recordar que en el art. 4.1 del Reglamento 2245/2002, de ejecución del Reglamento 6/2002 se dispone que la representación de los diseños "consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica en blanco y negro o en color".

Consecuentemente, la iluminación puede ser objeto de representación, lo que se explica porque la luz sí aporta configuración o aspecto y color.

En efecto, no solo la luz visible por el hecho de serlo es relevante, sino que además el color tiene su origen en la luz visible, sea natural o artificial, lo que significa que la luz es color, en cualquiera de sus escalas y, por tanto, forma parte de los elementos que generan una determinada apariencia.

Ello explica que en muchas ocasiones los diseños se registren describiendo en sus perspectivas el carácter transparente o, en su caso, translucido del material del producto en relación con un color que puede venir dado por una fuente lumínica, haciendo en suma que el material y el color, el primero por una característica translúcida y el segundo, derivado de una fuente lumínica, sea parte de diseño en los términos del art. 3.a) RDMC.

Por ello en nuestra Sentencia de 431/203, de 6 de septiembre, en el que también era demandante Vondom, hemos tomado en consideración el elemento lumínico atendidas las especiales particularidades del mobiliario que se decía por Vondom infractor de sus diseños.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, es evidente que ni lo uno (propiedades transparentes o translúcidas) ni lo otro (luz y color dado por aquella) forma parte de los diseños registrados de la actora siendo irrelevante, desde la posición que su titular ocupa en las acciones deducidas, que los productos comercializados con aquellos diseños pudieran incorporarlas.

La cuestión adquiere otra dimensión cuando se proyecta sobre los productos Gaviota, que sí la incorporan y respecto de la que es preciso determinar si constituye o no un elemento a valorar en el examen de la impresión general que de los mismos pueda formarse un usuario informado al punto de ser factor diferencial respecto de los diseños contrapuestos conforme propone la demandada.

Pues bien, desde nuestro punto de vista, la iluminación a que se refiere la demandada no es, en este caso, un elemento relevante desde la perspectiva de la singularidad de los productos Gaviota -jardinera y barras de bar- ya que no es evidente que los productos Gaviota se presenten ante el usuario con el elemento lumínico como parte esencial del diseño sino, a lo más, como un complemento que puede formar parte del mobiliario en condiciones que permitan su resalte.

De hecho, en la descripción del perito Sr. Romualdo se pone el acento en las modificaciones físicas que tienen los productos para poder introducirles el elemento lumínico y no, sin embargo, en el aporte de tal efecto a la apariencia del mueble. Y desde luego, visto tal informe pericial, no podemos concluir que aquellas modificaciones de los productos contribuyan a la impresión general del mueble en cuestión pues en caso alguno las descripciones técnicas que hace el perito son evidentes a la vista de los diseños de tales productos a los que no consta aporten apariencia, ni con la física que permite la instalación y su ubicación ni con el efecto lumínico del que pudiera derivarse, configuración, líneas o color como parte de la apariencia misma del producto.

Es por ello que debemos rechazar que dicho aspecto deba ser valorado en caso alguno en este procedimiento.

Analizaremos a partir de lo expuesto las posiciones que cada parte plantea en su recurso de apelación con relación a la decisión judicial declarativa de la infracción de los diseños invocados por el demandante.

TERCERO.- Sobre los diseños que representan camas de exterior redondas, con y sin vela o toldo.

Se refiere en su recurso Vondom, instando la revisión de la decisión de instancia que no comparte, a la infracción denunciada de los diseños de sus productos Daybed, con y sin capota, que son plasmación de los diseños registrados (que concreta en el escrito de apelación en dos únicas referencias) con los números 003296706-0006 (una de 7 representaciones) y el 005290038-0012 (una de 7 representaciones).

Dicho examen lo inicia el apelante refiriéndose al grado de libertad del autor afirmando que es, por lo que hace a la creación de los modelos, amplísimo al tratarse de mobiliario exterior que no tiene limitación funcional que condicione la creación o configuración de formas como confirmó en juicio el autor de los diseños, D. Cesareo y los testigos Sres. Manuela (representante de la actora) y Jesús María (director comercial del Vondom) y la perito Sra. Evangelina.

Examina seguidamente lo relativo a las tendencias del mercado, afirmando que yerra Gaviota cuando justifica el diseño de su Daybed redondo con capota y sin capota en las tendencias del mercado confundiendo tendencia con tipología, siendo así que el Daybed es un mueble tipo y las anterioridades que han sido traídas al proceso (doc 3 de Gaviota) no anticipan el diseño Vondom porque se trata de estilos distintos no homogéneos con los modelos registrados y fabricados por Vondom, razón por la que el Sr. Manuela afirmó al declarar en juicio que los productos indicados como antecedentes o tendencia eran productos diferenciables que no colisionaban con los derechos de Vondom.

Que por tanto, debería aplicarse la regla general para llevar el examen comparativo, que no es sino el de la impresión general descartando las diferencias menores entre los modelos contrapuestos cuando ni la existencia de prescripciones legales ni las tendencias de la moda llevan seguir una determinada forma, siendo así que en la contestación a la demanda y en los informes periciales presentados, en particular el del Sr. Romualdo, el análisis se centra en solo nimias diferencias obviando el criterio del TJUE sobre el recuerdo imperfecto por el usuario información y la impresión general.

En concreto critica el recurrente que el informe del Sr. Romualdo se refiera a diferencias centradas en la planimetría para la fabricación, pero no en el examen de los modelos contrastados desde el plano de la impresión general, habiendo utilizado además registros distintos a los invocados por Vondom, en particular, y para el Daybed con capota, el 3296706-0003 en vez del 003296706-0006 y, para el Daybed sin capota, el 52900038-0011 en vez del 52900038-0012.

En cuanto al informe pericial de la Sra. Tamara, considera el recurrene que al igual que en caso del informe del Sr. Romualdo, se vale del registro 3296706 en sus variantes 0007 a 0012 y del registro 003296706 en sus variantes 0001 a 0005 y de anterioridades de otras empresas que son distintas y con las que no hay conflicto.

Por ello, desde el punto de vista del apelante, en la comparación de los modelos debería tenerse en cuenta que tienen la misma forma, tamaño y proporciones, siendo la impresión general la misma, que son los aspectos acentuados por Sr. Cesareo, creador de los modelos y para quien las diferencias entre modelos no son relevantes.

Apunta al respecto el apelante que, primero, la altura de la cama es la misma -30 cm- (informe Romualdo y Evangelina), al igual que la forma de la base que tiene la forma de chaflán en ambos modelos sin que el hecho de que en el caso del modelo Gaviota sea fijo y reclinable en el caso de Vondom sea relevante dado que no se deduce de los modelos registrados. Lo relevante, apunta el apelante, es que se trata de una base con respaldo, cuya longitud y situación es idéntica al igual que el punto de inflexión, la altura del respaldo y el ángulo que genera.

En cuanto a la capota, por lo que hace a los modelos que la incorporan, señala que las proporciones de las capotas son las mismas, estando en el mismo lugar el punto de unión o anclaje de la capota a la base, presentando ambas capotas cuatro pliegues.

Por tales razones considera el recurrente que debe revocarse el pronunciamiento de desestimación de la infracción al apreciarse que la impresión general que produce el modelo Gaviota no es disimilar de la que producen los diseños invocados a los efectos del art. 10 RDMC.

Posición del Tribunal.

No se comprende bien el silencio del recurrente sobre las razones que han determinado la desestimación de la acción de infracción de los diseños vinculados a los productos cama de Gaviota que son previas al examen comparativo de los modelos en conflicto.

En efecto, Vondom, sin criticar las razones de la desestimación de la infracción, defiende sus pretensiones sobre la base de un juicio comparativo que, partiendo de la impresión general, entiende favorable a sus pretensiones. Sin embargo, la Sentencia rechaza la acción de infracción de los registros en cuestión no porque entienda que la impresión general que producen los productos Gaviota produzcan una impresión general distinta a los diseños Vondom sino porque considera que la aproximación pericial de la actora en el análisis de los elementos que resultan del juicio comparativo es incorrecta en tanto se lleva a cabo partiendo de una composición amalgamada de los diferentes diseños registrados por la actora para, desde una conjunción de características, establecer el juicio de infracción, infringiendo el art. 6 RDMC sin que tal forma comparativa deba ser suplida por el Tribunal al ser un defecto insubsanable.

En cualquier caso, y aunque no haya referencias en el recurso de apelación a tales motivos, hemos de tener en cuenta que al impugnar expresamente la desestimación de la infracción de los diseños del producto Daybed, es dable para el Tribunal pronunciarse sobre las razones de desestimación en la instancia y, consecuentemente, llevar a cabo el análisis de los aspectos que abogan a favor de la estimación de las acciones propuestas por Vondom.

Pues bien, por lo que hace a los motivos sustentados en la resolución de instancia hemos de decir que este Tribunal no comparte con la Sentencia sus argumentos, no porque no tenga razón cuando afirma que la comparación debe hacerse individualmente entre el producto posterior y cada uno de los diseños anteriores con el fin de que la novedad y el carácter singular se valore a la vista de las concretas características de cada uno de los diseños previos en contraposición de lo que se ha venido en llamar "comparación mosaico"(Mosaikvergleich) o comparación simultánea con varios diseños previos a la vez, sino porque es erróneo que al criticar con fundamento en el criterio expuesto el tratamiento de la infracción en la prueba pericial de la actora excluya toda posibilidad de valorar otras pruebas, incluidas otras pruebas periciales, para llevar un análisis de la infracción. Y es que la negativa valoración de una prueba, en este caso pericial, en absoluto libera al Tribunal de efectuar, sobre la base del restante material probatorio, el examen de los presupuestos de la infracción que constituye la acción deducida y en base a la cual se formulan concretas pretensiones ya que, de lo contrario, podría entenderse que la infracción trae fundamento solo en material pericial cuando en absoluto existe una correspondencia unívoca entre un tipo de prueba concreto y la apreciación de la infracción.

Consecuentemente no hay defecto insubsanable sino valoración negativa de un medio de prueba y aunque procediera llevar a cabo una valoración en conjunto de la prueba, podría rechazar una parte de ese material (en este caso, las periciales si están viciadas por comparación mosaico) pero no por ello, salvo justificación, descalificar el resto del material probatorio que a la postre, es lo que ha ocurrido.

Y si, como hemos dicho, el juicio comparativo debe efectuarse esencialmente entre los registros y los productos que se afirman infractores de aquellos atendidos los criterios que la jurisprudencia fija, es decir, llevando a cabo un examen que le permita obtener un resultado de la comparación, directa cuando sea posible, de las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo o modelo controvertido, la conclusión que alcanzamos es que estando entre el material del proceso los elementos a comparar, es indudable que se pudo efectuar el juicio comparativo a los efectos de afirmar si en el caso los modelos Gaviota de cama redonda de exterior producían o no respecto de los registros invocados en la demanda, una impresión general distinta al usuario informado.

Al haber omitido indebidamente dicha valoración procede ahora, en base a las alegaciones que formula el recurrente, llevarla a cabo examinando si se dan o no los presupuestos que sustenten la acción por infracción de los diseños invocados en este caso.

Nos propone el apelante que examinemos si los productos Gaviota, en particular los modelos LACE que aparecen en el doc 10 -catálogo Gaviota pag 19, colección, y doc 26 demanda -instragram-Mowee-, infringen los modelos a los que el recurrente se refiere en su escrito de apelación y que limita en relación con su demanda a solo los registros 003296706-0006 y 005290038-0012.

En concreto, los modelos a comparar son los siguientes (en blanco y negro los registros Vondom, los fotográficos, modelos Gaviota extraídos del Catálogo Gaviota, doc 10 contestación demanda, del doc 26 demanda -Instagram Mowee-official- y del informe pericial Sr. Romualdo, doc 6 contestación demanda)

Para el análisis de la infracción que Vondom afirma que resulta preciso determinar el sector de los productos a los que está destinado a incorporarse o aplicarse el diseño, el usuario informado de dichos productos en función de su finalidad y, por referencia al usuario informado, el grado de conocimientos técnicos anteriores y el nivel de atención a las similitudes y a las diferencias en la comparación de los dibujos o modelos, en tercer lugar, el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo, cuya influencia sobre el carácter particular es inversamente proporcional, y, en cuarto lugar, tomando en consideración dicho grado de libertad, el resultado de la comparación, directa cuando sea posible, de las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo o modelo controvertido y cualquier otro dibujo o modelo anterior que sea público, considerados individualmente.

Sobre las tres primeras cuestiones no hay planteamiento favorable ni desfavorable en los escritos de apelación y oposición al mismo.

No hay duda que estamos ante un diseño destinado a configurar un producto que no es sino un lecho, cama o tumbona de exteriores respecto del que el usuario informado no es otra que toda persona que dispone de vivienda con exteriores o un local abierto al público en el que utiliza este tipo de mobiliario de exterior y que conoce por ello los productos de que se trata porque tiene interés en el sector de las formas actuales que se pueden aplicar a tal mobiliario, confiriéndoles un determinado aura de modernidad, novedad y actualidad. Por otro lado, el autor del diseño no está especialmente limitado para formular una arquitectura específica tanto en lo que es la forma, tamaño y proporciones que confieran al diseño que se plasma el producto un aspecto general u otro.

En cuanto a los elementos relevantes a tomar en consideración en los productos controvertidos debemos partir de que, como afirma el recurrente, con arreglo al artículo 6 RDMC, la comparación de la impresión general producida por diseños en conflicto debe efectuarse teniendo en cuenta el conjunto de la apariencia de cada uno de esos dibujos o modelos ( STJUE de 28 de octubre de 2021, Ferrari, C-123/20) y por tanto, en la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos en conflicto debe tener como base las características del dibujo o modelo invocado en relación al producto controvertido y ha de tener por objeto únicamente las características protegidas de ese dibujo o modelo, sin tener en cuenta aquellas características, en particular las técnicas, excluidas de la protección aunque sí formaran parte de la comercialización del diseño ya plasmado en un producto.

Por tanto, para comparar los diseños en conflicto es preciso determinar cuáles son los elementos efectivamente protegidos por los diseños de Vondom y que, por tanto, son pertinentes a este respecto ( sentencia de 21 de junio de 2018, Motivo en relieve de una playa de guijarros, T-228/16, no publicada, EU:T:2018:369, apartado 37).

En el caso de autos, procede señalar que el diseño 003296706-0006 fue registrado con la indicación "Muebles para tumbarse, camas multiuso, Armazón de cama, Muebles para exteriores, Chaise longues (hamacas, tumbonas)"y que presenta distintas perspectivas de un modelo completo de mueble destinado a tumbarse una persona, prácticamente igual que en el caso del diseño 005290038-0012, registrado con la indicación de "Muebles para tumbarse, Mobiliario, Chaises longues, Camas".

En consecuencia, a efectos de la comparación del diseño Vondom con los productos Gaviota, todos los elementos efectivamente protegidos por el dibujo o modelo invocado, que representan una tumbona con y sin capota, han de ser tenidos en cuenta.

El ius prohibendique puede deducir el titular de un diseño se basa en que el producto controvertido no produzca una impresión general, desde el punto de vista del usuario informado, de diferencia o de inexistencia de efecto de déjà vucon respecto al diseño cuya titularidad anterior se invoca, sin tener en cuenta las diferencias que, pese a no ser detalles insignificantes, no destaquen lo suficiente como para afectar a esa impresión general, pero tomando en consideración las diferencias lo bastante marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares.

Y como bien expone el recurrente, de la jurisprudencia resulta que la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos debe ser sintética y no puede limitarse a la comparación analítica de una enumeración de similitudes y de diferencias.

Pues bien, en el caso consideramos que los productos Gaviota comparten características visuales casi idénticas al diseño Vondom registrado con el número 003296706-0006, daybed con capota, en particular, la forma redondeada del conjunto, la conformación de la base sobre tres elementos, una estructura de contacto con la superficie o suelo, una base para colchón y un colchón, a lo que se añade la integración como parte de la parte superior acolchonada una zona elevada -y que podría ser, en el caso del diseño, abatible- que perfila sobre una línea recta que fractura la superficie superior del diseño, identificándose claramente como parte de los elementos que comparte la capota que cubre parte de la superficie, configurada de manera que resulta plegable gracias a su configuración sobre la base de tres nervios que recorren de un extremo al otro, perpendicularmente la superficie redonda de la base, sobre la que ancla.

Frente a estas similitudes, las diferencias que hay son de menor entidad, dado que afectan solo a aspectos secundarios del conjunto.

La unión más curvada hacia dentro de la base sobre la que se asienta el colchón y que se apoya sobre otra superficie que contacta con el suelo, no es relevante en el conjunto, no pudiendo tampoco valorarse, porque no se perciben ni en el diseño Vondom pero tampoco en los diseños Gaviota, la existencia de pequeñas patas que dice el demandado, sí poseen sus productos Lace Daybed. Tampoco nos parece valorable la existencia de cabecero en el caso del producto Lace cuando, como hemos dicho, no es sostenible afirmar que no lo tenga el diseño vistas las perspectivas 1 y 3 del registro. Por otro lado, tampoco es dable contrastar como aspecto relevante el punto de unión o contacto entre la superficie de la capota y la superficie base del producto pues, aunque ciertamente son diferentes, la propensión de los diseños Lace Daybed es la que lograr un diseño que consiga el todo en uno, restando relevancia a la diferencia con el caso de los modelos Vondom.

Ninguna referencia sin embargo hemos de hacer a aspectos técnicos como la luminaria que en su caso pudiera tener el modelo Lace frente al diseño Vondom, remitiéndonos sobre esta cuestión a lo expuesto en el FD segundo, al igual que sobre la membrana circulación que une los sectores circulares facilitando el plegado y desplegado en tanto ambos aspectos son puramente técnicos y nada aportan desde el punto de vista del diseño.

No creemos por tanto que haya diferencias significativas visto en conjunto y de hecho, así se aprecia en la comparativa que, mediante una interesante superposición de imágenes hace el perito de la demandada, Sr. Romualdo -doc 6 contestación demanda- al efectuar la comparativa entre diseño y producto, comparativa cuyo resultado es éste

y que pone de relieve que si hay disimilitudes entre ambos modelos, que las hay, no afectan a la impresión general dado que las diferencias de ángulos existentes no serán perceptibles en una visión de conjunto por el usuario informado al no ser determinantes de un cambio en la forma general del diseño, a lo que contribuye sin duda alguna, la extensión y vuelo de la capota que confiere una apariencia general muy similar.

Es por ello que entendemos que la vista del producto Lace de Gaviota produce respecto de los diseños Vondom y, por tanto, respecto de sus productos en tanto reproducción de sus diseños, un efecto dejá vudesde el punto de vista del usuario informado o, lo que es lo mismo, no percibirá una impresión general distinta.

En consecuencia, si el ámbito de protección de titular del diseño, dice el art. 10 RDMC, se extiende respecto de cualesquiera otros diseños que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta, en el caso la conclusión es que los productos Lace Daybed con capota, infringen el diseño 003296706-0006.

CUARTO.-En cuanto al diseño Daybed sin capota, las diferencias que observa el Tribunal, sí son manifiestas y de suficiente entidad como para considerar que se producirá en el usuario informado una impresión general distinta al contemplar los productos Gaviota respecto de los que plasmen los diseños registrados con el número 005290038-0012.

En efecto, como se observa con claridad en la imagen creada por el perito en su informe aportado como documento nº 6 por Gaviota, en la que superpone el modelo objeto de registro por Vondom y el producto controvertido y que tiene la virtud de mostrar de manera evidente las secciones diferenciadas de la superficie del producto Gaviota,

, es dable apreciar la separación evidente de una parte la superficie de apoyo del colchón del colchón mismo, haciendo la primera de cabecero fijo para ese elemento. Así se observa, además en esta ilustración del producto Mowee , perspectiva del producto que también permite constatar que el cabecero recoge al colchón sobre una base curva integrada en el conjunto.

Desde nuestro punto de vistas tales formas generan un conjunto estético absolutamente diverso a la propuesta que contiene el registro Vondom, que lo es de una superficie plana que se abate para formar una sección elevada como resulta de las perspectivas del diseño donde se observa el sistema de abatimiento (perspectiva 2 ) que, a la postre expone, una forma de respaldo con un diseño diverso al propuesto por Gaviota en un modelo que además es, simultáneamente, llano.

En suma, si el carácter singular de un dibujo o modelo resulta de una impresión general desde el punto de vista del usuario informado relativo a la existencia o no de un efecto de sensación de familiaridad al ver los productos enfrentados en relación a los diseños anteriores sin tener en cuenta las diferencias que no destaquen lo suficiente como para afectar a esa impresión general pero sí las diferencias lo bastante marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares, en el caso que nos ocupa la conclusión que alcanzamos es que las diferencias descritas, vista la comparación desde un punto de vista sintético y comparado el modelo tal como han sido registrado con el producto comercializado por el demandado, permiten afirmar que el producto comercializado por la demandada no produce una impresión general idéntica o suficientemente similar como para estar comprendida en el ámbito de protección del respecto del diseño número 005290038-0012 -art 10-1 RDMC- de Vondom que ampare el ius prohibendideducido por dicha mercantil en base al artículo 19 de la misma norma.

QUINTO.- Sobre los diseños que representan jardineras.

Más allá de los planteamientos iniciales con los que abre su escrito de apelación Gaviota, y a los cuales nos hemos referido en el fundamento segundo de esta Sentencia, despliega en su recurso todo un corolario de argumentos para rebatir, partiendo de la figura del usuario informado y la libertad creativa de su autor así como de la correcta identificación de los modelos a comparar (registros invocados y productos que se afirman infractores), la impresión general que obtiene el Juez de instancia para llegar a las conclusiones declarativas de infracción que se contienen en la Sentencia.

Pues bien, se refiere en primer lugar a la infracción del diseño plasmado en la Jardinera Vondom de su colección Pal, diseño número 002124214-0006, que afirma la Sentencia, se infringe por la jardinera de la colección LACE que aquí podemos ver .

Tras analizar el contenido de la Sentencia, tanto en lo relativo al pronunciamiento sobre la identificación del producto (jardinera) como en lo que hace a la concreción del usuario informado (persona aficionada a la jardinería), al grado de libertad del autor (amplia, no limitada por la técnica del rotomoldeo) y a la impresión general que produce el modelo cuestionado en el usuario informado (que concluye, no produce una impresión general distinta respecto del diseño prioritario), afirma el recurrente que el análisis del Tribunal es erróneo.

Niega en primer lugar que el usuario informado sea un aficionado a la jardinería, sino una persona conocedora del sector mobiliario de diseño con interés en los productos funcionales y decorativos que se adquieren no en viveros o centros de jardinería, resultando por lo demás de todo punto irrelevante la técnica de fabricación (por la referencia que la Sentencia hace al rotomoldeo) en tanto no afecte a la apariencia externa.

También yerra la Sentencia al afirmar que el diseño Gaviota presenta términos de cuasi identidad por volúmenes cuando las diferencias son esenciales, tal cual se expresaron en el Auto resolutorio de las medidas cautelares cuyo análisis coincidió con los informes periciales de Gaviota, ratificados en juicio.

Además, añade el apelante, la sentencia prescinde del informe pericial y por tanto, ignora otras características fundamentales, en particular la relativa al sistema de iluminación que incorporan los productos de Gaviota con respecto de los registros Vondom, y que se refiere a que el producto Lace Jardinera incorpora un sistema de luz en la base de la jardinera, presentando un agujero en su parte inferior para la instalación de la fuente lumínica, que no aparece en los registros invocados.

Posición del Tribunal.

Sobre las apreciaciones preliminares del recurrente, en tanto se refieren a aspectos irrelevantes al caso, ninguna referencia haremos. Y en cuanto a las relevantes, términos de la comparación en el caso de acción por infracción de diseños y alcance de las tendencias de moda, nos remitimos a lo ya expuesto con ocasión del examen propuesto por la demandante en su recurso de apelación.

En cuanto al usuario informado, compartimos con el apelante la crítica que se hace a la identificación como tal que propone la Sentencia de la instancia.

En efecto, si la calidad de "usuario" implica que la persona de que se trata utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto (STGUE de 22 de junio de 2010, T-153/08) y el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos, resulta evidente que hablamos de una persona que utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto que conoce, en tanto informado, de los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos.

En este sentido, son ilustrativos algunos siguientes ejemplos jurisprudenciales.

En la STGUE, asunto T-153/08, para el diseño de unidades de conferencia, se entiende que el usuario informado es "cualquier persona que asista regularmente a conferencias o a reuniones formales en las que los diferentes participantes disponen de una unidad de conferencia, equipada de un micrófono, situada delante de ellos sobre la mesa...";en los asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, Herbert Neuman y otros/José Manuel Baena Grupo, S. A, se considera como usuario informado a como "los jóvenes que compran camisetas y gorras";en los asuntos T-83/11 , T-84/11, Antrax It Srl/OAMI, T-828/14 y T-829/14, Antrax It Srl/EUIPO, se define el usuario informado como "aquel que compra radiadores de calefacción para instalarlos en su vivienda";en el asunto T-525/13, "la mujer informada que se interesa, como posible usuaria, por los bolsos...";en el asunto T-760/16, Basil BV/EUIPO a "una persona habituada a las cestas para bicicletas";en el mismo sentido peero para modelos de vehículos (Asunto T-209/18)29 ; modelos de escúter (Asunto T-219/18, Piaggio & C. SpA/EUIPO), a "la persona que utilizaba un escúter para sus propios desplazamientos";y, en un caso de diseño de lámparas, a "la persona que utiliza este artículo de iluminación"(asunto T-187/20, Davide Groppi Srl /EUIPO)

A la vista de lo expuesto, consideramos que yerra la Sentencia cuando afirma que el usuario informado es el aficionado a la jardinería ya que es evidente que el mueble de que se trata no es un elemento de jardinería sino mobiliario de decoración de exteriores en el que lo relacionado con la jardinería es secundario o, a lo más, tan relevante como el recipiente mismo dado que la expresión visual del producto excede claramente de su funcionalidad entendida como la de servir para cultivar, mantener y cuidar plantas y flores, de manera tal que la adquisición del mismo no se produce en tanto recipiente o terrario de una planta en la que cultivarla, mantenerla o cuidarla sino en tanto aporta decoración y estética a un espacio determinado sobre la base de una elemento vegetal.

Desde esta perspectiva debemos comprender que el aficionado a la jardinería se preocupa por la supervivencia de la planta, por su desarrollo y salud, es alguien que cultiva flores, plantas o huertos por placer, disfrute personal o como pasatiempo y en su caso, cuida, diseña o mantiene zonas verdes, a menudo buscando bienestar emocional y conexión con la naturaleza. Sin embargo, quien adquiere la jardinera Vondom y Lace, habrá puesto su acento en el aspecto estético que aporta tal objeto a un espacio determinado para el que quiere una planta, pero donde lo relevante no es la durabilidad de la misma sino la belleza del recipiente.

Un diseñador de espacios o el titular de tales espacios que se preocupe o de especial relevancia a la estética, fijará sus ojos en este tipo de productos, no por el hecho de servir para albergar una planta sino por el aporte estético del objeto en sí mismo considerado que probablemente condicionará, por el color y formas, las plantas que se seleccionen como parte complementaria del mismo.

Por tanto, será este tipo de usuarios los que estarán informados de las formas de los recipientes para plantas que cumplan con los condicionamientos estéticos que se requieran.

En cuanto al examen de la infracción del diseño jardinera -diseño número 002124214-0006- no podemos sino reiterar lo que en su momento expresamos en nuestro Auto resolutorio del recurso de apelación en la pieza de medidas cautelares, es decir, que la Jardinera Lace produce una impresión general distinta respecto del diseño Vondom y ello en tanto el producto controvertido presenta una configuración general claramente diferenciada en base a la construcción sobre la base de dos volúmenes perceptibles que además, cumplen una función técnica en relación a la forma de sujeción del producto.

Nos referimos al volumen inferior del diseño Lace, que dibuja una concreta forma del cuerpo de la Jardinera que hace, a diferencia del caso del modelo Vondom, que no sea posible la sujeción del objeto sobre una superficie plana ante la falta de proporción en relación al volumen superior ya que la reducción del cuerpo inferior de la jardinera le impide lograr equilibrio o seguridad mínima para mantener el producto en pie por sí solo lo que se explica en que su función no es la de apoyo sobre una superficie plana sino la de ser elemento de interconexión modular con un sistema de sujeción de la jardinera que eleva al producto respecto del plano o superficie.

No se trata, como pretende la Sentencia de instancia, de un elemento diferencial irrelevante ni nimio pues desde el punto de vista decorativo, al usuario informado que hemos descrito, tal característica le interesará especialmente atendiendo no a la funcionalidad de sujeción sino en tanto aporta una forma específica a la jardinera que afecta tanto a la forma como a la altura.

Como decíamos en nuestro Auto, se trata de una forma específica que "se conjuga con una estructura de elevación que no constituye en el caso un accesorio intercambiable o un simple adorno sino un elemento que se marida con las diferencias volumétricas diseñadas para permitir el ajuste entre el objeto y la estructura de apoyo y de elevación sobre el suelo del objeto, otorgándole una particular impresión estética al conjunto como tal que le confiere su propia singularidad".

Por otro lado, y aunque las formas generales del volumen superior que sirve de recipiente al componente vegetal son curvas, especialmente en los extremos, el dibujo de las mismas es diferente.

Así, en el caso del diseño Vondom, los extremos forman dos arcos perfectos entre dos puntos que son paralelos que finalizan de manera radical en el encuentro con la base del diseño. Por el contrario, en el caso del modelo Lace, los arcos no guardan idéntica simetría según se trate del arco superior o inferior, ni tampoco son tan pronunciados, presentando un abombamiento intermedio/inferior que altera la perfección del arco, descansando finalmente sobre un estrechamiento que conforma en su parte inferior no un plano como en el caso de Vondom sino un nuevo volumen que se estrecha progresivamente.

En suma, si el modelo Vondom se caracteriza por tener un volumen único que es perfectamente simétrico, el modelo LACE sustenta su figura en un doble volumen que rompe la geométrica simétrica del conjunto, lo que nos impide ver éste último como una versión del primero

Buena muestra de las diferencias así descritas son las representaciones de las vistas delantera y lateral que compara en su informe la perito Sra. Evangelina -doc 6 demanda

y la imagen superpuesta que aparece en el informe pericial de la demandada Technical -doc 6 contestación demanda- que por la expresividad de las diferencias, también consideramos conveniente mostrar.

Dice el apelante que, además, es claramente diferencial el hecho de que su producto incorpore un sistema de luz que explica el perito -doc 6 contestación- tiene como efecto que en la base de la jardinera haya un agujero por el cual se introducen los elementos lumínicos, agujero que, sin embargo, no está en el diseño de Vondom, por más que sí lo incorpore en los modelos que comercializa.

Desde nuestro punto de vista, tal elemento no puede ser tomado en consideración y aunque nos remitimos a lo expuesto al tratar las cuestiones generales, sí resulta conveniente reiterar que la comparativa entre impresiones generales la hacemos entre el registro Vondom y los productos comercializados de los que valoramos aquellos aspectos que están a la vista del usuario y no aquellos que quedan ocultos a la simple vista o que no están proyectados para dar configuración o color al modelo como parte integrante de su diseño.

Lo cierto es, en el caso, los elementos lumínicos no tienen una expresión sensorial en el examen del producto pues, como es evidente, la iluminación depende de su accionamiento y la presencia del sistema lumínico está integrado en el producto sin alterar las formas externas del mismo que son las que se perciben por el usuario.

En cualquier caso, las diferencias expuestas, y descontado el hecho de la iluminación, proporcionan al producto Lace una impresión general claramente diferenciada del diseño de Vondom, lo que impide que pueda considerarse que lo pueda infringir en términos del art. 10 RDMC, siendo procedente por ello estimar el motivo y revocar la declaración de infracción de los diseños de que se trata.

SEXTO.- Sobre los diseños que representan mesas.

Se refiere seguidamente Gaviota en su recurso a la estimación de la infracción respecto de la Mesa UNI.

Tras recordar que la Sentencia, conforme a la pretensión deducida por la demandante, considera que la mesa modelo UNI de Gaviota, en su versión de tablero circular, infringe los registros números 002440222-0007 y el número 002696658-0001 , diseños ambos que Vondom ha plasmado en las mesas de su colección MARI-SOL, critica que la demandante efectúe la comparativa de su producto con dos modelos diferentes, valiéndose de manera caprichosa de los componentes de cada diseño para generar una idea artificial de las características estéticas realmente protegidas, lo que en efecto aprecia la Sentencia que, sin embargo, realiza de oficio un análisis conjunto del tipo de producto, del usuario informado y del grado de libertad del autor para, finalmente, efectuar una diferenciación entre cada uno de los modelos anteriores llegando a la conclusión de que la impresión general de la mesa UNI de Gaviota es, en ambos casos, similar.

Lo cierto, dice el apelante, es que se obvia, como reconoció en juicio el autor de la mesa denunciada, Sr. Jose Augusto, que hay una amplia tendencia en el mercado en relación a esta tipología de mesas de cafetería, moda que afecta al tablero de escaso grosor apoyado sobre un tronco cilíndrico desde el que convergen las distintas patas, con mayor o menor angulació pero siempre con un vacío en su interior, características comunes en el mercado que incluso el perito de la actora reconoce en palabras de la Sentencia.

Que desde su punto de vista, la comparativa del producto UNI de Gaviota con cada registro de Vondom demuestra la evidente inexistencia de una impresión general coincidente entre los modelos.

En particular, y por lo que hace al modelo 002440222-0007, la Sentencia considera que ni la forma del tablero ni el número de patas (3 en el caso del diseño Vondom, 4 en el caso del producto Gaviota) son características relevantes al ser lo primero formas habituales del mercado que no se atenderán por el usuario y lo segundo, al vincularse por el usuario a una cuestión técnica relativa a la estabilidad de la mesa y no a su apariencia. Pero, afirma la Sentencia, sí prestará especial atención a la forma en que se encuentran las partas, a sus ángulos y su estructura.

Que aun aceptando el interés sobre tales características el ángulo no resulta en el caso coincidente sino diferenciador. Y lo que resulta del informe pericial aportado es que las diferencias está en el número de patas, en la distinta longitud del tronco, en el distinto ángulo que conforman sobre el apoyo, en la distinta altura de la que nacen las patas y en la forma de las patas, diferencias que contrarrestan las coincidencias limitadas a aquellos elementos que se reproducen en el mercado, diferencias que permitirían afirmar, concluye el apelante, que en esta comparativa las diferencias impiden apreciar similitud en la impresión general entre el registro Vondom y el producto Gaviota.

Y en cuanto a la comparativa de la mesa UNI con el registro número 002696658-0001, afirma el apelante que son manifiestas las diferencias que afectan tanto a la altura y amplitud del tablero (aspecto que la Sentencia considera irrelevante) como al ángulo que conforman las patas y su forma y al punto de nacimiento de las mismas respecto del tronco.

Posición del Tribunal.

No se cuestiona por el apelante la identificación del usuario informado y el grado de libertad del autor al que se refiere la Sentencia de instancia, discrepando de las apreciaciones que concluyen en la consideración que el producto Gaviota no produce una impresión general distinta a la que producen los diseños Vondom.

Por tanto, y centrada en esta última cuestión, hemos de señalar que, desde nuestro punto de vista, las diferencias puestas de manifiesto por el perito de la demandada -doc 6- y apreciadas atendido el carácter objetivo de las mismas tal cual ha podido constatar el Tribunal a la vista del producto UNI en relación al conjunto de perspectivas registradas por Vondom para cada uno de sus modelos en liza, son de suficiente calado como para considerar que, en el mercado de las mesas tipo café, producirán en el usuario informado descrito en la Sentencia como el "profesional de la hostelería que adquiere las citadas mesas para colocarlas en el local como un usuario no profesional que instala y utiliza mesas en su caso de acuerdo con su función",una impresión general distinta atendida la menor relevancia de las características más comunes en el mercado que en el caso que se usan en los diseños contrastados en relación a la forma del tablero y la mecánica de apoyo conformada por un tronco cilíndrico acabado en patas que se extiende angularmente sobre tres o cuatro apoyos sobre la superficie porque, como bien señala la Sentencia la instancia, visto el mercado, tendrán una menor consideración para el usuario informado, que partirá de lo común en la toma de decisión de adquisición de este tipo de productos para decidir por uno u otro modelo en función de la estética que aporten otros aspectos del diseño entre los que sí estará presente el número de patas, la altura de la mesa -que además puede cumplir funcionalmente diversos objetivos decorativos-, el punto de conexión entre las patas el tronco central y el ángulo mayor o menor con las que las patas alcancen la superficie y se relacionen con el tronco y, también, con el tablero e incluso el dibujo que tengan en su conexión.

Y en el caso que examinamos tales diferencias están presentes entre los diseños Vondom y el producto UNI de Gaviota.

En efecto, si examinamos el diseño 002440222-0007 constatamos un modelo que se basa en la apertura de sus tres patas en línea con el diámetro del tablero - - cubriendo con el ángulo que se da a la apertura de las patas la extensión diametral del tablero.

Claramente diferente es en el caso del diseño 002696658-0001 donde, precisamente, por el tamaño del tablero, no se produce la simetría entre tablero y patas - -.

Sin embargo, en el producto UNI, la apertura más extrema de los ángulos de las partes hace que estas tengan una relación con el circulo del tablero - - más extravagante acentuando de manera más incisiva el valor de apoyo que tiene el conjunto que recae sobre la superficie respecto del tablero.

Por otro lado, el punto de nacimiento de las patas es igualmente diferente en el caso del diseño 002440222-0007, más elevado en el caso del diseño Vondom, lo que otorga una mayor aireación o levedad a su estética - -, más bajo en el caso del modelo UNI, atribuyéndose más percepción de estabilidad que es, precisamente, la que se percibe en el caso del diseño 002696658-0001 y que consigue no solo mediante una variación de la altura proporcional de las patas respecto del tronco y de éste con el tablero, sino con la introducción de una cuarta pata que garantiza tal estabilidad en relación a un tablero que es más amplio.

Lo expuesto incide de manera directa en nuestra afirmación, discrepando con la posición de la perito Sra. Evangelina, de que entre los diseños Vondom y el producto UNI hay diferencias notorias que no hemos vinculado, ni a la existencia de un mecanismo en algunos de los productos Gaviota que permite el plegado o abatimiento del tablero, que no aporta apariencia, ni, desde luego, por la misma razón a la incorporación de un elemento bajo el tablero en forma de garra, destinado a colgar objetos.

Sin duda los modelos en litigio son mesas con características comunes porque pertenecen a la misma categoría de productos, pero se diferencian en elementos que aporta al conjunto una estética claramente diferencial de unos respecto de otros.

En el caso del diseño modelo alto Vondom son relevantes su altura, el número de patas, el punto de nacimiento respecto del tronco cilíndrico central, el ángulo que conforman y la forma en que arrancan respecto del tronco.

En el caso del diseño modelo bajo Vondom, son relevantes igualmente la altura menor de la mesa, claramente configurada para situarse frente a asientos de baja altura, como sillones, puff y similares, la mayor amplitud del tablero, el número de patas y el punto y forma de arranque respecto del tronco común.

Esas características, sin duda expuestas con acierto por el perito de la demandada, Sr. Romualdo, son diferentes en el caso del modelo UNI, que tienen una altura intermedia entre los diseños Vondom, construye su apoyo sobre cuatro patas, el tablero redondo solo es equiparable al modelo alto Vondom y posee ángulos y forma en el nacimiento de las patas respecto del tronco común diferentes a aquellos diseños, haciendo que se perciban las patas más cortas que las que conforman los modelos Vondom.

Precisamente tiene aquí relevancia los productos que comercializa Vondom con los diseños que defienden y que se observan en el catálogo de los productos Vondom ya que ponen de relieve la notabilidad de los elementos relevantes de los diseños puestos o plasmados en el producto concreto y que permite su contrastación con el producto Gaviota que aparece en su catálogo -doc 11 demandante- de sus productos UNI .

Es por todo ello, en la consideración que el usuario informado, en el mercado de las formas de este tipo de mesas atenderá principalmente a tales características, es que consideramos que la mesa UNI de Gaviota produce una impresión general distinta respecto de los diseños Vondom como claramente se percibe en la comparativa acompañada en el informe técnico acompañado por la actora como documento número 7 de la demanda en los que se observa el perfil que presentan los diseños Vondom -los dos primeros por la izquierda- respecto del diseño UNI de Gaviota.

Todo lo cual nos lleva a estimar el motivo y revocar el pronunciamiento declarativo de infracción de los diseños en cuestión.

SÉPTIMO.- Sobre los diseños que representan barras de bar rectas.

Trata seguidamente Gaviota en su recurso el resultado del juicio comparativo que la Sentencia propone respecto de la barra LACE recta con el diseño Vondom -plasmado en el modelo de la serie FIESTA- 003829563-0001 .

Analiza el apelante la valoración de la Sentencia sobre la identificación del usuario informado, condición que atribuye tanto al profesional de hostelería que adquiere las barras para el local como, también, al cliente habitual de este tipo de establecimientos que usan la barra para el consumo, refiriendo a continuación lo relativo al grado de libertad del autor que en la instancia se considera como amplia para, finalmente, tratar lo relativo a la impresión general producida sobre el usuario informado que concluye la Sentencia, no la produce el producto LACE lo que le lleva a apreciar la infracción promovida por la demandante.

De estos aspectos se refiere en primer lugar de manera crítica la recurrente a lo relativo al usuario informado, afirmando que no es el profesional de la hostelería ni el cliente habitual de esos establecimientos sino la persona que conoce el sector del diseño mobiliario que busca un producto que sea barra de exterior modulable, como resulta de los catálogos e imágenes de los productos, sector que es diferente al de la hostelería y que, además, están afectado por las líneas de tendencia.

Que más allá de la irrelevancia de la forma de fabricación, critica la conclusión sobre la impresión general alcanza en la sentencia y la afirmación de que la estandarización de las barras de bar lo era de apariencias dadas con líneas rectas cuando, dice el apelante, se ha acreditado la existencia de modelos anteriores que presentan curvatura en el frontal que preceden al modelo Vondom lo que desdice la afirmación hecha en la sentencia.

Critica que la Sentencia centre su análisis en el perfil de las barras rechazando dar valor al resto de características, lo que le lleva a perder de vista que el modelo Gaviota se caracteriza porque tiene dos volúmenes diferenciados en su frontal a diferencia de los registros invocados por Vondom, a los que se refiere el perito Sr. Romualdo cuando señala en su informe efecto que la barra LACE se conforma por dos volúmenes diferenciados pareciendo un cuerpo hinchado apretado por un lazo.

Además, también es característico de la barra LACE su perfil en la base inferior que singulariza el modelo frente al de la barra Vondom que tiene una hendidura en la base frente a la barra Gaviota que recupera un mayor volumen en su parte baja y hasta su punto de apoyo.

También destaca que la zona de trabajo es resuelta estéticamente en forma de L responde a la funcionalidad del producto, evitando el contacto entre la zona de trabajo y aquella en la que interactúan los clientes, careciendo por tanto tal elemento de relevancia.

Y concluye señalando que es característica fundamental del modelo Gaviota la iluminación descrita por el perito.

Posición del Tribunal.

Los modelos en conflicto son barras de bar, por lo que hace a su descripción funcional.

Ello, no obstante, son piezas de decoración ya que, diseñadas para exteriores, sus características centran el valor en lo estético frente a lo simplemente funcional.

Desde esta perspectiva y, como bien señala el apelante, atendida la forma de comercialización, compartimos con dicha parte que el usuario informado no es solo el profesional de la hostelería o el cliente de un cliente de estos establecimientos, que lo son, sino también y en particular las personas interesadas en los diseños de muebles de exterior, particulares o profesionales como decoradores que, sean o no usuarios de la hostelería, conocerán el mercado del diseño de este tipo de productos atendiendo principalmente a las características que individualizan este tipo de productos por sus formas más que por las funcionalidades que pudieran requerírseles, atendiendo más al espacio a ocupar que a cumplir con una función hostelera.

Por lo que hace a la impresión general, no compartimos las conclusiones de la Sentencia de instancia.

En efecto, el examen de los modelos en conflicto permite percibir sin gran esfuerzo que los frontales de los dos modelos evidentes diferencias.

Como bien describe el perito de la demandada, el modelo LACE se estructura sobre la base de dos volúmenes claramente diferenciados para construir una estética particular caracterizada por la fractura del frontal en dos zonas de distinta altitud y forma en la que la parte baja se presenta a modo de escalón de apoyo de la superior y como superficie de apoyo para el conjunto, separándose ambas por una rectilínea en forma de hendidura que hace las veces, con independencia de que cumplir además una determinada funcionalidad -descrita en la sentencia- de separador de los volúmenes.

Frente a ello, el diseño Vondom presenta una estética frontal configurada por un único volumen, descrito con una curva que se expande hacia el exterior cerrándose en un espacio previo a la superficie con una retroacción hacia el interior donde seguidamente cae hacia la zona inferior hasta formar la base de descanso del modelo sobre la superficie, tal cual se percibe con claridad en la perspectiva 7 de las registradas en la EUIPO

Por lo ilustrativas que resultan con relación a lo descrito, entendemos conveniente incorporar los dos dibujos hechos por el perito Sr. Romualdo que tienen la virtud de superponer los modelos en conflicto como forma visualmente clarificadora de las diferencias entre los modelos.

Se trata de los siguientes:

Desde nuestro punto de vista, las diferencias que están a la vista en ambas ilustraciones, y que antes hemos procurado describir desde una visualización directa de los modelos litigiosos, ponen de relieve que estamos ante dos productos de idéntica funcionalidad -barras de bar- pero con una configuración distinta en un marco de volúmenes caracterizados, en ambos casos, por las formas curvas de un frontal que, sin embargo, se conjugan de manera diversa en uno y otro caso hasta impedir que la impresión general del conjunto de uno respecto del otro, impida apreciar una impresión general similar entre ambos, en particular, que la impresión general del modelo Gaviota sea disimilar del diseño Vondom, como además se confirma -ilustra- los modelos Vondom plasmados en sus productos comparados con el producto Gaviota como es de ver en las siguientes imágenes extraídas, una del informe -Sra. Evangelina- aportado como documento nº 9 de la demanda, correspondiendo el modelo de la izquierda a Vondom y otra, del informe aportado por la demandada como documento nº 6 -Sr. Romualdo- relativo al producto de Gaviota:

Disimilitud que, sin embargo, no consideramos esté abundada por el uso de luminotécnica en el caso del modelo Gaviota -a la que se refiere el perito Sr. Romualdo- por las razones que ya expusimos en su momento y que a la postre es porque, como antes ocurría en el caso de los maceteros, no aporta la estética visual o apariencia del producto.

Es por eso que debemos estimar el motivo y revocar el pronunciamiento declarativo y de condena con relación al modelo invocado por Vondom.

OCTAVO.- Sobre los diseños que representan barras de bar curvas.

Plantea finalmente la demandada en su recurso de apelación lo relativo al diseño número número 001957804-0009, relativo a una barra de bar curvilíneo , en relación a su producto barra LACE CURVE .

Afirma el recurrente que en este caso resulta tanto más evidentes las diferencias en la volumetría, en el perfil y en la base inferior y de apoyo, así como en las zonas de trabajo de los respectivos diseños.

Que la sentencia hace un análisis de las características que conforman los modelos atribuyendo una función técnica a los elementos, no tomando en consideración los aspectos antes referidos, volumetría, tamaño, proporciones, perfil metálico e iluminación, por lo que hace al modelo Gaviota, o la hendidura inferior, por lo que hace al modelo Vondom.

Reitera el apelante que yerra la Sentencia en su valoración al partir de unas premisas equivocadas en cuanto a la figura del usuario informado, del grado de libertad del autor y de la funcionalidad de algunos atributos estéticos, siendo la realidad que la impresión general es divergente fuera de lo que es tendencia, diferencias a las que añade el apelante la iluminación.

Posición del Tribunal.

Desde nuestro punto de vista, y partiendo de las conclusiones que hemos hecho en relación con la barra de bar recta en lo que hace al usuario informado, las diferencias entre los modelos que ahora examinamos son más que evidentes, diferencias que son estéticas, de diseño y que por tanto son relevantes a los efectos de examinar y valorar la impresión general que cada modelo produce con el fin de determinar si el denunciado produce o no una impresión general similar a los diseños que se dicen infringidos.

La forma del producto Gaviota presenta en su parte frontal, donde teóricamente se situaría el cliente o persona atendida, dos volúmenes diferenciados, ambos curvos, pero separados por una hendidura sobre el tercio inferior del mueble sobre el que se sitúa un perfil de apoyo de pies (que describe como única diferencia en esta parte frontal la perito Sra. Evangelina).

A estas diferencias volumétricas se refiere el perito Sr. Romualdo en su aspecto visual afirmando que "recuerda a un cuerpo hinchado que se ve apretado por un lazo y se deforma para crear un doble volumen.".

Frente a dicha forma, el diseño Vondom presenta un volumen curvado único en dicha zona, presentándose bajo un único plano que discurre sin alteración desde la parte superior o mostrador hasta la superficie o suelo salvo por una pequeña hendidura curva, que en la ampliación del dibujo registrado puede verse con detalle y que dice el perito Sr. Romualdo "es habitual en las barras bar para que los pies de los usuarios no choquen contra la superficie frontal cuando se disponen frente a la barra."

Desde nuestro punto de vista, las diferencias de apariencia que tales formas aportan a cada modelo no solo son evidentes sino que son relevantes ya que, en su zona visual principal, la pública, se presentan ambos modelos con formas curvas predispuestas de manera diferenciada lo que aporta a cada modelo una estética propia.

Consecuentemente, el modelo Gaviota ofrece al usuario informado una impresión general distinta que no se altera, porque es básicamente funcional y está destinada a quien atiende, ni por las identidades de la parte interior del mueble, zona de trabajo subdividida en baldas, ni tanto menos por tener en común la zona de mostrador, en ambos casos de superficie plana, porque es elemento que no se atenderá especialmente por el usuario al ser común en este tipo de productos.

Por todo lo expuesto, estimamos el motivo y revocamos el pronunciamiento declarativo de infracción en relación al diseño de que se trata.

NOVENO.- Sobre la infracción de diseño por Yonoh Creative Studio S.L. y Borealis Experiencie S.L.

El litigio no solo se ha desarrollado frente a la fabricante y comercializadora de los modelos que afirman Vondom infringen sus diseños sino también contra otras dos mercantiles vinculadas al proceso creativo de lo que luego fueron los productos que se dicen infractores.

La Sentencia ha desestimado, sin embargo, las acciones deducidas frente a dichas otras mercantiles, tanto la de infracción de diseños como las de competencia desleal. Y en desacuerdo con dicha desestimación, formula recurso de apelación Vondom reiterando las razones para la condena de Yonoh y Borealis tanto como autoras de actos de infracción como de competencia desleal.

En relación a la desestimación de las acciones por infracción la recurrente, tras recordar que amplió la demanda frente a estas mercantiles al considerar que en su conducta había, además de deslealtad, infracción, realiza un notable esfuerzo para demostrar que las codemandadas no son las creadoras de los diseños de Gaviota, ajustando en base a ello la imputación de la infracción a partir de la interpretación del listado de conductas descritas en el art. 19 RDC -y art 45 LPJD- en relación al art. 12.1 de la Directiva 98/71 como numerus apertus,afirmando que cualquier forma de explotación del diseño que implique la obtención de una ventaja ilegítima, como pasa con la reproducción digital o gráfica en catálogos, redes sociales o sitios web, constituye acto de explotación no autorizado lo que implica que la difusión por Yonoh y Borealis en las webs, redes sociales y catálogos comerciales sin la autorización del titular constituiría un acto de infracción al tratarse de una reproducción no autorizada de los diseños de Vondom.

Posición del Tribunal.

La demandante amplió la demanda deduciendo acciones de infracción frente a Yonoh y Borealis en la consideración de ambas mercantiles -y transcribimos las palabras del demandante- "han utilizado los diseños de(...)VONDOM S.L., sin su consentimiento para realizar unas supuestas copias de los mismos, que han licenciado (Doc. 13 de la demanda) y/o vendido a la demandada GAVIOTA SINBAC S.L., mediante contraprestación económica".

Parece evidente que, desde el punto de vista de la acción por infracción, las mercantiles son demandadas en tanto autoras -fueran o no originales- de los diseños que produce Gaviota. Introducir ahora un cambio de paradigma para reducir los hechos de la causa petendia sólo la mera explotación por difusión resulta de todo punto inaceptable pues es evidente que las demandadas lo son en su condición de diseñadoras de los productos elaborados por Gaviota, a quién aquellas licencian y/o venden los diseños que se plasman en los productos que se dicen infractores de los diseños Vondom.

Tal afirmación no solo se basa en el reconocimiento por el demandante sino que se corresponde con los planteamientos hechos por las demandadas que se reconocen como autoras de los diseños de que se trata lo que acreditan aportando facturas de royalties que abona Gaviota por la adquisición y disponibilidad de los diseños, siendo lo relevante de tal constatación que se trata de una expresión documental de aquella relación mercantil entre las sociedades que justifica plenamente la creación de diseños por encargo al que se refiere el art 14 RDMC.

En efecto, dicha norma afirma en su párrafo primero que "El derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor",pero añade "o a su causahabiente",lo que ha sido interpretado por la STJUE de fecha 2 de julio de 2009 asunto C-32/2008 en el sentido de que se refiere al adquirente de derecho del autor, afirmando que se trata de un derecho es transmisible por contrato.

Consecuentemente, es perfectamente compatible con la autoría original que en los registros de la EUIPO hechos por Gaviota se identifiquen como diseñadores a Onesimo e Torcuato, uno consejero delegado de Gaviota y otro director de I+D de esta misma compañía, con la realidad de la creación en origen pues los que están en la EUIPO no son sino los causahabientes de los creadores en origen.

Partiendo por tanto de que las demandadas son autoras y que como tales son traídas al proceso, hemos de decir que en relación a esta cuestión el Tribunal de instancia entendió que, conforme resulta del art. 19 RDMC, la actividad de diseño no implica en sí misma uso de diseño incluso aunque se tomara como referencia o se plagiara un diseño si éste no se plasma en un producto que se comercialice en el mercado, razón por la que concluye que no es estimable la acción deducida en la ampliación de la demanda al carecer, en tales términos los demandados, de legitimación pasiva para soportar la acción por infracción de los diseños

A ello opone el recurrente que la tipología de actos de utilización de los productos que lleven incorporados el diseño a que se refiere el art. 19 RDMC es numerus apertusde manera tal que debería ser interpretado en el sentido de que el titular del diseño tiene derecho a prohibir cualquier forma de explotación del diseño que implique la obtención de una ventaja ilegítima, incluyendo por tanto la reproducción digital o gráfica en catálogos, redes sociales o sitios web.

El Tribunal no acepta sin embargo la consideración del listado de conductas que el art. 19 RDMC considera uso como numerus apertusatendido, en primer lugar, que la norma ha de ser interpretada restrictivamente en tanto es limitativa de la conducta concurrencial y, en segundo lugar, a la vista la reforma legal operada en el art 19 RDMC por el Reglamento 2024/2822 de 23 de octubre para adaptar el precepto a la nueva definición de productos, poniendo de relieve que las conductas descritas en dicha norma no son ampliables vía interpretación, en suma, que son numerus clausus.

Precisamente a ello se refiere el considerando 14 del Reglamento 2024/2822 afirmando que "Habida cuenta del creciente despliegue de las tecnologías de impresión 3D en diferentes ámbitos de la industria, también con ayuda de la inteligencia artificial, así como de los consiguientes retos para los titulares de derechos sobre diseños a la hora de impedir de manera efectiva la realización de copias ilegítimas de sus diseños protegidos, conviene disponer que la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el diseño, a efectos de la reproducción de un producto que infrinja el diseño protegido, constituya una utilización del diseño que debe estar sujeta a la autorización del titular del derecho",modificándose en tal sentido el art. 19 con la introducción de una nueva conducta prohibida el art. 19.2.d) RDMC, extendiendo el ius prohibendidel titular frente a conductas que consistan en "crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o software que registre el diseño con el fin de permitir la elaboración de un producto de los contemplados en la letra a).".

Por tanto, es ahora cuando el inciso segundo del art. 19 RDMC, que define el alcance del derecho de exclusiva a partir de la concreción de los actos que el titular del derecho puede prohibir, introduce como conducta contraria al derecho sobre el diseño la de la realización de cualquier actividad intelectual a condición de que se plasme en un soporte que sea útil para la realización del producto. Así, son actos de infracción los actos de creación, descarga, copia o distribución de soportes, físicos o informáticos, en suma, las conductas que implican elaborar instrumentos útiles para la infracción del diseño en tanto permiten la confección, fabricación u obtención del producto en donde se substancia materialmente el diseño protegido.

Pero solo a partir de la reforma las conductas que son creativas y que se plasman en soportes que permiten la fabricación de modelos infractores (condiciones cumulativas para apreciar infracción) podrían ser infractoras, de manera dado que las infracciones demandadas son anteriores a la reforma no podemos invocar la nueva norma sin que, como resulta de la necesidad la reforma comentada, vista la justificación que se da en la exposición de motivos y luego en los considerandos del Reglamento, podamos aceptar la consideración de las conductas descritas hasta ahora en el art. 19 como numerus apertuspara interpretar las conductas que se imputan a las co-demandadas como infractoras.

En suma, no constando que los diseñadores hayan participado en alguna de las conductas previstas en el art. 19 RDMC, entre las que no están ni la creación ni la mera difusión de los productos en que se plasman sus diseños cuando no implica comercialización, que es lo que prohíbe a terceros sin el consentimiento de su titular la citada norma, no puede considerarse aquellas actividades como actos infractores, y sin perjuicio de lo que diremos al tratar la difusión bajo la imputación que el demandante hace como de obstruccionista a los efectos del art. 4 LCD.

Procede por ello desestimar el motivo.

DÉCIMO.- Sobre la competencia desleal imputada a Yonoh Creative Studio S.L. y Borealis Experiencie S.L.

También debemos desestimar el recurso de apelación frente a la desestimación de las acciones por competencia desleal deducidas por la demandante frente a Yonoh y Borealis.

Dice el apelante que la conducta de las mercantiles Yonoh y Borealis constituyen actos de competencia desleal del art. 4 LCD dado que han ofrecido y divulgado diseños cuya autoría corresponde a Vondom además de participar en la creación de las fotografías insertas en el catálogo de Gaviota, obteniendo de este modo una ventaja competitiva ilegítima obstaculizando la actividad concurrencial de la titular.

Que la conducta de los demandados no encaja en los artículos 6 -confusión-, 11 -imitación- ni 12 -aprovechamiento reputación ajena-, dado que la conducta desleal ha consistido en la utilización de los diseños de la demandada y el efecto apreciable en tal conducta es la obstaculización comprendida en el art. 4 LCD, pues la divulgación en las webs, redes sociales, catálogos y medios digitales aprovechando el prestigio y creatividad de Vondom se ha hecho con clara finalidad concurrencial.

Posición del Tribunal.

Sustenta el apelante sus acciones por competencia desleal en que Yonoh y Borealis han ofrecido y divulgado diseños que son de Vondom, presentándolos en el mercado como creaciones propias logrando de este modo obtener ventajas competitivas ilegítimas al tiempo que han obstaculizado la actividad concurrencial del verdadero titular de los diseños.

Dicho con más claridad, la imputación de deslealtad en la conducta de los co-demandados se basa en la apropiación, con aprovechamiento del prestigio correspondiente, de diversos modelos registrados por Vondom habiendo en ello no solo un posicionamiento ilegítimo de posición concurrencial en el mercado, conseguido a través de la divulgación de derechos que son de tercero, sino una conducta de obstaculización que tipifica el apelante en sede del art. 4 LCD -infracción de la buena fe objetiva-.

Desde nuestro punto de vista, estos argumentos no constituyen en este caso un andamiaje bastante para sustentar la infracción de la cláusula general.

En efecto, lo que denomina apropiación o uso de los diseños registrados de Vondom es, en realidad, y solo en dos casos, actos de infracción de diseño que son formas antijurídicas que en absoluto son equiparable, a los efectos del art 4 LCD, a una apropiación del diseño registrado ya que no hay un arrostramiento a un ámbito de dominio que es ajeno sino una lesión del derecho ajeno.

Es por ello que competencialmente, desde esta perspectiva, las conductas estarían más próximas a la imitación y en su caso, al aprovechamiento de la reputación ajena, que a un caso de obstaculización.

Por ello, y no pudiendo ser la cláusula general puerto de atraque de una calificación cuando el modelo de conducta ha alcanzado ya una realidad positiva, al haberla incorporado el legislador a una norma jurídica reguladora del comportamiento activo o omisivo de que se trate, la conclusión que alcanzamos es que si la conducta nuclear atribuida a Yonoh y Borealis podría en su caso tipificarse específicamente en otros tipos legales, con referencia a la imitación y/o con aprovechamiento de la reputación ajena, porque no consta que haya apropiación de derechos sino una actividad productiva intelectual que se afirma hecha a partir de una prestación ajena que sería, pretendidamente, la original, no cabe más que entender que, como dice el TS (SS. 8 de octubre de 2009, 22 de noviembre de 2010, 11 de febrero de 2011, entre otras), rechazar la aplicación del art. 4 LCD porque dicha norma "no comprende conductas que debieron ser confrontadas con alguno de los tipos específicos de la propia Ley de modo que complemente los mismos en un sentido de antijuridicidad degradada por el expediente de calificar desleal la acción u omisión que no lo pudo ser con arreglo a aquellos tipos por falta de alguno de sus requisitos".

Procede por ello desestimar el motivo de apelación y confirmar la desestimación de la acción de competencia desleal ex art. 4 LCD.

DÉCIMO PRIMERO.- Sobre indemnización por gastos.

Recurre finalmente la representación procesal de Vondom la desestimación de su pretensión de indemnización por gastos de investigación.

Dice el apelante que instó en la demanda el pago de los gastos de investigación realizados para obtener pruebas razonables de la infracción, presentando al efecto el doc num. 23 con las facturas abonadas por los citados gastos. Ello no obstante dicha pretensión ha sido desestimada en la Sentencia al considerar que se trata de gastos "no liquidados", afirmación que dice el apelante no se corresponde con la realidad dado que, como resulta del propio documento 23, tanto en la factura relativa al protocolo 878/20 como en la factura del protocolo notarial número 71/21 se hace constar que están pagadas, abono que entiende debe deducirse por lo que hace a las facturas sobre los protocolos números 655/20 y 813/20 dado que de no haber sido satisfechas los documentos notariales no habrían podido ser retirados ni unirlos a la demanda.

Posición del Tribunal.

Las facturas sobre las actuaciones notariales que se contienen en el documento 23 de los aportados por el demandante junto a su demanda se refieren, respectivamente, a los documentos notariales unidos como números 12, 14, 15 y 18 de la demanda.

Por su contenido, básicamente, constatación de contenidos en webs y redes sociales, es indudable que responden a unas concretas actuaciones destinadas a averiguar hechos que sirven para fundamentar la demanda.

Ahora bien, no basta a los efectos de la pretensión indemnizatoria que cumplan sustantivamente con el propósito del demandante y, por tanto, que puedan ser atendidas como daño en el marco de una acción de responsabilidad civil. Es condición ineludible del reintegro a cargo de un tercero que queden conectadas al éxito de la acción declarativa -art 53.1 LPD- que sirva como fundamento de antijuridicidad de la conducta que produce el daño, como es el caso de la infracción, sea de diseño o competencial.

Por ello, si tenemos en cuenta que las facturas sobre los protocolos números 878/20 y 71/21 (doc 12 y 14 de la demanda) se refieren a gastos de investigación relativos a los co-demandados Yonoh y Borealis y frente a tales partes se han desestimado las pretensiones del demandante, es evidente que, se considere o no probado el pago de las facturas, no puedan ser puestas a cargo, mediante su condena indemnizatoria, de tales partes.

Sí hay, sin embargo, una declaración de infracción de diseño respecto del otro co-demandado, Gaviota por lo que es dable fundamentar la acción de daños contra dicha parte.

A la actividad de dicha parte se refieren los documentos 15 y 18, que son los protocolos números 655/20 y 813/20 y a los que se refieren las dos últimas facturas de las contenidas en el documento 23 del demandante.

Sin embargo, tampoco procede respecto de Gaviota estimar el motivo porque, a diferencia de lo que consta en las facturas procedentes de los mismos notarios por lo que hace a las actas levantadas en relación a Yonoh y Borealis, no consta ni sello ni firma de la notaría reconociendo el pago, no habiendo razón alguna para sustituir lo que debió ser objeto de prueba directa, dada la facilidad que tenía el pagador para acreditar el pago al tiempo de la demanda, cumpliendo con las exigencias del art. 265.1.1º LEC, por una deducción que, por otro lado, no necesariamente responde a un criterio lógico ni unívoco.

Procede en consecuencia desestimar el motivo y confirmar, por las razones aquí expuestas, la pretensión indemnizatoria por gastos de investigación.

DÉCIMO SEGUNDO.- Costas procesales del recurso de apelación. Costas procesales de la instancia.

En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte tanto el recurso deducido por la demandante como por la co-demandada Gaviota, no cabe hacer expresa imposición de estas a parte apelante alguna - art 398 LEC-.

Respecto de las costas de la instancia, y atendida la acumulación subjetiva de acciones - art 72 LEC- hecha por el demandante se acuerda, respecto de las deducidas frente a Gaviota, y dado que la estimación del recurso de apelación implica una estimación parcial de la demanda frente a dicha mercantil, que resulta procedente modificar el criterio de imposición en el sentido de declarar que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad - art 394.2 LEC-.

Sin embargo, habiéndose desestimado en su integridad las pretensiones deducidas contra Yonoh Creative Studios S.L. y contra Borealis Experiencie S.L., confirmándose en esta alzada tal pronunciamiento, no procede sino confirmar la expresa imposición de las costas respecto de estos demandados a la parte demandante - art 394.1 LEC-.

DÉCIMO TERCERO.- Sobre el destino del depósito hecho para recurrir.

Habiéndose estimado en parte cada uno de los recursos de apelación, procede acordar la devolución a cada apelante del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

PRIMERO.-La mercantil Vondom S.L. (Vondom), constituida en 2009, se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercio de mobiliario y elementos de decoración, componentes de jardinería e iluminación e investigación para el desarrollo de los productos, procesos y técnicas de fabricación de esos elementos.

Su actividad empresarial está caracterizada no solo por la fabricación de productos de plástico de menaje para hogar y elementos de jardinería sino por el hecho de que se particularizan tanto con diseños exclusivos como por el uso de una técnica de fabricación de los productos, denominada rotomoldeo o modelo rotacional, que permite crear, usando polietileno y polipropileno, nuevas formas con geometría de curvas complejas y pared uniforme y contornos complicados con diferentes espesores y acabados superficiales en distintos colores.

Para la protección de sus creaciones Vondom ha registrado diversos diseños en la EUIPO, y es en base al derecho adquirido por tales titularidades que formula demanda contra la mercantil Gaviota Simbac-Mowee (Gaviota) por la infracción de los diseños registrados que se indican en la demanda y que se corresponden con cuatro tipos de productos, en concreto con una barra de bar, recta y curvilínea, una cama exterior, con y sin vela, una jardinera y unas mesas.

La demandada, constituida en 1967, tiene por objeto social la industrialización de metales. Ello no obstante, en el año 2017 creó una nueva línea de negocio, que identifica como MOWEE y que se dedica a la fabricación de mobiliario, lámparas, maceteros y espacios de exterior, línea de negocio a la que se refiere Vondom en su demanda al entender que Gaviota está comercializando, con ocasión de esa nueva actividad, diversos productos con diseños realizados para las colecciones UNI y LACE que son reproducción o copia de determinados registros de Vondom plasmados sobre los productos antes mencionados.

En concreto, los diseños que afirma la demandante están violentados con productos de la demandada son los siguientes:

1) al diseño DAYBED VELA -cama con vela- de la colección ULM (doc 5), protegida con los modelos comunitarios núms. 003296706-0001, 003296706-0002, 003296706-0003, 003296706-0004, 003296706-0005, 003296706-0006, 003296706-0007, 003296706-0008, 003296706-0009, 003296706-0010, 005290038-0011 y 005290038-0012, que afirma Vondom se infringen por el modelo Daybed LACE (-doc. 10 -catálogo Gaviota pag 19, colección);

2) al diseño JARDINERA de la colección PAL -doc 6-, protegida como modelo comunitario núm. 002124214-0006, que estaría infringido por el modelo colección LACE (doc 10, pag 17-);

3) a las MESAS MARI-SOL (doc 7), protegidas por los modelos comunitarios núms. 002440222-0007 y 002696658-0001, que afirma están infringidos con Colección UNI, (doc 11, pag 16 y 17);

4) a la BARRA DE BAR RECTA de la colección "FIESTA" (doc 8), registrada como modelo comunitario núm. 003829563-0001, que sostiene que se infringe por los productos que aparecen en el doc 10, pag 20, de la colección LACE Gaviota;

5) y a la BARRA DE BAR CURVA colección FIESTA (doc 9), registrada como modelos comunitarios nums. 001957804-0009 y 001957804-0023, que entiende son infringidos con barra LACE (doc 10, pag 20 y 21) que aparece en dicho catálogo.

En la demanda, ejercita Vondom contra Gaviota además de otras acciones vinculadas a la infracción, la de daños y perjuicios, solicitando respecto de los daños que se le abonen los gastos de investigación realizados y, en cuanto a los perjuicios, que se cuantifiquen en ejecución de sentencia con arreglo al criterio de cuantificación de la licencia hipotética, solicitando que a la cifra de facturación se aplique un 15% hasta el volumen de 200.000 euros y un 10% desde dicho importe, con incremento de un 10% dada la importancia de los diseños, solicitando subsidiariamente el beneficio del infractor y, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio, así como la condena al pago de las costas procesales.

La demandante, en consideración a que Yonoh Creative Studio S.L. y Borealis Experiencia S.L. "han utilizado los diseños de(...)VONDOM S.L., sin su consentimiento para realizar unas supuestas copias de los mismos, que han licenciado (Doc. 13 de la demanda) y/o vendido a la demandada GAVIOTA SINBAC S.L., mediante contraprestación económica"(escrito de ampliación de demanda), demanda a ambas mercantiles tanto por competencia desleal - art 4 LCD- como por infracción de diseños, solicitando su condena, además de a idénticos pronunciamientos que los instados frente a Gaviota, al pago del beneficio obtenido por las mercantiles demandadas en su relación comercial con Gaviota.

Formulada oposición a todas estas pretensiones por los demandados se ha dictado sentencia que ha estimado en parte la demanda.

En concreto, la Sentencia declara que Gaviota ha infringido con los productos referenciados por la demandante, porque no producen una impresión general distinta a los diseños de la demandante, los derechos registrales siguientes:

El modelo jardinera (colección PAL) registrado con el número 002124214-0006

Las mesas (colección MARI-SOL) registradas con el número 002440222-0007

Y el número 002696658-0001

Las barras de bar (colección FIESTA) con registros números 003829563-0001

número 001957804-0009

Y la número 001957804-0023

Consecuente con dicha declaración, condena a dicha mercantil al cese en la fabricación y comercialización en cualquiera de sus formas, a la retirada de medios digitales, a la destrucción de moldes, la inutilización y destrucción de existencias, del material publicitario y, finalmente, la condena a indemnizar en el importe que resulte en ejecución de sentencia, por licencia hipotética y subsidiariamente, del 1%, desestimando, sin embargo, la indemnización impetrada por gastos de investigación.

La Sentencia desestima no obstante las acciones deducidas frente a Yonoh y Borealis al considerar que falta de legitimación pasiva y tipicidad respecto del creador que no es fabricante ni comercializador en relación con los art. 19 RDMC y art. 4 LCD, razones por lo que las absuelve de los pedimentos de la demandante e impone las costas procesales a la demandante.

Críticos con esta resolución, formulan recurso de apelación tanto la parte demandante como la demandada en lo que hace a los pronunciamientos que consideran contrarios a sus intereses.

Pues bien, y antes de proceder al examen de los recursos formulados contra la Sentencia de instancia es conveniente precisar que el Tribunal procederá al examen y decisión de los recursos de apelación formulados por los litigantes anteponiendo la sistemática al orden natural de los motivos de cada recurso de apelación.

La intención no es otra que la de dotar a la respuesta del Tribunal de cohesión entre los distintos pronunciamientos en función de los recursos deducidos, pero también, la de darle la máxima coherencia en el marco de la relación existente entre los diversos argumentos dados por los litigantes.

A tal efecto, nos pronunciaremos en primer término sobre cuestiones generales que incidirán en la respuesta individualizada a los distintos juicios comparativos que corresponda hacer para, seguidamente, modelo por modelo, y en los términos que resultan del planteamiento que ha hecho cada parte, llevar a cabo el juicio relativo a la impresión general como factor desencadenante de la respuesta ante la pretensión declarativa de la infracción, relegando a un momento posterior lo relativo a las acciones deducidas contra las empresas de diseño para terminar con el examen de la única cuestión formulada en los recurso en materia indemnizatoria.

SEGUNDO.- Cuestiones generales. Valor ilustrativo de productos terminados con los diseños, sobre las tendencias de moda y análisis de la característica lumínica de los productos como elemento diferencial.

El recurso de apelación del demandante está limitado, como no puede ser de otro modo, a los pronunciamientos desestimatorios de sus acciones por infracción de los modelos Daybed de la colección Vela pero, también impugna el rechazo de la indemnización por gastos de investigación y, finalmente, la desestimación de las acciones deducidas tanto frente a Yonoh como en contra de Borealis por actos de competencia desleal y por infracción de los diseños.

Por su parte, Gaviota impugna los pronunciamientos declarativos de la infracción y de condena respecto de los modelos que se refieren a los productos que son maceteros, mesas y barras de bar.

No obstante, ambas partes introducen con carácter previo a la impugnación de los pronunciamientos que le son desfavorables, una serie de cuestiones que entendemos que son de interés general en la resolución del litigio.

Nos referimos, excluidas las alegaciones sobre inmunidad registral y la técnica de fabricación que son aspectos absolutamente irrelevantes en los planteamientos que resultan de litigio, a argumentos relativos al valor en el análisis del juicio de singularidad de los productos Vondom acabados y comercializados donde se plasman los diseños en relación a la infracción, a las cuestiones relativas a definir los elementos que han de conformar el juicio comparativo, a la relevancia de las tendencia de moda sobre la libertad del autor, y, finalmente, sobre la incidencia en el juicio de singularidad de los elementos lumínicos que se describen en los productos de Gaviota jardinera y barras de bar.

Siguiendo ese orden, nos pronunciaremos en primer lugar sobre la relevancia en el proceso comparativo de los productos efectivamente comercializados y, en un sentido más amplio, sobre cuáles han de ser los elementos sobre los que recaiga el análisis de la impresión general de desemejanza o de la inexistencia de un efecto dèjá vudesde el punto de vista del usuario informado.

Reitera en su oposición Gaviota que ni los productos finalizados de Vondom ni su presentación comercial deben tenerse en cuenta en la comparativa, añadiendo que las imágenes de los productos Vondom en las comparativas aportadas no son las de los catálogos sino otras que habrían sido deliberadamente modificadas con el fin de producir una idea falseada, exigiendo por ello que la comparativa se efectúe solo entre los diseños registrados y los productos comercializados por Gaviota.

Pues bien, no yerra Gaviota cuando afirma que los elementos controvertidos son solo los productos que efectivamente comercializa y no los registros posteriores y por tanto, que el juicio comparativo para dilucidar sobre las acciones por infracción de diseños ha de tener lugar entre los registros invocados y los productos que se afirman infractores de aquellos.

Ahora bien, ello no implica que además de los registros invocados, en el juicio de singularidad se puedan tomar en consideración los productos efectivamente comercializados con los diseños registrados.

Baste recordar, para justificar esa afirmación, que la jurisprudencia insiste en que la comparación de las impresiones generales producidas por los diseños debe estar referenciada a los diseños tal cual están registrados en la oficina registro correspondiente. Pero también ha dicho -véase en tal sentido la STGUE de 7 de noviembre de 2013, asunto T-666/11 y de 29 de octubre de 2015, asunto T-334/14- que "no es erróneo tomar en consideración, a título de ilustración, al realizar tal comparación, los productos efectivamente comercializados y que se corresponden a esos dibujos o modelos tal como han sido registrados".

En consecuencia, y a pesar de que se afirma que hay en las fotografías que se muestran por el demandante hay alteraciones respecto de los productos verdaderamente comercializados, el aporte que interesa al Tribunal no es el del contexto con el que se presentan sino si tales fotografías muestran efectivamente los productos comercializados y lo cierto es que, además y en todo caso, el Tribunal tiene acceso, porque han sido aportados al proceso, a los catálogos Vondom -doc 20 a 22 de los del demandante- y al material gráfico que se contiene en los diversos informes periciales aportados por las partes donde se identifican las fuentes, de manera tal que formando parte del material probatorio, el Tribunal dispone de suficientes medios de prueba para tomar en consideración aquellos elementos gráficos que considere a "título de ilustración, al realizar tal comparación"como indica la jurisprudencia transcrita.

El siguiente planteamiento sobre el que hemos de pronunciarnos es el relativo a la relevancia de las tendencias en la libertad del autor y por extensión, a incidencia en la apreciación de la impresión general del usuario informado.

En el argumento formulado por Gaviota, la relevancia de las tendencias de moda en diseño del mobiliario de que se trata permitiría reducir los elementos sobre los que extender el examen de la impresión general en la consideración de que algunas líneas y características esenciales de los modelos Vondom estarían marcados por las tendencias de mercado, en particular, por las que resultan del documento nº 3 de su contestación.

A ello opone la representación procesal de Vondom que confunde la demandada la tipología del diseño con relación al producto que refleja con la tendencia de moda, afirmando que, en el caso, los diseños responden a un tipo de producto del sector sin que responda ninguno de ellos a líneas de moda o tendencias temporales derivados de una determinada moda.

Pues bien, aunque no podemos negar que la tipología hace referencia a la clasificación de productos y que la moda se refiere a la forma en que se adornan y significan en un momento dado que, como dice el TJUE -Sentencia de 18 de diciembre de 2025, asunto C-323/24-, "la propia esencia de la moda consiste en que no perdura y en que evoluciona precisamente, en función de innovaciones tanto visuales como tecnológicas"(apart. 43), es lo cierto que atendiendo a los registros resulta evidente que las formas dadas a los distintos productos en absoluto responden a una tipología de producto sino a una innovación visual, a una identidad individual con la cual pretende la empresa posicionarse en el mercado no de las camas, de las mesas, de las barras de bar...sino, dentro de esa tipología, como un referente que o responde a tendencias o las crea.

De hecho, al tipo se refiere el demandante en sus registros cuando se refiere, por ejemplo, a "muebles para tumbarse"(registros 003296706-0006 y 005290038-0012), o a "maceteros, macetas, jardineras"en el registro 002124214-0006, sin describir en tales menciones sobre el producto la apariencia del registro que es la que particulariza e individualiza luego en el mercado el producto pues, en absoluto, son muebles para tumbarse al uso, por seguir con el ejemplo de las camas.

Ahora bien, y aunque los diseños Vondom pudieran responder a ciertas tendencias del sector mobiliario de exterior hemos de recordar que la jurisprudencia se pronunciado de manera insistente sobre el alcance de las tendencias de moda en relación con el grado de libertad del autor, afirmando que no son relevantes la existencia de determinadas tendencias entendidas como formas habituales comúnmente aceptadas.

Al efecto, ya en las Sentencias del TGUE de 12 de marzo de 2014, asunto T-315/12 y en la ya citada T-334/14 se afirmaba que la "tendencia es pertinente, a lo sumo, para la percepción estética del dibujo o modelo de que se trate y que, por tanto, puede tener influencia, en su caso, en el éxito comercial del producto al que se incorpora ese dibujo o modelo",lo que ha venido a confirmar la reciente STJUE de 18 de diciembre de 2025, asunto C-323/24, explicando que

"el hecho de que algunos elementos sean omnipresentes en el mercado de que se trate, en el sentido de que resulten de tendencias adoptadas masivamente o de que numerosos proveedores propongan elementos idénticos, puede influir en la percepción estética de un dibujo o modelo, incluso influir en el éxito comercial del producto al que se incorpora dicho elemento".

A lo que añade:

No obstante, tal consideración carece de relevancia en el marco del examen del carácter singular de un dibujo o modelo, que consiste en determinar si la impresión general producida por este se distingue de la producida por los dibujos o modelos que se han hecho públicos anteriormente, con independencia de toda consideración de carácter estético o comercial.

De ello se deduce que las características de un dibujo o modelo que resultan de las tendencias de la moda no pueden, por sí solas, revestir una importancia menor en la impresión general que ese dibujo o modelo produce en el usuario informado.".

En consecuencia, los juicios sobre impresión general no estarán más condicionados que lo que requiere la jurisprudencia, fijando el Tribunal la importancia que en cada caso tenga la tendencia de moda del sector con las líneas o apariencia del diseño para definir su alcance desde la perspectiva del usuario informado.

Queremos finalmente pronunciarnos sobre un aspecto que Gaviota considera relevante en el examen crítico que hace de los juicios comparativos hechos en la instancia entre impresiones generales de los elementos en litigio. Nos referimos la iluminación en los productos Jardinera y Barras de bar Gaviota.

Dice esta parte que yerra la Sentencia de instancia al no tomar en consideración el análisis que hace la pericial del Sr. Romualdo (doc 6 contestación) donde se recoge como característica diferencial fundamental la de la iluminación de los productos Gaviota de la línea LACE, en particular, de la jardinera, que afirma consta de un agujero en la cual se introduce el sistema lumínico que no existe en el caso del diseño Vondom, por más que se describa como parte del producto en la colección PAL, y en el caso de las barras de bar con referencia a la barra de bar recta y curva, que dice el perito consta de un sistema de luz led con baterías.

Opone Vondom a tal planteamiento que la iluminación no es parte integrante del diseño al responder a una solución técnica y no a una opción estética, afirmando que no es una creación de forma ni deriva de las características especiales de líneas, configuración, color, forma, textura o material del producto o de su ornamentación.

Queda por tanto planteado si la iluminación constituye o no un elemento que configure el diseño.

Al efecto, debemos recordar que en el art. 4.1 del Reglamento 2245/2002, de ejecución del Reglamento 6/2002 se dispone que la representación de los diseños "consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica en blanco y negro o en color".

Consecuentemente, la iluminación puede ser objeto de representación, lo que se explica porque la luz sí aporta configuración o aspecto y color.

En efecto, no solo la luz visible por el hecho de serlo es relevante, sino que además el color tiene su origen en la luz visible, sea natural o artificial, lo que significa que la luz es color, en cualquiera de sus escalas y, por tanto, forma parte de los elementos que generan una determinada apariencia.

Ello explica que en muchas ocasiones los diseños se registren describiendo en sus perspectivas el carácter transparente o, en su caso, translucido del material del producto en relación con un color que puede venir dado por una fuente lumínica, haciendo en suma que el material y el color, el primero por una característica translúcida y el segundo, derivado de una fuente lumínica, sea parte de diseño en los términos del art. 3.a) RDMC.

Por ello en nuestra Sentencia de 431/203, de 6 de septiembre, en el que también era demandante Vondom, hemos tomado en consideración el elemento lumínico atendidas las especiales particularidades del mobiliario que se decía por Vondom infractor de sus diseños.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, es evidente que ni lo uno (propiedades transparentes o translúcidas) ni lo otro (luz y color dado por aquella) forma parte de los diseños registrados de la actora siendo irrelevante, desde la posición que su titular ocupa en las acciones deducidas, que los productos comercializados con aquellos diseños pudieran incorporarlas.

La cuestión adquiere otra dimensión cuando se proyecta sobre los productos Gaviota, que sí la incorporan y respecto de la que es preciso determinar si constituye o no un elemento a valorar en el examen de la impresión general que de los mismos pueda formarse un usuario informado al punto de ser factor diferencial respecto de los diseños contrapuestos conforme propone la demandada.

Pues bien, desde nuestro punto de vista, la iluminación a que se refiere la demandada no es, en este caso, un elemento relevante desde la perspectiva de la singularidad de los productos Gaviota -jardinera y barras de bar- ya que no es evidente que los productos Gaviota se presenten ante el usuario con el elemento lumínico como parte esencial del diseño sino, a lo más, como un complemento que puede formar parte del mobiliario en condiciones que permitan su resalte.

De hecho, en la descripción del perito Sr. Romualdo se pone el acento en las modificaciones físicas que tienen los productos para poder introducirles el elemento lumínico y no, sin embargo, en el aporte de tal efecto a la apariencia del mueble. Y desde luego, visto tal informe pericial, no podemos concluir que aquellas modificaciones de los productos contribuyan a la impresión general del mueble en cuestión pues en caso alguno las descripciones técnicas que hace el perito son evidentes a la vista de los diseños de tales productos a los que no consta aporten apariencia, ni con la física que permite la instalación y su ubicación ni con el efecto lumínico del que pudiera derivarse, configuración, líneas o color como parte de la apariencia misma del producto.

Es por ello que debemos rechazar que dicho aspecto deba ser valorado en caso alguno en este procedimiento.

Analizaremos a partir de lo expuesto las posiciones que cada parte plantea en su recurso de apelación con relación a la decisión judicial declarativa de la infracción de los diseños invocados por el demandante.

TERCERO.- Sobre los diseños que representan camas de exterior redondas, con y sin vela o toldo.

Se refiere en su recurso Vondom, instando la revisión de la decisión de instancia que no comparte, a la infracción denunciada de los diseños de sus productos Daybed, con y sin capota, que son plasmación de los diseños registrados (que concreta en el escrito de apelación en dos únicas referencias) con los números 003296706-0006 (una de 7 representaciones) y el 005290038-0012 (una de 7 representaciones).

Dicho examen lo inicia el apelante refiriéndose al grado de libertad del autor afirmando que es, por lo que hace a la creación de los modelos, amplísimo al tratarse de mobiliario exterior que no tiene limitación funcional que condicione la creación o configuración de formas como confirmó en juicio el autor de los diseños, D. Cesareo y los testigos Sres. Manuela (representante de la actora) y Jesús María (director comercial del Vondom) y la perito Sra. Evangelina.

Examina seguidamente lo relativo a las tendencias del mercado, afirmando que yerra Gaviota cuando justifica el diseño de su Daybed redondo con capota y sin capota en las tendencias del mercado confundiendo tendencia con tipología, siendo así que el Daybed es un mueble tipo y las anterioridades que han sido traídas al proceso (doc 3 de Gaviota) no anticipan el diseño Vondom porque se trata de estilos distintos no homogéneos con los modelos registrados y fabricados por Vondom, razón por la que el Sr. Manuela afirmó al declarar en juicio que los productos indicados como antecedentes o tendencia eran productos diferenciables que no colisionaban con los derechos de Vondom.

Que por tanto, debería aplicarse la regla general para llevar el examen comparativo, que no es sino el de la impresión general descartando las diferencias menores entre los modelos contrapuestos cuando ni la existencia de prescripciones legales ni las tendencias de la moda llevan seguir una determinada forma, siendo así que en la contestación a la demanda y en los informes periciales presentados, en particular el del Sr. Romualdo, el análisis se centra en solo nimias diferencias obviando el criterio del TJUE sobre el recuerdo imperfecto por el usuario información y la impresión general.

En concreto critica el recurrente que el informe del Sr. Romualdo se refiera a diferencias centradas en la planimetría para la fabricación, pero no en el examen de los modelos contrastados desde el plano de la impresión general, habiendo utilizado además registros distintos a los invocados por Vondom, en particular, y para el Daybed con capota, el 3296706-0003 en vez del 003296706-0006 y, para el Daybed sin capota, el 52900038-0011 en vez del 52900038-0012.

En cuanto al informe pericial de la Sra. Tamara, considera el recurrene que al igual que en caso del informe del Sr. Romualdo, se vale del registro 3296706 en sus variantes 0007 a 0012 y del registro 003296706 en sus variantes 0001 a 0005 y de anterioridades de otras empresas que son distintas y con las que no hay conflicto.

Por ello, desde el punto de vista del apelante, en la comparación de los modelos debería tenerse en cuenta que tienen la misma forma, tamaño y proporciones, siendo la impresión general la misma, que son los aspectos acentuados por Sr. Cesareo, creador de los modelos y para quien las diferencias entre modelos no son relevantes.

Apunta al respecto el apelante que, primero, la altura de la cama es la misma -30 cm- (informe Romualdo y Evangelina), al igual que la forma de la base que tiene la forma de chaflán en ambos modelos sin que el hecho de que en el caso del modelo Gaviota sea fijo y reclinable en el caso de Vondom sea relevante dado que no se deduce de los modelos registrados. Lo relevante, apunta el apelante, es que se trata de una base con respaldo, cuya longitud y situación es idéntica al igual que el punto de inflexión, la altura del respaldo y el ángulo que genera.

En cuanto a la capota, por lo que hace a los modelos que la incorporan, señala que las proporciones de las capotas son las mismas, estando en el mismo lugar el punto de unión o anclaje de la capota a la base, presentando ambas capotas cuatro pliegues.

Por tales razones considera el recurrente que debe revocarse el pronunciamiento de desestimación de la infracción al apreciarse que la impresión general que produce el modelo Gaviota no es disimilar de la que producen los diseños invocados a los efectos del art. 10 RDMC.

Posición del Tribunal.

No se comprende bien el silencio del recurrente sobre las razones que han determinado la desestimación de la acción de infracción de los diseños vinculados a los productos cama de Gaviota que son previas al examen comparativo de los modelos en conflicto.

En efecto, Vondom, sin criticar las razones de la desestimación de la infracción, defiende sus pretensiones sobre la base de un juicio comparativo que, partiendo de la impresión general, entiende favorable a sus pretensiones. Sin embargo, la Sentencia rechaza la acción de infracción de los registros en cuestión no porque entienda que la impresión general que producen los productos Gaviota produzcan una impresión general distinta a los diseños Vondom sino porque considera que la aproximación pericial de la actora en el análisis de los elementos que resultan del juicio comparativo es incorrecta en tanto se lleva a cabo partiendo de una composición amalgamada de los diferentes diseños registrados por la actora para, desde una conjunción de características, establecer el juicio de infracción, infringiendo el art. 6 RDMC sin que tal forma comparativa deba ser suplida por el Tribunal al ser un defecto insubsanable.

En cualquier caso, y aunque no haya referencias en el recurso de apelación a tales motivos, hemos de tener en cuenta que al impugnar expresamente la desestimación de la infracción de los diseños del producto Daybed, es dable para el Tribunal pronunciarse sobre las razones de desestimación en la instancia y, consecuentemente, llevar a cabo el análisis de los aspectos que abogan a favor de la estimación de las acciones propuestas por Vondom.

Pues bien, por lo que hace a los motivos sustentados en la resolución de instancia hemos de decir que este Tribunal no comparte con la Sentencia sus argumentos, no porque no tenga razón cuando afirma que la comparación debe hacerse individualmente entre el producto posterior y cada uno de los diseños anteriores con el fin de que la novedad y el carácter singular se valore a la vista de las concretas características de cada uno de los diseños previos en contraposición de lo que se ha venido en llamar "comparación mosaico"(Mosaikvergleich) o comparación simultánea con varios diseños previos a la vez, sino porque es erróneo que al criticar con fundamento en el criterio expuesto el tratamiento de la infracción en la prueba pericial de la actora excluya toda posibilidad de valorar otras pruebas, incluidas otras pruebas periciales, para llevar un análisis de la infracción. Y es que la negativa valoración de una prueba, en este caso pericial, en absoluto libera al Tribunal de efectuar, sobre la base del restante material probatorio, el examen de los presupuestos de la infracción que constituye la acción deducida y en base a la cual se formulan concretas pretensiones ya que, de lo contrario, podría entenderse que la infracción trae fundamento solo en material pericial cuando en absoluto existe una correspondencia unívoca entre un tipo de prueba concreto y la apreciación de la infracción.

Consecuentemente no hay defecto insubsanable sino valoración negativa de un medio de prueba y aunque procediera llevar a cabo una valoración en conjunto de la prueba, podría rechazar una parte de ese material (en este caso, las periciales si están viciadas por comparación mosaico) pero no por ello, salvo justificación, descalificar el resto del material probatorio que a la postre, es lo que ha ocurrido.

Y si, como hemos dicho, el juicio comparativo debe efectuarse esencialmente entre los registros y los productos que se afirman infractores de aquellos atendidos los criterios que la jurisprudencia fija, es decir, llevando a cabo un examen que le permita obtener un resultado de la comparación, directa cuando sea posible, de las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo o modelo controvertido, la conclusión que alcanzamos es que estando entre el material del proceso los elementos a comparar, es indudable que se pudo efectuar el juicio comparativo a los efectos de afirmar si en el caso los modelos Gaviota de cama redonda de exterior producían o no respecto de los registros invocados en la demanda, una impresión general distinta al usuario informado.

Al haber omitido indebidamente dicha valoración procede ahora, en base a las alegaciones que formula el recurrente, llevarla a cabo examinando si se dan o no los presupuestos que sustenten la acción por infracción de los diseños invocados en este caso.

Nos propone el apelante que examinemos si los productos Gaviota, en particular los modelos LACE que aparecen en el doc 10 -catálogo Gaviota pag 19, colección, y doc 26 demanda -instragram-Mowee-, infringen los modelos a los que el recurrente se refiere en su escrito de apelación y que limita en relación con su demanda a solo los registros 003296706-0006 y 005290038-0012.

En concreto, los modelos a comparar son los siguientes (en blanco y negro los registros Vondom, los fotográficos, modelos Gaviota extraídos del Catálogo Gaviota, doc 10 contestación demanda, del doc 26 demanda -Instagram Mowee-official- y del informe pericial Sr. Romualdo, doc 6 contestación demanda)

Para el análisis de la infracción que Vondom afirma que resulta preciso determinar el sector de los productos a los que está destinado a incorporarse o aplicarse el diseño, el usuario informado de dichos productos en función de su finalidad y, por referencia al usuario informado, el grado de conocimientos técnicos anteriores y el nivel de atención a las similitudes y a las diferencias en la comparación de los dibujos o modelos, en tercer lugar, el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo, cuya influencia sobre el carácter particular es inversamente proporcional, y, en cuarto lugar, tomando en consideración dicho grado de libertad, el resultado de la comparación, directa cuando sea posible, de las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo o modelo controvertido y cualquier otro dibujo o modelo anterior que sea público, considerados individualmente.

Sobre las tres primeras cuestiones no hay planteamiento favorable ni desfavorable en los escritos de apelación y oposición al mismo.

No hay duda que estamos ante un diseño destinado a configurar un producto que no es sino un lecho, cama o tumbona de exteriores respecto del que el usuario informado no es otra que toda persona que dispone de vivienda con exteriores o un local abierto al público en el que utiliza este tipo de mobiliario de exterior y que conoce por ello los productos de que se trata porque tiene interés en el sector de las formas actuales que se pueden aplicar a tal mobiliario, confiriéndoles un determinado aura de modernidad, novedad y actualidad. Por otro lado, el autor del diseño no está especialmente limitado para formular una arquitectura específica tanto en lo que es la forma, tamaño y proporciones que confieran al diseño que se plasma el producto un aspecto general u otro.

En cuanto a los elementos relevantes a tomar en consideración en los productos controvertidos debemos partir de que, como afirma el recurrente, con arreglo al artículo 6 RDMC, la comparación de la impresión general producida por diseños en conflicto debe efectuarse teniendo en cuenta el conjunto de la apariencia de cada uno de esos dibujos o modelos ( STJUE de 28 de octubre de 2021, Ferrari, C-123/20) y por tanto, en la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos en conflicto debe tener como base las características del dibujo o modelo invocado en relación al producto controvertido y ha de tener por objeto únicamente las características protegidas de ese dibujo o modelo, sin tener en cuenta aquellas características, en particular las técnicas, excluidas de la protección aunque sí formaran parte de la comercialización del diseño ya plasmado en un producto.

Por tanto, para comparar los diseños en conflicto es preciso determinar cuáles son los elementos efectivamente protegidos por los diseños de Vondom y que, por tanto, son pertinentes a este respecto ( sentencia de 21 de junio de 2018, Motivo en relieve de una playa de guijarros, T-228/16, no publicada, EU:T:2018:369, apartado 37).

En el caso de autos, procede señalar que el diseño 003296706-0006 fue registrado con la indicación "Muebles para tumbarse, camas multiuso, Armazón de cama, Muebles para exteriores, Chaise longues (hamacas, tumbonas)"y que presenta distintas perspectivas de un modelo completo de mueble destinado a tumbarse una persona, prácticamente igual que en el caso del diseño 005290038-0012, registrado con la indicación de "Muebles para tumbarse, Mobiliario, Chaises longues, Camas".

En consecuencia, a efectos de la comparación del diseño Vondom con los productos Gaviota, todos los elementos efectivamente protegidos por el dibujo o modelo invocado, que representan una tumbona con y sin capota, han de ser tenidos en cuenta.

El ius prohibendique puede deducir el titular de un diseño se basa en que el producto controvertido no produzca una impresión general, desde el punto de vista del usuario informado, de diferencia o de inexistencia de efecto de déjà vucon respecto al diseño cuya titularidad anterior se invoca, sin tener en cuenta las diferencias que, pese a no ser detalles insignificantes, no destaquen lo suficiente como para afectar a esa impresión general, pero tomando en consideración las diferencias lo bastante marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares.

Y como bien expone el recurrente, de la jurisprudencia resulta que la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos debe ser sintética y no puede limitarse a la comparación analítica de una enumeración de similitudes y de diferencias.

Pues bien, en el caso consideramos que los productos Gaviota comparten características visuales casi idénticas al diseño Vondom registrado con el número 003296706-0006, daybed con capota, en particular, la forma redondeada del conjunto, la conformación de la base sobre tres elementos, una estructura de contacto con la superficie o suelo, una base para colchón y un colchón, a lo que se añade la integración como parte de la parte superior acolchonada una zona elevada -y que podría ser, en el caso del diseño, abatible- que perfila sobre una línea recta que fractura la superficie superior del diseño, identificándose claramente como parte de los elementos que comparte la capota que cubre parte de la superficie, configurada de manera que resulta plegable gracias a su configuración sobre la base de tres nervios que recorren de un extremo al otro, perpendicularmente la superficie redonda de la base, sobre la que ancla.

Frente a estas similitudes, las diferencias que hay son de menor entidad, dado que afectan solo a aspectos secundarios del conjunto.

La unión más curvada hacia dentro de la base sobre la que se asienta el colchón y que se apoya sobre otra superficie que contacta con el suelo, no es relevante en el conjunto, no pudiendo tampoco valorarse, porque no se perciben ni en el diseño Vondom pero tampoco en los diseños Gaviota, la existencia de pequeñas patas que dice el demandado, sí poseen sus productos Lace Daybed. Tampoco nos parece valorable la existencia de cabecero en el caso del producto Lace cuando, como hemos dicho, no es sostenible afirmar que no lo tenga el diseño vistas las perspectivas 1 y 3 del registro. Por otro lado, tampoco es dable contrastar como aspecto relevante el punto de unión o contacto entre la superficie de la capota y la superficie base del producto pues, aunque ciertamente son diferentes, la propensión de los diseños Lace Daybed es la que lograr un diseño que consiga el todo en uno, restando relevancia a la diferencia con el caso de los modelos Vondom.

Ninguna referencia sin embargo hemos de hacer a aspectos técnicos como la luminaria que en su caso pudiera tener el modelo Lace frente al diseño Vondom, remitiéndonos sobre esta cuestión a lo expuesto en el FD segundo, al igual que sobre la membrana circulación que une los sectores circulares facilitando el plegado y desplegado en tanto ambos aspectos son puramente técnicos y nada aportan desde el punto de vista del diseño.

No creemos por tanto que haya diferencias significativas visto en conjunto y de hecho, así se aprecia en la comparativa que, mediante una interesante superposición de imágenes hace el perito de la demandada, Sr. Romualdo -doc 6 contestación demanda- al efectuar la comparativa entre diseño y producto, comparativa cuyo resultado es éste

y que pone de relieve que si hay disimilitudes entre ambos modelos, que las hay, no afectan a la impresión general dado que las diferencias de ángulos existentes no serán perceptibles en una visión de conjunto por el usuario informado al no ser determinantes de un cambio en la forma general del diseño, a lo que contribuye sin duda alguna, la extensión y vuelo de la capota que confiere una apariencia general muy similar.

Es por ello que entendemos que la vista del producto Lace de Gaviota produce respecto de los diseños Vondom y, por tanto, respecto de sus productos en tanto reproducción de sus diseños, un efecto dejá vudesde el punto de vista del usuario informado o, lo que es lo mismo, no percibirá una impresión general distinta.

En consecuencia, si el ámbito de protección de titular del diseño, dice el art. 10 RDMC, se extiende respecto de cualesquiera otros diseños que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta, en el caso la conclusión es que los productos Lace Daybed con capota, infringen el diseño 003296706-0006.

CUARTO.-En cuanto al diseño Daybed sin capota, las diferencias que observa el Tribunal, sí son manifiestas y de suficiente entidad como para considerar que se producirá en el usuario informado una impresión general distinta al contemplar los productos Gaviota respecto de los que plasmen los diseños registrados con el número 005290038-0012.

En efecto, como se observa con claridad en la imagen creada por el perito en su informe aportado como documento nº 6 por Gaviota, en la que superpone el modelo objeto de registro por Vondom y el producto controvertido y que tiene la virtud de mostrar de manera evidente las secciones diferenciadas de la superficie del producto Gaviota,

, es dable apreciar la separación evidente de una parte la superficie de apoyo del colchón del colchón mismo, haciendo la primera de cabecero fijo para ese elemento. Así se observa, además en esta ilustración del producto Mowee , perspectiva del producto que también permite constatar que el cabecero recoge al colchón sobre una base curva integrada en el conjunto.

Desde nuestro punto de vistas tales formas generan un conjunto estético absolutamente diverso a la propuesta que contiene el registro Vondom, que lo es de una superficie plana que se abate para formar una sección elevada como resulta de las perspectivas del diseño donde se observa el sistema de abatimiento (perspectiva 2 ) que, a la postre expone, una forma de respaldo con un diseño diverso al propuesto por Gaviota en un modelo que además es, simultáneamente, llano.

En suma, si el carácter singular de un dibujo o modelo resulta de una impresión general desde el punto de vista del usuario informado relativo a la existencia o no de un efecto de sensación de familiaridad al ver los productos enfrentados en relación a los diseños anteriores sin tener en cuenta las diferencias que no destaquen lo suficiente como para afectar a esa impresión general pero sí las diferencias lo bastante marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares, en el caso que nos ocupa la conclusión que alcanzamos es que las diferencias descritas, vista la comparación desde un punto de vista sintético y comparado el modelo tal como han sido registrado con el producto comercializado por el demandado, permiten afirmar que el producto comercializado por la demandada no produce una impresión general idéntica o suficientemente similar como para estar comprendida en el ámbito de protección del respecto del diseño número 005290038-0012 -art 10-1 RDMC- de Vondom que ampare el ius prohibendideducido por dicha mercantil en base al artículo 19 de la misma norma.

QUINTO.- Sobre los diseños que representan jardineras.

Más allá de los planteamientos iniciales con los que abre su escrito de apelación Gaviota, y a los cuales nos hemos referido en el fundamento segundo de esta Sentencia, despliega en su recurso todo un corolario de argumentos para rebatir, partiendo de la figura del usuario informado y la libertad creativa de su autor así como de la correcta identificación de los modelos a comparar (registros invocados y productos que se afirman infractores), la impresión general que obtiene el Juez de instancia para llegar a las conclusiones declarativas de infracción que se contienen en la Sentencia.

Pues bien, se refiere en primer lugar a la infracción del diseño plasmado en la Jardinera Vondom de su colección Pal, diseño número 002124214-0006, que afirma la Sentencia, se infringe por la jardinera de la colección LACE que aquí podemos ver .

Tras analizar el contenido de la Sentencia, tanto en lo relativo al pronunciamiento sobre la identificación del producto (jardinera) como en lo que hace a la concreción del usuario informado (persona aficionada a la jardinería), al grado de libertad del autor (amplia, no limitada por la técnica del rotomoldeo) y a la impresión general que produce el modelo cuestionado en el usuario informado (que concluye, no produce una impresión general distinta respecto del diseño prioritario), afirma el recurrente que el análisis del Tribunal es erróneo.

Niega en primer lugar que el usuario informado sea un aficionado a la jardinería, sino una persona conocedora del sector mobiliario de diseño con interés en los productos funcionales y decorativos que se adquieren no en viveros o centros de jardinería, resultando por lo demás de todo punto irrelevante la técnica de fabricación (por la referencia que la Sentencia hace al rotomoldeo) en tanto no afecte a la apariencia externa.

También yerra la Sentencia al afirmar que el diseño Gaviota presenta términos de cuasi identidad por volúmenes cuando las diferencias son esenciales, tal cual se expresaron en el Auto resolutorio de las medidas cautelares cuyo análisis coincidió con los informes periciales de Gaviota, ratificados en juicio.

Además, añade el apelante, la sentencia prescinde del informe pericial y por tanto, ignora otras características fundamentales, en particular la relativa al sistema de iluminación que incorporan los productos de Gaviota con respecto de los registros Vondom, y que se refiere a que el producto Lace Jardinera incorpora un sistema de luz en la base de la jardinera, presentando un agujero en su parte inferior para la instalación de la fuente lumínica, que no aparece en los registros invocados.

Posición del Tribunal.

Sobre las apreciaciones preliminares del recurrente, en tanto se refieren a aspectos irrelevantes al caso, ninguna referencia haremos. Y en cuanto a las relevantes, términos de la comparación en el caso de acción por infracción de diseños y alcance de las tendencias de moda, nos remitimos a lo ya expuesto con ocasión del examen propuesto por la demandante en su recurso de apelación.

En cuanto al usuario informado, compartimos con el apelante la crítica que se hace a la identificación como tal que propone la Sentencia de la instancia.

En efecto, si la calidad de "usuario" implica que la persona de que se trata utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto (STGUE de 22 de junio de 2010, T-153/08) y el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos, resulta evidente que hablamos de una persona que utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto que conoce, en tanto informado, de los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos.

En este sentido, son ilustrativos algunos siguientes ejemplos jurisprudenciales.

En la STGUE, asunto T-153/08, para el diseño de unidades de conferencia, se entiende que el usuario informado es "cualquier persona que asista regularmente a conferencias o a reuniones formales en las que los diferentes participantes disponen de una unidad de conferencia, equipada de un micrófono, situada delante de ellos sobre la mesa...";en los asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, Herbert Neuman y otros/José Manuel Baena Grupo, S. A, se considera como usuario informado a como "los jóvenes que compran camisetas y gorras";en los asuntos T-83/11 , T-84/11, Antrax It Srl/OAMI, T-828/14 y T-829/14, Antrax It Srl/EUIPO, se define el usuario informado como "aquel que compra radiadores de calefacción para instalarlos en su vivienda";en el asunto T-525/13, "la mujer informada que se interesa, como posible usuaria, por los bolsos...";en el asunto T-760/16, Basil BV/EUIPO a "una persona habituada a las cestas para bicicletas";en el mismo sentido peero para modelos de vehículos (Asunto T-209/18)29 ; modelos de escúter (Asunto T-219/18, Piaggio & C. SpA/EUIPO), a "la persona que utilizaba un escúter para sus propios desplazamientos";y, en un caso de diseño de lámparas, a "la persona que utiliza este artículo de iluminación"(asunto T-187/20, Davide Groppi Srl /EUIPO)

A la vista de lo expuesto, consideramos que yerra la Sentencia cuando afirma que el usuario informado es el aficionado a la jardinería ya que es evidente que el mueble de que se trata no es un elemento de jardinería sino mobiliario de decoración de exteriores en el que lo relacionado con la jardinería es secundario o, a lo más, tan relevante como el recipiente mismo dado que la expresión visual del producto excede claramente de su funcionalidad entendida como la de servir para cultivar, mantener y cuidar plantas y flores, de manera tal que la adquisición del mismo no se produce en tanto recipiente o terrario de una planta en la que cultivarla, mantenerla o cuidarla sino en tanto aporta decoración y estética a un espacio determinado sobre la base de una elemento vegetal.

Desde esta perspectiva debemos comprender que el aficionado a la jardinería se preocupa por la supervivencia de la planta, por su desarrollo y salud, es alguien que cultiva flores, plantas o huertos por placer, disfrute personal o como pasatiempo y en su caso, cuida, diseña o mantiene zonas verdes, a menudo buscando bienestar emocional y conexión con la naturaleza. Sin embargo, quien adquiere la jardinera Vondom y Lace, habrá puesto su acento en el aspecto estético que aporta tal objeto a un espacio determinado para el que quiere una planta, pero donde lo relevante no es la durabilidad de la misma sino la belleza del recipiente.

Un diseñador de espacios o el titular de tales espacios que se preocupe o de especial relevancia a la estética, fijará sus ojos en este tipo de productos, no por el hecho de servir para albergar una planta sino por el aporte estético del objeto en sí mismo considerado que probablemente condicionará, por el color y formas, las plantas que se seleccionen como parte complementaria del mismo.

Por tanto, será este tipo de usuarios los que estarán informados de las formas de los recipientes para plantas que cumplan con los condicionamientos estéticos que se requieran.

En cuanto al examen de la infracción del diseño jardinera -diseño número 002124214-0006- no podemos sino reiterar lo que en su momento expresamos en nuestro Auto resolutorio del recurso de apelación en la pieza de medidas cautelares, es decir, que la Jardinera Lace produce una impresión general distinta respecto del diseño Vondom y ello en tanto el producto controvertido presenta una configuración general claramente diferenciada en base a la construcción sobre la base de dos volúmenes perceptibles que además, cumplen una función técnica en relación a la forma de sujeción del producto.

Nos referimos al volumen inferior del diseño Lace, que dibuja una concreta forma del cuerpo de la Jardinera que hace, a diferencia del caso del modelo Vondom, que no sea posible la sujeción del objeto sobre una superficie plana ante la falta de proporción en relación al volumen superior ya que la reducción del cuerpo inferior de la jardinera le impide lograr equilibrio o seguridad mínima para mantener el producto en pie por sí solo lo que se explica en que su función no es la de apoyo sobre una superficie plana sino la de ser elemento de interconexión modular con un sistema de sujeción de la jardinera que eleva al producto respecto del plano o superficie.

No se trata, como pretende la Sentencia de instancia, de un elemento diferencial irrelevante ni nimio pues desde el punto de vista decorativo, al usuario informado que hemos descrito, tal característica le interesará especialmente atendiendo no a la funcionalidad de sujeción sino en tanto aporta una forma específica a la jardinera que afecta tanto a la forma como a la altura.

Como decíamos en nuestro Auto, se trata de una forma específica que "se conjuga con una estructura de elevación que no constituye en el caso un accesorio intercambiable o un simple adorno sino un elemento que se marida con las diferencias volumétricas diseñadas para permitir el ajuste entre el objeto y la estructura de apoyo y de elevación sobre el suelo del objeto, otorgándole una particular impresión estética al conjunto como tal que le confiere su propia singularidad".

Por otro lado, y aunque las formas generales del volumen superior que sirve de recipiente al componente vegetal son curvas, especialmente en los extremos, el dibujo de las mismas es diferente.

Así, en el caso del diseño Vondom, los extremos forman dos arcos perfectos entre dos puntos que son paralelos que finalizan de manera radical en el encuentro con la base del diseño. Por el contrario, en el caso del modelo Lace, los arcos no guardan idéntica simetría según se trate del arco superior o inferior, ni tampoco son tan pronunciados, presentando un abombamiento intermedio/inferior que altera la perfección del arco, descansando finalmente sobre un estrechamiento que conforma en su parte inferior no un plano como en el caso de Vondom sino un nuevo volumen que se estrecha progresivamente.

En suma, si el modelo Vondom se caracteriza por tener un volumen único que es perfectamente simétrico, el modelo LACE sustenta su figura en un doble volumen que rompe la geométrica simétrica del conjunto, lo que nos impide ver éste último como una versión del primero

Buena muestra de las diferencias así descritas son las representaciones de las vistas delantera y lateral que compara en su informe la perito Sra. Evangelina -doc 6 demanda

y la imagen superpuesta que aparece en el informe pericial de la demandada Technical -doc 6 contestación demanda- que por la expresividad de las diferencias, también consideramos conveniente mostrar.

Dice el apelante que, además, es claramente diferencial el hecho de que su producto incorpore un sistema de luz que explica el perito -doc 6 contestación- tiene como efecto que en la base de la jardinera haya un agujero por el cual se introducen los elementos lumínicos, agujero que, sin embargo, no está en el diseño de Vondom, por más que sí lo incorpore en los modelos que comercializa.

Desde nuestro punto de vista, tal elemento no puede ser tomado en consideración y aunque nos remitimos a lo expuesto al tratar las cuestiones generales, sí resulta conveniente reiterar que la comparativa entre impresiones generales la hacemos entre el registro Vondom y los productos comercializados de los que valoramos aquellos aspectos que están a la vista del usuario y no aquellos que quedan ocultos a la simple vista o que no están proyectados para dar configuración o color al modelo como parte integrante de su diseño.

Lo cierto es, en el caso, los elementos lumínicos no tienen una expresión sensorial en el examen del producto pues, como es evidente, la iluminación depende de su accionamiento y la presencia del sistema lumínico está integrado en el producto sin alterar las formas externas del mismo que son las que se perciben por el usuario.

En cualquier caso, las diferencias expuestas, y descontado el hecho de la iluminación, proporcionan al producto Lace una impresión general claramente diferenciada del diseño de Vondom, lo que impide que pueda considerarse que lo pueda infringir en términos del art. 10 RDMC, siendo procedente por ello estimar el motivo y revocar la declaración de infracción de los diseños de que se trata.

SEXTO.- Sobre los diseños que representan mesas.

Se refiere seguidamente Gaviota en su recurso a la estimación de la infracción respecto de la Mesa UNI.

Tras recordar que la Sentencia, conforme a la pretensión deducida por la demandante, considera que la mesa modelo UNI de Gaviota, en su versión de tablero circular, infringe los registros números 002440222-0007 y el número 002696658-0001 , diseños ambos que Vondom ha plasmado en las mesas de su colección MARI-SOL, critica que la demandante efectúe la comparativa de su producto con dos modelos diferentes, valiéndose de manera caprichosa de los componentes de cada diseño para generar una idea artificial de las características estéticas realmente protegidas, lo que en efecto aprecia la Sentencia que, sin embargo, realiza de oficio un análisis conjunto del tipo de producto, del usuario informado y del grado de libertad del autor para, finalmente, efectuar una diferenciación entre cada uno de los modelos anteriores llegando a la conclusión de que la impresión general de la mesa UNI de Gaviota es, en ambos casos, similar.

Lo cierto, dice el apelante, es que se obvia, como reconoció en juicio el autor de la mesa denunciada, Sr. Jose Augusto, que hay una amplia tendencia en el mercado en relación a esta tipología de mesas de cafetería, moda que afecta al tablero de escaso grosor apoyado sobre un tronco cilíndrico desde el que convergen las distintas patas, con mayor o menor angulació pero siempre con un vacío en su interior, características comunes en el mercado que incluso el perito de la actora reconoce en palabras de la Sentencia.

Que desde su punto de vista, la comparativa del producto UNI de Gaviota con cada registro de Vondom demuestra la evidente inexistencia de una impresión general coincidente entre los modelos.

En particular, y por lo que hace al modelo 002440222-0007, la Sentencia considera que ni la forma del tablero ni el número de patas (3 en el caso del diseño Vondom, 4 en el caso del producto Gaviota) son características relevantes al ser lo primero formas habituales del mercado que no se atenderán por el usuario y lo segundo, al vincularse por el usuario a una cuestión técnica relativa a la estabilidad de la mesa y no a su apariencia. Pero, afirma la Sentencia, sí prestará especial atención a la forma en que se encuentran las partas, a sus ángulos y su estructura.

Que aun aceptando el interés sobre tales características el ángulo no resulta en el caso coincidente sino diferenciador. Y lo que resulta del informe pericial aportado es que las diferencias está en el número de patas, en la distinta longitud del tronco, en el distinto ángulo que conforman sobre el apoyo, en la distinta altura de la que nacen las patas y en la forma de las patas, diferencias que contrarrestan las coincidencias limitadas a aquellos elementos que se reproducen en el mercado, diferencias que permitirían afirmar, concluye el apelante, que en esta comparativa las diferencias impiden apreciar similitud en la impresión general entre el registro Vondom y el producto Gaviota.

Y en cuanto a la comparativa de la mesa UNI con el registro número 002696658-0001, afirma el apelante que son manifiestas las diferencias que afectan tanto a la altura y amplitud del tablero (aspecto que la Sentencia considera irrelevante) como al ángulo que conforman las patas y su forma y al punto de nacimiento de las mismas respecto del tronco.

Posición del Tribunal.

No se cuestiona por el apelante la identificación del usuario informado y el grado de libertad del autor al que se refiere la Sentencia de instancia, discrepando de las apreciaciones que concluyen en la consideración que el producto Gaviota no produce una impresión general distinta a la que producen los diseños Vondom.

Por tanto, y centrada en esta última cuestión, hemos de señalar que, desde nuestro punto de vista, las diferencias puestas de manifiesto por el perito de la demandada -doc 6- y apreciadas atendido el carácter objetivo de las mismas tal cual ha podido constatar el Tribunal a la vista del producto UNI en relación al conjunto de perspectivas registradas por Vondom para cada uno de sus modelos en liza, son de suficiente calado como para considerar que, en el mercado de las mesas tipo café, producirán en el usuario informado descrito en la Sentencia como el "profesional de la hostelería que adquiere las citadas mesas para colocarlas en el local como un usuario no profesional que instala y utiliza mesas en su caso de acuerdo con su función",una impresión general distinta atendida la menor relevancia de las características más comunes en el mercado que en el caso que se usan en los diseños contrastados en relación a la forma del tablero y la mecánica de apoyo conformada por un tronco cilíndrico acabado en patas que se extiende angularmente sobre tres o cuatro apoyos sobre la superficie porque, como bien señala la Sentencia la instancia, visto el mercado, tendrán una menor consideración para el usuario informado, que partirá de lo común en la toma de decisión de adquisición de este tipo de productos para decidir por uno u otro modelo en función de la estética que aporten otros aspectos del diseño entre los que sí estará presente el número de patas, la altura de la mesa -que además puede cumplir funcionalmente diversos objetivos decorativos-, el punto de conexión entre las patas el tronco central y el ángulo mayor o menor con las que las patas alcancen la superficie y se relacionen con el tronco y, también, con el tablero e incluso el dibujo que tengan en su conexión.

Y en el caso que examinamos tales diferencias están presentes entre los diseños Vondom y el producto UNI de Gaviota.

En efecto, si examinamos el diseño 002440222-0007 constatamos un modelo que se basa en la apertura de sus tres patas en línea con el diámetro del tablero - - cubriendo con el ángulo que se da a la apertura de las patas la extensión diametral del tablero.

Claramente diferente es en el caso del diseño 002696658-0001 donde, precisamente, por el tamaño del tablero, no se produce la simetría entre tablero y patas - -.

Sin embargo, en el producto UNI, la apertura más extrema de los ángulos de las partes hace que estas tengan una relación con el circulo del tablero - - más extravagante acentuando de manera más incisiva el valor de apoyo que tiene el conjunto que recae sobre la superficie respecto del tablero.

Por otro lado, el punto de nacimiento de las patas es igualmente diferente en el caso del diseño 002440222-0007, más elevado en el caso del diseño Vondom, lo que otorga una mayor aireación o levedad a su estética - -, más bajo en el caso del modelo UNI, atribuyéndose más percepción de estabilidad que es, precisamente, la que se percibe en el caso del diseño 002696658-0001 y que consigue no solo mediante una variación de la altura proporcional de las patas respecto del tronco y de éste con el tablero, sino con la introducción de una cuarta pata que garantiza tal estabilidad en relación a un tablero que es más amplio.

Lo expuesto incide de manera directa en nuestra afirmación, discrepando con la posición de la perito Sra. Evangelina, de que entre los diseños Vondom y el producto UNI hay diferencias notorias que no hemos vinculado, ni a la existencia de un mecanismo en algunos de los productos Gaviota que permite el plegado o abatimiento del tablero, que no aporta apariencia, ni, desde luego, por la misma razón a la incorporación de un elemento bajo el tablero en forma de garra, destinado a colgar objetos.

Sin duda los modelos en litigio son mesas con características comunes porque pertenecen a la misma categoría de productos, pero se diferencian en elementos que aporta al conjunto una estética claramente diferencial de unos respecto de otros.

En el caso del diseño modelo alto Vondom son relevantes su altura, el número de patas, el punto de nacimiento respecto del tronco cilíndrico central, el ángulo que conforman y la forma en que arrancan respecto del tronco.

En el caso del diseño modelo bajo Vondom, son relevantes igualmente la altura menor de la mesa, claramente configurada para situarse frente a asientos de baja altura, como sillones, puff y similares, la mayor amplitud del tablero, el número de patas y el punto y forma de arranque respecto del tronco común.

Esas características, sin duda expuestas con acierto por el perito de la demandada, Sr. Romualdo, son diferentes en el caso del modelo UNI, que tienen una altura intermedia entre los diseños Vondom, construye su apoyo sobre cuatro patas, el tablero redondo solo es equiparable al modelo alto Vondom y posee ángulos y forma en el nacimiento de las patas respecto del tronco común diferentes a aquellos diseños, haciendo que se perciban las patas más cortas que las que conforman los modelos Vondom.

Precisamente tiene aquí relevancia los productos que comercializa Vondom con los diseños que defienden y que se observan en el catálogo de los productos Vondom ya que ponen de relieve la notabilidad de los elementos relevantes de los diseños puestos o plasmados en el producto concreto y que permite su contrastación con el producto Gaviota que aparece en su catálogo -doc 11 demandante- de sus productos UNI .

Es por todo ello, en la consideración que el usuario informado, en el mercado de las formas de este tipo de mesas atenderá principalmente a tales características, es que consideramos que la mesa UNI de Gaviota produce una impresión general distinta respecto de los diseños Vondom como claramente se percibe en la comparativa acompañada en el informe técnico acompañado por la actora como documento número 7 de la demanda en los que se observa el perfil que presentan los diseños Vondom -los dos primeros por la izquierda- respecto del diseño UNI de Gaviota.

Todo lo cual nos lleva a estimar el motivo y revocar el pronunciamiento declarativo de infracción de los diseños en cuestión.

SÉPTIMO.- Sobre los diseños que representan barras de bar rectas.

Trata seguidamente Gaviota en su recurso el resultado del juicio comparativo que la Sentencia propone respecto de la barra LACE recta con el diseño Vondom -plasmado en el modelo de la serie FIESTA- 003829563-0001 .

Analiza el apelante la valoración de la Sentencia sobre la identificación del usuario informado, condición que atribuye tanto al profesional de hostelería que adquiere las barras para el local como, también, al cliente habitual de este tipo de establecimientos que usan la barra para el consumo, refiriendo a continuación lo relativo al grado de libertad del autor que en la instancia se considera como amplia para, finalmente, tratar lo relativo a la impresión general producida sobre el usuario informado que concluye la Sentencia, no la produce el producto LACE lo que le lleva a apreciar la infracción promovida por la demandante.

De estos aspectos se refiere en primer lugar de manera crítica la recurrente a lo relativo al usuario informado, afirmando que no es el profesional de la hostelería ni el cliente habitual de esos establecimientos sino la persona que conoce el sector del diseño mobiliario que busca un producto que sea barra de exterior modulable, como resulta de los catálogos e imágenes de los productos, sector que es diferente al de la hostelería y que, además, están afectado por las líneas de tendencia.

Que más allá de la irrelevancia de la forma de fabricación, critica la conclusión sobre la impresión general alcanza en la sentencia y la afirmación de que la estandarización de las barras de bar lo era de apariencias dadas con líneas rectas cuando, dice el apelante, se ha acreditado la existencia de modelos anteriores que presentan curvatura en el frontal que preceden al modelo Vondom lo que desdice la afirmación hecha en la sentencia.

Critica que la Sentencia centre su análisis en el perfil de las barras rechazando dar valor al resto de características, lo que le lleva a perder de vista que el modelo Gaviota se caracteriza porque tiene dos volúmenes diferenciados en su frontal a diferencia de los registros invocados por Vondom, a los que se refiere el perito Sr. Romualdo cuando señala en su informe efecto que la barra LACE se conforma por dos volúmenes diferenciados pareciendo un cuerpo hinchado apretado por un lazo.

Además, también es característico de la barra LACE su perfil en la base inferior que singulariza el modelo frente al de la barra Vondom que tiene una hendidura en la base frente a la barra Gaviota que recupera un mayor volumen en su parte baja y hasta su punto de apoyo.

También destaca que la zona de trabajo es resuelta estéticamente en forma de L responde a la funcionalidad del producto, evitando el contacto entre la zona de trabajo y aquella en la que interactúan los clientes, careciendo por tanto tal elemento de relevancia.

Y concluye señalando que es característica fundamental del modelo Gaviota la iluminación descrita por el perito.

Posición del Tribunal.

Los modelos en conflicto son barras de bar, por lo que hace a su descripción funcional.

Ello, no obstante, son piezas de decoración ya que, diseñadas para exteriores, sus características centran el valor en lo estético frente a lo simplemente funcional.

Desde esta perspectiva y, como bien señala el apelante, atendida la forma de comercialización, compartimos con dicha parte que el usuario informado no es solo el profesional de la hostelería o el cliente de un cliente de estos establecimientos, que lo son, sino también y en particular las personas interesadas en los diseños de muebles de exterior, particulares o profesionales como decoradores que, sean o no usuarios de la hostelería, conocerán el mercado del diseño de este tipo de productos atendiendo principalmente a las características que individualizan este tipo de productos por sus formas más que por las funcionalidades que pudieran requerírseles, atendiendo más al espacio a ocupar que a cumplir con una función hostelera.

Por lo que hace a la impresión general, no compartimos las conclusiones de la Sentencia de instancia.

En efecto, el examen de los modelos en conflicto permite percibir sin gran esfuerzo que los frontales de los dos modelos evidentes diferencias.

Como bien describe el perito de la demandada, el modelo LACE se estructura sobre la base de dos volúmenes claramente diferenciados para construir una estética particular caracterizada por la fractura del frontal en dos zonas de distinta altitud y forma en la que la parte baja se presenta a modo de escalón de apoyo de la superior y como superficie de apoyo para el conjunto, separándose ambas por una rectilínea en forma de hendidura que hace las veces, con independencia de que cumplir además una determinada funcionalidad -descrita en la sentencia- de separador de los volúmenes.

Frente a ello, el diseño Vondom presenta una estética frontal configurada por un único volumen, descrito con una curva que se expande hacia el exterior cerrándose en un espacio previo a la superficie con una retroacción hacia el interior donde seguidamente cae hacia la zona inferior hasta formar la base de descanso del modelo sobre la superficie, tal cual se percibe con claridad en la perspectiva 7 de las registradas en la EUIPO

Por lo ilustrativas que resultan con relación a lo descrito, entendemos conveniente incorporar los dos dibujos hechos por el perito Sr. Romualdo que tienen la virtud de superponer los modelos en conflicto como forma visualmente clarificadora de las diferencias entre los modelos.

Se trata de los siguientes:

Desde nuestro punto de vista, las diferencias que están a la vista en ambas ilustraciones, y que antes hemos procurado describir desde una visualización directa de los modelos litigiosos, ponen de relieve que estamos ante dos productos de idéntica funcionalidad -barras de bar- pero con una configuración distinta en un marco de volúmenes caracterizados, en ambos casos, por las formas curvas de un frontal que, sin embargo, se conjugan de manera diversa en uno y otro caso hasta impedir que la impresión general del conjunto de uno respecto del otro, impida apreciar una impresión general similar entre ambos, en particular, que la impresión general del modelo Gaviota sea disimilar del diseño Vondom, como además se confirma -ilustra- los modelos Vondom plasmados en sus productos comparados con el producto Gaviota como es de ver en las siguientes imágenes extraídas, una del informe -Sra. Evangelina- aportado como documento nº 9 de la demanda, correspondiendo el modelo de la izquierda a Vondom y otra, del informe aportado por la demandada como documento nº 6 -Sr. Romualdo- relativo al producto de Gaviota:

Disimilitud que, sin embargo, no consideramos esté abundada por el uso de luminotécnica en el caso del modelo Gaviota -a la que se refiere el perito Sr. Romualdo- por las razones que ya expusimos en su momento y que a la postre es porque, como antes ocurría en el caso de los maceteros, no aporta la estética visual o apariencia del producto.

Es por eso que debemos estimar el motivo y revocar el pronunciamiento declarativo y de condena con relación al modelo invocado por Vondom.

OCTAVO.- Sobre los diseños que representan barras de bar curvas.

Plantea finalmente la demandada en su recurso de apelación lo relativo al diseño número número 001957804-0009, relativo a una barra de bar curvilíneo , en relación a su producto barra LACE CURVE .

Afirma el recurrente que en este caso resulta tanto más evidentes las diferencias en la volumetría, en el perfil y en la base inferior y de apoyo, así como en las zonas de trabajo de los respectivos diseños.

Que la sentencia hace un análisis de las características que conforman los modelos atribuyendo una función técnica a los elementos, no tomando en consideración los aspectos antes referidos, volumetría, tamaño, proporciones, perfil metálico e iluminación, por lo que hace al modelo Gaviota, o la hendidura inferior, por lo que hace al modelo Vondom.

Reitera el apelante que yerra la Sentencia en su valoración al partir de unas premisas equivocadas en cuanto a la figura del usuario informado, del grado de libertad del autor y de la funcionalidad de algunos atributos estéticos, siendo la realidad que la impresión general es divergente fuera de lo que es tendencia, diferencias a las que añade el apelante la iluminación.

Posición del Tribunal.

Desde nuestro punto de vista, y partiendo de las conclusiones que hemos hecho en relación con la barra de bar recta en lo que hace al usuario informado, las diferencias entre los modelos que ahora examinamos son más que evidentes, diferencias que son estéticas, de diseño y que por tanto son relevantes a los efectos de examinar y valorar la impresión general que cada modelo produce con el fin de determinar si el denunciado produce o no una impresión general similar a los diseños que se dicen infringidos.

La forma del producto Gaviota presenta en su parte frontal, donde teóricamente se situaría el cliente o persona atendida, dos volúmenes diferenciados, ambos curvos, pero separados por una hendidura sobre el tercio inferior del mueble sobre el que se sitúa un perfil de apoyo de pies (que describe como única diferencia en esta parte frontal la perito Sra. Evangelina).

A estas diferencias volumétricas se refiere el perito Sr. Romualdo en su aspecto visual afirmando que "recuerda a un cuerpo hinchado que se ve apretado por un lazo y se deforma para crear un doble volumen.".

Frente a dicha forma, el diseño Vondom presenta un volumen curvado único en dicha zona, presentándose bajo un único plano que discurre sin alteración desde la parte superior o mostrador hasta la superficie o suelo salvo por una pequeña hendidura curva, que en la ampliación del dibujo registrado puede verse con detalle y que dice el perito Sr. Romualdo "es habitual en las barras bar para que los pies de los usuarios no choquen contra la superficie frontal cuando se disponen frente a la barra."

Desde nuestro punto de vista, las diferencias de apariencia que tales formas aportan a cada modelo no solo son evidentes sino que son relevantes ya que, en su zona visual principal, la pública, se presentan ambos modelos con formas curvas predispuestas de manera diferenciada lo que aporta a cada modelo una estética propia.

Consecuentemente, el modelo Gaviota ofrece al usuario informado una impresión general distinta que no se altera, porque es básicamente funcional y está destinada a quien atiende, ni por las identidades de la parte interior del mueble, zona de trabajo subdividida en baldas, ni tanto menos por tener en común la zona de mostrador, en ambos casos de superficie plana, porque es elemento que no se atenderá especialmente por el usuario al ser común en este tipo de productos.

Por todo lo expuesto, estimamos el motivo y revocamos el pronunciamiento declarativo de infracción en relación al diseño de que se trata.

NOVENO.- Sobre la infracción de diseño por Yonoh Creative Studio S.L. y Borealis Experiencie S.L.

El litigio no solo se ha desarrollado frente a la fabricante y comercializadora de los modelos que afirman Vondom infringen sus diseños sino también contra otras dos mercantiles vinculadas al proceso creativo de lo que luego fueron los productos que se dicen infractores.

La Sentencia ha desestimado, sin embargo, las acciones deducidas frente a dichas otras mercantiles, tanto la de infracción de diseños como las de competencia desleal. Y en desacuerdo con dicha desestimación, formula recurso de apelación Vondom reiterando las razones para la condena de Yonoh y Borealis tanto como autoras de actos de infracción como de competencia desleal.

En relación a la desestimación de las acciones por infracción la recurrente, tras recordar que amplió la demanda frente a estas mercantiles al considerar que en su conducta había, además de deslealtad, infracción, realiza un notable esfuerzo para demostrar que las codemandadas no son las creadoras de los diseños de Gaviota, ajustando en base a ello la imputación de la infracción a partir de la interpretación del listado de conductas descritas en el art. 19 RDC -y art 45 LPJD- en relación al art. 12.1 de la Directiva 98/71 como numerus apertus,afirmando que cualquier forma de explotación del diseño que implique la obtención de una ventaja ilegítima, como pasa con la reproducción digital o gráfica en catálogos, redes sociales o sitios web, constituye acto de explotación no autorizado lo que implica que la difusión por Yonoh y Borealis en las webs, redes sociales y catálogos comerciales sin la autorización del titular constituiría un acto de infracción al tratarse de una reproducción no autorizada de los diseños de Vondom.

Posición del Tribunal.

La demandante amplió la demanda deduciendo acciones de infracción frente a Yonoh y Borealis en la consideración de ambas mercantiles -y transcribimos las palabras del demandante- "han utilizado los diseños de(...)VONDOM S.L., sin su consentimiento para realizar unas supuestas copias de los mismos, que han licenciado (Doc. 13 de la demanda) y/o vendido a la demandada GAVIOTA SINBAC S.L., mediante contraprestación económica".

Parece evidente que, desde el punto de vista de la acción por infracción, las mercantiles son demandadas en tanto autoras -fueran o no originales- de los diseños que produce Gaviota. Introducir ahora un cambio de paradigma para reducir los hechos de la causa petendia sólo la mera explotación por difusión resulta de todo punto inaceptable pues es evidente que las demandadas lo son en su condición de diseñadoras de los productos elaborados por Gaviota, a quién aquellas licencian y/o venden los diseños que se plasman en los productos que se dicen infractores de los diseños Vondom.

Tal afirmación no solo se basa en el reconocimiento por el demandante sino que se corresponde con los planteamientos hechos por las demandadas que se reconocen como autoras de los diseños de que se trata lo que acreditan aportando facturas de royalties que abona Gaviota por la adquisición y disponibilidad de los diseños, siendo lo relevante de tal constatación que se trata de una expresión documental de aquella relación mercantil entre las sociedades que justifica plenamente la creación de diseños por encargo al que se refiere el art 14 RDMC.

En efecto, dicha norma afirma en su párrafo primero que "El derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor",pero añade "o a su causahabiente",lo que ha sido interpretado por la STJUE de fecha 2 de julio de 2009 asunto C-32/2008 en el sentido de que se refiere al adquirente de derecho del autor, afirmando que se trata de un derecho es transmisible por contrato.

Consecuentemente, es perfectamente compatible con la autoría original que en los registros de la EUIPO hechos por Gaviota se identifiquen como diseñadores a Onesimo e Torcuato, uno consejero delegado de Gaviota y otro director de I+D de esta misma compañía, con la realidad de la creación en origen pues los que están en la EUIPO no son sino los causahabientes de los creadores en origen.

Partiendo por tanto de que las demandadas son autoras y que como tales son traídas al proceso, hemos de decir que en relación a esta cuestión el Tribunal de instancia entendió que, conforme resulta del art. 19 RDMC, la actividad de diseño no implica en sí misma uso de diseño incluso aunque se tomara como referencia o se plagiara un diseño si éste no se plasma en un producto que se comercialice en el mercado, razón por la que concluye que no es estimable la acción deducida en la ampliación de la demanda al carecer, en tales términos los demandados, de legitimación pasiva para soportar la acción por infracción de los diseños

A ello opone el recurrente que la tipología de actos de utilización de los productos que lleven incorporados el diseño a que se refiere el art. 19 RDMC es numerus apertusde manera tal que debería ser interpretado en el sentido de que el titular del diseño tiene derecho a prohibir cualquier forma de explotación del diseño que implique la obtención de una ventaja ilegítima, incluyendo por tanto la reproducción digital o gráfica en catálogos, redes sociales o sitios web.

El Tribunal no acepta sin embargo la consideración del listado de conductas que el art. 19 RDMC considera uso como numerus apertusatendido, en primer lugar, que la norma ha de ser interpretada restrictivamente en tanto es limitativa de la conducta concurrencial y, en segundo lugar, a la vista la reforma legal operada en el art 19 RDMC por el Reglamento 2024/2822 de 23 de octubre para adaptar el precepto a la nueva definición de productos, poniendo de relieve que las conductas descritas en dicha norma no son ampliables vía interpretación, en suma, que son numerus clausus.

Precisamente a ello se refiere el considerando 14 del Reglamento 2024/2822 afirmando que "Habida cuenta del creciente despliegue de las tecnologías de impresión 3D en diferentes ámbitos de la industria, también con ayuda de la inteligencia artificial, así como de los consiguientes retos para los titulares de derechos sobre diseños a la hora de impedir de manera efectiva la realización de copias ilegítimas de sus diseños protegidos, conviene disponer que la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el diseño, a efectos de la reproducción de un producto que infrinja el diseño protegido, constituya una utilización del diseño que debe estar sujeta a la autorización del titular del derecho",modificándose en tal sentido el art. 19 con la introducción de una nueva conducta prohibida el art. 19.2.d) RDMC, extendiendo el ius prohibendidel titular frente a conductas que consistan en "crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o software que registre el diseño con el fin de permitir la elaboración de un producto de los contemplados en la letra a).".

Por tanto, es ahora cuando el inciso segundo del art. 19 RDMC, que define el alcance del derecho de exclusiva a partir de la concreción de los actos que el titular del derecho puede prohibir, introduce como conducta contraria al derecho sobre el diseño la de la realización de cualquier actividad intelectual a condición de que se plasme en un soporte que sea útil para la realización del producto. Así, son actos de infracción los actos de creación, descarga, copia o distribución de soportes, físicos o informáticos, en suma, las conductas que implican elaborar instrumentos útiles para la infracción del diseño en tanto permiten la confección, fabricación u obtención del producto en donde se substancia materialmente el diseño protegido.

Pero solo a partir de la reforma las conductas que son creativas y que se plasman en soportes que permiten la fabricación de modelos infractores (condiciones cumulativas para apreciar infracción) podrían ser infractoras, de manera dado que las infracciones demandadas son anteriores a la reforma no podemos invocar la nueva norma sin que, como resulta de la necesidad la reforma comentada, vista la justificación que se da en la exposición de motivos y luego en los considerandos del Reglamento, podamos aceptar la consideración de las conductas descritas hasta ahora en el art. 19 como numerus apertuspara interpretar las conductas que se imputan a las co-demandadas como infractoras.

En suma, no constando que los diseñadores hayan participado en alguna de las conductas previstas en el art. 19 RDMC, entre las que no están ni la creación ni la mera difusión de los productos en que se plasman sus diseños cuando no implica comercialización, que es lo que prohíbe a terceros sin el consentimiento de su titular la citada norma, no puede considerarse aquellas actividades como actos infractores, y sin perjuicio de lo que diremos al tratar la difusión bajo la imputación que el demandante hace como de obstruccionista a los efectos del art. 4 LCD.

Procede por ello desestimar el motivo.

DÉCIMO.- Sobre la competencia desleal imputada a Yonoh Creative Studio S.L. y Borealis Experiencie S.L.

También debemos desestimar el recurso de apelación frente a la desestimación de las acciones por competencia desleal deducidas por la demandante frente a Yonoh y Borealis.

Dice el apelante que la conducta de las mercantiles Yonoh y Borealis constituyen actos de competencia desleal del art. 4 LCD dado que han ofrecido y divulgado diseños cuya autoría corresponde a Vondom además de participar en la creación de las fotografías insertas en el catálogo de Gaviota, obteniendo de este modo una ventaja competitiva ilegítima obstaculizando la actividad concurrencial de la titular.

Que la conducta de los demandados no encaja en los artículos 6 -confusión-, 11 -imitación- ni 12 -aprovechamiento reputación ajena-, dado que la conducta desleal ha consistido en la utilización de los diseños de la demandada y el efecto apreciable en tal conducta es la obstaculización comprendida en el art. 4 LCD, pues la divulgación en las webs, redes sociales, catálogos y medios digitales aprovechando el prestigio y creatividad de Vondom se ha hecho con clara finalidad concurrencial.

Posición del Tribunal.

Sustenta el apelante sus acciones por competencia desleal en que Yonoh y Borealis han ofrecido y divulgado diseños que son de Vondom, presentándolos en el mercado como creaciones propias logrando de este modo obtener ventajas competitivas ilegítimas al tiempo que han obstaculizado la actividad concurrencial del verdadero titular de los diseños.

Dicho con más claridad, la imputación de deslealtad en la conducta de los co-demandados se basa en la apropiación, con aprovechamiento del prestigio correspondiente, de diversos modelos registrados por Vondom habiendo en ello no solo un posicionamiento ilegítimo de posición concurrencial en el mercado, conseguido a través de la divulgación de derechos que son de tercero, sino una conducta de obstaculización que tipifica el apelante en sede del art. 4 LCD -infracción de la buena fe objetiva-.

Desde nuestro punto de vista, estos argumentos no constituyen en este caso un andamiaje bastante para sustentar la infracción de la cláusula general.

En efecto, lo que denomina apropiación o uso de los diseños registrados de Vondom es, en realidad, y solo en dos casos, actos de infracción de diseño que son formas antijurídicas que en absoluto son equiparable, a los efectos del art 4 LCD, a una apropiación del diseño registrado ya que no hay un arrostramiento a un ámbito de dominio que es ajeno sino una lesión del derecho ajeno.

Es por ello que competencialmente, desde esta perspectiva, las conductas estarían más próximas a la imitación y en su caso, al aprovechamiento de la reputación ajena, que a un caso de obstaculización.

Por ello, y no pudiendo ser la cláusula general puerto de atraque de una calificación cuando el modelo de conducta ha alcanzado ya una realidad positiva, al haberla incorporado el legislador a una norma jurídica reguladora del comportamiento activo o omisivo de que se trate, la conclusión que alcanzamos es que si la conducta nuclear atribuida a Yonoh y Borealis podría en su caso tipificarse específicamente en otros tipos legales, con referencia a la imitación y/o con aprovechamiento de la reputación ajena, porque no consta que haya apropiación de derechos sino una actividad productiva intelectual que se afirma hecha a partir de una prestación ajena que sería, pretendidamente, la original, no cabe más que entender que, como dice el TS (SS. 8 de octubre de 2009, 22 de noviembre de 2010, 11 de febrero de 2011, entre otras), rechazar la aplicación del art. 4 LCD porque dicha norma "no comprende conductas que debieron ser confrontadas con alguno de los tipos específicos de la propia Ley de modo que complemente los mismos en un sentido de antijuridicidad degradada por el expediente de calificar desleal la acción u omisión que no lo pudo ser con arreglo a aquellos tipos por falta de alguno de sus requisitos".

Procede por ello desestimar el motivo de apelación y confirmar la desestimación de la acción de competencia desleal ex art. 4 LCD.

DÉCIMO PRIMERO.- Sobre indemnización por gastos.

Recurre finalmente la representación procesal de Vondom la desestimación de su pretensión de indemnización por gastos de investigación.

Dice el apelante que instó en la demanda el pago de los gastos de investigación realizados para obtener pruebas razonables de la infracción, presentando al efecto el doc num. 23 con las facturas abonadas por los citados gastos. Ello no obstante dicha pretensión ha sido desestimada en la Sentencia al considerar que se trata de gastos "no liquidados", afirmación que dice el apelante no se corresponde con la realidad dado que, como resulta del propio documento 23, tanto en la factura relativa al protocolo 878/20 como en la factura del protocolo notarial número 71/21 se hace constar que están pagadas, abono que entiende debe deducirse por lo que hace a las facturas sobre los protocolos números 655/20 y 813/20 dado que de no haber sido satisfechas los documentos notariales no habrían podido ser retirados ni unirlos a la demanda.

Posición del Tribunal.

Las facturas sobre las actuaciones notariales que se contienen en el documento 23 de los aportados por el demandante junto a su demanda se refieren, respectivamente, a los documentos notariales unidos como números 12, 14, 15 y 18 de la demanda.

Por su contenido, básicamente, constatación de contenidos en webs y redes sociales, es indudable que responden a unas concretas actuaciones destinadas a averiguar hechos que sirven para fundamentar la demanda.

Ahora bien, no basta a los efectos de la pretensión indemnizatoria que cumplan sustantivamente con el propósito del demandante y, por tanto, que puedan ser atendidas como daño en el marco de una acción de responsabilidad civil. Es condición ineludible del reintegro a cargo de un tercero que queden conectadas al éxito de la acción declarativa -art 53.1 LPD- que sirva como fundamento de antijuridicidad de la conducta que produce el daño, como es el caso de la infracción, sea de diseño o competencial.

Por ello, si tenemos en cuenta que las facturas sobre los protocolos números 878/20 y 71/21 (doc 12 y 14 de la demanda) se refieren a gastos de investigación relativos a los co-demandados Yonoh y Borealis y frente a tales partes se han desestimado las pretensiones del demandante, es evidente que, se considere o no probado el pago de las facturas, no puedan ser puestas a cargo, mediante su condena indemnizatoria, de tales partes.

Sí hay, sin embargo, una declaración de infracción de diseño respecto del otro co-demandado, Gaviota por lo que es dable fundamentar la acción de daños contra dicha parte.

A la actividad de dicha parte se refieren los documentos 15 y 18, que son los protocolos números 655/20 y 813/20 y a los que se refieren las dos últimas facturas de las contenidas en el documento 23 del demandante.

Sin embargo, tampoco procede respecto de Gaviota estimar el motivo porque, a diferencia de lo que consta en las facturas procedentes de los mismos notarios por lo que hace a las actas levantadas en relación a Yonoh y Borealis, no consta ni sello ni firma de la notaría reconociendo el pago, no habiendo razón alguna para sustituir lo que debió ser objeto de prueba directa, dada la facilidad que tenía el pagador para acreditar el pago al tiempo de la demanda, cumpliendo con las exigencias del art. 265.1.1º LEC, por una deducción que, por otro lado, no necesariamente responde a un criterio lógico ni unívoco.

Procede en consecuencia desestimar el motivo y confirmar, por las razones aquí expuestas, la pretensión indemnizatoria por gastos de investigación.

DÉCIMO SEGUNDO.- Costas procesales del recurso de apelación. Costas procesales de la instancia.

En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte tanto el recurso deducido por la demandante como por la co-demandada Gaviota, no cabe hacer expresa imposición de estas a parte apelante alguna - art 398 LEC-.

Respecto de las costas de la instancia, y atendida la acumulación subjetiva de acciones - art 72 LEC- hecha por el demandante se acuerda, respecto de las deducidas frente a Gaviota, y dado que la estimación del recurso de apelación implica una estimación parcial de la demanda frente a dicha mercantil, que resulta procedente modificar el criterio de imposición en el sentido de declarar que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad - art 394.2 LEC-.

Sin embargo, habiéndose desestimado en su integridad las pretensiones deducidas contra Yonoh Creative Studios S.L. y contra Borealis Experiencie S.L., confirmándose en esta alzada tal pronunciamiento, no procede sino confirmar la expresa imposición de las costas respecto de estos demandados a la parte demandante - art 394.1 LEC-.

DÉCIMO TERCERO.- Sobre el destino del depósito hecho para recurrir.

Habiéndose estimado en parte cada uno de los recursos de apelación, procede acordar la devolución a cada apelante del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

PRIMERO.-La mercantil Vondom S.L. (Vondom), constituida en 2009, se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercio de mobiliario y elementos de decoración, componentes de jardinería e iluminación e investigación para el desarrollo de los productos, procesos y técnicas de fabricación de esos elementos.

Su actividad empresarial está caracterizada no solo por la fabricación de productos de plástico de menaje para hogar y elementos de jardinería sino por el hecho de que se particularizan tanto con diseños exclusivos como por el uso de una técnica de fabricación de los productos, denominada rotomoldeo o modelo rotacional, que permite crear, usando polietileno y polipropileno, nuevas formas con geometría de curvas complejas y pared uniforme y contornos complicados con diferentes espesores y acabados superficiales en distintos colores.

Para la protección de sus creaciones Vondom ha registrado diversos diseños en la EUIPO, y es en base al derecho adquirido por tales titularidades que formula demanda contra la mercantil Gaviota Simbac-Mowee (Gaviota) por la infracción de los diseños registrados que se indican en la demanda y que se corresponden con cuatro tipos de productos, en concreto con una barra de bar, recta y curvilínea, una cama exterior, con y sin vela, una jardinera y unas mesas.

La demandada, constituida en 1967, tiene por objeto social la industrialización de metales. Ello no obstante, en el año 2017 creó una nueva línea de negocio, que identifica como MOWEE y que se dedica a la fabricación de mobiliario, lámparas, maceteros y espacios de exterior, línea de negocio a la que se refiere Vondom en su demanda al entender que Gaviota está comercializando, con ocasión de esa nueva actividad, diversos productos con diseños realizados para las colecciones UNI y LACE que son reproducción o copia de determinados registros de Vondom plasmados sobre los productos antes mencionados.

En concreto, los diseños que afirma la demandante están violentados con productos de la demandada son los siguientes:

1) al diseño DAYBED VELA -cama con vela- de la colección ULM (doc 5), protegida con los modelos comunitarios núms. 003296706-0001, 003296706-0002, 003296706-0003, 003296706-0004, 003296706-0005, 003296706-0006, 003296706-0007, 003296706-0008, 003296706-0009, 003296706-0010, 005290038-0011 y 005290038-0012, que afirma Vondom se infringen por el modelo Daybed LACE (-doc. 10 -catálogo Gaviota pag 19, colección);

2) al diseño JARDINERA de la colección PAL -doc 6-, protegida como modelo comunitario núm. 002124214-0006, que estaría infringido por el modelo colección LACE (doc 10, pag 17-);

3) a las MESAS MARI-SOL (doc 7), protegidas por los modelos comunitarios núms. 002440222-0007 y 002696658-0001, que afirma están infringidos con Colección UNI, (doc 11, pag 16 y 17);

4) a la BARRA DE BAR RECTA de la colección "FIESTA" (doc 8), registrada como modelo comunitario núm. 003829563-0001, que sostiene que se infringe por los productos que aparecen en el doc 10, pag 20, de la colección LACE Gaviota;

5) y a la BARRA DE BAR CURVA colección FIESTA (doc 9), registrada como modelos comunitarios nums. 001957804-0009 y 001957804-0023, que entiende son infringidos con barra LACE (doc 10, pag 20 y 21) que aparece en dicho catálogo.

En la demanda, ejercita Vondom contra Gaviota además de otras acciones vinculadas a la infracción, la de daños y perjuicios, solicitando respecto de los daños que se le abonen los gastos de investigación realizados y, en cuanto a los perjuicios, que se cuantifiquen en ejecución de sentencia con arreglo al criterio de cuantificación de la licencia hipotética, solicitando que a la cifra de facturación se aplique un 15% hasta el volumen de 200.000 euros y un 10% desde dicho importe, con incremento de un 10% dada la importancia de los diseños, solicitando subsidiariamente el beneficio del infractor y, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio, así como la condena al pago de las costas procesales.

La demandante, en consideración a que Yonoh Creative Studio S.L. y Borealis Experiencia S.L. "han utilizado los diseños de(...)VONDOM S.L., sin su consentimiento para realizar unas supuestas copias de los mismos, que han licenciado (Doc. 13 de la demanda) y/o vendido a la demandada GAVIOTA SINBAC S.L., mediante contraprestación económica"(escrito de ampliación de demanda), demanda a ambas mercantiles tanto por competencia desleal - art 4 LCD- como por infracción de diseños, solicitando su condena, además de a idénticos pronunciamientos que los instados frente a Gaviota, al pago del beneficio obtenido por las mercantiles demandadas en su relación comercial con Gaviota.

Formulada oposición a todas estas pretensiones por los demandados se ha dictado sentencia que ha estimado en parte la demanda.

En concreto, la Sentencia declara que Gaviota ha infringido con los productos referenciados por la demandante, porque no producen una impresión general distinta a los diseños de la demandante, los derechos registrales siguientes:

El modelo jardinera (colección PAL) registrado con el número 002124214-0006

Las mesas (colección MARI-SOL) registradas con el número 002440222-0007

Y el número 002696658-0001

Las barras de bar (colección FIESTA) con registros números 003829563-0001

número 001957804-0009

Y la número 001957804-0023

Consecuente con dicha declaración, condena a dicha mercantil al cese en la fabricación y comercialización en cualquiera de sus formas, a la retirada de medios digitales, a la destrucción de moldes, la inutilización y destrucción de existencias, del material publicitario y, finalmente, la condena a indemnizar en el importe que resulte en ejecución de sentencia, por licencia hipotética y subsidiariamente, del 1%, desestimando, sin embargo, la indemnización impetrada por gastos de investigación.

La Sentencia desestima no obstante las acciones deducidas frente a Yonoh y Borealis al considerar que falta de legitimación pasiva y tipicidad respecto del creador que no es fabricante ni comercializador en relación con los art. 19 RDMC y art. 4 LCD, razones por lo que las absuelve de los pedimentos de la demandante e impone las costas procesales a la demandante.

Críticos con esta resolución, formulan recurso de apelación tanto la parte demandante como la demandada en lo que hace a los pronunciamientos que consideran contrarios a sus intereses.

Pues bien, y antes de proceder al examen de los recursos formulados contra la Sentencia de instancia es conveniente precisar que el Tribunal procederá al examen y decisión de los recursos de apelación formulados por los litigantes anteponiendo la sistemática al orden natural de los motivos de cada recurso de apelación.

La intención no es otra que la de dotar a la respuesta del Tribunal de cohesión entre los distintos pronunciamientos en función de los recursos deducidos, pero también, la de darle la máxima coherencia en el marco de la relación existente entre los diversos argumentos dados por los litigantes.

A tal efecto, nos pronunciaremos en primer término sobre cuestiones generales que incidirán en la respuesta individualizada a los distintos juicios comparativos que corresponda hacer para, seguidamente, modelo por modelo, y en los términos que resultan del planteamiento que ha hecho cada parte, llevar a cabo el juicio relativo a la impresión general como factor desencadenante de la respuesta ante la pretensión declarativa de la infracción, relegando a un momento posterior lo relativo a las acciones deducidas contra las empresas de diseño para terminar con el examen de la única cuestión formulada en los recurso en materia indemnizatoria.

SEGUNDO.- Cuestiones generales. Valor ilustrativo de productos terminados con los diseños, sobre las tendencias de moda y análisis de la característica lumínica de los productos como elemento diferencial.

El recurso de apelación del demandante está limitado, como no puede ser de otro modo, a los pronunciamientos desestimatorios de sus acciones por infracción de los modelos Daybed de la colección Vela pero, también impugna el rechazo de la indemnización por gastos de investigación y, finalmente, la desestimación de las acciones deducidas tanto frente a Yonoh como en contra de Borealis por actos de competencia desleal y por infracción de los diseños.

Por su parte, Gaviota impugna los pronunciamientos declarativos de la infracción y de condena respecto de los modelos que se refieren a los productos que son maceteros, mesas y barras de bar.

No obstante, ambas partes introducen con carácter previo a la impugnación de los pronunciamientos que le son desfavorables, una serie de cuestiones que entendemos que son de interés general en la resolución del litigio.

Nos referimos, excluidas las alegaciones sobre inmunidad registral y la técnica de fabricación que son aspectos absolutamente irrelevantes en los planteamientos que resultan de litigio, a argumentos relativos al valor en el análisis del juicio de singularidad de los productos Vondom acabados y comercializados donde se plasman los diseños en relación a la infracción, a las cuestiones relativas a definir los elementos que han de conformar el juicio comparativo, a la relevancia de las tendencia de moda sobre la libertad del autor, y, finalmente, sobre la incidencia en el juicio de singularidad de los elementos lumínicos que se describen en los productos de Gaviota jardinera y barras de bar.

Siguiendo ese orden, nos pronunciaremos en primer lugar sobre la relevancia en el proceso comparativo de los productos efectivamente comercializados y, en un sentido más amplio, sobre cuáles han de ser los elementos sobre los que recaiga el análisis de la impresión general de desemejanza o de la inexistencia de un efecto dèjá vudesde el punto de vista del usuario informado.

Reitera en su oposición Gaviota que ni los productos finalizados de Vondom ni su presentación comercial deben tenerse en cuenta en la comparativa, añadiendo que las imágenes de los productos Vondom en las comparativas aportadas no son las de los catálogos sino otras que habrían sido deliberadamente modificadas con el fin de producir una idea falseada, exigiendo por ello que la comparativa se efectúe solo entre los diseños registrados y los productos comercializados por Gaviota.

Pues bien, no yerra Gaviota cuando afirma que los elementos controvertidos son solo los productos que efectivamente comercializa y no los registros posteriores y por tanto, que el juicio comparativo para dilucidar sobre las acciones por infracción de diseños ha de tener lugar entre los registros invocados y los productos que se afirman infractores de aquellos.

Ahora bien, ello no implica que además de los registros invocados, en el juicio de singularidad se puedan tomar en consideración los productos efectivamente comercializados con los diseños registrados.

Baste recordar, para justificar esa afirmación, que la jurisprudencia insiste en que la comparación de las impresiones generales producidas por los diseños debe estar referenciada a los diseños tal cual están registrados en la oficina registro correspondiente. Pero también ha dicho -véase en tal sentido la STGUE de 7 de noviembre de 2013, asunto T-666/11 y de 29 de octubre de 2015, asunto T-334/14- que "no es erróneo tomar en consideración, a título de ilustración, al realizar tal comparación, los productos efectivamente comercializados y que se corresponden a esos dibujos o modelos tal como han sido registrados".

En consecuencia, y a pesar de que se afirma que hay en las fotografías que se muestran por el demandante hay alteraciones respecto de los productos verdaderamente comercializados, el aporte que interesa al Tribunal no es el del contexto con el que se presentan sino si tales fotografías muestran efectivamente los productos comercializados y lo cierto es que, además y en todo caso, el Tribunal tiene acceso, porque han sido aportados al proceso, a los catálogos Vondom -doc 20 a 22 de los del demandante- y al material gráfico que se contiene en los diversos informes periciales aportados por las partes donde se identifican las fuentes, de manera tal que formando parte del material probatorio, el Tribunal dispone de suficientes medios de prueba para tomar en consideración aquellos elementos gráficos que considere a "título de ilustración, al realizar tal comparación"como indica la jurisprudencia transcrita.

El siguiente planteamiento sobre el que hemos de pronunciarnos es el relativo a la relevancia de las tendencias en la libertad del autor y por extensión, a incidencia en la apreciación de la impresión general del usuario informado.

En el argumento formulado por Gaviota, la relevancia de las tendencias de moda en diseño del mobiliario de que se trata permitiría reducir los elementos sobre los que extender el examen de la impresión general en la consideración de que algunas líneas y características esenciales de los modelos Vondom estarían marcados por las tendencias de mercado, en particular, por las que resultan del documento nº 3 de su contestación.

A ello opone la representación procesal de Vondom que confunde la demandada la tipología del diseño con relación al producto que refleja con la tendencia de moda, afirmando que, en el caso, los diseños responden a un tipo de producto del sector sin que responda ninguno de ellos a líneas de moda o tendencias temporales derivados de una determinada moda.

Pues bien, aunque no podemos negar que la tipología hace referencia a la clasificación de productos y que la moda se refiere a la forma en que se adornan y significan en un momento dado que, como dice el TJUE -Sentencia de 18 de diciembre de 2025, asunto C-323/24-, "la propia esencia de la moda consiste en que no perdura y en que evoluciona precisamente, en función de innovaciones tanto visuales como tecnológicas"(apart. 43), es lo cierto que atendiendo a los registros resulta evidente que las formas dadas a los distintos productos en absoluto responden a una tipología de producto sino a una innovación visual, a una identidad individual con la cual pretende la empresa posicionarse en el mercado no de las camas, de las mesas, de las barras de bar...sino, dentro de esa tipología, como un referente que o responde a tendencias o las crea.

De hecho, al tipo se refiere el demandante en sus registros cuando se refiere, por ejemplo, a "muebles para tumbarse"(registros 003296706-0006 y 005290038-0012), o a "maceteros, macetas, jardineras"en el registro 002124214-0006, sin describir en tales menciones sobre el producto la apariencia del registro que es la que particulariza e individualiza luego en el mercado el producto pues, en absoluto, son muebles para tumbarse al uso, por seguir con el ejemplo de las camas.

Ahora bien, y aunque los diseños Vondom pudieran responder a ciertas tendencias del sector mobiliario de exterior hemos de recordar que la jurisprudencia se pronunciado de manera insistente sobre el alcance de las tendencias de moda en relación con el grado de libertad del autor, afirmando que no son relevantes la existencia de determinadas tendencias entendidas como formas habituales comúnmente aceptadas.

Al efecto, ya en las Sentencias del TGUE de 12 de marzo de 2014, asunto T-315/12 y en la ya citada T-334/14 se afirmaba que la "tendencia es pertinente, a lo sumo, para la percepción estética del dibujo o modelo de que se trate y que, por tanto, puede tener influencia, en su caso, en el éxito comercial del producto al que se incorpora ese dibujo o modelo",lo que ha venido a confirmar la reciente STJUE de 18 de diciembre de 2025, asunto C-323/24, explicando que

"el hecho de que algunos elementos sean omnipresentes en el mercado de que se trate, en el sentido de que resulten de tendencias adoptadas masivamente o de que numerosos proveedores propongan elementos idénticos, puede influir en la percepción estética de un dibujo o modelo, incluso influir en el éxito comercial del producto al que se incorpora dicho elemento".

A lo que añade:

No obstante, tal consideración carece de relevancia en el marco del examen del carácter singular de un dibujo o modelo, que consiste en determinar si la impresión general producida por este se distingue de la producida por los dibujos o modelos que se han hecho públicos anteriormente, con independencia de toda consideración de carácter estético o comercial.

De ello se deduce que las características de un dibujo o modelo que resultan de las tendencias de la moda no pueden, por sí solas, revestir una importancia menor en la impresión general que ese dibujo o modelo produce en el usuario informado.".

En consecuencia, los juicios sobre impresión general no estarán más condicionados que lo que requiere la jurisprudencia, fijando el Tribunal la importancia que en cada caso tenga la tendencia de moda del sector con las líneas o apariencia del diseño para definir su alcance desde la perspectiva del usuario informado.

Queremos finalmente pronunciarnos sobre un aspecto que Gaviota considera relevante en el examen crítico que hace de los juicios comparativos hechos en la instancia entre impresiones generales de los elementos en litigio. Nos referimos la iluminación en los productos Jardinera y Barras de bar Gaviota.

Dice esta parte que yerra la Sentencia de instancia al no tomar en consideración el análisis que hace la pericial del Sr. Romualdo (doc 6 contestación) donde se recoge como característica diferencial fundamental la de la iluminación de los productos Gaviota de la línea LACE, en particular, de la jardinera, que afirma consta de un agujero en la cual se introduce el sistema lumínico que no existe en el caso del diseño Vondom, por más que se describa como parte del producto en la colección PAL, y en el caso de las barras de bar con referencia a la barra de bar recta y curva, que dice el perito consta de un sistema de luz led con baterías.

Opone Vondom a tal planteamiento que la iluminación no es parte integrante del diseño al responder a una solución técnica y no a una opción estética, afirmando que no es una creación de forma ni deriva de las características especiales de líneas, configuración, color, forma, textura o material del producto o de su ornamentación.

Queda por tanto planteado si la iluminación constituye o no un elemento que configure el diseño.

Al efecto, debemos recordar que en el art. 4.1 del Reglamento 2245/2002, de ejecución del Reglamento 6/2002 se dispone que la representación de los diseños "consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica en blanco y negro o en color".

Consecuentemente, la iluminación puede ser objeto de representación, lo que se explica porque la luz sí aporta configuración o aspecto y color.

En efecto, no solo la luz visible por el hecho de serlo es relevante, sino que además el color tiene su origen en la luz visible, sea natural o artificial, lo que significa que la luz es color, en cualquiera de sus escalas y, por tanto, forma parte de los elementos que generan una determinada apariencia.

Ello explica que en muchas ocasiones los diseños se registren describiendo en sus perspectivas el carácter transparente o, en su caso, translucido del material del producto en relación con un color que puede venir dado por una fuente lumínica, haciendo en suma que el material y el color, el primero por una característica translúcida y el segundo, derivado de una fuente lumínica, sea parte de diseño en los términos del art. 3.a) RDMC.

Por ello en nuestra Sentencia de 431/203, de 6 de septiembre, en el que también era demandante Vondom, hemos tomado en consideración el elemento lumínico atendidas las especiales particularidades del mobiliario que se decía por Vondom infractor de sus diseños.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, es evidente que ni lo uno (propiedades transparentes o translúcidas) ni lo otro (luz y color dado por aquella) forma parte de los diseños registrados de la actora siendo irrelevante, desde la posición que su titular ocupa en las acciones deducidas, que los productos comercializados con aquellos diseños pudieran incorporarlas.

La cuestión adquiere otra dimensión cuando se proyecta sobre los productos Gaviota, que sí la incorporan y respecto de la que es preciso determinar si constituye o no un elemento a valorar en el examen de la impresión general que de los mismos pueda formarse un usuario informado al punto de ser factor diferencial respecto de los diseños contrapuestos conforme propone la demandada.

Pues bien, desde nuestro punto de vista, la iluminación a que se refiere la demandada no es, en este caso, un elemento relevante desde la perspectiva de la singularidad de los productos Gaviota -jardinera y barras de bar- ya que no es evidente que los productos Gaviota se presenten ante el usuario con el elemento lumínico como parte esencial del diseño sino, a lo más, como un complemento que puede formar parte del mobiliario en condiciones que permitan su resalte.

De hecho, en la descripción del perito Sr. Romualdo se pone el acento en las modificaciones físicas que tienen los productos para poder introducirles el elemento lumínico y no, sin embargo, en el aporte de tal efecto a la apariencia del mueble. Y desde luego, visto tal informe pericial, no podemos concluir que aquellas modificaciones de los productos contribuyan a la impresión general del mueble en cuestión pues en caso alguno las descripciones técnicas que hace el perito son evidentes a la vista de los diseños de tales productos a los que no consta aporten apariencia, ni con la física que permite la instalación y su ubicación ni con el efecto lumínico del que pudiera derivarse, configuración, líneas o color como parte de la apariencia misma del producto.

Es por ello que debemos rechazar que dicho aspecto deba ser valorado en caso alguno en este procedimiento.

Analizaremos a partir de lo expuesto las posiciones que cada parte plantea en su recurso de apelación con relación a la decisión judicial declarativa de la infracción de los diseños invocados por el demandante.

TERCERO.- Sobre los diseños que representan camas de exterior redondas, con y sin vela o toldo.

Se refiere en su recurso Vondom, instando la revisión de la decisión de instancia que no comparte, a la infracción denunciada de los diseños de sus productos Daybed, con y sin capota, que son plasmación de los diseños registrados (que concreta en el escrito de apelación en dos únicas referencias) con los números 003296706-0006 (una de 7 representaciones) y el 005290038-0012 (una de 7 representaciones).

Dicho examen lo inicia el apelante refiriéndose al grado de libertad del autor afirmando que es, por lo que hace a la creación de los modelos, amplísimo al tratarse de mobiliario exterior que no tiene limitación funcional que condicione la creación o configuración de formas como confirmó en juicio el autor de los diseños, D. Cesareo y los testigos Sres. Manuela (representante de la actora) y Jesús María (director comercial del Vondom) y la perito Sra. Evangelina.

Examina seguidamente lo relativo a las tendencias del mercado, afirmando que yerra Gaviota cuando justifica el diseño de su Daybed redondo con capota y sin capota en las tendencias del mercado confundiendo tendencia con tipología, siendo así que el Daybed es un mueble tipo y las anterioridades que han sido traídas al proceso (doc 3 de Gaviota) no anticipan el diseño Vondom porque se trata de estilos distintos no homogéneos con los modelos registrados y fabricados por Vondom, razón por la que el Sr. Manuela afirmó al declarar en juicio que los productos indicados como antecedentes o tendencia eran productos diferenciables que no colisionaban con los derechos de Vondom.

Que por tanto, debería aplicarse la regla general para llevar el examen comparativo, que no es sino el de la impresión general descartando las diferencias menores entre los modelos contrapuestos cuando ni la existencia de prescripciones legales ni las tendencias de la moda llevan seguir una determinada forma, siendo así que en la contestación a la demanda y en los informes periciales presentados, en particular el del Sr. Romualdo, el análisis se centra en solo nimias diferencias obviando el criterio del TJUE sobre el recuerdo imperfecto por el usuario información y la impresión general.

En concreto critica el recurrente que el informe del Sr. Romualdo se refiera a diferencias centradas en la planimetría para la fabricación, pero no en el examen de los modelos contrastados desde el plano de la impresión general, habiendo utilizado además registros distintos a los invocados por Vondom, en particular, y para el Daybed con capota, el 3296706-0003 en vez del 003296706-0006 y, para el Daybed sin capota, el 52900038-0011 en vez del 52900038-0012.

En cuanto al informe pericial de la Sra. Tamara, considera el recurrene que al igual que en caso del informe del Sr. Romualdo, se vale del registro 3296706 en sus variantes 0007 a 0012 y del registro 003296706 en sus variantes 0001 a 0005 y de anterioridades de otras empresas que son distintas y con las que no hay conflicto.

Por ello, desde el punto de vista del apelante, en la comparación de los modelos debería tenerse en cuenta que tienen la misma forma, tamaño y proporciones, siendo la impresión general la misma, que son los aspectos acentuados por Sr. Cesareo, creador de los modelos y para quien las diferencias entre modelos no son relevantes.

Apunta al respecto el apelante que, primero, la altura de la cama es la misma -30 cm- (informe Romualdo y Evangelina), al igual que la forma de la base que tiene la forma de chaflán en ambos modelos sin que el hecho de que en el caso del modelo Gaviota sea fijo y reclinable en el caso de Vondom sea relevante dado que no se deduce de los modelos registrados. Lo relevante, apunta el apelante, es que se trata de una base con respaldo, cuya longitud y situación es idéntica al igual que el punto de inflexión, la altura del respaldo y el ángulo que genera.

En cuanto a la capota, por lo que hace a los modelos que la incorporan, señala que las proporciones de las capotas son las mismas, estando en el mismo lugar el punto de unión o anclaje de la capota a la base, presentando ambas capotas cuatro pliegues.

Por tales razones considera el recurrente que debe revocarse el pronunciamiento de desestimación de la infracción al apreciarse que la impresión general que produce el modelo Gaviota no es disimilar de la que producen los diseños invocados a los efectos del art. 10 RDMC.

Posición del Tribunal.

No se comprende bien el silencio del recurrente sobre las razones que han determinado la desestimación de la acción de infracción de los diseños vinculados a los productos cama de Gaviota que son previas al examen comparativo de los modelos en conflicto.

En efecto, Vondom, sin criticar las razones de la desestimación de la infracción, defiende sus pretensiones sobre la base de un juicio comparativo que, partiendo de la impresión general, entiende favorable a sus pretensiones. Sin embargo, la Sentencia rechaza la acción de infracción de los registros en cuestión no porque entienda que la impresión general que producen los productos Gaviota produzcan una impresión general distinta a los diseños Vondom sino porque considera que la aproximación pericial de la actora en el análisis de los elementos que resultan del juicio comparativo es incorrecta en tanto se lleva a cabo partiendo de una composición amalgamada de los diferentes diseños registrados por la actora para, desde una conjunción de características, establecer el juicio de infracción, infringiendo el art. 6 RDMC sin que tal forma comparativa deba ser suplida por el Tribunal al ser un defecto insubsanable.

En cualquier caso, y aunque no haya referencias en el recurso de apelación a tales motivos, hemos de tener en cuenta que al impugnar expresamente la desestimación de la infracción de los diseños del producto Daybed, es dable para el Tribunal pronunciarse sobre las razones de desestimación en la instancia y, consecuentemente, llevar a cabo el análisis de los aspectos que abogan a favor de la estimación de las acciones propuestas por Vondom.

Pues bien, por lo que hace a los motivos sustentados en la resolución de instancia hemos de decir que este Tribunal no comparte con la Sentencia sus argumentos, no porque no tenga razón cuando afirma que la comparación debe hacerse individualmente entre el producto posterior y cada uno de los diseños anteriores con el fin de que la novedad y el carácter singular se valore a la vista de las concretas características de cada uno de los diseños previos en contraposición de lo que se ha venido en llamar "comparación mosaico"(Mosaikvergleich) o comparación simultánea con varios diseños previos a la vez, sino porque es erróneo que al criticar con fundamento en el criterio expuesto el tratamiento de la infracción en la prueba pericial de la actora excluya toda posibilidad de valorar otras pruebas, incluidas otras pruebas periciales, para llevar un análisis de la infracción. Y es que la negativa valoración de una prueba, en este caso pericial, en absoluto libera al Tribunal de efectuar, sobre la base del restante material probatorio, el examen de los presupuestos de la infracción que constituye la acción deducida y en base a la cual se formulan concretas pretensiones ya que, de lo contrario, podría entenderse que la infracción trae fundamento solo en material pericial cuando en absoluto existe una correspondencia unívoca entre un tipo de prueba concreto y la apreciación de la infracción.

Consecuentemente no hay defecto insubsanable sino valoración negativa de un medio de prueba y aunque procediera llevar a cabo una valoración en conjunto de la prueba, podría rechazar una parte de ese material (en este caso, las periciales si están viciadas por comparación mosaico) pero no por ello, salvo justificación, descalificar el resto del material probatorio que a la postre, es lo que ha ocurrido.

Y si, como hemos dicho, el juicio comparativo debe efectuarse esencialmente entre los registros y los productos que se afirman infractores de aquellos atendidos los criterios que la jurisprudencia fija, es decir, llevando a cabo un examen que le permita obtener un resultado de la comparación, directa cuando sea posible, de las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo o modelo controvertido, la conclusión que alcanzamos es que estando entre el material del proceso los elementos a comparar, es indudable que se pudo efectuar el juicio comparativo a los efectos de afirmar si en el caso los modelos Gaviota de cama redonda de exterior producían o no respecto de los registros invocados en la demanda, una impresión general distinta al usuario informado.

Al haber omitido indebidamente dicha valoración procede ahora, en base a las alegaciones que formula el recurrente, llevarla a cabo examinando si se dan o no los presupuestos que sustenten la acción por infracción de los diseños invocados en este caso.

Nos propone el apelante que examinemos si los productos Gaviota, en particular los modelos LACE que aparecen en el doc 10 -catálogo Gaviota pag 19, colección, y doc 26 demanda -instragram-Mowee-, infringen los modelos a los que el recurrente se refiere en su escrito de apelación y que limita en relación con su demanda a solo los registros 003296706-0006 y 005290038-0012.

En concreto, los modelos a comparar son los siguientes (en blanco y negro los registros Vondom, los fotográficos, modelos Gaviota extraídos del Catálogo Gaviota, doc 10 contestación demanda, del doc 26 demanda -Instagram Mowee-official- y del informe pericial Sr. Romualdo, doc 6 contestación demanda)

Para el análisis de la infracción que Vondom afirma que resulta preciso determinar el sector de los productos a los que está destinado a incorporarse o aplicarse el diseño, el usuario informado de dichos productos en función de su finalidad y, por referencia al usuario informado, el grado de conocimientos técnicos anteriores y el nivel de atención a las similitudes y a las diferencias en la comparación de los dibujos o modelos, en tercer lugar, el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo, cuya influencia sobre el carácter particular es inversamente proporcional, y, en cuarto lugar, tomando en consideración dicho grado de libertad, el resultado de la comparación, directa cuando sea posible, de las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo o modelo controvertido y cualquier otro dibujo o modelo anterior que sea público, considerados individualmente.

Sobre las tres primeras cuestiones no hay planteamiento favorable ni desfavorable en los escritos de apelación y oposición al mismo.

No hay duda que estamos ante un diseño destinado a configurar un producto que no es sino un lecho, cama o tumbona de exteriores respecto del que el usuario informado no es otra que toda persona que dispone de vivienda con exteriores o un local abierto al público en el que utiliza este tipo de mobiliario de exterior y que conoce por ello los productos de que se trata porque tiene interés en el sector de las formas actuales que se pueden aplicar a tal mobiliario, confiriéndoles un determinado aura de modernidad, novedad y actualidad. Por otro lado, el autor del diseño no está especialmente limitado para formular una arquitectura específica tanto en lo que es la forma, tamaño y proporciones que confieran al diseño que se plasma el producto un aspecto general u otro.

En cuanto a los elementos relevantes a tomar en consideración en los productos controvertidos debemos partir de que, como afirma el recurrente, con arreglo al artículo 6 RDMC, la comparación de la impresión general producida por diseños en conflicto debe efectuarse teniendo en cuenta el conjunto de la apariencia de cada uno de esos dibujos o modelos ( STJUE de 28 de octubre de 2021, Ferrari, C-123/20) y por tanto, en la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos en conflicto debe tener como base las características del dibujo o modelo invocado en relación al producto controvertido y ha de tener por objeto únicamente las características protegidas de ese dibujo o modelo, sin tener en cuenta aquellas características, en particular las técnicas, excluidas de la protección aunque sí formaran parte de la comercialización del diseño ya plasmado en un producto.

Por tanto, para comparar los diseños en conflicto es preciso determinar cuáles son los elementos efectivamente protegidos por los diseños de Vondom y que, por tanto, son pertinentes a este respecto ( sentencia de 21 de junio de 2018, Motivo en relieve de una playa de guijarros, T-228/16, no publicada, EU:T:2018:369, apartado 37).

En el caso de autos, procede señalar que el diseño 003296706-0006 fue registrado con la indicación "Muebles para tumbarse, camas multiuso, Armazón de cama, Muebles para exteriores, Chaise longues (hamacas, tumbonas)"y que presenta distintas perspectivas de un modelo completo de mueble destinado a tumbarse una persona, prácticamente igual que en el caso del diseño 005290038-0012, registrado con la indicación de "Muebles para tumbarse, Mobiliario, Chaises longues, Camas".

En consecuencia, a efectos de la comparación del diseño Vondom con los productos Gaviota, todos los elementos efectivamente protegidos por el dibujo o modelo invocado, que representan una tumbona con y sin capota, han de ser tenidos en cuenta.

El ius prohibendique puede deducir el titular de un diseño se basa en que el producto controvertido no produzca una impresión general, desde el punto de vista del usuario informado, de diferencia o de inexistencia de efecto de déjà vucon respecto al diseño cuya titularidad anterior se invoca, sin tener en cuenta las diferencias que, pese a no ser detalles insignificantes, no destaquen lo suficiente como para afectar a esa impresión general, pero tomando en consideración las diferencias lo bastante marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares.

Y como bien expone el recurrente, de la jurisprudencia resulta que la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos debe ser sintética y no puede limitarse a la comparación analítica de una enumeración de similitudes y de diferencias.

Pues bien, en el caso consideramos que los productos Gaviota comparten características visuales casi idénticas al diseño Vondom registrado con el número 003296706-0006, daybed con capota, en particular, la forma redondeada del conjunto, la conformación de la base sobre tres elementos, una estructura de contacto con la superficie o suelo, una base para colchón y un colchón, a lo que se añade la integración como parte de la parte superior acolchonada una zona elevada -y que podría ser, en el caso del diseño, abatible- que perfila sobre una línea recta que fractura la superficie superior del diseño, identificándose claramente como parte de los elementos que comparte la capota que cubre parte de la superficie, configurada de manera que resulta plegable gracias a su configuración sobre la base de tres nervios que recorren de un extremo al otro, perpendicularmente la superficie redonda de la base, sobre la que ancla.

Frente a estas similitudes, las diferencias que hay son de menor entidad, dado que afectan solo a aspectos secundarios del conjunto.

La unión más curvada hacia dentro de la base sobre la que se asienta el colchón y que se apoya sobre otra superficie que contacta con el suelo, no es relevante en el conjunto, no pudiendo tampoco valorarse, porque no se perciben ni en el diseño Vondom pero tampoco en los diseños Gaviota, la existencia de pequeñas patas que dice el demandado, sí poseen sus productos Lace Daybed. Tampoco nos parece valorable la existencia de cabecero en el caso del producto Lace cuando, como hemos dicho, no es sostenible afirmar que no lo tenga el diseño vistas las perspectivas 1 y 3 del registro. Por otro lado, tampoco es dable contrastar como aspecto relevante el punto de unión o contacto entre la superficie de la capota y la superficie base del producto pues, aunque ciertamente son diferentes, la propensión de los diseños Lace Daybed es la que lograr un diseño que consiga el todo en uno, restando relevancia a la diferencia con el caso de los modelos Vondom.

Ninguna referencia sin embargo hemos de hacer a aspectos técnicos como la luminaria que en su caso pudiera tener el modelo Lace frente al diseño Vondom, remitiéndonos sobre esta cuestión a lo expuesto en el FD segundo, al igual que sobre la membrana circulación que une los sectores circulares facilitando el plegado y desplegado en tanto ambos aspectos son puramente técnicos y nada aportan desde el punto de vista del diseño.

No creemos por tanto que haya diferencias significativas visto en conjunto y de hecho, así se aprecia en la comparativa que, mediante una interesante superposición de imágenes hace el perito de la demandada, Sr. Romualdo -doc 6 contestación demanda- al efectuar la comparativa entre diseño y producto, comparativa cuyo resultado es éste

y que pone de relieve que si hay disimilitudes entre ambos modelos, que las hay, no afectan a la impresión general dado que las diferencias de ángulos existentes no serán perceptibles en una visión de conjunto por el usuario informado al no ser determinantes de un cambio en la forma general del diseño, a lo que contribuye sin duda alguna, la extensión y vuelo de la capota que confiere una apariencia general muy similar.

Es por ello que entendemos que la vista del producto Lace de Gaviota produce respecto de los diseños Vondom y, por tanto, respecto de sus productos en tanto reproducción de sus diseños, un efecto dejá vudesde el punto de vista del usuario informado o, lo que es lo mismo, no percibirá una impresión general distinta.

En consecuencia, si el ámbito de protección de titular del diseño, dice el art. 10 RDMC, se extiende respecto de cualesquiera otros diseños que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta, en el caso la conclusión es que los productos Lace Daybed con capota, infringen el diseño 003296706-0006.

CUARTO.-En cuanto al diseño Daybed sin capota, las diferencias que observa el Tribunal, sí son manifiestas y de suficiente entidad como para considerar que se producirá en el usuario informado una impresión general distinta al contemplar los productos Gaviota respecto de los que plasmen los diseños registrados con el número 005290038-0012.

En efecto, como se observa con claridad en la imagen creada por el perito en su informe aportado como documento nº 6 por Gaviota, en la que superpone el modelo objeto de registro por Vondom y el producto controvertido y que tiene la virtud de mostrar de manera evidente las secciones diferenciadas de la superficie del producto Gaviota,

, es dable apreciar la separación evidente de una parte la superficie de apoyo del colchón del colchón mismo, haciendo la primera de cabecero fijo para ese elemento. Así se observa, además en esta ilustración del producto Mowee , perspectiva del producto que también permite constatar que el cabecero recoge al colchón sobre una base curva integrada en el conjunto.

Desde nuestro punto de vistas tales formas generan un conjunto estético absolutamente diverso a la propuesta que contiene el registro Vondom, que lo es de una superficie plana que se abate para formar una sección elevada como resulta de las perspectivas del diseño donde se observa el sistema de abatimiento (perspectiva 2 ) que, a la postre expone, una forma de respaldo con un diseño diverso al propuesto por Gaviota en un modelo que además es, simultáneamente, llano.

En suma, si el carácter singular de un dibujo o modelo resulta de una impresión general desde el punto de vista del usuario informado relativo a la existencia o no de un efecto de sensación de familiaridad al ver los productos enfrentados en relación a los diseños anteriores sin tener en cuenta las diferencias que no destaquen lo suficiente como para afectar a esa impresión general pero sí las diferencias lo bastante marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares, en el caso que nos ocupa la conclusión que alcanzamos es que las diferencias descritas, vista la comparación desde un punto de vista sintético y comparado el modelo tal como han sido registrado con el producto comercializado por el demandado, permiten afirmar que el producto comercializado por la demandada no produce una impresión general idéntica o suficientemente similar como para estar comprendida en el ámbito de protección del respecto del diseño número 005290038-0012 -art 10-1 RDMC- de Vondom que ampare el ius prohibendideducido por dicha mercantil en base al artículo 19 de la misma norma.

QUINTO.- Sobre los diseños que representan jardineras.

Más allá de los planteamientos iniciales con los que abre su escrito de apelación Gaviota, y a los cuales nos hemos referido en el fundamento segundo de esta Sentencia, despliega en su recurso todo un corolario de argumentos para rebatir, partiendo de la figura del usuario informado y la libertad creativa de su autor así como de la correcta identificación de los modelos a comparar (registros invocados y productos que se afirman infractores), la impresión general que obtiene el Juez de instancia para llegar a las conclusiones declarativas de infracción que se contienen en la Sentencia.

Pues bien, se refiere en primer lugar a la infracción del diseño plasmado en la Jardinera Vondom de su colección Pal, diseño número 002124214-0006, que afirma la Sentencia, se infringe por la jardinera de la colección LACE que aquí podemos ver .

Tras analizar el contenido de la Sentencia, tanto en lo relativo al pronunciamiento sobre la identificación del producto (jardinera) como en lo que hace a la concreción del usuario informado (persona aficionada a la jardinería), al grado de libertad del autor (amplia, no limitada por la técnica del rotomoldeo) y a la impresión general que produce el modelo cuestionado en el usuario informado (que concluye, no produce una impresión general distinta respecto del diseño prioritario), afirma el recurrente que el análisis del Tribunal es erróneo.

Niega en primer lugar que el usuario informado sea un aficionado a la jardinería, sino una persona conocedora del sector mobiliario de diseño con interés en los productos funcionales y decorativos que se adquieren no en viveros o centros de jardinería, resultando por lo demás de todo punto irrelevante la técnica de fabricación (por la referencia que la Sentencia hace al rotomoldeo) en tanto no afecte a la apariencia externa.

También yerra la Sentencia al afirmar que el diseño Gaviota presenta términos de cuasi identidad por volúmenes cuando las diferencias son esenciales, tal cual se expresaron en el Auto resolutorio de las medidas cautelares cuyo análisis coincidió con los informes periciales de Gaviota, ratificados en juicio.

Además, añade el apelante, la sentencia prescinde del informe pericial y por tanto, ignora otras características fundamentales, en particular la relativa al sistema de iluminación que incorporan los productos de Gaviota con respecto de los registros Vondom, y que se refiere a que el producto Lace Jardinera incorpora un sistema de luz en la base de la jardinera, presentando un agujero en su parte inferior para la instalación de la fuente lumínica, que no aparece en los registros invocados.

Posición del Tribunal.

Sobre las apreciaciones preliminares del recurrente, en tanto se refieren a aspectos irrelevantes al caso, ninguna referencia haremos. Y en cuanto a las relevantes, términos de la comparación en el caso de acción por infracción de diseños y alcance de las tendencias de moda, nos remitimos a lo ya expuesto con ocasión del examen propuesto por la demandante en su recurso de apelación.

En cuanto al usuario informado, compartimos con el apelante la crítica que se hace a la identificación como tal que propone la Sentencia de la instancia.

En efecto, si la calidad de "usuario" implica que la persona de que se trata utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto (STGUE de 22 de junio de 2010, T-153/08) y el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos, resulta evidente que hablamos de una persona que utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto que conoce, en tanto informado, de los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos.

En este sentido, son ilustrativos algunos siguientes ejemplos jurisprudenciales.

En la STGUE, asunto T-153/08, para el diseño de unidades de conferencia, se entiende que el usuario informado es "cualquier persona que asista regularmente a conferencias o a reuniones formales en las que los diferentes participantes disponen de una unidad de conferencia, equipada de un micrófono, situada delante de ellos sobre la mesa...";en los asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, Herbert Neuman y otros/José Manuel Baena Grupo, S. A, se considera como usuario informado a como "los jóvenes que compran camisetas y gorras";en los asuntos T-83/11 , T-84/11, Antrax It Srl/OAMI, T-828/14 y T-829/14, Antrax It Srl/EUIPO, se define el usuario informado como "aquel que compra radiadores de calefacción para instalarlos en su vivienda";en el asunto T-525/13, "la mujer informada que se interesa, como posible usuaria, por los bolsos...";en el asunto T-760/16, Basil BV/EUIPO a "una persona habituada a las cestas para bicicletas";en el mismo sentido peero para modelos de vehículos (Asunto T-209/18)29 ; modelos de escúter (Asunto T-219/18, Piaggio & C. SpA/EUIPO), a "la persona que utilizaba un escúter para sus propios desplazamientos";y, en un caso de diseño de lámparas, a "la persona que utiliza este artículo de iluminación"(asunto T-187/20, Davide Groppi Srl /EUIPO)

A la vista de lo expuesto, consideramos que yerra la Sentencia cuando afirma que el usuario informado es el aficionado a la jardinería ya que es evidente que el mueble de que se trata no es un elemento de jardinería sino mobiliario de decoración de exteriores en el que lo relacionado con la jardinería es secundario o, a lo más, tan relevante como el recipiente mismo dado que la expresión visual del producto excede claramente de su funcionalidad entendida como la de servir para cultivar, mantener y cuidar plantas y flores, de manera tal que la adquisición del mismo no se produce en tanto recipiente o terrario de una planta en la que cultivarla, mantenerla o cuidarla sino en tanto aporta decoración y estética a un espacio determinado sobre la base de una elemento vegetal.

Desde esta perspectiva debemos comprender que el aficionado a la jardinería se preocupa por la supervivencia de la planta, por su desarrollo y salud, es alguien que cultiva flores, plantas o huertos por placer, disfrute personal o como pasatiempo y en su caso, cuida, diseña o mantiene zonas verdes, a menudo buscando bienestar emocional y conexión con la naturaleza. Sin embargo, quien adquiere la jardinera Vondom y Lace, habrá puesto su acento en el aspecto estético que aporta tal objeto a un espacio determinado para el que quiere una planta, pero donde lo relevante no es la durabilidad de la misma sino la belleza del recipiente.

Un diseñador de espacios o el titular de tales espacios que se preocupe o de especial relevancia a la estética, fijará sus ojos en este tipo de productos, no por el hecho de servir para albergar una planta sino por el aporte estético del objeto en sí mismo considerado que probablemente condicionará, por el color y formas, las plantas que se seleccionen como parte complementaria del mismo.

Por tanto, será este tipo de usuarios los que estarán informados de las formas de los recipientes para plantas que cumplan con los condicionamientos estéticos que se requieran.

En cuanto al examen de la infracción del diseño jardinera -diseño número 002124214-0006- no podemos sino reiterar lo que en su momento expresamos en nuestro Auto resolutorio del recurso de apelación en la pieza de medidas cautelares, es decir, que la Jardinera Lace produce una impresión general distinta respecto del diseño Vondom y ello en tanto el producto controvertido presenta una configuración general claramente diferenciada en base a la construcción sobre la base de dos volúmenes perceptibles que además, cumplen una función técnica en relación a la forma de sujeción del producto.

Nos referimos al volumen inferior del diseño Lace, que dibuja una concreta forma del cuerpo de la Jardinera que hace, a diferencia del caso del modelo Vondom, que no sea posible la sujeción del objeto sobre una superficie plana ante la falta de proporción en relación al volumen superior ya que la reducción del cuerpo inferior de la jardinera le impide lograr equilibrio o seguridad mínima para mantener el producto en pie por sí solo lo que se explica en que su función no es la de apoyo sobre una superficie plana sino la de ser elemento de interconexión modular con un sistema de sujeción de la jardinera que eleva al producto respecto del plano o superficie.

No se trata, como pretende la Sentencia de instancia, de un elemento diferencial irrelevante ni nimio pues desde el punto de vista decorativo, al usuario informado que hemos descrito, tal característica le interesará especialmente atendiendo no a la funcionalidad de sujeción sino en tanto aporta una forma específica a la jardinera que afecta tanto a la forma como a la altura.

Como decíamos en nuestro Auto, se trata de una forma específica que "se conjuga con una estructura de elevación que no constituye en el caso un accesorio intercambiable o un simple adorno sino un elemento que se marida con las diferencias volumétricas diseñadas para permitir el ajuste entre el objeto y la estructura de apoyo y de elevación sobre el suelo del objeto, otorgándole una particular impresión estética al conjunto como tal que le confiere su propia singularidad".

Por otro lado, y aunque las formas generales del volumen superior que sirve de recipiente al componente vegetal son curvas, especialmente en los extremos, el dibujo de las mismas es diferente.

Así, en el caso del diseño Vondom, los extremos forman dos arcos perfectos entre dos puntos que son paralelos que finalizan de manera radical en el encuentro con la base del diseño. Por el contrario, en el caso del modelo Lace, los arcos no guardan idéntica simetría según se trate del arco superior o inferior, ni tampoco son tan pronunciados, presentando un abombamiento intermedio/inferior que altera la perfección del arco, descansando finalmente sobre un estrechamiento que conforma en su parte inferior no un plano como en el caso de Vondom sino un nuevo volumen que se estrecha progresivamente.

En suma, si el modelo Vondom se caracteriza por tener un volumen único que es perfectamente simétrico, el modelo LACE sustenta su figura en un doble volumen que rompe la geométrica simétrica del conjunto, lo que nos impide ver éste último como una versión del primero

Buena muestra de las diferencias así descritas son las representaciones de las vistas delantera y lateral que compara en su informe la perito Sra. Evangelina -doc 6 demanda

y la imagen superpuesta que aparece en el informe pericial de la demandada Technical -doc 6 contestación demanda- que por la expresividad de las diferencias, también consideramos conveniente mostrar.

Dice el apelante que, además, es claramente diferencial el hecho de que su producto incorpore un sistema de luz que explica el perito -doc 6 contestación- tiene como efecto que en la base de la jardinera haya un agujero por el cual se introducen los elementos lumínicos, agujero que, sin embargo, no está en el diseño de Vondom, por más que sí lo incorpore en los modelos que comercializa.

Desde nuestro punto de vista, tal elemento no puede ser tomado en consideración y aunque nos remitimos a lo expuesto al tratar las cuestiones generales, sí resulta conveniente reiterar que la comparativa entre impresiones generales la hacemos entre el registro Vondom y los productos comercializados de los que valoramos aquellos aspectos que están a la vista del usuario y no aquellos que quedan ocultos a la simple vista o que no están proyectados para dar configuración o color al modelo como parte integrante de su diseño.

Lo cierto es, en el caso, los elementos lumínicos no tienen una expresión sensorial en el examen del producto pues, como es evidente, la iluminación depende de su accionamiento y la presencia del sistema lumínico está integrado en el producto sin alterar las formas externas del mismo que son las que se perciben por el usuario.

En cualquier caso, las diferencias expuestas, y descontado el hecho de la iluminación, proporcionan al producto Lace una impresión general claramente diferenciada del diseño de Vondom, lo que impide que pueda considerarse que lo pueda infringir en términos del art. 10 RDMC, siendo procedente por ello estimar el motivo y revocar la declaración de infracción de los diseños de que se trata.

SEXTO.- Sobre los diseños que representan mesas.

Se refiere seguidamente Gaviota en su recurso a la estimación de la infracción respecto de la Mesa UNI.

Tras recordar que la Sentencia, conforme a la pretensión deducida por la demandante, considera que la mesa modelo UNI de Gaviota, en su versión de tablero circular, infringe los registros números 002440222-0007 y el número 002696658-0001 , diseños ambos que Vondom ha plasmado en las mesas de su colección MARI-SOL, critica que la demandante efectúe la comparativa de su producto con dos modelos diferentes, valiéndose de manera caprichosa de los componentes de cada diseño para generar una idea artificial de las características estéticas realmente protegidas, lo que en efecto aprecia la Sentencia que, sin embargo, realiza de oficio un análisis conjunto del tipo de producto, del usuario informado y del grado de libertad del autor para, finalmente, efectuar una diferenciación entre cada uno de los modelos anteriores llegando a la conclusión de que la impresión general de la mesa UNI de Gaviota es, en ambos casos, similar.

Lo cierto, dice el apelante, es que se obvia, como reconoció en juicio el autor de la mesa denunciada, Sr. Jose Augusto, que hay una amplia tendencia en el mercado en relación a esta tipología de mesas de cafetería, moda que afecta al tablero de escaso grosor apoyado sobre un tronco cilíndrico desde el que convergen las distintas patas, con mayor o menor angulació pero siempre con un vacío en su interior, características comunes en el mercado que incluso el perito de la actora reconoce en palabras de la Sentencia.

Que desde su punto de vista, la comparativa del producto UNI de Gaviota con cada registro de Vondom demuestra la evidente inexistencia de una impresión general coincidente entre los modelos.

En particular, y por lo que hace al modelo 002440222-0007, la Sentencia considera que ni la forma del tablero ni el número de patas (3 en el caso del diseño Vondom, 4 en el caso del producto Gaviota) son características relevantes al ser lo primero formas habituales del mercado que no se atenderán por el usuario y lo segundo, al vincularse por el usuario a una cuestión técnica relativa a la estabilidad de la mesa y no a su apariencia. Pero, afirma la Sentencia, sí prestará especial atención a la forma en que se encuentran las partas, a sus ángulos y su estructura.

Que aun aceptando el interés sobre tales características el ángulo no resulta en el caso coincidente sino diferenciador. Y lo que resulta del informe pericial aportado es que las diferencias está en el número de patas, en la distinta longitud del tronco, en el distinto ángulo que conforman sobre el apoyo, en la distinta altura de la que nacen las patas y en la forma de las patas, diferencias que contrarrestan las coincidencias limitadas a aquellos elementos que se reproducen en el mercado, diferencias que permitirían afirmar, concluye el apelante, que en esta comparativa las diferencias impiden apreciar similitud en la impresión general entre el registro Vondom y el producto Gaviota.

Y en cuanto a la comparativa de la mesa UNI con el registro número 002696658-0001, afirma el apelante que son manifiestas las diferencias que afectan tanto a la altura y amplitud del tablero (aspecto que la Sentencia considera irrelevante) como al ángulo que conforman las patas y su forma y al punto de nacimiento de las mismas respecto del tronco.

Posición del Tribunal.

No se cuestiona por el apelante la identificación del usuario informado y el grado de libertad del autor al que se refiere la Sentencia de instancia, discrepando de las apreciaciones que concluyen en la consideración que el producto Gaviota no produce una impresión general distinta a la que producen los diseños Vondom.

Por tanto, y centrada en esta última cuestión, hemos de señalar que, desde nuestro punto de vista, las diferencias puestas de manifiesto por el perito de la demandada -doc 6- y apreciadas atendido el carácter objetivo de las mismas tal cual ha podido constatar el Tribunal a la vista del producto UNI en relación al conjunto de perspectivas registradas por Vondom para cada uno de sus modelos en liza, son de suficiente calado como para considerar que, en el mercado de las mesas tipo café, producirán en el usuario informado descrito en la Sentencia como el "profesional de la hostelería que adquiere las citadas mesas para colocarlas en el local como un usuario no profesional que instala y utiliza mesas en su caso de acuerdo con su función",una impresión general distinta atendida la menor relevancia de las características más comunes en el mercado que en el caso que se usan en los diseños contrastados en relación a la forma del tablero y la mecánica de apoyo conformada por un tronco cilíndrico acabado en patas que se extiende angularmente sobre tres o cuatro apoyos sobre la superficie porque, como bien señala la Sentencia la instancia, visto el mercado, tendrán una menor consideración para el usuario informado, que partirá de lo común en la toma de decisión de adquisición de este tipo de productos para decidir por uno u otro modelo en función de la estética que aporten otros aspectos del diseño entre los que sí estará presente el número de patas, la altura de la mesa -que además puede cumplir funcionalmente diversos objetivos decorativos-, el punto de conexión entre las patas el tronco central y el ángulo mayor o menor con las que las patas alcancen la superficie y se relacionen con el tronco y, también, con el tablero e incluso el dibujo que tengan en su conexión.

Y en el caso que examinamos tales diferencias están presentes entre los diseños Vondom y el producto UNI de Gaviota.

En efecto, si examinamos el diseño 002440222-0007 constatamos un modelo que se basa en la apertura de sus tres patas en línea con el diámetro del tablero - - cubriendo con el ángulo que se da a la apertura de las patas la extensión diametral del tablero.

Claramente diferente es en el caso del diseño 002696658-0001 donde, precisamente, por el tamaño del tablero, no se produce la simetría entre tablero y patas - -.

Sin embargo, en el producto UNI, la apertura más extrema de los ángulos de las partes hace que estas tengan una relación con el circulo del tablero - - más extravagante acentuando de manera más incisiva el valor de apoyo que tiene el conjunto que recae sobre la superficie respecto del tablero.

Por otro lado, el punto de nacimiento de las patas es igualmente diferente en el caso del diseño 002440222-0007, más elevado en el caso del diseño Vondom, lo que otorga una mayor aireación o levedad a su estética - -, más bajo en el caso del modelo UNI, atribuyéndose más percepción de estabilidad que es, precisamente, la que se percibe en el caso del diseño 002696658-0001 y que consigue no solo mediante una variación de la altura proporcional de las patas respecto del tronco y de éste con el tablero, sino con la introducción de una cuarta pata que garantiza tal estabilidad en relación a un tablero que es más amplio.

Lo expuesto incide de manera directa en nuestra afirmación, discrepando con la posición de la perito Sra. Evangelina, de que entre los diseños Vondom y el producto UNI hay diferencias notorias que no hemos vinculado, ni a la existencia de un mecanismo en algunos de los productos Gaviota que permite el plegado o abatimiento del tablero, que no aporta apariencia, ni, desde luego, por la misma razón a la incorporación de un elemento bajo el tablero en forma de garra, destinado a colgar objetos.

Sin duda los modelos en litigio son mesas con características comunes porque pertenecen a la misma categoría de productos, pero se diferencian en elementos que aporta al conjunto una estética claramente diferencial de unos respecto de otros.

En el caso del diseño modelo alto Vondom son relevantes su altura, el número de patas, el punto de nacimiento respecto del tronco cilíndrico central, el ángulo que conforman y la forma en que arrancan respecto del tronco.

En el caso del diseño modelo bajo Vondom, son relevantes igualmente la altura menor de la mesa, claramente configurada para situarse frente a asientos de baja altura, como sillones, puff y similares, la mayor amplitud del tablero, el número de patas y el punto y forma de arranque respecto del tronco común.

Esas características, sin duda expuestas con acierto por el perito de la demandada, Sr. Romualdo, son diferentes en el caso del modelo UNI, que tienen una altura intermedia entre los diseños Vondom, construye su apoyo sobre cuatro patas, el tablero redondo solo es equiparable al modelo alto Vondom y posee ángulos y forma en el nacimiento de las patas respecto del tronco común diferentes a aquellos diseños, haciendo que se perciban las patas más cortas que las que conforman los modelos Vondom.

Precisamente tiene aquí relevancia los productos que comercializa Vondom con los diseños que defienden y que se observan en el catálogo de los productos Vondom ya que ponen de relieve la notabilidad de los elementos relevantes de los diseños puestos o plasmados en el producto concreto y que permite su contrastación con el producto Gaviota que aparece en su catálogo -doc 11 demandante- de sus productos UNI .

Es por todo ello, en la consideración que el usuario informado, en el mercado de las formas de este tipo de mesas atenderá principalmente a tales características, es que consideramos que la mesa UNI de Gaviota produce una impresión general distinta respecto de los diseños Vondom como claramente se percibe en la comparativa acompañada en el informe técnico acompañado por la actora como documento número 7 de la demanda en los que se observa el perfil que presentan los diseños Vondom -los dos primeros por la izquierda- respecto del diseño UNI de Gaviota.

Todo lo cual nos lleva a estimar el motivo y revocar el pronunciamiento declarativo de infracción de los diseños en cuestión.

SÉPTIMO.- Sobre los diseños que representan barras de bar rectas.

Trata seguidamente Gaviota en su recurso el resultado del juicio comparativo que la Sentencia propone respecto de la barra LACE recta con el diseño Vondom -plasmado en el modelo de la serie FIESTA- 003829563-0001 .

Analiza el apelante la valoración de la Sentencia sobre la identificación del usuario informado, condición que atribuye tanto al profesional de hostelería que adquiere las barras para el local como, también, al cliente habitual de este tipo de establecimientos que usan la barra para el consumo, refiriendo a continuación lo relativo al grado de libertad del autor que en la instancia se considera como amplia para, finalmente, tratar lo relativo a la impresión general producida sobre el usuario informado que concluye la Sentencia, no la produce el producto LACE lo que le lleva a apreciar la infracción promovida por la demandante.

De estos aspectos se refiere en primer lugar de manera crítica la recurrente a lo relativo al usuario informado, afirmando que no es el profesional de la hostelería ni el cliente habitual de esos establecimientos sino la persona que conoce el sector del diseño mobiliario que busca un producto que sea barra de exterior modulable, como resulta de los catálogos e imágenes de los productos, sector que es diferente al de la hostelería y que, además, están afectado por las líneas de tendencia.

Que más allá de la irrelevancia de la forma de fabricación, critica la conclusión sobre la impresión general alcanza en la sentencia y la afirmación de que la estandarización de las barras de bar lo era de apariencias dadas con líneas rectas cuando, dice el apelante, se ha acreditado la existencia de modelos anteriores que presentan curvatura en el frontal que preceden al modelo Vondom lo que desdice la afirmación hecha en la sentencia.

Critica que la Sentencia centre su análisis en el perfil de las barras rechazando dar valor al resto de características, lo que le lleva a perder de vista que el modelo Gaviota se caracteriza porque tiene dos volúmenes diferenciados en su frontal a diferencia de los registros invocados por Vondom, a los que se refiere el perito Sr. Romualdo cuando señala en su informe efecto que la barra LACE se conforma por dos volúmenes diferenciados pareciendo un cuerpo hinchado apretado por un lazo.

Además, también es característico de la barra LACE su perfil en la base inferior que singulariza el modelo frente al de la barra Vondom que tiene una hendidura en la base frente a la barra Gaviota que recupera un mayor volumen en su parte baja y hasta su punto de apoyo.

También destaca que la zona de trabajo es resuelta estéticamente en forma de L responde a la funcionalidad del producto, evitando el contacto entre la zona de trabajo y aquella en la que interactúan los clientes, careciendo por tanto tal elemento de relevancia.

Y concluye señalando que es característica fundamental del modelo Gaviota la iluminación descrita por el perito.

Posición del Tribunal.

Los modelos en conflicto son barras de bar, por lo que hace a su descripción funcional.

Ello, no obstante, son piezas de decoración ya que, diseñadas para exteriores, sus características centran el valor en lo estético frente a lo simplemente funcional.

Desde esta perspectiva y, como bien señala el apelante, atendida la forma de comercialización, compartimos con dicha parte que el usuario informado no es solo el profesional de la hostelería o el cliente de un cliente de estos establecimientos, que lo son, sino también y en particular las personas interesadas en los diseños de muebles de exterior, particulares o profesionales como decoradores que, sean o no usuarios de la hostelería, conocerán el mercado del diseño de este tipo de productos atendiendo principalmente a las características que individualizan este tipo de productos por sus formas más que por las funcionalidades que pudieran requerírseles, atendiendo más al espacio a ocupar que a cumplir con una función hostelera.

Por lo que hace a la impresión general, no compartimos las conclusiones de la Sentencia de instancia.

En efecto, el examen de los modelos en conflicto permite percibir sin gran esfuerzo que los frontales de los dos modelos evidentes diferencias.

Como bien describe el perito de la demandada, el modelo LACE se estructura sobre la base de dos volúmenes claramente diferenciados para construir una estética particular caracterizada por la fractura del frontal en dos zonas de distinta altitud y forma en la que la parte baja se presenta a modo de escalón de apoyo de la superior y como superficie de apoyo para el conjunto, separándose ambas por una rectilínea en forma de hendidura que hace las veces, con independencia de que cumplir además una determinada funcionalidad -descrita en la sentencia- de separador de los volúmenes.

Frente a ello, el diseño Vondom presenta una estética frontal configurada por un único volumen, descrito con una curva que se expande hacia el exterior cerrándose en un espacio previo a la superficie con una retroacción hacia el interior donde seguidamente cae hacia la zona inferior hasta formar la base de descanso del modelo sobre la superficie, tal cual se percibe con claridad en la perspectiva 7 de las registradas en la EUIPO

Por lo ilustrativas que resultan con relación a lo descrito, entendemos conveniente incorporar los dos dibujos hechos por el perito Sr. Romualdo que tienen la virtud de superponer los modelos en conflicto como forma visualmente clarificadora de las diferencias entre los modelos.

Se trata de los siguientes:

Desde nuestro punto de vista, las diferencias que están a la vista en ambas ilustraciones, y que antes hemos procurado describir desde una visualización directa de los modelos litigiosos, ponen de relieve que estamos ante dos productos de idéntica funcionalidad -barras de bar- pero con una configuración distinta en un marco de volúmenes caracterizados, en ambos casos, por las formas curvas de un frontal que, sin embargo, se conjugan de manera diversa en uno y otro caso hasta impedir que la impresión general del conjunto de uno respecto del otro, impida apreciar una impresión general similar entre ambos, en particular, que la impresión general del modelo Gaviota sea disimilar del diseño Vondom, como además se confirma -ilustra- los modelos Vondom plasmados en sus productos comparados con el producto Gaviota como es de ver en las siguientes imágenes extraídas, una del informe -Sra. Evangelina- aportado como documento nº 9 de la demanda, correspondiendo el modelo de la izquierda a Vondom y otra, del informe aportado por la demandada como documento nº 6 -Sr. Romualdo- relativo al producto de Gaviota:

Disimilitud que, sin embargo, no consideramos esté abundada por el uso de luminotécnica en el caso del modelo Gaviota -a la que se refiere el perito Sr. Romualdo- por las razones que ya expusimos en su momento y que a la postre es porque, como antes ocurría en el caso de los maceteros, no aporta la estética visual o apariencia del producto.

Es por eso que debemos estimar el motivo y revocar el pronunciamiento declarativo y de condena con relación al modelo invocado por Vondom.

OCTAVO.- Sobre los diseños que representan barras de bar curvas.

Plantea finalmente la demandada en su recurso de apelación lo relativo al diseño número número 001957804-0009, relativo a una barra de bar curvilíneo , en relación a su producto barra LACE CURVE .

Afirma el recurrente que en este caso resulta tanto más evidentes las diferencias en la volumetría, en el perfil y en la base inferior y de apoyo, así como en las zonas de trabajo de los respectivos diseños.

Que la sentencia hace un análisis de las características que conforman los modelos atribuyendo una función técnica a los elementos, no tomando en consideración los aspectos antes referidos, volumetría, tamaño, proporciones, perfil metálico e iluminación, por lo que hace al modelo Gaviota, o la hendidura inferior, por lo que hace al modelo Vondom.

Reitera el apelante que yerra la Sentencia en su valoración al partir de unas premisas equivocadas en cuanto a la figura del usuario informado, del grado de libertad del autor y de la funcionalidad de algunos atributos estéticos, siendo la realidad que la impresión general es divergente fuera de lo que es tendencia, diferencias a las que añade el apelante la iluminación.

Posición del Tribunal.

Desde nuestro punto de vista, y partiendo de las conclusiones que hemos hecho en relación con la barra de bar recta en lo que hace al usuario informado, las diferencias entre los modelos que ahora examinamos son más que evidentes, diferencias que son estéticas, de diseño y que por tanto son relevantes a los efectos de examinar y valorar la impresión general que cada modelo produce con el fin de determinar si el denunciado produce o no una impresión general similar a los diseños que se dicen infringidos.

La forma del producto Gaviota presenta en su parte frontal, donde teóricamente se situaría el cliente o persona atendida, dos volúmenes diferenciados, ambos curvos, pero separados por una hendidura sobre el tercio inferior del mueble sobre el que se sitúa un perfil de apoyo de pies (que describe como única diferencia en esta parte frontal la perito Sra. Evangelina).

A estas diferencias volumétricas se refiere el perito Sr. Romualdo en su aspecto visual afirmando que "recuerda a un cuerpo hinchado que se ve apretado por un lazo y se deforma para crear un doble volumen.".

Frente a dicha forma, el diseño Vondom presenta un volumen curvado único en dicha zona, presentándose bajo un único plano que discurre sin alteración desde la parte superior o mostrador hasta la superficie o suelo salvo por una pequeña hendidura curva, que en la ampliación del dibujo registrado puede verse con detalle y que dice el perito Sr. Romualdo "es habitual en las barras bar para que los pies de los usuarios no choquen contra la superficie frontal cuando se disponen frente a la barra."

Desde nuestro punto de vista, las diferencias de apariencia que tales formas aportan a cada modelo no solo son evidentes sino que son relevantes ya que, en su zona visual principal, la pública, se presentan ambos modelos con formas curvas predispuestas de manera diferenciada lo que aporta a cada modelo una estética propia.

Consecuentemente, el modelo Gaviota ofrece al usuario informado una impresión general distinta que no se altera, porque es básicamente funcional y está destinada a quien atiende, ni por las identidades de la parte interior del mueble, zona de trabajo subdividida en baldas, ni tanto menos por tener en común la zona de mostrador, en ambos casos de superficie plana, porque es elemento que no se atenderá especialmente por el usuario al ser común en este tipo de productos.

Por todo lo expuesto, estimamos el motivo y revocamos el pronunciamiento declarativo de infracción en relación al diseño de que se trata.

NOVENO.- Sobre la infracción de diseño por Yonoh Creative Studio S.L. y Borealis Experiencie S.L.

El litigio no solo se ha desarrollado frente a la fabricante y comercializadora de los modelos que afirman Vondom infringen sus diseños sino también contra otras dos mercantiles vinculadas al proceso creativo de lo que luego fueron los productos que se dicen infractores.

La Sentencia ha desestimado, sin embargo, las acciones deducidas frente a dichas otras mercantiles, tanto la de infracción de diseños como las de competencia desleal. Y en desacuerdo con dicha desestimación, formula recurso de apelación Vondom reiterando las razones para la condena de Yonoh y Borealis tanto como autoras de actos de infracción como de competencia desleal.

En relación a la desestimación de las acciones por infracción la recurrente, tras recordar que amplió la demanda frente a estas mercantiles al considerar que en su conducta había, además de deslealtad, infracción, realiza un notable esfuerzo para demostrar que las codemandadas no son las creadoras de los diseños de Gaviota, ajustando en base a ello la imputación de la infracción a partir de la interpretación del listado de conductas descritas en el art. 19 RDC -y art 45 LPJD- en relación al art. 12.1 de la Directiva 98/71 como numerus apertus,afirmando que cualquier forma de explotación del diseño que implique la obtención de una ventaja ilegítima, como pasa con la reproducción digital o gráfica en catálogos, redes sociales o sitios web, constituye acto de explotación no autorizado lo que implica que la difusión por Yonoh y Borealis en las webs, redes sociales y catálogos comerciales sin la autorización del titular constituiría un acto de infracción al tratarse de una reproducción no autorizada de los diseños de Vondom.

Posición del Tribunal.

La demandante amplió la demanda deduciendo acciones de infracción frente a Yonoh y Borealis en la consideración de ambas mercantiles -y transcribimos las palabras del demandante- "han utilizado los diseños de(...)VONDOM S.L., sin su consentimiento para realizar unas supuestas copias de los mismos, que han licenciado (Doc. 13 de la demanda) y/o vendido a la demandada GAVIOTA SINBAC S.L., mediante contraprestación económica".

Parece evidente que, desde el punto de vista de la acción por infracción, las mercantiles son demandadas en tanto autoras -fueran o no originales- de los diseños que produce Gaviota. Introducir ahora un cambio de paradigma para reducir los hechos de la causa petendia sólo la mera explotación por difusión resulta de todo punto inaceptable pues es evidente que las demandadas lo son en su condición de diseñadoras de los productos elaborados por Gaviota, a quién aquellas licencian y/o venden los diseños que se plasman en los productos que se dicen infractores de los diseños Vondom.

Tal afirmación no solo se basa en el reconocimiento por el demandante sino que se corresponde con los planteamientos hechos por las demandadas que se reconocen como autoras de los diseños de que se trata lo que acreditan aportando facturas de royalties que abona Gaviota por la adquisición y disponibilidad de los diseños, siendo lo relevante de tal constatación que se trata de una expresión documental de aquella relación mercantil entre las sociedades que justifica plenamente la creación de diseños por encargo al que se refiere el art 14 RDMC.

En efecto, dicha norma afirma en su párrafo primero que "El derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor",pero añade "o a su causahabiente",lo que ha sido interpretado por la STJUE de fecha 2 de julio de 2009 asunto C-32/2008 en el sentido de que se refiere al adquirente de derecho del autor, afirmando que se trata de un derecho es transmisible por contrato.

Consecuentemente, es perfectamente compatible con la autoría original que en los registros de la EUIPO hechos por Gaviota se identifiquen como diseñadores a Onesimo e Torcuato, uno consejero delegado de Gaviota y otro director de I+D de esta misma compañía, con la realidad de la creación en origen pues los que están en la EUIPO no son sino los causahabientes de los creadores en origen.

Partiendo por tanto de que las demandadas son autoras y que como tales son traídas al proceso, hemos de decir que en relación a esta cuestión el Tribunal de instancia entendió que, conforme resulta del art. 19 RDMC, la actividad de diseño no implica en sí misma uso de diseño incluso aunque se tomara como referencia o se plagiara un diseño si éste no se plasma en un producto que se comercialice en el mercado, razón por la que concluye que no es estimable la acción deducida en la ampliación de la demanda al carecer, en tales términos los demandados, de legitimación pasiva para soportar la acción por infracción de los diseños

A ello opone el recurrente que la tipología de actos de utilización de los productos que lleven incorporados el diseño a que se refiere el art. 19 RDMC es numerus apertusde manera tal que debería ser interpretado en el sentido de que el titular del diseño tiene derecho a prohibir cualquier forma de explotación del diseño que implique la obtención de una ventaja ilegítima, incluyendo por tanto la reproducción digital o gráfica en catálogos, redes sociales o sitios web.

El Tribunal no acepta sin embargo la consideración del listado de conductas que el art. 19 RDMC considera uso como numerus apertusatendido, en primer lugar, que la norma ha de ser interpretada restrictivamente en tanto es limitativa de la conducta concurrencial y, en segundo lugar, a la vista la reforma legal operada en el art 19 RDMC por el Reglamento 2024/2822 de 23 de octubre para adaptar el precepto a la nueva definición de productos, poniendo de relieve que las conductas descritas en dicha norma no son ampliables vía interpretación, en suma, que son numerus clausus.

Precisamente a ello se refiere el considerando 14 del Reglamento 2024/2822 afirmando que "Habida cuenta del creciente despliegue de las tecnologías de impresión 3D en diferentes ámbitos de la industria, también con ayuda de la inteligencia artificial, así como de los consiguientes retos para los titulares de derechos sobre diseños a la hora de impedir de manera efectiva la realización de copias ilegítimas de sus diseños protegidos, conviene disponer que la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el diseño, a efectos de la reproducción de un producto que infrinja el diseño protegido, constituya una utilización del diseño que debe estar sujeta a la autorización del titular del derecho",modificándose en tal sentido el art. 19 con la introducción de una nueva conducta prohibida el art. 19.2.d) RDMC, extendiendo el ius prohibendidel titular frente a conductas que consistan en "crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o software que registre el diseño con el fin de permitir la elaboración de un producto de los contemplados en la letra a).".

Por tanto, es ahora cuando el inciso segundo del art. 19 RDMC, que define el alcance del derecho de exclusiva a partir de la concreción de los actos que el titular del derecho puede prohibir, introduce como conducta contraria al derecho sobre el diseño la de la realización de cualquier actividad intelectual a condición de que se plasme en un soporte que sea útil para la realización del producto. Así, son actos de infracción los actos de creación, descarga, copia o distribución de soportes, físicos o informáticos, en suma, las conductas que implican elaborar instrumentos útiles para la infracción del diseño en tanto permiten la confección, fabricación u obtención del producto en donde se substancia materialmente el diseño protegido.

Pero solo a partir de la reforma las conductas que son creativas y que se plasman en soportes que permiten la fabricación de modelos infractores (condiciones cumulativas para apreciar infracción) podrían ser infractoras, de manera dado que las infracciones demandadas son anteriores a la reforma no podemos invocar la nueva norma sin que, como resulta de la necesidad la reforma comentada, vista la justificación que se da en la exposición de motivos y luego en los considerandos del Reglamento, podamos aceptar la consideración de las conductas descritas hasta ahora en el art. 19 como numerus apertuspara interpretar las conductas que se imputan a las co-demandadas como infractoras.

En suma, no constando que los diseñadores hayan participado en alguna de las conductas previstas en el art. 19 RDMC, entre las que no están ni la creación ni la mera difusión de los productos en que se plasman sus diseños cuando no implica comercialización, que es lo que prohíbe a terceros sin el consentimiento de su titular la citada norma, no puede considerarse aquellas actividades como actos infractores, y sin perjuicio de lo que diremos al tratar la difusión bajo la imputación que el demandante hace como de obstruccionista a los efectos del art. 4 LCD.

Procede por ello desestimar el motivo.

DÉCIMO.- Sobre la competencia desleal imputada a Yonoh Creative Studio S.L. y Borealis Experiencie S.L.

También debemos desestimar el recurso de apelación frente a la desestimación de las acciones por competencia desleal deducidas por la demandante frente a Yonoh y Borealis.

Dice el apelante que la conducta de las mercantiles Yonoh y Borealis constituyen actos de competencia desleal del art. 4 LCD dado que han ofrecido y divulgado diseños cuya autoría corresponde a Vondom además de participar en la creación de las fotografías insertas en el catálogo de Gaviota, obteniendo de este modo una ventaja competitiva ilegítima obstaculizando la actividad concurrencial de la titular.

Que la conducta de los demandados no encaja en los artículos 6 -confusión-, 11 -imitación- ni 12 -aprovechamiento reputación ajena-, dado que la conducta desleal ha consistido en la utilización de los diseños de la demandada y el efecto apreciable en tal conducta es la obstaculización comprendida en el art. 4 LCD, pues la divulgación en las webs, redes sociales, catálogos y medios digitales aprovechando el prestigio y creatividad de Vondom se ha hecho con clara finalidad concurrencial.

Posición del Tribunal.

Sustenta el apelante sus acciones por competencia desleal en que Yonoh y Borealis han ofrecido y divulgado diseños que son de Vondom, presentándolos en el mercado como creaciones propias logrando de este modo obtener ventajas competitivas ilegítimas al tiempo que han obstaculizado la actividad concurrencial del verdadero titular de los diseños.

Dicho con más claridad, la imputación de deslealtad en la conducta de los co-demandados se basa en la apropiación, con aprovechamiento del prestigio correspondiente, de diversos modelos registrados por Vondom habiendo en ello no solo un posicionamiento ilegítimo de posición concurrencial en el mercado, conseguido a través de la divulgación de derechos que son de tercero, sino una conducta de obstaculización que tipifica el apelante en sede del art. 4 LCD -infracción de la buena fe objetiva-.

Desde nuestro punto de vista, estos argumentos no constituyen en este caso un andamiaje bastante para sustentar la infracción de la cláusula general.

En efecto, lo que denomina apropiación o uso de los diseños registrados de Vondom es, en realidad, y solo en dos casos, actos de infracción de diseño que son formas antijurídicas que en absoluto son equiparable, a los efectos del art 4 LCD, a una apropiación del diseño registrado ya que no hay un arrostramiento a un ámbito de dominio que es ajeno sino una lesión del derecho ajeno.

Es por ello que competencialmente, desde esta perspectiva, las conductas estarían más próximas a la imitación y en su caso, al aprovechamiento de la reputación ajena, que a un caso de obstaculización.

Por ello, y no pudiendo ser la cláusula general puerto de atraque de una calificación cuando el modelo de conducta ha alcanzado ya una realidad positiva, al haberla incorporado el legislador a una norma jurídica reguladora del comportamiento activo o omisivo de que se trate, la conclusión que alcanzamos es que si la conducta nuclear atribuida a Yonoh y Borealis podría en su caso tipificarse específicamente en otros tipos legales, con referencia a la imitación y/o con aprovechamiento de la reputación ajena, porque no consta que haya apropiación de derechos sino una actividad productiva intelectual que se afirma hecha a partir de una prestación ajena que sería, pretendidamente, la original, no cabe más que entender que, como dice el TS (SS. 8 de octubre de 2009, 22 de noviembre de 2010, 11 de febrero de 2011, entre otras), rechazar la aplicación del art. 4 LCD porque dicha norma "no comprende conductas que debieron ser confrontadas con alguno de los tipos específicos de la propia Ley de modo que complemente los mismos en un sentido de antijuridicidad degradada por el expediente de calificar desleal la acción u omisión que no lo pudo ser con arreglo a aquellos tipos por falta de alguno de sus requisitos".

Procede por ello desestimar el motivo de apelación y confirmar la desestimación de la acción de competencia desleal ex art. 4 LCD.

DÉCIMO PRIMERO.- Sobre indemnización por gastos.

Recurre finalmente la representación procesal de Vondom la desestimación de su pretensión de indemnización por gastos de investigación.

Dice el apelante que instó en la demanda el pago de los gastos de investigación realizados para obtener pruebas razonables de la infracción, presentando al efecto el doc num. 23 con las facturas abonadas por los citados gastos. Ello no obstante dicha pretensión ha sido desestimada en la Sentencia al considerar que se trata de gastos "no liquidados", afirmación que dice el apelante no se corresponde con la realidad dado que, como resulta del propio documento 23, tanto en la factura relativa al protocolo 878/20 como en la factura del protocolo notarial número 71/21 se hace constar que están pagadas, abono que entiende debe deducirse por lo que hace a las facturas sobre los protocolos números 655/20 y 813/20 dado que de no haber sido satisfechas los documentos notariales no habrían podido ser retirados ni unirlos a la demanda.

Posición del Tribunal.

Las facturas sobre las actuaciones notariales que se contienen en el documento 23 de los aportados por el demandante junto a su demanda se refieren, respectivamente, a los documentos notariales unidos como números 12, 14, 15 y 18 de la demanda.

Por su contenido, básicamente, constatación de contenidos en webs y redes sociales, es indudable que responden a unas concretas actuaciones destinadas a averiguar hechos que sirven para fundamentar la demanda.

Ahora bien, no basta a los efectos de la pretensión indemnizatoria que cumplan sustantivamente con el propósito del demandante y, por tanto, que puedan ser atendidas como daño en el marco de una acción de responsabilidad civil. Es condición ineludible del reintegro a cargo de un tercero que queden conectadas al éxito de la acción declarativa -art 53.1 LPD- que sirva como fundamento de antijuridicidad de la conducta que produce el daño, como es el caso de la infracción, sea de diseño o competencial.

Por ello, si tenemos en cuenta que las facturas sobre los protocolos números 878/20 y 71/21 (doc 12 y 14 de la demanda) se refieren a gastos de investigación relativos a los co-demandados Yonoh y Borealis y frente a tales partes se han desestimado las pretensiones del demandante, es evidente que, se considere o no probado el pago de las facturas, no puedan ser puestas a cargo, mediante su condena indemnizatoria, de tales partes.

Sí hay, sin embargo, una declaración de infracción de diseño respecto del otro co-demandado, Gaviota por lo que es dable fundamentar la acción de daños contra dicha parte.

A la actividad de dicha parte se refieren los documentos 15 y 18, que son los protocolos números 655/20 y 813/20 y a los que se refieren las dos últimas facturas de las contenidas en el documento 23 del demandante.

Sin embargo, tampoco procede respecto de Gaviota estimar el motivo porque, a diferencia de lo que consta en las facturas procedentes de los mismos notarios por lo que hace a las actas levantadas en relación a Yonoh y Borealis, no consta ni sello ni firma de la notaría reconociendo el pago, no habiendo razón alguna para sustituir lo que debió ser objeto de prueba directa, dada la facilidad que tenía el pagador para acreditar el pago al tiempo de la demanda, cumpliendo con las exigencias del art. 265.1.1º LEC, por una deducción que, por otro lado, no necesariamente responde a un criterio lógico ni unívoco.

Procede en consecuencia desestimar el motivo y confirmar, por las razones aquí expuestas, la pretensión indemnizatoria por gastos de investigación.

DÉCIMO SEGUNDO.- Costas procesales del recurso de apelación. Costas procesales de la instancia.

En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte tanto el recurso deducido por la demandante como por la co-demandada Gaviota, no cabe hacer expresa imposición de estas a parte apelante alguna - art 398 LEC-.

Respecto de las costas de la instancia, y atendida la acumulación subjetiva de acciones - art 72 LEC- hecha por el demandante se acuerda, respecto de las deducidas frente a Gaviota, y dado que la estimación del recurso de apelación implica una estimación parcial de la demanda frente a dicha mercantil, que resulta procedente modificar el criterio de imposición en el sentido de declarar que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad - art 394.2 LEC-.

Sin embargo, habiéndose desestimado en su integridad las pretensiones deducidas contra Yonoh Creative Studios S.L. y contra Borealis Experiencie S.L., confirmándose en esta alzada tal pronunciamiento, no procede sino confirmar la expresa imposición de las costas respecto de estos demandados a la parte demandante - art 394.1 LEC-.

DÉCIMO TERCERO.- Sobre el destino del depósito hecho para recurrir.

Habiéndose estimado en parte cada uno de los recursos de apelación, procede acordar la devolución a cada apelante del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.