Sentencia Civil 13/2026 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 284/2025 de 02 de febrero del 2026

PRIMERO.-Formula demanda la mercantil DIRECCION001., empresa de renombre en la fabricación, distribución y comercialización navajas y cuchillos artesanales, por infracción de las marcas nacionales y europeas de su titularidad y por actos de competencia desleal contra la también mercantil, DIRECCION000, dedicada al mismo objeto.

Relata la demandante que el DIRECCION003, del que forma parte la demandante, se dedica no solo a la fabricación y comercialización de sus propios productos sino también a la distribución de productos de otras reputadas marcas del sector, teniendo de hecho la distribución exclusiva para España de la marca suiza Victorinox, hecho generador en el mercado una asociación entre empresas.

Que en particular, y para el desarrollo y comercialización de sus actividades empresariales, la demandante tiene registradas (y usa) cinco marcas, las siguientes:

1.- Marca UE número 4814174, mixta,

para las clases 8, 25 y 28. Solicitada en enero de 2006 y registrada en febrero de 2007.

2.- Marca nacional número 580765, Torcuato, denominativa, para la clase 8 (servicios de mesa, cubiertos y cuchillería) solicitada en febrero de 1969 y renovada el febrero de 2019.

3.- Marca nacional número 998076, mixta,

para la clase 8 (herramientas e instrumentos manuales, tenedores y cucharas, armas blancas y, especialmente, cuchillería) solicitada en febrero de 1982, concedida en octubre de 1982 y renovada en julio de 2022.

4.- Marca nacional número 2874509, mixta,

para la clase 35 (servicios de venta al por mayor, al detalle en comercios y a traves de redes mundiales de todo tipo de cuchilleria, armas blancas, armas de fuego, tenedores, cucharas, menaje, utensilios y recipientes de cocina, ropa, calzado, articulos y accesorios deportivos, de camping y de caza, asi como todos sus complementos, promocion de ventas para terceros; servicios de importacion y exportacion), solicitada en mayo de 2009, dada en septiembre de 2009 y renovada en mayo de 2019.

5.- Marca nacional número 2210964, figurativa,

para la clase 8 (herramientas e instrumentos manuales, tenedores y cucharas, armas blancas y, especialmente, cuchillería), solicitada en febrero de 1999, dada en junio de 1999 y renovada en febrero de 2019.

La demanda frente a la mercantil DIRECCION000. trae causa en el hecho de que, en su consideración, dicha empresa está llevando a cabo actividades a través de las cuales se produce confusión o asociación entre su actividad y la de DIRECCION001, en particular al imitar su marca Torcuato u otros signos que el público asocia a ésta, aprovechándose de este modo de su esfuerzo, prestigio y reputación.

Que en el marco de esa conducta confusoria para con la actora la demandada solicitó el registro como marca nacional del signo , que obtuvo el número 4136971, para la clase 8 (articulos de cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas), que finalmente no fue concedido por razón de la oposición formulada por la demandante.

Que en cualquier caso, dice el demandante, la demandada usa el signo " DIRECCION002" para distinguir cuchillería y navajas en diversas webs, uso de los signos DIRECCION002 que se hace en ocasiones mediante el signo solo denominativo y en otras ocasiones con el gráfico de la marca cuyo registro no se logró, y otros con el uso de la cruz similar a la Victorinox , signos para los mismos productos que presentan similitudes denominativas, conceptuales y gráficas con los signos de DIRECCION004 generadores de las infracciones que define y caracteriza conducta que, concluye el demandante, no casual sino originada en el hecho de que el socio y administrador de la demandada, D. Guillermo, fue socio de la familia Torcuato en la sociedad MB Artesanos S.L., dedicaba en exclusiva a fabricar los productos de Manufacturas, hasta septiembre de 2020 en que se produjo su cese.

DIRECCION002, en su contestación a la demanda, además de oponerse a la misma y rebatir los argumentos de la demandante, plantea la demandada falta de legitimación activa al no se titular de la marca Victorinox.

No obstante, la Sentencia de instancia ha estimado en parte la demanda.

Tras considerar que efectivamente la actora carece de legitimación para defender la marca Victorinox y, por tanto, que carece de ella para deducir acción marcaria fundada en el signo de aquella, reconoce que sí la posee respecto de las marcas propias concluyendo al efecto que hay infracción de las marcas Torcuato, que considera renombradas, dado que hay un grado medio-alto de similitud de signos que se aplican a productos idénticos siendo la coincidencia denominativa y la evocación directa del signo renombrado los que permiten apreciar un vínculo suficiente y una ventaja desleal obtenida sin justa causa por la demandada generadora, en suma, de la infracción de la marca Torcuato por el uso de la marca DIRECCION002 - art 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM-, con las consecuencias que describe, desestimando no obstante la acción acumulada por competencia desleal por falta de concreción jurídica que impide al tribunal su calificación.

Crítico con esta resolución, formula recurso de apelación la condenada/demandada cuyos argumentos concentra en tres motivos, a saber, sobre la alegación de falta de legitimación activa e infracción de los art. 9 RMUE, 34 LM y 10 LEC, sobre la acción subsidiaria de competencia desleal derivada del uso de la marca DIRECCION002 y, finalmente, sobre error en la valoración de la prueba en relación a la infracción marcaria declarada en la instancia.

Examinaremos por el orden propuesto por la parte apelante, cada uno de estos motivos.

SEGUNDO.-Cuestiona en primer lugar la parte apelante la decisión del Tribunal de Instancia sobre la excepción formulada de falta de legitimación activa de la demandante.

Tras exponer las alegaciones de las partes sobre la excepción así como la decisión de instancia, señala el apelante que si conforme deriva de los art. 9 RMUE y 34 LM solo los titulares de las marcas pueden deducir su defensa, la decisión de instancia ha incurrido en una grave incongruencia argumentativa por cuanto tras afirmar que la demandante, al no ser titular, carece de legitimación para accionar en defensa de la marca Victorinox, pudiendo solo valerse de ella desde la perspectiva de la competencia desleal, no es posible efectuar comparativa alguna con el signo Victorinox sino solo entre las marcas Torcuato invocadas y el signo DIRECCION002.

Por tanto, concluye, si la actora no tiene la titularidad del signo Victorinox para ejercitar una acción marcaria y la confrontación para ver si existe riesgo de confusión o aprovechamiento de la reputación ajena puede hacerse desde la perspectiva de la competencia desleal, la resolución incurre en contradicción ya al que afirmar que falta legitimación activa para accionar en el ámbito marcario la consecuencia debería ser el decaimiento de todas las pretensiones de la actora.

Posición del Tribunal.

Confunde el recurrente las acciones de infracción marcaria con las de competencia desleal.

En efecto, aunque sea dable apreciar ámbitos comunes, son de distinta naturaleza.

En efecto, afirma el Tribunal Supremo que cada grupo normativo cumple distinta función y al efecto señala que "De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo )."( STS 94/17, de 15 de febrero).

En consecuencia, la puesta en valor en la demanda de la condición de distribuidora de la marca Victorinox en España como parte de los fundamentos de las acciones deducidas por competencia desleal y la afirmación obvia en la sentencia de que no siendo titular la actora no podría defender -salvo en las condiciones legalmente previstas si fuera licenciatario- las marcas Victorinox, en absoluto afectan, decaídas las acciones de competencia desleal, a las deducidas en base a las marcas de las que DIRECCION002 sí es titular en tanto que para su protección tiene la actora plena legitimación, que se aprecia con absoluta claridad y respeto a lo establecido en el art. 10 LEC en el suplico de la demanda en el que deduce como pretensión principal la declarativa de infracción instando esa declaración acotada a sus marcas al señalar que se declare que "la utilización por la demandada del signo " DIRECCION002" en la forma descrita en los HECHOS de la presente demanda, constituye una violación de los derechos de marca de los que es titular la parte demandante" (apart a -subrayado nuestro- del suplico de la demanda), declaración respecto de la que propugna, con carácter subsidiario, las de competencia desleal.

Es por ello que no podemos sino rechazar la alegación de incongruencia de la sentencia de instancia que, en este aspecto, hemos de confirmar con rechazo del motivo formulado.

TERCERO.-Cuestiona en segundo lugar la parte recurrente el resultado que deriva de la decisión de instancia respecto de las acciones subsidiarias de competencia desleal, señalando en particular, en línea con lo expuesto al tratar la legitimación activa, que desestimadas las acciones declarativas sobre competencia desleal, llevar a cabo un juicio comparativo entre los signos Torcuato y DIRECCION002 asignando a esta última el uso de un signo distintivo de un asta de ciervo o una cuerna constituye un error porque, afirma, todo el procedimiento ha versado sobre el uso de la cruz parecida a la de Victorinox cuando no hay ningún cuchillo DIRECCION002 con la marca del ciervo.

Posición del Tribunal.

De nuevo hay en el argumento del recurrente una clara confusión entre las acciones deducidas.

Como es evidente y queda resuelto en la instancia, la defensa de la marca Victorinox por parte de la actora no tiene un ámbito distinto al de la competencia desleal, no deduciendo acción marcaria alguna repecto de dicho título.

Por tanto, una vez se desestiman estas acciones, el examen que hace la Sentencia de instancia a partir de la consideración del renombre de las marcas Torcuato, es puramente marcario articulado mediante un examen comparativo entre, de un lado los signos DIRECCION002 a los efectos de valorar sin concurre en el caso vínculo y alguna de las infracciones exigidas para apreciar infracción de las marcas de renombre que son las marcas Torcuato y no, claramente, la de Victorinox.

En consecuencia, reiteramos lo dicho en el anterior fundamento, es decir, que no hay incongruencia y contradicción alguna en la Sentencia a la hora de rechazar las acciones de competencia desleal y apreciar infracción marcaria, incluso en el caso de la valoración del uso por parte del demandado de una cruz similar a la de Victorinox pues la infracción en el caso de las marcas renombradas cuando se produce por el aprovechamiento desleal del renombre y de la distintividad, sigue siendo marcaria y no competencial.

Procede en suma desestimar el motivo.

CUARTO.-Cuestiona finalmente el apelante la estimación de la acción de infracción, criticando la valoración hecha en la instancia para apreciar la violación de las marcas de la actora.

Señala al respecto que la Sentencia concluye que hay identidad entre los productos y que la similitud entre signos debe calificarse de media-alta. Pero, dice el apelante, para apreciar identidad o semejanza de las marcas confrontadas, el juicio comparativo y visión de conjunto ha de hacerse con perspectiva global y el Juzgador yerra en el caso al determinar que hay infracción del art. 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM porque ambas marcas tienen un elemento gráfico común asociado a la caza y la cuchillería -el cuerno- cuando la realidad es que la demandada recurrente, afirma, no ha elaborado ni comercializado sus productos con tal símbolo que solo aparece con ocasión de la solicitud ante la OEPM que finalmente, por la oposición de la demandante, se denegó.

Que lo que se ha probado a lo largo del proceso es que el signo utilizado ha sido el de la palabra DIRECCION002 con una cruz -recuerda en tal sentido el interrogatorio Sr. Guillermo y de los comerciales Sres Joaquín y Cecilio- cruz que como concretó el Sr. Guillermo, trae causa en el término municipal de Santa Cruz de Mudela.

Además, añade el recurrente, resulta que en los documentos 29 a 32 de la demanda, que son los certificados de la oferta Mudela en la web, en los doc 33 y 34, pedido y factura de un ejemplo de compra, y en los documentos 35 y 36, no aparecen productos con la marca y el asta de ciervo al punto que como consta en el documento número 11 de la contestación, ya se le dijo al demandante que para evitar conflictos el uso del asta de ciervo había sido eliminado, apareciendo en el documento 13, último requerimiento de la actora, dos imágenes de cuchillo y logo, en ambos casos con la cruz.

Por tanto, concluye el recurrente, probado que el juicio comparativo hecho en la sentencia es erróneo al sustentarse en el uso de un elemento gráfico que no se ha utilizado por la demandada (un cuerno) y que la comparativa debería ser entre el signo Torcuato y la cabeza de ciervo con cornamenta y la marca MUDELA con la cruz introducida en un hexágono, no hay riesgo de confusión al ser distintos los signos denominativos y los gráficos evitando riesgo de confusión y vinculación, razón por la cual la compensación económica y la multa coercitiva es incongruente, injustificada, irracional, desproporcionada y abusiva.

Posición del Tribunal.

A la hora de examinar el motivo debemos partir de, primero, que el recurrente no cuestiona el renombre de las marcas " Torcuato" y, segundo, de que a pesar de su insistencia en el motivo, no es cierto que el juicio comparativo que hace la sentencia se sustente en la coincidencia de un elemento gráfico cinegético.

En efecto lo que resulta de la Sentencia es que para apreciar similitud entre signos y deducir la existencia del vínculo se pone en conexión los elementos denominativos Torcuato y MUDELA y se analizan desde la perspectiva de su similitud denominativa, fonética, visual y conceptual sin que, en tal proceso, se haga referencia alguna a elemento gráfico o figurativo.

Es verdad que luego se introduce, pero solo una vez afirmada la existencia del vínculo y a modo de elemento de refuerzo de dicho presupuesto.

Así, lo que dice la Sentencia es que "...el uso por la demanda del signo MUDELA acompañado de un elemento gráfico similar(se refiere al cuerno) refuerza la evocación mental del signo renombrado",conclusiones a partir de las cuales aprecia infracción al entender que hay perjuicio al carácter distintivo y riesgo desde la similitud entre los elementos denominativos y desventaja desleal atendidos dos elementos gráficos que considera utilizados por el demandado, el asta y a la cruz.

No obstante, desde la perspectiva del recurso de apelación, delinear con exactitud del proceso argumental de la infracción en la Sentencia es especialmente relevante dada la importancia que en el motivo se otorga al presunto error en la realización del juicio comparativo en tanto hecho sobre la base del uso de un concreto elemento, el cuerno, que dice el apelante no ha sido utilizado en momento alguno en el tráfico por parte de la demandada, lo que es razonable a fin de limitar el proceso enjuiciador de la posible infracción a solo los signos efectivamente usados en el mercado.

Pues bien, respecto de esta cuestión hemos de decir que tiene razón el apelante dado que no consta en autos el uso del signo Mudela junto a un cuerno o asta de ciervo o similar y por tanto no cabe sino concluir que faltando prueba de su uso, debe excluirse en el proceso comparativo dicho signo.

De hecho, en los documentos 29 a 32, 35 y 36 de los de la demanda, en las navajas que se ofrecen en las webs referenciadas en la contestación a la demanda (hecho tercero in fine)y las que se representan por la actora en el último requerimiento de los realizados antes de la demanda -doc 13 contestación -acuse de recibo doc 44 demanda-, aparecen todas ellas signadas con el denominativo Mudela más la cruz, (sirva esta representación extraída de la web cuchillería Jesús Carlos de ejemplo: ) haciéndose solo referencia al asta de ciervo en la descripción del producto como el material usado en las cachas de la navaja.

En consecuencia, si la actora no demuestra el uso por la demandada del signo con el asta, la conclusión no puede ser otra que la de entender que solo se usa por el demandado en el tráfico el signo MUDELA con cruz y por tanto resulta coherente que tal proceso probatorio exigir que la comparativa se haga exclusivamente entre las marcas invocadas, que son tres mixtas, una denominativa Torcuato y otra figurativa, y el signo .

QUINTO.-Clarificados los signos en litigio, lo que el recurrente aporta en su motivo son dos perspectivas diferentes a las que hemos de contestar, a saber, primero, y vinculado a los motivos anteriores, la reiteración del argumento relativo a que decaídas las acciones por competencia desleal, no cabe analizar el uso de la cruz como parte del signo para concluir la existencia de aprovechamiento desleal y, en segundo lugar que, en todo caso, los gráficos son distintos al igual que los signos denominativos imposibilitando la apreciación del vínculo como elemento imprescindible de la infracción.

Respecto de lo primero nos limitaremos a señalar que, como ya hemos expuesto, los ámbitos normativos de competencia desleal y de marcas son diferentes, dándose la circunstancia que una de las características del derecho europeo de marcas está, precisamente, en haber incorporado en la protección de las marcas de renombre elementos propios de la competencia desleal para darle un tratamiento rigurosamente marcario.

Dice al respecto Fernández-Novoa (Estudios sobre la protección de la marca renombrada, Marcial Pons, pag 22) que el tratamiento europeo de la marca renombrada es "una regulación estrictamente marcaria que ha superado la etapa en la que la marca renombrada se protegía tan solo a través de normas prohibivas de la competencia desleal."Y añade (pag 29): " en la hipótesis de la marca renombrada prevalece -en el ámbito de la Unión Europea- el Derecho de Marcas sobre el Derecho de la Competencia Desleal".

En consecuencia, es independiente de la posible infracción marcaria el resultado de las acciones de competencia desleal en el caso.

Respecto de lo segundo, que constituye el núcleo del argumento del error en la valoración de la prueba denunciado en el motivo, hemos de traer a colación la doctrina jurisprudencial relativa a la apreciación de la similitud entre marcas y signos presuntamente infractores.

Conforme a esa doctrina, el juicio comparativo no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con el otro signo. Al contrario, la comparación, dice la STJUE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 y STJUE de 20 de septiembre de 2007, asunto C-193/06, debe llevarse a cabo examinando los signos en cuestión considerados cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes, en especial, cuando algunos de esos componentes resultan insignificantes, caso en los que será dable apreciar la similitud exclusivamente en el componente dominante cuando, como creemos que es el caso, ese componente domina por sí solo la imagen de la marca que el público relevante conserva en la memoria.

En el presente asunto la resolución impugnada consideró en esencia que las marcas en conflicto eran similares en un grado entre alto, según la percepción precisa del público pertinente de dichas marcas, sin diferenciar entre unas marcas y otras.

Sin embargo, para efectuar un correcto proceso comparativo hemos de analizar separadamente la relación existente entre el signo del demandado y las distintas clases de las marcas que Torcuato invoca en su demanda.

Por eso, para examinar la cuestión debemos efectuar tres procesos comparativos distintos, a saber, uno con las marcas mixtas de la actora, otra con su marca solo denominativa y otro final respecto de la marca figurativa.

Pues bien, respecto de las tres de las marcas de la actora mixtas (las números 4814174 (UE), 998076 (N) y 2874509 (N)), caracterizadas porque combinan denominativo " Torcuato" y " DIRECCION001" con el gráfico , hemos de decir lo siguiente.

En las marcas de la actora los elementos que las componen son todos relevantes. De un lado el denominativo, pues atendida la categoría de productos de que se trata y los lugares de venta -comercios especializados-e son de los que se piden por su nombre, Torcuato, con el que el fabricante se identifica en el tráfico para la venta de sus productos. Por otro lado, respecto de muchos de los productos, por ser útiles de caza, la simbología de un ciervo presenta caracteres evocativos y sin duda relevantes y distintivos en la impresión de conjunto creada por dichas marcas.

Por ello, desde nuestro punto de vista, y aunque de forma predominante lo que captará la atención del público pertinente será el elemento denominativo Torcuato, también el gráfico -cabeza de ciervo- enmarcando entre la cornamenta una doble M referenciada a " DIRECCION001", será elemento no menor en la identificación por parte del sector de que se trata que, recordemos, se define en la Sentencia de instancia a efectos de renombre como el público interesado en los artículos de cuchillería, caza y outdooren España y otros Estados miembros.

Sin embargo, lo que hace al signo MUDELA acompañado de una cruz, el público pertinente atenderá principalmente al elemento denominativo, sin perjuicio de que el público que conozca el mercado asocie la cruz con otra marca distinta y establezca algún tipo de vinculación pero en general, atendida la forma de pedir los productos, será el elemento denominativo el factor esencial en la identidad relegando a un segundo plano al gráfico.

Por tanto, si en la comparativa centráramos la cuestión en los distintivos figurativos no cabe duda que la disimilitud sería completa. Pero dado el menor papel que en la función esencial que los signos tratan de cumplir dichos elementos son menos relevantes, entre los denominativos DIRECCION004 y MUDELA la similitud visual es evidente pues las diferencias son tan limitadas que se refieren solo a la existencia de una D interpuesta en el diptongo formado por UE en el signo de la actora lo que, como afirma la Sentencia de instancia, no altera significativamente la percepción global del signo por más que ello implique incrementar en una sílaba el signo de la demandada respecto del de la actora.

En conclusión, por lo que hace al elemento denominativo entendemos que hay similitud visual media/alta. En cambio, respecto de los elementos gráficos no hay similitud alguna.

En cuanto a la comparativa fonética, dado que los signos en conflicto tienen un número de sílabas diferente, no hay duda que hay diferencias en los ritmos y entonaciones en los pronunciamientos de cada uno de los signos.

En efecto, en las marcas DIRECCION004 la asociación de las vocales "u" y "e" forma un diptongo y por tanto se pronunciará en dos sílabas, " DIRECCION004" y " DIRECCION002". Frente a él, el signo del demandado se pronunciará en tres sílabas, " DIRECCION002", " DIRECCION002" y " DIRECCION002", lo que es relevante en el plano fonético.

No obstante, no es una relevancia definitoria de una disimilitud amplia ya que la pronunciación no sonará muy diferente porque comparte sonidos en el inicio y el final de cada signo, MU y LA.

Por ello, desde nuestro punto de vista, discrepando de la Sentencia de instancia, creemos que los signos en conflicto presentan una similitud fonética en grado bajo.

En cuanto a la similitud conceptual, no creemos que haya pues es evidente que en relación a los productos de que se trata, ni Torcuato ni MUDELA son capaces de trasladar idea alguna ni con ellos ni entre sí que los haga comparables ya que no tenemos ningún dato que demuestre que ninguno de los signos tengan un significado para el público pertinente. En tal caso, según la jurisprudencia, no es posible comparar estos dos elementos desde el punto de vista conceptual (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2021, SANOLIE, T-175/20).

La conclusión que alcanzamos sobre la comparación de los signos en conflicto es que el público pertinente percibirá muy probablemente que las marcas son similares en grado elevado en el plano visual, bajo en el fonético y ninguno en el conceptual, presentando en suma un cierto nivel de similitud que es bastante para considerar que sí hay una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, en particular entre es similitud de las signos y la de la identidad de los productos designados, de manera tal que es perfectamente dable que el público pertinente pueda evocar o rememorar a través del signo del demandado los orígenes que expresan los de la actora.

Podría ser discutible la apreciación de riesgo de confusión entre los signos en conflicto dado el bajo grado de similitud entre los mismos, pero la existencia de al menos un cierto grado de similitud unida a la identidad de los productos cubiertos por las marcas invocadas sí permite concluir, como hace la Sentencia de instancia, que los signos del demandado evocan a los de la actora, siendo muy probable que el público pertinente anude mentalmente unos signos con otros al aproximarse al mismo tipo de productos y por tanto, aunque la atención del público pertinente se centrara en las diferencias entre los signos, la amplia protección que se confiere a las marcas renombradas, determinará la predisposición del público a coligar unos signos con otros (véase en este sentido la STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/14).

Obvio es decir que tales conclusiones son íntegramente aplicables al juicio comparativo entre el signo solo denominativo de la actora (marca nacional nº 580765 y el signo MUDELA) atendida la menor relevancia que en el proceso comparativo hemos dado a la cruz que usa la demandada.

No obstante, creemos que dicha vinculación no es dable apreciarla en la comparativa entre el signo figurativo de la actora , marca nacional nº 2210964, y el signo usado por el demandado ya que, aunque como signo figurativo se le pudiera atribuir a la marca de la actora un significado, un trofeo de caza, dado que hemos negado la existencia de significado al signo de la demandada, es evidente que no hay criterio de similitud alguna, tampoco en la superposición de las dos M que no aportan por sí solas distintividad suficiente.

Por tanto, si como señala la jurisprudencia - STJUE 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07- no hay vínculo sin similitud, no es dable en este caso apreciar la infracción de la marca nacional figurativa referenciada.

QUINTO.-Finalmente, y partiendo de la existencia del vínculo entre las cuatro marcas de la actora y el signo del demandado, no podemos sino confirmar la infracción que describe la Sentencia de instancia atendido que ambos fabricantes compiten en el mismo mercado para idéntico público lo que hace que aquella vinculación no justificada permita apreciar el aprovechamiento por MUDELA del renombre y distintividad de las marcas Torcuato donde se encierra el saber hacer quien hay tras los productos signados por la actora y la confianza que en la misma han depositado público y otras empresas de prestigio, como es Victorinox, que la ha designado como distribuidora exclusiva no obstante lo cual, conocido tal hecho en el mercado, la demandada usa un signo similar logrando una aproximación al renombre que encierra el hecho de la atribución de la exclusividad de una marca como la suiza.

Procede por todo ello desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia de instancia.

SEXTO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, no cabe hacer expresa imposición de las mismas a la parte apelante - art 398 LEC-.

No obstante, en cuanto a las costas de la instancia creemos que la estimación sigue siendo sustancial pues a la postre, de las cinco marcas invocadas, cuatro son infringidas por el demandado que ha de padecer como parte pasiva del proceso, las consecuencias anudadas a dichas infracciones que son las pedidas y obtenidas por el demandante, con lo que concurren las circunstancias que permiten apreciar sustanciabilidad en la estimación a los efectos del art. 394.1 LEC.

SÉPTIMO.-Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Decimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

PRIMERO.-Formula demanda la mercantil DIRECCION001., empresa de renombre en la fabricación, distribución y comercialización navajas y cuchillos artesanales, por infracción de las marcas nacionales y europeas de su titularidad y por actos de competencia desleal contra la también mercantil, DIRECCION000, dedicada al mismo objeto.

Relata la demandante que el DIRECCION003, del que forma parte la demandante, se dedica no solo a la fabricación y comercialización de sus propios productos sino también a la distribución de productos de otras reputadas marcas del sector, teniendo de hecho la distribución exclusiva para España de la marca suiza Victorinox, hecho generador en el mercado una asociación entre empresas.

Que en particular, y para el desarrollo y comercialización de sus actividades empresariales, la demandante tiene registradas (y usa) cinco marcas, las siguientes:

1.- Marca UE número 4814174, mixta,

para las clases 8, 25 y 28. Solicitada en enero de 2006 y registrada en febrero de 2007.

2.- Marca nacional número 580765, Torcuato, denominativa, para la clase 8 (servicios de mesa, cubiertos y cuchillería) solicitada en febrero de 1969 y renovada el febrero de 2019.

3.- Marca nacional número 998076, mixta,

para la clase 8 (herramientas e instrumentos manuales, tenedores y cucharas, armas blancas y, especialmente, cuchillería) solicitada en febrero de 1982, concedida en octubre de 1982 y renovada en julio de 2022.

4.- Marca nacional número 2874509, mixta,

para la clase 35 (servicios de venta al por mayor, al detalle en comercios y a traves de redes mundiales de todo tipo de cuchilleria, armas blancas, armas de fuego, tenedores, cucharas, menaje, utensilios y recipientes de cocina, ropa, calzado, articulos y accesorios deportivos, de camping y de caza, asi como todos sus complementos, promocion de ventas para terceros; servicios de importacion y exportacion), solicitada en mayo de 2009, dada en septiembre de 2009 y renovada en mayo de 2019.

5.- Marca nacional número 2210964, figurativa,

para la clase 8 (herramientas e instrumentos manuales, tenedores y cucharas, armas blancas y, especialmente, cuchillería), solicitada en febrero de 1999, dada en junio de 1999 y renovada en febrero de 2019.

La demanda frente a la mercantil DIRECCION000. trae causa en el hecho de que, en su consideración, dicha empresa está llevando a cabo actividades a través de las cuales se produce confusión o asociación entre su actividad y la de DIRECCION001, en particular al imitar su marca Torcuato u otros signos que el público asocia a ésta, aprovechándose de este modo de su esfuerzo, prestigio y reputación.

Que en el marco de esa conducta confusoria para con la actora la demandada solicitó el registro como marca nacional del signo , que obtuvo el número 4136971, para la clase 8 (articulos de cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas), que finalmente no fue concedido por razón de la oposición formulada por la demandante.

Que en cualquier caso, dice el demandante, la demandada usa el signo " DIRECCION002" para distinguir cuchillería y navajas en diversas webs, uso de los signos DIRECCION002 que se hace en ocasiones mediante el signo solo denominativo y en otras ocasiones con el gráfico de la marca cuyo registro no se logró, y otros con el uso de la cruz similar a la Victorinox , signos para los mismos productos que presentan similitudes denominativas, conceptuales y gráficas con los signos de DIRECCION004 generadores de las infracciones que define y caracteriza conducta que, concluye el demandante, no casual sino originada en el hecho de que el socio y administrador de la demandada, D. Guillermo, fue socio de la familia Torcuato en la sociedad MB Artesanos S.L., dedicaba en exclusiva a fabricar los productos de Manufacturas, hasta septiembre de 2020 en que se produjo su cese.

DIRECCION002, en su contestación a la demanda, además de oponerse a la misma y rebatir los argumentos de la demandante, plantea la demandada falta de legitimación activa al no se titular de la marca Victorinox.

No obstante, la Sentencia de instancia ha estimado en parte la demanda.

Tras considerar que efectivamente la actora carece de legitimación para defender la marca Victorinox y, por tanto, que carece de ella para deducir acción marcaria fundada en el signo de aquella, reconoce que sí la posee respecto de las marcas propias concluyendo al efecto que hay infracción de las marcas Torcuato, que considera renombradas, dado que hay un grado medio-alto de similitud de signos que se aplican a productos idénticos siendo la coincidencia denominativa y la evocación directa del signo renombrado los que permiten apreciar un vínculo suficiente y una ventaja desleal obtenida sin justa causa por la demandada generadora, en suma, de la infracción de la marca Torcuato por el uso de la marca DIRECCION002 - art 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM-, con las consecuencias que describe, desestimando no obstante la acción acumulada por competencia desleal por falta de concreción jurídica que impide al tribunal su calificación.

Crítico con esta resolución, formula recurso de apelación la condenada/demandada cuyos argumentos concentra en tres motivos, a saber, sobre la alegación de falta de legitimación activa e infracción de los art. 9 RMUE, 34 LM y 10 LEC, sobre la acción subsidiaria de competencia desleal derivada del uso de la marca DIRECCION002 y, finalmente, sobre error en la valoración de la prueba en relación a la infracción marcaria declarada en la instancia.

Examinaremos por el orden propuesto por la parte apelante, cada uno de estos motivos.

SEGUNDO.-Cuestiona en primer lugar la parte apelante la decisión del Tribunal de Instancia sobre la excepción formulada de falta de legitimación activa de la demandante.

Tras exponer las alegaciones de las partes sobre la excepción así como la decisión de instancia, señala el apelante que si conforme deriva de los art. 9 RMUE y 34 LM solo los titulares de las marcas pueden deducir su defensa, la decisión de instancia ha incurrido en una grave incongruencia argumentativa por cuanto tras afirmar que la demandante, al no ser titular, carece de legitimación para accionar en defensa de la marca Victorinox, pudiendo solo valerse de ella desde la perspectiva de la competencia desleal, no es posible efectuar comparativa alguna con el signo Victorinox sino solo entre las marcas Torcuato invocadas y el signo DIRECCION002.

Por tanto, concluye, si la actora no tiene la titularidad del signo Victorinox para ejercitar una acción marcaria y la confrontación para ver si existe riesgo de confusión o aprovechamiento de la reputación ajena puede hacerse desde la perspectiva de la competencia desleal, la resolución incurre en contradicción ya al que afirmar que falta legitimación activa para accionar en el ámbito marcario la consecuencia debería ser el decaimiento de todas las pretensiones de la actora.

Posición del Tribunal.

Confunde el recurrente las acciones de infracción marcaria con las de competencia desleal.

En efecto, aunque sea dable apreciar ámbitos comunes, son de distinta naturaleza.

En efecto, afirma el Tribunal Supremo que cada grupo normativo cumple distinta función y al efecto señala que "De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo )."( STS 94/17, de 15 de febrero).

En consecuencia, la puesta en valor en la demanda de la condición de distribuidora de la marca Victorinox en España como parte de los fundamentos de las acciones deducidas por competencia desleal y la afirmación obvia en la sentencia de que no siendo titular la actora no podría defender -salvo en las condiciones legalmente previstas si fuera licenciatario- las marcas Victorinox, en absoluto afectan, decaídas las acciones de competencia desleal, a las deducidas en base a las marcas de las que DIRECCION002 sí es titular en tanto que para su protección tiene la actora plena legitimación, que se aprecia con absoluta claridad y respeto a lo establecido en el art. 10 LEC en el suplico de la demanda en el que deduce como pretensión principal la declarativa de infracción instando esa declaración acotada a sus marcas al señalar que se declare que "la utilización por la demandada del signo " DIRECCION002" en la forma descrita en los HECHOS de la presente demanda, constituye una violación de los derechos de marca de los que es titular la parte demandante" (apart a -subrayado nuestro- del suplico de la demanda), declaración respecto de la que propugna, con carácter subsidiario, las de competencia desleal.

Es por ello que no podemos sino rechazar la alegación de incongruencia de la sentencia de instancia que, en este aspecto, hemos de confirmar con rechazo del motivo formulado.

TERCERO.-Cuestiona en segundo lugar la parte recurrente el resultado que deriva de la decisión de instancia respecto de las acciones subsidiarias de competencia desleal, señalando en particular, en línea con lo expuesto al tratar la legitimación activa, que desestimadas las acciones declarativas sobre competencia desleal, llevar a cabo un juicio comparativo entre los signos Torcuato y DIRECCION002 asignando a esta última el uso de un signo distintivo de un asta de ciervo o una cuerna constituye un error porque, afirma, todo el procedimiento ha versado sobre el uso de la cruz parecida a la de Victorinox cuando no hay ningún cuchillo DIRECCION002 con la marca del ciervo.

Posición del Tribunal.

De nuevo hay en el argumento del recurrente una clara confusión entre las acciones deducidas.

Como es evidente y queda resuelto en la instancia, la defensa de la marca Victorinox por parte de la actora no tiene un ámbito distinto al de la competencia desleal, no deduciendo acción marcaria alguna repecto de dicho título.

Por tanto, una vez se desestiman estas acciones, el examen que hace la Sentencia de instancia a partir de la consideración del renombre de las marcas Torcuato, es puramente marcario articulado mediante un examen comparativo entre, de un lado los signos DIRECCION002 a los efectos de valorar sin concurre en el caso vínculo y alguna de las infracciones exigidas para apreciar infracción de las marcas de renombre que son las marcas Torcuato y no, claramente, la de Victorinox.

En consecuencia, reiteramos lo dicho en el anterior fundamento, es decir, que no hay incongruencia y contradicción alguna en la Sentencia a la hora de rechazar las acciones de competencia desleal y apreciar infracción marcaria, incluso en el caso de la valoración del uso por parte del demandado de una cruz similar a la de Victorinox pues la infracción en el caso de las marcas renombradas cuando se produce por el aprovechamiento desleal del renombre y de la distintividad, sigue siendo marcaria y no competencial.

Procede en suma desestimar el motivo.

CUARTO.-Cuestiona finalmente el apelante la estimación de la acción de infracción, criticando la valoración hecha en la instancia para apreciar la violación de las marcas de la actora.

Señala al respecto que la Sentencia concluye que hay identidad entre los productos y que la similitud entre signos debe calificarse de media-alta. Pero, dice el apelante, para apreciar identidad o semejanza de las marcas confrontadas, el juicio comparativo y visión de conjunto ha de hacerse con perspectiva global y el Juzgador yerra en el caso al determinar que hay infracción del art. 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM porque ambas marcas tienen un elemento gráfico común asociado a la caza y la cuchillería -el cuerno- cuando la realidad es que la demandada recurrente, afirma, no ha elaborado ni comercializado sus productos con tal símbolo que solo aparece con ocasión de la solicitud ante la OEPM que finalmente, por la oposición de la demandante, se denegó.

Que lo que se ha probado a lo largo del proceso es que el signo utilizado ha sido el de la palabra DIRECCION002 con una cruz -recuerda en tal sentido el interrogatorio Sr. Guillermo y de los comerciales Sres Joaquín y Cecilio- cruz que como concretó el Sr. Guillermo, trae causa en el término municipal de Santa Cruz de Mudela.

Además, añade el recurrente, resulta que en los documentos 29 a 32 de la demanda, que son los certificados de la oferta Mudela en la web, en los doc 33 y 34, pedido y factura de un ejemplo de compra, y en los documentos 35 y 36, no aparecen productos con la marca y el asta de ciervo al punto que como consta en el documento número 11 de la contestación, ya se le dijo al demandante que para evitar conflictos el uso del asta de ciervo había sido eliminado, apareciendo en el documento 13, último requerimiento de la actora, dos imágenes de cuchillo y logo, en ambos casos con la cruz.

Por tanto, concluye el recurrente, probado que el juicio comparativo hecho en la sentencia es erróneo al sustentarse en el uso de un elemento gráfico que no se ha utilizado por la demandada (un cuerno) y que la comparativa debería ser entre el signo Torcuato y la cabeza de ciervo con cornamenta y la marca MUDELA con la cruz introducida en un hexágono, no hay riesgo de confusión al ser distintos los signos denominativos y los gráficos evitando riesgo de confusión y vinculación, razón por la cual la compensación económica y la multa coercitiva es incongruente, injustificada, irracional, desproporcionada y abusiva.

Posición del Tribunal.

A la hora de examinar el motivo debemos partir de, primero, que el recurrente no cuestiona el renombre de las marcas " Torcuato" y, segundo, de que a pesar de su insistencia en el motivo, no es cierto que el juicio comparativo que hace la sentencia se sustente en la coincidencia de un elemento gráfico cinegético.

En efecto lo que resulta de la Sentencia es que para apreciar similitud entre signos y deducir la existencia del vínculo se pone en conexión los elementos denominativos Torcuato y MUDELA y se analizan desde la perspectiva de su similitud denominativa, fonética, visual y conceptual sin que, en tal proceso, se haga referencia alguna a elemento gráfico o figurativo.

Es verdad que luego se introduce, pero solo una vez afirmada la existencia del vínculo y a modo de elemento de refuerzo de dicho presupuesto.

Así, lo que dice la Sentencia es que "...el uso por la demanda del signo MUDELA acompañado de un elemento gráfico similar(se refiere al cuerno) refuerza la evocación mental del signo renombrado",conclusiones a partir de las cuales aprecia infracción al entender que hay perjuicio al carácter distintivo y riesgo desde la similitud entre los elementos denominativos y desventaja desleal atendidos dos elementos gráficos que considera utilizados por el demandado, el asta y a la cruz.

No obstante, desde la perspectiva del recurso de apelación, delinear con exactitud del proceso argumental de la infracción en la Sentencia es especialmente relevante dada la importancia que en el motivo se otorga al presunto error en la realización del juicio comparativo en tanto hecho sobre la base del uso de un concreto elemento, el cuerno, que dice el apelante no ha sido utilizado en momento alguno en el tráfico por parte de la demandada, lo que es razonable a fin de limitar el proceso enjuiciador de la posible infracción a solo los signos efectivamente usados en el mercado.

Pues bien, respecto de esta cuestión hemos de decir que tiene razón el apelante dado que no consta en autos el uso del signo Mudela junto a un cuerno o asta de ciervo o similar y por tanto no cabe sino concluir que faltando prueba de su uso, debe excluirse en el proceso comparativo dicho signo.

De hecho, en los documentos 29 a 32, 35 y 36 de los de la demanda, en las navajas que se ofrecen en las webs referenciadas en la contestación a la demanda (hecho tercero in fine)y las que se representan por la actora en el último requerimiento de los realizados antes de la demanda -doc 13 contestación -acuse de recibo doc 44 demanda-, aparecen todas ellas signadas con el denominativo Mudela más la cruz, (sirva esta representación extraída de la web cuchillería Jesús Carlos de ejemplo: ) haciéndose solo referencia al asta de ciervo en la descripción del producto como el material usado en las cachas de la navaja.

En consecuencia, si la actora no demuestra el uso por la demandada del signo con el asta, la conclusión no puede ser otra que la de entender que solo se usa por el demandado en el tráfico el signo MUDELA con cruz y por tanto resulta coherente que tal proceso probatorio exigir que la comparativa se haga exclusivamente entre las marcas invocadas, que son tres mixtas, una denominativa Torcuato y otra figurativa, y el signo .

QUINTO.-Clarificados los signos en litigio, lo que el recurrente aporta en su motivo son dos perspectivas diferentes a las que hemos de contestar, a saber, primero, y vinculado a los motivos anteriores, la reiteración del argumento relativo a que decaídas las acciones por competencia desleal, no cabe analizar el uso de la cruz como parte del signo para concluir la existencia de aprovechamiento desleal y, en segundo lugar que, en todo caso, los gráficos son distintos al igual que los signos denominativos imposibilitando la apreciación del vínculo como elemento imprescindible de la infracción.

Respecto de lo primero nos limitaremos a señalar que, como ya hemos expuesto, los ámbitos normativos de competencia desleal y de marcas son diferentes, dándose la circunstancia que una de las características del derecho europeo de marcas está, precisamente, en haber incorporado en la protección de las marcas de renombre elementos propios de la competencia desleal para darle un tratamiento rigurosamente marcario.

Dice al respecto Fernández-Novoa (Estudios sobre la protección de la marca renombrada, Marcial Pons, pag 22) que el tratamiento europeo de la marca renombrada es "una regulación estrictamente marcaria que ha superado la etapa en la que la marca renombrada se protegía tan solo a través de normas prohibivas de la competencia desleal."Y añade (pag 29): " en la hipótesis de la marca renombrada prevalece -en el ámbito de la Unión Europea- el Derecho de Marcas sobre el Derecho de la Competencia Desleal".

En consecuencia, es independiente de la posible infracción marcaria el resultado de las acciones de competencia desleal en el caso.

Respecto de lo segundo, que constituye el núcleo del argumento del error en la valoración de la prueba denunciado en el motivo, hemos de traer a colación la doctrina jurisprudencial relativa a la apreciación de la similitud entre marcas y signos presuntamente infractores.

Conforme a esa doctrina, el juicio comparativo no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con el otro signo. Al contrario, la comparación, dice la STJUE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 y STJUE de 20 de septiembre de 2007, asunto C-193/06, debe llevarse a cabo examinando los signos en cuestión considerados cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes, en especial, cuando algunos de esos componentes resultan insignificantes, caso en los que será dable apreciar la similitud exclusivamente en el componente dominante cuando, como creemos que es el caso, ese componente domina por sí solo la imagen de la marca que el público relevante conserva en la memoria.

En el presente asunto la resolución impugnada consideró en esencia que las marcas en conflicto eran similares en un grado entre alto, según la percepción precisa del público pertinente de dichas marcas, sin diferenciar entre unas marcas y otras.

Sin embargo, para efectuar un correcto proceso comparativo hemos de analizar separadamente la relación existente entre el signo del demandado y las distintas clases de las marcas que Torcuato invoca en su demanda.

Por eso, para examinar la cuestión debemos efectuar tres procesos comparativos distintos, a saber, uno con las marcas mixtas de la actora, otra con su marca solo denominativa y otro final respecto de la marca figurativa.

Pues bien, respecto de las tres de las marcas de la actora mixtas (las números 4814174 (UE), 998076 (N) y 2874509 (N)), caracterizadas porque combinan denominativo " Torcuato" y " DIRECCION001" con el gráfico , hemos de decir lo siguiente.

En las marcas de la actora los elementos que las componen son todos relevantes. De un lado el denominativo, pues atendida la categoría de productos de que se trata y los lugares de venta -comercios especializados-e son de los que se piden por su nombre, Torcuato, con el que el fabricante se identifica en el tráfico para la venta de sus productos. Por otro lado, respecto de muchos de los productos, por ser útiles de caza, la simbología de un ciervo presenta caracteres evocativos y sin duda relevantes y distintivos en la impresión de conjunto creada por dichas marcas.

Por ello, desde nuestro punto de vista, y aunque de forma predominante lo que captará la atención del público pertinente será el elemento denominativo Torcuato, también el gráfico -cabeza de ciervo- enmarcando entre la cornamenta una doble M referenciada a " DIRECCION001", será elemento no menor en la identificación por parte del sector de que se trata que, recordemos, se define en la Sentencia de instancia a efectos de renombre como el público interesado en los artículos de cuchillería, caza y outdooren España y otros Estados miembros.

Sin embargo, lo que hace al signo MUDELA acompañado de una cruz, el público pertinente atenderá principalmente al elemento denominativo, sin perjuicio de que el público que conozca el mercado asocie la cruz con otra marca distinta y establezca algún tipo de vinculación pero en general, atendida la forma de pedir los productos, será el elemento denominativo el factor esencial en la identidad relegando a un segundo plano al gráfico.

Por tanto, si en la comparativa centráramos la cuestión en los distintivos figurativos no cabe duda que la disimilitud sería completa. Pero dado el menor papel que en la función esencial que los signos tratan de cumplir dichos elementos son menos relevantes, entre los denominativos DIRECCION004 y MUDELA la similitud visual es evidente pues las diferencias son tan limitadas que se refieren solo a la existencia de una D interpuesta en el diptongo formado por UE en el signo de la actora lo que, como afirma la Sentencia de instancia, no altera significativamente la percepción global del signo por más que ello implique incrementar en una sílaba el signo de la demandada respecto del de la actora.

En conclusión, por lo que hace al elemento denominativo entendemos que hay similitud visual media/alta. En cambio, respecto de los elementos gráficos no hay similitud alguna.

En cuanto a la comparativa fonética, dado que los signos en conflicto tienen un número de sílabas diferente, no hay duda que hay diferencias en los ritmos y entonaciones en los pronunciamientos de cada uno de los signos.

En efecto, en las marcas DIRECCION004 la asociación de las vocales "u" y "e" forma un diptongo y por tanto se pronunciará en dos sílabas, " DIRECCION004" y " DIRECCION002". Frente a él, el signo del demandado se pronunciará en tres sílabas, " DIRECCION002", " DIRECCION002" y " DIRECCION002", lo que es relevante en el plano fonético.

No obstante, no es una relevancia definitoria de una disimilitud amplia ya que la pronunciación no sonará muy diferente porque comparte sonidos en el inicio y el final de cada signo, MU y LA.

Por ello, desde nuestro punto de vista, discrepando de la Sentencia de instancia, creemos que los signos en conflicto presentan una similitud fonética en grado bajo.

En cuanto a la similitud conceptual, no creemos que haya pues es evidente que en relación a los productos de que se trata, ni Torcuato ni MUDELA son capaces de trasladar idea alguna ni con ellos ni entre sí que los haga comparables ya que no tenemos ningún dato que demuestre que ninguno de los signos tengan un significado para el público pertinente. En tal caso, según la jurisprudencia, no es posible comparar estos dos elementos desde el punto de vista conceptual (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2021, SANOLIE, T-175/20).

La conclusión que alcanzamos sobre la comparación de los signos en conflicto es que el público pertinente percibirá muy probablemente que las marcas son similares en grado elevado en el plano visual, bajo en el fonético y ninguno en el conceptual, presentando en suma un cierto nivel de similitud que es bastante para considerar que sí hay una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, en particular entre es similitud de las signos y la de la identidad de los productos designados, de manera tal que es perfectamente dable que el público pertinente pueda evocar o rememorar a través del signo del demandado los orígenes que expresan los de la actora.

Podría ser discutible la apreciación de riesgo de confusión entre los signos en conflicto dado el bajo grado de similitud entre los mismos, pero la existencia de al menos un cierto grado de similitud unida a la identidad de los productos cubiertos por las marcas invocadas sí permite concluir, como hace la Sentencia de instancia, que los signos del demandado evocan a los de la actora, siendo muy probable que el público pertinente anude mentalmente unos signos con otros al aproximarse al mismo tipo de productos y por tanto, aunque la atención del público pertinente se centrara en las diferencias entre los signos, la amplia protección que se confiere a las marcas renombradas, determinará la predisposición del público a coligar unos signos con otros (véase en este sentido la STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/14).

Obvio es decir que tales conclusiones son íntegramente aplicables al juicio comparativo entre el signo solo denominativo de la actora (marca nacional nº 580765 y el signo MUDELA) atendida la menor relevancia que en el proceso comparativo hemos dado a la cruz que usa la demandada.

No obstante, creemos que dicha vinculación no es dable apreciarla en la comparativa entre el signo figurativo de la actora , marca nacional nº 2210964, y el signo usado por el demandado ya que, aunque como signo figurativo se le pudiera atribuir a la marca de la actora un significado, un trofeo de caza, dado que hemos negado la existencia de significado al signo de la demandada, es evidente que no hay criterio de similitud alguna, tampoco en la superposición de las dos M que no aportan por sí solas distintividad suficiente.

Por tanto, si como señala la jurisprudencia - STJUE 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07- no hay vínculo sin similitud, no es dable en este caso apreciar la infracción de la marca nacional figurativa referenciada.

QUINTO.-Finalmente, y partiendo de la existencia del vínculo entre las cuatro marcas de la actora y el signo del demandado, no podemos sino confirmar la infracción que describe la Sentencia de instancia atendido que ambos fabricantes compiten en el mismo mercado para idéntico público lo que hace que aquella vinculación no justificada permita apreciar el aprovechamiento por MUDELA del renombre y distintividad de las marcas Torcuato donde se encierra el saber hacer quien hay tras los productos signados por la actora y la confianza que en la misma han depositado público y otras empresas de prestigio, como es Victorinox, que la ha designado como distribuidora exclusiva no obstante lo cual, conocido tal hecho en el mercado, la demandada usa un signo similar logrando una aproximación al renombre que encierra el hecho de la atribución de la exclusividad de una marca como la suiza.

Procede por todo ello desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia de instancia.

SEXTO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, no cabe hacer expresa imposición de las mismas a la parte apelante - art 398 LEC-.

No obstante, en cuanto a las costas de la instancia creemos que la estimación sigue siendo sustancial pues a la postre, de las cinco marcas invocadas, cuatro son infringidas por el demandado que ha de padecer como parte pasiva del proceso, las consecuencias anudadas a dichas infracciones que son las pedidas y obtenidas por el demandante, con lo que concurren las circunstancias que permiten apreciar sustanciabilidad en la estimación a los efectos del art. 394.1 LEC.

SÉPTIMO.-Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Decimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

PRIMERO.-Formula demanda la mercantil DIRECCION001., empresa de renombre en la fabricación, distribución y comercialización navajas y cuchillos artesanales, por infracción de las marcas nacionales y europeas de su titularidad y por actos de competencia desleal contra la también mercantil, DIRECCION000, dedicada al mismo objeto.

Relata la demandante que el DIRECCION003, del que forma parte la demandante, se dedica no solo a la fabricación y comercialización de sus propios productos sino también a la distribución de productos de otras reputadas marcas del sector, teniendo de hecho la distribución exclusiva para España de la marca suiza Victorinox, hecho generador en el mercado una asociación entre empresas.

Que en particular, y para el desarrollo y comercialización de sus actividades empresariales, la demandante tiene registradas (y usa) cinco marcas, las siguientes:

1.- Marca UE número 4814174, mixta,

para las clases 8, 25 y 28. Solicitada en enero de 2006 y registrada en febrero de 2007.

2.- Marca nacional número 580765, Torcuato, denominativa, para la clase 8 (servicios de mesa, cubiertos y cuchillería) solicitada en febrero de 1969 y renovada el febrero de 2019.

3.- Marca nacional número 998076, mixta,

para la clase 8 (herramientas e instrumentos manuales, tenedores y cucharas, armas blancas y, especialmente, cuchillería) solicitada en febrero de 1982, concedida en octubre de 1982 y renovada en julio de 2022.

4.- Marca nacional número 2874509, mixta,

para la clase 35 (servicios de venta al por mayor, al detalle en comercios y a traves de redes mundiales de todo tipo de cuchilleria, armas blancas, armas de fuego, tenedores, cucharas, menaje, utensilios y recipientes de cocina, ropa, calzado, articulos y accesorios deportivos, de camping y de caza, asi como todos sus complementos, promocion de ventas para terceros; servicios de importacion y exportacion), solicitada en mayo de 2009, dada en septiembre de 2009 y renovada en mayo de 2019.

5.- Marca nacional número 2210964, figurativa,

para la clase 8 (herramientas e instrumentos manuales, tenedores y cucharas, armas blancas y, especialmente, cuchillería), solicitada en febrero de 1999, dada en junio de 1999 y renovada en febrero de 2019.

La demanda frente a la mercantil DIRECCION000. trae causa en el hecho de que, en su consideración, dicha empresa está llevando a cabo actividades a través de las cuales se produce confusión o asociación entre su actividad y la de DIRECCION001, en particular al imitar su marca Torcuato u otros signos que el público asocia a ésta, aprovechándose de este modo de su esfuerzo, prestigio y reputación.

Que en el marco de esa conducta confusoria para con la actora la demandada solicitó el registro como marca nacional del signo , que obtuvo el número 4136971, para la clase 8 (articulos de cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas), que finalmente no fue concedido por razón de la oposición formulada por la demandante.

Que en cualquier caso, dice el demandante, la demandada usa el signo " DIRECCION002" para distinguir cuchillería y navajas en diversas webs, uso de los signos DIRECCION002 que se hace en ocasiones mediante el signo solo denominativo y en otras ocasiones con el gráfico de la marca cuyo registro no se logró, y otros con el uso de la cruz similar a la Victorinox , signos para los mismos productos que presentan similitudes denominativas, conceptuales y gráficas con los signos de DIRECCION004 generadores de las infracciones que define y caracteriza conducta que, concluye el demandante, no casual sino originada en el hecho de que el socio y administrador de la demandada, D. Guillermo, fue socio de la familia Torcuato en la sociedad MB Artesanos S.L., dedicaba en exclusiva a fabricar los productos de Manufacturas, hasta septiembre de 2020 en que se produjo su cese.

DIRECCION002, en su contestación a la demanda, además de oponerse a la misma y rebatir los argumentos de la demandante, plantea la demandada falta de legitimación activa al no se titular de la marca Victorinox.

No obstante, la Sentencia de instancia ha estimado en parte la demanda.

Tras considerar que efectivamente la actora carece de legitimación para defender la marca Victorinox y, por tanto, que carece de ella para deducir acción marcaria fundada en el signo de aquella, reconoce que sí la posee respecto de las marcas propias concluyendo al efecto que hay infracción de las marcas Torcuato, que considera renombradas, dado que hay un grado medio-alto de similitud de signos que se aplican a productos idénticos siendo la coincidencia denominativa y la evocación directa del signo renombrado los que permiten apreciar un vínculo suficiente y una ventaja desleal obtenida sin justa causa por la demandada generadora, en suma, de la infracción de la marca Torcuato por el uso de la marca DIRECCION002 - art 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM-, con las consecuencias que describe, desestimando no obstante la acción acumulada por competencia desleal por falta de concreción jurídica que impide al tribunal su calificación.

Crítico con esta resolución, formula recurso de apelación la condenada/demandada cuyos argumentos concentra en tres motivos, a saber, sobre la alegación de falta de legitimación activa e infracción de los art. 9 RMUE, 34 LM y 10 LEC, sobre la acción subsidiaria de competencia desleal derivada del uso de la marca DIRECCION002 y, finalmente, sobre error en la valoración de la prueba en relación a la infracción marcaria declarada en la instancia.

Examinaremos por el orden propuesto por la parte apelante, cada uno de estos motivos.

SEGUNDO.-Cuestiona en primer lugar la parte apelante la decisión del Tribunal de Instancia sobre la excepción formulada de falta de legitimación activa de la demandante.

Tras exponer las alegaciones de las partes sobre la excepción así como la decisión de instancia, señala el apelante que si conforme deriva de los art. 9 RMUE y 34 LM solo los titulares de las marcas pueden deducir su defensa, la decisión de instancia ha incurrido en una grave incongruencia argumentativa por cuanto tras afirmar que la demandante, al no ser titular, carece de legitimación para accionar en defensa de la marca Victorinox, pudiendo solo valerse de ella desde la perspectiva de la competencia desleal, no es posible efectuar comparativa alguna con el signo Victorinox sino solo entre las marcas Torcuato invocadas y el signo DIRECCION002.

Por tanto, concluye, si la actora no tiene la titularidad del signo Victorinox para ejercitar una acción marcaria y la confrontación para ver si existe riesgo de confusión o aprovechamiento de la reputación ajena puede hacerse desde la perspectiva de la competencia desleal, la resolución incurre en contradicción ya al que afirmar que falta legitimación activa para accionar en el ámbito marcario la consecuencia debería ser el decaimiento de todas las pretensiones de la actora.

Posición del Tribunal.

Confunde el recurrente las acciones de infracción marcaria con las de competencia desleal.

En efecto, aunque sea dable apreciar ámbitos comunes, son de distinta naturaleza.

En efecto, afirma el Tribunal Supremo que cada grupo normativo cumple distinta función y al efecto señala que "De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo )."( STS 94/17, de 15 de febrero).

En consecuencia, la puesta en valor en la demanda de la condición de distribuidora de la marca Victorinox en España como parte de los fundamentos de las acciones deducidas por competencia desleal y la afirmación obvia en la sentencia de que no siendo titular la actora no podría defender -salvo en las condiciones legalmente previstas si fuera licenciatario- las marcas Victorinox, en absoluto afectan, decaídas las acciones de competencia desleal, a las deducidas en base a las marcas de las que DIRECCION002 sí es titular en tanto que para su protección tiene la actora plena legitimación, que se aprecia con absoluta claridad y respeto a lo establecido en el art. 10 LEC en el suplico de la demanda en el que deduce como pretensión principal la declarativa de infracción instando esa declaración acotada a sus marcas al señalar que se declare que "la utilización por la demandada del signo " DIRECCION002" en la forma descrita en los HECHOS de la presente demanda, constituye una violación de los derechos de marca de los que es titular la parte demandante" (apart a -subrayado nuestro- del suplico de la demanda), declaración respecto de la que propugna, con carácter subsidiario, las de competencia desleal.

Es por ello que no podemos sino rechazar la alegación de incongruencia de la sentencia de instancia que, en este aspecto, hemos de confirmar con rechazo del motivo formulado.

TERCERO.-Cuestiona en segundo lugar la parte recurrente el resultado que deriva de la decisión de instancia respecto de las acciones subsidiarias de competencia desleal, señalando en particular, en línea con lo expuesto al tratar la legitimación activa, que desestimadas las acciones declarativas sobre competencia desleal, llevar a cabo un juicio comparativo entre los signos Torcuato y DIRECCION002 asignando a esta última el uso de un signo distintivo de un asta de ciervo o una cuerna constituye un error porque, afirma, todo el procedimiento ha versado sobre el uso de la cruz parecida a la de Victorinox cuando no hay ningún cuchillo DIRECCION002 con la marca del ciervo.

Posición del Tribunal.

De nuevo hay en el argumento del recurrente una clara confusión entre las acciones deducidas.

Como es evidente y queda resuelto en la instancia, la defensa de la marca Victorinox por parte de la actora no tiene un ámbito distinto al de la competencia desleal, no deduciendo acción marcaria alguna repecto de dicho título.

Por tanto, una vez se desestiman estas acciones, el examen que hace la Sentencia de instancia a partir de la consideración del renombre de las marcas Torcuato, es puramente marcario articulado mediante un examen comparativo entre, de un lado los signos DIRECCION002 a los efectos de valorar sin concurre en el caso vínculo y alguna de las infracciones exigidas para apreciar infracción de las marcas de renombre que son las marcas Torcuato y no, claramente, la de Victorinox.

En consecuencia, reiteramos lo dicho en el anterior fundamento, es decir, que no hay incongruencia y contradicción alguna en la Sentencia a la hora de rechazar las acciones de competencia desleal y apreciar infracción marcaria, incluso en el caso de la valoración del uso por parte del demandado de una cruz similar a la de Victorinox pues la infracción en el caso de las marcas renombradas cuando se produce por el aprovechamiento desleal del renombre y de la distintividad, sigue siendo marcaria y no competencial.

Procede en suma desestimar el motivo.

CUARTO.-Cuestiona finalmente el apelante la estimación de la acción de infracción, criticando la valoración hecha en la instancia para apreciar la violación de las marcas de la actora.

Señala al respecto que la Sentencia concluye que hay identidad entre los productos y que la similitud entre signos debe calificarse de media-alta. Pero, dice el apelante, para apreciar identidad o semejanza de las marcas confrontadas, el juicio comparativo y visión de conjunto ha de hacerse con perspectiva global y el Juzgador yerra en el caso al determinar que hay infracción del art. 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM porque ambas marcas tienen un elemento gráfico común asociado a la caza y la cuchillería -el cuerno- cuando la realidad es que la demandada recurrente, afirma, no ha elaborado ni comercializado sus productos con tal símbolo que solo aparece con ocasión de la solicitud ante la OEPM que finalmente, por la oposición de la demandante, se denegó.

Que lo que se ha probado a lo largo del proceso es que el signo utilizado ha sido el de la palabra DIRECCION002 con una cruz -recuerda en tal sentido el interrogatorio Sr. Guillermo y de los comerciales Sres Joaquín y Cecilio- cruz que como concretó el Sr. Guillermo, trae causa en el término municipal de Santa Cruz de Mudela.

Además, añade el recurrente, resulta que en los documentos 29 a 32 de la demanda, que son los certificados de la oferta Mudela en la web, en los doc 33 y 34, pedido y factura de un ejemplo de compra, y en los documentos 35 y 36, no aparecen productos con la marca y el asta de ciervo al punto que como consta en el documento número 11 de la contestación, ya se le dijo al demandante que para evitar conflictos el uso del asta de ciervo había sido eliminado, apareciendo en el documento 13, último requerimiento de la actora, dos imágenes de cuchillo y logo, en ambos casos con la cruz.

Por tanto, concluye el recurrente, probado que el juicio comparativo hecho en la sentencia es erróneo al sustentarse en el uso de un elemento gráfico que no se ha utilizado por la demandada (un cuerno) y que la comparativa debería ser entre el signo Torcuato y la cabeza de ciervo con cornamenta y la marca MUDELA con la cruz introducida en un hexágono, no hay riesgo de confusión al ser distintos los signos denominativos y los gráficos evitando riesgo de confusión y vinculación, razón por la cual la compensación económica y la multa coercitiva es incongruente, injustificada, irracional, desproporcionada y abusiva.

Posición del Tribunal.

A la hora de examinar el motivo debemos partir de, primero, que el recurrente no cuestiona el renombre de las marcas " Torcuato" y, segundo, de que a pesar de su insistencia en el motivo, no es cierto que el juicio comparativo que hace la sentencia se sustente en la coincidencia de un elemento gráfico cinegético.

En efecto lo que resulta de la Sentencia es que para apreciar similitud entre signos y deducir la existencia del vínculo se pone en conexión los elementos denominativos Torcuato y MUDELA y se analizan desde la perspectiva de su similitud denominativa, fonética, visual y conceptual sin que, en tal proceso, se haga referencia alguna a elemento gráfico o figurativo.

Es verdad que luego se introduce, pero solo una vez afirmada la existencia del vínculo y a modo de elemento de refuerzo de dicho presupuesto.

Así, lo que dice la Sentencia es que "...el uso por la demanda del signo MUDELA acompañado de un elemento gráfico similar(se refiere al cuerno) refuerza la evocación mental del signo renombrado",conclusiones a partir de las cuales aprecia infracción al entender que hay perjuicio al carácter distintivo y riesgo desde la similitud entre los elementos denominativos y desventaja desleal atendidos dos elementos gráficos que considera utilizados por el demandado, el asta y a la cruz.

No obstante, desde la perspectiva del recurso de apelación, delinear con exactitud del proceso argumental de la infracción en la Sentencia es especialmente relevante dada la importancia que en el motivo se otorga al presunto error en la realización del juicio comparativo en tanto hecho sobre la base del uso de un concreto elemento, el cuerno, que dice el apelante no ha sido utilizado en momento alguno en el tráfico por parte de la demandada, lo que es razonable a fin de limitar el proceso enjuiciador de la posible infracción a solo los signos efectivamente usados en el mercado.

Pues bien, respecto de esta cuestión hemos de decir que tiene razón el apelante dado que no consta en autos el uso del signo Mudela junto a un cuerno o asta de ciervo o similar y por tanto no cabe sino concluir que faltando prueba de su uso, debe excluirse en el proceso comparativo dicho signo.

De hecho, en los documentos 29 a 32, 35 y 36 de los de la demanda, en las navajas que se ofrecen en las webs referenciadas en la contestación a la demanda (hecho tercero in fine)y las que se representan por la actora en el último requerimiento de los realizados antes de la demanda -doc 13 contestación -acuse de recibo doc 44 demanda-, aparecen todas ellas signadas con el denominativo Mudela más la cruz, (sirva esta representación extraída de la web cuchillería Jesús Carlos de ejemplo: ) haciéndose solo referencia al asta de ciervo en la descripción del producto como el material usado en las cachas de la navaja.

En consecuencia, si la actora no demuestra el uso por la demandada del signo con el asta, la conclusión no puede ser otra que la de entender que solo se usa por el demandado en el tráfico el signo MUDELA con cruz y por tanto resulta coherente que tal proceso probatorio exigir que la comparativa se haga exclusivamente entre las marcas invocadas, que son tres mixtas, una denominativa Torcuato y otra figurativa, y el signo .

QUINTO.-Clarificados los signos en litigio, lo que el recurrente aporta en su motivo son dos perspectivas diferentes a las que hemos de contestar, a saber, primero, y vinculado a los motivos anteriores, la reiteración del argumento relativo a que decaídas las acciones por competencia desleal, no cabe analizar el uso de la cruz como parte del signo para concluir la existencia de aprovechamiento desleal y, en segundo lugar que, en todo caso, los gráficos son distintos al igual que los signos denominativos imposibilitando la apreciación del vínculo como elemento imprescindible de la infracción.

Respecto de lo primero nos limitaremos a señalar que, como ya hemos expuesto, los ámbitos normativos de competencia desleal y de marcas son diferentes, dándose la circunstancia que una de las características del derecho europeo de marcas está, precisamente, en haber incorporado en la protección de las marcas de renombre elementos propios de la competencia desleal para darle un tratamiento rigurosamente marcario.

Dice al respecto Fernández-Novoa (Estudios sobre la protección de la marca renombrada, Marcial Pons, pag 22) que el tratamiento europeo de la marca renombrada es "una regulación estrictamente marcaria que ha superado la etapa en la que la marca renombrada se protegía tan solo a través de normas prohibivas de la competencia desleal."Y añade (pag 29): " en la hipótesis de la marca renombrada prevalece -en el ámbito de la Unión Europea- el Derecho de Marcas sobre el Derecho de la Competencia Desleal".

En consecuencia, es independiente de la posible infracción marcaria el resultado de las acciones de competencia desleal en el caso.

Respecto de lo segundo, que constituye el núcleo del argumento del error en la valoración de la prueba denunciado en el motivo, hemos de traer a colación la doctrina jurisprudencial relativa a la apreciación de la similitud entre marcas y signos presuntamente infractores.

Conforme a esa doctrina, el juicio comparativo no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con el otro signo. Al contrario, la comparación, dice la STJUE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 y STJUE de 20 de septiembre de 2007, asunto C-193/06, debe llevarse a cabo examinando los signos en cuestión considerados cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes, en especial, cuando algunos de esos componentes resultan insignificantes, caso en los que será dable apreciar la similitud exclusivamente en el componente dominante cuando, como creemos que es el caso, ese componente domina por sí solo la imagen de la marca que el público relevante conserva en la memoria.

En el presente asunto la resolución impugnada consideró en esencia que las marcas en conflicto eran similares en un grado entre alto, según la percepción precisa del público pertinente de dichas marcas, sin diferenciar entre unas marcas y otras.

Sin embargo, para efectuar un correcto proceso comparativo hemos de analizar separadamente la relación existente entre el signo del demandado y las distintas clases de las marcas que Torcuato invoca en su demanda.

Por eso, para examinar la cuestión debemos efectuar tres procesos comparativos distintos, a saber, uno con las marcas mixtas de la actora, otra con su marca solo denominativa y otro final respecto de la marca figurativa.

Pues bien, respecto de las tres de las marcas de la actora mixtas (las números 4814174 (UE), 998076 (N) y 2874509 (N)), caracterizadas porque combinan denominativo " Torcuato" y " DIRECCION001" con el gráfico , hemos de decir lo siguiente.

En las marcas de la actora los elementos que las componen son todos relevantes. De un lado el denominativo, pues atendida la categoría de productos de que se trata y los lugares de venta -comercios especializados-e son de los que se piden por su nombre, Torcuato, con el que el fabricante se identifica en el tráfico para la venta de sus productos. Por otro lado, respecto de muchos de los productos, por ser útiles de caza, la simbología de un ciervo presenta caracteres evocativos y sin duda relevantes y distintivos en la impresión de conjunto creada por dichas marcas.

Por ello, desde nuestro punto de vista, y aunque de forma predominante lo que captará la atención del público pertinente será el elemento denominativo Torcuato, también el gráfico -cabeza de ciervo- enmarcando entre la cornamenta una doble M referenciada a " DIRECCION001", será elemento no menor en la identificación por parte del sector de que se trata que, recordemos, se define en la Sentencia de instancia a efectos de renombre como el público interesado en los artículos de cuchillería, caza y outdooren España y otros Estados miembros.

Sin embargo, lo que hace al signo MUDELA acompañado de una cruz, el público pertinente atenderá principalmente al elemento denominativo, sin perjuicio de que el público que conozca el mercado asocie la cruz con otra marca distinta y establezca algún tipo de vinculación pero en general, atendida la forma de pedir los productos, será el elemento denominativo el factor esencial en la identidad relegando a un segundo plano al gráfico.

Por tanto, si en la comparativa centráramos la cuestión en los distintivos figurativos no cabe duda que la disimilitud sería completa. Pero dado el menor papel que en la función esencial que los signos tratan de cumplir dichos elementos son menos relevantes, entre los denominativos DIRECCION004 y MUDELA la similitud visual es evidente pues las diferencias son tan limitadas que se refieren solo a la existencia de una D interpuesta en el diptongo formado por UE en el signo de la actora lo que, como afirma la Sentencia de instancia, no altera significativamente la percepción global del signo por más que ello implique incrementar en una sílaba el signo de la demandada respecto del de la actora.

En conclusión, por lo que hace al elemento denominativo entendemos que hay similitud visual media/alta. En cambio, respecto de los elementos gráficos no hay similitud alguna.

En cuanto a la comparativa fonética, dado que los signos en conflicto tienen un número de sílabas diferente, no hay duda que hay diferencias en los ritmos y entonaciones en los pronunciamientos de cada uno de los signos.

En efecto, en las marcas DIRECCION004 la asociación de las vocales "u" y "e" forma un diptongo y por tanto se pronunciará en dos sílabas, " DIRECCION004" y " DIRECCION002". Frente a él, el signo del demandado se pronunciará en tres sílabas, " DIRECCION002", " DIRECCION002" y " DIRECCION002", lo que es relevante en el plano fonético.

No obstante, no es una relevancia definitoria de una disimilitud amplia ya que la pronunciación no sonará muy diferente porque comparte sonidos en el inicio y el final de cada signo, MU y LA.

Por ello, desde nuestro punto de vista, discrepando de la Sentencia de instancia, creemos que los signos en conflicto presentan una similitud fonética en grado bajo.

En cuanto a la similitud conceptual, no creemos que haya pues es evidente que en relación a los productos de que se trata, ni Torcuato ni MUDELA son capaces de trasladar idea alguna ni con ellos ni entre sí que los haga comparables ya que no tenemos ningún dato que demuestre que ninguno de los signos tengan un significado para el público pertinente. En tal caso, según la jurisprudencia, no es posible comparar estos dos elementos desde el punto de vista conceptual (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2021, SANOLIE, T-175/20).

La conclusión que alcanzamos sobre la comparación de los signos en conflicto es que el público pertinente percibirá muy probablemente que las marcas son similares en grado elevado en el plano visual, bajo en el fonético y ninguno en el conceptual, presentando en suma un cierto nivel de similitud que es bastante para considerar que sí hay una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, en particular entre es similitud de las signos y la de la identidad de los productos designados, de manera tal que es perfectamente dable que el público pertinente pueda evocar o rememorar a través del signo del demandado los orígenes que expresan los de la actora.

Podría ser discutible la apreciación de riesgo de confusión entre los signos en conflicto dado el bajo grado de similitud entre los mismos, pero la existencia de al menos un cierto grado de similitud unida a la identidad de los productos cubiertos por las marcas invocadas sí permite concluir, como hace la Sentencia de instancia, que los signos del demandado evocan a los de la actora, siendo muy probable que el público pertinente anude mentalmente unos signos con otros al aproximarse al mismo tipo de productos y por tanto, aunque la atención del público pertinente se centrara en las diferencias entre los signos, la amplia protección que se confiere a las marcas renombradas, determinará la predisposición del público a coligar unos signos con otros (véase en este sentido la STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/14).

Obvio es decir que tales conclusiones son íntegramente aplicables al juicio comparativo entre el signo solo denominativo de la actora (marca nacional nº 580765 y el signo MUDELA) atendida la menor relevancia que en el proceso comparativo hemos dado a la cruz que usa la demandada.

No obstante, creemos que dicha vinculación no es dable apreciarla en la comparativa entre el signo figurativo de la actora , marca nacional nº 2210964, y el signo usado por el demandado ya que, aunque como signo figurativo se le pudiera atribuir a la marca de la actora un significado, un trofeo de caza, dado que hemos negado la existencia de significado al signo de la demandada, es evidente que no hay criterio de similitud alguna, tampoco en la superposición de las dos M que no aportan por sí solas distintividad suficiente.

Por tanto, si como señala la jurisprudencia - STJUE 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07- no hay vínculo sin similitud, no es dable en este caso apreciar la infracción de la marca nacional figurativa referenciada.

QUINTO.-Finalmente, y partiendo de la existencia del vínculo entre las cuatro marcas de la actora y el signo del demandado, no podemos sino confirmar la infracción que describe la Sentencia de instancia atendido que ambos fabricantes compiten en el mismo mercado para idéntico público lo que hace que aquella vinculación no justificada permita apreciar el aprovechamiento por MUDELA del renombre y distintividad de las marcas Torcuato donde se encierra el saber hacer quien hay tras los productos signados por la actora y la confianza que en la misma han depositado público y otras empresas de prestigio, como es Victorinox, que la ha designado como distribuidora exclusiva no obstante lo cual, conocido tal hecho en el mercado, la demandada usa un signo similar logrando una aproximación al renombre que encierra el hecho de la atribución de la exclusividad de una marca como la suiza.

Procede por todo ello desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia de instancia.

SEXTO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, no cabe hacer expresa imposición de las mismas a la parte apelante - art 398 LEC-.

No obstante, en cuanto a las costas de la instancia creemos que la estimación sigue siendo sustancial pues a la postre, de las cinco marcas invocadas, cuatro son infringidas por el demandado que ha de padecer como parte pasiva del proceso, las consecuencias anudadas a dichas infracciones que son las pedidas y obtenidas por el demandante, con lo que concurren las circunstancias que permiten apreciar sustanciabilidad en la estimación a los efectos del art. 394.1 LEC.

SÉPTIMO.-Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Decimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.