Sentencia Civil 11/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 43/2024 de 20 de enero del 2025

PRIMERO.-La demanda deducida por Cuétara tiene por objeto, de manera principal, la protección de determinados signos distintivos de su titularidad frente a la vulneración derivada de una determinada conducta empresarial del demandado dada con ocasión de la comercialización de un producto idéntico al de aquella.

Defiende en particular la demandante, la integridad de un signo no registrado, que afirma tiene carácter renombrado y que, en consecuencia, es protegible como marca notoriamente conocida, siendo en concreto dicho signo el siguiente:

Y defiende de manera acumulada la invasión en el perímetro de la exclusividad dada por otros dos signos, sí registrados, ambos de idéntica apariencia visual y compositiva y cuya expresión gráfica es la siguiente:

Signos registrados, uno como marca española con el número 3625573 y, otro, en la EUIPO, como marca europea con el número 016270936, marcas ambas para la clase 30 de la Clasificación de Niza que afirma Cuétara, son también marcas renombradas.

El hecho base de la infracción que sustenta las pretensiones sobre la base de las acciones deducidas en la demanda queda resumido del modo que sigue.

Cuétara usa en el tráfico económico los signos indicados mediante su incorporación al envase destinado a la comercialización (también en la promoción y publicidad) de una galleta que comercializa en España desde el año 2002, y que está caracterizada por estar rellena de chips de chocolate y arroz inflado chocolateado (siguiendo un procedimiento patentado), producto que vende bajo el denominativo Choco Flakes.

El envase al que se refiere el demandante es el siguiente:

Por su parte, la mercantil Gullón comercializa desde el año 2019 una galleta rellena, similar a la del demandante, valiéndose del siguiente envase (que seguidamente reproducimos) bajo el denominativo "Galletas Choco Cereales":

Cuétara considera que la comercialización del mismo producto, con la imagen que se plasma en el envase identificado, infringe sus marcas renombradas y consecuentemente deduce acciones por infracción marcaria que jurídicamente sustenta en los arts. 34.7 LM y 6 bis CUP, en el art. 9.1.c) RMUE y 34.2.c) LM y, de manera subsidiaria, en la normativa sobre competencia desleal al entender que el uso del envase constituye, cuando menos, un acto de confusión y otro de aprovechamiento de la reputación ajena sancionados en los artículos 6 y 12 LCD, instando por ello no solo el cese en la conducta infractora -con los efectos subsiguientes- sino, en todo caso, la correspondiente indemnización por daños y perjuicios y la publicación de la Sentencia.

No obstante la oposición de la demandada, la Sentencia de instancia ha estimado en parte la demanda de Cuétara. Niega la protección al signo invocado por la demandada (signo de la galleta) como marca notoriamente conocida no registrada al considerar, entre otras razones, que carece de distintividad y de notoriedad. También desestima la protección de las marcas registradas pues, sin un examen de la protección invocada en la condición de renombradas dada por el demandante, afirma que no hay riesgo de confusión entre tales signos y los de la demandada. Aprecia sin embargo la infracción de competencia por riesgo de confusión del art. 6 LCD (a cuyos efectos ordena el cese en la comercialización hecha por el demandado del producto con el envase descrito como infractor), rechazando la infracción por aprovechamiento de la reputación ajena y, también, la acción de daños y perjuicios y la de publicación de la Sentencia, la primera por falta de ejercicio respecto de las acciones de competencia y la segunda, por falta de fundamento.

Frente a esta resolución, se alzan tanto el demandante como el demandado.

En esencia, el demandante promueve en su recurso la estimación de sus acciones marcarias insistiendo que, en todo caso, habría en la conducta descrita de Gullon un aprovechamiento indebido de su reputación que supone la infracción del art. 12 LCD, reiterando finalmente su derecho a ser reparado los daños derivados de las infracciones, sea en caso de estimación de las infracciones de los derechos de exclusiva sea, en todo caso, de estimación de las infracciones competenciales.

Por el contrario el demandado, en su recurso de apelación, critica la estimación de la infracción del art. 6 LCD e insta, con la revocación de tal pronunciamiento, la desestimación íntegra de la demanda.

Examinaremos en primer término el recurso de la parte demandante dado que que, de estimarse en relación a las infracciones marcarias, quedarían condicionadas de manera relevante las cuestiones relativas a competencia desleal por razón de la activación de la doctrina de la complementariedad relativa.

Por otro lado, también queremos indicar que en el examen del recurso de Cuétara alteraremos el orden de las diferentes alegaciones con el fin de coordinar la respuesta a los planteamientos jurídicos con el orden que nosotros consideramos lógico para su más adecuada y comprensible resolución.

En este sentido, y tras analizar lo relativo a la naturaleza del producto que comercializan las partes litigantes, examinaremos las cuestiones que se refieren al signo que representa la galleta rellena de cereales de Cuétara y, en particular, si tiene autonomía y distintividad y, en tal caso, si se prueba que es notoriamente conocido por el público relevante como presupuesto último para su protección marcaria como marca no registrada ex art. 34.7 LM y art 6 bis CUP. Analizaremos en segundo lugar si con el uso de los signos que aparecen en el envase del producto de Gullón Galletas Choco Cereales se infringen, además de la presumida marca no registrada, las marcas registradas, incluida la valoración sobre si son merecedoras del atributo de renombradas, quedando para después lo relativo a las acciones de competencia, incluyendo aquí el examen del recurso del demandado como corolario previo a la valoración última de, en su caso, las pretensiones del demandante sobre daños y perjuicios.

SEGUNDO.-Se refiere en primer término el recurrente a la cuestión relativa a la naturaleza del producto comercializado por las partes del proceso y, en particular, a si el producto es una galleta o un cereal, cuestión relevante en este litigio dada la incidencia que su determinación puede tener, como se indica en la instancia y reconocen las partes, sobre la valoración de las encuestas relativas al renombre.

Tras sostener el recurrente que el producto es una galleta -con cita de las declaraciones de los Directores Generales de Cuétara -Sr. Eloy- y de Gullón -Sr. Pio-, niega que se trate de una galleta tipo sándwich -como así afirma la Sentencia de instancia- en tanto que este un tipo de galleta, descrita en el Real Decreto 1124/82, que define como "conjunto de dos galletas tradicionales a las que se adiciona entre ambas un relleno consistente en una mezcla de azúcar grasa y otros componentes alimenticios y alimentarios debidamente autorizados",no se corresponde con la galleta rellena de Cuétara sino con otras del mercado tales como las de Príncipe o las Oreo.

Afirma además que yerra el Juez de instancia cuando cuestiona la naturaleza del producto en base a la ubicación del producto en los lineales de las superficies comerciales, por el significado del término "Flakes", por el eslogan publicitario utilizado por Cuétara en 2009 y atendidos los estudios de Test & Think de 2012 y 2013.

En relación a lo primero señala que si el Juez ha valorado para cuestionar dicha naturaleza la ubicación del producto en lineal de supermercado, lo hace sin tomar en consideración que como galletas se identifican y categorizan en las etiquetas de los lineales de los supermercados, en los folletos publicitarios y en el propio envase del producto, siendo así que en los centros comerciales y grandes supermercados la galleta Choco Flakes se ubica de ordinario en el lineal de galletas sin perjuicio de que, tratándose de galletas que pueden tomarse como cereales en bol de leche, en algunas ocasiones, sobre todo en casos de centros y supermercados de pequeño o mediano tamaño, este producto puede encontrarse también situado en el lineal de cereales. Recuerda el apelante al efecto que ambos Directores Generales señalaron que la decisión de ubicación del producto en el lineal responde siempre a la decisión del distribuidor sin que la decisión del distribuidor justique la pérdida de naturaleza del producto, como así demuestran las etiquetas presentes incluso en los lineales de los cereales, donde se sigue indicando que el producto son galletas.

Que tampoco es indicativo de lo contrario el uso del término "Flakes", que la sentencia interpreta como "cereal" porque, primero, los consumidores hispanohablantes no entienden tal significado y, en segundo lugar, porque la actora ha lanzado una gama de productos, todos ellos galletas, que se identifican bajo la marca "flakes" -Cuétara Flakes, Cuétara Choco Flakes, Choco Flakes Callejeros...- donde, siempre, el uso del término en el producto se hace de manera fantasiosa y no descriptiva.

Y rechaza igualmente el argumento relativo al eslogan publicitario utilizado por Cuétara en 2009 -"nuevos Cuétara Flakes, cereales vestidos de galleta, los cereales más bestias"-,no solo porque se cesó en 2014 sino porque no se valoran por el Juez todos los anuncios referidos en la documentación acompañada a la demanda -doc nº 4- emitidos desde el año 2014 y hasta la fecha de la demanda ni el testiomonio del Director General de Cuétara, Sr. Eloy, relativo a que Cuétara ha centrado su publicidad en torno a los Choco Flakes como una galleta rellena de cereales y chocolate usando el eslogan "Cuétara Choco flakes, galletas rellenas de cereales y chocolate, el desayuno más bestia"o simplemente "Choco flakes, el desayuno más bestia".

Finaliza el motivo criticando el argumento judicial que circunda los estudios de Test & Think de 2012 y 2013 en tanto la proyección de los contenidos de tales estudios se hace sin tomar en consideración que las pruebas acreditan que en la actualidad, y durante los últimos 10 años, se ha identificado siempre el producto como galleta, que se vende de ordinario en el lineal de galletas y que es ésta, y no otra, su naturaleza y de ahí que se reivindique que el signo de la Galleta Choco Flakes es renombrado para galletas.

Posición del Tribunal.

Como bien indica el recurrente, la pretensión relativa al signo no registrado lo es respecto de un producto que identifica como galleta, afirmando que es un signo renombrado que resulta infringido por el uso de que ese signo -o uno muy similar- hace el demandado para el mismo tipo de producto.

Sin duda esta es la cuestión, pues no está en debate que los productos o elementos aplicativos del signo invocado -o de aquellos a los que se refieren las marcas registradas invocadas- sea distintos o presenten diferencias significativas.

De hecho, al contestar la demanda no cuestiona el demandado que el signo represente una galleta (que es el producto) pues cuando duda sobre la falta de distintividad afirma -véase pag 2 contestación- en relación al signo de Cuétara que "reproduce formas y tipos básicos de galletas rellenas de productos de desayuno, elaborados con técnicas centenarias conocidas en el sector galletero",refiriéndose a lo largo de toda la contestación al producto Cuétara de galleta -sin perjuicio de la crítica a los estudios sobre notoriedad aportados por la demandante- al igual que de galleta considera su propio producto, al punto que en el hecho tercero de la contestación afirma que la "galleta Choco Flakes", "responde por sus características esenciales a la configuración clásica de un(a) tipología concreta de galletas, denominadas "Sándwiches"...".

No por ello podemos negar que a lo largo de los años -y recordemos que el producto Cuétara está en el mercado desde el año 2002-, las campañas publicitarias y el marketing general de Cuétara ha buscado situarse no solo en el mercado de las galletas sino, también, dado que el producto se dirige especialmente al desayuno, en el de cereales a fin de competir con este tipo de productos, de menor consumo en su día en España pero que rápidamente encontró, una vez penetró en el mercado español, un público amplio en detrimento de la clásica galleta -véase en este sentido la declaración del Sr. Eloy-. Ello explica no solo el uso en los testimonios dados en juicio -véase la declaración del Sr. Pio- de calificativos del tenor de "galletas frontera",o de asimilaciones a productos tan dispares con la galleta como los "raviolis"-Sr. Eloy- sino, especialmente, que se hiciera publicidad del producto acentuando -al menos en un momento determinado- su proximidad al ceral, al punto que es cierto que se usó en diversas promociones Cuétara de expresiones tales como "cerales vestidos de galleta"o "cereales más bestia"-doc 4 demanda y 31 contestación-, haciéndose estudios de mercado en los años 2012 y 2013 -aportados como documentos 8 y 9 en la demanda- destinados a, como dice el demandante, "testar su conocimiento de marcas de galletas y cereales dirigidas al público infantil",obteniéndose como resultado -así lo afirma el propio demandante en su demanda- que el producto Chocho Flakes era el "único producto en el mercado que es reconocido prácticamente con igual viveza tanto en su condición de "galleta" como en su condición de "cereal"".

Ahora bien, cree el Tribunal que todo ello no resulta suficiente para considerar que, al menos hoy en día, el producto Cuétara sea percibido mayoritariamente como un "cereal" ni que, al menos en los últimos años, no se haya acentuado la naturaleza más genuina del producto, la de ser una modalidad "galleta".

Así se pone de relieve a partir de diversas consideraciones. En primer lugar por el hecho de que la patente de procedimiento y producto de la actora se describa en el año 2007 como relativo a una "galleta rellena y procedimiento de fabricación de la misma".En segundo lugar, atendida la naturaleza evolutiva, por adaptativa y de expresión de una estrategia comercial que siempre tiene la publicidad, ha llevado a Cuétara a superar su presentación del producto afianzándolo en los últimos años como una "galleta rellena". En tercer lugar porque, aunque se demuestre que en algunos centros comerciales el producto se posiciona en los lineales de los cereales, es lo cierto que ello depende de la autonomía de los propios centros de distribución al público y, en ocasiones, en función de los espacios físicos, no pudiéndose hacer depender ni la naturaleza del producto ni la percepción del consumidor de la decisión de un tercero sobre la que se carece de dominio alguno. Consideramos en cuarto lugar que resulta imposible atribuir al término "flake", usado en el envase de comercialización del producto, la función identificativa de la naturaleza producto que pretende el demandado, pues se trata de un término no reconocible por un público sin conocimientos medios del idioma inglés, solo sea porque difiere sustancialmente del sustantivo español con el que no presenta semejanza (criterio a que se refiere por ejemplo la STGUE de 15 de octubre de 2014, asunto T-515/12 que apostilla que "los consumidores solo percibirán que los signos en conflicto tiene un significado idéntico, llegado el caso, una vez que hayan traducido el signo...máxime cuando los consumidores...en su condición de hispanohablantes, no tienen un especial conocimiento del inglés").Y finalmente porque los estudios de Test & Think de 2012 y 2013, no solo dan resultados lejanos en el tiempo sino que, en todo caso, no descartan la identificación del producto como galleta que es la naturaleza que centra posteriormente los otros estudios de mercado aportados por Cuétara.

En consecuencia, no podemos aceptar que ni la publicidad, ni la forma de consumo, ni la percepción de una parte del público constatada en los años 2012 y 2013, pueda alterar la naturaleza del producto tal cual se reconoce por las partes pues, a la postre, y por lo que aquí interesa, es identificado no solo por ambas partes del litigio como galleta sino, también, por el Juez a lo largo de la sentencia, entre en otros momentos, al tratar la singularidad que formula respecto de la "galleta Chocho Flakes",pero también cuando examina la cuestión de la distintividad del signo, que se identifica como la representación en forma bidimensional de una galleta física -tridimensional-, o cuando afirma la identidad aplicativa con ocasión del examen del riesgo de confusión, que no duda en mantener al tratarse "en ambos casos(...)marcas que identifican una galleta rellena de cereales...",todo ello sin perjuicio de que a la hora de valorar las encuestas tomemos en consideración la percepción creada al efecto por Cuétara dado que para resolver sobre la notoriedad (renombre) valoraremos el conjunto de circunstancias que pueda justificar una u otra afirmación.

Resuelto el dilema propuesto, estudiaremos lo relativo a la infracción de la marca notoriamente conocida no registrada y, en particular si la misma tiene, en el marco del uso dado a la misma por el demandante, la condición de signo autónomo para tener la condición o naturaleza de marca.

TERCERO.-Alega en su tercer motivo Cuétara -que titula como primero de apelación- incongruencia omisiva e infra petitade la Sentencia, con infracción del artículo 218.1 LEC, por falta de pronunciamiento sobre la acción de infracción de las Marcas Flakes y del Signo de la Galleta Choco Flakes al amparo de los art. 34.2.c) LM y 9.2.c) RMUE.

No obstante esa referencia en el título del motivo a la incongruencia, hemos de indicar que Cuétara construye este motivo sobre tres cuestiones claramente diferenciables respecto de las que en únicamente una encaja la denuncia de incongruencia. Estas tres cuestiones son las siguientes: el tema relativo al carácter distintivo del signo de la galleta, otro sobre la prueba de la notoriedad de este signo y sobre del renombre de las marcas registradas invocadas y, finalmente, sobre la concurrencia de los presupuestos legales para la apreciación de la infracción de dichas marcas en tanto renombradas, ámbito éste respecto del que se formula la denuncia de incongruencia por omisión de pronunciamiento en la instancia sobre la acción de infracción de marcas renombradas.

A fin de dar coherencia a la respuesta del Tribunal examinaremos tales cuestiones de manera separada, comenzando por la relativa al signo de la Galleta Choco Flakes a fin de determinar si llena los presupuestos para obtener la protección como marca no registrada, es decir, si estamos ante un signo usado con fin marcario respecto de un determinado producto y si es notoriamente conocido por el público pertinente.

Dice el recurrente en relación a esta cuestión, que el signo de la galleta es distintivo, y afirma que yerra el Juez de instancia en sus apreciaciones iniciales cuando confunde la galleta física con el signo de la galleta obviando que, primero, la galleta física es el resultado de un particular proceso de elaboración que, al igual que el producto, está protegido mediante patente cuyas reivindicaciones se refieren a una galleta rellena que está completamente cerrada; segundo, que el signo de la Galleta Choco Flakes es una imagen de fantasía, presente tanto en el envase del producto como en los spots y material publicitario de Cuétara y; tercero, que se trata de un signo con solo dimensión bidimensional.

Que desde su punto de vista, dice el apelante, lo característico del signo de la galleta es, precisamente, que la imagen muestra una galleta rectangular con una proporción de 4 de ancho por 3,2 de largo y 1 de profundidad, con los lados longitudinales cerrados ligeramente dentados y con un corte transversal muy exagerado en su lateral, que permite ver de forma perfecta su relleno interior, y concretamente, los granos de cereales y las pepitas de chocolate mientras que las galletas físicas están cerradas o prácticamente cerradas, no habiendo correspondencia del signo con la forma física del producto, cuya principal característica es -y así lo reivindica la patente y resulta de los informes aportados con los números documentos 15 y 18 demanda- que el relleno queda oculto en su interior.

Por ello, y en la medida en que el signo no consiste en la forma del producto, no es de aplicación tampoco la prohibición prevista en el art. 7.1 e) RMUE (forma tridimensional dada en exclusiva por el resultado técnico).

Recuerda que la Sentencia afirma que el signo carece de distintividad porque presenta "una forma cuadrada o rectangular para una galleta, es una forma típica y universalmente aceptada para el producto (documento 26 de la contestación) por lo que incurre en una prohibición absoluta de registro. Lo mismo sucede con el borde dentado",añadiendo que "Se han presentado al menos 4 ejemplos de bordes dentados. El valor ornamental de los mismos es ciertamente escaso dado que se trata de una forma generalizada en el sector, careciendo de distintividad",apreciaciones que son -entiende el recurrente- erróneas en tanto que se realizan en relación a una galleta genérica y no respecto del signo invocado caracterizado por el corte abierto, amplio, de lado a lado de la galleta, perfecto, del que sobresalen de forma perfectamente visible las imágenes de los cereales chocolateados y las pepitas de chocolate, característica que la propia Sentencia afirma en otro punto que no es "habitual en el sector ni necesario",reconociendo en suma que el signo sí se aleja significativamente de lo habitual del sector y que en definitiva sí que es distintivo.

Que por todo ello, en tanto el signo bidimensional de la galleta es una fantasía que no se corresponde con el producto al que representa, es un signo que reúne todos los requisitos para ser un signo identificador de un origen empresarial y, por el uso, renombrado entre su público destinatario.

Que en todo caso, concluye el apelante, si se considerara que el signo que representa el envase de Choco Cereales resulta similar al producto comercializado en su interior (por tener pequeñas aberturas en algún caso), incluso en ese caso, tampoco se podría considerar que existe justa causa en esa reproducción, por cuánto la normativa alegada ( artículos 9.1 c) del RMUE y 34.2 c) LM) impide el uso de un signo similar a una marca renombrada cuando con el uso de ese signo se obtiene una ventaja desleal de esa marca anterior que goza de renombre.

Posición del Tribunal.

Bajo el planteamiento que se formula, subyace en realidad la cuestión relativa a si el signo "galleta" invocado por el demandante es protegible como marca, no obstante no estar registrada, por ser notoriamente conocida. En suma, se trata de determinar si el signo "galleta" es un supuesto de marca notoriamente conocida no registrada que contempla el art. 6 bis CUP.

En primer lugar hemos de señalar que este tipo de marcas constituye una modalidad especial de marca. Al respecto recuerda la STS nº 95/2014, de 11 de marzo - con cita de la 505/2012, de 23 de julio- que "ni el reglamento de Marca Comunitaria ni la Ley de Marcas española contienen una definición de marca notoria, ni precisan los requisitos que debe concurrir".

No obstante, como se desprende de la normativa referenciada, la protección de la marca no registrada constituye el reconocimiento legal de un derecho de exclusiva no nacido de un previo proceso de concesión administrativa sino a partir del uso que del signo de que se trate se haga en el tráfico económico para distinguir productos y servicios y en tanto permita alcanzar notoriedad en el sentido, dice el TS en la Sentencia ut supra,al que se refiere la jurisprudencia del TJUE al tratar la notoriedad -renombre-, es decir, en tanto alcance "un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente",en concreto, "una parte significativa del público interesado por los productos o servicios"- STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97, General Motors- con la especialidad de que la protección queda limitada ante la falta de registro, y a pesar de la condición de renombrada, a solo el marco derivado del principio de especialidad.

Es por tanto evidente que si de una marca se trata, ha de cumplir con la exigencia que el Tribunal de Justicia ha reiterado como la función esencial de la marca, es decir, ha de permitir al consumidor o al usuario adquirir el conocimiento sobre la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir, sin confusión, dicho producto o servicio con aquél origen.

Es por tanto esencial al caso, como bien concluye el apelante, valorar si el signo que se invoca como protegible ex art. 6 bis CUP y 34.7 LM, goza en efecto de la funcionalidad que es propia de todo tipo de marcas y, en particular, si es distintivo, es decir, si el signo tiene la capacidad para vincular un determinado producto/s a un concreto origen empresarial.

Ahora bien, para valorar si el signo es distintivo hemos de considerar con carácter previo si dicho signo existe como tal, es decir, si en el caso hay prueba que constate que la demandante ha usado el signo que invoca como marca, es decir, para distinguir productos y trasladar el mensaje sobre el origen empresarial de los mismos.

En el caso lo que sostiene el apelante es que el signo de la galleta adquiere la categoría de marca por la autonomía y predominancia ganada en el marco de otro más amplio, el de la marcas registradas.

A estos efectos el demandante aporta diversos elementos probatorios de tal identidad autónoma, en particular, (i) el estudio de mercado realizado por GFK en 2020 -doc 10- sobre la galleta física, donde se reconoce de forma mayoritaria y comunica el origen empresarial, en especial a los menores de 35 años, (ii) la encuesta GFK -doc 11- relativa a la marca registrada donde afirma que que un 66% la conocía, asociándola con la actora el 35%, de los que una mayoría -74% se fija en la imagen de las galletas de entre los elementos que componen la marca, (iii) la encuesta de mercado de la empresa Canal Sondeo para el año 2021 -doc 12- sobre el signo registrado, conforme a la cual un 48% lo conocía en relación con al empresa y mayoritariamente, a través de la apariencia de las galletas y (iv) los certificados de Cámaras de Comercio y de la asociación Andema.

Pues bien, para la valoración de la cuestión hemos de tomar en consideración los siguientes elementos del caso.

En primer lugar, que la galleta se vende en un envase que se integra por múltiples signos, incluyendo el signo mixto figurativo que constituye una marca registrada, tanto a nivel europeo como nacional pero, también, un denominativo que no forma parte de las marcas invocadas -a pesar de que Cuétara sí la tiene registrada como europea con el número 016406274- que resalta en el envase como el nombre comercial del producto, Choco Flakes que se sitúa justo bajo la marca "Cuétara".

En segundo lugar, que el signo galleta invocado como marca, constituye un elemento de las marcas figurativas registradas y, consecuentemente, del envase de producto.

En tercer lugar, que el demandante no vende, comercializa, promociona ni comunica estos productos usando únicamente la imagen que identifica como "signo de la galleta Choco Flakes" sino, siempre, como parte de un conjunto distintivo conformado por múltiples elementos y, en particular, de las marcas gráficas registradas.

Finalmente, y al reclamarse la distintividad autónoma del signo galleta en el contexto señalado, la cuestión que se formula es la relativa a si, como pretende el apelante, el signo galleta es en efecto un signo diferenciable, separable y autónomo dentro de las marcas registradas.

En efecto, el argumento del demandante para sostener la naturaleza marcaria no registrada del signo de la galleta no es que que haya usado el signo galleta para distinguir sus galletas sino que dicho signo distingue el producto porque destaca en el conjunto de las marcas registradas al punto que por su carácter único, le ha permitido adquirir notoriedad diferenciada del resto de elementos que componen la marca en el mercado español, permitiendo a su vez el reconocimiento del producto de que se trata a través de este signo disgregado del conjunto de la marca figurativa. Jurídicamente, el demandante trae a colación la doctrina jurisprudencial de los elementos distintivos, predominantes y autónomos en las marcas compuestas.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, ninguna de las pruebas que aporta son suficientes para demostrar que el signo de la galleta es marcario entendido como signo diferenciable en un marco complejo de identificación de los productos de que se trata.

Así, las pruebas relativas al reconocimiento del signo se confunden con los de las marcas registradas. Información sobre ventas, implantación del producto o cuota de mercado, promoción y publicidad del producto, uso de web, son aspectos que ponen de relieve el uso del signo en cuestión en un marco global en el que si aquél se destaca, lo es para atraer la atención del público dada la particular naturaleza del producto, que sin duda en su día fue innovadora, pero que no se usa para identificar un origen con independencia a otros elementos que en conjunto sí permiten la distintividad, tal y como lo demuestra el hecho de que Cuétara no rechaza en momento alguno presentar su producto -representando por la imagen del signo que invoca- junto a otros elementos propios de su corporación y, en particular, de sus marcas, a través de las cuales ha vendido el producto, que se destaca como reconocido por su público según resultaría de los artículos sobre productos de consumo o en las encuestas de preferencias en el mercado de galletas.

No hay por tanto que confundir una marca con la predominancia de un elemento de una marca compuesta.

En este sentido, debemos recordar que es doctrina conocida del TJUE -dada con ocasión de la apreciación del riesgo de confusión- la que establece un elemento de una marca puede ser dominante cuando éste puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

De esta doctrina podemos extraer los siguientes criterios.

En primer lugar, que aunque el concepto de posición distintiva y autónoma no está definido en la jurisprudencia, parece estar relacionado con la capacidad de la marca para ser "percibida" o "reconocida" sobre la base de un elemento suyo.

Así, en algunos casos, se ha reconocido que aquélla es aplicable a un elemento "autónomo, central y llamativo" (STGUE de 2 de diciembre de 2008, asunto T-212/07 y de 7 de noviembre de 2013, asunto T-247/11), a un elemento dotado de una "capacidad de atracción suficiente" (STGUE de 24 de mayo de 2012, asunto T-/10) o ha sido deducido de su carácter "relevante" en la impresión de conjunto producida por el signo compuesto (STGUE de 25 de marzo de 2010, asunto T-5/2008 y de 16 de septiembre de 2009, asuntos acumulados T-305 y 306/07)

En segundo lugar que, en todo caso, por lo que respecta a cuál es la capacidad de distinción necesaria para caracterizar dicha posición, la jurisprudencia es particularmente oscilante al punto que en algunas sentencias se ha excluido que la reproducción en la marca, en el interior de dicho signo, del producto, pueda ocupar una posición distintiva y autónoma cuando signo es descriptivo (STGUE de 27 de noviembre de 2007, asunto T-434/05, confirmada por STJUE de 11 de diciembre de 2008 asunto C-57/08) o está dotado de carácter distintivo débil (STGUE de 24 de mayo de 2012, asunto T-169/10). Sin embargo, la jurisprudencia sí es constante al considerar que no se puede reconocer una posición distintiva y autónoma al elemento del signo cuando compone, junto con los demás elementos de dicho signo, una unidad lógica por sí misma, perdiendo de ese modo la propia autonomía conceptual.

Un buen ejemplo del alcance de tal criterio lo encontramos en el caso dilucidado por la STGUE de 24 de mayo de 2012, asunto T-169/10 -apartado 43- cuando examina si la combinación de letras "XL" ocupa una posición distintiva autónoma dentro de la marca TORO XL.

Dice el Tribunal;

"Por lo tanto, el signo solicitado TORO XL, considerado en su conjunto, podrá percibirse -al menos por los consumidores españoles e italianos que entienden el significado del vocablo «toro», pero también por los consumidores franceses y portugueses, en virtud de la proximidad existente entre el mencionado vocablo y el término equivalente en las lenguas de estos últimos- como constitutivo de una unidad lógica que hace referencia a un toro de gran tamaño. Así pues, en contra de cuanto alega la OAMI, no cabe excluir que, en el caso de la marca anterior, la combinación de letras «xl» se perciba como un indicador de la cantidad de líquido disponible o del tamaño del envase de los productos de que se trata, en la medida en que esas letras están aisladas y no tienen ningún término al que unirse, mientras que, en el caso de la marca solicitada, las dos letras mencionadas se unirán al vocablo «toro» que las precede, como calificativo de este último."

Esta doctrina enlaza con la jurisprudencia que afirma que el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no efectúa un examen de sus elementos individuales - STJUE Sabel de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, STJUE Lloyd, de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97 y Medion STJUE de 6 de octubre de 2005, asunto C-120/04-, doctrina de la que se desprende que el análisis de los componentes de una marca y de su peso relativo en el interior de la misma tiene, en todo caso, un carácter funcional respecto de la determinación, en modo de síntesis de la impresión de conjunto que produce, que puede ser memorizada por el consumidor y orientar sus elecciones de compra posteriores, operación de síntesis tanto más imprescindible cuando en el caso de marcas compuestas por varios elementos distintivos sin que ninguno de ellos, tomado aisladamente, determine la impresión de conjunto generada por la marca.

Lo relevante, en suma, no es tanto la posición que ocupa en el signo un determinado elemento sino, más bien, la idoneidad del mismo para ser percibido autónomamente y memorizado por parte del público en el contexto de dicho signo.

Aplicando estos criterios al caso, en absoluto podemos deducir que el signo galleta en las marcas registradas tenga la autonomía pretendida para tener un carácter distintivo propio.

Cuatro razones abundan nuestra afirmación.

En primer lugar, porque es evidente que el signo de la galleta cuya protección se invoca no es sino una parte de las marcas registradas, presentándose visualmente en la demanda por Cuétara previa "limpieza gráfica" de otros elementos gráficos que en aquellas le acompaña.

En segundo lugar, porque dicho signo representa -como antes decíamos- el producto y, por tanto, su distintividad queda mermada, por más que presente ciertas características propias que lo diferencien en su forma de otros productos del mismo sector pues, como señala la STGUE de 3 de septiembre de 2010, asunto T-472/08, citada en la STGUE de 28 de mayo 2020, asunto T-677/18, cuando determinados elementos de una marca revisten carácter descriptivo de los productos y servicios para los que la marca está protegida, tales elementos solo tienen escaso, o muy escaso, carácter distintivo y en el caso se añade la circunstancia no menor que el producto se presenta en el signo gráfico en un momento de consumo, con lo que es, si cabe, tanto más descriptivo del objeto designado.

En tercer lugar, porque la figura de la galleta rellena aparece en las marcas registradas integrando una configuración gráfica que conforma un conjunto lógico en sí mismo, mostrándose el producto en el momento del consumo por una mascota imaginaria o de fantasía, lo que hace del producto un elemento difícilmente disgregable del conjunto de la acción.

En cuarto y último lugar, creemos que en absoluto pueden calificarse el resto de elementos que conforman las marcas registradas de insignificantes dado que se presentan, tanto en lo que hace a la mascota como a los componentes de la acción de consumo que desempeña la figura, incluyendo los elementos que la sustentan, cuchara, vol y leche, de manera tal que por tamaño, colores y dimensiones diferentes, ocupan posiciones centrales y de gran tamaño, al punto que dominan la imagen de la marca de manera suficiente como para entender que aún en el caso que pudiera considerarse que el producto representando por el signo del producto invocado por el demandante no es marginal, que no lo es, que éste domine per sela impresión de la marca pues aunque el signo de la galleta se resalta por los matices del blanco de la leche sobre las que se sitúa y por ocupar el primer plano, no basta para contribuir a dirigir la atención del consumidor hacia el producto o al menos a solo él pues en absoluto puede considerarse el elemento figurativo de la mascota accesorio cuando desde luego, dista mucho de pasar desapercibido y de ser insignificante.

De hecho, así lo reconoce el propio apelante cuando en la página 32, punto 78 de su recurso de apelación, al comentar el documento 11 de los aportados con la demanda, da por acreditado que el peso en la imagen de la marca entre el signo de la galleta y la mascota es casi idéntico.

Afirma al respecto:

"el papel dominante que el Signo de la Galleta Choco Flakes tiene en el conjunto global del signo desde el momento en que aquellos entrevistados que han asociado el signo a Choco Flakes o Cuétara lo hacen, en primer lugar, por la apariencia comercial de la galleta, siendo la imagen de la mascota citada en segundo lugar. Y aunque pueda decirse que los porcentajes de uno y otro son muy cercanos, lo cierto es que se revela que el Signo de la Galleta Choco Flakes tiene un papel altamente relevante en el conjunto del signo distintivo".

Esta misma impresión la reitera al comentar el documento 12 de su demanda -pag 37, punto 99 recurso de apelación-:

"Basta con observar los recursos gráficos presentes en el envase, en el que la galleta comparte protagonismo junto con la mascota-personaje, y en concreto un monstruito, humanizado, claramente dirigido al público infantil y adolescente."

En consecuencia, si el signo es un elemento de una marca figurativa compleja respecto de la que no puede aislarse para darle un carácter distintivo propio, cualquier disquisición sobre su concreta distintividad y la notoriedad de su conocimiento entre el público pertinente del sector de que se trata o sobre la aplicación por analogía al mismo de la prohibición del art. 7.1.e) RMUE, resulta inútil pues es evidente que no actuando en el mercado como signo con función de marca, ni puede atribuírsele la distintividad ni, tampoco, adquirir notoriedad al margen de la marca de la que forma parte por más que el producto que representa dicho signo sea conocido como tal.

Por ello, cuantas acciones marcarias se deducen respecto del signo galleta decaen al no tener protección marcaria.

CUARTO.-La siguiente cuestión que queda planteada en el recurso de Cuétara es la relativa a la incongruencia omisiva de la Sentencia de instancia en relación a las marcas registradas.

Dice el apelante que la Sentencia omite pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación del art. 34.2 c) LM y del art. 9.2 c) RMUE al considerar que no ha invocado el carácter renombrado de las Marcas Flakes en la consideración de que la acción de infracción de marcas deducida solo era la del artículo 9.2.b) RMUE por riesgo de confusión/asociación de la marca de la UE.

Que como manifestó en la solicitud de complemento, lo cierto es que sí había ejercitado las acciones al amparo de los artículos 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM, tal y como resulta del Fundamento de Derecho de Carácter Material Primero, apartados II y III de la Demanda, titulados, respectivamente, "Sobre la notoriedad de las marcas de la Unión Europea número 016270936 y española número 3625573 y sobre su elemento dominante"y "Sobre la infracción por el Producto Infractor del Signo de la Galleta Choco Flakes y de las marcas de la Unión Europea número 016270936 y marca española 36255735".

Posición del Tribunal.

Un examen de la demanda pone de manifiesto fuera de toda duda que Cuétara atribuye la condición de renombradas al conjunto de marcas que invoca, es decir, tanto al signo galleta como a las marcas registradas y que en base a tal consideración, deduce las acciones propias de este tipo de signos.

Basta la lectura de la demanda -y el apelante hace cita de alguna de sus partes- para advertir que no solo ejerce la defensa del carácter renombrado de las marcas registradas (marcas Flakes) -véase por ejemplo la pag 11, apartado 1.4- sino, también, la individualización de tal condición en la parte jurídica de la demanda -pag 69, apartado II y pag 72, apartado III- donde deja expresión del juicio comparativo a partir de un elemento predominante -pag 77- que serviría para establecer el vínculo entre signos, llevando a cabo después el análisis de las infracciones de las marcas registradas por aprovechamiento indebido de su distintividad y renombre -pag 81- o del menoscabo del carácter distintivo de las marcas registradas -pag 83- todo lo cual, a la postre, tiene su adecuado reflejo en el suplico tal cual hemos literalizado en los antecedentes de esta sentencia.

Es por tanto evidente que el demandante analiza fáctica y jurídicamente los requisitos que se desprenden de las acciones de los artículos 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM, es decir, si hay identidad o similitud de las marcas en conflicto para en su caso, establecer al menos vínculo entre signos, en segundo lugar, la existencia del renombre de las marca invocadas y, en tercer lugar, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa del signo que entiende como infractor se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

Es más, ni siquiera es cierto que la actora haga una especie de disclaimer respecto de los elementos de sus marcas registradas en relación con otros elementos de los signos Gullón, sin perjuicio que defienda -erróneamente como hemos visto- que el juicio comparativo debiera tener como sustento el signo galleta común en los signos enfrentados.

En cualquier caso, la demanda sustenta sus pretensiones sobre la base de marcas renombradas y, en consecuencia, solo si se desestimaran la concurrencia de los requisitos antes expuestos podría desestimarse tales pretensiones.

Es por ello que apreciamos en el caso incongruencia omisiva pues el órgano judicial de instancia ha dejado deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes y no es posible interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. Era necesaria una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión y respecto de las alegaciones sustanciales pues, como señala la STC 85/2006, de 27 de marzo: "el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva 'no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes".

En consecuencia, apreciando vicio de incongruencia, el Tribunal se pronunciará respecto de las cuestiones omitidas en la Sentencia de instancia comenzando por el carácter renombrado de las marcas registradas.

QUINTO.-A esta cuestión dedica el recurrente dos apartados de su escrito de apelación, a saber, el intitulado "Preliminar II.- sobre la valoración de las encuestas de mercado"y, en segundo lugar, el apartado descrito como "Segundo error: error en la valoración de las pruebas aportadas a efectos de demostrar la notoriedad de las Marcas Flakes y del Signo de la Galleta Choco Flakes"comprendido en el motivo primero del recurso de apelación.

En ambos el recurrente analiza, cuestiona y critica la documental aportada a su instancia, la presentada por la contraparte y la valoración que de las pruebas se hace en la sentencia.

Por lo que aquí hace, y aun como es razonable el recurrente extiende su examen y valoración a las pruebas referidas tanto respecto de las marcas registradas como de la no registrada -signo de la galleta-, en atención a lo decidido en el fundamento anterior solo valoraremos las alegaciones relativas a las marcas registradas.

Pues bien, el recurrente, tras poner de relieve el error cometido en la Sentencia sobre el alcance de la pretensión deducida en la sentencia, critica la valoración judicial que de las pruebas aportadas relativas al renombre de las citadas marcas aporta con la demanda.

Recuerda al efecto que aportó como documento nº 11 la encuesta de GFK de 2020, que constata que el 66% de la población española reconoce el signo de las Marcas Flakes, porcentaje que asciende hasta el 88% entre los que tienen menos de 35 años y al 89% entre los que tienen hijos menores de 15 años (página 18), añadiendo que entre aquellos que la reconocen, un 35% la asocia espontáneamente al grupo empresarial de Cuétara, siendo que el resto de respuestas se dispersan en muy pequeños porcentajes entre una gran lista de marcas, porcentaje asciende hasta el 51% entre los menores de 35 años y al 52% entre los que tienen hijos menores de 15 años.

Señala que de esta encuesta resulta igualmente que ante una lista de marcas de galletas / fabricantes de galletas, e independientemente de si reconocen la imagen de las galletas o no, un 45% de los consumidores españoles asocian dicha imagen con su correcto origen empresarial (página 16), ascendiendo el conocimiento sugerido al 79% entre los menores de 35 años (página 18).

Afirma que las conclusiones de la encuesta de mercado de Canal Sondeo de marzo de 2021 -doc nº 12- confirman aquellos datos, pues ésta, dirigida al público relevante, esto es, padres con niños entre 8 a 16 años y niños/teens de 8 a 16 años - pone de relieve que de forma espontánea la mitad de los encuestados (48%) -padres y niños- atribuyó correctamente el signo al origen empresarial de Cuétara / Choco Flakes, siendo el primer motivo de atribución correcta tanto entre padres (55%) como entre los niños (65%) la 'apariencia de las galletas, conclusiones que confirma prueba aportada de adverso, y en concreto en el estudio de mercado acompañado por Gullón como Documento nº 36 y 37, en el que 'testea' el grado de conocimiento del Signo de la Galleta Choco Flakes y que muestra que una proporción muy significativa de los encuestados, que constituyen el público relevante -más de un 61% en sugerido-, asocian el Signo de la Galleta Choco Flakes con su correcto origen empresarial y que un 40% de los encuestados menores de 35 años identifican en espontáneo las Marcas Flakes con Cuétara o Choco Flakes, subiendo este porcentaje a prácticamente un 80% cuando la pregunta se formula en sugerido.

Que esta información demostrativa del conocimiento de las marcas por una parte significativa del público relevante, se abunda con la constatación de que tal conocimiento se extiende a una parte sustancial del territorio pues se acredita (i) la cuota de mercado -doc nº 7- con el certificado elaborado por IRI conforme al cual el producto Choco Flakes ocupa la tercera posición en el segmento de desayuno infantil, (ii) se aporta Certificado de marketing y certificado de inversión en publicidad -doc 4 y 5-, la lista todas las campañas publicitarias de las que ha sido objeto el producto Choco Flakes desde su nacimiento en el año 2002 hasta el año de emisión del mismo doc nº 4-, junto a un certificado emitido por HAVAS MEDIA GROUP que certifica que la inversión realizada por Cuétara en la publicitación de los productos Choco Flakes desde el año 2003 hasta enero de 2021 asciende a más de 18 millones de euros, con una media de 1 millón de euros anuales dedicados a promocionar este producto -doc nº 5-, se aporta -doc nº 23-un certificado expedido por el Director Financiero de Cuétara, que revela que en los últimos años la facturación de los Choco Flakes ronda y supera los 20 millones de euros anuales y, finalmente, un certificado emitido por la empresa Publinfo con copia de los diversos folletos publicitarios desde el año 2009 a 2020.

Concluye en relación a todo ello el recurrene afirmando que toda esta información acredita que tanto la marca española núm. 3625573 como la marca de la Unión Europea núm. 016270936, son generalmente conocidas por el público interesado al que se destinan los concretos productos (galletas) que con dichas marcas se identifican, por lo que son marcas notorias.

Posición del Tribunal.

Tiene razón el recurrente cuando afirma, primero, que lo que la jurisprudencia exige para atribuir la condición de renombrada a una marca es que sea conocida por una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios designados con ella; segundo, que conforme a esa la misma jurisprudencia (entre la más reconocidas STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97, de 6 de octubre de 2009, C-301/07, de 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14 y de 28 de junio de 2018, asunto C-564/16), deben tomarse en consideración todos los elementos pertinentes en cuestión y, en particular, la cuota de mercado de la marca anterior y la intensidad, la difusión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, sin que se exija que un determinado porcentaje del público destinatario conozca dicha marca ni que el renombre de esta se extienda a la totalidad del territorio de que se trate, siempre que exista en una parte sustancial de este; tampoco yerra cuando sostiene que el público a tener en cuenta es el interesado por la marca, bien sea el gran público o público general o un público más especializado - STJUE C- 375/97 ya citada-, habiendo señalado en el mismo sentido la STJUE C-301/07 -también citada- que "el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, para gozar de la protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad",de manera tal que una marca es renombrada cuando es conocida, bien por el público en general, bien por un público especializado (véase en este sentido la modificación operada por el RDL 23/18, incorporando este concepto de renombre de nuestra Ley de Marcas tras derogar la distinción entre marca notoria y renombrada), afirmación que es especialmente relevante al caso que nos ocupa en lo que hace a la crítica que el juez de instancia hace de determinadas encuestas; tiene también razón el recurrente cuando afirma que el grado de conocimiento se refiere a una parte significativa del público interesado en los productos amparados por la marca en una parte sustancial del territorio de la UE, pudiendo considerarse que el territorio del Estado miembro es una parte sustancial del territorio de la UE -véase en tal sentido los apartados 21, 22, 23, 24 y 30 STJUE C-301/07 citada-; y, finalmente, hay que darle la razón al recurrente cuando insiste en que debe efectuarse una apreciación global de los medios de prueba aportados por el titular de la marca para determinar si esta goza de renombre (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 2012, Rubinstein y L'Oréal/OAMI, C-100/11, apartado 72).

Pues bien, en el caso, ya hemos descrito los documentos -en buena parte ratificados en presencia judicial por sus autores- que se aportaron con la demanda para demostrar el renombre de las marcas registradas.

Desde nuestro punto de vista, dichos documentos permiten afirmar que las marcas han sido objeto de un uso prolongado e intensivo previo al registro de las marcas -la marca española fue solicitada en julio de 2016 y concedida en febrero de 2017, año en el que se solicita y se concede la misma marca como europea ante la EUIPO- y que ambas marcas gozan de renombre en España, ocupando una posición consolidada en el mercado que le es propio, habiendo llegado a una gran parte de la población la publicidad y promoción y demostrado que un amplio porcentaje del público asocia las marcas a un único origen comercial.

En efecto, ha quedado probado que Cuétara comercializa la galleta rellena de cerales desde el año 2002 y que al menos desde el año 2013 lo hace en envases que portan los gráficos registrados como marca a partir del año 2017. Así resulta del documento nº 9 de la demanda -Estudio de mercado Test & Think 2013- donde expresamente se pregunta por el reconocimiento de un envase en el que está presente el signo luego registrado como marca.

Asímismo, ha quedado probado que posee una elevada cuota en el mercado del desayuno infantil -doc nº 7 demanda- que, por lo que hace al periodo entre los años 2017 a 2021 se sitúa entre el 15 y 18%. Además, y en relación con el dato anterior, resulta que las ventas son muy elevadas y que el crecimiento de las ventas del producto Chocho Flakes ha sido igual de progresivo que su situación en el mercado, elevándose desde 17.331.670 euros en el año 2017 a 20.628.850 euros en el año 2020, sobre unas ventas en kilogramos del producto que pasaron de 3.843.399 Kg en 2017 a 4.563.076 kg en el año 2020 -doc nº 7, 20 y 23 demanda-.

Por otro lado, la actividad de promoción y difusión publicitaria de las galletas Choco Flakes y del signo que las acompaña en España ha sido intensa y prolongada en el tiempo -véase doc nº 5 demanda-, al menos desde 2003 en televisión y, luego, también, en revistas, cine e internet y por folletos publicitarios -doc 21 demanda-, elevándose el total de la inversión en publicidad en el periodo comprendido entre el año 2003 a 2012 a más de dieciocho millones de euros.

Estos datos, no solo quedan objetivados en los documentos aportados por el demandante sino, también, por la falta de argumentos o contra pruebas sobre su irrealidad, desprendiéndose de aquellos tanto un uso intensivo de las marcas registradas como los esfuerzos e inversiones realizados para promocionarlas.

Por ello podemos afirmar que las encuestas son a estos efectos, factores de menor valor. Al fin y al cabo, el renombre de una marca es el resultado de esfuerzos e inversiones considerables por parte de su titular y, a lo más, las encuestas deben confirmar el resultado de esos esfuerzos.

Por ello, y a diferencia de los datos objetivos referenciados, sabemos que las encuestas son valorables y discutibles en tanto contienen siempre un tanto de subjetividad en especial porque sus resultados finales derivan de los criterios que aplique el estadista al punto que, en función de ellos, los resultados puede variar sustancialmente sin modificar el trabajo de campo.

En cualquier caso disponemos de datos objetivos sobre ventas y promoción del producto que, al menos, aportan información que nos sirven de filtros a través de los cuales valorar si los resultados de los estudios son absurdos, incongruentes o irreales o si, por el contrario, son coherentes y racionales con ventas masivas e inversiones millonarias de promoción de un producto de consumo general -con especial implantación en el público joven e infantil- que se comercializa desde hace, al tiempo de la demanda, casi veinte años y del que, con aquellos datos, cabría esperar una implantación en el mercado, tanto más cuando el canal en el que de modo principal se ha invertido es la televisión que es, sin duda, el que mayor conectividad para con el el público en general y, en particular, con el infantil y juvenil.

Por todo ello, aunque la Sentencia y el demandado critican dichas encuestas, desde nuestro punto de vista, sí aportan cierto grado de información y, en particular, sobre el conocimiento de las marcas por el público que le es natural al producto identificado con aquellas marcas.

Nos referimos en particular a la encuesta de mercado sobre el conocimiento de la marca realiza por GFK -doc nº 11-, hecha en febrero de 2020 y que pone de manifiesto, en el marco de la muestra de la propia encuesta, un conocimiento significativo de la marca en España, tanto más elevado entre quienes son los más claros potenciales clientes del producto, padres de menos de 35 años con hijos menores de 15 años, donde el porcentaje se eleva al 89%, elevándose en este mismo grupo al 52% los que asocian la marca con su concreto origen empresarial, información que resulta confirmada con la información que aporta la encuesta encargada en marzo de 2021 a la empresa Canal Sondeo -doc nº 12-, dirigida a padres con niños y a niños.

El Juez de instancia las critica con tres argumentos. Afirma que las encuestas se centran solo en el mercado de las galletas y no de los cereales a pesar que según un estudio de 2012 demostraría que el producto se percibe como cereales. Sostiene en segundo lugar que yerran dichos estudios al delimitar el público interesado que, afirma, es el público en general y no solo aquél que presenta un cconsumo más elevado. Finamente muestra el Juez su descuerdo con el contexto de las cuestiones que se formulan en relación al interrogante de la atribución de la marca a su fabricante.

Nosotros solo podemos aceptar en parte tales críticas. En primer lugar porque, como ya dejamos expuesto en un fundamento previo, el producto es una galleta y, por tanto, que no es ilógico que el objeto de las encuestas tenga por marco el sector de la galleta y no otro sin perjuicio de que, como vimos, durante un periodo de tiempo ya pretérito se hiciera la promoción del producto también como cereal, línea promocional que desde luego no es la predominante hoy en día. En segundo lugar porque el público de las encuestas está bien seleccionado en lo que lo está, remitiendonos a lo antes expuesto respecto de la relación del renombre con el público pertinente, que puede estar y ser perfectamente sectorializado como, entendemos, ocurre en el caso que nos ocupa donde el producto, por las razones que ya hemos expuesto sobre imagen de marca, su comercialización y publicitación, está dirigido al público más joven que, sin duda, el que más consume el producto y, por tanto, a sus progenitores o guardadores, no habiendo contradicción desde tal punto de vista a la hora de señalar al público consumidor (que puede ser de ésta u otra marca) como público relevante. Y en tercer lugar lugar porque los errores metodológicos denunciados no constituyen sino un factor más de valoración menor si conectamos los resultados -como antes referíamos- con la información objetiva de ventas e inversión en promoción, por lo que creemos, no pueden ser factores que dominen la decisión dada la presencia de esos otros factores, desde nuestro punto de vista, mucho más relevantes para tener por probado el renombre.

Por las razones expuestas debemos concluir que sí ha quedado acreditado que las marcas registradas son renombradas en el sector de producto de que se trata que, por ello, debe examinarse a continuación si se dan los elementos de la infracción de este tipo marcario.

SÉPTIMO.-Sostiene el apelante a continuación, que concurren todos los presupuestos para apreciar la infracción de sus marcas renombradas.

Tras reiterar lo relativo a la identificación del público pertinente y a la plena identidad aplicativa, afirma que del juicio comparativo entre signos se desprende una amplia similitud entre los mismos en atención a la presencia, como elemento dominante, del signo que representa la galleta igualmente presente en el envase infractor.

Dice que, como resulta de los documentos aportados -doc 31 y 32 demanda-, el signo de la galleta tiene una posición distintiva y autónoma en el conjunto global de las marcas registradas y que, al igual que en el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 28 de mayo de 2020, Asunto T-677/18- donde se incide sobre la relevancia de un elemento común del que deducir similitudes visuales y conceptuales a pesar de otras diferencias existentes entre los signos, en el litigio actual es apreciable la preeminencia del signo de la galleta en el conjunto de las Marcas Flakes y, consecuentemente, la similitud que con el signo Gullón se produce por el uso por parte del demandado de otro signo representativo de una galleta igual, semejanzas que no se disipan por los demás elementos del signo, pudiendo en suma apreciarse la existencia de vínculo entre ambos dado el elevado grado de similitud visual entre los signos, además de un altísimo grado de similitud conceptual puesto que en ambos casos los signos evocan a una galleta rellena de cereales para ser tomada como tal.

Las encuestas, añade el apelante, revelan que el producto infractor de Gullón se asocia al origen comercial de Cuétara, lo que se confirma con los estudios realizados por Gullón -doc 47- que ponen de manifiesto que más de la mitad de los encuestados que forman parte del público relevante asocian el producto en cuestión con el origen comercial de Cuétara/Choco Flakes.

Y hay infracción porque no hay justa causa en el uso de ese signo por parte de Gullón, como demuestra la aptitud de la demandada modificando su envase, y afirma que la existencia de vínculo ha sido el vehículo para que Gullón haga parasitimo y dilución de las marcas Cuétara. Infracciones que son aprovechamiento desleal del renombre o distintividad de la marca de Cuétara, porque Gullón ha utilizado expresamente ese signo para beneficiarse de su poder de atracción y evocar el origen empresarial de Choco Flakes en la mente del consumidor que verá el producto idéntico de Gullón como un posible sustituto del producto ofrecido por Choco Flakes y entenderá que tiene características similares gracias a la utilización del signo controvertido, cumpliéndose con la estrategia que explican los peritos Anselmo y Borja en el informe pericial -doc nº 50 demandante- y que resume en los párrafos 125 y 126 de la STGUE ut supra; y deterioro de la distintividad o dilución porque si el uso del signo infractor prolifera, las Marcas Flakes perderán su distintividad y poder de atracción.

Posición del tribunal.

Ya hemos dejado expuestos, al tratar el tema de la incongruencia, los requisitos que han de concurrir para entender que una marca renombrada ha sido infringida. Baste ahora añadir que habida cuenta del tenor literal de las normas señaladas, basta que exista uno solo de los tipos de riesgo mencionados para que estas disposiciones resulten aplicables. De este modo, el tercer requisito acumulativo enunciado se descompone en tres tipos de riesgo a los que dicho requisito se refiere alternativamente.

Examinaremos por ello, y en primer lugar, la similitud entre signos para constatar si, al menos, es posible establecer entre los signos en litigio un vínculo. Después, si lo apreciamos, valoraremos si el demandado ha cometido alguna de las infracciones previstas en la ley y, finalmente, de haberla, si puede ser amparada por una justa causa.

En cuanto al vínculo.

Como es sabido, la existencia de un vínculo, en este caso entre las marcas Cuétara y los signos de Gullón, constituye un requisito esencial para la aplicación de los artículos 9.2.c) RMUE y 34.2.c) LM, ya que las vulneraciones a las que se refieren estas normas, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca solicitada y la marca anterior, en virtud del cual el público interesado relaciona ésta con aquélla, es decir, establece un vínculo entre ambas. Reiteremos que la jurisprudencia ha señalado que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso - STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01, Adidas-Salomon y Adidas Benelux.

Pues bien, a la hora de examinar la similitud entre los signos competidores, debemos tener en cuenta que no hay un criterio de similitud distinto para enjuiciar la infracción de una marca renombrada.

A tal efecto, el juicio de similitud entre las marcas renombradas invocadas y el signo que se dice infractor, debe llevarse a cabo, como bien explica el TJUE en su Sentencia de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/2014, Corte Inglés/OAMI, de conformidad con los siguientes criterios:

"39 Dado que ni de la redacción de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el concepto de similitud tenga un sentido diferente en cada uno de esos dos apartados, de ello se deduce que, cuando al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el Tribunal General concluye que no existe similitud entre los signos en conflicto, el apartado 5 de ese mismo artículo resultará necesariamente inaplicable también en el asunto de que se trate. A la inversa, cuando el Tribunal General considere, en el marco de ese mismo examen, que existe cierta similitud entre los signos en conflicto, dicha apreciación será válida tanto para la aplicación del apartado 1, letra b), como para la del apartado 5 del artículo 8 del citado Reglamento.

40 Sin embargo, en una situación en la que el grado de similitud de que se trate no resulte suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, no podrá deducirse de ello que tenga que excluirse necesariamente la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.

41 En efecto, los grados de similitud entre los signos en conflicto exigidos por uno y otro apartado de dicha disposición son diferentes. Mientras que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 está subordinada a la apreciación de un grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, la existencia de tal riesgo no se exige, por el contrario, como requisito para aplicar el apartado 5 de ese mismo artículo.

42 Dado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 , EU:C:2003:582 , apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartados 57, 58 y 66).

43 De ello resulta que, en el supuesto de que el examen de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 revele cierta similitud entre los signos en conflicto, corresponderá al Tribunal General examinar si, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, el público interesado puede establecer un vínculo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar si se reúnen los requisitos para aplicar a su vez el apartado 5 del mencionado artículo (véase, en este sentido, la sentencia Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387 , apartado 73).".

El juicio de confusión se ha hecho en la instancia. Y nosotros no discrepamos absolutamente del examen que, desde la perspectiva del riesgo de confusión, hace la Sentencia de instancia. De hecho, aprecia similitud, aunque baja e insuficiente para afirmar que haya riesgo de confusión. Pero podemos afirmar a partir de tal conclusión que, siendo marcas renombradas, y vista la doctrina precedente, resulta imperativo examinar si ese grado de similitud genera al menos, vínculo entre los signos en cuestión.

En el caso debemos constatar, en primer lugar, que el público y el producto son idénticos para los mercados de los signos competidores.

Ello implica, además, que también su comercialización es muy similar, lo que constituye aquí un factor relevante pues, como resulta de la prueba practicada, estos productos se adquieren principalmente en grandes superficies o establecimientos comerciales donde los que los productos se exponen en estanterías y a los que accede el consumidor de forma directa, modalidad de comercialización que afecta al grado de atención que el consumidor se pone sobre tal adquisición pues, como señala sobre el comportamiento del consumidor en estos casos la STGJUE de 12 de septiembre de 2007, asunto T-363/04, Koipe, que "cuando las marcas en conflicto se examinan a la distancia y a la velocidad con las que el consumidor realiza en una gran superficie comercial la selección de los productos que busca, las diferencias entre los signos en conflicto son más difíciles de detectar y más aparentes las similitudes, habida cuenta de que el consumidor medio percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.".

Por otro lado, al margen de lo que ya hemos expuesto con amplitud sobre el carácter que el signo galleta tiene en el conjunto del signo, hemos aludido a la jurisprudencia que considera que no se puede reconocer una posición distintiva y autónoma al elemento del signo cuando compone, junto con los demás elementos de dicho signo, una unidad lógica por sí misma, perdiendo de ese modo la propia autonomía conceptual.

Ahora bien, que no compartamos el tributo de distintividad autónoma y preponderante del signo de la galleta en las marcas registradas no impide que podamos apreciar, primero, que del juicio de comparación entre signos resulte que en el denunciado aparezca un idéntico signo para identificar un mismo producto, que el signo denunciado se articule gráficamente a partir de una acción común que comparte con las marcas Cuétara los elementos sustanciales que resultan de los signos registrados, es decir, una figura no humana de rasgos infantiles con idéntica aptitud de alegría o felicidad, figura de fantasía que actúa de consumidora de un idéntico tipo de galleta que, en ambos casos, vuelan sobre la leche de servida en un bol, destacándose el producto en un primer plano en el que además, y en ambos casos, se aprecian lo que puede distinguirse como pepitas de chocolate esparcidas sobre la imagen global.

Es evidente que el detalle del signo Gullón es diferente al detalle del signo Cuétara. Pero también lo es que ambos nos presentan una misma acción respecto de un idéntico producto, valiéndose de la ideación de un personaje que puede resultar simpático al público en general y, al infantil, en particular.

Creemos por tanto que el público pertinente, a pesar de las diferencias, sí asociará las marcas Choco Flakes registradas con los signos que Gullón usa en el envase de sus productos Choco Cereales pues los elementos figurativos y la acción desarrollada son, en el sentido que se acaba de explicar, muy similares, lo suficiente al menos para concluir que dado que los productos que identifican son los mismos, que se trata de productos de consumo diario para un público que no necesariamente mostrará un nivel de atención particularmente elevado atendida la categoría del producto y su bajo precio y que adquirirá escogiéndolos en lineales de superficies comerciales donde fácilmente se expondrán uno al lado del otro en el mismo lineal, circunstancias en conjunto que hará que las similitudes descritas sean lo suficientemente relevantes.

Apreciada la existencia de vínculo entre signos, debemos examinar si, sin justa causa, el uso del signo por Gullón ha supuesto un aprovechamiento desleal y/o una dilución o menoscabo de las marcas Cuétara.

OCTAVO.-Las razones que invoca Cuétara para apreciar dilución y parasitismo ya han quedado expuestas.

Gullón opone a su apreciación que la carga de la prueba de la dilución corresponde al titular de la marca anterior, a quien corresponde acreditar que hay con el uso del signo, una incidencia en el comportamiento económico del consumidor. Y respecto del aprovechamiento del renombre o de la distintividad de las marcas, recuerda que se requiere que haya una explotación evidente y un beneficio indebido de la marca, obteniéndose una ventaja comercial en la promoción o venta de los productos, hecho a demostrar por el titular de la marca anterior.

Y añade que, en todo caso, el uso de elementos genéricos y habituales de un sector específico constituye un uso amparado por justa causa, siendo así que ciertos elementos invocados por la actora no son reivindicables en tanto representan la forma básica y funcional de un producto, citando los estudios aportados de Sondea que probarían que el producto no se asocia con una única empresa, explicando que los cambios del envase tras la sentencia de instancia, distorsionando la galleta y alejándose de la figura de Cuétara, no responden sino a la prudencia empresarial.

Posición del Tribunal.

Ante todos debemos recordar que el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual, debiendo aportar pruebas que permitan concluir prima facieque el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético -véase en tal sentido la STGUE de 25 de mayo de 2005, asunto T-67/04-.

Además, lo que se desprende de las consideraciones de la STJUE de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, General Motors, es que, en los casos de marca especialmente renombrada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca invocada o de aprovechamiento indebido puede ser tan evidente que el titular no necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos.

En el presente caso no creemos que las marcas Cuétara gocen de un renombre extraordinario, pero sí de una presencia sostenida y constante a lo largo de más de veinte años en un mercado que la marca tiene consolidado -como demuestra el crecimiento en las ventas y la promoción-. Por ello apreciamos que el uso del signo de que se trata por parte del demandado supone parasitar las marcas regitradas Cuétara ya que si, como dice la STJUE de 18 de junio de 2009, asunto 487/07, (L'Oreal)- hay aprovechamiento desleal "cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal",en el caso tal deslealtad resulta no solo de las similitudes entre los signos usados para la comercialización sino del hecho acumulativo de que se trata de idénticos productos para el mismo mercado donde el producto Cuétara, tal cual hemos expuesto, está presente desde hace muchos años e implantado tras una gran inversión publicitaria y de promoción.

De hecho consideramos que el uso de signos que vinculan la comercialización de las galletas Gullón con las Cuétara -en el producto concreto que nos ocupa- responde a la voluntad de atraer al público consumidor de Cuétara que sin duda puede adquirir el producto Gullón debido al signo con el que se comercializa.

En suma, es el signo no compatible el que permite, gracias al renombre de las marcas anteriores, facilitar la comercialización de los productos Gullón por razón de la asociación con la marca renombrada anterior. Como dice la jurisprudencia, la ventaja desleal obtenida de una marca anterior resulta de que un tercero use una marca parecida a la marca anterior de la Unión cuando, mediante dicho uso, pretende situarse en el espacio que esta ocupa para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar así el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior de la Unión para crear y mantener la imagen de esta, sin compensación económica -STGUE de 7 de junio de 2023, asunto T-339/22-.

Este aprovechamiento se produce, además, sin justa causa.

Sabemos que la jurisprudencia indica que la regulación legal de la protección de la marca renombrada trata tanto de promover la salvaguardia de las funciones inherentes a dicha marca como el interés de los demás operadores económicos en disponer de signos aptos para designar sus productos y servicios, por otra - STJUE de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05 , y STJUE de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries, C-65/12 -, aspecto este que entra en conexión con el concepto de "justa causa".

Por esta razón, el Tribunal de Justicia ha declarado que el titular de una marca podía estar obligado, en virtud del concepto de justa causa, a tolerar el uso por un tercero de un signo similar a dicha marca, incluso para un producto o un servicio idéntico a aquel para el que dicha marca estaba registrada, siempre que, por una parte, se hubiera demostrado que dicho signo había sido utilizado antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca y, por otra parte, que el uso de dicho signo había sido de buena fe - STJUE de 6 de febrero de 2014 citada-.

Como es evidente, no es el caso. Gullón opta por el uso de signos que son incompatibles con las marcas renombradas de Cuétara a sabiendas de la implantación de aquél en el mercado muchos años antes de que Gullón inicie la comercialización del mismo producto. Es evidente, por tanto, que al margen del uso de la imagen de su producto, que no necesariamente debía ser igual al de Cuétara para identificarlo -como demuestra el cambio operado tras la Sentencia de instancia-, en absoluto estaba justificado que aquél se situara en un mismo plano y acción que el de Cuétara pues en modo alguno había exigencia comercial al efecto.

En conclusión, la conducta del demandado infringe las marcas renombradas del demandante y, consecuentemente, sin necesidad de examinar si además su uso las diluye, porque sería inútil a los efectos de la estimación de las pretensiones deducidas, procede estimar el motivo y con él, las pretensiones de la demanda comprendidas en los puntos 1 a 4 de la petición de condena, incluyendo la imposición de una multa coerctiva cuyo importe y dies a quo se fijará en ejecución de sentencia, confirmándose por lo demás la desestimación de la acción de publicidad sobre la que alegación alguna se hace en el recurso de apelación contra el criterio de instancia.

En cuanto a la acción de daños y perjuicios, nos pronunciaremos en el siguiente fundamento.

NOVENO.-El demandante solicita por la infracción de sus marcas una indemnización del lucro cesante por el importe que, conforme al criterio de los beneficios del demandado con la comercialización del producto infractor - art 43.2.a) LM-, se fije en ejecución de sentencia conforme a las bases que indica en la propia demanda.

Ante todo, debemos señalar que no hay cuestión sobre la realidad del daño -que entendemos obvio, dada la comunidad de mercados- ni sobre el carácter de responsabilidad objetiva que justifica la legitimación pasiva del demandado respecto de esta acción en los términos del art. 42.1 LM.

Partiendo de ello hemos de señalar que, respecto del daño, concreta el demandante el importe de lo que se reclama -doc 35 A,B,C,D- por lo que, cabría entender que no hay razón alguna para diferir su fijación a ejecución de sentencia. Pero el Juez de instancia ha considerado que no procedía fijar -en relación a la acción por competencia desleal- importe alguno por daño por dos razones, en primer lugar, por infracción procesal y, en segundo lugar, por no ser gastos de investigación los reclamados a los efectos del art. 43.1 LM.

Alude en concreto al juez al hecho de la omisión de petición de importe alguno en el suplico donde se limita a diferir el importe a ejecución de sentencia sobre las bases que se fijen. Y en todo caso, niega que lo reclamado en tal concepto sean gastos de investigación para la obtención de pruebas sino, en realidad, auténticas pruebas no indemnizables.

Pues bien, en relación a esta cuestión hemos de decir que la rigidez formal no puede sobreponerse sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Los criterios de subsanación - art 231 LEC- y la interpretación pro actione- art 24 Ce- cuando, como es el caso, no hay riesgo de infracción del derecho de defensa del demandado, son suficientes para solventar lo que son simples irregularidades formales que materialmente, con simple voluntad interpretativa destinada a conferir a los términos empleados en el suplico de la demanda una congruencia interna con sus fundamentos, permite comprender lo realmente pretendido por el demandante que sin duda incluye, bajo la genérica petición de indemnización de daños y perjuicios, los concretos daños que desglosa en la demanda.

Cuestión distinta es, claro está, la calificación de los gastos presentados como daños a los efectos de la acción que nos ocupa.

En efecto, lo que se reclama por el concepto de daños es el precio de dos estudios de mercado, los gastos de los certificados pedidos a Cámaras de Comercio y Andema, el asesoramiento jurídico y la preparación del requerimiento extrajudicial.

Pues bien, desde nuestro punto de vista, no yerra el Juez cuando afirma que, en parte, se reclama como daños bajo el ropaje de gastos de investigación lo que no son, en realidad, sino pruebas.

Es el caso, los dos estudios de mercado reclamados no son preparatorios de prueba alguna sino pruebas en sí mismas consideradas destinadas en particular, a acreditar la asociación entre signos entre el público relevante. Otro tanto podemos decir de las certificaciones de Cámaras de comercio y de Andema, que igualmente no constituyen actos de investigación para la obtención de pruebas sino pruebas en sí mismas aportadas con la finalidad de acreditar el renombre de las marcas.

Más dudoso resulta el tema relativo al asesoramiento jurídico. Y es que el art. 43.1 LM, al referirse a los gastos de investigación para la obtención de pruebas comprende igualmente gastos asimilables son aquellos. Puede ser el caso de los asesoramientos jurídicos previos al litigio, los informes de detectives y otras informaciones precisas para preparar el litigio y obtener los elementos probatorios que lo sustenten.

En el caso hay una petición concreta respecto de una factura cuyo concepto es "servicios jurídicos y gastos en el periodo que finaliza: 30 noviembre de 2020" por importe total -IVA incluido- de 9.422,27 euros.

Se trata de la facturación de servicios jurídicos prestados por el mismo despacho que suscribe, apenas unos meses después, la presentación de la demanda. Y ninguna referencia hay que permita diferenciar entre el servicio que aquí se factura, identificación de concepto concreto alguno, y los honorarios de los letrados en la dirección del litigio. Afirmar que unos, los aquí reclamados, son de asesoramiento preliminar y distinto al asesoramiento ya procesal, con la litigación correspondiente, constituiría un acto de puro voluntarismo por parte del Tribunal que, en absoluto, procede. Por ello, no podemos sino desestimar incluir entre los daños el importe de la factura que podría formar parte de la tasación de costas.

Sí creemos sin embargo que puede estimarse en concepto de daños el importe de la factura relativa al requerimiento a Gullón -que se aporta como documento nº 34 con la demanda- por las razones antes expresadas, de manera tal que por el concepto de daños procede condenar a la demandada al importe de 2.534,62 euros.

En cuanto al lucro cesante, el criterio seleccionado impone fijar para su cuantificación en ejecución de sentencia, en atención a la petición de la parte, las siguientes bases liquidatorias:

En primer lugar, se fijará el importe total de los ingresos obtenidos por el infractor por la venta del producto infractor.

En segundo lugar, se deducirán de dicho importe los costes directa y exclusivamente relacionados con la infracción respecto de las unidades efectivamente vendidas y con la comercialización con exclusión, en todo caso, de los gastos de promoción y publicidad de los productos infractores, sean exclusivos o compartidos con otros productos no infractores.

También se deducirán otros gastos relacionados con la actividad infractora, incluyendo los rappels o descuentos especiales por volumen de ventas, pero no los impuestos vinculados a la venta, como el IVA y otras cargas impositivas.

DÉCIMO.-Resta analizar, conclusas las cuestiones sobre las marcas, la acciones relativas a competencia desleal donde confluyen en sus recursos, obviamente en sentido contrario, ambos litigantes.

En su recurso de apelación la demandante critica que la Sentencia de instancia, tras desestimar las acciones de infracción marcaria, no aprecie más que la infracción del art. 6 LCD y no la del art. 12 -aprovechamiento indebido de la reputación ajena-.

El demandado formula recurso de apelación frente a la estimación del riesgo de confusión - art 6 LCD-, planteando previamente incongruencia ultra o extra petitay, en segundo lugar, infracción de la doctrina de complementariedad relativa.

Pues bien, a la hora de examinar estas cuestiones deben entender las partes que, dada la decisión adoptada en relación a las marcas registradas y al carácter subsidiario -en atención a la doctrina de la complementariedad relativa- de las acciones de competencia desleal con el que se ejercitan por Cuétara, el perímetro de la cuestión competencial no puede tener una referencia distinta a la relativa al uso del signo de la galleta por parte de Gullón.

En este sentido recordemos que el demandante defiende en su recurso que la conducta infractora lo es también del art. 12 LCD porque ha quedado acreditada la reputación con la que cuentan las galletas Choco Flakes a través del estudio de Test & Think elaborado en 2013 que demostraría que los envases del producto Choco Flakes eran ampliamente conocidos entre el público relevante, envase (sin marca denominativa) que era asociado a su correcto origen empresarial por un 38,4% de los consumidores en espontáneo (ver pág. 29 del estudio), subiendo dicho porcentaje al 97% en sugerido (ver pág. 35 del estudio), habiendo quedado acreditada la fuerte penetración del producto con un 99% en distribución ponderada y 96% en distribución cuantitativa.

Añade que la presentación del producto del demandado se hace con medios prácticamente idénticos a los propios de Cuétara, habiendo señalado al respecto la Sentencia de instancia que "Gullón ha optado por una disposición muy semejante al envase de Cuétara reproduciendo (aunque no de forma idéntica) todos los códigos empleados por Cuétara, con un producto significativamente más barato e idéntico peso (550 gr), en el que se emplea un signo no denominativo, se presenta el producto con idéntico corte transversal (no habitual en el sector ni necesario), y con una mascota (habitual pero no necesaria) que contiene el mismo color azul del envase de Choco Flakes (en el elemento 'Flakes' y en el cuello de la mascota'. El envase tiene un fondo rojo que es, a la sazón, el color de la marca Cuétara y que es perceptible en el envase de los Choco Flakes.",de modo tal que Gullón se apropia de la posición ganada por Cuétara con su esfuerzo, para dotar de reputación, prestigio y buena fama a los productos en cuestión.

Concluye el motivo señalando que si no se reconoce la infracción marcaria, deberá reconocerse el carácter desleal de los actos de la Demandada también sobre la base de lo dispuesto en el art. 12 LCD, por cuanto todos los anteriores requisitos concurren en el caso que nos ocupa: Gullón usa medios de presentación de sus galletas prácticamente idénticos a los propios de Cuétara, con los que se aprovecha indebidamente, en beneficio propio, de las ventajas de la reputación industrial, y comercial adquirida por la demandante con los productos Choco Flakes.

Por su lado demandado, además de oponerse al recurrente, cuestiona en su recurso de apelación la posibilidad de apreciar la figura del riesgo de confusión del art. 6 LCD denunciando, primero, incongruencia ultra o extra petitacon infracción del art. 218 LEC, porque la Sentencia analiza si el uso del envase Gullón en su conjunto daba lugar a confusión ex art. 6 LCD, hecho no alegado en tal sentido por Cuétara que se fundamenta en todo momento solo en el signo galleta; y afirma en segundo lugar que, en cualquier caso, se infringiría la doctrina de la complementariedad relativa cuando Cuétara dispone de un derecho de exclusiva sobre la configuración general del envase de Choco Flakes que no ha querido esgrimir como infringido, limitando sus consideraciones infractoras al uso del signo galleta.

Posición del Tribunal.

Aunque tiene todo el sentido que se pretende las amplias exposiciones de las partes sobre la cuestión relativa a la competencia desleal, es lo cierto que lo decidido sobre el planteamiento marcario del demandante limita extraordinariamente la cuestión, no solo por lo que hace a solo quedar vigente el planteamiento respecto del signo de la galleta sino, también, en cuanto a éste, pues las conclusiones sobre la posición que ocupa la galleta -su representación- en el signo en relación a la falta de un uso autónomo, impiden que pueda sustentarse en el signo de la galleta, tal cual se presenta en el mercado, el riesgo de confusión del art. 6 LCD y, tanto menos, su uso en el vase del demandado, como una forma de aprovechamiento indebido de la reputación ajena del art. 12 LCD.

Lo primero porque si hemos afirmado que la galleta no es sino un elemento de una marca compuesta de la que no puede disgregarse de aquella y, además, hemos constatado que en caso alguno se utiliza por Cuétara de forma aislada, independiente o autónoma la forma de la galleta -lo que denomina Cuétara -Signo de la galleta- para identificar el origen de su producto, la conclusión ineludible es que la acción de competencia desleal por riesgo de confusión no podría en realidad sino sustentarse, más allá de en el signo galleta, en la forma de presentación del envase que, en esencia, está dominada por las marcas registradas respecto de las que, por idénticas circunstancias, con la misma finalidad, objeto y alcance, nos hemos pronunciado al examinar las acciones por infracción de las marcas, estimándolas.

Por otro lado, el que hayamos declarado la inoperabilidad de la acción marcaria respecto del signo galleta por no ser marca, constituye un segundo argumento en contra de la apreciación del uso de tal signo como factor desencadenante de la aplicación del art. 6 LDC el uso de un signo idéntico por el demandado.

En efecto, si hemos negado que tenga calidad marcaria el signo de la galleta respecto del origen del producto, no podemos apreciarla ahora en sede de competencia desleal sin, para ello, contradecir la conclusión marcaria afirmando que el signo de la galleta sí tiene per secapacidad de trasladar al consumidor información sobre la procedencia empresarial que, reiteramos, la hemos negado en sede marcaria. Y entedemos evidente que en caso alguno podríamos llegar a una solución que resultara contradictoria con los contenidos de la legislación que regula los derechos de exclusiva porque ello resultaría incompatible con la propia sistemática del modelo de protección de los signos.

Y desestimamos que pueda apreciarse la infracción del art. 12 LCD porque el aprovechamiento desempeñado indebidamente por el demandado lo es no por el uso de un elemento de los signos utilizados por Cuétara, en particular, por la forma de la galleta, sino por el vínculo derivado de las similitudes que hemos descrito al examinar la infracción de las marcas registradas.

En consecuencia, difícilmente puede haber aprovechamiento desleal del signo galleta cuando, de un lado, ya está contemplado en la infracción de las marcas registradas con base, precisamente, al aprovechamiento desleal de la disintividad o renombre de las marcas y, de otro, hemos negado autonomía al signo galleta al marge de las marcas indicadas que, en todo caso, entendemos, en absoluto condensa la reputación y goodwill de Cuétara.

En suma, estimamos el recurso de apelación de Gullón, y desestimamos el motivo deducido en relación al art. 12 LCD por Cuétara.

DÉCIMO PRIMERO. -En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado cada uno de los recursos de apelación, no cabe hacer expresa imposición de las mismas a ninguna parte apelante - art 398 LEC-.

DÉCIMO SEGUNDO. -Habiéndose estimado los recursos de apelación, se acuerda la devolución para cada la parte recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-, al que se le dará el destino previsto en la ley.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.