Sentencia Civil 33/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 201/2024 de 21 de febrero del 2025

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.El objeto de la demanda formulada por TOUS SL contra GOLD STOCK S.L lo constituye la protección de las marcas siguientes:

- Marca de la Unión Europea núm. 1064125, solicitada el 14.12.2020 para productos de la clase 14 y 18, entre ellos productos de joyería, cuya representación es la siguiente

Marca de la Unión Europea núm. 1051988, solicitada 14.12.2020 para productos de la clase 14 y 18, entre ellos productos de joyería, cuya representación es la siguiente

Marca nacional núm. 2931922, solicitada el 18.6.2010 para productos de la clase 14 y 18, entre ellos productos de joyería , cuya representación es la siguiente

Marca nacional núm. 293123, solicitada el 18.6.2020 para productos de la clase 14 y 18, entre ellos productos de joyería, cuya representación es la siguiente

2.Expone la parte actora, en extracto, que tales marcas son renombradas y que se comercializan por la demandada - empresa conocida en el tráfico mercantil como "JOYERÍA LECARRÉ" - productos de joyería que a su entender reproducen de manera servil los signos registrados, sin su autorización. En concreto identifica los siguientes "productos infractores"

- publicación en el Diario Contraste

- comercializados en la web de la demandada www.lecarre.es

Tras una comparativa entre los productos comercializados por la demandada y las marcas de TOUS, considerar que tal comportamiento violenta sus derechos de exclusiva por concurrir riesgo de confusión, con invocación también de la protección reforzada que deriva de la existencia de renombre por el aprovechamiento indebido del mismo.

Interesa la cesación de los actos infractores; la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados y la remoción o retirada del tráfico económico de los productos intervenidos, ordenándose la destrucción de los productos infractores a costa de la demandada

3. En su contestación la mercantil contra GOLD STOCK S.L reconoce que ha comercializado esos productos, excepto lo extraídos de la revista "Contraste" que no llegaron a ponerse a la venta, pero considera que no se trata de una actividad ilícita, en síntesis ,por (a) inexistencia de riesgo de confusión, al no ser posible la comparativa entre una marca bidimensional y un producto tridimensional y (b) por falta de distintividad de las marcas registradas, y (c) sin negar el carácter renombrado de la marca "TOUS" , no se reconoce el de las marcas figurativas cuya tutela se interesa

Además, formula demanda reconvencional en ejercicio de la acción de nulidad absoluta de las referidas marcas con arreglo al art 59 .1 del Reglamento UE 2017/1001 y art. 51.1 de la Ley de Marcas (en adelante RMUE y LM) por carecer las marcas de carácter distintivo.

4. La sentencia considera las marcas de la actora renombradas y rechaza la nulidad pretendida en la demanda reconvencional al apreciar que son distintivas y estima la demanda por las tres modalidades del art 9.2 RMUE y art 34.2 LM, con el conjunto de condenas trascritas en los antecedentes de esta resolución

5.Disconforme GOLD STOCK S.L apela y pide que se revoque la sentencia dictada, con desestimación de la demanda por las siguientes resumidas alegaciones: 1ª) incongruencia extrapetita, con infracción del art 216 LEC por condenar subsidiariamente al 1% de la cifra de negocios realizada, al no haber sido solicitado ; 2ª) error en la valoración de la prueba e infracción de la carga de la prueba del art 217LEC respecto del informe pericial económico, con quiebra del art. 43.2.b) LM y 3ª) falta de motivación , con infracción del art 218 LEC y error en la valoración de la prueba acerca de la infracción por indebida apreciación de la doble identidad, riesgo de confusión, renombre y aprovechamiento del mismo

6.La demandante se opone por estimar infundados los motivos e interesa la confirmación de la sentencia por considerarla ajustada a derecho

7.Varias precisiones debemos realizar antes de responder a lo planteado

La primera es que al limitarse el recurso a pedir la desestimación de la demanda, pero sin instar la apreciación de la reconvención, su desestimación deviene firme, y por ende debemos partir de la validez de las marcas, como en el caso de la MUE impone el art 127.1 RMUE, de manera que el alegato sobre la falta de distintividad pierde su razón esencial y queda reducido o degradado (como distintividad mínima) a un factor a ponderar en el juicio de confundibilidad

La segunda es que desde el punto de vista fáctico no se cuestiona la actuación que desarrolla la demandada, ya comercializando ya ofertando en el mercado, piezas en los términos relatados en demanda, arriba resumidos

Finalmente, por razones lógicas procederemos a analizar primeramente el último de los motivos de apelación, ya que, de estimarse, carecería de sentido el estudio de los otros dos referidos a la condena indemnizatoria; motivo que en realidad se desglosa en uno de orden procesal, relativo a la falta de motivación y otro de fondo, por ausencia de prueba de infracción marcaria

SEGUNDO. La falta de motivación

1.En el recurso de forma principal se denuncia la infracción del art. 218 de la LEC por falta de motivación. Se dice que la apreciación de la infracción la resuelve los párrafos 35 y 36 que trascribe, sin que el juzgador de instancia motive "por qué los símbolos son idénticos en esa comparación que efectúa, teniendo en cuenta que ni siquiera se ha aportado un informe pericial por la demandante que así lo atestigüe"

Valoración del tribunal

2. El deber de motivar previsto en el art 218LEC y art 120.3CE, que integra el derecho a la tutela efectiva significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su "ratio decidendi" ( SSTS 495/2009, de 8 de julio , y 8/2010, de 29 de enero), ya que su finalidad ,entre otras, es garantizar la ausencia de arbitrariedad; posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso y facilitar la crítica de la decisión en caso de discrepar de la corrección de la decisión. El canon constitucional de la "motivación suficiente" no se ve satisfecho mediante la simple exposición de una conclusión, fáctica o jurídica, sino que requiere un razonamiento o inferencia. En palabras de STC 3/2011, de 14 de febrero

«el canon constitucional de la "motivación suficiente" no se ve satisfecho mediante la simple exposición de una conclusión, fáctica o jurídica, sino que requiere un razonamiento o inferencia: en aquel caso (factum) la plasmación de una valoración probatoria, y en este (ius), la presentación de las correspondientes premisas jurídicas (ratio decidendi), presupuestos de la conclusión decisoria (decisum)»

Pero ello no significa que se exija que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre , y 341/2011, de 6 de junio) , siendo bastante que la respuesta judicial sea argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate ( SSTS 457/2012, de 14 julio y 523/2012, de 26 de julio ), con admisión de la motivación por remisión ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre , y 301/2012 de 18 mayo ).

Lo determinante , y es lo que sí garantiza el art. 24.1 CE, es que la resolución contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté fundada en Derecho; exigencia que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad (por todas, STC 142/2012, de 2 de julio)

Tampoco cabe confundir motivación con acierto de la decisión. La motivación puede ser suficiente pero desacertada, sin que el mero error en cuanto al fondo constituya infracción del deber de motivación del art 218.2LEC ( STS 673/2021, de 5 de octubre)

3. Con arreglo a estos parámetros anticipamos ya que no hay infracción del art 218LEC denunciado por el apelante cuya buena parte de sus alegaciones no constituyen propiamente vicios de motivación del art 218.2 LEC, sino más bien una oposición de fondo, por incorrecta valoración de la prueba e indebida apreciación del derecho de exclusiva, que analizaremos en el fundamento siguiente

Centrados aquí en el vicio del art 218LEC, si bien es cierto que el despliegue argumental de la sentencia es escueto comparado con la extensión de la sentencia (52 folios, buena parte dedicada a reproducir la postura de las partes y a consideraciones de corte teórico), sí podemos inferir de la misma por qué estima acreditado la infracción de los derechos de exclusiva de TOUS, en una lectura integradora del apartado 5 y 6 en relación con los apartados 36 y 37 de la sentencia en la que se indica (i) qué datos permiten predicar el renombre de las marcas cuestionadas; (ii) qué no está pretendiendo apropiarse de formas necesarias de productos y (iii) que la comparativa de la demandada no es asumible, por lo que implícitamente se deduce que hace suyo el efectuado por la actora

Por ello, aunque adolece de cierta indefinición a la hora de catalogar si está ante una supuesto de doble identidad o confusión, al que adiciona el aprovechamiento del renombre, no puede decirse que no esté motivada. Otra cosa es que se esté en desacuerdo con ello. De ello nos ocuparemos a continuación

TERCERO.- La oposición de fondo. Doble identidad, confusión y renombre

1. En el caso presente en la sentencia se vienen a apreciar como concurrentes las tres hipótesis del art 9.2 RMUE (y correlativo art 34.2 LM) invocadas en la demanda: el supuesto de doble identidad; el riesgo de confusión y la protección reforzada como marcas renombradas

2. Entremezclada con la falta de motivación, la apelante se opone en cuanto al fondo por incorrecta valoración de la prueba e indebida apreciación del derecho de exclusiva, con infracción de la carga de la prueba con una serie de alegaciones, que a efectos sistemáticos, podemos sintetizar en las siguientes:

1ª) ausencia de identidad entre el producto infractor y la marca, al apreciar a simple vista importantes diferencias entre ambas siluetas de niño;

2ª) indebida extensión de la protección otorgada a las marcas de la demandante, al implicar la prohibición de cualquier colgante que recuerde a la figura de un niño, atendida la ausencia de carácter distintivo de las marcas de la actora, con mención al informe del Colegio Gallego de Joyería cuyas conclusiones reproduce y la presencia en el mercado de productos previos bastantes más parecidos a las marcas registradas que los comercializados por la demandada.

3ª) el carácter figurativo y bidimensional de las marcas de la actora, con invocación de la STS 101/2016 de 25 de febrero, confirmatoria de la sentencia nº 25/2014, de 6 de febrero de este Tribunal, la cual confirma a su vez la sentencia nº 121/2013, de 1 de julio del entonces denominado Juzgado de Marca Comunitaria, núm. 1, que parcialmente trascribe

4ª) la falta de prueba del carácter renombrado de las marcas objeto de autos y del supuesto aprovechamiento de ese renombre, sin discutir que "TOUS" sea una marca renombrada

Valoración del tribunal

3. Para dar respuesta a lo planteado resulta conveniente reproducir el cuadro comparativo insertado en la sentencia y que recoge el que figura en la demanda, en el que figuran en la izquierda los productos tachados como infractores y en la derecha las marcas registradas por la actora

4. En cuanto a la infracción por doble identidad, no discutida la aplicativa, entendemos que lleva razón la apelante indica que en sus productos no se reproduce de manera idéntica las marcas de TOUS y podemos apreciar una serie de diferencias que impiden predicar identidad, sin dejar de reseñar la dificultad añadida de la relativa calidad de las reproducciones fotográficas aportadas

En cuando a la MUE y MN los productos tachados como infractores comercializados en la web no tienen pies, a diferencia de la figura registrada como marca. Además, al menos en el comercializado en la web, el colgante de la demandada tiene una cabeza mucho más grande en proporción al cuerpo y aunque los brazos compartan su posición, no es exactamente igual su sentido

En cuanto a las MUE y MN es trasladable es esencia lo anterior, apreciándose de forma más nítida que la marca figurativa representa un niño con pantalones, que no se aprecia tan claro en los productos de la demandada

Cuestión distinta es que esas diferencias, bastantes para excluir la identidad del art 9.2 a) RMUE y art 34.2. a LM, no lo sean para disipar el riesgo de confusión ni mucho menos el vínculo que permite apreciar la protección reforzada como marcas renombradas

5. Respecto de lo primero, esas diferencias no impiden que se predique una semejanza de alto grado entre la figura registrada como marca y la reproducida en los productos infractores, al compartir los elementos esenciales configuradores de esa específica representación de un niño y niña, pues no debemos olvidar que lo relevante es la impresión de conjunto atendido el principio de recuerdo imperfecto del consumidor medio, lo que unido a la identidad aplicativa, en aplicación del criterio de la interdependencia de factores, y el elevado grado de distintividad de las marcas de la actora, que ahora razonaremos, la conclusión no pude ser otra que confirmar que existe un riesgo de confusión el que el público al poder creer que los productos de la demandada proceden de la TOUS o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente a ella , o cuanto menos el riesgo de asociación, que no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (STJ de 29 de septiembre de 1998, asunto Canon), STJ de 11 de noviembre de 1997, asunto Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

Por tanto, ya podemos anticipar la confirmación de la sentencia en cuanto a la apreciación de infracción marcaria por aplicación del art 9.2 b) RMUE y art 34.2. b) LM

6. De forma concreta, la línea argumental del recurso relativa a la ausencia de carácter distintivo de las marcas de la actora y por ello la indebida extensión de la protección otorgada a las mismas en la sentencia no se comparte, sin perjuicio de aclarar que, al ser firme la desestimación de la reconvención, este alegato no puede servir para cuestionar la validez de las marcas y queda degradada esa alegación de distintividad mínima a un factor a ponderar en el juicio de confundibilidad ( STS 101/2016, de 25 de febrero) , ya que una baja distintividad de los títulos marcarios ( títulos débiles) atenúa la fuerza ofensiva del ius prohibendi ( por todas, sentencia de este Tribunal nº 584/2024, de 29 de noviembre)

Frente a la tesis de la recurrente , el que el gráfico registrado como marca sea una forma simple de un niño y una niña ( un monigote representativo de un niño o niña, en palabras del informe aportado por la demandada) no significa que por ello no sea distintivo para las clases 14 y 18 para los cuales está registrada , que son respecto de las cuales debe apreciarse su distintividad intrínseca, que como hemos dicho en precedente ocasiones ( por todas, sentencia nº 584/2024, de 29 de noviembre ) valora la relación que existe entre el signo y los productos o servicios que designa. Esto es, si el signo evoca o sugiere el producto o servicio, la distintividad será muy baja; por el contrario, si el signo no permite relacionar de ningún modo el signo con el producto o servicios como en el caso de las marcas de fantasía, la distintividad será muy alta. Una cosa es que la figura en que consiste la marca pueda materializarse en una joya y otra es que esa figura sugiera automáticamente los productos registrados cuando no es, por supuesto, una forma necesaria de productos de joyería, que presenta formas innumerables

Pero es que, además, no podemos prescindir en esta ponderación de la distintividad extrínseca, que se refiere al elevado grado de conocimiento por el público pertinente o destinatario. Y aquí, en contra de lo dicho por la apelante, la prueba documental aportada por la actora - glosada en la sentencia en el apartado 1 c), folio 8 a 16- y referida en el apartado 6.1º de la sentencia, a la que nos remitimos al no ser cuestionada en el recurso , nos permite predicar un elevado grado de conocimiento hasta el punto de afirmar su renombre no solo de la marca denominativa TOUS - que no se discute por la apelante- sino también de las marcas figurativas aquí invocadas.

No apreciamos razones bastantes para excluir de ese renombre a las marcas figurativas y reducirla solo a la denominativa , como se sostiene en el recurso cuando la primeras están asociadas y vinculadas a las segundas, debido a su amplio uso simultáneo .Así hay precedentes judiciales y administrativos que se refieren también a las marcas gráficas, así como el completo y detallado certificado de la asociación empresarial aportado, con referencia a la extensión geográfica y temporal en el mercado y en las redes e inversiones publicitarias, sin discriminar unas y otras, por lo que no hay amparo para la diferenciación pretendida en el recurso cuando , reiteramos, hay una asociación y vinculación entre TOUS y las marcas gráficas y , como también con el icónico osito, que permite desechar la tesis sostenida en el recurso en este particular

En este sentido nos hemos pronunciado en precedentes ocasiones por este tribunal en relación con estas mismas marcas. Así, sentencias nº 151/2018, de 27 de marzo; nº 321/2019, de 15 de marzo ; nº 160/2022, de 17 de marzo ; 192/2023, de 31 de marzo y las más reciente de 5 de diciembre de 2024 , sin que apreciemos aquí motivos para apartarnos de esa caracterización

7. Debemos aclarar que esa mayor distintividad no significa que la actora pueda monopolizar cualquier figura de un niño o niña, como se dice en el recurso, con apoyo en un informe del Colegio Gallego de Joyería.

Tal argumento encierra una petición de principio, pues la premisa de la que parte presupone la conclusión que se pretende demostrar. La sentencia no dice que cualquier pieza de joyería que represente una forma de niño o niño constituya infracción de las marcas de TOUS. Si estima la infracción es porque las piezas de joyería publicitadas por la demandada son confusorias y se aprovechan del renombre de la concreta figura registrada como marca por TOUS. Eso es lo que nosotros confirmamos, no que TOUS tenga el monopolio sobre todos los colgantes que representen cualesquiera figuras de niño o niña.

8. En línea con lo anterior, nuestro enjuiciamiento se reduce a los marcas y productos aquí en conflicto, no a productos o diseños de terceros, como parece pretender el recurso cuando aduce la presencia en el mercado de productos previos bastantes más parecidos a las marcas registradas que los comercializados por la demandada.

En todo caso, recordar que esa invocación, como ocurre con la habitual aportación de listados con marcas que se dice que coexisten con las de la actora, con carácter general y sin más datos, no es bastante para excluir la infracción. Así, las SSTGUE de 3 de julio 2003 (asunto José Alejandro SL /OAMI(Budmen) y 11 de mayo de 2005 (asunto GRUPO SADA" vs OAMI (Sadia, S.A) o sentencia de este tribunal de 21 febrero 2013 (asunto joyería Suárez)

9. Las consideraciones anteriores no se ven desvirtuadas por el carácter figurativo y bidimensional de las marcas de la actora, pues el supuesto analizado en la STS 101/2016 de 25 de febrero invocada es distinto al que nos ocupa

En el caso enjuiciado por el TS el signo registrado como gráfico era la imagen de una fregona lila para productos de la clase 21 que, entre otros, comprendía fregonas, que era la comercializado por la demandada. Esto es, se registró como marca gráfica la forma necesaria e impuesta por la naturaleza del propio producto, lo que provocó que fuera procedente delimitar el ámbito de protección de la marca figurativa en ese caso porque los criterios de valoración del carácter distintivo de las marcas constituidas por la forma misma del producto (por todas STJUE de 20 octubre 2011, asuntos acumulados C- 344/10 P y C-345/10 P, caso Freixenet) resultan aplicables también a los signos figurativos consistentes en la reproducción bidimensional de la forma de un producto, como dice la STJUE de 22 de junio de 2006, asunto C-25/05 P, caso August Storck KG.

Aquí, en cambio, la figura en que consiste la marca pueda materializarse en una joya, pero no es la forma necesaria e impuesta por la naturaleza del propio producto registrado, por lo que no procede trasladar acríticamente consideraciones contenidas en esas resoluciones, que parten de un supuesto fáctico distinto. En todo caso añadir que en el presente caso no se incurre en el defecto denunciado en la resolución judicial de contraste, pues allí la actora cotejaba el producto que ella comercializa (puesto que consideraba que había registrado como marca la forma tridimensional del producto) y el producto comercializado por la demandada, cuando lo procedente - y es lo que aquí hemos realizado - es confrontar el signo registrado con el comportamiento del demandado en el mercado

10. Por último, respecto de este hilo argumental, reseñar que podemos participar de la tesis reflejada en la resolución invocada en el recurso de que la distintividad de las marcas figurativas recae exclusivamente sobre el gráfico que incorpora, pero no sobre el concepto que evoca. Tesis que se desprende de la STJUE de 11 de noviembre de 1997 (asunto SABEL / PUMA) en la que ante las dudas planteadas por el tribunal nacional alemán sobre qué importancia debía darse para determinar el riesgo de confusión al contenido conceptual de las marcas figurativas en colisión (en ese caso, un «felino saltando»), y si la mera asociación que podría hacer el público entre las dos marcas, por medio del concepto de «felino saltando" bastaba para deducir la existencia de un riesgo de confusión , señala que "... la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión".Pero es que ello no es incompatible con la postura ya anticipada. La estimación de la infracción no significa que consideremos que las marcas gráficas de TOUS otorguen a ésta el monopolio sobre cualquier representación de un niño o niña para productos de la clase registradas. Se protege la concreta figura registrada, esto es, la representación de un niño y niña con esa específica composición

11. Aunque la confirmación del riesgo de confusión baste para desestimar la oposición de fondo, en aras a la exhaustividad de la respuesta judicial, debemos también desechar el último de los argumentos vertidos en el recurso relativo a la indebida protección de las marcas como renombradas

En cuanto a la prueba del carácter renombrado de las marcas objeto de autos nos remitimos al apartado 6 de este FJ para evitar inútiles reiteraciones. Asentado lo anterior, podemos predicar la infracción ex art 9.2.c) RMUE y art 34.2.c) LM (según se trate de MUE o MN) atendidas las pautas que establecen las sentencias del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto Intel) y de 18 junio 2009 (asunto L'Oréal/Bellure)

En primer lugar, el grado de similitud entre las marcas de la actora y el producto en el que los demandados lo plasman es más que suficiente para predicar en el público relevante un vínculo entre ambas, que actuara según su recuerdo imperfecto. Ante las semejanzas en los aspectos esenciales, como su cotejo visual revela, sin necesidad de mayores explicaciones, negar la evocación no parece aceptable, máxime cuando la identidad aplicativa es plena

En segundo lugar, además de tal vínculo (condición necesaria pero insuficiente por sí misma) la plasmación de la figura registrada- en sus aspectos esenciales y distintivos - en el producto publicitado por la demandada implica un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad del signo ajeno. Con ello se produce una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos de la demandada, que de esta manera vienen a "parasitar" las marcas de la actora. Esa aproximación se explica porque con ello se busca aprovecharse de la carga positiva de la marca de renombre

En idéntico sentido nos hemos pronunciado en las sentencias citadas en el apartado 6

12. Se desestima la alegación tercera

CUARTO.- La condena al 1% de la cifra de negocios. Incongruencia

1.La sentencia condena subsidiariamente al 1% de la cifra de negocios realizada a determinar en ejecución de sentencia

2.En el recurso se considera que se incurre con ello en incongruencia extrapetita, con infracción del art 216LEC, al no haber sido solicitado en el suplico del demanda, que trascribe

Valoración del tribunal

3.El motivo está abocado al fracaso en primer lugar porque el resarcimiento del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los servicios ilícitamente marcados del art 43.5 LM puede entenderse peticionada, ya que si bien no figura incluido en el suplico, a ella se refiere expresamente en su fundamentación jurídica al tratar de la indemnización en el apartado 131 y 134 en el que se resumen las solicitudes en materia indemnizatoria. Una lectura antiformalista inspirada en la tutela judicial efectiva y omnicomprensiva de la demanda no limitada a la literalidad del suplico así lo habilita.

Desde la óptica de la incongruencia extra petitum, el TC puntualiza que " el juzgador está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como se hayan sido formalmente formuladas por los litigantes"( STC 182/2000, de 10 de julio ), de modo que " no se incurre en incongruencia cuando se da acogida a lo que sustancialmente está comprendido en el objeto del pleito o implícitamente en las pretensiones deducidas en la demanda"( STC 1015/2006, de 13 de octubre ). Ello es así porque la demanda debe tratarse como un todo a efectos de interpretar el suplico, y por ende, aunque tenga una redacción insuficiente, deberá completarse, siempre que sea posible, por lo que se deduzca del resto de las alegaciones que contenga el escrito de demanda. Integración del suplico que debe hacerse en aras de evitar soluciones formalistas contrarias al principio de la tutela judicial eficaz, siempre que no se cause indefensión a los demandados (entre otras, SSTS 609/2003, de 23 de julio o 754/2024, de 30 de diciembre). Y aquí nada se suscitó al respecto en la delimitación del objeto en la audiencia previa.

4. Pero es que, en todo caso, basta la reclamación de daños y perjuicios para entender habilitada la posibilidad de condena al 1% de la cifra de negocios como nos recuerda la STS 375/2015, de 6 de julio, con cita de la STS 777/2010, de 9 de diciembre, al decir que

«... nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados».

5. Se desestima, pues, la alegación primera

QUINTO - La indemnización de daños y perjuicios

1. La sentencia acuerda la indemnización a TOUS S.L por los daños y perjuicios sufridos con arreglo al artículo 43.2.b) LM, comprensiva de dos partidas: (a) canon de entrada fijado en 24.000 € y (b) royalty variable del 4% de las ventas por todos los productos infractores de los 5 años anteriores hasta el cese efectivo , cuyo cálculo se difiere a ejecución de sentencia

2. En el motivo segundo del recurso se achaca error en la valoración de la prueba e infracción de la carga de la prueba del art 217LEC respecto del informe pericial económico, con quiebra del art. 43.2.b) LM

Aduce, en extracto, que se impugnó dicho informe pericial económico , con reproducción de lo dicho en la contestación a la demanda, con especial énfasis en la improcedencia de la cantidad "a tanto alzado" reclamada al corresponder a la que un franquiciado debe abonar a la franquiciadora TOUS FRANQUICIAS S.L, que es distinta a aquí demandante S TOUS, S.L, sin que sea parámetro trasladable .Reseña que tal informe no fue ratificado por el perito, con mención a que en el acto de la audiencia previa el juzgador difirió lo relativo a esa pericial y la exhibición documental relativas a la indemnización a ejecución de sentencia, lo cual fue consentido por las partes y que sorpresivamente la sentencia condena al pago de las cantidades recogidas en ese informe . Añade que dicho informe se refiere a TOUS FRANQUICIAS SL, y a cuatro franquiciados de esta, y no a la aquí actora (S TOUS, SL), limitándose el perito a valorar el coste de una franquicia a una sociedad distinta de la demandante, lo que lo hace inhábil a los efectos del art. 43.b de la Ley de Marcas. Finaliza con la queja de que se hurtó la posibilidad de efectuar las preguntas necesarias para aclarar este informe.

Valoración del tribunal

3. En el recurso no solo se cuestiona el contenido del informe y su indebida valoración, sino la improcedencia de esa valoración, al no haberse sometido a contradicción por diferir ese tema a ejecución

4.Debemos principiar por esto último, al ser un prius lógico a la impugnación de la valoración de la prueba, siendo pacifico que el diferimiento de la condena indemnizatoria a ejecución de sentencia fue una decisión judicial acordada en la audiencia previa y consentida por las partes. El visionado del audiencia previa así lo corrobora. Si ello es así, lo que no resulta posible es que después la sentencia valore la pericial y fije la regalía hipotética, con acogimiento tanto del canon de entrada (24.000€) como del royalty periódico previsto en esa pericial. Lo impide el art 207LEC, que obliga al tribunal del proceso en que haya recaído esa resolución firme a estar en todo caso a lo dispuesto en ella; previsión legal que es desconocida por el juez a quo, y cuya infracción genera una evidente quiebra del derecho de defensa de la parte demandada consagrado en el art 24CE, al no poder someter a contradicción ese informe. En consecuencia, el mismo no resulta valorable

5. El que no se comparta la decisión judicial de remitir a ejecución de sentencia cuestiones que entendemos que podrían solventarse en la fase declarativa ( STS 278/2022, de 31 de marzo), no nos permite modificar ahora esa decisión judicial consentida, que nos resulta vinculante ( art 207LEC), y por ende, será en ese estadio procesal - como así lo han consentido las partes- en el que deba dilucidarse el importe de esa " cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho"a la que se refiere el art 43.2 b) LM

En todo caso conviene aclarar que no debe confundirse esa suma con la cuantía de una franquicia, que no puede acríticamente asumirse como único parámetro de cálculo ( sentencias de este Tribunal nº 192/2016, de 8 de julio y 102/2014, de 13 de mayo, precisamente ante demandas de empresas del grupo empresarial de la actora ), pues como hemos dicho en precedentes ocasiones, en un contrato de franquicia no solo se cede el uso de los derechos de propiedad industrial del franquiciador sino también son objeto de cesión otros activos como ocurre con el know how (STMUE Nº 160/2023, de 17 de marzo), de modo no parece razonable aplicar automáticamente los criterios de precios de la franquicia (STMUE nº 102/2014, de 13 de mayo o nº 94/2024, de 16 de febrero ). Importe que deberá fijarse atendidas las circunstancias concurrentes en el caso , huyendo de estimaciones abstractas, como dijimos en la sentencia nº 104/2024, de 23 de febrero y de igual modo , la STS Nº 485/2024, de 10 de abril citada por la propia apelada

6. Por tanto, se estima la alegación segunda en los términos indicados, con remisión a ejecución del montante indemnizatorio

SEXTO. - Costas causadas en esta alzada.

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado en parte el recurso de apelación ( art 398 LEC) .

2. Aunque se remita a ejecución el montante indemnizatorio, ello no implica una estimación parcial de la demanda a efectos de costas, cuya condena a la demandada debemos confirmar ya que no solo sustancialmente todas las pretensiones han sido estimadas, sino que ese diferimiento a ejecución fue acordado ex oficio por el juez a quo y consentido no solo por la actora, sino por también por la demandada, por lo que la aplicación del art 394.1LEC resulta la adecuada

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.