Sentencia Civil 132/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 8, Rec. 727/2023 de 21 de marzo del 2025

PRIMERO .-Se recurre en apelación la sentencia que ha estimado la demanda en que la parte actora, como franquiciadora, reclamó al franquiciado en virtud del contrato de franquicia de fecha 22 de febrero de 2017, el pago de royalties según las facturas que se acompañan como documento 2 de la demanda y correspondientes al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2020. También se reclamó el pago de 60.000 euros conforme a la estipulación 14ª del contrato que establece una cláusula de no competencia durante la vigencia del contrato y un año desde su terminación por cuyo incumplimiento la franquiciada debería pagar la citada cantidad.

La sentencia estima la demanda en relación a las facturas reclamadas, pronunciamiento no recurrido en apelación.

Y en cuanto al pago de 60.000 euros por incumplimiento de la cláusula de no competencia, estima asimismo la demanda. Parte de que la demandada no niega haber incurrido en el referido incumplimiento , limitándose a solicitar la nulidad de la referida cláusula pero sin formular para ello reconvención. En todo caso, prosigue la sentencia, la cláusula de no concurrencia es lícita en este tipo de contratos. La parte demandada no es un consumidor final que pueda alegar la nulidad por abusiva de dicha cláusula, en cuanto pueda ocasionar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, resultando obvio, conforme a la cláusula tercera del contrato, que existe un know how del franquiciador, con carácter específico, sustancial, secreto e identificable, que es el que debe protegerse a través de la aplicación de la cláusula de no competencia.

Se alza en apelación la parte demandada contra la estimación de la demanda en la aplicación de la cláusula de no competencia y condena al pago de 60.000 euros.

Se alega en síntesis, que no procede la aplicación de la cláusula porque no se reconoce ni el método propio comercial ni know how alguno que haya aportado ventaja competitiva frente a la competencia. El contrato de franquicia ha sido incumplido sistemáticamente por la actora y no deja de encubrir la realidad, un contrato de asistencia técnica para dar un servicio de telecomunicaciones, asistencia que puede dar cualquier ingeniería del sector. Se concluye que procede la declaración de oficio de la nulidad por el juzgado ya que se incumple una norma comunitaria.

Subsidiariamente y sólo para el caso de que no se atendiese la petición de no aplicar la cláusula de no competencia, se aduce que debe moderarse la aplicación de la misma en función de los daños y perjuicios acreditados por la actora.

SEGUNDO.-1. Sobre la validez de la cláusula de no competencia.

La demandada se opuso a la pretensión argumentando la invalidez del pacto de no competencia porque el Reglamento comunitario 2790/99, dictado para desarrollar el artículo 81 del Tratado de la Comunidad Europea (hoy artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ), exige para la validez de un acuerdo de no competencia para después de la expiración de un contrato, que tal acuerdo, además de no durar más de un año, sea indispensable para proteger conocimientos técnicos transferidos por el proveedor (en este caso la actora) al comprador (en este caso las demandadas) en virtud del contrato al que el acuerdo de no competencia se vincula.

El artículo 1 f) del Reglamento declara que se entenderá por conocimientos técnicos un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia del proveedor y verificada por éste, que sea secreta (es decir que no sea de dominio público o fácilmente accesible), sustancial (es decir, que incluya información que sea indispensable para el uso o la venta de los bienes o servicios contractuales) y determinada (o sea que la información técnica esté descrita de manera suficientemente exhaustiva, para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad).

Al respecto se dice en la sentencia que resulta "obvio, conforme a la cláusula tercera del contrato, que existe un know how del franquiciador, con carácter específico, sustancial, secreto e identificable, que es el que debe protegerse a través de la aplicación de la cláusula de no competencia."

Se aduce en el recurso el error en la valoración de la prueba documental y testifical, puntualizando que este es el elemento fundamental sobre el que debe de girar la prueba del proceso y la actora no ha probado la existencia de un verdadero conocimiento o metodología que haga que el franquiciador pueda hablar de know how. El contrato en su exponendo tercero hace una referencia genérica al know how del franquiciador, sin aportar documentación alguna anexa al contrato, y es más con la resolución del contrato tampoco se exige que se devuelva ese manual al franquiciador, lo que prueba la inexistencia del know how. Como manifestó el representante legal de CYMPROCAL, S.L. el sistema del que habla la actora no es más que un mantenimiento, un servicio técnico, que puede dar cualquier ingeniería. De hecho, de las propias manifestaciones de la representante legal de la demandada, se pone de manifiesto que continúa con la actividad de telecomunicaciones con otra ingeniería que le da el mismo servicio de asistencia y mantenimiento que le venía dando la actora, lo que aprueba todas luces que no existe un know how que deba ser protegido por la cláusula 14ª del contrato de no competencia.

Siendo los expuestos los términos del recurso, tal como aduce el recurrente el quid para la aplicación de la cláusula de no competencia está en determinar si con el contrato de franquicia se ha trasmitido al franquiciado el know how que la cláusula viene a proteger.

La STS 254/2020 de 04 de junio de 2020 sobre este elemento esencial del contrato de franquicia apunta:

"Hemos visto que la transmisión del know how del franquiciador al franquiciado es un requisito básico del contrato de franquicia según la legislación comunitaria, la nacional y la doctrina jurisprudencial.

La dificultad en este punto consiste en determinar qué cabe entender por know how, "saber cómo" (si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 4087/88 se utiliza la expresión "saber hacer", procedente de la versión francesa savoir faire).

Como ya advertíamos en la sentencia núm. 754/2005, de 21 de octubre, no hay un concepto preciso de franquicia, y además varía en relación con las distintas modalidades y sector de mercado a que se refiere, y resumíamos la evolución de su ámbito:

"La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los "conocimientos secretos de orden industrial", se extendió posteriormente a los de "orden comercial", es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa, -secreto empresarial-. Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el know how con la experiencia -conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación)-, con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como "conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación"".

En la indicada sentencia núm. 754/2005, de 21 de octubre, señalábamos sus notas caracterizadoras:

"el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciatario), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad). El art. 1.3, f) del Reglamento 4.087/88 (que es aplicable a las franquicias de distribución) define el Know how como el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, sustancial e identificado, concretando estos conceptos en las letras g), h) e i) del propio apartado 3 del art. 1.

"En la doctrina jurisprudencial, la Sentencia de 24 de octubre de 1979 recoge un concepto descriptivo diciendo que "lo que doctrinalmente se denomina Know how, es decir, "el saber hacer", puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial".

Se trata, por tanto, de un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que puede ser protegido como secreto empresarial, sustancial e identificado, y que tiene valor patrimonial, pudiendo ser considerado como un auténtico bien inmaterial susceptible de ser objeto de negocio jurídico. Siendo ello así, resulta innegable que la entrega o transferencia de ese conjunto de conocimientos, una vez ejecutada, es ya irreversible y, en tal sentido, con independencia de la duración del contrato, no puede ya ser restituida, pues el secreto empresarial que con tal transferencia de conocimiento se desveló, no puede ya volver a ser velado."

Como se ha dicho, la transmisión del know how se erige en elemento esencial del contrato. La demandada no ha instado la nulidad del contrato , ni tan siquiera ha opuesto la improcedencia del pago de royalties , y sin embargo viene a alegar en orden a la no aplicación de la cláusula de no competencia que no se da el sustrato fáctico que permite su aplicación, esto es que no se ha trasmitido una información práctica no patentada derivada de la experiencia del proveedor y verificada por éste, que sea secreta (es decir que no sea de dominio público o fácilmente accesible), sustancial (es decir, que incluya información que sea indispensable para el uso o la venta de los bienes o servicios contractuales) y determinada (o sea que la información técnica esté descrita de manera suficientemente exhaustiva, para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad).

Pues bien, suscrito el contrato cuya cláusula 14ª prevé el pacto de no competencia, es quien alega la invalidez de este pacto en los términos expuestos quien debe acreditar que no existió ,pese a los términos del exponendo tercero del contrato, una verdadera trasmisión de know how .Se refiere el apelante al error en la valoración de la prueba si bien en sustento de su alegación se aduce únicamente la prueba de interrogatorio del representante legal de la entidad demandada, que no es desde luego prueba idónea al fin pretendido. Entendemos que resulta de aplicación en cuanto a carga de prueba la previsión del artículo 217 LEC :

"1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior (...)".

Siendo lícita la cláusula de no competencia en los términos acordados, y reconocido el incumplimiento de la obligación de no competencia en el plazo estipulado por parte de la demandada, nada impide su aplicación.

2.Moderacion de la cláusula penal.

En cuanto a la petición subsidiaria de moderación de la cláusula, lo cierto es que se trata de una alegación nueva en esta instancia. En efecto en la contestación a la demanda no se realizó esta petición subsidiaria, sosteniendo que en todo caso no procedía condena alguna en virtud de la cláusula de no competencia. Así en en el suplico de la demanda se pide: " Se declare la nulidad de la cláusula de no competencia del contrato de franquicia. -Con carácter subsidiario y para el supuesto de no declararse la nulidad de la cláusula de no competencia, se declare que no procede indemnización alguna amparada en la cláusula de no competencia, conforme a lo expuesto en los hechos y fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda."

Se dice en el recurso que , "Lo cierto es que existe desequilibrio de las prestaciones en caso de incumpliendo de las partes, ya que el franquiciado hace una inversión inicial de entrada de 16.780,00 euros, (cláusula 5ª.3, anexo III y V del contrato), con una zona de exclusividad de extensión mínima, con poblaciones con muy pocos habitantes, donde se pactan cinco años resolviéndose poco después de dos, y se paga un canon mensual del 20% de las ventas, prueba que la indemnización reclamada por vulneración de la competencia por importe de 60.000,00 euros es netamente injusta, máxime cuando no se ha acreditado perjuicio alguno concreto derivado de esa actividad de competencia. Por ello entendemos que el juzgado debió moderar dicha cláusula en base a los daños y perjuicios acreditados por la actora, pérdida de clientes, pérdida de beneficios, pérdida de cuota de mercado, etc"

La STS 1819/2023 21 de diciembre de 2023 sobre el ámbito del recurso de apelación deja sentado:

"A través del recurso de apelación se pretende que un tribunal superior realice una revisión de lo decidido en primera instancia, a los efectos de determinar si los errores de hecho o de derecho alegados por la parte recurrente, en los concretos términos en que son planteados en el recurso, ameritan la revocación de la resolución apelada para dictar otra procedente en derecho, que corrija la recurrida.

En este sentido, se expresa el art. 456.1 LEC, cuando norma:

"En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación".

(...)

Como ha dicho la STS 241/1992, de 10 de marzo, la apelación tiene como finalidad "comprobar la exactitud o inexactitud de los resultados obtenidos en el proceso originario". Las facultades revisoras habrán de versar sobre las mismas pretensiones, las mismas oposiciones, las mismas pruebas y conclusiones."

La STS de pleno 23/2016, de 3 de febrero recordó que conforme al art. 412 LEC, una vez se haya establecido lo que sea objeto del procedimiento en la demanda y la contestación, las partes no pueden alterarlo posteriormente. Prohibición de la mutatio libelli, tanto aplicable a la vía de acción como a la vía de excepción, que tiene como fundamento histórico el proscribir la indefensión ( SSTS de 26 de diciembre de 1997, RJ 1997, 9663, y 12 de marzo de 2008, RJ 2008, 1706). El demandado sólo puede defenderse, al contestar a la demanda, de las alegaciones que aquella contiene, que no pueden modificarse a lo largo del proceso, salvo que existan hechos nuevos o de nueva noticia, introducidos en la audiencia previa, lo mismo que el demandado debe precisar los términos de su resistencia, y no modificarlos, para que puedan ser discutidos por el demandante, articulando medios de prueba dirigidos a tal fin.

No cabría, pues, el examen en el recurso de aquellas cuestiones que no han sido planteadas por las partes en sus escritos rectores ( artículo 412.1 LEC) .

En todo caso, para agotar la respuesta a la recurrente, tampoco podrían ser acogidas sus alegaciones.

Para la aplicación de la cláusula penal acudimos a la STS, 441/2018 Civil sección 1 del 12 de julio de 2018:

"...sí parece compatible con el principio pacta sunt servanda que la pena pueda moderarse judicialmente aplicando el artículo 1154 CC por analogía, cuando aquella diferencia sea tan extraordinariamente elevada, que deba atribuirse a que, por un cambio de circunstancias imprevisible al tiempo de contratar, el resultado dañoso efectivamente producido se ha separado de manera radical, en su entidad cuantitativa, de lo razonablemente previsible al tiempo de contratar sobre la cuantía (extraordinariamente más elevada) de los daños y perjuicios que causaría el tipo de incumplimiento contemplado en la cláusula penal. Aplicar, en un supuesto así, la pena en los términos pactados resultaría tan incongruente con la voluntad de los contratantes, como hacerlo en caso de que "la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor".

» Naturalmente, la carga de alegar y de probar que la cuantía de la pena aplicable según lo pactado ha resultado ser extraordinariamente más elevada que la del daño efectivamente causado al acreedor corresponderá al deudor incumplidor que pretenda la moderación judicial de la pena ( art. 217.3 LEC) . Sin prueba bastante al menos para fundar una presunción judicial de que así ha ocurrido, no cabrá invocar la «disponibilidad y facilitad probatoria» ( art. 217.7 LEC) a fin de imponer o trasladar al acreedor la carga de acreditar la existencia y cuantía del daño efectivamente sufrido.»

Por tanto, no se trata de que la cantidad sea o no elevada, sino de que las partes así lo acordaron, el incumplimiento contractual se ha producido (no se niega) y el demandado no alega ningún cambio de circunstancias imprevisible al tiempo de contratar que pudiera dar lugar a la moderación en los términos expuestos.

El recurso queda ,en consecuencia, desestimado.

TERCERO.-La desestimación del recurso conlleva la imposición de costas a la apelante en aplicación del artículo 398 LEC

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación