Sentencia Civil 531/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 121/2024 de 25 de octubre del 2024

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.El objeto de la demanda formulada por COOSY SHOP, S.L ( en adelante COOSY) contra Melchor y COSI CLOTHING, SL ( actualmente COSI JEWELRY S.L., y en lo sucesivo conjuntamente COSI , salvo que sea preciso su individualización ) lo constituye la protección de las marcas siguientes :

- Marca española Núm. 3031682 - COOSY (denominativa), solicitada el 22 de mayo de 2012 y registrada para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor internacional (prendas de vestir).

-Marca de la Unión Europea (MUE) núm. 013574108 - "COOSY WWW.COOSY.ES" (mixta) solicitada el 15 de diciembre de 2014 y registrada para distinguir productos, entre otros, de la clase 25 del Nomenclátor internacional (vestimenta, calzados y sombrerería) cuya representación es la siguiente

2.Expone la parte actora, en extracto, que se trata de una empresa española líder en el sector de la moda, referente en el sector de las prendas para eventos y looks de invitada, que ha evolucionado para poder ofrecer a sus clientas ropa casual, con amplia implantación, y que su marca Coosy® goza de una posición destacada en el mercado, tratándose de una marca renombrada.

A continuación relata que la demandada COSI es una empresa creada en el año 2019 por los hermanos Melchor y Natalia, dedicada al sector de la moda, en particular en relación con la venta de prendas de ropa, complementos y joyas como pendientes, pulseras, anillos o collares, que empezó su actividad como una tienda online, a través de la página web https://cosibcn.com/,ampliándose con al menos dos establecimientos en Barcelona y otro en Madrid, siendo el primero de los hermanos titular de la marca española M4019732(8)- COSI BARCELONA, solicitada el día 15 de mayo de 2019 para identificar productos de la clase 25 "prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería", y concedida el 17 de enero de 2021, tras la desestimación de la oposición formulada por COOSY, cuya representación es la siguiente

Indica que dicha sociedad utiliza en el mercado de forma indiscriminada los signos "Cosi Barcelona", "Cosi Bcn" y "Cosi", que generan confusión con sus marcas prioritarias, que los codemandados no podían desconocer.

Finaliza con la solicitud de que se declare que sus marcas han alcanzado el estatus de renombrada en España y que el registro de la marca española núm. M4019732(8) es nulo por generar un riesgo de confusión y de asociación con sus marcas prioritarias y por obtener un aprovechamiento indebido del renombre de éstas, así como la existencia de infracción de las mismas y, en consecuencia, se condene a los demandados a las pretensiones de cesación, remoción, renuncia de las cuentas en las redes sociales y plataformas, así como al nombre de dominio https://cosibcn.com/e indemnización de los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética del artículo 43.2.b) LM, con la indemnización coercitiva de 600 euros al día transcurridos desde la sentencia en los términos que figuran en el suplico de su demanda

3. En su contestación, los demandados exponen que no procede la nulidad de la marca registrada a su favor ni hay infracción marcaria de las marcas de la actora. En síntesis, alegan que (a) no existe riesgo de confusión y (b) no procede la protección reforzada de la marca renombrada, al no tener la marca COOSY tal consideración y (c) que la demandada COSI no se dedica actualmente a la venta de ropa de mujer, dado que desde noviembre de 2021 se centra en la venta de joyería y bisutería, y que cuando vendió ropa de mujer, lo hacía con productos y público totalmente dispar al de la demandada, por lo que se da una coexistencia pacífica tanto registral como concurrencial.

Añade la inexistente responsabilidad del Sr. Melchor sobre el uso que de la marca haya podido realizar COSI BCN y que no se acredita el daño sufrido y la improcedencia de los parámetros propuestos para su cálculo

4. En el acto de audiencia previa, tal y como recoge la sentencia, se admitió judicialmente "que la acción ejercitada por la parte actora se dirige en general contra todo el uso que viene realizando la parte demandada tanto en ropa, joyería y bisutería (clase 25). Por tanto, la infracción y nulidad no se refiere exclusivamente a ropa"

5. Tras la celebración del juicio, se dicta sentencia en la que, en primer lugar, se declara que las marcas de la actora son renombradas para los productos de la clase 25 ( fd 1º) y en segundo lugar, su infracción como marcas renombradas ( fd 2º) ya que " En definitiva el vínculo que se puede establecer entre el signo de la demandada y los signos renombrados, es suficiente a los efectos de considerar, dadas las circunstancia antecedentes, la presencia de un riesgo serio de aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas"(apartado 107), por lo que estima parcialmente la demanda.

Acuerda la nulidad de la marca española núm. M4019732(8) y condena a la entidad COSI CLOTHING, SL a la cesación en el uso de los signos "Cosi Barcelona", "Cosi Bcn" y "Cosi" en el tráfico económico español , la retirada y remoción , la renuncia a las cuentas de COSI BARCELONA en las redes sociales y plataformas, así como al nombre de dominio https://cosibcn.com/y abstención de solicitudes de registro y a la indemnización a COOSY SHOP, S.L. de los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética del artículo 43.2.b) LM comprensivo de un canon de entrada fijado en 8.000 € y de un royalty variable en función de ventas por todos los productos (2%), a calcular en ejecución de sentencia en los términos fijados en el fallo reproducido en los antecedentes , sin imposición de costas

6.Disconformes los demandados apelan por las siguientes resumidas alegaciones: 1ª) infracción del art 426 LEC por la improcedencia de la alegación complementaria relativa a los usos infractores generadora de indefensión; 2ª) indebida apreciación del renombre de las marcas de la actora; 3ª) falta de prueba del aprovechamiento indebido del renombre ; 4ª) ausencia de prueba de la infracción para "prendas de vestir" y/o "ropa, especialmente ropa para invitada"; 5ª) errónea declaración de nulidad de marca española figurativa n.º 4019732; 6ª) de forma subsidiaria, inexistencia de riesgo de confusión sobre usos no probados y 7ª) ausencia de prueba de daños y perjuicios

7.La demandante se opone por estimar infundados los motivos e interesa la confirmación de la sentencia por considerarla ajustada a derecho

8.Vemos que en la demanda se pide la nulidad de la marca nacional del codemandado (sin impedimento procesal alguno, al ser previa la demanda al 14.1.2023) y la tutela por infracción por el uso que en el mercado hace la mercantil codemandada de signos que se estiman contrarios al ius prohibendi. Dualidad de planos (el registral y el de infracción) que, ciertamente, no se discrimina con la suficiente claridad por la parte actora, y, por contagio, en la sentencia.

La legislación marcaria otorga al titular de una marca prioritaria dos clases de acciones: la declarativa de nulidad de las marcas registradas por un tercero que incurran en una prohibición de registro, que se eleva después a causa de nulidad ( art 59 en relación con art 51, 52, 5 y 6 LM) y las acciones por el uso por terceros de signos en el tráfico económico que suponga infracción de su derecho de exclusiva ( art 34 en relación con los arts. 40 y 41 de LM, en el caso de la marca nacional y también de la MUE por remisión del art 129.3 RMUE, que completa la previsión del art 130 del mismo cuerpo legal ).

Aunque en ambas el riesgo de confusión o el aprovechamiento desleal del renombre, en caso de ser la marca renombrada, juega un papel nuclear, debemos distinguir esos planos cuando los signos que usa la parte demandada en el tráfico económico no coinciden con su marca posterior registrada, o se usan para productos o servicios distintos de los registrados.

Ello es así porque si en la acción declarativa de nulidad se cotejan las marcas de actor y demandado, tal y como están registradas y respecto de los productos y servicios registrados , en la acción de infracción, los parámetros del juicio de confundibilidad o para apreciar el aprovechamiento desleal son de una parte , la marca registrada del actor, y de otra, los signos usados en el tráfico económico por el demandado respecto de los determinados productos o servicios que se exploten en el tráfico económico

Discriminación de planos que aquí es relevante, ya que la mercantil demandada - y ahora apelante- usa en el tráfico económico signos que no son totalmente coincidentes con la marca tal y como la tiene registrada el codemandado, y para productos distintos para los que está registrada

9. Precisamente es esta falta de precisión en el enfoque lo que explica el problema procesal planteado acerca de la correcta delimitación del objeto procesal, que debemos analizar en primer lugar

SEGUNDO. La delimitación del objeto. Infracción del art 426 LEC .

1.La tesis del recurso es que la demanda tiene por objeto, además de la nulidad de la marca nacional española n.º 4019732(8), la infracción de las marcas de la actora por el uso de los signos "COSI BARCELONA", "COSI BCN" y "COSI" sobre productos de la clase 25 "prendas de vestir, calzado, artículo de sombrerería" , sin que se mencione el uso para joyería y/o bisutería , al partir la parte actora en todo momento de total identidad aplicativa al analizar el riesgo de confusión , sin que justifique en ningún momento la semejanza entre la clase 25 de las marcas de la actora frente al uso relativo a la joyería y/o bisutería.

Denuncia que en la audiencia previa celebrada la actora amplió sustancialmente sus pretensiones para incluir el uso de joyería y/o bisutería (con subsanación del error de su omisión en la demanda), que fue finalmente aceptada judicialmente, con vulneración del art 426 LEC, al extralimitarse del ámbito de las alegaciones complementarias ex art 426LEC, por lo que pide que no se tenga en consideración , con transcripción detallada de lo acaecido en ese acto procesal .

Sin perjuicio de remitirnos al mismo, indicar aquí que al estimar la reposición in voce, el juzgador a quo refiere que no se ha planteado defecto legal en el modo de proponer la demanda y que al identificarse los usos que está realizando la parte demandada hay continuas referencias al bloque documental que pueden ser suficientes. En particular, hace mención al apartado 41 de la demanda que introduce una foto no de ropa sino de joyería y bisutería y que en cuanto a la actividad de COSI el apartado 31 se refiere a la actividad en general, con remisión al documento 7, con descarte de indefensión a la demandada porque hay dos burofaxes ( doc. nº 12) en el que se requiere el cese del uso que la demandada está realizando del signo para la comercialización de ropa y artículos de joyería , por lo que concluye que la alegación complementaria no modifica sustancialmente la demanda

Valoración del tribunal

2. La prohibición del cambio de pretensión (mutatio libelli) se encuentra recogida en el art. 412 LEC en relación con los arts. 400, 426 y 434.3 de la misma Ley, y es uno de los efectos de la litispendencia en sentido amplio cuyo sentido último es la proscripción de la indefensión (por todas, STS 389/2016, de 8 de junio, y las que en ella se citan), pues si se permitiera a una parte variar algún aspecto esencial de la pretensión -petición, causa petendi o sujetos contra quienes la dirige-, se limitarían las posibilidades de defensa de la parte contraria, como recuerda la STS 1101/2024, de 16 de septiembre, con cita de la STS 537/2013, de 14 de enero de 2014

Dado que aquí el problema se suscita por la delimitación efectuada en la audiencia previa por la actora al amparo del art 426LEC, para verificar si se produce esa "mutatio libelli" es preciso determinar primero qué es lo establecido como objeto del proceso en la demanda y en la contestación , y a continuación comprobar si se produce una alteración posterior mediante la alegación complementaria ex art 426 LEC, que solo es admisible si se realiza "en los términos previstos en la presente Ley" (art 412.2)

3. Respecto de lo primero, es doctrina constitucional reiterada la que señala que " el juzgador está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como se hayan sido formalmente formuladas por los litigantes"( STC 182/2000, de 10 de julio ), de modo que " no se incurre en incongruencia cuando se da acogida a lo que sustancialmente está comprendido en el objeto del pleito o implícitamente en las pretensiones deducidas en la demanda"( STC 1015/2006, de 13 de octubre).

Ello es así porque la demanda debe tratarse como un todo a efectos de interpretar el suplico, y por ende, aunque tenga una redacción insuficiente, deberá completarse, siempre que sea posible, por lo que se deduzca del resto de las alegaciones que contenga el escrito de demanda. Integración del suplico que debe hacerse en aras de evitar soluciones formalistas contrarias al principio de la tutela judicial eficaz, siempre que no se cause indefensión a los demandados (entre otras, STS 754/2014, de 30 de diciembre)

4. En el caso presente en el numeral 3 del declarando del suplico literalmente se pide que se declare "Que el registro de la marca española núm. M4019732(8) - COSI BARCELONA, para la totalidad de la Clase 25 por parte de D. Melchor y su uso en el tráfico económico por parte de COSI CLOTHING, S.L. suponen una infracción del derecho exclusivo que ostentan COOSY SHOP, S.L. sobre la Marca Española Núm.3031682 y de la Marca de la Unión Europea núm. 012574108 "Coosy"" con la condena a cesar en el uso de los signos "Cosi Barcelona", "Cosi Bcn" y "Cosi" en el tráfico económico español y a prohibirle el uso de los mismos en el futuro, su retirada y renuncia a las cuentas de COSI BARCELONA en las redes sociales y plataformas, así como al nombre de dominio https://cosibcn.com/

Al margen de la literalidad del suplico, que parece que viene a ligar el "uso en el tráfico económico"a la marca española del codemandado, limitada a los productos de la clase 25, lo realmente importante es que del cuerpo de la demanda lo que se desprende es que el uso infractor se liga a la comercialización por COSI de productos de la clase 25, en concreto, de prendas de vestir o ropa

Ni al fijar el objeto de la demanda ( parágrafos 1-3) ni en los hechos ni en los fundamentos jurídicos se menciona el uso de los signos "COSI BARCELONA", "COSI BCN" y "COSI" para joyería y/o bisutería. Al contrario, cuando analiza el riesgo de confusión y en concreto la comparación aplicativa ( parágrafos 75-80) se hace siempre limitada a los productos de la clase 25 "prendas de vestir, calzado, artículo de sombrerería"predicando la total identidad aplicativa , que reitera al apreciar riesgo de confusión ( parágrafo 84) y en la fundamentación jurídica , tanto cuando pide la protección como marca renombrada ( parágrafo 137) como cuando sostiene la concurrencia de riesgo de confusión ( parágrafos 150, 175 y 176) .Por su claridad reproducimos lo dicho en el parágrafo 175 : "En los Hechos de la presente demanda, hemos podido comprobar que el signo infractor identifica, exactamente, los mismos productos que las marcas de las actoras, ropa (y especialmente, ropa para invitadas), por lo que existe una total coincidencia aplicativa entre los signos en liza"

Podemos, pues, afirmar que la demanda (tal vez por ese error de planteamiento por no discriminar el plano registral del de la infracción que antes anunciábamos), al centrarse en "prendas de vestir, calzado, artículo de sombrerería",no refiere el uso de los signos COSI - en sus distintas variantes- en joyería y/o bisutería. Términos estos últimos que, como ya dijera el letrado de las demandadas en la audiencia previa, no figuran en la demanda, que solo al presentar a la demandada (parágrafo 27 ) dice que es una empresa creada en el año 2019 que "se dedica al sector de la moda, en particular en relación con la venta de prendas de ropa, complementos y joyas como pendientes, pulseras, anillos o collares"

5. Esta conclusión no se ve desvirtuada por lo expuesto por la apelada y lo argumentado por el juzgador a quo en la audiencia previa relativo a los parágrafos 41 y 31 de la demanda.

Respecto del primero, porque si bien en él figura una foto de la página web o de sus redes sociales con joyas y/o bisutería, se hace no para relatar que se usa el signo para esos productos, sino para ilustrar el uso de "Cosi Bcn"en el mercado , esto es, que la mercantil se sirve en el mercado no solo de la marca tal y como la tiene registrada sino también de esa forma , es decir, con una abreviatura de esa ciudad española

En cuanto al segundo, porque ese parágrafo se limita a decir que para mayor información de la actividad y presencia de COSI en el mercado, se aportan una serie de noticias de prensa (doc. núm 7). Pero ello no deja de ser prueba documental y por tanto que sirve para acreditar los hechos en los que se fundan las pretensiones ejercitadas en la demanda, no para introducir y fijar las mismas pretensiones, que es lo que viene a sostenerse , equívocamente a nuestro juicio, con esa remisión

6. Fijado lo anterior, procede ahora verificar si la alegación complementaria realizada en la audiencia previa por la parte actora y admitida finalmente por el juzgador a quo es admisible con arreglo al art 426 LEC, que no habilita el cambio de pretensión, sino alegaciones complementarias y aclaratorias o peticiones accesorias o complementarias

Al efecto de determinar si ha habido o no cambio de la pretensión, el TS en la sentencia 275/2024, de 27 de febrero advierte que se ha de partir de la base de que la causa de pedir no está integrada única y exclusivamente por hechos puros, despojados de cualquier consideración jurídica, sino que «tiene un componente jurídico que limita las facultades del juez para aplicar libremente a los hechos el Derecho que considere más procedente o, dicho de otra forma, que limita el principio iura novit curia, descartando que pueda tener un carácter absoluto, como por lo demás resulta del art. 218 LEC , al disponer que el tribunal deberá resolver conforme a las normas aplicables al caso, pero sin acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer.»

Por ello añade, con cita de las sentencias 359/2001, de 3 de abril, y 443/2023, de 31 de marzo, que el método más seguro para comprobar si se ha producido un cambio indebido de demanda, consistirá en determinar si ese cambio ha alterado los términos del debate « generando en el demandado riesgo de indefensión por haber contestado a la demanda adoptando una determinada línea de defensa que deviene inane si se altera la pretensión»

7. En el caso que nos ocupa, y frente al parecer judicial de instancia, entendemos que la alegación complementaria relativa a que la acción de infracción incluía también el uso por la sociedad demandada de los signos COSI - en sus distintas variantes- respecto de joyería y/o bisutería no tiene amparo en el art 426LEC (ni tampoco en el art 424LEC como aclaración) por las razones siguientes:

(i) se alteran sustancialmente las pretensiones vinculadas a la infracción marcaria , al ampliarla a productos distintos de los definidos en la demanda (ii) se modifica el fundamento de las pretensiones, pues una base del riesgo de confusión y del aprovechamiento desleal del renombre es la identidad aplicativa, que respecto de estos nuevos productos ( joyería /bisutería ) no es predicable , sino que se sustenta en la complementariedad de estos respecto de los protegidos por las marcas de la actora (iii) se genera indefensión a la parte demandada, cuya línea de defensa (ausencia de infracción por falta de identidad aplicativa) salta por los aires, sin que haya tenido oportunidad en la contestación de suscitar una defensa acerca si puede predicarse o no semejanza entre los productos amparados por las marcas de la actora (de la clase 25) con los de joyería y/o bisutería, introducidos en la audiencia previa. Semejanza que no se invoca en la demanda ( pues se centra en vestidos, sombrerería y calzados) y que , en cambio, aparece como fundamento de la sentencia

8. En definitiva, ni estamos ante una alegación complementaria justificada por los hechos introducidos por la demandada ( art 426.1) ni ante una alegación aclaratoria de lo planteado en demanda ni una rectificación secundaria de las pretensiones (art 426.2) ni la pretensión añadida ( abarcar también el uso en joyería /bisutería ) pueda tildarse de petición accesoria o complementaria de las formuladas en su demanda , y en todo caso, su adición en la audiencia entraña el riesgo de indefensión a la parte demandada ( art 416.3) , que ejercita su oposición sobre parámetros distintos - la identidad aplicativa sostenida en demanda- que pierden después su sentido

9. La conclusión anterior no queda desdicha por lo argumentado por el apelado , que se apoya en lo dicho in voce por el juez a quo al admitir la alegación complementaria, por las siguientes razones:

En primer lugar, no desaparece el riesgo de indefensión por la existencia de dos cartas de requerimiento extrajudicial enviadas de forma previa al litigio por la parte actora a los después demandados - documento n.º 12 de la demanda -. Más allá de que solo en una de ellas se menciona "el uso que su compañía está realizando del mismo para la comercialización de ropa y artículos de joyería"lo relevante es que :

(i) estamos ante una documental que , como ya hemos anticipado, no delimita la causa petendi, sino que servirá para la acreditación de los hechos relevantes , tal y como quedan definidos en la demanda .Si vemos la MUE de la actora (doc. nº 4 de la demanda ) también protege productos de la clase 14, en concreto joyería, pero eso no habilita al tribunal a acudir a ese documento en ese particular cuando no es invocado como fundamento de la pretensión (ii) lo decisivo para fijar la pretensión no es la reclamación extrajudicial sino la demanda. Es esta, por imperativo del art 399 en relación con el art 412LEC, la que delimita el ámbito de la acción de infracción, por lo que debe la parte actora asumir las consecuencias derivada de la definición de los usos que tacha como infractores, si estos no son coincidentes con los que pudieran aparecer en el requerimiento previo. El que ese requerimiento previo tenga relevancia en materia indemnizatoria ( art 42LM y STS núm. 561/2019, de 23 de octubre) no significa que sirva para delimitar la pretensión (iii) al omitir la parte actora cualquier referencia al uso en joyería y/o bisutería, sin argumentación alguna sobre la semejanza entre los productos amparado por el registro (clase 25) y los de joyería y/o bisutería, resulta imposible sostener que la demandada en la contestación estaba en condiciones de defenderse respecto de una fundamentación de la causa petendi inexistente.

Por ello decae el argumento de que la alegación complementaria carece de consecuencias prácticas. Una cosa es que no resulte controvertido que la sociedad demandada comercializa joyería bajo los signos COSI tachados como infractores y otra distinta es que esos productos resulten complementarios, y por ende, similares, con los de la clase 25 protegidos por las marcas prioritarias . Ello forma parte de la fundamentación de la condena y no hay el menor atisbo de que se planteara en la demanda

En segundo lugar, la documentación aportada junto con el escrito de demanda relativa a la actividad de la mercantil demandada (que se detalla como centrada en joyería/bisutería) no puede servir para ampliar la pretensión respecto de usos ( joyería y/o bisutería) no mentados en la demanda. Pero es que, en todo caso, no puede suplir la causa petendi en lo relativo a la semejanza aplicativa, que no aparece esgrimida, ya que la demanda se fundamenta en la identidad aplicativa

En tercer lugar, no cabe predicar mala fe procesal a la demandada cuando la propia actora en su oposición a la apelación viene a reconocer el defectuoso planteamiento de la demanda al decir que " consideramos que la sociedad recurrente está intentando aprovecharse de un error involuntario de COOSY, que solo incluyó un análisis comparativo de productos y servicios con respecto a la acción de nulidad de la marca en la redacción de la demanda."

Si el planteamiento de la demanda es incorrecto , al limitarse el análisis comparativo al plano registral , pero no con el uso que se realiza de los signos "Cosi", "Cosi BCN" y "Cosi Barcelona" en el mercado, como se viene a admitir , es evidente que las consecuencias de ello las debe soportar su causante, no la contraparte

En cuarto lugar , no es un problema de falta de claridad del suplico por la referencia genérica al mercado, sino de ampliación de la pretensión fuera de los limites diseñados en el art 424 y 426 LEC. No deja de ser llamativo que la apelada enfatice que la redacción del suplico de la demanda debe prevalecer sobre la redacción del cuerpo de la demanda, y simultáneamente diga que el suplico debe integrarse con los documentos

En quinto lugar, la falta de alegación de un defecto en el modo de proponer la demanda ex artículo 424 LEC es una argumento artificioso, ya que no cabe confundir la ausencia de claridad en la pretensión formulada, que se puede sanar con las aclaraciones ex art 424LEC, con el error en la delimitación de la pretensión por el incorrecto planteamiento de la demanda, por centrarse en el plano registral

En sexto lugar, igual ocurre con la falta de alegación de ausencia de objeto de la demanda, pues el cese en la comercialización de ropa no implica la carencia de objeto cuando no se acepta ni la nulidad ni la infracción, sin que en ningún caso ese cese previo pueda implicar la improcedencia de pretensiones como la indemnizatoria, si efectivamente ha habido infracción

10. Como recapitulación, estimamos que lleva razón la apelante en este motivo. Como demandada se vio sorprendida en sus expectativas jurídicas y frustrados sus esfuerzos de defensa, que devinieron baldíos, al dictarse sentencia respecto de unos usos ( joyería /bisutería) y por una fundamentación (complementariedad con los productos protegidos por las marcas de la actora) que no conformaba la causa petendi definida en la demanda. Con ello se infringe el deber de congruencia del art. 218.1 de la LEC, con efectiva lesión de la garantía procesal que corresponde a la parte demandada de no sufrir indefensión, elevado a derecho fundamental en el art. 24 de la CE

TERCERO.-El renombre de las marcas de la actora

1. La sentencia, tras un completo y exhaustivo análisis tanto de la jurisprudencia y Directrices de EUIPO como de la prueba aportada, en especial por la parte actora, en un labor digna de ser destacada, concluye que la MN nº 3031682 es renombrada para los productos de la clase 25 -prendas de vestir-, y la MUE nº 013574108 lo es en los productos de la clase 25 - vestimenta, calzados y sombrerería- ( apartado 61)

2.En el recurso no se admite tal condición. En extracto se aduce (a) de forma específica respecto de la MUE figurativa, que la prueba documental (doc. n º 5 de la demanda) viene referida a Coosy® , sin que en todo el bloque documental aparezca reproducida la marca figurativa, salvo en una ocasión y de forma parcial, por lo que es cuestionable su uso, sin que sea posible declarar esa MUE como renombrada ni en la Unión Europea ni en España y (b) con carácter general, se alega que la prueba aportada resulta insuficiente para predicar el renombre

Valoración del tribunal

3. Sabido es que , sin precisar doble identidad de signo y aplicativa o riesgo de confusión, se prevé la tutela reforzada ( tanto en el plano registral como en sede de infracción) de una marca si ésta goza de renombre en el territorio de que se trate y, sin justa causa, la marca posterior pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca previa o fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre ( arts. 8.5 y 60.1 y art 9.2.c) RMUE y arts. 8.1 y 52.2. y art 34.2 c) LM)

Resulta en este materia obligatorio acudir a la sentencia del TJ de 14 de septiembre de 1999 (asunto C-375/97, Generals Motors Corporation/Yplon) que declara que las marcas renombradas requieren un especial grado de conocimiento " que debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca"que dependiendo del producto o del servicio "podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado",sin que pueda indicarse de forma general mediante porcentajes determinados relativos a ese grado de conocimiento

Incide la STJUE de 27 de noviembre de 2008 ( asunto C-252/07, Intel) en que el renombre de una marca (como su carácter distintivo) debe apreciarse en relación con su percepción por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz

Añade la citada sentencia de 14 de septiembre de 1999 que en el examen de este requisito, es decir, para determinar si se alcanza ese grado o umbral de conocimiento, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, "a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla", en tanto que la Sentencia de 22 de junio de 1999 (asunto C-342/97, Lloyd ) menciona también " las declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales".Criterios que podemos completar con los recogidos en la Recomendación Conjunta de la Unión de Paris y de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de septiembre de 1999 , que desglosa en su artículo 2 unos factores a considerar, en una cláusula abierta y en todo caso no obligatoria. En este sentido ya se pronunciaba este Tribunal en la sentencia de 4 de febrero de 2009 (caso Budha) y se reitera en las más recientes sentencias nº 549/2023,de 3 de noviembre y 220/2024, de 26 de abril

Renombre que, en cuanto al ámbito territorial, no es preciso que exista en todo el territorio correspondiente. Basta con que exista en una parte sustancial de éste ( STJ de 14 de septiembre de 1999 citada y de 22 noviembre 2007 , asunto C-328/2006)

4. En el caso que nos ocupa son datos relevantes que recoge la sentencia y no son controvertidos en esta alzada ( otra cosa es su valoración), completados en lo preciso con lo que resulta de la prueba practicada, en especial de la documental aportada, en uso de las facultades que el sistema procesal nos confiere como órgano de apelación ( STS de 4.12.2015), los siguientes:

i) la mercantil actora se creó en 2011 en Pontevedra, y sus colecciones de ropa se centran en el sector de moda femenina para eventos (lo que la sentencia denomina " búsqueda de la imagen de "invitada perfecta"),sin que se cuestione que su público objetivo es una mujer de entre 25 a 50 años que asiste a eventos.

ii) la mercantil actora es titular de las siguientes marcas cuya renombre reclama

-MN nº. 3031682 - COOSY (denominativa), solicitada en 2012 para distinguir prendas de vestir (clase 25).

-MUE nº 013574108 - "COOSY WWW.COOSY.ES" (mixta) solicitada en diciembre de 2014 y registrada para distinguir , entre otros, vestimenta, calzados y sombrerería (clase 25) cuya representación es la siguiente

Además consta que es titular de la MN n.º 3541972 "COSY" (denominativa) para distinguir prendas de vestir (clase 25) invocada en el expediente de oposición seguido en la OEPM (doc. nº 8 de la demanda ) iii) la mercantil actora al tiempo de interposición de la demanda (mayo de 2022) contaba con 22 puntos de venta (propios y asociados o multimarcas) en 15 provinciales españolas, y desde finales del 2017, con presencia internacional (Italia, Francia, Irlanda, Canadá, Japón, Arabia Saudí, entre otros), sin que conste qué porcentaje representan en su negocio ( al no venir desglosada la cifra de negocios en este particular)

iv) las ventas de la mercantil actora para los años 2018, 2019 y 2021 ascendieron a 3.091.464,94 €, 3.594.664,39€ y 2.913.289,80€ y en 2020- año de la pandemia- descendieron a 1.431.560,61€

v) entre enero de 2016 y noviembre de 2021, la página web de la actora https://www.coosy.es/esha recibido un total de 78.789.263 visitas

vi) las inversiones publicitarias acreditadas ascienden a 17.750,95 euros a través de Facebook entre mayo de 2018 y diciembre de 2021; más de 8.000 euros en la contratación de modelos para promocionar las colecciones de otoño-ivierno de los años 2021 y 2022 y 1.413,76 euros a través de la empresa Destrip (pagos por clic) durante el año 2019, así como un total de 5.808 euros a través de Google para los años 2020 y 2021 vii) existe una presencia habitual de sus vestidos en medios de comunicación tanto generalistas como especializados en los últimos 4 años ( clippings de 2018 a 2021) que recogen entrevistas o eventos sociales en los que los asistentes acuden con vestidos elaborados por la mercantil actora, así como colaboraciones con personajes conocidos (presentadores, artistas, etc.) e "influencers, con artículos de revistas y blogs en los que aparece mencionada COOSY como una de las firmas españolas destacadas de "invitada/eventos" , con presencia directa e indirecta de sus vestidos en programas de televisión ( Masterchef, Maestros de la Costura y El Hormiguero) viii) la actora ha recibido premios y reconocimientos por la Asociación de jóvenes empresarios de Pontevedra , Federación de Xoves Empresarios, Asociación Española de Profesionales de la Imagen, Mo_Ciudade 2021, Amigos de Pontevedra

ix) al tiempo de la demanda la actora contaba con 321.000 seguidores en Instagram con 5321 publicaciones, de las cuales el 98,3% son mujeres , principalmente de España (82,6%)

x) en los resultados de un conocido motor de búsqueda con los términos "las marcas de ropa de mujer más conocidas" o "marcas conocidas españolas de ropa de mujer" no figura COOSY y en una serie de los artículos relativos a listados de marcas españolas de moda en revistas on line (delooks.com; dondeirdecompras.com; eljardinrojo.com.; escuelademoda.es.; perlaica.com.) o Telva no figuran las marcas de la actora ( doc. nº 2.1 a 2.8 de la contestación) .

5. Lo primero que debemos indicar es que no se cuestiona en esta alzada, lo cual delimita nuestra respuesta ex art 465.5 LEC, el consumidor medio tenido en cuenta en la sentencia, sin que se suscite controversia si estamos ante una subcategoría susceptible de ser considerada de forma autónoma, con sustantividad y diferenciación suficiente para no incurrir en distinciones arbitrarias

6.Tras el analizar de los datos referidos la conclusión que alcanzamos difiere de la obtenida en la instancia por las siguientes razones :

1º) en cuanto a su antigüedad, aunque las marcas se remontan a 2012 y 2014, los datos aportados sobre su presencia en el mercado , tanto on line o físico , se centran sobre todo en 2018 en adelante, a salvo las visitas a la web oficial desde enero de 2016, que en todo caso , a falta de discriminación sobre la procedencia de esas visitas, no pueden equiparse con consumidores actuales o potenciales. Ya hacíamos referencia en nuestra sentencia nº 549/2023, de 3 de noviembre ( asunto UA) a que no podía atenderse , sin más, al dato del número de visitas en una web, cuando no se desglosa el origen de las visitas

2º) se ignora la cuota de mercado poseída por la marca, que en todo caso no puede ser elevada cuando la cifra de negocios anual promediada del periodo de referencia en demanda (2018-2021 ) ronda los 3 millones de euros. No resulta lógico que se pida el renombre para productos de la clase 25 para los que está registrada, pero para su implantación en el mercado se tome como parámetro un segmento específico del mismo y de contornos indefinidos, máxime cuando en la propia sentencia se reconoce su expansión a otros segmentos

3º) la extensión geográfica en tiendas físicas no es elevada, al limitarse a una veintena , y no todos ellas exclusivas, y reducida a 15 provincias españolas, y en cuanto al entorno digital, aunque el número de visitas entre enero de 2016 y noviembre de 2021 a la web de la actora https://www.coosy.es/esasciende a 78.789.263 visitas y al tiempo de la demanda contaba con 321.000 seguidores en Instagram, no son datos concluyentes cuando la falta de discriminación sobre la procedencia de las visitas impide que se puedan equipar a consumidores actuales o potenciales, según hemos dicho, y no se aporta estudio o comparativa alguna con otras marcas de ropa que nos permita afirmar que ese número de seguidores es mucho mayor que el de otras marcas y revelador de un grado de conocimiento superior por el consumidor medio

4º) las inversiones publicitarias hechas por la empresa para la promoción de la marca son escasas desde el punto de vista económico. Y aunque remarca la actora- y recoge la sentencia - en la presencia de los vestidos elaborados por la actora en medios de comunicación ( prensa y programas de televisión) por ser portados por personajes conocidos (presentadoras, artistas, e "influencers) lo cierto es que en gran parte de las ocasiones no figuran las marcas de la actora , sino solamente la prenda, sin mención alguna a aquéllas , de modo que la unión entre el signo y el producto no es directa. Conexión que se ve facilitada en aquellos casos, menores en número, en el que sí se identifica la marca Coosy en la publicación, al comentar el evento.

Si bien en el caso del programa de televisión "Maestros de la Costura" - sobre el que incide la sentencia - el efecto publicitario es más evidente por ser la conexión de los vestidos con la marca directa, no tenemos datos que permitan sopesar su impacto cuando se limitó a una sola sesión de ese programa, cuya audiencia desconocemos. Y ello sin olvidar que el público relevante no es el especialmente interesado en la moda, que, en principio, pudiera aparecer como el destinatario de ese tipo de programas

Parecidas consideraciones podemos hacer respecto del uso de los vestidos de la actora por "influencers" o "celebridades" en redes sociales. Solo en ocasiones, al clicar sobre la imagen de la publicación, aparece el etiquetado de todas las cuentas que la usuaria ha vinculado a dicha fotografía, y entre ellas @coosyofficial. Sin negar su impacto publicitario, como forma de comunicación que puede promover la contratación de los productos, tampoco se puede sobrevalorar hasta el extremo de concluir que el portar los vestidos de COOSY le otorga a la marca un conocimiento generalizado para el público pertinente cuando estos " influencers" o "celebridades" son innumerables, de todo tipo de clase y condición, habitualmente dirigidos a segmentos de la población concretos - como acontece con los identificados en la sentencia - que solo de forma parcial coincide con el público relevante en casos con el presente en el que éste es el consumidor medio en general

5º) aunque hay artículos de revistas y blogs en los que aparece mencionada la marca COOSY como una de las firmas españolas destacadas de "invitada/eventos", ello se ve relativizado cuando se reduce a un segmento específico y no consta en algunos casos el rigor y repercusión de esos blogs, y se ve neutralizada no solo con los resultados negativos de un conocido motor de búsqueda sino con la serie de listados de marcas españolas de moda en revistas on line en los que no aparecen las marcas de la actora arriba mencionados. Aunque tampoco tenemos prueba sobre su seriedad, no hay dato alguna que permita minusvalorar esa prueba respecto de la adjuntada en el legajo documental de la demanda

6º) buena parte de los premios y reconocimientos de asociaciones empresariales invocados y reflejados en la sentencia están personalizados en la emprendedora que creó la empresa actora - más que en las marcas cuya tutela aquí se pide- y se reducen a un ámbito provincial (Pontevedra) o autonómico (Galicia). Sin que ello signifique desmerecimiento alguno, la realidad es que se concentran en un ámbito territorial reducido

7. En definitiva, no podemos predicar el carácter renombrado de las marcas de la actora cuando, como ya pusimos de manifiesto en la sentencia nº 549/2023, de 3 de noviembre, a todo lo dicho debemos unir la carencia de información derivada de encuestas a usuarios, sondeos de opinión ni ningún estudio demoscópico ni, desde luego, un análisis del mercado de las prendas de vestir que pudieran aportar información sobre el conocimiento de las marcas por una parte significativa de los consumidores

No nos persuade para acreditar el renombre el conglomerado documental aportado en demanda, sin una mayor organización (como acertadamente reprocha la sentencia de instancia), en la que se entremezcla la recopilación de las apariciones en medios de comunicación o redes sociales de la marca con la de los vestidos de la actora, unido a reportajes de su creadora, que, como su declaración , debe ponderarse con prevención por la lógica carga laudatoria que contiene. Prueba documental en la que se incluyen referencias a otra marca (en la que es participe la creadora de COOSY, doc. nº 3 de la demanda) que precisamente se dice que fue la elegida por la actual reina de España en una ocasión, a la que menciona expresamente la sentencia, pero que no coadyuva a adverar el renombre de las marcas aquí litigiosas

8. Ello hace innecesario que nos pronunciemos sobre el argumento específico respecto de la MUE figurativa relativo a su mínima presencia como tal en el bloque documental, y evidentemente sobre el motivo tercero del recurso, dado que huelga plantearse si hay prueba del aprovechamiento indebido del renombre si no se predica éste

CUARTO. La nulidad de la marca española n.º 4019732. Riesgo de confusión

1.Con alteración del orden seguido en el recurso, procede analizar en primer lugar si registralmente son compatibles las marcas de la actora y de la demandada, o si , por el contrario, el registro de esta última es nulo, con la aclaración de que su concesión por la OEPM tras la oposición por la actora con arreglo a la marca COSY no afecta a las facultades enjuiciadoras de este órgano judicial atendiendo a la legislación vigente al tiempo de presentación de la demanda (mayo de 2022), según apuntamos en la sentencia nº 220/2024, de 26 de abril y que , desechado el renombre , la causa de nulidad a analizar se reduce al riesgo de confusión ( art 52.2 LM en relación con art 6 LM)

2. En el recurso, al margen de remitirse a los argumentos vertidos en el escrito de contestación- aquí explicable porque la sentencia se centra en la consideración de la marca como renombrada - se niega que exista riesgo de confusión, en síntesis, por lo siguiente: (i) el bajo carácter distintivo de las marcas actoras por ser evocadora y laudatoria, al ser un término muy usado en el sector de la moda al evocar a prendas "acogedoras", "cómodas", con multitud de signos registrados con efectos en España que emplean el término objeto de análisis y que coexisten pacíficamente y (ii) la ausencia de similitud visual entre los signos, que resultan, además, fonética y conceptualmente diferentes

Valoración del tribunal

3. En el plano registral - como ya anticipamos- lo que debemos cotejar son los registros marcarios de ambas partes, que reproducimos a continuación siendo los que la izquierda los prioritarios de la actora

4.Hemos dicho en múltiples ocasiones que el riesgo de confusión se trata de un concepto de derecho de la Unión Europea, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del TJUE, que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (STJ de 29 de septiembre de 1998, asunto Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (STJ de 11 de noviembre de 1997, asunto Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

Para su determinación procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre los productos o servicios o viceversa (STJ Canon citada).Asimismo debe atenderse a la distintividad intrínseca y extrínseca de las marcas prioritarias porque a mayor distintividad, mayor es el riesgo de confusión.

Y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias Sabel y Lloyd citadas) y se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer)».

Cuando la protección de la marca anterior se extiende al conjunto de la Unión, debe tenerse en cuenta la percepción de las marcas en conflicto que tenga el consumidor de los productos o servicios de que se trate en dicho territorio. No obstante, procede recordar que, para anular el registro de una marca de la Unión, basta con que exista en una parte de la Unión un motivo de denegación ( en este sentido, STGUE de 14 de diciembre de 2006, Mast- Jägermeister/OAMI - Licorera Zacapaneca, T-81/03, T-82/03 y T-103/03, apartado 76 y jurisprudencia citada )

5. En el caso presente no se discute que el territorio relevante es el español y ya hemos anticipado que el consumidor,al no acreditarse especiales circunstancias y ser los productos designados en el registro de consumo habitual o corriente, es el consumidor normal o general, sin que proceda restringirlo a un segmento concreto por ser el nicho de mercado actual de la demandante

6. Es cuanto a la comparativa de signoses constante la jurisprudencia que indica que debe atenderse a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (entre otras STJ de 29 de septiembre de 1999, Canon). Apreciación del elemento relevante o dominante que se hará en función de la mayor o menor aptitud distintiva del mismo, atendidas las circunstancias concurrentes (entre otras, cualidades intrínsecas del elemento en cuestión; naturaleza descriptiva de los productos o servicios para los que ha sido registrada la marca; tamaño; posición relativa en la configuración de la marca (Auto del TJ de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI y STGUE de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI - Naulover)

Tratándose de marcas figurativas mixtas, aunque el punto de partida es el conjunto y no sus componentes individuales (STJ de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana), se suele predicar el predominio del elemento denominativo, dado que el consumidor medio suele conservar en la memoria con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado, sin que ello pueda elevarse a regla absoluta, ya que pueden concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de las marcas mixtas ( STJUE de 3 de septiembre de 2009, asunto C-498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación, S.L)

7. En nuestro caso, en la MUE de la actora resulta evidente que el elemento relevante y dominante es el denominativo COOSY, que no adolece de carácter descriptivo ni sugestivo (como más adelante explicaremos), mucho mayor en tamaño y destacado que la imagen del corazón y la dirección url (www.cooosy.es)que pasan mucho más desapercibidos, inclusive degradados en su intensidad frente al primero. Y en el caso de la MN del codemandado esta condición la tiene el denominativo COSI, atendido el carácter locativo del otro componente (Barcelona), meramente accesorio, como lo revela su minúsculo tamaño comparado con el anterior , sin que la forma rectangular en el que aparece enmarcada el signo tenga relevancia identificadora y distintiva de peso

8. Desde el punto de vista visual, es evidente que las marcas presentan diferencias, ya que en la marca impugnada los elementos denominativos ("COSI BARCELONA") aparecen en letra blanca y estilizada enmarcados en un rectángulo gris, mientras que la MUE prioritaria, además del elemento denominativo ("COOSY - www.coosy.es),aparece un corazón, limitándose la otra solo a la denominación "COOSY".

Pero sin obviar estas diferencias, las mismas tienen mucho menos peso que las semejanzas que se manifiestan en el elemento dominante en ambas: COOSY y COSI comparten tres letras, siendo idéntica la sílaba inicial y aunque la última letra de la segunda sílaba es distinta(y griega / i latina), su ligazón - y por ello su recuerdo imperfecto - es evidente al representar el mismo sonido. La duplicación de la O en el caso de las marcas prioritarias no impide concluir, en sintonía con el juez a quo, que existe una similitud visual media

9. En cuanto al aspecto fonético, y centrado en el elemento dominante, la tesis de la apelante de que son diferentes porque la marca impugnada se mencionaría como "kosi" en tanto que las marcas de la actora como "kusi" porque el consumidor medio español, aunque no sepa inglés, es plenamente conocedor de que las dos "oo" en inglés se pronuncian como "u" no resulta aceptable, pues parte de un presupuesto doblemente erróneo: que el consumidor medio español (que es en el que se centran las partes) al ver la expresión COOSY sepa que es un término inglés, y, que en esa hipótesis, se pronuncia "kusi". Y es erróneo porque no hay prueba de ello

Acierta el juez cuando indica que el público español, al no estar habituado a la percepción del signo "oo" tenderá a pronunciar una sola "o", sin que haya prueba que permita afirmar que conozca que "cosy" es una palabra del inglés, al no ser un término básico , de modo que ese consumidor general, no obstante la invasión de anglicismos, no identificara esa palabra como un adjetivo en inglés y realizará una lectura fonética, por lo que pronunciará en ambos casos de forma igual , por la tendencia a pronunciar una sola "o ", por lo que se puede predicar identidad fonética plena, o en todo una semejanza de alto grado

Solo añadir que no obsta a lo anterior la referencia del recurso a cómo pronuncia el juez a quo las marcas en la audiencia previa o vista, o la directora creativa de la actora en su interrogatorio o en el vídeo aportado en la contestación de la demanda, pues lo relevante es cómo lo pronuncia un consumidor español general

10. Por último, desde el punto de vista conceptual, la línea argumental del recurso de que estamos ante términos conceptualmente divergentes porque "COSI " puede entenderse como un término cariñoso derivado de "cosita" o como el término italiano cuyo significado es "como esto" en tanto que "COOSY" es un término inglés que significa "acogedor", "bonito", "cómodo" , utilizado mucho en el sector de la moda es inatendible

Además de que lo primero contradice su inicial postura ( en la contestación nada se decía de que era un diminutivo de "cosa") , lo cual ya es significativo de su escaso peso, no hay prueba alguna de que el consumidor medio, al ver COSI y COOSY considere que estamos ante una expresión italiana e inglesa con un significado concreto, respectivamente. Respecto de la segunda nos remitimos a lo antes dicho y en cuanto a la primera no guarda relación alguna con los productos para los que la marca ha sido registrada

Por ello también compartimos la afirmación de la sentencia de que las marcas serán percibidas como marcas de fantasía, sin significado por el público pertinente, por lo que cabe este análisis conceptual

11.La comparativa aplicativano ofrece dudas, pues la MN impugnada protege idénticos productos (prendas de vestir) que la marca de la actora .Identidad aplicativa respecto del que ninguna mención contiene el recurso

Aunque esto último nos exonera de mayores explicaciones, pues lo que debe la sentencia es dar respuesta a lo planteado en el recurso ( art 465.5 LEC) , no en la contestación, con ánimo de exhaustividad y por esa referencia a la contestación, solo añadir que el que COSI reconozca que vendió ropa prêt- à-porter para un público femenino de entre 16 y 22 años no hace desaparecer esa identidad en el plano registral , que es el aquí nos ocupa, ni tampoco ,como veremos, en el de infracción

12.Respecto del elemento de la distintividad de las marcas de las actorasel recurso indica que su carácter distintivo es bajo pues (a) es evocadora y laudatoria respecto a los productos de la clase 25 que protegen, al evocar a prendas "acogedoras", "cómodas" y (b) existir multitud de signos registrados con efectos en España que emplean el término "cosy " o "cosi" objeto de análisis y que coexisten pacíficamente

No compartimos esta apreciación y debemos indicar que tienen un grado normal de distintividad intrínseca.

En cuanto a la primera línea argumental porque el elemento dominante "COOSY" no está vinculado ni directa ni indirectamente con los productos que protege para el consumidor pertinente, que no consta que conozca el significado de esa expresión en inglés.

Tampoco es atendible el segundo argumento de la convivencia registral pacífica porque para predicar la degradación de la fuerza distintiva no basta la mera aportación de un listado de registros en los que aparece ese término. Así, las SSTGUE de 3 de julio 2003 (asunto José Alejandro SL /OAMI( Budmen) y 11 de mayo de 2005 ( asunto GRUPO SADA" vs OAMI (Sadia, S.A) enseñan que la mera cita de una lista de búsquedas sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos/servicios, a estos efectos no es bastante; criterio seguido por este tribunal en precedentes ocasiones como en la sentencia de 21 febrero 2013 (asunto joyería Suárez) " no basta con realizar una simple búsqueda en la OEPM y confeccionar una lista de marcas que cumplan estos parámetros sino que, además, es necesario aportar una serie de datos como son la concreta presentación de estos productos en el mercado, la fecha de su introducción en el mercado y la posibilidad del conocimiento por parte de las actoras de su existencia en el mercado. Al haberse limitado las apelantes a la simple aportación de un listado sin más explicaciones, no cabe sino rechazar esta alegación"

Sobre su grado de distintividad extrínseca ya nos hemos pronunciado anteriormente en el que concluimos que su grado de conocimiento es normal, sin que pueda catalogarse que el mismo por parte del público pertinente alcance el grado de elevado propio de las marcas renombradas

13. A la vista de todo lo anterior, y atendida la interdependencia entre los factores relevantes, la similitud entre las marcas , que es de grado medio cuanto menos, unido a la identidad aplicativa, nos permite concluir que concurre el riesgo de confusión, pues el grado de atención del público pertinente no es elevado, de modo que puede creer equívocamente que los productos amparados en la marca de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los identificados con las marcas de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas, siendo líneas de ropa procedente del mismo origen empresarial

14. Se desestima la alegación quinta y se confirma la nulidad de la MN nº 4019732 (8), si bien con arreglo al art 52.2 LM en relación con art 6.1. b) LM

QUINTO.- Los actos de infracción

1.Marginado todo lo relativo a los usos en joyería y bisutería al quedar fuera de la delimitación del objeto procesal efectuado por la actora (según lo antes razonado), en la alegación cuarta del recurso se invoca error en la valoración de la prueba por entender que en ningún momento se prueban los usos supuestamente infractores por parte de COSI CLOTHING S.L. para "prendas de vestir" y/o "ropa, especialmente ropa para invitada", al no existir prueba documental que acredite la oferta y/o ventas de prendas de vestir bajo los signos "COSI BARCELONA" (figurativa); "COSI BARCELONA"; "COSI BCN" y/o "COSI", con referencia a los documentos n.º 7 y 10 de la demanda , con el añadido de que no se determina el periodo supuestamente infractor.

En la alegación sexta se refiere que , de entender probado el uso , no habría infracción por ausencia de riesgo de confusión entre las marcas de la actora y los signos usados "COSI BARCELONA" "COSI BCN" "COSI" con reiteración (i) del bajo carácter distintivo de las marcas de la actora; (ii) que los signos son disimilares y (iii) la falta de identidad aplicativa

Se pide por ello la desestimación de las acciones de infracción en base los arts. 9.2.b) y c) del RMUE y 34.2.b) y c) de la LM, con las condenas aparejadas, y que dada su íntima conexión, trataremos conjuntamente , con la previa aclaración de que no resulta objeto de estudio la falta de semejanza aplicativa, al venir referida a los usos en bisutería/joyería que quedan extramuros del objeto procesal, según lo definió la parte actora en el momento procesal relevante. Por ello huelga pronunciarnos acerca de la complementariedad o no de prendas de vestir y joyería/bisutería y la aplicación, en su caso, de los criterios sostenidos en la STGUE de 18 de enero de 2023 ( asunto Rolex T-726/21)

Valoración del tribunal

2. No deja de ser llamativo que se alegue error en la valoración de la prueba por afirmar la sentencia que la demandada ha comercializado prendas de vestir cuando es reconocido de forma expresa en la contestación a la demanda . Así se dice en el apartado 26 y 29 que es una startup que "inicialmente se dedicó a la venta de ropa femenina prêt-à-porter (es decir, prendas de vestir para el día a día de la mujer) y joyería y bisutería [...] abandonando en noviembre de 2021 el negocio de la moda femenina para dedicarse de lleno y en exclusiva al negocio de la joyería y bisutería"lo que reitera al decir ( apartados 79 y 85 ) que "COSI BCN vendió (poco más de 50.000€) ropa prêt-à-porter para un público femenino de entre 16 y 22 años"y que "COSI BCN no vende productos de ropa como se alega de adverso, sino productos de bisutería y joyería y, aun habiéndolos vendido en el pasado, el tipo de producto y público eran totalmente diferentes"

Estamos ante un hecho admitido ( art 405LEC) y por ello no precisado de prueba ( art 282.3LEC) que la mercantil demandada , creada en 2019, ha comercializado ropa al menos hasta noviembre de 2021 por importe cuanto menos de 50.000€

3. Asentado lo anterior, es claro que sí resulta procedente analizar la acción de infracción en el que los parámetros del juicio de confundibilidad ( pues hemos descartado el renombre) son de una parte , las marcas registradas de la actora y de otro, los signos usados en el tráfico económico por el demandado que pasamos a reproducir "COSI BARCELONA"

4. Está claro que el análisis efectuado en sede de nulidad allana en buena parte la problemática aquí suscitada.

Desde el punto de vista de la semejanza de los signos no hay motivo para alterar la conclusión anterior , ya que el elemento predominante sigue siendo el mismo , pues el añadido " Barcelona " o su acrónimo "BCN" no altera que COSI siga siendo el elemento dominante en los signos usados en el mercado por la demandada, y que por ello guardan una semejanza de grado medio cuanto menos con COOSY, como hemos razonado ut supra

Igualmente ocurre con la comparativa aplicativa cuya identidad no desaparece porque al apelante comercializara ropa prêt-à-porter para un público femenino de entre 16 y 22 años. Se trata de productos comprendidos plenamente en el ámbito protector de las marcas de la actora, sin que el que ésta ahora se dedique a otro nicho de mercado diluya la identidad, ya que nada impide que pueda cambiar o expandir también a ese línea, al tratarse de una potencialidad de la marca, tal y como está registrada

Por lo dicho con anterioridad , y que damos por reproducido, debemos desechar que la distintividad de las marcas de las actoras sea baja, como sostiene la recurrente

En definitiva, por todo ello debemos también predicar la concurrencia del riesgo de confusión como fundamento de la acción de violación marcaria en los términos definidos con arreglo a los arts. 9.2.b) del RMUE y 34.2.b) de la LM, si bien por lo dicho en el FJ segundo queda excluido de los pronunciamientos de condena todo lo relativo al uso por la demandada del signo COSI en joyería y bisutería

5.Se desestima por todo lo dicho la alegación cuarta y sexta del recurso

SEXTO. - La indemnización de daños y perjuicios

1. La sentencia , tras una completa exposición de la doctrina del TS y de este Tribunal y un exhaustivo estudio de los conceptos retributivos interesados, acuerda la indemnización a COOSY SHOP, S.L. de los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética del artículo 43.2.b) LM, comprensiva de dos partidas: (a) canon de entrada fijado en 8.000 € y (b) royalty variable del 2% en función de ventas por todos los productos, cuyo importe deberá ser calculado en base a la documentación contable aportada por la mercantil demandada en ejecución de sentencia

2.En su última alegación se pide la revocación de esta condena por (a) inexistencia de infracción y (b) por ausencia de prueba de la efectiva existencia del daño y de la acreditación del nexo causal entre el daño y el acto que origina tal daño, en base el art. 43 LM

Valoración del tribunal

3. Limitado nuestra respuesta -por exigencias del art 465.5LEC- a lo planteado, adelantamos que el motivo está abocado al fracaso

Está claro que el argumento primero identificado no procede cuando hemos confirmado la existencia de infracción, si bien reducida- por lo ya explicado-a prendas de vestir, sin que se explique cómo se dice desconocer cuáles son los productos ilícitamente marcados cuando la comercialización de ropa es reconocida

Tampoco es atendible el segundo, que se limita a su alegación sin más desarrollo expositivo, y acierta el juzgador a quo al estimar procedente la regalía hipotética.

Sobre el particular nos pronunciamos in extenso en nuestra sentencia 106/2024, de 23 de febrero en la que dijimos que el art 43 LM viene a considerar como daños y perjuicios conceptos cuya naturaleza responde a expresiones de la prohibición del enriquecimiento indebido o injusto, pero que normativamente se consideran como tales daños y perjuicios. En concreto, en el caso de la restitución al titular del derecho infringido del valor de cesión del derecho en el mercado se está ante una restitución propia de una condictio por intromisión y no una solución propiamente indemnizatoria, porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el importe que se ahorra al no pagar al titular el derecho de uso del signo. Traíamos a colación la STS 504/2019, de 30 de septiembre en el llamado caso "Pasapalabra" , que se inserta en la línea patrocinada por el Alto Tribunal en la Sentencia nº 114/2009, de 9 de marzo en la que, con ocasión de la regalía hipotética, se dice que se trata de «una medida indemnizatoria inspirada en las conditiones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados [...]

Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione -. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.009 ".

En definitiva, es el legislador el que preceptúa en sede de propiedad industrial qué se entiende por daño y perjuicio y cómo se debe fijar. Es decir, si el art 43.2 LM establece la licencia hipotética como parámetro indemnizatorio es porque en sí mismo los considera como perjuicio, sin que se exija un plus probatorio adicional, pues no nos encontramos ante una simple reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual basada en el Código Civil.

En este caso - inspirados en pautas próximas al enriquecimiento injusto- el titular del derecho de exclusiva, sin más requisitos adicionales que la norma no contempla, tiene derecho a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento negativo por dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans), por lo que , en estos casos es más fácil la apreciación de la doctrina ex re ipsa

Conclusión que responde a la lógica de las cosas: la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implicará una mejora patrimonial sin causa, de modo que ese beneficio puede ser conservado por el infractor en su patrimonio. Ello no significa que se presuma legalmente el daño, sino que en esos casos se puede entender, aplicando un principio de normalidad, que esa actuación ha generado un empobrecimiento indebido del titular marcario (al dejar de percibir el royalty por la explotación no autorizada de su signo)

Además estimamos que es la lectura exigida por la Directiva 2004/48/CE que pretende la reparación derivada de la infracción, para lo cual en su art 3 impone a los Estados miembros implementar medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que han de ser justos y equitativos, efectivos, proporcionados y disuasorios, no inútilmente complejos o gravoso, ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios , y cuya aplicación evite la creación de obstáculos al comercio legítimo. No parece que imponer la carga de la prueba de daño en el supuesto que nos ocupa (regalía hipotética) responda a esas exigencias.

4. Por tanto, se desestima la alegación séptima, y es correcta la sentencia al fijar la regalía hipoteca , sin que se haya planteado en esta alzada controversia sobre su determinación, si bien debe aclararse que el royalty se ha de fijar respecto de las ventas por los productos de la clase 25 ( prenda de vestir) por lo ya expuesto con anterioridad

SÉPTIMO - Costas causadas en esta alzada.

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado en parte el recurso de apelación ( art 398 LEC) .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.