Sentencia Civil 37/2025 A...o del 2025

Última revisión
08/05/2025

Sentencia Civil 37/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 166/2023 de 27 de febrero del 2025

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Orden: Civil

Fecha: 27 de Febrero de 2025

Tribunal: Audiencia Provincial Civil nº 8

Ponente: LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL

Nº de sentencia: 37/2025

Núm. Cendoj: 03014370082025100026

Núm. Ecli: ES:APA:2025:90

Núm. Roj: SAP A 90:2025


Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCIÓN OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 166 (U-32) 23

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 306/21

JUZGADO de lo Mercantil num. 2 Alicante

SENTENCIA NÚM. 37/25

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Rafael Fuentes Devesa.

En la ciudad de Alicante, a veintisiete de febrero de dos mil veinticinco

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante con el número 306/21, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, D. Lázaro, representado en este Tribunal por el Procurador D. Alejandro Córdoba Esteban y dirigido por el Letrado Dª. Ana Espuch Núñez; y como parte apelada la demandante, la mercantil S Tous S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Amanda Tormo Mortalla y dirigida por el Letrado Dª. María Molina García, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.-Las actuaciones se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la mercantil S Tous S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

"i) Declare que:

a. S. TOUS, S.L. en su condición de titular de los derechos de propiedad industrial citados en el Hecho Primero de esta demanda tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre los mismos para todo el territorio de la UE y España, respectivamente.

b. La demandada, mediante la fabricación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de los productos ha infringido los derechos de propiedad industrial esgrimidos de S. TOUS, S.L.

c. La infracción de los derechos de exclusiva titularidad de S. TOUS, S.L. derivado del uso en el mercado de sus derechos de propiedad industrial por parte de la demandada causa daños y perjuicios a la demandante que deben serle indemnizados.

ii) Condene al demandado a:

a. Cesar en los actos infractores (fabricación y/o comercialización y/o

almacenamiento y/o distribución de productos infractores);

b. Ordenar la retirada del tráfico económico de los productos infractores, y su posterior destrucción a costa de la demandada, así como de cualquier soporte, material o documento en los que se haya materializado la violación, así como los medios empleados para su fabricación.

c. Indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con las bases fijadas en la demanda, esto es, siguiendo el criterio de la cuantía a tanto alzado (antigua regalía hipotética) del artículo 43.2.b) LM , que comprende en nuestro caso dos partidas: (i) canon de entrada, fijado en la cantidad de 24.000 euros, que queda fijado en la demanda; y (ii) royalty variable del 4% de las ventas realizadas de los "Productos Infractores" desde los 5 años anteriores al origen de los hechos y hasta el cese efectivo de la infracción (cuyo calculo diferimos a sede de ejecución de sentencia), más una cantidad de 600 Euros diarios en concepto de indemnización coercitiva por cada día adicional en que no se produjera la cesión de los actos infractores.

d. Publicar el Fallo de la Sentencia condenatoria que en su día se dicte, a costa de D. Lázaro, en un periódico de circulación nacional (El País), tanto en la versión impresa como en la digital.

e. A satisfacer las costas del presente procedimiento."

SEGUNDO.-Tras seguirse los trámites correspondientes a los autos de Juicio Ordinario número 306/2021 del Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, se dictó Sentencia en fecha 1 de septiembre de 2023, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la representación de S. TOUS, S.L., S.A. contra Lázaro y,

1. DECLARO que:

a. S. TOUS, S.L. tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre los mismos para todo el territorio de la UE y España, respectivamente de los derechos de propiedad industrial invocados.

b. Lázaro mediante la fabricación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de los productos ha infringido los derechos de propiedad industrial esgrimidos de S. TOUS, S.L.

c. La infracción de los derechos de exclusiva titularidad de S. TOUS, S.L. derivado del uso en el mercado de sus derechos de propiedad industrial por parte de la demandada causa daños y perjuicios a la demandante que deben serle indemnizados.

2. CONDENO a Lázaro:

a. A cesar en los actos infractores.

b. A retirar del tráfico económico los productos infractores, ordenándose su destrucción a su costa.

c. A indemnizar a la entidad mercantil S. Tous, S.L., conforme al criterio de la regalía hipotética, que comprende en nuestro caso dos partidas: (i) canon de entrada, fijado en la cantidad de 24.000 euros, que queda fijado en la demanda; y (ii) royalty variable del 4% de las ventas realizadas de los "Productos Infractores" desde los 5 años anteriores al origen de los hechos y hasta el cese efectivo de la infracción en la cuantía que se determine en la fase de ejecución de sentencia.

d. Indemnización coercitiva de 600 euros al día transcurridos desde la Sentencia condenatoria hasta la cesación efectiva de la violación, al amparo del artículo 44 LM desde la firmeza de esta sentencia.

Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.".

TERCERO.-Contra dicha Sentencia se interpuso el recurso de apelación por la parte referenciada. Seguidamente, tras el traslado y formulación de la oposición al recurso se emplazaron a las partes y se elevaron los autos a este Tribunal en fecha 24 de octubre de 2023 donde fue formado el Rollo número 166/U-32/23, en el que, tras limitar el objeto del litigio por razón de competencia objetiva a solo la acción por infracción de marca UE por Auto de este Tribunal de fecha 19 de julio de 2024, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo el día 27 de febrero de 2025, en que tuvo lugar.

CUARTO.-En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.-El litigio se inicia por demanda deducida por la mercantil Tous frente a D. Lázaro, con la invocación de una marca europea, en particular la marca número 1.755.636, para las calses 3, 9, 14, 18 y 25 que tiene la siguiente grafía:

La demanda tiene su origen en la intervención policial llevada a cabo el año 2013 y que concluye con la ocupación en el establecimiento del demandado, dedicado a la fabricación y venta de joyería, situado en la calle de Félix Rodríguez de la Fuente, 9, de Córdoba, de un conjunto de artículos -30 productos- y un troquel para la fabricación de un producto con forma de "osito", productos y troquel que, afirma la demandante, incorpora la marca invocada, razón por la que considera que hay infracción de la misma deduciendo las correspondientes acciones.

En particular, el el troquel y alguno de sus resultados, según resulta de las actuaciones policiales, son las siguientes:

La Sentencia de instancia, considerando que las marcas que se citan como infringidas son renombradas, ha estimado la demanda apreciando violación al considerar que además de vínculo entre signos en disputa hay, sin causa que lo justifique, un aprovechamiento indebido del renombre y de la distintividad de las marcas Tous, condenando por ello a la demandada a cesar en su actividad infractora, a la remoción de los productos infractores y su posterior destrucción y a indemnizar a la demandante con arreglo al criterio de regalía hipotética en el importe -tras fijar el concreto de canon de entrada- que resulte en ejecución de sentencia, haciendo expresa imposición de las costas procesales.

Crítico con esta resolución, formula recurso de apelación la demandada, alegando, en primer lugar, inexistencia de infracción -con infracción del art. 217 LEC- y, en segunto término, inexistencia de daños.

Examinaremos por separado cada una de las alegaciones formuladas.

SEGUNDO.-En relación a la existencia de infracción de la marca, cuyo carácter renombrado no se cuestiona, debemos señalar lo siguiente.

Lo que en esencia dice el apelante es que, además de haberse afirmado en la jurisdicción penal no se ha probado la vulneración de los derechos de Tous es que, las circunstancias concurrentes -lugar de venta, precio de los productos del demandado y calidad de los mismos- en relación a esas circunstancias en el mercado propio de Tous, impide que haya riesgo de confusión.

En efecto, dice el apelante que el consumidor conoce los productos Tous sabe que se venden en tiendas propias así como en establecimientos franquiciados y no en pequeñas joyerías. Que los productos que hace el Sr. Lázaro son de inferior calidad y precio, claramente distinguibles de los originales. Y añade que el osito no es identificable con los productos Tous, al ser figura común, que hay diferencias absolutas entre el osito Tous y los del apelante ya que, siendo similares no son idénticos -orejas del oso- y que, en todo caso, la actora no ha probado con informe pericial sus pretensiones, en particular ni el riesgo de confusión, ni la identidad, ni el grado de semejanza, ni el aprovechamiento del renombre ajeno, vulnerándose por ello en la Sentencia el art. 217 LEC, incurriendo en todo caso en error en la valoración de la prueba cuando dice que hay riesgo de confusión en atención al informe policial, que no es informe pericial.

Posición del Tribunal.

Debe en primer lugar tomarse en consideración que no está en cuestión que la policía ocupó al demandado, en el establecimiento de que se trata, productos para la venta e instrumentos de fabricación de productos con la forma o la figura de un osito. Y a partir de tales hechos lo que aquí dilucidamos, con base a la demanda de Tous, no es otra cosa que la de determinar si el demandado ha cometido una infracción derivada de la concreta actividad mercantil desempeñada por la citada parte con ocasión de fabricación y la posesión para ofrecimiento y comercialización de aquellos productos, de los derechos de marcarios de la demandante al usar sus marcas, similares o idénticas, para productos similares o idénticos, generando riesgo de confusión o si, en su caso, por ser renombradas, las ha usado en el tráfico económico sin justa causa y con perjuicio de su distintividad, renombre o aprovechando indebidamente su distintividad o renombre.

En segundo lugar hemos de tener en cuenta que la marca invocada tiene carácter renombrado.

En el recurso de apelación no se cuestiona esta condición de la marca del osito Tous y, desde luego, resulta de la documental aportada por la demandante y donde hemos tenido en cuenta, que, como dice la STJUE 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, General Motors -reproducidos luego por las STJUE 6 de octubre de 2009 Pago, asunto C-301/07, la STJUE 3 de septiembre de 2015 Iron & Smith, asunto C-125/14 y finalmente la STJUE Euipo/Puma de 28 de junio de 2018, asunto C-564/16- los factorees a valorar son todos "los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, extensión geográfica y duración de su uso, asi como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla",habiendo concretado que, por lo que hace al ámbito territorial - STJUE 6 de octubre de 2009, Pago asunto C-301/07 - de igual modo la STJUE Iron ya citada- "una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos y o servicios amparados por ella, en un aparte sustancial del territorio de la Comunidad y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad";pero también las resoluciones que, en tal sentido, ya ha tenido oportunidad de dictar este Tribunal en procedimientos en los que la marca en cuestión se invocaba con tal carácter teniendo en cuenta que la STJUE Euipo/Puma de 28 de junio de 2018, asunto C-564/16 afirma que se "debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido...",añadiendo que "en el caso de que la apreciación por dichos órganos fuera diferente de las adoptadas en resoluciones anteriores, estarán obligados, teniendo en cuenta el contexto en el que adopten su nueva rsolución, del que forma parte la invocación de las resoluciones anteriores, a motivar de forma explícita la divergencia existente con dichas resoluciones".

Por otro lado, no debemos olvidar, en relación a la alegación del público, que el público pertinente es aquél interesado por la marca y que, como ha dicho la jurisprudencia ya citada -STJUE Pago ut supra-, "dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado..."siendo así que en el caso de los productos Tous, empresa dedicada en esencia a la joyería en su más amplia acepción, complementos de moda y diseño, el público interesado es general dado que las colecciones Tous son lo suficientemente amplias y variadas con relevancia en su incidencia en el precio permitiendo el acceso a sus productos a un amplísimo sector del público.

Y siendo una marca renombrada, debemos negar que las disimilitudes entre signos -y no se olvide que expresamente se reconoce similitud- impidan apreciar riesgo de confusión y, en todo caso, vínculo entre signos, sin que el riesgo o el vínculo se diluyan por razón de las condiciones de venta o precio.

En efecto, partiendo del renombre de la marca del Osito el análisis de similitud entre signos que la infracción demandada implica, exige apreciar vinculo que, correctamente, describe la Sentencia de instancia, debiéndose recordar que no hay un criterio de similitud distinto a la hora de enjuiciar la infracción de una marca renombrada.

A tal efecto, el juicio de "similitud" entre la marca renombrada invocada y el signo que se dice infractor, debe llevarse a cabo, como bien explica el TJUE en su Sentencia de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/2014, Corte Inglés/OAMI, de conformidad con los siguientes criterios:

"39 Dado que ni de la redacción de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el concepto de similitud tenga un sentido diferente en cada uno de esos dos apartados, de ello se deduce que, cuando al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el Tribunal General concluye que no existe similitud entre los signos en conflicto, el apartado 5 de ese mismo artículo resultará necesariamente inaplicable también en el asunto de que se trate. A la inversa, cuando el Tribunal General considere, en el marco de ese mismo examen, que existe cierta similitud entre los signos en conflicto, dicha apreciación será válida tanto para la aplicación del apartado 1, letra b), como para la del apartado 5 del artículo 8 del citado Reglamento.

40 Sin embargo, en una situación en la que el grado de similitud de que se trate no resulte suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, no podrá deducirse de ello que tenga que excluirse necesariamente la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.

41 En efecto, los grados de similitud entre los signos en conflicto exigidos por uno y otro apartado de dicha disposición son diferentes. Mientras que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 está subordinada a la apreciación de un grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, la existencia de tal riesgo no se exige, por el contrario, como requisito para aplicar el apartado 5 de ese mismo artículo.

42 Dado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 , EU:C:2003:582 , apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartados 57, 58 y 66).

43 De ello resulta que, en el supuesto de que el examen de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 revele cierta similitud entre los signos en conflicto, corresponderá al Tribunal General examinar si, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, el público interesado puede establecer un vínculo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar si se reúnen los requisitos para aplicar a su vez el apartado 5 del mencionado artículo (véase, en este sentido, la sentencia Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387 , apartado 73).".

Pues bien, dado que se trata de una marca estrictamente figurativa, solo es dable efectuar un examen o juicio de semejanza sobre las similitudes gráficas y conceptuales entre signos, es decir, entre la marca Tous y los productos que fabricaba y comercializaba el Sr. Lázaro, siendo así que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, como en cualquier otro caso, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, siendo conocido a este respecto que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

En este sentido debemos recordar que hay similitud entre signos cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este caso en los los aspectos gráfico y conceptual [ sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T6/01, EU:T:2002:261, apartado 30, y de 30 de septiembre de 2015, Sequoia Capital Operations/OAMI - Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL), T369/14, no publicada, EU:T:2015:733, apartado 37].

A la luz de esta doctrina, el examen que se nos exige es valorar si, como se afirma por el apelante, la Sentencia de instancia concluyó erróneamente que existía riesgo de confusión o cuando menos evocación entre los signos controvertidos. Y la respuesta no puede ser sino claramente negativa.

En efecto, como se observan los productos infractores que se visualizan a través de las fotografías aportadas, resulta evidente que reproducen de manera palmaria los registros titularidad de la demandante y en particular, los patrones del osito que constituye la marca, líneas, diseño gráfico y configuración visual plenamente característica, identificable y reconocida en el ámbito de la bisutería y joyería que conforman un tan concreto diseño gráfico que permite al consumidor fijar su atención en él para identificar el origen el empresarial del producto al ser éste su elemento característico.

Si a ello se une, primero, que la reproducción en los productos de las formas de las marca se hace, precisamente, en los mismos productos que designa la marca de la actora, que la citada marca no está compuesta por elementos denominativos sino solo figurativos y a través de los cuales el consumidor medio referencia más fácilmente al producto de que se trate citando el nombre de la marca y, segundo, que la existencia de un nivel alto de carácter distintivo como consecuencia del reconocimiento por parte del público de una marca en el mercado supone necesariamente que al menos una parte significativa del público pertinente está familiarizado con esa marca (véase STGUE de 12 de julio de 2006 en Vitakraft-Werke Wührmann v OAMI - Productos Veterinarios (de Johnson vitacoat) , T-277/04, apartado 34 y la jurisprudencia citada), la conclusión que alcanzamos es que hay similitud alta entre las marcas y los productos del demandado que reproducen las marcas de la actora y por tanto que hay en todo caso vínculo pues cuando es evidente la similitud confusoria, dice la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/02, Intel, "deberá apreciarse necesariamente la existencia de un vínculo entre marcas en conflicto".

Alega no obstante el recurrente que un elemento dispersador de un grado de similitud suficiente para apreciar infracción lo es el hecho de que se trata de productos adquiridos en una tienda que no está entre las propias -o franquiciadas- de Tous y a un precio muy inferior al producto original de aquella mercantil.

Ninguno de estos argumentos puede ser acogido.

Es cierto que la existencia de vínculo debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso, señalando entre otros la STJUE de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon asunto C-408/01, desde luego, el público pertinente, el grado de similitud entre los signos en conflicto, la naturaleza de los productos, la intensidad del renombre de la marca anterior, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, la existencia de un riesgo de confusión.

Es por ello que, por lo que respecta a la alegación del lugar de comercialización y a los precios paupérrimos, yerra el apelante al vincular tales elementos al análisis del vínculo pues este debe apreciarse, como antes hemos dicho, globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los que figura no solo el grado de similitud entre los signos también, la fuerza del carácter distintivo y la intensidad del renombre anterior y, también, el público pertinente.

Por tanto, a los efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre los signos en conflicto (que no para apreciar la similitud), puede ser necesario tener cuenta si la intensidad del renombre de la marca anterior es suficiente para concluir que dicho renombre se extiende más allá del público al que se dirige dicha marca por que, si es así, es posible que el público interesado relacione los signos en conflicto aunque de hecho, sea completamente distinto del público interesado en los productos para los que se registró la marca anterior y, en estos casos, un factor como el alegado, lugar de comercialización y precio, pasan a ser factores anodinos o insustanciales como ocurre en el caso que nos ocupa, pues en el caso se ha demostrado el renombre que la marca Tous tiene respecto de las categorías de los productos para los que está registrada, que resultan ser los mismos para los que se usa, en su forma, por el demandado, lo que supone que cualquiera del público pertinente de este tipo de productos, que son de consumo general, le evocará siempre los productos ocupados al demandado las marcas de la actora conozca o no en concreto los precios de mercado de uno u otro que, por lo que hace a este sector de productos, dependen siempre también del material utilizado en la elaboración de los mismos sin olvidar que también el público conoce lo que, en el ámbito de la distribución selectiva se conoce como "ventas grises", es decir, la venta de productos originales fuera de la red de distribución oficial, lo que puede distraer, en relación al precio y lugar de venta, la relevancia de estos factores si la conclusión que se alcanza por el público, dadas las identidades o similitudes con el producto original, es relevante, como es el caso, pues perfectamente pueden concluir que en el establecimiento no Tous, abierto al público -que no es clandestino- se están vendiendo piezas de Tous, cualquiera que sea la razón por la que el comerciante ha accedido a ellas.

Cuestiona finalmente el apelante en el tema relativo a la infracción, la falta de prueba del aprovechamiento de la reputación ajena.

Pues bien, lo cierto es que habiendo vínculo, hay en la fabricación y comercialización del osito por el Sr. Lázaro, un claro caso de parasitismo ya que, como dice la STJUE de 18 de junio de 2009, asunto 487/07, (L'Oreal)- hay parasitismo o aprovechamiento desleal "cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal",deslealtad que es apreciable cuando una forma de actuar en el comercio se caracteriza, como resulta del proceso penal, por el ofrecimiento de productos múltiples de marcas que son "falsificados", o lo que es lo mismo, cuando se basa el modelo de negocio practicado, al menos en parte, en la imitación del poder atractivo de productos y marcas reconocidas por el público en general como es el caso de las marcas Tous.

A la vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que no hay disposición legal alguna que vincule el procedimiento o análisis de los juicios comparativos entre signos a un dictamen pericial y que, además, se trata de signos de configuración sencilla, no puede sostenerse error en la valoración de la prueba en tanto se ha basado en las evidencias no cuestionadas por el demandado y que obran en autos -Sentencias penales y diligencias policiales-, decíamos, a la vista de todo ello la conclusión que alcanzamos es que el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.-Constituye el siguiente motivo de apelación formulado por el demandado el relativo a la acción de daños y perjuicios.

Afirma que no se ha causado daño y perjuicio alguno -como resulta de la desestimación de la acción de publicación- ni, en todo caso, se prueba el daño siendo así que el fijado, un canon de entrada de 24.000 euros y un royalty del 4% según ventas- es proporcionado atendido el escaso negocio del demandado.

Finalmente se alega desproporción en relación a la multa de 600 euros por día desde la firmeza de la sentencia.

Posición del Tribunal.

La acción de daños y perjuicios se deduce sobre la base de la infracción y de las consecuencias negativas que dicha infracción puede tener en los derechos de exclusiva invadidos.

En el caso, la infracción ya ha quedado definida y sin duda, bien porque se dio a conducta previstas en el art. 42.1 en relación con el art. 34.3.a) de la LM - colocar el signo en los productos "responsabilidad objetiva"-, bien porque la marca infringida era renombrada -art 42.2., in fine"responsabilidad objetivada"-, resulta indudable que la mercantil demandada goza de legitimación pasiva de la acción de resarcimiento.

Aclarado este extremo, niega en primer lugar el recurrente la existencia de los daños, apoyándose en particular, en la desestimación de la acción de publicación.

Sin embargo, no podemos sino rechazar esta moción.

En efecto, la naturaleza de la acción de publicación y la de daños y perjuicios es diversa aunque puede ser complementaria pues si la indemnizatoria pretende resarcir de forma directa el daño padecido, aquella pretende reparar otro tipo de daño, en ocasiones el reputacional y, en todo caso, obtener una reparación in naturaen el mercado buscando la remoción de los efectos de la infracción, la efectividad del cese de la infracción al tiempo que cumple una finalidad disuasoria que no sancionatoria.

En consecuencia, que se niegue la estimación de la publicación porque no se justique o porque no sea proporcional al caso, en absoluto permite deducir que la inexistencia del daño pues, como hemos dicho, responde a factores distintos a los que se exigen para la apreciación del daño efectivo que en el caso, sin duda hay pues el carácter claramente competitivo del comercio del demandado con los productos de la demandante, en atención al ámbito territorial en que desempeñan sus actividades empresariales, es suficiente para afirmar que la infracción de los derechos del demandante provoca un daño a los mismos y que, en consecuencia, tiene dicha parte la facultad de seleccionar, conforme al art. 43 LM, el criterio indemnizatorio que considere oportuno.

Cuestión distinta es si el importe fijado como indemnizatorio es proporcional al daño.

En efecto, sobre las bases a tomar en consideración para cuantificar la cantidad equivalente a la regalía hipotética, hemos de señalar lo siguiente.

Lo que cuestiona el recurrente es la asunción por el Tribunal de instancia de los criterios que se utilizan por el perito de su parte para fijar el importe o cuantía de los daños y perjuicios.

En el informe pericial de la actora se afirma que el importe deberá fijarse a partir de diversos conceptos, un canon de entrada y un canon variable o royalty, conceptos que el perito cuantifica conforme a determinados criterios.

Pero tiene razón el apelante en el fundamento de su argumento pues en absoluto estamos vinculados en la aceptación de manera absoluta tales bases, ya que hemos de partir, primero, del dato sobre el volumen de la infracción, 30 piezas y un troquel, de la economía adquirida con dicha comercialización, sin duda mínima si tenemos en cuenta que solo ha producido a la actora daños -por veinte piezas sin diferenciar entre Osito y otros- por importe de 1.261,61 euros -doc nº 4 demanda-, y en segundo lugar, atendido el ámbito de comercialización de los productos por parte de la demandada, incluyendo las vías de comercialización, publicidad, duración de la infracción y su territorialidad, que aparece limitada a la ciudad de ubicación del taller-tienda -Córdoba-, teniendo en cuenta la doctrina fijada por la STS número 485/2024, de 10 de abril, que establece para excluir elementos a valorar que "no se trata de calcular con exactitud cuánto se habría cobrado por una licencia de la marca, sino cuantificar el perjuicio sufrido empleando una estimación hipotética de ese perjuicio".

A partir de estos parámetros, que sin duda pueden percibirse como difusos pero que sin duda permitirán ajustar el importe indenmizatorio al daño efectivo producido con la infracción, debe valorarse el informe pericial y fijarse la cuantía correspondiente adecuando el mismo a la naturaleza y ámbito de la infracción cometida.

En el caso, el perito atiende al mercado lícito de las licencias Tous describiendo duración -cinco años prorrogables-, exclusividad en la venta solo de productos Tous, márgenes y, finalmente, precio de la licencia.

No creemos que tales parámetros sean trasladables sin más al caso que nos ocupa, atendidas las circunstancias antes expresadas, en especial sobre alcance de la infracción, tanto cuantitativa, cualitativa como territorialmente contemplada, pues no cabe duda que los parámetros que Tous establece para conceder una licencia en absoluto se cumplirían en el caso dada la muy diversa naturaleza del establecimiento infractor.

Desde nuestro punto de vista, por tanto, aquellos parámetros no pueden ser sino un indicio del que partir, teniendo en cuenta que vista la lejanía concurrente, no puede sino considerarse de máximo. Por ello consideramos que un importe a tanto alzado razonable para cuantificar el importe de que se trata, debe situarse en un tercio del importe del canon de entrada, es decir, en 8.000 euros que es la cuantía que por tanto fijamos como importe indemnizatorio.

Finalmente, y relación a la multa coercitiva, hemos de señalar que de conformidad con el art. 44 LM, "Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia".

En consecuencia, no hay desproporción en la multa, dado que la que fija la Sentencia de instancia es la mínima, si bien ha de corregirse el dies a quopues conforme al precepto transcrito, la fijación del mismo se difiere a la ejecución de sentencia y por tanto, a tal momento, caso de producirse la circunstancia procesal por formulación de demanda de ejecución, hemos de remitir la fijación del momento de devengo de la multa coercitiva.

Procede por todo ello, estimar en parte el motivo.

CUARTO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, no cabe hacer expresa imposición de las mismas a la parte apelante - art 398 LEC-.

Sin que proceda modificar el criterio de imposición de las costas de la instancia al haber sustancialidad en la estimación de la demanda - art 394 LEC-.

QUINTO.-Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, se acuerda la devolución para la parte recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que estimándose el recurso de apelación entablado por la parte demandada, D. Lázaro, representado en este Tribunal por el Procurador D. Alejandro Córdoba Esteban, contra la Sentencia dictada en fecha 1 de septiembre de 2023 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, debemos revocar y revocamos en parte dicha resolución y en su virtud, se acuerda fijar como importe indemnizatorio la cifra de 8.000 euros -apartado 2 c) del fallo- y diferir la determinación del momento del devengo de la multa coercitiva a ejecución de sentencia -apartado 2 d) del fallo-, confirmando el resto de pronunciamientos; y sin expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso de casación, recurso que deberá interponerse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marcas de la Unión Europea celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

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