Sentencia Civil 105/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 236/2024 de 27 de junio del 2025

PRIMERO.-Formula demanda la mercantil Consorfrut S.L., mercantil vinculada al sector de la comercialización de productos hortofrutícolas, por infracción de la marca europea que se dirá, y de nulidad parcial de una marca nacional de las demandadas.

Tras señalar que es titular desde el año 2012 de la marca europea denominativa número 10685105 PRIVILEGE para frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, relata que las mercantiles demandadas, SAT nº 7075 Vercom, Bollo Internacional Fruits S.L., y Privilege Fruits S.L., que forma parte de un mismo grupo de empresas del sector hortofrutícola, están utilizando el signo PRIVILEGE.

Recuerda que la mercantil Vercom solicitó el registro ante la OEPM de la marca BOLLO PRIVILEGE para los productos hortofrutícolas de la clase 31, siéndole concedida en 2015 la marca mixta española nº 3552296

Con posterioridad, en 2016, solicitó esta misma marca ante la EUIPO como europea con el número 15940158, a la que sí hizo oposición Consorfrut con éxito, siendo en efecto denegada al considerarla la Oficina Europea incompatible con la marca PRIVILEGE de la actora.

Que ello no obstante, y a pesar de los requerimientos al efecto, el signo está siendo utilizado por empresas vinculadas a Vercom y por Privilege Fruits y Bollo IF a través de la web www.frutasbollo.es, haciéndose un uso generalizado por las demandadas del Grupo Bollo de la marca BOLLO PRIVILEGE en diversos formatos para distinguir variedad de productos hortofrutícolas a pesar de la denegación del registro como marca europea, uso en el tráfico comercial que constituye infracción de la marca europea y causa de nulidad parcial de la marca nacional.

A la demanda se opusieron los demandados negando la infracción, en especial dado el carácter notorio de su marca Bollo, reconviniendo e instando la nulidad de la marca europea por falta de distintividad y por el carácter descriptivo de la misma y por haber sido solicitada de mala fe.

La Sentencia de instancia ha estimado en parte la demanda -estima en parte la infracción y desestima la acción de nulidad parcial de la marca española- y desestimado íntegramente la demanda reconvencional, decisión causa del recurso de apelación de la parte demandada y de la subsiguiente impugnación de la parte demandante.

La demandada, tras informar sobre la nueva situación societaria que afecta a dos de las demandadas como consecuencia de la absorción de las mercantiles Bollo Internacional y Privilege por parte de Bollo Natural Fruit SLU, centra su recurso en cinco motivos, a saber, en la desestimación de la demanda reconvencional al no apreciar falta de distintividad en la marca de la actora, en la indebida desestimación de dicha reconvención al no apreciar mala fe en la solicitud de la marca por la demandante, tercero, en la no apreciación del renombre de la marca bollo, cuarto, en la estimación de la acción de infracción a pesar de no acreditarse la comercialización en la UE salvo en España y, finalmente, en lo relativo a las consecuencias derivadas de la estimación de la infracción.

Por su parte Consorfrut critica en su impugnación de la Sentencia la no apreciación de infracción en el mercado nacional, así como la desestimación de la pretensión de nulidad parcial de la marca española y la no imposición de las costas procesales.

Examinaremos separadamente cada uno de estos motivos, comenzando por el recurso de la parte demandada.

SEGUNDO.-La demandada, tras concretar los efectos de una operación societaria en la configuración subjetiva de su parte (fusión de sociedades originariamente demandants), efectuar diversas consideraciones sobre los antecedentes del litigio, informar a la sala sobre las posibilidades que tiene de revisar la valoración de la prueba y proponer práctica de prueba documental en la alzada -cuestión sobre la que este Tribunal se pronunció oportunamente en su Auto de fecha 26 de febrero de 2025-, plantea como primer motivo de apelación propiamente dicho el relativo a la desestimación de la nulidad absoluta de la marca de la actora por falta de carácter distintivo con tres argumentos que en esencia podemos concretar en los siguientes, a saber, la irrelevancia de los actos propios de la demandada para atribuir carácter distintivo al signo, sobre el carácter descriptivo del signo en lo relativo a la calidad o valor del producto y, finalmente, sobre el uso linguístico del término PRIVILEGE.

En relación a lo primero alega que la marca UE de la actora PRIVILEGE carece de caracter distintivo en tanto se presenta como una designación meramente descriptiva relativa a la calidad o cualidad de los productos que protege en cclase 31, a saber, frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas - art 7.1.b) y c) en relación art. 59.1.a) RMUE-.

Rechaza el argumento de que la propia demandada, al utilizar el término PRIVILEGE junto a la palabra BOLLO, le otorgue distintividad pues, señala, una marca puede contener elementos no distintivos que la integren siempre que los restantes que la compongan le den un mínimo de distintividad, tal y como ocurre con la marca española donde la distintividad recae sobre la palabra BOLLO y los elementos figurativos que compone el signo, en especial si se tiene en cuenta que el Juzgador considera que es la palabra BOLLO la dominante en el signo.

Afirma que en la marca propia nacional el elemento BOLLO es percibido como marca mientras que PRIVILEGE será percibido como signo laudatorio que no identifica el origen empresarial sino una línea de productos de mayor calidad.

Además sostiene se ha probado que el término BOLLO tiene una distintividad especialmente alta.

Ello lo traduce en que utiliza PRIVILEGE como referencia de calidad de un producto carente de distintividad marcaria al igual que cuando se usan términos como "etiqueta negra", Gold, Selección, que son denominativos con los que se pretende que el consumidor reconozca y asocie estas denominaciones con una experiencia de calidad, premium o de luxe respecto de la marca BOLLO, segmentando el mercado en el marco de una estrategia empresarial para reforzar la idea de que los productos bollo tienen una calidad superior respecto de otros del mercado, tal y como lo puso de manifiesto el representante legal de la demandada, D. Adrian.

Que por tanto no cabe invocar la doctrina de los actos propios pues en absoluto son actos inequívocos sino ambiguos que no tienen transcendencia para producir un cambio jurídico.

Plantea como segundo argumento que el vocablo PRIVILEGE es descriptivo de la calidad o valor del producto en el contexto del conflicto entre las partes.

Afirma que tiene carácter laudatorio para describir productos de alta calidad, premium o exclusivos, usándose en diversos sectores.

Que el art. 7.1 RMUE prohibe el registro no solo de las marcas que sirvan sino también de las que "puedan servir"a dicho fin, bastando la mera posibilidad de que un término sea susceptible de un uso genérico o descriptivo para que deba vedarse su acceso a un registro, siendo así que en el caso de la marca de la demandada se sugiere un producto premium de manera directa y evidente.

El consumidor, entiende el apelante, asocia el término PRIVILEGE de manera automática con productos de mayor calidad y exclusividad, formando parte del lenguaje publicitario habitual. Y al ser descriptivo, no crea una asociación automática con una marca sino un valor de calidad. Por tanto, no puede una empresa monopolizar el término PRIVILEGE respecto de otros competidores para destacar sus productos.

El uso de una marca para una determinada clase de productos por razón de su calidad, naturaleza o condición, no implica que el término que la compone sea descriptivo pues el fin es de identidad de origen del producto sin perjuicio de que pueda adicionar otros.

Que por tanto -y concluye el argumento-, yerra el juez cuando niega la posibilidad de que privilege pueda contener una connotación de cualidad a un producto hortofrutícola, pues es indiferente a tal cualidad que sean productos de uso habitual y de precio bajo, trayendo a colación nuevamente su propia marca como ejemplo de uso referencial del término relativo a cualidad o prestigio, citando finalmente jurisprudencia para concluir que la marca BOLLO PRIVILEGE se compone por un distintivo -bollo- y un denominativo laudatorio -PRIVILEGE-, mientras que la marca de la actora solo tiene el laudatorio que no tiene distintividad.

Como tercer argumento y último argumento entiende que yerra la Sentencia de instancia cuando obvia que el término PRIVILEGIO en español tiene respecto de sus equivalentes cuasi idéntica forma e idéntico significado así como gran similitud etimológica, fonética y semántica, pues provienen en español, inglés, frances y portugués del término latín privilegium, significando en todas ventaja, beneficio o derecho especial, siendo el término en inglés perfectamente reconocible, concluyendo que conforme a la jurisprudencia que cita, basta que el signo tenga carácter descriptivo en la lengua de un estado miembro, para su nulidad, no siendo necesario que el signo se use con fines descriptivos, bastando que uno de los significaidos potenciales se refieran a una característica de los productos de que se trate, como es el caso de PRIVILEGE que cuando se usa para designar productos es un estándar de calidad superior respecto de los habituales en el mercado, errando por tanto el juzgador cuando considera que la palabra en otras lenguas de la unión no es comprensible como descriptivo y que por tanto, no es posible considerarla descriptiva cuando basta conforme a la doctrina del TJUE que sea en una lengua en un Estado miembro descriptivo en alguno de sus potenciales significados para que sea rechazada, habiendo quedado probado, a pesar de las consideraciones de la sentencia que el término privilege es expresión de cualidad cuando se usa para identificar u ofrecer un producto o servicio.

Posición del Tribunal.

Debemos señalar en primer término que el apelante no diferencia en su motivo entre la causa de nulidad por falta de distintividad del art. 7.1.b) y la del art. 7.1.c) RMUE, ofreciendo un tratamiento unitario sin referencia alguna a la concreta tipificación legal. Dicho de otro modo, el apelante se enfrenta a las causas de nulidad que invoca equiparándolas sin tomar en consideración que son distintas y que cada una tiene su propia caracterización, lo que es relevante porque impone para el éxito de la pretensión de nulidad anudar a cada una de las causas alegadas los hechos jurídicamente relevantes en cada caso en particular.

No cabe duda que ambas tienen en común que se referen a signos inapropiados para cumplir con la función de origen, pero en la segunda, la de signos descriptivos, tal ausencia se debe ( STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-191/01) a que se trata de signos que al servir (o poder servir) en el comercio para designar las características del productos para el que la marca está registrada, no son adecuados para cumplir con aquella función de origen, constituyendo una categorización específica respecto de la primera.

Desde nuestro punto de vista, la base de la argumentación dada por el apelante se centra en considerar que el signo es descriptivo, es decir, que la falta de distintividad que atribuye a la marca del actor tiene como causa que proporciona al público de información no del origen empresarial sino de las propiedades y características de los productos a los que se refiere la marca, en particular que el signo PRIVILEGE equivale a calidad. Por tanto hemos de concluir que argumenta la falta de distintividad por el carácter descriptivo del signo, es decir, en base al art. 7.1.c) RMUE, lo que en todo caso no perjudica el planteamiento del motivo dado que, como se desprende del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos para que un signo sea nulo como marca de la Unión (STJGUE de 22 de junio de 2017, asunto T-236/16).

Aclarada la tipificación de la causa de nulidad hemos de señalar que el carácter distintivo de una marca, a efectos tanto del artículo 7, apartado 1, letra b) como de su letra c) RMUE, que es la que ahora nos interesa, significa que esa marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, para distinguir este producto de los de otras empresas ( STJUE de 29 de abril de 2004, asuntos C-456/01 P y C-457/01).

Ahora bien, como la marca se solicita siempre en relación con los productos o servicios que se mencionan en el registro, la cuestión de si la marca incurre o no en alguno de los motivos de denegación absolutos debe apreciarse in concretoen relación con dichos productos o servicios ( STJUE de 15 de febrero de 2007, asunto C-239/05) para los que la marca cuestionada está concedida teniendo en cuenta que, como ha señalado la jurisprudencia ( STJUE 15 de febrero de 2007 ya citada), la causa de nulidad puede venir referenciada una categoría o un grupo de productos o servicios que presenten entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto hasta el punto de formar una categoría o un grupo de productos de homogeneidad suficiente (véase la sentencia de 17 de octubre de 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12), lo que puede evaluarse en función de las características que esos productos.

En consecuencia, para la apreciación de la falta de distintividad por el carácter descriptivo del signo es preciso examinar si la marca PRIVILEGE, puede ser percibida efectivamente por el público pertinente de los productos a que el signo se refiere de un modo directo e inmediato como una afirmación de calidad superior o un mensaje elogioso en vez de como una indicación del origen comercial de los productos hortofrutícolas designados por dicha marca (frutas y verduras frescas).

Por tanto, debemos verificar, en el marco del examen del elemento denominativo de la marca solicitada, si el término PRIVILEGE transmite efectivamente una noción de "calidad superior", como indica el apelante, habida cuenta de que dicho elemento denominativo constituye una referencia directa al concepto de "premium", exclusividad o mayor calidad.

Las tres razones dadas por el apelante como eje del motivo que nos ocupa han de examinarse a la luz de estas consideraciones.

En el caso, la Sentencia de instancia consideró que la demandada, con sus propios actos, en particular al formar parte el denominativo PRIVILEGE de su marca nacional, otorgaba la distintividad que cuestionaba. A continuación añadió que la marca PRIVILEGE sí tenía carácter distintivo suficiente para los productos de la clase 31 porque, aunque pudiera tener una connotación de superioridad o calidad el tipo de producto al que se aplica, productos de uso cotidiano en relación al tipo de consumidor medio, no asocia automáticamente la calidad con el producto. Finalmente señaló que al tener el término PRIVILEGE distintas traducciones en los idiomas oficiales de la Unión, quedaba reforzado el carácter distintivo en el conjunto de la UE pues en sus variantes, no puede ser tenido como un término genérico que describa calidad, no siendo una palabra de uso común generalmente conocida en la UE, añadiendo que las definiciones lingüísticas del término refuerzan la idea de que PRIVILEGE no es término usado para describir productos cotidianos como frutas y verduras, no generando una asociación inmediata con la calidad de determinados productos.

Pues bien, y en relación al segundo y tercero de los argumentos utilizados por el recurrente, que son los verdaderamente sustantivos en lo que hace al planteamiento de la posible nulidad de la marca de la actora, hemos de señalar en primer término que según la jurisprudencia, el carácter distintivo de un signo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro, en relación con la percepción que de ellos tiene el público pertinente ( STJUE de 12 de febrero de 2004, asunto C-363/99).

En lo relativo a las marcas consistente en signos que se utilicen, además, como distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refieren dichas marcas, tal utilización no impide, dice la jurisprudencia, que estas puedan ser marcas (STJGUE de 17 de diciembre de 2014, T-344/14) pues una connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye per seque esta pueda garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa en tanto que el público interesado puede percibir simultáneamente tal marca como una fórmula promocional y como una indicación del origen comercial de los productos o servicios.

Es decir, si el público de los productos dados percibe la marca como una indicación del origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula promocional no incide en su carácter distintivo (en este sentido STGUE ut supra).

En el caso, y por lo que se refiere al público pertinente, es preciso señalar que no solo es la parte de la población de la UE que entiende la lengua inglesa sino también la que solo comprende el español pues es evidente que en nuestro idioma, como probablemente ocurra en las otras lenguas que refiere el recurrente, puede entenderse el vocablo en su versión inglesa dada la similitud que tiene el término en su traducción literal. Por tanto, no cabe duda que el público o consumidor pertinente es el público inglés pero también aquél que conoce la lengua y también el español que si se lo propone, atribuirá un significado al vocablo PRIVILEGE que sin duda, como señala el apelante, tiene el mismo significado no solo en inglés y español sino también en portugués y francés.

Por consiguiente, debemos analizar la concurrencia de la prohibición desde la perspectiva del público consumidor no solo inglés sino también con aquél que es capaz de identificar el término en inglés con el propio equivalente.

Por lo que hace al alcance, interpretación y significación del término, no creemos que esté en cuestión que el término PRIVILEGE puede ser entendido como evocativo de calidad. Pero no es equivalente a tal característica de un producto por una relación directa y unívoca entre la semántica del término y su contenido evocativo, al punto que la definición formal de PRIVILEGIO -en español- demuestra la falta de relación directa.

No podemos obviar que al efecto que los productos a que se refiere la marca, verduras y frutas frescas, son productos de consumo universal y corriente, destinados a todo tipo de público, lo que tiene como consecuencia que el nivel de atención del público pertinente será, por contraposición con el público especializado, el de un consumidor medio, es decir, el que está informado y es razonablemente atento y perspicaz.

Es verdad que, como dice el apelante, la marca es nula si en al menos uno de sus significados potenciales designa una característica de los productos de que se trate (STGUE 25 de abril de 2013, asunto T-145/12). Y es cierto que en el caso de la marca UE, basta con que el signo tenga carácter descriptivo en la lengua de un estado miembro ( STJUE de 19 de septiembre de 2002, asunto C-104/00) o, como dice la STJUE de 20 de septiembre de 2001, asunto C-383/99, en la lengua utilizada en el comercio.

Por cuanto se refiere al elemento denominativo PRIVILEGE, procede señalar que no se ha probado que se trate de un término común en lengua inglesa -así lo reconoce el apelante- ni que en dicha lengua se utilice como adjetivo o como adverbio que transmita una noción de calidad superior ni tampoco que dicho elemento denominativo signifique o sea equivalente a lujoso o suntuoso ni, tampoco, que constituya una referencia directa al concepto de lujo. Desde luego en español no lo es pues aunque pueda evocar un cierto grado de calidad en absoluto podemos aceptar que sea equivalente a términos como premium, lujo o suntuosidad. Por el contrario, sí se demuestra que un término admitido como signo distintivo en el registro marcario no solo en general -la demandada aporta registro relativo a casi 40 marcas que lo incorporan- sino específicamente, respecto de la clase 31 -doc 28 demanda reconvencional-, apareciendo en 25 marcas relativas a esa clase.

Por ello podemos deducir que el elemento denominativo de la marca controvertida puede tener carácter laudatorio de naturaleza publicitaria, cuya función es destacar las cualidades positivas de los productos para cuya presentación se utiliza ese elemento, fruta y verdura, pero en absoluto el público pertinente percibirá inmediatamente dicho elemento como una fórmula promocional que indica que los productos de que se trata son superiores a los productos y servicios competidores.

En cualquier caso, como antes señalábamos, la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que ésta pueda garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir simultáneamente tal marca como una fórmula promocional y como una indicación del origen comercial de los productos o servicios en especial cuando, como es el caso, el público no puede establecer de inmediato un sin mayor reflexión, una relación concreta y directa entre el signo en cuestión y los productos a que se refiere.

Como hemos dicho, el término PRIVILEGE no constituye una afirmación unívoca ni directa de calidad superior aunque puede evocar como característica de las frutas y verduras una calidad elevada. Y no bastando la mera evocación de una característica de los productos de que se trata ( ATJUE de 5 de febrero de 2004, asunto C-326/01), la conclusión que alcanzamos es que la marca sí será percibida por el público pertinente como una indicación del origen comercial de los productos hortofrutícolas designados por la marca controvertida.

Por consiguiente, el Tribunal de instancia consideró acertadamente que, en esencia, los productos designados por la marca de la actora no tienen las características pertinentes para la apreciación del motivo de nulidad invocados, señaladamente el art. 7.1.c) RMUE.

Los demás argumentos de la apelante no desvirtúan esta conclusión, en especial el relativo a la crítica -creemos que acertada- que hace de la Sentencia de instancia en lo relativo a los actos propios, dado que la distintividad que se firma de la marca PRIVILEGE no procede del uso subjetivo que al término le dé la demandada en el marco de su propia marca, pero tampoco, por exactamente lo mismo, es válido ningún argumento del sentido que en la propia marca el recurrente le da a dicho vocablo cuando no consta disclaimer alguno. Todo ello es fácilmente comprensible si se tiene en cuenta que no se cuestiona la falta de distintividad de la marca BOLLO PRIVILEGE sino la marca de la parte demandante y, por tanto, si tiene o no distintividad en relación a los productos para los que está registrada conforme a los criterios que hemos expuesto, entre los que no se encuentra el uso que del término cuya nulidad acusa haga el propio demandante de la nulidad, recordando al efecto de la nula efectividad del uso propio en relación a los terceros que la proyección de la distintividad adquirida - art 7.3 RMUE- queda limitada subjetivamente a quien en particular adquiere por tal circunstancia el derecho de exclusiva sin posibilidad de proyección a terceros no implicados.

Por este conjunto de razones desestimamos el motivo y confirmamos la desestimación de la nulidad del término por falta de distintividad al no apreciar que sea descriptivo de calidad de los productos de que se trata.

TERCERO.-Dirige el apelante demandado su segundo motivo de impugnación de la Sentencia a la desestimación de la demanda reconvencional por no apreciar mala fe en la solicitud del registro de la marca de la actora PRIVILEGE.

Sostiene en primer término que yerra la Sentencia al considerar que en la demanda no se deduce una acción de mala fe sino de caducidad o prescripción por tolerancia, obviando no ya la demanda sino la contestación a la misma y la audiencia previa donde se fija como hecho controvertido la mala fe en relación a la existencia de un derecho anterior de la demandada y su conocimiento por la actora.

Y en relación con los hechos que sustentan la acción de que se trata, recuerda que la marca de la actora fue solicitada el día 29 de febrero de 2012, cuando los demandados ya utilizaban BOLLO PRIVILEGE desde 2009 como no podía desconocer Consorfrut en tanto competidor directo y dada la común presencia de los litigantes en ferias del sector.

Que prueba del uso anterior lo constituye el registro un diseño industrial comunitario en noviembre de 2011 incorporando el signo BOLLO PRIVILEGE

pero también la constatación documental de, primero, el encargo de cajas para su comercialización de los productos y, segundo el impacto de la campaña publicitaria el que, con ocasión de la campaña publicitaria con impacto incluso en Twitter, como resulta del un tuit de noviembre de 2010 de un conocido periodista especializado en gastronomía del País, hecho demostrativo de una publicidad qu fue tan intensa desde 2009 que no hace lógica la idea de que no lo conociera tres años después la actora al tiempo de solicitar la marca.

Que por tanto, dice el apelante, hubo mala fe en la solicitud de la marca por Consorfrut pues, primero, la demandante conocía o debía conocer que un tercero usaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que podía dar lugar a confusión; segundo, que siendo así su intención con el registro no era otra que la de impedir al tercero que continuara usando el signo a cuyos efecto, remitió requerimientos de cese, formuló oposición a la solicitud de marca europea y denunció la nulidad del diseño comunitario registrado y formulando demanda de cese y nulidad de marca; tercero, que objeto de la marca europea de la actora frente al título nacional de la demandada no es otro que el de bloquear la expansión comercial de la demandada; y, cuarto, porque la actora no formuló solicitud de marca con un objetivo legítimo dado que desde la solicitud solo se ha utilizado de manera esporádica, como reconoce la sentencia de instancia, en el mercado polaco.

Que por lo anterior, concluye el apelante, queda desvirtuada la buena fe y es el demandando reconvencionado quien explicar los objetivos y lógica comercial perseguida con la solicitud del registro de la marca, lo que se abunda si se tiene en cuenta que intentó registrar como marca nacional CONSORFRUT BOLLO en diciembre de 2015 frustrada gracias a la la oposición de la apelante, y con el testimonio a petición de la actora de D. Bruno, asesor de Consorfrut, que afirmó que la solicitud de esa marca "era un juego, para dar una lección a Bollo".

Que por ello, procede revocar la sentencia de instancia estimando el motivo alegado.

Posición del Tribunal

Sabemos que conforme al artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, una marca europea es nula cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe, concepto que no está definido, ni delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno, dice la STGUE de 29 de junio de 2017, asunto T-343/14, en la normativa de la Unión.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente el concepto de mala fe presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonesta, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. A este respecto, ha añadido que la regulación de la marca UE propende el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, contribuyendo a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-104/18).

Y añade esta jurisprudencia ( STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-104/18) que la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen de los productos o servicios de que se trate. Doctrina que además incide en que la intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que debe ser determinado de forma objetiva, de manera tal que toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate.

Y son factores pertinentes ( STJUE de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07), entre otros, el hecho de que el solicitante sepa, o deba saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita, así como, en cuarto lugar, el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación.

Pues bien, es carga de quien alega mala fe al presentar la solicitud de registro (STGUE de 8 de mayo de 2014, asunto T-327/12) probar la mala fe, pues mientras no se prueba la misma, la buena fe se presume (STGUE 13 de diciembre de 2012, asunto T-136/11), si bien (STGUE de 21 de abril de 2021, asunto T-663/19 y de 25 de enero de 2023, asunto T-703/21), en caso de constatación de aquellas circunstancias contrarias a la presunción de la buena fe, incumbe al titular de la marca cuestionada dar explicaciones plausibles acerca de los objetivos y de la lógica comercial que guían tal solicitud de registro.

En el caso que nos ocupa debemos apuntar en primer término que sí hay base en la demanda reconvencional para entender que se deduce la acción de nulidad absoluta por solicitud de registro de mala fe.

Así lo pone de manifiesto, aunque no sea de la manera más precisa por la forma en la que trata la referencia a su derecho sobre un diseño comunitario anterior -de forma confusa, dice el propio apelante-, primero, la redacción del hecho segundo de la demanda reconvencional que se intitula "nulidad absoluta conforme al art. 51.1.B LM en relación con el 52.2 LM por contravenir lo dispuesto en el artículo 9.1.C LM ",segundo, que refiera como hechos jurídicos relevantes la existencia de un derecho previo -un diseño comunitario- en tanto incorpora el signo debatido y que constituye un antecedente a la solicitud y fundamento de la petición con mala fe del registro pero, también, en el conocimiento del uso previo por el demandante del signo litigioso en una compaña publicitaria desde 2009 y en la presencia coincidente de ambos en ferias del sector y otras actividades que podrían interpretarse de bloqueo comercial como el intento de registro de la marca Consorfrut Bollo, siendo igualmente relevante en la identificación de la acción de que se trata la cita de jurisprudencia relativa a la nulidad por solicitud de registros marcarios con mala fe y, finalmente, que se formule la pretensión del suplico solicitando literalmente la declaración de nulidad de la marca europea PRIVILEGE de la actora por haber efectuado "la demandada la solicitud de su marca con evidente mala fe".

Aclarada la naturaleza de la acción deducida hemos de decir que la atribución de la mala fe que hace la apelante se efectúa sobre el presupuesto de conocimiento del uso del signo PRIVILEGE por el demandado con anterioridad a la solicitud de la marca europea y en la finalidad obstrucionista para la actividad empresarial de la demandada que constituiría el objeto de la solicitud de la marca europea por Consorfrut.

Respecto de lo primero se alega como hecho nuclear que habiéndose solicitado un diseño comunitario en el que consta como parte del mismo el signo BOLLO PRIVILEGE en noviembre de 2011, al tiempo de la solicitud de la marca europea -febrero de 2012- conocía la demandante el uso del signo por el competidor. Sin embargo, como señala la Sentencia, tal afirmación resulta inaceptable desde el momento que ha quedado acreditado que la demandada solicitó la postergación de la publicación del diseño al 23 de julio de 2012, es decir, con posterioridad a la fecha de la solicitud de la marca europea, sin que por el contrario se haya probado que se hiciera un uso anterior a esa fecha del diseño como bien describe la Sentencia de instancia al analizar con acierto los documentos 3 a 6 aportados por el hoy apelante. Análisis que ha de completarse con el hecho de que en atención a la naturaleza del derecho de que se trata (un diseño) no está vinculado a elemento aplicativo alguno, que en la descripción se alude a "paquete" que puede tener, como es obvio, distintas aplicaciones y que en la representación gráfica del diseño muestra perfiles de naranjas todo lo cual limita, desde luego a falta de mejor prueba, el uso generalizado para los productos de que se trata.

Es más, lo que se acredita por el apelante solo son dos ventas que se corresponden a 1350 bolsas de naranjas en fecha anterior a la solicitud de la marca -doc 6 demanda reconvencional-, lo que desde luego no es suficiente para acreditar conocimiento y en base a él, intención obstructiva con la solicitud de la marca.

Consecuentemente, deberían ser otras pruebas distintas al hecho de la titularidad del diseño comunitario las que acreditaran el hecho de la mala fe. Y desde nuestro punto de vista no las hay, cuando menos, de manera suficiente.

En efecto, examinando la documental aportada con la demanda reconvencional, no resulta en absoluto que el signo pudiera gozar en el mercado pertinente de una dispersión de tal naturaleza que permitiera razonablemente considerar que tuvo y pudo ser conocido por Consorfruit.

Entendemos que de hecho, la insuficiencia de la prueba fue tan evidente que obligó a la parte apelante a intentar solventar tal carencia con ocasión del recurso de apelación aportando extemporáneamente documental dirigida a tal fin que, como es sabido, se rechazó en base al art. 460 LEC.

Por tanto, si la causa de la pretensión de nulidad por mala fe es el conocimiento anterior del signo por parte de la demandante al tiempo de solicitar su marca (por sí sola insuficiente como hemos expuesto) y este factor no queda suficientemente acreditado no ya como hecho cierto sino, tampoco, como potencial, la conclusión que alcanzamos ha de ser contraria al motivo pues incluso de la campaña publicitaria que se afirma iniciada con el signo desde 2009 lo único que se aporta es un tuit de un conocido periodista de 2010 que, a todas luces, es insuficiente, tanto y más si tenemos en cuenta la especialización del periodista de que se trata del que, además, desconocemos la fuente de conocimiento entre las que no cabe descartar que fuera una comunicación directa de la apelante como parte, precisamente, de una promoción cuyo alcance no queda demostrado más allá del propio tuit.

Es por todo ello que desestimamos el motivo.

CUARTO.-Plantea a continuación el apelante la no apreciación del carácter renombrado de la marca BOLLO.

Afirma que se aportó documental acreditativa de tal condición, incluida una resolución de la OEPM (de 25 de octubre de 2016), siendo así que en la Audiencia Previa no se fijó el renombre de la marca BOLLO como hecho controvertido, siendo por el contrario admitida tal condición por la demandante y por el testigo D. Artemio.

Que en todo caso, añade, tal condición quedó probada pues los clientes de la marca son mayoristas y minoristas de frutas, además del consumidor final alcanzado por la campaña publicitaria, siendo así que entre la resolución de la OEPM y la demanda solo habían pasado tres años.

Que la marca BOLLO se utiliza desde 1922, no siendo razonable considerar que tras tres años entre la resolución de la OEPM y la demanda haya desaparecido el renombre cuando la actividad empresarial no ha variado ni su presencia en el mercado, habiendo aportado la actora con la demanda las cifras de ventas de Vercon de 2017, de Bollo IF de 2018 y de Privilege Fruits del mismo año.

Posición del Tribunal.

A la hora de valorar la afirmación del renombre, resulta preciso examinar si, como dice la STJUE 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, General Motors -reproducidos luego por las STJUE 6 de octubre de 2009 Pago, asunto C-301/07, la STJUE 3 de septiembre de 2015 Iron & Smith, asunto C-125/14 y finalmente la STJUE Euipo/Puma de 28 de junio de 2018, asunto C-564/16- se han aportado los elementos probatorios relativos a los factores a valorar que son todos "los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, extensión geográfica y duración de su uso, asi como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla",habiendo concretado esta doctrina jurisprudencial que, por lo que hace al ámbito territorial - STJUE 6 de octubre de 2009, Pago asunto C-301/07 - de igual modo la STJUE Iron ya citada- "una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos y o servicios amparados por ella, en un aparte sustancial del territorio de la Comunidad y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad",valorando al efecto las resoluciones que, en tal sentido, ya ha tenido oportunidad de dictarse en procedimientos en los que la marca en cuestión se invocaba con tal carácter, y ello teniendo en cuenta que la STJUE Euipo/Puma de 28 de junio de 2018, asunto C-564/16 afirma que se "debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido...",añadiendo que "en el caso de que la apreciación por dichos órganos fuera diferente de las adoptadas en resoluciones anteriores, estarán obligados, teniendo en cuenta el contexto en el que adopten su nueva rsolución, del que forma parte la invocación de las resoluciones anteriores, a motivar de forma explícita la divergencia existente con dichas resoluciones".

En el caso que nos ocupa, nada distinto a la mera afirmación del renombre hace el recurrente al contestar la demanda, al punto que trata de sustentarlo en datos aportados -cifras de ventas- por la demandante, relativos a 2017 y 2018 y en una resolución de la OEPM de 2016, obviando ella misma la probanza del hecho que constituye el renombre por medios que estaba a su plena disposición - art 217.7 LEC- para acreditar que al tiempo de la contestación de la demanda, se daban las circunstancias relativas a cuota de mercado, inversiones publicitarias y de marketing demostrativas de que la marca BOLLO seguía consolidada en el mercado, sobre su extensión territorial de la marca y demás factores ya descritos por la jurisprudencia antes citada de la que deducir que, al tiempo de la contestación de la demanda o en momentos inmediatamente anteriores, sin duda alguna la marca BOLLO era renombrada entre el público pertinente, es decir, que era conocida por una parte relevante del citado público.

Es por ello que no cabe estimar el motivo.

QUINTO.-Se alega en el siguiente motivo de apelación que la apreciación de la acción de infracción no se ajusta a derecho, no habiéndose acreditado la comercialización en la UE, salvo en España.

Dice el apelante que yerra el Tribunal de instancia cuando, tras desestimar la acción de infracción instada por Corsorfrut y, consecuentemente la acción de nulidad relativa -por riesgo de confusión- de la marca nacional de la apelante, afirma que las demandadas han comercializado los productos con el signo fuera de las fronteras españolas y que en ese marco territorial sí hay riesgo de confusión o al menos de asociación. Pero, dice el apelante, aunque es cierto que se ha exportado y comercializado productos con la marca BOLLO PRIVILEGE, no consta que se haya realizado en otros estados miembros distintos de España, donde se afirma que no hay infracción.

Que la prueba de de exportación es evidente a la vista de los documentos aportados por la demandante como son el 27, relativo al nombre de dominio www.frutasbollo.es, que es nombre de dominio para España, no constando la compra a través de la web ni que tenga una oferta dirigida a determinados países de la UE, no bastando que sea accesible, no constando -doc 28- que pueda cambiarse el idioma de la web.

Respecto del documento 29 -etiqueta en portugués- no significa que se exporten a Portugal, al punto que en la web está BOLLO BRASIL a donde sí se exportan y donde no se puede infringir la marca de la actora, siendo irrelevante a estos efectos el doc 31, relativo a etiquetas en inglés y francés, dada la internacionalización de tales lenguas en el tráfico mercantil, añadiendo que como resulta del documento 32 a 35 la marca aparece en la web de la feria de Fruit Attraction 2019, evento de referencia mundial donde se expone, lo que no implica exportación a europa que no sean España, quedando en suma acreditado que se ha valorado erróneamente la documental en tanto no se acredita acto de exportación alguno a ningún Estado miembro UE y, por tanto, concluye, no puede haber infracción de la marca PRIVILEGE de la actora, errando igualmente el Juzgador cuando considera que se acredita la comercialización en Polonia, ni la comercialización por Consorfrut de ventas en Polonia ni en ningún otro estado miembro, con lo que la acción de infracción ebe decaer.

Posición del Tribunal.

Lo que en esencia sostiene el apelante es que no hay infracción de la marca europea de la demandante porque, primero, no usa la marca en España, segundo, porque usa el signo únicamente para la exportación y, tercero, porque no consta que la exportación de sus productos tenga como destinatario ningún país de la UE.

Este argumento tiene como base la aceptación de que la relación entre los signos en disputa son incompatibles por riesgo de confusión.

En efecto, no se cuestiona por el apelante que no medie en relación a ambos signos un estado de riesgo de confusión. Ni un solo argumento se distrae en el motivo de apelación sobre ello, al punto que incluso, en el motivo anterior -pag 35 escrito apelación- afirma que "ha quedado acreditado en el procedimiento que CONSORFRUT sabía, o debía saber, que mis mandantes utilizaban un signo idéntico o similar, BOLLO PRIVILEGE, para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca impugnada".

Por tanto, y partiendo de esa premisa, la cuestión que se plantea no es otra que la determinar si ha habido uso del signo controvertido en el territorio de la UE.

La Sentencia de instancia niega el uso del signo en España y lo afirma en la UE, lo que sirve para apreciar infracción de la marca UE pero no la nulidad de la marca nacional.

Desde nuestro punto de vista, la prueba es contundente a la hora de acreditar la venta del producto en Europa. El documento 35 de la demanda -invitación de los demandados a la feria Fruit Logística de 2020 en Berlín- lo constata fuera de toda duda y confirma la razón de ser de las etiquetas en español, portugués, inglés y francés.

Pero es que, en todo caso, y de conformidad con el art. 9.3.b) RMUE (el art. 34.3.b) LM es idéntico), el titular de una marca europea puede prohibir al tercero el uso sin su consentimiento de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares si existe riesgo de confusión cuando lo usa para "importar o exportar lo productos con el signo",sin que la norma introduzca diferencia del país de procedencia o de destino.

Precisamente por ello es indudable que incluso en la hipótesis formulada por el demandante debemos entender que el uso del signo BOLLO PRIVILEGE para la exportación, sea a favor de un país de la UE o fuera de ella, implica la ejecución de un uso prohibido si el mismo es incompatible con la marca UE y, por tanto, mediando similitud y riesgo de confusión, el uso del signo BOLLO PRIVILEGE de los demandados infringe la marca europea de la actora. Sobre la infracción en el territorio español nos pronunciaremos seguidamente al resolver la impugnación que formula sobre este concreto aspecto la parte demandante.

Es por ello que el motivo debe quedar desestimado y con él, el recurso de apelación.

SEXTO.-Concluso el examen del recurso de apelación de la parte demandada es procedente analizar la impugnación que de la Sentencia hace la parte demandante que además, está en directa relación a la declaración de inexistencia de infracción en el mercado español, a la extensión de las consecuencias de la infracción al mercado español, a la desestimación de la acción de nulidad parcial de la marca espoña BOLLO PRIVILEGE y en lo relativo a las costas de la instancia.

Dice el apelante en relación a la desestimación de la acción de nulidad de la marca española 3552296 para la clase 31 que siendo incompatibles las marcas en litigio, no puede excluirse la infracción en una parte del territorio.

Afirma que la existencia de la marca española - art 37.3 LM- no puede ser invocado para eludir una acción de infracción. Que habiéndose estimado la incompatibilidad de la marca nacional con la UE prioritaria, no se puede excluir de la infracción a una parte del territorio.

Que la marca nacional es homóloga de la marca UE que se denegó por la EUIPO al ser incompatible con la de la actora.

Que la oposición a la marca nacional se denegó por entender que no había riesgo de confusión. Pero hay identidad plena aplicativa, tampoco en relación al público pertinente hay diferencias, siendo público en general con grado de atención de bajo a medio.

Sostiene que la marca PRIVILEGE es válida. Y en cuanto a la similitud entre signos, el término PRIVILEGE de la marca impugnada no debe ser despreciado pues es claramente visible ni insignificante pues es central en el signo, aunque no dominante. Que visualmente los signos son similares y se diferencian en los elementos figurativos y el denominativo BOLLO. Que los elementos figurativos de la marca española tienen un papel secundario y no destacan, no prestando especial atención a ellos el público pertinente, que se centrará en los elementos denominativos, BOLLO y PRIVILEGE. Por tanto, concluye, son visual y fonéticamente similares de grado medio.

Que, a pesar de tales similitudes, se ha considerado que no hay confusión o asociación. Y ello porque la marca nacional incorpora BOLLO, a la que se le da una alta distintividad. Que la sentencia ha considerado que BOLLO PRIVILEGE pertenece a una familia de marcas, reforzando el vínculo que el consumidor establecerá entre la palabra BOLLO como insigna de origen de los productos, haciéndole al consumidor ignorar el signo PRIVILEGE, afirmación que dice el apelante es contradictoria con la afirmación de que no es elemento insignificante y que habría de servir para distinguir una marca de la familia.

Además, si el consumidor quiere BOLLO de la línea PRIVILEGE, encontrará productos idénticos identificados con la marca PRIVILEGE, de Conforfrut. Por tanto, habrá confusión y en todo caso, puede establecer una asociación si, conociendo BOLLO PRIVILEGE, encuentra la marca PRIVILEGE para los mismos productos, pensando que hay cobranding.

Recuerda que la apelante coincide en reconocer que que se trata de un signo idéntico o similar, BOLLO PRIVILEGE para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca europea PRIVILEGE.

En suma, como señaló la sala de recursos de la EUIPO al denegar la marca BOLLO PRIVILEGE, es muy posible que el consumidor la perciba como una submarca, una variación de la anterior configurada de forma distinta en función del tipo de productos a la que se destina.

Que los elementos que añade el Juzgador de instancia para efectuar la comparación, en particular, que a una marca con un cierto grado de distintividad se le pueda unir otra menos conocida que la propia, en el caso, incorporando PRIVILEGE a BOLLO, no son admisibles, pues no hay razón alguna para justificar tal mecanismo como causa de protección de la marca anterior. En el caso, el uso de PRIVILEGE solo puede dar lugar a la confusión.

Posición del Tribunal.

No cabe duda ninguna que, por lo que se refiere a la nulidad relativa por causa de riesgo de confusión, el juicio comparativo entre dos marcas no difiere en absoluto del que corresponde a la infracción de la marca europea cuando, como es el caso, los elementos comparativos son idénticos.

El examen judicial de instancia variando los criterios de comparación en atención a variables presentes sí estimables en relación al público pertinente español vinculadas a una parte de la marca litigiosa, no son aceptables desde el punto de vista de la infracción de la marca europea ni se sostienen en lo que hace a la acción de nulidad de la marca nacional. Y es que, partiendo de que no se acredita que al tiempo de la demanda la marca BOLLO sea renombrada, la unión de este signo al vocablo PRIVILEGE genera el riesgo de confusión que refiere la Sentencia de instancia cuando analiza la infracción y la aprecia, sin oposición e la demandada, en relación al mercado europeo con exclusión del español. Que BOLLO sea una marca fuerte y que sea la raíz de una familia marcaria, lejos de constituir formas de elusión de la infracción frente a la marca anterior PRIVILEGE, son factores que aumentan el riesgo de confusión y/o asociación al generar en todo caso, y desde la perspectiva de la hipotética familia marcaria de los demandados, una evidente asociación entre los productos marcados con el signo BOLLO PRIVILEGE y los marcados simplemente con el signo PRIVILEGE pues cualquier consumidor atribuirá idéntico origen empresarial, sea de forma directa, sea por asociación, a unos productos respecto de los otros, considerándole en su mente como una mera simplificación del signo perteneciente a un mismo empresario o grupo de empresas, en suma, viendo en el producto PRIVILEGE, como dijo en su día la EUIPO, una simple submarca.

Se dan por tanto los elementos precisos, atendido el juicio comparativo que hace la sentencia de instancia, para apreciar la acción de nulidad parcial deducida en la demanda de la marca nacional.

SÉPTIMO.-Finalmente, por lo que hace a la infracción de la marca UE y la impugnación de la declaración de inexistencia de la misma en el mercado español, critica el apelante demandante que la Sentencia de instancia considere que la infracción de la marca UE de Consorfrut se ha producido fuera de España por el uso del signo BOLLO PRIVILEGE respecto de los mismos productos lo que, dice el apelante, atenta a los principios del sistema de la marca unitaria pues basta que haya riesgo de confusión en una parte de la Unión para que se aprecie en relación al conjunto del territorio UE. Por tanto, dice el apelante, aunque se concentre el análisis de la infracción en el mercado donde se usa el signo infractor, en el caso demuestra un uso más próximo a la marca UE, con menos aditamentos gráficos y mayor tamaño de letras o incluso casos de uso solo de PRIVILEGE como rsulta de las facturas utilizadas por las demandadas.

Por ello concluye que habiéndose acreditado el uso del signo BOLLO PRIVILEGE destacando este último, se debe extender también a España la declaración de la Sentencia de instancia cuando concluye que se han infringido los deechos marcarios de la actora al comercializar productos bajo aquél signo.

Posición del Tribunal.

La respuesta al motivo ha de ser, por las razones que se dirán, positiva.

Las razones son dos y ambas de índole jurídica, a saber, una estrictamente normativa, ya citada con anterioridad, y otra de interpretación jurisprudencial.

La primera hace referencia a que constituye acto prohibido tanto para el RMUE como para la LM, el uso del signo controvertido en la exportación. Por tanto, si como se reconoce (y así lo hemos afirmado nosotros) el signo BOLLO PRIVILEGE se utiliza para tales fines comerciales, resulta indudable que también en España se infringe la marca UE, sin que pueda ampararse el uso prohibido en la existencia de una marca nacional posterior una vez impuesto el criterio de prioridad registral en la doctrina del TJUE ( STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11) y vista la redacción del art. 9 RMUE en relación al art 16 ADPIC.

La segunda viene referida a la comprensión del carácter unitario de la marca UE.

En efecto, como es sabido, el art. 1.2 del RMUE establece expresamente que la marca de la Unión tiene carácter unitario y que, en consecuencia, solo puede prohibirse su uso para el conjunto de la Unión. Tal principio en relación con la acción de cesación ha sido interpretado por la STJUE de 22 de septiembre de 2016, asunto 223/15 donde se establece que "el artículo 1, apartado 2, el artículo 9, apartado 1, letra b), y el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión".

En consecuencia, el principio unitario que sustenta la marca europea no permite trocear la infracción sino sus efectos, de tal manera que hay infracción de la marca cualquiera que sea el territorio de la Unión donde se ha producido, sin perjuicio de limitar el cese y demás efectos derivados de la infracción solo a aquellos territorios en los que se haya constatado un efectivo y real riesgo de confusión.

Por tanto en el caso, como el uso del signo por el demandado es infractor y tal infracción se ha producido en España, es indudable que no solo hay infracción por el uso del signo en territorios de Estados miembros distintos a España sino que también procede extender la acción de cesación y demás efectos respecto de la infracción en España, procediendo en suma, estimar el motivo de apelación.

OCTAVO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose desestimado el recurso de apelación de la parte reconviniente, no cabe sino hacer expresa imposición de las mismas a la parte apelante - art 398 LEC-.

Y en cuanto a la parte demandante impugnante, habiéndose estimado la impugnación, no cabe hacer expresa imposición de las costas a parte litigante alguna.

Respecto de las costas de la instancia, estimándose de manera sustancial la demanda, no cabe sino hacer expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada - art 394.1 LEC-

NOVENO.-Habiéndose estimado la impugnación de la parte demandante, se acuerda la devolución a dicha parte del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Y habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino acordar la pérdida del depósito hecho para recurrir - DA 15ª num. 8 LOPJ- al que se le dará el destino previsto en la Ley.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.