Sentencia Civil 60/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 200/2024 de 31 de marzo del 2025

PRIMERO.-El Comité Olímpico Internacional (COI), titular de una amplia cartera de marcas relacionadas con la organización y difusión de los Juegos Olímipicos (JJOO) y los valores que representan, formula demanda por infracción de la marca figurativa número 2970366

registrada el día 17 de febrero de 2004 con la descripción de los colores aplicados a los aros (azul, negro, rojo, amarillo y verde) para, entre otras clases, la 25 (prendas de vestir) y la 41 (servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales) pero, también, por actos de competencia desleal con ocasión del uso por las demandadas de signos como la "llama olímpica", la "antorcha Olímpica", la medallas olímpicas, las denominaciones olímpicas y, de modo subsidiario, respecto de los colores olímpicos que, según afirma el COI, forman parte del acervo olímpico que gestiona, todo él de alto renombre y valor económico y sobre el que desde 2014 ha fijado a nivel global una estrategia de licencias concretadas en tres programas diferentes destinados a promover la marca olímpica no solo durante los JJOO sino también entre estos, y en cuyo marco tiene un acuerdo con Lacoste en base al cual esta marca ha elaborado una colección llamada Olympic Heritage, inspirada en los JJOO Barcelona 92, incluyendo referencias al evento como Anillos Olímpicos, la mascota oficial COBI y al pebetero olímpico.

La demanda se dirige contra el FC Barcelona y su filial por tres motivos.

En primer lugar, por el uso por los demandados en la colección lanzada a finales de 2022 de ropa deportiva y accesorios diversos - carcasas para teléfonos, llaveros-, de un signo compuesto por los mismos colores y en la misma secuencia que los colores de los anillos olímpicos de la marca invocada consistente en la disposición de líneas paralelas en diferentes posiciones sobre las prendas y accesorios como puede verse en las siguientes fotografías:

En segundo lugar, por la utilización en la campaña de promoción, oferta y comercialización de la colección (en medios propios, de terceros y por redes sociales), en especial de la camiseta destinada a la equipación del Club en partidos fuera de casa la colección, de los otros signos del COI para trasladar la imagen de que los productos estaban inspirados en los JJOO, señalándose en particular que el color dorado era el del oro olímpico, que la camiseta rememoraba valores como el esfuerzo y la superación, que con el diseño se hacía homenaje a los JJOO 92 a través de la impresión sobre la camiseta del mapa de barcelona, rematando todo ello con el uso en las mangas de los colores de los cinco aros olímpicos.

En tercer y último lugar, por el empleo en la campaña de promoción de esta colección en el perfil del FC Barcelona en Instragram, de la marca figurativa número 2970366

acompañada de la leyenda (traducida del inglés) "la inspiración detrás de esta equipación"y "consigue tu oro".

Sobre la base de estos hechos, la parte actora considera que la reproducción de la marca figurativa número 2970366 para productos idénticos a los registrados por la actora constituyen actos de infracción por doble identidad o riesgo de confusión y/o asociación - art 9.2.a) RMUE-, que en el uso de la secuencia en franjas con los colores olímpicos en los productos hay la infracción de la indicada marca figurativa en tanto renombrada - art 9.2.c) RMUE- por cuanto que aquél signo produce una clara evocación buscada por la demandada que supone una transferencia de la imagen y valores de la marca invocada y un perjuicio y aprovechamiento de la marca anterior con aprovechamiento del renombre y daño por menoscabo del renombre y dilución de la distintividad y, finalmente, que el uso de los otros signos -llama, antorcha, medallas o designación sede olímpica más año de celebración- en la campaña de promoción, oferta y comercialización de los productos antes indicados, constituyen actos de competencia desleal por confusión y aprovechamiento de la reputación ajena - art 6 y 12 LCD- al usarse determinadas referencias a signos de la actora utilizados para identificar el movimiento olímpico y que están consolidados y son reconocidos en el tráfico comercial como identificativos del COI.

La Sentencia de instancia ha estimado la demanda en su práctica integridad -desestima la acción vinculada a la imputación de deslealtad por confusión-, lo que motiva el correspondiente recurso de apelación a través del cual los demandados cuestionan, en primer término, la desestimación de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, critican la admisión de una prueba de la actora durante el acto de la Audiencia Previa, afirman que hay falta de fundamentación de la alegación de falta de legitimación pasiva y, finalmente, alegando error en la valoración de la prueba, solicitan la desestimación tanto de las acciones de infracción marcaria como de competencia desdeal y de su consecuencia declarativa en materia indemnizatoria.

Examinaremos separadamente cada uno de los motivos así formulados.

SEGUNDO.-Tal y como hemos visto, constituye el primero de los motivos del recurso de apelación deducido por la parte demandada el relativo a la desestimación de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario en relación a la mercantil Nike European Operation Netherlands BV, excepción deducida en la contestación a la demanda y decidida en el acto de la Audiencia Previa.

En síntesis, afira la parte recurrente que Nike no es solo fabricante y distribuidor sino, también, creador del diseño, siendo la relación existente entre este fabricante y el FCB, derivada de un contrato de patrocionio desde el día 25 de octubre de 2006, de tal índole que se ha constituido una especie de sociedad colectiva en virtud de la cual Nike, como patrocinador técnico exclusivo, asume el diseño, producción y distribución de la equipación técnica del Club, de la que es proveedor exclusivo y licenciatario exclusivo lo que le permite comercializar sus propios productos como productos oficiales del FCB, licencia que es cobranded,lo que permite el uso por Nike de la marca propia y la del FCB -el escudo-.

Resalta el apelante que Nike, como creador y diseñador de las prendas del FCB, se vale de prendas propias, de manera tal que se trata de productos Nike que se crean para el FCB.

Que por tanto, dice el apelante, no se trata de una mera relación entre terceros pues Nike no es mero ejecutor de las decisiones del FCB.

En consecuencia, concluye, no es aplicable al caso el criterio de selección del infractor por parte del titular de la marca porque la participación de Nike, tal cual se desprende de la relación con su patrocinado, es necesaria al ser su autoría incuestionable y su participación en el litigio imprescindible.

Añade que la sentencia de instancia no ha resuelto la concurrencia en el caso de los requisitos necesarios para la estimación de la excepción que además está justificada para poder dar cumplimiento a la sentencia que en su caso resultara confirmanda la estimación de la demanda dado que algunas de las pretensiones deducidas por el COI no se pueden cumplir por las demandadas.

Pero en el caso, afirma la recurrente, se dan los presupuestos de la excepción porque, primero, existe nexo entre el FCB y Nike derivado del contrato de patrocinio, segundo, se trata de un nexo que es inescindible, homogéneo y paritario porque Nike es la creadora (y responsable) de los diseños de las equipaciones del FCB, porque los productos son comercializados y fabricados de manera exclusiva por Nike y, tercero, porque Nike no ha prestado su aquiescencia a la pretensión del COI.

Tras rechazar la aplicación al caso de la jurisprudencia -10 sentencias- invocada por la demandante porque nada tienen que ver en sus supuestos de hecho con el caso y el rol -ya descrito- de Nike repecto de los productos que se dicen infractores, concluye la recurrente su motivo incidiendo en la concurrencia en el caso de los requisitos para la estimación del litisconsorcio excepcionado en la imposibilidad de ejecutar determinados pronunciamientos de la Sentencia que afectan a Nike.

Posición del Tribunal.

Para resolver la cuestión hemos, en primer lugar, de identificar al infractor y, en segundo lugar, conectarlo con el proceso.

Es infractor marcario aquél que, sin consentimiento del titular de la marca, la usa en el tráfico económico para los mismos productos o servicios - art 9.2 RMUE- o valiéndose de un signo para identificar productos o servicios genera riesgo de confusión y/o asociación respecto de la marca del titular -atentando contra las función esencial del signo- o, finalmente, cuando siendo renombrada, usa signos que la evocan y causa alguno de los perjuicios previstos en la ley sin justa causa.

Por otro lado, describe la ley el tipo de uso el tráfico económico que, hecho sin el consentimiento del titular de la marca, determina la infracción.

Dice el art. 9.3 RMUE-

"Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una

denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE ."

Es infractor por tanto quien comete alguno de estos actos en relación a una marca anterior. Y como tal, queda vinculado al proceso como sujeto pasivo de una acción por infracción lo que significa que tiene legitimación que constituye el presupuesto primario de la relación jurídico-procesal.

En palabras del Tribunal Supremo, la legitimación pasiva ad causamconsiste en

"una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas pretendidas" ( SSTS de 27 de junio de 2011 y de 11 de noviembre de 2011 ).

La consecuencia obvia de lo expuesto es que el infractor tiene legitimación pasiva frente a una acción por infracción marcaria. Por tanto, la legitimación ad causamconstituye una cuestión de fondo por lo que si del proceso resulta que el demandado es, efectivamente infractor, su legitimación pasiva quedará confirmada y deberá soportar las consecuencias de las acciones de las que dimanan las pretensiones del demandante frente a aquél.

Y si es infractor es quien lleva a cabo en el tráfico económico alguna de las conductas descritas si el consentimiento del titular de la marca, también resulta evidente otra conclusión, a saber, que varios pueden realizar distintas conductas infractoras, cooperativas o autónomas, constituyendo cada una de esas conductas infracción dado que cada una constituye una relación jurídico-material única, lo que faculta al titular de la marca a dirigir su acción por cualquiera de ellas frente a cualquiera de los infractores de ser distintos sin que esté compelido a demandar a todos los infractores conocidos.

En consecuencia, en absoluto puede haber litisconsorcio pasivo necesario cuando varios infringen una marca pero solo se demanda a uno pues, como hemos indicado, no hay una relación jurídico-material común sobre la que se pretenda una declaración de infracción sino que cada conducta del tipo exigido en la ley constituye per seinfracción. Y siendo así, los efectos que hacia un tercero, que puede también ser infractor, se puedan producir en el proceso correspondiente, cuando solo tienen carácter reflejo, o por una simple conexión, o porque la relación material sobre la que se produce la declaración únicamente le afecta con carácter perjudicial, no será necesaria su intervención en el litigio al no quedar afectos por la cosa juzgada (en este sentido, y en relación al planteamiento litisconsorcial en relación a licenciatarios no demandados, véase nuestra Sentencia 71/2019, de 24 de enero).

Así si, como es el caso, se imputa infracción por oferta, comercialización y comercialización, hay que examinar si la infracción imputada deriva de la comercialización del producto que se dice conducta infractora imputada al demandado, sea o no el fabricante o importador del mismo, sea o no quien lo haya inspirado, derive o no la comercialización de un acuerdo con tercero o de cualquier otra circunstancia en la que haya relación de tercero.

En el caso que nos ocupa, lo que afirma en su motivo el FCB y BLM es que dada la relación entre el FCB y NIKE, vinculados por un contrato de patrocinio (que no aporta) desde el día 25 de octubre de 2006 (ampliado el día 20 de mayo de 2016), NIKE asume respecto del FCB el ser patrocinador técnico exclusivo, proveedor exclusivo y licenciatario exclusivo de los signos del FCB, en particular del escudo, para su uso junto con la marca propia de NIKE, de manera tal que hay una asociación de marcas por las que NIKE crea y diseña las prendas del FCB pero como productos NIKE, productos NIKE FC BARCELONA.

Sostiene que no solo el FCB no diseña sino que tampoco fabrica ni distribuye al no ser su objeto social, siendo NIKE quien crea la imagen y productos FC Barcelona y que, por ello, no es de aplicación al caso la capacidad electiva del titular de la marca, del COI, en la selección del demandado, estando compelido aquí a demandar también a NIKE dada la relación contractual existente entre patrocinada y patrocinadora por lo que se refiere a los actos en debate, al ser incuestionable que la autoría es de NIKE y su presencia en el litigio es imprescindible derivado de lo que afirma, es un nexo entre partes inescindible, homogéneo y paritario.

Pues bien, no es cierto que el contrato de patrocinio genere una "sociedad colectiva". Y es que, aunque probablemente es un argumento que emplea el apelante para abundar el desarrollo y refuerzo de su razonamiento, lo cierto es que, desde un punto de vista jurídico, carece de sentido pues nada ponen en común cada parte ni generan un tercer de derecho distinto a cada uno. En realidad, ni tan siquiera hay en el patrocinio una sociedad interna entre partes, sino un intercambio de obligaciones, es decir, un sinalagma contractual que se sustenta en el propio interés de cada contratante, que es lo que constituye la causa del contrato de patrocinio, y que no es otro que la de obtener el FCB financiación total o parcial a cambio de que aparezca NIKE como sponsor y se haya publicidad en interés suyo, con la particularidad de que la potencia mundial de cada marca resulta de interés en este intercambio.

Sólo desde esta perspectiva se entiende la afirmación del apelante de que la relación entre ambas mercantiles es inescindible, homogénea y paritaria, caracteres que no responden sino a un interés propio de cada parte al ligar el destino de una marca con la propia pero, siempre, en las condiciones que se pactan.

Tampoco es sostenible el argumento relativo al origen en la creatividad del producto. De hecho, que el producto porte el escudo del Barcelona ya supone una aportación creativa del FCB al producto, sin perjuicio de que resulta evidente que aquí, como en otros casos, el control de la marca propia implica control de calidad por parte del patrocinado en los productos del patrocinador. A ello se refiere el documento 20 de la contestación al indicar que Nike presentaba los diseños de los productos a FCB y BLM para aprobación de aspectos técnicos y del manual de marca del Club, lo que es congruente con la propia licencia que se concede a Nike que, como se recordará, otorga por ley al licenciante -en este caso, al FCB- el control de la función de calidad -at 25.2.d) RMUE-, en especial tratándose del uso de una marca renombrada, derecho que se traduce en la facultad de velar por la imagen y reputación asociada a dicha marca.

En efecto, la doctrina del TJUE, de la que es buen exponente tanto la STJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-59/08, Copad S.A./Chirstian Dior como la STJUE de 4 de noviembre de 1997, asunto C-337/95, Parfums Christian Dior/Evora, atribuyen al licenciante de una marca de renombre la facultad de control del "áurea y a la imagen de prestigio"fortaleciendo la posición jurídica del titular de la marca frente a quienes promocionan y venden productos portadores de la marca renombrada, como sería el caso de Nike respecto de la marca del FCB.

De hecho, y por razones obvias que a la postre resultan de la jurisprudencia indicada, no es mínimamente creíble que NIKE tenga absoluta libertad en el uso de los signos renombrados del FCB cuando no solo desde un punto de vista cuantitativo sino también cualitativo deben ser protegidos de usos que pudieran causar un perjuicio a su imagen lo que explica que, cuando menos, las propuestas creativas de NIKE requirieran previa a la decisión de producción del visto bueno del FCB con lo que ello supone de participación en el proceso creativo que, sin duda, toma en consideración tanto la propia línea creativa del fabricante NIKE como las exigencias del patrocinado, FCB.

En cualquier caso, no tiene en cuenta el apelante que si cada acto de infracción constituye una relación jurídica individualizada y aquél no queda demostrado, al ser legitimación pasiva ad causamcuestión de fondo tal y como hemos expuesto, la consecuencia para el demandante será la de la desestimación, no la exigencia de formular demanda contra el tercero verdadero autor del acto infractor.

En suma, la tesis del motivo es insostenible ya que no concurren los presupuestos del litisconsorcio pasivo necesario en tanto que el nexo entre el demandado y un tercero, sea éste o no colaborador o autor de actos infractores, no comunitarizan la infracción, sea más o menos fuerte el nexo que pudiera haber entre infractores, que en el caso no deja de ser contractual y solo afecta a la relación interna entre contrantes y no al titular de la marca anterior y, por tanto, en absoluto es precisa la presencia de la parte contractual no demandada por el tercero, que puede hacer valor su derecho de exclusiva frente a quien demanda, si finalmente es infractor, imponiéndole aquellas conductas que dependiendo de él, aun cuando pudieran afectar la relación contractual con el tercero, estén vinculadas a las acciones deducidas. Este sería el caso, de ser preciso en ejecución, de poner fin a la licencia que el FCB concedida a Nike, con independencia de las consecuencias contractuales que pudiera tener para la infractora.

El motivo queda desestimado.

TERCERO.-La segunda de las alegaciones que formula la parte apelante es la referida a la admisión de un documento -numerado como 70- aportado por la actora en la Audiencia Previa.

Argumenta la parte apelante que el documento incorporado en la Audiencia Previa por la parte demandante, y que define como contra-informe para refutar la encuesta de mercado -doc 24 contestación- sobre la identificación por los consumidores de las franjas de colores de los productos cuestionados, es extemporáneo conforme al art. 400 LEC y debe ser rechazado.

Afirma que se trata de un informe pericial no destinado a cuestionar la medología de la encuenta sino sobre el fondo del litigio, supliendo prueba de lo que se debió aportar con la demanda, esto es, si hay identificación por el público de la marca invocada cuando ve las cinco franjas de colores en los productos.

En efecto, dice el apelante que el informe lleva a cabo suposiciones e hipótesis sobre cuestiones que van más allá de la valoración técnica de la metodología empleada en la cuesta del FCB, criticando la introducción de referencias a los mensajes promocionales de la colección, informando sobre el contenido descriptivo de los productos en la web de los demandados, analizando los contenidos de la campaña controvertida incluyendo alusión a noticias publicadas en prensa, se incluyen imágenes de la citada campaña que no se mostraron en la encuesta, cuestionan la imparcialidad de Zinklar y valora el concepto de notoriedad de la marca.

Posición del Tribunal.

Es cierto que en la Audiencia Previa se admitió un documento, numerado como 70 de los aportados por la parte actora, relativo a un informe pericial de fecha 4 de marzo de 2024, presentado para cuestionar y rebatir la encuesta aportada por los demandados como documento número 24 de su contestación.

Desde nuestro punto de vista, el motivo carece de fundamento.

En efecto, no solo creemos que la cita al art. 400 LEC es errónea en tanto norma referida a la preclusión de alegación de hechos y derecho cuando en el caso la prueba documental -informe- aportada se refiere a un hecho comprendido en la causa petendide la demanda al venir referido a la infracción de la marca invocada, esto es, al hecho de la similitud entre signos y su percepción por el público pertinente como hecho jurídicamente relevante sino que, por el contrario, entendemos que el documento se dirige indefectiblemente a tratar de refutar los resultados de la encuesta de la parte demandada cuestionándola tanto por razón de los autores como de método utilizado, posibilidad cuya viabilidad procesal tiene fundamento en el art. 426.5 LEC en relación al art. 265.3 LEC que autorizan al actor a presentar en la audiencia previa lo dictámenes e informes relativos al fondo del asunto cuyo interés o relevancia se haya puesto de manifiesto a consecuencia de las alegaciones del demandado al contestar la demanda lo que, entendemos, tiene lugar en este caso donde de lo que se trata por el actor es de cuestionar una encuesta aportada por el demandado -doc 24- sobre la falta de identificación de los signos con la marca de la actora.

Sin perjuicio de la valoración que tales documentos merezcan al Tribunal, no cabe duda que la aportación del documento cuestionado es procesalmente correcta y, en consecuencia, debemos rechazar el motivo de que se trata.

CUARTO.-Plantea seguidamente el recurrente la falta de resolución sobre la alegación de falta de legitimación pasiva ad causan de los demandados.

Señala al respecto el demandante que la Sentencia de instancia rechaza la excepción en relación a la acción declarativa de daños y perjuicios obviando que el planteamiento se formuló respecto de la propia acción marcaria y respecto de los actos de competencia desleal, siendo así que la Sentencia omite toda valoración sobre tal planteamiento.

Que en relación a ello reitera que los demandados no pueden ser considerados responsables marcarios ni de los actos de competencia desleal imputados por la parte actora porque, en cuanto a la infracción marcaria, se basa en el uso de un diseño de productos que incorporan franjas de color, diseño no ideado ni materializado por los demandados sino por Nike, siendo los demandados respecto del mismo terceros de buena fe por lo que no son responsables.

Que respecto de la infracción por el uso de un stiker de los anillos olímpicos en el story en la cuenta de instagram del FC, señala el recurrente que dicha publicación se llevó a cabo por el FCB y no por BLM, por lo que no puede apreciarse respecto de esta legitimación pasiva.

Y en cuanto a la acción por actos de competencia desleal, recuerda que se refiere a un diseño creado por Nike para la segunda equipación del club, habiendo sido desarrollada la campaña en atención a dicho diseño. Y en cuanto a BLM, tanto menos tienen legitimación pasiva en estas supuestas infracciones porque la campaña no se llevó a cabo por dicha mercantil sino por FC Barcelona.

Posición del Tribunal.

La legitimación, tal y como antes señalábamos, deriva de la afirmación de la titularidad del derecho y de su correspondencia entre la titularidad afirmada y las consecuencias jurídicas pretendidas, es decir, de la coherencia de la posición subjetiva que se invoca con las peticiones que se deducen ( Sentencias de 31 de marzo de 1997; de 11 de mayo de 2000; de 12 de mayo y de 28 de diciembre de 2001; de 11 de marzo de 2002; de 19 de abril de 2003; de 13 de febrero y de 21 de abril de 2004; de 20 de febrero, 30 de marzo, 25 de abril y de 24 de noviembre de 2006, entre otras), por lo que está siempre ligada al fondo de la cuestión, vinculada en suma a las normas de derecho material o sustantivo que tiene que ver con la existencia de la titularidad del derecho a la luz de la normativa de que se trate ( SSTS de 2 de julio de 2008, rec. 1354/2002 ; de 9 de diciembre de 2012 , rec. 604/2010).

Es cierto que , como dice la STS de 15 de enero de 2014, la legitimación pasiva ad causam "es un presupuesto preliminar del proceso susceptible de examen previo al de la cuestión de fondo, aunque tiene que ver con esta",pero también lo es que en ocasiones resulta complejo escindir la decisión de fondo de la legitimación pasiva.

En cualquier caso, debemos negar que el tribunal de instancia no se haya sobre la legitimación pasiva de los demandados. Como trae a colación en su oposición al motivo la actora, la Sentencia de instancia afirma en su FD Tercero que los demandados son responsables de colocar los signos controvertidos en los productos y de una primera comercialización, lo que constituye una atribución directa y explícita de legitimación pasiva respecto de la infracción marcaria que tiene, siempre, carácter objetivo a diferencia, según los casos, de la legitimación respecto de la acción de daños y perjuicios - art 42.2 LM-.

Sobre el diseño y la posición que los demandados como licenciatarios tienen respecto del mismo ya nos hemos pronunciado, sin perjuicio de que se imputa también oferta, comercialización y promoción de los productos que se dicen infractores. En este marco, debe analizarse la posición de BLM pues lo que afirma el demandante es que BLM es la filial encargada de la venta de los productos oficiales del FCB.

Desde nuestro punto de vista no hay duda de que, sobre la legitimación pasiva se alegan hechos jurídicamente relevantes para constatar que concurre, en palabras del Tribunal Supremo, una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas pretendidas.

Procede por ello rechazar el motivo sin perjuicio de lo que resulte de los restantes motivos deducidos en el recurso de apelación.

QUINTO.-Desarrolla seguidamente en el recurso los motivos relativos al análisis de la infracción marcaria y competencia desleal, dedicando a ello el motivo cuarto que divide en dos submotivos, uno primero relativo a la imputación de infracción de la marca figurativa número 2970366 -anillos olímpicos- por doble identidad -art 9.2.a) RMUE- y riesgo de confusión, y otro segundo sobre la infracción de la marca invocada en tanto renombrada del art. 9.2.c) RMUE.

Analizaremos en este fundamento la infracción por doble identidad y riesgo de confusión.

Señala el recurrente que la acción de la demandante trae como causa en el uso de un stickerde los anillos olímpicos, disponible libre y gratuitamente en instragram para todos los usuarios, en un storypublicado en la cuenta de instagram del FC Barcelona.

Que desde su punto de vista, yerra el juez a la hora de apreciar infracción porque, primero, no hay en el caso falta de consentimiento en tanto que se trata del uso de un un stickerde los anillos olímpicos, a libre disposición de los usuarios de la red -doc 25ª y 25B-.

En consecuencia, dice el apelante, la demandante tolera que Instagram ponga dicho signo a disposición de todos los usuarios de la red para su inclusión en las publicaciones. No tiene en cuenta por tanto el Juez que hay uso consentido.

Y yerra el juez su decisión, añade el recurrente en segundo lugar, al no valorar la prueba aportada en la contestación sobre este particular, teniendo en cuenta que las storiesson publicaciones visibles durante 24 horas y que una vez visionadas, deja de aparecer el icono visible, lo que es determinante del limitado alcance del impacto, que afirma es efímero y de escasa relevancia, sin perjuicio que en el caso, tras su uso, haya quedado en el repositorio del perfil del FC Barcelona donde puede verse pero solo entrando en el perfil del Club sin que la documental aportada por la actora en la Audiencia Previa -doc 62 y 62 sobre políticas de Instagram en cuanto al uso de signos- sea relevante para el caso al no haberse acreditado que estuvieran tales condiciones vigentes al tiempo de los hechos de que se trata.

Por otro lado, no hay, dice el apelante, identidad aplicativa pues no se ha utilizado la marca en los productos de la colección controvertida ni se ha colocado en el etiquetaje, embalaje ni en los materiales gráficos para la campaña publicitaria, de manera tal que el consumidor no va a ver en el producto ni el material explicativo ni publicitario del mismo, ni en etiquetas ni embalajes, la reproducción de los anillos olímpicos.

Además, la storyno está fácilmente disponible y, por tanto, es imposible llevar a cabo la comparación que refiere el juez por lo que no hay riesgo de confusión, siendo en todo caso un uso decorativo respecto de productos que se identifican con las maras Nike y del FCB.

Termina el motivo señalando que solo se ha tenido en cuenta el renombre de la marca invocada a pesar de que, por sí solo, es insuficiente para apreciar la infracción, no concurriendo en el caso los presupuestos de los art. 9.2.a y 9.2.b) RMUE.

Posición del Tribunal.

Sin negar el uso de la marca tal cual está registrada para la promoción de los productos de la colección, sustenta su primer alegato la parte apelante en el hecho de que el signo que aparece utilizado en el perfil del FCB en Instagram es un stickerque reproduce la marca gráfica de los anillos olímpicos, stickerque está disponible, libre y gratuitamente en Instragram, para todos los usuarios. Y fundamenta su segunda impugnación en que no se utiliza el signo en los productos de la colección controvertida, ni en el etiquetaje, embalaje ni en los materiales gráficos para la campaña publicitaria.

Pues bien, para resolver el motivo, conviene recordar, a partir de la jurisprudencia del TJUE, los presupuestos de la infracción de que se trata -doble identidad-.

Dice el art. 9.2.a) RMUE que

"el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consenti miento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada".

Esta norma ha sido interpretada por el TJUE.

Afirma en primer lugar que la protección en casos de doble identidad es absoluta.

Dice al respecto la STJUE de 20 de marzo de 2003, asunto C-291/00, LTJ Diffusion SA/Sadas Vertbaudet S.A., que

"48. Por lo que respecta al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que esta disposición sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud entre signos y marcas y los productos o servicios designados, exista por parte del público un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98 , Rec. p. I-4861, apartado 34).

49. En cambio, es preciso señalar que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva no exige la prueba de tal riesgo para conceder una protección absoluta en caso de identidad del signo y de la marca, así como de los productos o servicios.".

Exige en segundo lugar que, en todo caso, para que sea apreciable infracción, es preciso que se produzca menoscabo de las funciones de la marca.

Señala al respecto la STJUE de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, Arsenall Football Club/Matthew Redd que

"el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta. Así pues, determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición (véase, por lo que se refiere a un uso con fines meramente descriptivos respecto a las características del producto ofrecido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff, C-2/00 , Rec. p. I-4187, apartado 16).".

Esta conclusión debe a su vez matizarse recordando que en los casos de doble identidad, a diferencia de los casos de riesgo de confusión, pueden verse afectadas otras funciones distintas a la de indicación de origen, en especial cuando se trata de marcas de renombre donde son relevantes las funciones tales como la de comunicación, la de inversión o la publicidad, estrechamente vinculada a la función condensadora del goodwill(véase en este sentido las STJUE de 18 de juno de 2009, asunto C-487/07, Loreal y de 8 de julio de 2010, asunto C-558/08, Portakabin Ltd) .

Analiza también esta jurisprudencia los requisitos cumulativos de la infracción por doble identidad señalando, primero, que se exige identidad entre signos, matizando que ello no significa que sea es precisa una perfecta identidad - STJUE C-291/00-

"52. No obstante, la percepción de una identidad entre el signo y la marca debe apreciarse globalmente en relación con un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, respecto a dicho consumidor, el signo produce una impresión de conjunto. En efecto, este consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, el nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 , Rec. p. I-3819, apartado 26).

53. Puesto que la percepción de una identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparación de todas las características de los elementos comparados, algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.",

doctrina reiterada en las STJUE C-558/08, ya citada y STJUE de 25 de marzo de 2010, asunto C-278/08, Die Bergspecchte-, al punto que incluso en la STJUE de 3 de marzo de 2016, asunto C-179/15, Daimler AG, el Tribunal no descarta que pueda existir identidad entre un signo denominativo y una marca figurativa.

Finalmente, y por lo que hace a la necesidad de identidad de los productos o servicios, ha dicho el TJUE -Sentencia de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, Adam Opel AG, que la norma se refiere

"al uso de un signo idéntico a la marca para productos comercializados o servicios proporcionados por un tercero que son idénticos a aquellos para los que la marca está registrada"-apt 28-, excluyendo por tanto que se refieran a los productos o servicios "del titular de la marca".

En el caso, no hay duda, porque así lo reconoce el apelante, del uso del signo registrado con ocasión de la promoción de los productos de la colección en el perfil que el FCB tiene en la red social de Instragram.

En efecto, la infracción se imputa con ocasión de la publicación por el FCB en su perfil público de instagram de una "story",que ha estado disponible desde el día 27 de junio de 2022 hasta el día 26 de julio de 2023, consistente en un vídeo grabado en la tienda oficial del FC Barcelona que muestra con detalle la colección controvertida a la venta y en la que aparece la marca gráfica de que se trata.

El apelante la pretende disculpar el hecho alegando que el uso de dicha marca está consentida por el COI. Pero tal alegación es insostenible. No solo disponemos de las normas de conducta respecto de los stickers-como veremos- sino, principalmente, la inadmisibilidad de la alegación tiene su sustento en el hecho de que se trata de un caso de uso de un signo que reproduce una marca pues, en tales casos, si se hace un uso que pueda afectar a las funciones marcarias del signo que representa hay infracción, y si se refiere a idénticos productos para los cuales aquél está registrado, habrá infracción por doble identidad.

La disponibilidad del signo para poder ser utilizado de algún modo que implique un acto de infracción jurídica de un derecho de exclusiva es una deducción incompatible con el derecho de que se trata.

Y es que, en absoluto protege nuestro ordenamiento casos de usos desleales en materia industrial y comercial salvo tolerancia, que desde luego no apreciamos por parte del COI por el hecho de poner a disposición de los usuarios de la red social uno de los signos más relevantes de la actora. Y no lo podemos deducir porque es irreconciliable con la política de licencias que tiene el COI, además de antagónico con la titularidad de un derecho de exclusiva para, entre otros productos, ropa deportiva, circunstancias de las que se deduce sin gran esfuerzo lógico que la puesta a disposición del signo para los instagramers lo es para un uso decorativo y sin fines industriales o comerciales como lo es, sin duda, cuando se utiliza para la oferta y promoción de los productos del FCB porque, en tales circunstancias, se produce una transferencia de imagen y valores derivados del renombre que tiene el signo absolutamente incompatible con un derecho de exclusiva.

Como dice la STGUE de 28 de mayo de 2020, asunto T-677/18,

"Los mensajes que transmite en particular una marca que goza de renombre o que se asocian con ella le confieren un valor importante y digno de protección, tanto más cuanto que, en la mayoría de los casos, el renombre de una marca es el resultado de esfuerzos e inversiones considerables por parte de su titular."

lo que seguramente explica, precisamente, la política de licencias desarrollada por el COI en claro contraste con lo que pretende deducir el apelante al invocar la tolerancia o consentimiento del COI en el uso de sus signos más relevantes.

Desde nuestro punto de vista, queda así explicada la correspondencia que se aprecia entre la protección de la marca en las redes sociales y lo que resulta del documento 62 aportado por la actora relativo a las condiciones de uso de signos en las redes, conforme a las cuales solo se puede usar del signo siempre que no se vulnere la propiedad intelectual de terceros, incluyendo expresamente las marcas comerciales.

Tampoco el argumento de que hay un uso inocuo, efímero o irrelevante es aceptable.

Ya hemos indicado que el uso hecho por el FCB ha estado disponible al público durante más de un año. Además, el perfil del FC Barcelona en la red social de Instragram es público y, por tanto, accesible a cualquier usuario de la red. Y como resulta del documento número 65 de la actora, el FCB tiene 122 millones de seguidores, pudiéndose visualizar y revisualizar el vídeo promocional en cuestión al formar parte del repositorio de las stories dedicadas a la promoción de los productos.

Finalmente, rechazamos el argumento relativo a la falta de identidad aplicativa pues sin duda concurre tal identidad si tenemos en cuenta que la marca del COI está registrada para prendas para vestir -clase 25- y el signo de los aros olímpicos en colores usado en Instagram por el FC Barcelona, se hace para promocionar los productos cuestionados que comprende las prendas deportivas ya descritas, uso de naturaleza publicitaria que no requiere, para identificar los productos sobre los que recae, que el signo obre sobre el producto o su embalaje, como parece argumentar el recurrente. De hecho, colocar las marcas anteriores sobre los productos y servicios, no es sino una modalidad de infracción de entre las diversas comprendidas en el art. 9.3 RMUE antes citado como lo es el uso publicitario del signo.

Hay, en consecuencia, doble identidad y, por tanto, no cabe sino confirmar la infracción del art. 9.2.a) RMUE pues como hemos señalado, en los casos de doble identidad la protección de la marca anterior es absoluta, señalando la STJUE Diffusion -citada- que en estos casos no se exige prueba del riesgo de confusión aunque sí prueba del menoscabo en las funciones de la marca lo que consideramos se produce claramente en el caso desde el momento en que se vincula el signo a un producto con ocasión de la campaña de promoción comercial de dicho producto lo que afecta a la función de origen pero, también, a la función de publicidad tanto en cuanto el COI emplea la marca con fines publicitarios para informar a los aficionados de las actividades deportivas siendo por ello cualquier uso publicitario o elemento de promoción o instrumento de estrategia comercial - STJUE de 23 de marzo de 2010, asuntos acumulados C-236/08 a 238/06, Google France- un uso que afecta a esa función.

Procede por todo lo expuesto desestimar el motivo y confirmar la infracción declarada en la instancia.

SEXTO.-Por lo que hace al motivo relativo a la infracción de marca renombrada por la incorporación a en determinados productos -prendas relativas a la segunda equipación de los equipos del FCB- de franjas con la secuencia de colores de los anillos olímpicos que aparece en la marca invocada, cuestiona el apelante la resolución de instancia.

Partiendo del renombre de la marca invocada por el COI, sostiene el apelante que la sentencia incurre en diversos errores, en particular, en no haber llevado a cabo la comparación de los signos que se confrontan en esta acción, en haber omitido valoración de las pruebas aportadas sobre la falta de similitud y evocación, en la omisión de valoración de las pruebas sobre el renombre del Barcelona en relación al aprovechamiento del renombre ajeno y, finalmente, en no haber tomado en consideración factores que no son constitutivos de los usos objeto de análisis.

Plantea por tanto en primer lugar que no hay identidad ni similitud entre los signos en disputa, ni ninguna de las infracciones a que se refiere el art. 9.2.c) RMUE, afirmando que yerra la sentencia en el juicio relativo a la comparación de los signos.

Afirma que el motivo denunciado como infractor es un elemento decorativo consistente en franjas de colores dispuestas en distintas partes de los productos según sus diseños, unas en vertical, otras en horizontal y en diagonal, aplicándose en los productos que además llevan las marcas de Nike, el escudo del FCB la marca del FCB y la marca Spotify.

Niega que se trate de signos idénticos o similares y denuncia el error de la Sentencia de instancia al comparar los signos trayendo a colación la existente entre signos idénticos cuando no es el caso, equivocándose cuando afirma que la parte demandada infringe la marca por utilizar "preeminentemente como identificación los aros olímpicos en el mercado"sin que lleve a cabo un juicio comparativo entre los signos y los productos de que se trata.

Que la realidad, dice el apelante, es que la marca del CO consiste en cinco anillos de colores dispuestos en dos líneas superpuestas, la superior con tres anillos -azul, negro y rojo- y la inferior por dos anillos -amarillo y verde- entrelazados entre sí, siendo así que el signo utilizado sobre las prendas es una disposición en franjas sucesivas de colores que según la orientación de que se trate, lleva como orden el rojo, verde, negro, amarillo y azul o azul, amarillo, negro, verde y rojo, no coincidiendo por tanto con el orden que dice la demandante.

Que en todo caso, el signo tal cual queda descrito no es equivalente a la marca, ni gráfica ni estructuralmente, habiéndose acreditado un amplio listado de marcas de terceros que usan estos mismos colores pero que coexisten con la marca invocada, no bastando para apreciar infracción en la notoriedad de la marca invocada para justificar o valorar similitud. Y no habiendo similitud, añade, no puede haber evocación pues en contra de lo que dice la Sentencia de instancia, cuando el consumidor ve las franjas de colores en los productos controvertidos no establece vínculo con el COI, tal y como además quedó demostrado con el estudio de mercado -doc num. 24-.

Posición del Tribunal.

Queremos iniciar el análisis recordando que conforme a la doctrina del TJUE -por todas, la STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/2014, Corte Inglés/OAMI- no hay un concepto de similitud que "tenga un sentido diferente"según el caso de marca ordinaria o renombrada, lo que supone que si del examen de similitud resulta que "no existe similitud entre los signos en conflicto",no habrá ni riesgo de confusión ni evocación.

Solo si se apreciara cierta similitud entre los signos en conflicto, "dicha apreciación será válida tanto para la aplicación del apartado 1, letra b), como para la del apartado 5 del artículo 8 del citado Reglamento",encontrándose la diferencia, en lo que hace al juicio de similitud según sea o no la marca anterior renombrada, en los "grados de similitud entre los signos en conflicto exigidos por uno y otro apartado de dicha disposición"pues, mientras que en el caso de riesgo de confusión debe alcanzarse un "grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos",cuando se trata de marca renombrada, "la existencia de tal riesgo no se exige",bastando que sea suficiente para que "el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos".

En suma, y "en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud".

Pues bien, en el caso no hay similitud, ni siquiera en un grado que permita examinar si hay vínculo.

En efecto, si como dice la STJUE de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 el requisito de similitud entre la marca anterior renombrada y la signo utilizado por el tercero sin el consentimiento del titular y sin justa causa exige que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual, apreciación de similitud que no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otro signo sino examinando los signos en conflicto, cada un considerado en su conjunto sin excluir, dice entre otras, la STJUE de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, que la impresión de conjunto que deja en la memoria del público pertinente una marca compuesta pueda estar dominada, en determinadas circunstancias, por uno o varios de sus componentes, en el caso que nos ocupa la conclusión que alcanzamos es la siguiente.

Observamos en primer lugar que la marca invocada auna diversos componentes figurativos, unos relativos a las formas y otros a los colores.

Desde nuestro punto de vista, cada uno de esos componentes no ocupa un lugar equivalente en el signo. En particular, no solo negamos que los colores de los aros sea un componente que domine por sí solo la imagen de la marca de los aros olímpicos sino que tan siquiera creemos que el elemento cromático pueda ser considerado en esta marca como un elemento preponderante.

Varias razones nos llevan a tal conclusión.

En primer lugar, la descripción que del Símbolo Olímpico se hace en el art 8 de la Carta Olìmpica. Dice la norma que aquél "se compone de cinco anillos del mismo tamaño entrelazados (los anillos olímpicos), utilizados solos, en uno o en cinco colores",añadiendo: "Cuando se utilice la versión en cinco colores, estos serán, de izquiera a derecha, el azul, amarillo, negro, verde y rojo...".

De esta descripción se desprende la relevancia que en el signo tiene la composición y forma del Símbolo de que se trata, es decir, de los aros y sus posiciones para conformar una figura unitaria, pues esta no varía en caso alguno, estén o no coloreados, lo que hace de lac cromática una mera una alternativa.

En segundo lugar, de la observación del signo. Nos referimos al hecho de que en la comparativa visual de los elementos figurativos que componen la marca invocada, la diferencia del elemento figurativo relativo a los aros conformados en dos filas y entrelazados entre sí respecto del lugar que en la composición ocupan los colores en más que notable, habida cuenta de la posición, tamaño y diseño de los aros en relación al espacio que se reserva a los colores, perceptible solo en la finura del dibujo de los aros, lo que resulta determinante a la hora de afirmar quer el público pertinente guardará en la memoria de manera más que evidente la forma y no los colores.

Esta última afirmación que no solo se sustenta una percepción subjetiva del Tribunal. Lo relevante es que la percepción del consumidor respecto de la marca invocada está condicionada por la propia conducta del titular del COI que usa los aros olímpicos en el mercado en blanco y negro, como resulta de la referencia hecha por la actora a su marca europea renombrada número 876383 solicitada en 1998 para, entre otras clases, la 41, al tiempo que tolera otros usos no cromáticos (ignoramos si es a consecuencia de estar registrados como tales), como se observa en los documentos 33 y 34 de la demanda, relativos a capturas de pantalla de vídeos de Youtuve donde aparecen aros en blanco y aros en color dorado e incoloros igualmente en el caso del documento 26 que contiene captura de la web olimpics.com.

Es por ello que entendemos que el mensaje del signo, su prestigio, valores y renombre, está fuertemente anudado a la composición de los aros y no a sus colores que, contrariamente a las consideraciones de la Sentencia de instancia, no creemos que tengan por sí solos una fuerza distintiva tan relevante como para, en conexión con el signo litigioso, sea dable apreciar un cierto grado de similitud entre ellos.

Es más, no aceptamos que un tanto de similitud pudiera derivar de aunar colores con un orden predeterminado. Ya hemos explicado que difílmente el consumidor medio de los productos vinculará colores con simbolo olímpico porque probablemente no los recuerde o, simplemente, no considere en su memoria que los anillos estén vinculados a determinados colores porque puede haber visto dicho símbolo sin colores o con un monocromo; en este estado de cosas, considerar que si los percibe en un orden determinado sí podría generar tal vinculación, implica presuponer no solo que el consumidor medio de estos productos (que incluyen carcasas de teléfono, llaveros, calcetines y camisetas de deporte) recuerda los concretos colores de los aros sino, además, que los recuerda en un determinado orden o, al menos, que el detalle del orden es de tal impacto en la memoria que a su través, sí puede establecer alguna forma de recuerdo que le lleve a la evocación pretendida.

Sin embargo, por abundar lo hipotético que resultaría hacer tal afirmación, ni siquiera es evidente que la predisposición u orden de los colores exista en el modo que pretende coincidente con las franjas el demandante, pues en todo caso depende de la forma en que se perciban. Para el demandante el orden de los colores resulta de una percepción escalonada de izquierda a derecha de los aros. Para el recurrente, el orden lógico sería el que resulta de izquiera a derecha pero por líneas, superior primero inferior después.

En consecuencia, desde un punto de vista visual, la similitud es mínima, solo relacionada por el hecho de coincidir colores si bien, es imposible considerar que las franjas de colores en la colección controvertida presente más allá del rango de color básico, carácterísticas similares a la marca invocada.

Tampoco desde un punto de vista conceptual hay un mínimo de similitud pues si los aros olímpicos sugieren además del deporte olímpico, sus valores, ningún elemento conceptual se anuda a los colores al margen de aquellos, de manera tal que las franjas puestas sobre los productos litigiosos en absoluto podrían sugerir tales conceptos.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que, primero, la similitud no se mide por las intenciones de las partes sino que se objetiva en los signos y, segundo, que el consumidor percibe normalmente la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, lo que debemos concluir es que dado que la marca del COI consiste en una representación de aros enlazados cuyas delgadas líneas son de colores diversos, un conjunto de colores en forma de franjas lineales de un cierto grosor puesta sobre productos que de ordinario son susceptibles de incorporar elementos puramente decorativos es absolutamente disimil a salvo de tomar en consideración elementos externos al propio signo como una improbable explicación al tiempo de la adquisición del producto o de memorización de la campaña promocional de productos que, además, se adquirren bajo las marcas renombradas de Nike y del FC Barcelona sobre las que, sin duda, fijará su atención en cuanto al origen, el consumidor.

De todo lo anterior resulta que el Tribunal de instancia incurrió en error al apreciar similitud de los signos en conflicto al obviar que ningún elemento concurrente es similar.

SÉPTIMO.-Desestimada la infracción, resta examinar si el uso de las franjas de colores podrían constituir actos de competencia desleal por confusión del art. 6 LCD o de aprovechamiento de la reputación del COI del art. 12 del mismo texto legal, planteamiento subsidiariamente formulado por la demandante en su escrito de demanda que debemos atender por cuanto que aunque no haya recurrido el demandante formulando tal cuestión, tiene señalado la jurisprudencia (vease STS de enero de 2012 y la jurisprudencia allí citada) que el demandante queda dispensado de

"formular impugnación subsiguiente a la apelación del demadnado cuando la pretensión estimada de la demanda haya sido la principal...pues entonces si se que se da la ausencia de perjuicio o gravamen y el tribunal de apelación, si por estimar el recurso de apelación del demandado considera improcedente la pretensión principal de la demanda, habrá de examinar las subsidiarias pese a no haber mediado impugnación, ni directa ni añadida o subsiguiente del demandante".

En efecto, sostiene la representación del COI que al haber en la colección controvertida de los demandados signos similares a la marca anterior invocada -visual y conceptualmente-, se produce un riesgo de asociación en términos del art. 6 LCD al poder considerar el público una colaboración entre ambas partes; y hay además aprovechamiento en la colección del Barcelona de la marca de los aros invocada, habiendo riesgo de transferencia de imagen de la marca por el solo hecho de reproducir los colores en el mismo orden y proporción - art 12 LCD-.

Posición del Tribunal.

Desde nuestro punto de vista, el planteamiento formulado en la demanda debe quedar desestimado.

No podemos apreciar acto de confusión del art. 6 LCD porque el uso de las franjas sobre los productos no implica un comportamiento idóneo para crear confusión en el consumidor sobre las prestaciones ajenas.

En el caso, la conducta que se imputa consiste en la imitación o copia de los colores de los anillos olímpicos entendidos estos como signo distintivo del COI. Sin embargo, negamos que sea una conducta idónea para producir riesgo de confusión porque, como ha quedado expuesto, no hay grado de similitud suficiente para que el uso de los colores de que se trata sobre los productos cuestionados sea una conducta objetivamente idónea para provocar la confusión ya que a su través no puede el consumidor dudar de la procedencia empresarial de los productos ofertados, ni siquiera por asociación -confusión indirecta- en tanto que el uso de los colores no se percibirá como representativo de un signo olímpico sino, solo, por la mayoría de consumidores, como un elemento decorativo de los productos que sí se identifican en cuanto a su origen por los dos signos marcarios renombrados y claramente perceptibles, Nike y FC Barcelona.

Somos conscientes que los productos se acompañan en su momento de una campaña que sí describe tal elemento en el sentido expresado por la demandante, pero también lo somos del hecho de que, una vez comercializado el producto, este adquiere autonomía respecto de la campaña inicial de promoción y, por tanto, no creemos que sea bastante tal circunstancia para atribuir el riesgo de confusión con el origen de los productos a los colores que, per se,no serán identificados como tal signo olímpico, en especial si tenemos en cuenta que se trata de productos de consumo general y masivo impulsado por la relevancia social que a nivel español, europeo y mundial tiene el club Barcelona.

Tampoco creemos que el uso de las franjas de colores sea acreedor de un caso de aprovechamiento indebido de la reputación ajena del art. 12 LCD, en primer lugar porque tratánose del signo ya descrito, al ser disímil difícilmente puede provocar una transferencia de imagen. Por otro lado tampoco hay en el uso de los colores en el modo en que se hace, un comportamiento adecuado para aprovecharse de las ventajas de la reputación del COI.

Ello requeriría del uso de elementos o medios de identificación o de presentación de los productos que, en tanto empleados por el COI en el mercado, suministraran información a los consumidores, siendo además de elementos identificativos, condensadores de la reputación empresarial, comercial o profesional del COI. Pero en el caso consideramos, por las razones ya expuestas, que el uso de las franjas de colores no constituye un signo que condense la reputación, valores y mérito que pudiera tener el COI como organizador de los JJO, tanto más cuando, por lo que hace a las prendas de vestir, es son los signos de Nike y el del FC Barcelona, claramente visibles en algunas de las prendas que forman parte de la colección cuestionada, la que en estas condensa una reputación o buena fama que se proyecta sobre tales prendas, pero no un conjunto de colores que no contienen un mensaje nítido que lo vincule a un signo renombrado y prestigioso como son los aros olímpicos.

Procede por ello desestimar la acción por actos de competencia desleal subsidiariamente deducida en la demanda.

OCTAVO.-Refiere seguidamente el recurrente el tema relativo a la acción declarativa de deslealtad, instando en este nuevo motivo la revocación de la decisión de instancia de apreciar la infracción del art. 12 LCD por error en la interpretación de la norma y de la prueba.

Señala el recurrente que yerra el Juzgador de instancia cuando considera que la campaña controvertida conlleva riesgo de dilución de la marca renombrada de la actora que, dice, solo podría esgrimirse respecto de signos distintivos y por tanto, desde la perspectiva de una acción marcaria.

Recuerda que la actora ha basado su acción no en un signo distintivo sino en conceptos relativos a las olimpiadas, antorcha olímpica, medalla olímpica o designaciones olímpicas, sin especificar qué signo se está vulnerando y sin tomar en consideración que cada edición de JJOO tiene nuevos diseños de antorchas, medallas y lemas sobre los que no puede el COI ostentar exclusividad.

Por tanto, concluye, no siendo objeto de controversia el uso de marca renombrada, no hay dilución ex art. 12 LCD.

Que en caso alguno se han equiparado en la campaña los productos propios con los del COI, no habiendo referencias o imágenes de productos que incorporen la marca del COI. Insisten en que campaña solo pretendía rememorar el hito histórico que supuso la transformación de la ciudad y ensalzar los valores que son los del Club, integridad, responsabilidad, transparencia, respeto, esfuerzo, ambición, humildad, sostenibilidad y diversidad.

Y finaliza el argumento añadiendo que no solo hay renombre en la marca del COI, también la marca del FC Barcelona y el club son altamente renombrados, hecho no valorado en la instancia a pesar de su relevancia en tanto demostrativo de la innecesariedad de aprovecharse de una tercera entidad, tanto menos vistos los elevados importes destinados a sus campañas de comunidad y márketing -doc 2, 31 y 32 contestación-.

Posición del Tribunal.

Sustenta la demandante su pretensión relativa a la apreciación de actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena, en el uso por los demandados, con ocasión de la campaña de promoción, oferta y comercialización de los productos litigiosos, de determinadas referencias a contenidos, tanto literarios como gráficos, que la actora califica de signos renombrados titularidad del COI que en el mercado sirven para identificar el movimiento olímpico.

Califica como tales signos la llama olímpica, la antorcha olímpica y designaciones olímpicas junto con las medallas olímpicas y la formula ciudad más año, elementos, dice el demandante, que distinguen al COI en el mercado e identifican los principios del mismo.

Considera por ello el COI que el uso en la campaña de expresiones tales como "la llama sigue viva", "se inspira en los Juegos Olímpicos"o "El color dorado del oro olímpico, protagonista del diseño de la segunda equipación 2022/23",junto con contenidos fotográficos alusivos a los mismos, supone la utilización en los mensajes promocionales de los signos que se han conseguido implantar con esfuerzo e inversión por el COI con la finalidad de generar una asociación entre los productos anunciados en la campaña y el elevado grado reputacional del movimiento olímpico que promociona el COI, conducta que califica constitutiva de aprovechamiento parasitario de la reputación que resulta de la transferencia de la imagen de la marca y de los valores del COI.

La Sentencia de instancia ha desestimado la infracción relativa a la confusión del art. 6 LCD pero aprecia la de aprovechamiento de la reputación ajena, sancionada en el art. 12 LCD, argumentando que hay explotación "con claro perjuicio del renombre de la marca del COI".

En contra de tal estimación, argumenta en esencia el recurrente que los signos que refiere la actora no son protegibles, que no hay equiparación entre productos de los litigantes y, finalmente, que el renombre del FCB y la inversión en publicidad impiden apreciar aprovechamiento.

Pues bien, en cuanto a los signos invocados por el demandante hemos de señalar en primer término que, habiendo interpretado el Tribunal Suprmero el término signo utilizado por el art. 12.2 LCD en sentido amplio -véase STS 450/2015, de 2 de septiembre- a condición, dice esta resolución, de que "pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional",no cabe duda que los calificados como signos por la actora pueden en abstracto considerarse como tales pues hay una estrecha relación entre los conceptuados como tales -llama, antorcha, denominaciones, medallas- y los JJOO gestionados por el COI.

Ahora bien, la dificultad en el caso radica en si en efecto el uso de esos signos en las circunstancias que señalaremos supone la utilización de signos patrimoniales del acervo olímpico particular del COI o de signos que, aunque nacidos de los JJOO, en tanto referidos a un concreto evento son patrimonio de la sociedad derivados la organización en Barcelona en 1992 de los JJOO.

En efecto, aquella organización supuso para la ciudad de Barcelona y para todo el país, no solo un evento deportivo sino, con un verdadero esfuerzo financiero y económico, un cambio de las estructuras urbanísticas de la ciudad y un proyecto de internacionalización de la misma con lo que ello supuso para sectores vinculados al turismo, al posicionamiento de la ciudad como lugar para la celebración de eventos internacionales y receptora de inversión financiera pero, también a nivel deportivo y social que caracterizó la amplísima participación de los ciudadanos en la organización.

Que el Club más representativo de la ciudad sede en 1992 de esos JJOO aproveche un aniversario de aquél evento para incorporar en sus productos pensados como parte del homenaje al aniversario elementos nacido en aquellos Juegos -con exclusión de los derechos de exclusiva-, no puede considerarse un caso de aprovechamiento de la reputación del movimiento olímpico dirigido por el COI, pues no hay razón alguna para atribuir el monopolio que pretende el COI de lo que son, en realidad, contenidos que rememoran no, al menos únicamente, una actividad deportiva sino un hito transcendente para un lugar geográfico tan determinado como la ciudad de Barcelona de la que su primera entidad deportiva es el FC Barcelona.

No hay por tanto un indebido aprovechamiento de signos que, si pueden representar unos JJOO y, sin duda, unos valores, representan también a la ciudad de Barcelona y a los valores de un movimiento que fue olímpico en su causa primigenia pero social en sus consecuencias, transcendiendo de lo deportivo con proyección sobre unos simbolos que no puede ser monopolizados por el COI frente a la ciudad, sus ciudadanos y sus instituciones.

Desde este punto de vista, si hay confusión en ciertos signos entre el patrimonio del COI y el patrimonio de la ciudadanía de Barcelona derivado de la organización de los JJOO en 1992, la conclusión sería que de haber aprovechamiento, sería éste inevitable pues celebrar el aniversario de los JJOO implica la cita de ciertos elementos reconocibles por los ciudadanos en general.

Pero en realidad, ni siquiera creemos que haya aprovechamiento en el contexto descrito pues, el análisis de la campaña promocional del FC Barcelona pone de relieve que no incorpora alusión alguna a relaciones comerciales del COI ni, desde luego, es deducible de la misma, sin que por lo demás podamos apreciar, con el uso de las referencias indicadas por el demandante, un intento de presentarse el FC Barcelona como continuista de la actividad del COI.

Coincidimos finalmente con los recurrentes en la reflexión relativa a que sin las referencias denunciadas, el hecho de que los productos fueran del FC Barcelona portando la marca y escudo del Club, además de la Nike, condensaba suficientemente la reputación o prestigio de los productos en cuestión, no siendo necesarios para atribuirles ese prestigio el uso de los signos señalados que no venían sino a contextualizar unos productos en el marco del aniversario de un evento que, como hemos descrito, transcendió de lo deportivo, haciendo de la promoción de los productos una campaña ensalzatoria del aniversario que no es, insistimos, apropiable por el COI.

Por tales razones no podemos sino estimar el motivo, revocando el pronunciamiento de la instancia.

NOVENO.-Dedica el último motivo la parte demandada a cuestionar la estimación de la acción declarativa de daños y perjuicios.

Dice el recurrente que en la hipótesis de la infracción, no cabe apreciar responsabilidad objetiva por daños y perjuicios del art. 42.1 LM por falta de legitimación pasiva respecto de dicha acción.

Afirma que la resolución impugnada incurre en error al considerar a los demandados responsables de poner los signos controvertidos en los productos infractores y ser responsables de la primera comercialización cuando el responsable de la primera comercialización es Nike, como se acredita con los documentos 13-17 y confidencial I-III de la contestación de la demanda, acreditativos de que es Nike quien vende los productos a BLM para que este pueda venderlos en su tienda, siendo Nike quien los vende a otros establecimientos minoristas y al FC Barcelona y a BLM.

Además, por lo que se refiere a la colocación de los signos en los productos, consta acreditado que es Nike quien, como patrocinador y proveedor técnico, crea los diseños que luego presenta al FC Barcelona y BLM y por tanto es Nike quien pone los signos sobre los productos.

Posición del Tribunal.

Los planteamientos que se formulan exceden del resultado del propio recurso de apelación.

Habiéndose estimado el recurso en cuanto al uso de las franjas de colores y, por tanto, tanto en lo relativo a la infracción de la marca renombrada como respecto de las imputaciones por actos desleales con la consiguiente desestimación de las pretensiones deducidas, la responsabilidad de los demandados se ciñe al uso de la marca invocada en Instagram, en el perfil que en esta red tiene el FC Barcelona que, en su campaña de promoción de los productos de que se trata, usa aquella marca.

Limitada por tanto la responsabilidad civil por daños y perjuicios a dicha infracción, en su caso no hay duda que el autor es la parte demandada pues se trata del uso en la campaña promocional de los productos de la marca de la actora y de tal acto son solo responsables los titulares de la red y de su gestión que, entendemos, corresponde a ambos demandados.

El uso en el modo descrito la marca renombrada supone cometer los actos que puede prohibir el titular de la marca y en particular, los actos descritos en las letras e) -uso en publicidad- y f) -uso en redes de comunicación telemáticas- del numero 3 del art. 34 LM, lo que supone incurrir no en responsabilidad objetiva sino en la conocida como responsabilidad objetivada contemplada en el art. 42.2 inciso final del mismo texto legal en tanto actos infractores de una marca renombrada.

Procede en consecuencia, desestimar el motivo en los términos que aquí queda descrito.

DÉCIMO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, no cabe hacer expresa imposición de las mismas a la parte apelante - art 398 LEC-.

Y respecto de las costas procesales de la instancia, suponiendo la estimación parcial del recurso de apelación una estimación parcial de la demanda, procede aplicar el criterio correspondiente del art. 394.2 LEC acordando que cada parte abone las costas causada a su instancia y las comunes por mitad.

DÉCIMO PRIMERO.-Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, se acuerda la devolución para la parte recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.