Sentencia Civil 63/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 11/2025 de 04 de abril del 2025

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.La demanda presentada por las compañías DIRECCION001. y DIRECCION002. contra la mercantil DIRECCION000 y contra Víctor tiene por objeto la protección de los siguientes signos distintivos registrados, en lo que aquí interesa, para productos de la clase 33:

- Marca de la UE nº 8619868 denominativa DIRECCION001, registrada el 16.03.2010 para bebidas alcohólicas, excepto cerveza

- Marca de la UE nº 8645351 denominativa DIRECCION002, registrada el 22.03.2010 para bebidas alcohólicas, excepto cerveza

- Marca nacional española nº M0749758 denominativa DIRECCION003, registrada el 1.5.1977 para vinos

2. Además de exponer con detalle la actividad de la mercantil DIRECCION001 en la elaboración del vino y su reconocimiento, indica en extracto que es titular de una pluralidad de marcas registradas que conforman una familia que gira en torno al vocablo DIRECCION003, que considera renombradas, centrando su demanda en las tres antes identificadas.

Tras relatar la controversia registral con el demandado, expone que, a pesar de haberse denegado el registro en la OEPM en un caso ( Víctor y FYA Víctor) y estar pendientes de registro en otro ( Víctor y FYA Víctor) ante la oposición de la actora, se usan en el mercado para distinguir vino los signos "FYA Víctor" y " Víctor", que, a su juicio, están produciendo confusión efectiva en el mercado.

Al no atenderse los requerimientos extrajudiciales remitidos, ejercita acción declarativa de infracción de las marcas antes identificas, de cesación , remoción, indemnización y de difusión respecto de los signos FyA Víctor, Víctor, Víctor y FYA Víctor, que después en ampliación de la demanda extiende a los signos Víctor, Víctor, FYA Víctor y FYA Víctor.

2. Tras la oposición de los demandados, y celebración del juicio, se dicta se dicta sentencia en la que se estima la demanda, con su ampliación. Marginada la extensa reproducción de la postura de las partes (folios 3 a 21) , rechaza de una parte la excepción de falta de legitimación activa de las demandantes, al ser las titulares de los registros de marca alegado, fruto de las operaciones societarias en las que han estado implicadas (FJ 2º) y de otra parte, la prejudicialidad civil por la impugnación judicial de las resoluciones de la OEPM de denegación de solicitudes de marcas nacionales por el demandado (FJ 3º), y después de una largo conglomerado de consideraciones teóricas (folios 23 a 35), aprecia riesgo de confusión (apartados 13 y 14 y parece reiterar en el 15-16), con estimación de las distintas pretensiones ejercitadas en los términos que figuran en el fallo reproducido en los antecedentes.

3.Frente a ella se alzan los demandados por los siguientes extractados motivos: 1º) falta de motivación; 2º) error en valoración de la prueba por omisión de las aportadas en la contestación y las practicadas en la vista; 3º) falta de acreditación del carácter renombrado de las marcas de la actora e inexistencia de una familia de marcas; 4º) la coexistencia pacífica con otras marcas que incluyen el elemento " DIRECCION003"; 5º) falta de prueba de uso efectivo y real de las marcas supuestamente infractoras; 6º) inexistencia de riesgo de confusión; 7º) improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios y 8º) incongruencia ultrapetita por condenar subsidiariamente al 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos, de ser superior 100.000€, a fijar en ejecución de sentencia.

4. La parte demandante se opone por estimar infundados estos motivos e interesa la confirmación de la sentencia, por considerarla ajustada a derecho

5. Varias consideraciones previas debemos realizar a la vista del planteamiento de las partes y sentencia.

En primer lugar, en lugar de dar una respuesta separada a los distintos motivos invocados en el recurso, los agruparemos y ordenaremos en los que resulte conveniente a efectos sistemáticos.

En segundo lugar, a la vista de las abundantes referencias a los expedientes registrales, debemos aclarar que la dualidad de planos que la legislación marcaria permite diferenciar, el registral y el de infracción, no se discrimina con claridad por las partes y, por contagio, en la sentencia.

La legislación marcaria otorga al titular de una marca prioritaria dos clases de mecanismos: el de oposición al registro solicitado por un tercero que incurra en una prohibición de registro, elevada después a causa de nulidad [ art 63 y ss. y art 128 en relación con los arts. 7- 8 y 59- 60 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea ( RMUE) , y art 58 y ss. en relación con art 5-10 y 51- 52 Ley de Marcas(LM )] y la acción por el uso por terceros de signos en el tráfico económico que suponga infracción de su derecho de exclusiva. Aquí nos encontramos ante ese segundo plano, previsto en el art 9 y 129 y 130 y art 34 en relación con los arts. 40 y 41 de la LM. Aunque en ambas el riesgo de confusión juega un papel nuclear, debemos distinguirlos, ya que mientras en la acción declarativa de nulidad se cotejan las marcas de actor y las del demandado, tal y como están registradas, la acción de infracción solo podemos apreciarla cuando los signos se usan por el demandado en el tráfico económico, y además, los parámetros del juicio de confundibilidad en este caso son la marca registrada del actor, siempre que sea se acredite su uso, si así se pide, y los signos usados en el tráfico económico por el demandado, que no tienen necesariamente que coincidir plenamente con la marca posterior registrada

En tercer lugar, y precisamente por lo que acabamos de decir, procede fijar el marco fáctico relevante y verificar, de una parte, qué marcas de la actora son invocables, dado que solo se reconoce en la contestación a la demanda el uso de una de ellas ( DIRECCION002) y en consecuencia , si estamos o no en presencia de un familia de marcas , como da por supuesto la sentencia , y por otra parte, qué signos en su caso son usados en el tráfico económico por el demandado. Previamente, nos pronunciaremos sobre el defecto procesal de falta de motivación.

SEGUNDO. - Falta de motivación

1.La primera queja del recurso es el acogimiento de la demanda sin razonamiento jurídico suficiente y con omisión de un mínimo examen y consideración de los motivos de descargo; falta de motivación que se tilda de "llamativa y alarmante"

Valoración del tribunal

2.Es doctrina jurisprudencial reiterada que el deber de motivar previsto en el art 120.3CE, que integra el derecho a la tutela efectiva, significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su "ratio decidendi" ( SSTS 495/2009, de 8 de julio , y 8/2010, de 29 de enero), ya que su finalidad ,entre otras, es garantizar la ausencia de arbitrariedad; posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso y facilitar la crítica de la decisión en caso de discrepar de la corrección de la decisión.

Pero ello no significa que se exija que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre , y 341/2011, de 6 de junio), siendo bastante que la respuesta judicial sea argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate ( SSTS 457/2012, de 14 julio y 523/2012, de 26 de julio), con admisión de la motivación por remisión ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre, y 301/2012 de 18 mayo). Lo determinante , y es lo que sí garantiza el art. 24.1 CE, es que la resolución contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté fundada en Derecho, exigencia que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad (por todas, STC 142/2012, de 2 de julio). La motivación puede ser suficiente pero desacertada, sin que el mero error en cuanto al fondo constituya infracción del deber de motivación del art 218.2LEC ( STS 673/2021, de 5 de octubre).

3. Siendo cierto que no colma este requisito la mera exposición abstracta y genérica del marco legal y jurisprudencial realizada en la sentencia, válida para este litigio como para cualquier otro de marcas, también lo es que la sentencia sí contiene las razones por las que considera que debe ser estimada la demanda , al apreciar riesgo de confusión en su apartado 13, que parece reiterar en el 14, a la vista del consumidor que estima pertinente y los factores concurrentes (identidad aplicativa y coincidencia en el elemento DIRECCION003 que estima predominante). Que ello lo haga, sin mucha claridad, por remisión a los criterios de la sentencia de la AP de Madrid, Sección 32ª que reproduce, podrá ser más o menos correcto, y puede que no lo estime acertado la recurrente, pero no cabe confundir motivación con acierto de la decisión.

4. Otra cosa es que en ciertos particulares - como la apreciación de una familia de marcas o el renombre - la sentencia adolezca de razonamiento, al limitarse a meras afirmaciones, o que peque de incongruencia interna, como ocurre con el renombre, pues es contradictorio su afirmación y decir simultáneamente que los signos de la actora tienen un grado de distintividad normal (folio 39). Ahora bien, ello no es la ratio decidendi para apreciar la infracción, que solo se aprecia por riesgo de confusión y con apoyo en las sentencias de la AP de Madrid, que ninguna mención hacen a la familia de marcas o al renombre

5. En todo caso, la falta de claridad y argumentación sobre esos particulares, que son objeto de varios de los motivos del recurso, obliga a este Tribunal a completar la respuesta judicial, como haremos a continuación

TERCERO. Marco fáctico relevante. El uso de las marcas prioritarias y el uso en el tráfico económico por el demandado

1.De las afirmaciones conformes de las partes y prueba practicada, en especial, la documental unida a autos, más fiables y seguras que las testificales practicadas para aseverar el uso de las marcas en el mercado o su renombre, (atendidos los vínculos y relaciones con los litigantes, a tener en cuenta a la hora de su valoración, art 376 LEC) , los hechos relevantes para la resolución de las cuestiones suscitadas son las siguientes:

i) la compañía DIRECCION001. es titular de un conjunto de marcas, y en lo que aquí interesa, de las MUEs nº8619868 denominativa DIRECCION001 y nº 8645351 denominativa DIRECCION002, registradas ambas en 2010 para bebidas alcohólicas, excepto cerveza, y de la MN española nº M0749758 denominativa DIRECCION003, registrada el 1.5.1977 para vinos.

Presentada la demanda de infracción en abril de 2022, solo consta el uso en el tráfico económico para identificar vinos de la MUE nº 8645351 denominativa DIRECCION002.

ii) el demandado Víctor ha presentado ante la OEPM solicitudes de las marcas para vinos siguientes: FyA Víctor; Víctor; Víctor; FYA Víctor; Víctor; Víctor; FYA Víctor y FYA Víctor, que han sido denegadas por oposición de la mercantil aquí actora; resoluciones impugnadas algunas de ellas ante la AP de Madrid, Sección 32, que ha confirmado la denegación, y que están pendientes de casación ante el Tribunal Supremo (no controvertido).

iii) la mercantil DIRECCION000 usa en el mercado para distinguir vino los signos FYA Víctor y Víctor en la forma siguiente

2. Respecto del apartado (i), la titularidad marcaria indicada, consecuencia de la sucesión empresarial acreditada (doc nº 1 de los aportados en la audiencia previa) ya no es objeto de controversia en esta alzada, y queda limitada la controversia fáctica a si tales marcas han sido usadas en el tráfico económico para identificar vinos, dado que ello solo se admite en la contestación a la demanda respecto de la MUE nº 8645351 denominativa DIRECCION002 (folio 11 -12, 24 y 33, 35) , sin que ello haya sido desvirtuado por la actora.

Ni en la demanda (doc. nº 3, 26 a 30) ni en la documental aportada en la audiencia previa encaminada a acreditar al uso (doc. nº 10) se acredita que para identificar sus vinos se use " DIRECCION001" o " DIRECCION003", al referirse toda esa documental solo a " DIRECCION002" como identificativo de los vinos que comercializa. Documental aportada ante dicha alegación defensiva y que es reproducción de la aportada ante la OEPM en una de las oposiciones registrales, y que resulta manifiestamente insuficiente a tales efectos, al centrarse en la marca " DIRECCION002" ( de modo superfluo, al no cuestionarse su uso, anexos 1 y 4 ) o ser reiteración de lo ya obrante en estos autos o escritos de este litigio ( anexos 3 y 5) , limitándose el anexo 2 a un catálogo sin fecha , y aun dando por buena la de 2020, como se dice, se limita a la presentación de la empresa DIRECCION001 y sus actividad empresariales en sus distintas bodegas , sin que en ningún momento se emplee como signo identificador de un vino, pues tal función se asigna a " DIRECCION002" . Ni una sola facturación ni etiquetado con " DIRECCION001" o " DIRECCION003" es aportada. En igual sentido concluye la OEPM en el expediente NUM000 (aportado como prueba documental por las actoras en la audiencia previa como doc nº 18). Las testificales, además lo dicho con anterioridad, en todo caso nada aportan cuando se refieren de forma genéricamente al vino de la DIRECCION001, y si identifican marca concreta siempre lo hacen a " DIRECCION002"

3. En consecuencia, y sin perjuicio de lo que más adelante diremos, debemos desechar la existencia de una familia o serie de marcas " DIRECCION003" que, sin razonamiento alguno, da por supuesto la sentencia.

Fenómeno que puede suceder cuando se reproduce íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra. Por tanto, tal factor pertinente a efectos de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión (posibilidad de que crea el público pertinente que el signo impugnado forma parte de la misma serie o familia, STJUE de 24 de marzo de 2011, asunto Ferrero/OAMI, C-552/09 y STGUE de 25 de noviembre de 2014, UniCredit/OAMI, T 303/06 y jurisprudencia citada) debe descartarse, pues precisa ( STGUE de 16 de noviembre de 2022 en el caso de la marca FORO16 , asunto T-796/21) la prueba del uso de todas las marcas que forman la serie o, por lo menos, de un número de marcas (al menos tres) que pueda constituir una «serie» ( STGUE de 23 de febrero de 2006, BAINBRIDGE, T 194/03) que aquí no se da, que hace innecesario plantearse si el signo usado por el demandado ( en caso de infracción ) resulta no solo similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan relacionarla con la serie (STGUE de 23 de febrero de 2006, BAINBRIDGE, T 194/03).

4. En cuanto al apartado (iii), el que la mercantil demandada se ha servido para distinguir vino de los signos "FYA Víctor" y " Víctor" en el tráfico económico se deduce de la prueba practicada (doc nº 38 a 51 de la demanda y nº 6, 9, 19 a 21 de los aportados en la audiencia previa por la actora y nº 1 de los aportados en la audiencia previa por la demandada que incluye su web , obrante al Tomo V y la documentación administrativa y correos de Paradores de Turismo aportados en abril y mayo de 2023), que advera su uso para identificar su vino y ofrecerlo y comercializarlo en la forma antes reproducida.

Resulta inane negar por la demandada que no se trata de un uso en el tráfico económico por tratarse de fotografías aisladas en bares de polígonos industriales o zonas aisladas, sin tickets de compra. Al margen de que ello puede tener relevancia en materia indemnizatoria, lo que es evidente es que la demandada se ha servido de signos "FYA Víctor" y " Víctor" para identificar y ofertar sus vinos en el público, y aunque no hay razón para dudar de su adquisición (doc. nº 49 de la demanda) resulta fútil la discusión , al no ser precisa siquiera la compra efectiva para afirmar su uso en el tráfico económico, que es lo que precisa el art 9 RMUE .Comercialización que no ofrece duda alguna cuando figura en la tienda de la web del DIRECCION004 (de la demandada) las botellas de " Víctor" a 6,80 € y 12,65€, que también figura en una conocida red social (doc. nº 50 de la demanda ) junto con "FYA Víctor" y de su ofrecimiento en varios establecimiento en distintas localidades de España se hace eco la demandada en esa red social o finalmente la licitación administrativa de Paradores de Turismo de 2023 y la petición de 12 unidades de " Víctor" (tomo VI). Inclusive los testigos propuestos por la demandada afirman sin tapujos que les fue ofrecido para su comercialización y que después les pidieron su retirada del mercado en cumplimiento de las medidas cautelares.

5. Por ello debemos rechazar el motivo sexto del recurso. La tesis de que no hubo comercialización y que se limitó a " un muestreo de prospección" no se sostiene y en todo es irrelevante para negar un uso de esas concretas marcas en el tráfico económico, entendido como tal el que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada ( STJUE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, caso Arsenal ; de 11 de septiembre de 2007, asunto Celine o 23 de marzo de 2010, C.236/08 , asunto Gooble France), sin que la desestimación de la multa coercitiva en ejecución de las medidas cautelares afecte a la conclusión anterior cuando se pronuncia sobre el incumplimiento de la orden de cesación, en nada incompatible con el uso al tiempo de la demanda.

6. Ahora bien, los únicos signos usados en el mercado por la demandada para distinguir vino han sido los signos "FYA Víctor" y " Víctor". Estos son los únicos que se refiere la prueba aportada en la demanda y que inclusive son negados por la demandada, por lo que no explica que se dé en la sentencia por aceptado por la demandada su uso en el mercado de todos los que se han intentado registrar en la OPEM, como denuncia en el recurso la apelante.

Por ello, respecto de los demás incluidos en la demanda (a excepción de "FYA Víctor" y " Víctor") y que asume acríticamente la sentencia, sí lleva razón la recurrente de que no se han usado en el tráfico económico, al limitarse a solicitar su registro en la OEPM .En consecuencia, respecto de ellos no cabe predicar infracción alguna en este litigio, y se estima en parte el motivo quinto , al no concurrir el presupuesto para apreciar la infracción marcaria ( arts. 9.2 RMUE en relación con el art 41 y ss. LM por remisión del art 129 RMUE)

CUARTO. La infracción marcaria. Riesgo de confusión

1. La sentencia indica que la comparación entre los signos de las demandadas y las marcas de la actora "integradas en la familia de marcas « DIRECCION003»" evidencia que hay semejanzas desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual; y concurre además identidad aplicativa, por lo que, a su entender, el riesgo de confusión y/o asociación queda fuera de toda duda

2. El recurso dedica su motivo 6º a denunciar la infracción del art 6.1.b) LM por inexistencia de riesgo de confusión, al apartarse de las pautas jurisprudenciales. Dificultado por la ausencia de sistemática, en extracto, critica que la sentencia (i) se apoye en las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 32, que han tenido como objeto la denegación de registro de las marcas pedido por el codemandado, a pesar de que no haber sido probado el uso de dichas marcas; (ii) atribuya erróneamente al término DIRECCION003 un cierto carácter dominante y clave del conflicto marcario, omitiendo la relevancia del término " DIRECCION004" y demás incorporados; (iii) refiera la existencia de una cuasi-identidad y de una identidad conceptual y (iv) considere a " DIRECCION002" una marca de renombre.

Valoración del tribunal

3.Sabido es que el riesgo de confusión del art 9.2 RMUE ( y art 34.2 LM en caso de marca nacional, al no ser aplicable el invocado en el recurso, pues no estamos en un litigio registral) se trata de un concepto de derecho de la Unión Europea, que explica que se acuda a la jurisprudencia del TJUE y TGUE , que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (STJUE de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

Su determinación se debe hacer según la percepción del consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada y que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias Sabel y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas).

Por ello procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJUE asunto Canon citada), así como el grado de distintividad de los signos.

El consumidor pertinente

4. En el caso presente no hay controversia en la conclusión judicial de que el consumidor relevante, atendido que estamos ante un producto de consumo no extraordinario y de precio no elevado, es el consumidor medio, centrándose ambas partes en el consumidor español

La identidad aplicativa

5.Tampoco hay discusión en la identidad aplicativa, al destinarse la marca del actor y los signos del demandado a identificar vino.

La semejanza de los signos

6. Lo primero que debe puntualizarse es que yerra la sentencia en los signos a comparar por partida doble

De una parte, desde la óptica de los actores la única marca a tener en cuenta es la MUE nº 8645351 denominativa DIRECCION002, no las restantes (" DIRECCION003" y " DIRECCION001"), ya que no consta su uso en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda de infracción, según hemos razonado ut supra. Aunque los escritos de los demandados no son un dechado de precisión a la hora invocar la normativa, es evidente que en su contestación a la demanda solo reconoce el uso de " DIRECCION002", y al aducir la falta de uso de las restantes marcas, lo que está es excepcionado su caducidad como motivo defensivo, como habilita el art 127.3 RMUE y art 41.2LM, según se trate de una MUE o una MN, que es la normativa aplicable y no la invocada en el recurso ( art 47.2 RMUE, que como el también citado art 21.3LM se refieren al proceso registral, con olvido que estamos en un litigio de infracción). La ausencia de cita legal correcta no es relevante en virtud del principio iura novit curia ( art 218 LEC) cuando no hay atisbo de indefensión alguna para los actores, que, conocedores de esa alegación defensiva, aportaron en su descargo en la audiencia previa la prueba de uso que estimaron conveniente. En todo caso, al no pedirse su caducidad vía reconvencional como prevé el art 127.1 RMUE, no es correcto decir en el recurso que las marcas son inexistentes, pues su falta de eficacia se reduce interpartes a este litigio por el juego de esa excepción

Por otra parte, los únicos signos que, al ser usados en el tráfico económico sin consentimiento del actor, pueden constituir infracción del ius prohibendi del titular marcario son "FYA Víctor" y " Víctor", no los restantes referidos en la demanda y en su ampliación que acríticamente se asume por la sentencia. Al solo constar su solicitud registral, la respuesta del ordenamiento jurídico respecto de ellos es su denegación como marca, y nada más. No se está diciendo que su uso en el mercado sea correcto, sino que, al no constar dicho uso, no cabe siquiera plantearse si hay infracción. Si en el futuro ese uso se produjese, entonces estaría justificado un análisis que aquí huelga.

Por tanto, la comparativa de signos se reduce a la marca del actor " DIRECCION002" y los signos "FYA Víctor" y " Víctor" del demandado.

7. Aclarado lo anterior, al encontrarnos en el caso presente ante marcas compuestas, recordar que es constante la jurisprudencia que indica que respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, lo relevante en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STGUE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)]. Ello no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. La impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker C-334/05 y Nestlé/OAMI, C-193/06, citadas por la STJUE de 8 de mayo de 2014, asunto C-591/12, BIMBO DOUGHNUTS).

Relevancia o dominio que debe apreciarse atendida la mayor o menor aptitud de ese elemento para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas, por lo que, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [STGUE de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI - Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection] Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (STGUE 23 de octubre de 2002 ,asunto MATRATZEN)

Dado que el elemento dominante de la marca de la actora " DIRECCION003" forma parte del signo usado por la demandada , a lo anterior debemos añadir lo dicho en la STJCE de 6 de octubre de 2005 (Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, C- 120/04, con motivo de una cuestión prejudicial suscitada en un conflicto entre la marca prioritaria Life y la posterior marca compuesta Thomson Life) en la que se concluye que " puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma", sin que ello signifique una excepción a los principios que regulan la apreciación del riesgo de confusión, como el TJUE en su sentencia de 8 de mayo de 2014 ( asunto C-591/12, BIMBO DOUGHNUTS) ha aclarado (apartado 36) .Así

« a efectos de la verificación del riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto ( sentencia Medion, C-120/04 , EU:C:2005:594 , apartados 30 y 36, y auto Perfetti Van Melle/OAMI, C-353/09 P, EU:C:2011:73 , apartado 36).

25 No obstante, un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (véanse, en este sentido, el auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35 , apartado 47; la sentencia Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368 , apartados 37 y 38, y el auto Perfetti Van Melle/OAMI, EU:C:2011:73 , apartados 36 y 37)».

Por tanto, se mantiene las pautas habituales al respecto y señala que

«procede determinar en cada caso individual mediante un análisis de los componentes de un signo y de su peso relativo en la percepción del público de que se trata, la impresión de conjunto producida por el signo cuyo registro se solicita en la memoria del citado público y apreciar a continuación el riesgo de confusión, a la luz de dicha impresión y de todos los factores pertinentes en el asunto concreto.»

8. Pautas todas ellas aplicables a los casos en el que el signo está formado por apellidos, al no existir regla especial al efecto (SSTGUE de 1 de marzo de 2005, T-185/03, Antonio Fusco y de 13 de julio de 2005, T-40/03, Julián Murua) como es el caso que nos ocupa, pues nadie cuestiona que " DIRECCION003" es un apellido como también lo es " DIRECCION004". Ni siquiera en el recurso aducen las demandadas la doctrina de la homonimia parcial para justificar sus marcas como insistían en su demanda, que en todo caso debe sujetarse a lo antes dicho. Esto es, solo queda habilitado el registro y uso de un apellido siempre que haya elementos diferenciadores que permitan disipar el riesgo de confusión con la marca prioritaria que lo contenga, pues ni el RMUE confiere ningún derecho incondicional al registro de un apellido o un nombre como marca de la Unión ( STJUE de 30 de mayo de 2018, C- 85 /16 y 86/16, asunto Kenzo) ni la LM (art 9.2)

En la citada sentencia de 13 de julio de 2005, tras recordar que la percepción de los signos formados por nombres de persona puede variar en los distintos países de la entonces Comunidad Europea (sentencia Fusco) hace las siguientes consideraciones relevantes:

En primer lugar, matiza la afirmación de que en España siempre el primer apellido reviste una importancia particular y en consecuencia, es el elemento dominante , pues " no puede excluirse que, según las circunstancias de cada caso concreto, un signo, compuesto por un nombre y dos apellidos, que es objeto de una solicitud de registro como marca comunitaria, pueda tener para el público español un carácter distintivo debido, en particular, a la presencia del segundo apellido, que constituirá de este modo el elemento dominante del signo de que se trate."

En segundo lugar, si el nombre que figura es de uso relativamente corriente en España, no tiene un carácter distintivo especial. Y ello vale también para el apellido (sentencia Fusco)

En tercer lugar, el consumidor español no pronunciará, en general, la denominación completa de un vino, sino que tendrá, en cambio, tendencia a abreviarla.

9.En el caso presente no ofrece duda que para el consumidor relevante el apellido « DIRECCION003», de presencia escasa en España (no llega al millar de personas que lo tienen como primer o segundo apellido, doc nº 25 de la demanda) es el elemento preponderante y dominante en la MUE de la actora, dado que el otro elemento que lo compone (VIÑA) es puramente descriptivo, de modo que lo que retendrá el público de dicha marca es « DIRECCION003».

Expresión que carece de significado, más allá del propio como identificativo de personas, pues resulta difícil pensar - y en todo caso no consta probado - que el público pertinente lo asocie a una zona geográfica, por más que sea el nombre de un concejo de un municipio (Campezo) de la provincia de Álava, cuando siquiera ese municipio al que pertenece resulta de conocimiento general para el público pertinente.

10. En el caso del signo "FyA Víctor", tampoco hay duda que el elemento nuclear es " DIRECCION003", pues además de la importancia que tiene en el público español el primer apellido, por regla general, el nominativo " Víctor", por ser de uso común, pasará desapercibido, sin que el conjunto "FyA" desvirtúe lo dicho, pues sin ser absolutamente despreciable, lo cierto es que aparece más centrado el identificativo " Víctor" anticipada por la partícula "by"en cursiva, que incide en la importancia del nombre que le sigue, como creador de ese vino

En consecuencia, dado que el elemento dominante de la marca registrada forma parte del signo del demandado de manera destacada, hasta el punto de concentrar su fuerza distintiva, es evidente la semejanza visual, fonética y conceptual entre los signos en conflicto, que debe tildase como alta

11. La cuestión es más discutible en el caso del signo " Víctor", dado que si bien la regla general es que el primer apellido es el elemento dominante, por la tendencia lógica del consumidor español a abreviar la denominación completa, refiriéndose habitualmente al primer apellido (así lo recoge la sentencia «Murúa» citada), no puede excluirse que en este caso el segundo apellido pase desapercibido, pues como el primero tampoco es nada frecuente, y además es utilizado por la demandada para identificar por sí solo los vinos que comercializa

Ahora bien, ello no impide que también aquí pueda predicarse un grado de semejanza entre los signos en conflicto cuando el elemento dominante de la marca registrada forma parte del signo del demandado, ocupando no solo una posición autónoma, sino contribuyendo de forma decisiva a conformar su fuerza distintiva junto con DIRECCION004. Si no hay motivo para excluir a este frente a DIRECCION003, por lo mismo tampoco cabe excluir a este último y sostener que todo la fuerza distintiva del conjunto la ostenta o concentra DIRECCION004. Compartimos por ello el parecer de la SAP de Madrid, sección 32º, nº196/2024, de 18 de julio. Por ello, si bien la semejanza visual, fonética y conceptual entre los signos en conflicto no es de tan alto grado como en el caso anterior, sí puede afirmarse que es de nivel medio

El grado de distintividad

12. Es también un factor a ponderar la distintividad intrínseca y extrínseca de la marca de la actora porque a mayor distintividad, mayor es el riesgo de confusión, según pacífica jurisprudencia.

Nada se dice en el caso presente acerca de la distintividad intrínseca o vinculación del signo con los servicios que designa, que es, al menos, de grado medio u ordinario, porque no existe relación directa entre el significado del término " DIRECCION003" y los productos (vino) que designa.

La discusión se centra en su distintividad extrínseca o grado de conocimiento por el público de las marcas de la actora, ya que la actora se arroga un renombre que parece que la sentencia le reconoce. Decimos esto porque tras decir que "En cuanto a la distintividad extrínseca, el actor no ha aportado prueba documental suficiente para acreditar el grado de conocimiento de sus signos por el público pertinente"(numeral 5º del apartado 13), después indica (apartado 14) que la actora es " titular de una marca renombrada. De lo que, a juicio de este juzgador, se ha aportado prueba más que suficiente"(sin indicar cuáles son); renombre que da por supuesto como parámetro en la indemnización (apartado 29).

13. Al margen de la incongruencia interna que supone y la ausencia de motivación de esa afirmación, como hemos anticipado, aunque no se justifica la infracción en la tutela de la marca renombrada ex art 9.3 RMUE, sí debemos puntualizar, a los efectos del juicio de confusión, que la distintividad extrínseca es de grado medio, a falta de mayores acreditaciones de ese invocado renombre.

No olvidemos que, en palabras de la STJUE de 14 de septiembre de 1999 (asunto C-375/97, Generals Motors Corporation/Yplon), requiere un especial grado de conocimiento "que debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca"que dependiendo del producto o del servicio "podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado",sin que pueda indicarse de forma general mediante porcentajes determinados relativos a ese grado de conocimiento

Añade la citada sentencia de 14 de septiembre de 1999 que en el examen de este requisito, es decir, para determinar si se alcanza ese grado o umbral de conocimiento, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, "a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla" ,en tanto que la Sentencia de 22 de junio de 1999 (asunto C-342/97, Lloyd ) menciona también " las declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales".Criterios que podemos completar con los recogidos en la Recomendación Conjunta de la Unión de Paris y de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de septiembre de 1999, que desglosa en su artículo 2 unos factores a considerar, en una cláusula abierta y en todo caso no obligatoria. En este sentido ya se pronunciaba este Tribunal en la sentencia de 4 de febrero de 2009 (caso Budha) y se reitera en las más recientes sentencias nº 549/2023, de 3 de noviembre y 220/2024, de 26 de abril

Aquí no se prueba ninguno de esos parámetros, pues se desconoce la cuota de mercado, la importancia de la actuación de promoción y su impacto o el reconocimiento por entidades relevantes , limitándose a aportar la propia web y una relación de lo que se dicen premios y reconocimientos (doc. nº 3 y 30 de la demanda) claramente insuficiente por el carácter auto- laudatorio de la primera y ser la segunda una amalgama de referencias no solo a la marca DIRECCION002 sino al resto de marcas de la actora, en la que entremezclan menciones a premios (sin que se acredite su relevancia), referencia a revistas de prensa y puntuaciones de guías y expertos de vinos , que son las más abundantes y habituales en innumerables vinos, que lógicamente no permiten predicar renombre alguno, sin que valga el solo dato de que la bodega de la actora pertenezca a GRANDES PAGOS DE ESPAÑA, que no es revelador de que esta concreta marca que nos ocupa alcance ese especial grado de conocimiento por una parte significativa del público interesado que precisa la jurisprudencia, máxime cuando siquiera estamos ante vinos de alta gama, atendido el precio de los mismos. En este particular sí lleva razón la apelante, que invoca el precedente de la OEPM que también niega ese renombre

El juicio de confusión: interdependencia entre los factores

14. En el caso de "FyA Víctor" el alto grado de similitud de los signos y la identidad aplicativa permite, sin género de duda alguna, concluir que concurre el riesgo de confusión, ya que ese consumidor medio, que es el pertinente, puede creer que los vinos comercializados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los designado por la marca de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los ofrecen

15. E igual conclusión alcanzamos en el caso de " Víctor", pues aunque se admita que el grado de semejanza del signo podamos decir que es medio, se compensa con la absoluta identidad aplicativa, de modo que igualmente hay un riesgo de que ese consumidor medio, del que no se predica un grado de atención especial, pueda entender que los vinos comercializados procedan del mismo origen empresarial o cuanto menos de empresas vinculadas, cuando ello no responde a la realidad

16. No podemos desechar este riesgo con el argumento de la recurrente de que en ese conjunto " Víctor" el elemento dominante es DIRECCION004. El que sea un apellido nada frecuente, y que resulte la marca con la que la demandada identificar parte de los vinos que comercializa, no habilita para centrar solo en el juicio de confusión , ya que el otro apellido - que además aparece en primer lugar- no se puede tachar de insignificante desde el punto de vista distintivo, como hemos dicho. Pero es que aun en la hipótesis - que no - de que se entendiera DIRECCION004 como elemento de mayor relevancia por su renombre (que tampoco nos consta) no resultaría justificada la actuación de la demandada. Lo contrario sería tanto como dejar inerme y sin tutela a la marca anterior frente a eventuales usurpaciones por parte de terceros mediante la técnica de yuxtaponer la marca prioritaria - o una expresión quasi-idéntica o su elemento dominante - a una marca potente y con fuerza distintiva elevada. A ello entendemos que se refiere la STJCE de 6 de octubre de 2005 (Medion AG y Thomson multimedia) cuando indica que

"La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior.

[...]

36. Por lo tanto, debe reconocerse que, a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto»

Aquí resulta claro que " DIRECCION003" en ese conjunto " Víctor" contribuye a dotar de contenido distintivo al signo como tal, esto es, apreciado en su totalidad, por lo que el riesgo de confusión con la marca registrada de la actora no desaparece

QUINTO. Otros argumentos defensivos. La coexistencia pacífica, actos propios y ausencia de mala fe en el registro

1. En la alegación quinta los apelantes reiteran una serie de argumentos defensivos vertidos en su contestación que denuncia que han sido omitidos por el juzgador a quo

En primer lugar refieren la coexistencia pacífica con marcas, como son DIRECCION005 (Marca núm. 2286265) o DIRECCION003 (Marca núm. 1135065) que sirven para comercializar los mismos productos de la clase 33, y que pertenecen a bodegas de la misma Denominación de Origen Calificada Rioja, en la misma subzona denominada Rioja Alavesa y a escasos kilómetros de distancia. Y aunque reconocen que los precedentes administrativos de concesión de esas marcas que contienen el vocablo DIRECCION003 no pueden vincular al órgano judicial, lo verdaderamente relevante consideran que es la coexistencia en el mercado desde hace años con absoluta normalidad, con énfasis en que DIRECCION003 es un apellido que tiene un claro origen geográfico vinculado, usado por diversas familias bodegueras sin exclusividad por parte de ninguna de ellas. Concluyen por ello que si las marcas han coexistido de forma pacífica sin que exista riesgo de confusión, no cabe oposición a una cuarta marca que mantenga la misma distancia con aquellas

En segundo lugar, se hace mención a la marca M2927131 TRASLASCUESTAS DE Víctor, clase 33, concedida en 2010 a nombre del demandado Víctor y que se ha venido utilizando pacíficamente

Por último, esta situación de coexistencia pacífica pone de manifiesto la ausencia de mala fe del demandado en la solicitud de las marcas

Valoración del tribunal

2. Acerca del argumento defensivo de la convivencia registral pacífica, es doctrina consolidada que no basta la mera aportación de un listado de registros en los que aparece ese término. Así, las SSTGUE de 3 de julio 2003 (asunto José Alejandro SL /OAMI (Budmen) y 11 de mayo de 2005 ( asunto GRUPO SADA" vs OAMI (Sadia, S.A) enseñan que la mera cita de una lista de búsquedas sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos/servicios, a estos efectos no es bastante; criterio seguido por este tribunal en precedentes ocasiones como en la sentencia de 21 febrero 2013 (asunto joyería Suárez).Consideraciones que debemos completar con lo dicho por la STGUE de 13 de julio de 2017 (asunto T-389/16) en la que se destaca que

« si bien no se excluye que la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda eventualmente disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto, no es menos cierto que dicha posibilidad sólo puede tomarse en consideración si, en el procedimiento ante la EUIPO, el titular de la marca de la Unión controvertida ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la inexistencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que él invoca y la marca anterior en la que se basa la solicitud de nulidad, y a condición de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03 , EU:T:2005:169 , apartado 86; de 7 de noviembre de 2007, NV Marly/OAMI - Erdal (Top iX), T-57/06 , no publicada, EU:T:2007:333 , apartado 97; de 20 de enero de 2010, Nokia/OAMI - Medion (LIFE BLOG), T-460/07 , EU:T:2010:18 , apartado 68, y de 10 de abril de 2013, Höganäs/OAMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10 , no publicada, EU:T:2013:160 , apartado 48].»

Por tanto, debe probarse no sólo la coexistencia de las marcas, sino también que esa coexistencia se debe a la inexistencia de riesgo de confusión, y ello mediante la aportación de medios de prueba como encuestas de opinión, declaraciones de asociaciones de consumidores u otros, según la sentencia dicha.

3. En el caso presente, aparte de entremezclar las denominaciones sociales de bodegas o nombre de "sumillers" con marcas, y que no basta la mera mención a dos marcas registradas ( DIRECCION005 e DIRECCION003), cuando de la primera siquiera se tiene constancia de su uso (web de DIRECCION005 , doc. nº 4 de los aportados en la audiencia previa por la actora), lo único que consta es que DIRECCION003 (que coincide con Donato) se sirve de la marca DIRECCION003, que superó el filtro registral, para comercializar vino.

Ahora bien, el que no pueda dirigir acción alguna contra la misma - por caducidad por tolerancia - o por los motivos que fueran no lo considere oportuno - por su alcance muy limitado, al indicarse que siquiera dispone de web - no compromete ni limita el derecho de la actora a impedir a la demandada el uso en el mercado de marcas confusorias que violentan su ius prohibendi

4.En cuanto a la segunda línea argumental relativa a la marca M2927131 TRASLASCUESTAS DE Víctor, clase 33, concedida en 2010 utilizada pacíficamente, aunque englobado bajo el mismo epígrafe, se viene a sostener que es un acto propio contra el que no puede ahora ir la actora. Basta reproducir la forma en que se comercializa el vino por la demandada según figura en la contestación para desechar tal alegación

Vemos, sin necesidad de especiales razonamientos, que la fuerza distintiva se concentra en la expresión "TRASLASCUESTAS", que figura en mayúsculas, con un trazo más grueso y en un tamaño mucho mayor que " Víctor" que aparece en cursiva, por lo que es evidente que aquí " DIRECCION003" pasa en la práctica desapercibido para el consumidor medio, cuyo grado de atención no es especial, como hemos dicho. Por ello ese uso del término " DIRECCION003" en un plano totalmente secundario no genera confusión en el mercado, por lo que no cabe predicar del mismo un "acto propio" contra el que ahora se actúa.

Ausencia de confusión - como dicen los apelados- que explica que su pretensión de prohibir la utilización futura de signo idéntico y/o semejante a " DIRECCION003" para los productos de la Clase 33 de la clasificación de Niza, sin más , resulte improcedente y deba limitarse a los usos efectivamente acreditados ("FYA Víctor" y " Víctor" ), es decir, el alcance de la cesación se limita a lo que ha sido objeto de debate - signos usados - por lo que la fórmula genérica de la demanda - asumida acríticamente por la sentencia - no es válida y es rechazada por el Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 3 de marzo de 2004)

5. Menos recorrido aún tiene la alegación de la ausencia de mala fe del demandado en la solicitud de las marcas. Resulta inane plantearse su concurrencia o no, ya que no estamos ante un litigio de nulidad de marcas, como hemos venido diciendo de manera reiterada.

SEXTO. -La indemnización de daños y perjuicios.

1. En la demanda se pide en su apartado 5) que se " condene a las demandadas a abonar a mi mandante la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios ocasionados, consistente en la regalía hipotética por importe de 100.000 euros y, subsidiariamente en el 1% el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados", explicándose que esa regalía hipotética por importe de 100.000 euros se fije en ese importe "en consideración a la existencia de una familia de marcas, del renombre de MARTINEZ DIRECCION003 en el mercado, de la ausencia de licencias a terceros y de que supone escasamente el 10% de la facturación de las botellas DIRECCION002 en el año 2021" .

2.Aunque la sentencia (apartado 26) diga "habrá de estarse, difiriendo su determinación y cuantificación a ejecución de sentencia",lo que se reitera en el apartado 30 y 32 y que "la demandante propone las bases que servirán para el cálculo de la indemnización, conforme a las exigencias del art. 219 LEC "que parecen pensadas para otros litigios, como las referencias a la prescripción (que nadie invoca), en el apartado 29 se lee lo siguiente: " En todo caso, la demandante se esfuerza en concretar lo solicitado, puesto que:

1º.- Opta por el criterio del art. 43.2.b) LM (regalía hipotética forzada), y solicita como indemnización el pago de un canon de entrada, que identifica con el importe de CIEN MIL EUROS.-100.000,00.-€ por el uso de los signos infractores; entendiéndose razonable y justificado en consideración a la existencia de una familia de marcas, del renombre y prestigio en el mercado, de la ausencia de licencias a terceros y que que supone el 10% de la facturación de DIRECCION002 en 2021 (documento nº 31 de la demanda).

2º.- Establece que la citada cantidad no puede ser inferior al 1% de la cifra de negocios realizados por la demandada con los productos o servicios ilícitamente marcados ( art. 43.5 LM )"

Y en el fallo condena a abonar por la regalía hipotética el importe de 100.000 euros y, subsidiariamente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, de ser superior

3. En su motivo 7º del recurso, se alega la improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios ni correspondiendo cantidad alguna como regalía hipotética ni por el 1% de la cifra de negocios. Al margen de decir que no procede por no existir violación de derechos, que descartamos ya por lo antes dicho, aduce (a) que no concurre el presupuesto ya que (i) el previo requerimiento por parte de la actora para el cese de la conducta fue atendido; (ii) no gozan las marcas de actora de la condición de renombradas y (iii) no ha mediado culpa o negligencia por parte del demandado, y (b) en cuanto a la cuantía no se justifica lo que se viene a considerar canon de entrada

En la última alegación denuncia la infracción del art 218LEC por incongruencia ultrapetita y del art 43LM al apartarse de lo pedido en lo relativo al 1% de la cifra de negocios

Valoración del tribunal

4. Comenzando por la cuestión de orden procesal, llevan razón los recurrentes. El Juzgado se aparta de lo pedido por la parte, que solo reclama el 1% de la cifra de negocio de modo subsidiario, es decir, para el caso de que no se conceda la regalía hipotética, no como mínimo tal y como la otorga la sentencia. Que ello sea posible no significa que se deba otorgar cuando es la propia parte la que solo la solicita de manera subsidiaria. Por tanto, si se estima la pretensión principal (condena a la regalía hipotética) no procede acceder a la pretensión subsidiaria (1% de la cifra de negocios) tal y como ha sido planteado

En realidad, lo que pretenden las apeladas al sostener la confirmación del fallo es reformular sus pedimentos, planteando la petición indemnizatoria del 1% en caso de que sea superior a la licencia hipotética fijada en 100.000€, lo cual no es posible.

5. En cuanto a la presupuestos de la indemnización, supliendo lo dicho en el desafortunado apartado D del FJ cuarto de la sentencia debemos afirmar que concurren los presupuestos de la indemnización ya que (a) los demandados son responsables de la primera comercialización ( pues al no discriminarse en el recurso, no podemos entrar a dilucidar tal extremo), y por ende responsable ex art 42.1 LM ,sin más requisitos, y (b) en todo caso, ex art 42.2 LM no han atendido el previo requerimiento por parte de la actora para el cese de la conducta infractora recibido el 18.11.2021 , pues después del mismo está acreditado el uso en el mercado de los signos infractores "FYA Víctor" y " Víctor", según la prueba arriba desglosada

6. Acerca de su cuantificación, ya hemos anticipado que, aunque la sentencia parece que difiere su cuantificación a ejecución de sentencia, lo que estaría en consonancia con lo acordado en la audiencia previa respecto de alguna de las pruebas, después condena a una suma cierta y determinada por licencia hipotética (100.000€). Esa es la realidad procesal, por lo que no se comprende la postura de los apelados que dicen que huelga en este recurso si procede la condena a esos 100.000€ de indemnización

7. Esclarecido esto, en la sentencia es difícil encontrar qué justifica la suma objeto de condena. Al margen de reinterpretar la demanda, pues en ella no se habla de canon de entrada - como si lo hace la sentencia - ese importe de 100.000€ carece de todo soporte probatorio.

No hay la mínima prueba que le dé cobertura y los factores que se invocan para fundamentar tal cantidad (existencia de una familia de marcas y renombre de la marca, más que de DIRECCION001 ) no concurren, además de que lo recogido en el doc. nº 31 es la facturación de las ventas de DIRECCION002, con las dudas no disipadas de que todas ellas correspondan ventas de vino DIRECCION002 cuando los demandados disponen de una amplia cartera de marcas de vino de distintas denominaciones de origen, y ello no se discrimina debidamente. Tampoco qué razón hay para entender proporcionado fijar ese 10% de la cifra de venta anual

8. En esta tesitura resulta imposible atender la petición principal y procede, pues, la pretensión subsidiaria, de modo que en ejecución de sentencia se deberá indemnizar el 1% de la cifra de negocios (según los parámetros contemplados en el art 35.2 CCo) realizada por los demandados con la venta de vino identificado con los signos infractores "FYA Víctor" y " Víctor" , sin que proceda discriminación alguna en el aspecto subjetivo, ya que en el recurso no se plantea, que delimita nuestra respuesta ( art 465.5 LEC)

9.Por igual motivo procesal, no cabe entrar a revisar la procedencia y forma de la publicación acodada

SÉPTIMO- Costas de la primera instancia

1.Al estimarse parciamente la demanda, no procede condena en costas de la instancia y cada parte abonará las causada a su instancia y las comunes por mitad ( art 394LEC)

SÉPTIMO. - Costas causadas en esta alzada.

1. No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación ( art 398.2LEC).

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.