Sentencia Civil 380/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 197/2023 de 05 de julio del 2024

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.El objeto de la demanda formulada por la sociedad italiana TECOMEC SRL contra la mercantil española PRAT INTERNACIONAL BRANDS SL (en adelante TECOMET y PRAT, respectivamente) lo constituye la tutela del modelo comunitario registrado nº 2064865-0005 , solicitado el 28.6.2012 para productos clase 08.03 de Locarno "cortadores, sierras para cortar ar bustos (parte de-)"cuyas representaciones son las siguientes

Protege, pues, un cabezal para máquinas desbrozadoras en el que se incluirá el hilo de corte

Expone que la demandada, empresa dedicada a la distribución online de herramientas y maquinaria de jardinería, en lo que aquí interesa, se trata de un competidor directo de TECOMEC, y que a través de las webs www.greencut-tools.com y www.agroverd.es comercializa un cabezal descrito como "carrete hilo semiautomático" que reproduce el diseño registrado. Cabezal que se incluye además en diversas desbrozadoras comercializadas en la citada página web; modelos de desbrozadora que, además, se ofrecen en distintos portales de venta, incluyendo, entre otros, Amazon, Ebay y Manomano

Relata que ello implica una infracción del diseño comunitario registrado conforme al Reglamento (CE) Nº6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en abreviatura, RDMC) y describe los requerimientos a la demandada (desde 16 de noviembre de 2020) para exigir el cese del uso del producto controvertido. Tras unas consideraciones sobre el grado de libertad del autor para dar forma al cabezal, a salvo su forma cilíndrica, y sobre el usuario informado, que estima que ha de ser un jardinero profesional, concluye en el suplico formulando las pretensiones declarativas, de cesación, remoción, de indemnización de daños y perjuicios y publicación previstas en los arts. 53 y ss. de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI), de aplicación por remisión del RDMC (arts. 88 y 89)

2. La mercantil PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.L. no niega la comercialización de esos cabezales, y aunque indica que tienen algunas diferencias, sin que haya copiado nada, limitándose a revender un artículo que le ofrece un proveedor de este tipo de componentes, del que niega que sea portador de reputación o prestigio, centra su defensa en la nulidad del modelo comunitario registrado, con la formulación al efecto de reconvención por las siguientes causas:

1ª) no ser visibles las características del componente del producto complejo en su utilización normal ( artículo 25 apartado 1.b) en relación con los artículos 4 del RDMC)

2ª) cumplir las características del modelo una función técnica ( artículo 25 apartado 1.b) en relación con los artículos 8.1 del RDMC)

3ª) cumplir las características del modelo una función técnica por causa de interconexión ( artículo 25 apartado 1.b) en relación con los artículos 8.2 del RDMC)

3. La sentencia dictada en la instancia desestima la reconvención, al no apreciar la nulidad invocada, y declara la infracción, con estimación de las distintas pretensiones ejercitadas en la demanda, trascritas en los antecedentes

4.Frente a ella se alza la entidad demandada. No cuestiona la afirmación judicial de que el producto que comercializa no produce en el usuario informado una impresión general diferente a la que produce el modelo comunitario de la actora, y centra su impugnación en la nulidad de este, a lo que dedica sus tres primeros motivos, con reproducción de las causas aducidas en la instancia, con el añadido, de forma subsidiaria para el caso de confirmarse la infracción, de la improcedencia de condena indemnizatoria y de publicación de la sentencia ( motivos cuarto y quinto, respectivamente)

5. La parte actora se opone por estimar infundados los motivos e interesa la confirmación de la sentencia por considerarla ajustada a derecho

6. Antes del análisis de la validez del modelo , impugnada por demanda reconvencional ( como impone el art 85.1RDMC), debemos dejar constancia que ya en la instancia no es controvertida la descripción del modelo registrado que protege un cabezal para máquinas desbrozadoras en el que se incluirá el hilo de corte. Se caracteriza, además de la forma cilíndrica, compartida con otros cabezales para este tipo de máquina para conseguir por el giro cortar elementos vegetales, por los siguientes elementos:

i) en una de sus bases cuenta con una superficie inclinada desde el centro hacia la periferia sobre la que se asienta un pomo; superficie que contiene cuatro elementos colocados en los puntos cardinales: dos flechas que señalan hacia el pomo y dos cuñas en forma de "C"

ii) el pomo presenta una forma estilizada de flor de seis pétalos y sobre dicho pomo se encuentra un elemento en forma de flecha rebajada con respecto a la superficie del pomo

iii) en la base opuesta se encuentra una superficie plana que recoge de nuevo la forma de flor presentando seis rebajes y seis protuberancias simétricas a lo largo de la circunferencia

Desde la vista lateral, se aprecia un cuerpo cilíndrico con dos orificios de salida en direcciones opuestas y con extremos superior e inferior marcados por dos pestañas anulares de igual diámetro.

A ello podemos añadir que tampoco es discutido que el cabezal se inserta en el extremo inferior de una máquina cortadora o desbrozadora , que es una herramienta de jardinería utilizada para cortar ramas y plantas gracias a que ese cabezal o carrete que porta el hilo gira a una velocidad elevada en una posición que discurre contra el suelo. Este cabezal se encuentra tras la cubierta de protección y conectado al eje que gira por el movimiento de rotación que le confiere el motor.

Igualmente en ambos dictámenes periciales se reconoce que el cabezal es intercambiable (pág. 8 del aportado por la reconviniente y pág. 7 y 8 del aportado por la reconvenida) y que en función del tipo del material vegetal que haya que cortar ser puede emplear un cabezal de corte con hilo de nailon ( que a su vez puede ser de distinto diámetro y estructura ) o un cabezal de dientes, si se trata cortar no hierbas sino un arbusto leñoso

Se reproduce una imagen contenida en la contestación a efectos ilustrativos

SEGUNDO. Nulidad del modelo comunitario por no visibilidad de sus características durante la utilización del producto complejo.

1.En la demanda reconvencional PRAT sostiene que el modelo registrado forma parte de un producto complejo ( la desbrozadora) que debe ser anulado porque sus características no resultan visibles durante la utilización normal de la desbrozadora al que va incorporado, con arreglo al art 25.1.b) en relación con art 4.2 RDMC .

Ello es así porque se localiza en su parte inferior, que es la que discurre contra el suelo y se encuentra siempre bajo la cubierta de protección, de tal manera que resulta imposible que el usuario pueda visualizar sus características, atendida también la propia velocidad del cabezal de hilo cuando la desbrozadora está en funcionamiento

2.La sentencia, frente al parecer del titular del modelo, considera que el modelo registrado forma parte de un producto complejo, pero desestima la nulidad por entender que sí resulta visible. Argumenta al efecto: "En este caso estamos en presencia de una desbrozadora, que está formada por múltiples elementos que hace que pueda desmontarse y montarse, y uno de ellos es el cabezal. Sin ese cabezal la máquina no funcionaría. Ahora bien, no se comparte la postura de la parte actora y reconvenida en tanto que consider que el cabezal es un consumible. De un uso normal, con un mantenimiento adecuado, lo único que se consumiría sería ese hijo de nylon que es el cortaría la vegetación, y de hecho, del examen de los cabezales se aprecia la posibilidad de sustitución del hilo.

Sin embargo, el artículo 4, apartado 2, del RDC no exige que un componente sea claramente visible en su totalidad en todo momento durante la utilización del producto complejo.

Bastará que la totalidad del componente pueda verse en algún momento de un modo en que puedan apreciarse todas sus características esenciales (22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 21). En efecto, el cabezal no está en el interior del aparato, está fuera, por lo que su carácter estético es apreciable, solamente estando en funcionamiento y desde el ángulo del usuario quedaría fuera de la visión (que no oculto) por la barrera protectora" ( sic)

3.En el recurso la actora reconvencional discrepa porque estima que cuando el usuario está utilizando la desbrozadora el cabezal no es visible, ya que (i) está situado debajo de la cubierta de protección; (ii) la cara interna del cabezal está anclada a la desbrozadora y la cara exterior de cara el suelo y (iii) gira a una velocidad , que independientemente de la misma, es imposible que el ojo humano pueda apreciar cómo es el diseño del mismo. Añade que tampoco cuando la máquina está parada, con apoyo en las manifestaciones del perito propuesto a su instancia en el acto del juicio, que trascribe

Niega que dentro del concepto de "utilización normal" del producto esté el cambio del hilo del cabezal , y en todo caso que únicamente sería visible alguna parte del diseño, pero en ningún caso la totalidad del mismo

4.En su oposición, la actora sostiene que el cabezal es un consumible y no una parte de un producto complejo, pero que incluso asumiendo que fuera un componente de un producto complejo, dicho componente será perfectamente visible para el usuario.

Valoración del tribunal

5. La controversia planteada versa sobre si (a) el modelo registrado es un componente de un producto complejo ( la desbrozadora), (b) y si resultan visibles en su utilización normal las características de ese componente que resultan nuevas y le confieren carácter singular, como exige el art 4.2 RDMC

Antes de ello aclarar que aunque a la visibilidad solo se refiere expresamente el art 4.2 RDMC , es doctrina consolidada que tal exigencia resulta esencial e inherente al concepto de diseño, que se desprende de la expresión "apariencia" empleada en la definición legal ( art 3. a RDMC y 1 de la Directiva 98/71/CE , de 13 de octubre de 1998 , sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos), que debe apreciarse en su utilización normal, resultando lógica tal prevención y trascendencia, ya que si la finalidad del diseño es atraer al cliente (el valor añadido al producto desde el punto de vista comercial como bien jurídico protegido, al que se refiere la Exposición de Motivos de la ley española), la misma no se puede cumplir si no puede apreciarse por permanecer oculto. Así la STJUE de 21 de septiembre de 2017 (asuntos acumulados C-361/15 P y C-405/15 P, sifón de ducha) nos dice que

«en el sistema establecido por el Reglamento nº 6/2002 , la apariencia es un elemento determinante del dibujo o modelo.

63. Por tanto, el hecho de que sea visible una característica del dibujo o modelo es un requisito esencial de dicha protección. Así pues, en el considerando 12 del Reglamento nº 6/2002 se indica que no deberían protegerse aquellos componentes de los dibujos o modelos que no sean visibles durante el uso normal de un producto, ni las características de tales componentes que no sean visibles cuando la parte está montada, y que esas características no deberían tenerse en cuenta cuando se trate de determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los requisitos de protección».

5. Un dibujo o modelo se aplica o incorpora a un producto, pero puede ser que éste constituya a la vez un componente de un producto complejo, que el art 3 c) RDMC define como "un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto"

Reconoce la STJUE de 20 de diciembre de 2017 ( asunto C-397/16 y C-435/16,Acacia, llanta de automóvil) que el Reglamento nº 6/2002 no define el concepto de «componente de un producto complejo»,por lo que debe entenderse de conformidad con su sentido habitual en el lenguaje corriente, y en el contexto del art 110 RDMC indica que se refiere a "a los múltiples componentes reemplazables, destinados a su montaje en un artículo industrial o artesanal complejo, que permitan desmontar y volver a montar dicho artículo, sin los cuales el producto complejo no puede ser utilizado normalmente" ,después asumida por la ulterior STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C- 472/21,sillín de bicicleta) en un litigio sobre el alcance del art 4.2 y 4.3 del RDMC

De forma más específica, la STGUE de 22 de marzo de 2023 (asunto T-617/21, caso de un modelo consistente en un electrodo que debe introducirse en una antorcha de soldadura) reseña que determinar si un producto es un «componente de un producto complejo»debe apreciarse caso por caso, en función de un conjunto de indicios pertinentes, considerando como tales los manejados en ese caso por la EUIPO (que niega esa condición al electrodo en cuestión) y que son los siguientes :

(i) su carácter consumible

« ...se basó acertadamente, entre otros elementos pertinentes, en la inexistencia de una unión sólida y duradera con el producto complejo, así como en la compra y la sustitución regular del electrodo debido a la corta duración de su vida útil. Estos criterios, que se refieren a características típicas de un bien consumible, constituyen indicios pertinentes que pueden servir para identificar lo que constituye un componente de un producto complejo.

[...]

debido, en particular, al carácter consumible del electrodo en cuestión, el usuario final, que compra y sustituye regularmente el electrodo, puede percibir y apreciar sus características, con independencia de si el electrodo sigue siendo visible después de haber sido instalado en la antorcha.»

(ii) su carácter sustituible, sin precisar desmontar y volver a montar el producto complejo al que se incorpora

« la cuestión de si la sustitución de un producto requiere desmontar y volver a montar un producto complejo es un factor pertinente que debe tomarse en consideración para determinar si tal producto constituye un componente de este último.

46 En efecto, procede recordar que la referencia a «desmontar» y «volver a montar» el producto figura en la definición de «producto complejo» que contiene el artículo 3, letra c), del Reglamento n.º 6/2002

[...]

un producto que, en el momento de su sustitución, no exige desmontar y volver a montar el producto en el que está integrado y que está específicamente diseñado para ser sustituido de manera regular y simple por los usuarios finales es menos susceptible de constituir un componente de un producto complejo que un producto que, como afirma la EUIPO, es normalmente sustituido por profesionales con unos conocimientos específicos para efectuar la sustitución.

(iii) la completitud del producto complejo sin ese producto

«la definición de un «componente de un producto complejo» en la sentencia de 20 de diciembre de 2017 [...] y en particular la precisión «sin los cuales el producto complejo no puede ser utilizado normalmente» [...] no pueden interpretarse en el sentido de que exigen que, cuando un producto no pueda cumplir la función a la que está destinado sin otro producto, este último deba ser considerado en todos los casos un componente del primer producto. En efecto, tal interpretación sería demasiado amplia, de manera que numerosos productos diferentes, que tienen, en particular, un carácter consumible, sin los cuales productos complejos no pueden cumplir la función a la que están destinados, se considerarían erróneamente componentes de esos productos complejos.

[...]

no incurrió en un error de Derecho al tener en cuenta el hecho de que la antorcha podía ofertarse en el mercado sin el electrodo y de que este era habitualmente objeto de publicidad y de venta por separado de la antorcha como indicio pertinente para determinar si el electrodo en cuestión constituía un componente de un producto complejo en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 ».

(iv) su carácter intercambiable

« Ciertamente, como señala la recurrente, el mero hecho de que un producto pueda ser sustituido por otro producto no idéntico y utilizado en diferentes productos complejos no permite concluir que tal producto sea un producto distinto, que no constituya un componente de un producto complejo.

69 No obstante, procede considerar que la Sala de Recurso no incurrió en un error de Derecho al tener en cuenta, para completar su análisis, el carácter intercambiable del electrodo. En efecto, un producto que no puede ser sustituido por otro producto no idéntico o que no puede ser utilizado en diferentes productos complejos puede, en principio, estar en mayor medida vinculado de manera duradera y adaptada a dicho producto complejo y constituir, así, un componente de este último»

6.En el caso concreto que nos ocupa, el modelo registrado encaja en el concepto de componente de un producto complejo, tal y como lo concibe el TJUE, atendido el conjunto de indicios pertinentes acreditados

En primer lugar, el argumento central del titular del modelo registrado de que estamos ante un producto consumible no se comparte, porque lo que resulta probado es que lo consumible es el hilo que se instala en el cabezal, no el cabezal como parte de la cortadora o desbrozadora .No estamos ante una pieza que se cambia de forma regular porque se agota por el uso, y , además, su unión al producto complejo (desbrozadora) resulta sólida y duradera

El que se comercialice de manera independiente con respecto a la desbrozadora (por lo que resulta objeto de publicidad y promoción de manera independiente) no consideramos que per se resulte bastante para predicar el carácter de consumible. Esa publicidad y promoción independiente también se predica de objetos ( por ejemplo, sillines de bicicleta o llantas de automóvil) que nadie duda que son componentes de productos complejos

En segundo lugar, el que para su sustitución no sea preciso desmontar y volver a montar la desbrozadora, entendemos que aquí no es determinante, pues ello se debe a su ubicación en el extremo inferior del producto complejo al que se incorpora. Descontextualizado y llevado a sus últimas consecuencias este factor implicaría el absurdo de negar la condición de componente al último que se instala y primero que desinstala , lo cual revela que en ese caso no resulta relevante como factor pertinente para determinar si ese producto constituye un componente del producto complejo

En tercer lugar, tampoco podemos predicar la completitud de la desbrozadora sin el cabezal. Ni consta que el consumidor final considere completa una desbrozadora sin su cabezal ni se acredita que se oferte en el mercado sin el cabezal, pues las compras relatadas en la demanda lo que adveran es precisamente lo contrario.

Finalmente, el que pueda resultar intercambiable con otros cabezales no idénticos (por ejemplo, con distinto sistema de cortado o con hilo de distinto grosor para distinto tipo de hierbas o arbustos) no permite por sí solo excluir su condición de componente de un producto complejo, atendido el conjunto de circunstancias relevantes previamente apuntadas

7. Confirmado que el cabezal protegido como modelo registrado constituye un componente de un producto complejo (la desbrozadora), procede examinar si se observa el requisito de visibilidad

8. El punto de partida, por remisión del motivo de nulidad del art 25.1.b) invocado, es el art 4.2 RDMC , según el cual

«Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:

a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y

b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular»

Por tanto , cuando el modelo consiste en un componente de un producto complejo, el mismo, una vez incorporado, debe ser visible y estar delimitado por características que constituyen su apariencia particular, a saber, líneas, configuración, colores, formas o incluso una textura particular. Ello supone, como dice la STJUE de 28 de octubre de 2021 ( asunto C- 123/20, Ferrari SpA)

« que la apariencia de [,,,] ese componente de un producto complejo sea capaz, por sí misma, de producir una impresión general y no pueda fundirse completamente en el producto en su conjunto».

Idea que reitera la citada STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C- 472/21) al interpretar los correlativos artículos de la Directiva 98/71 que recalca que no basta una visibilidad en abstracto, sino que para poder disfrutar de la protección jurídica de los dibujos o modelos, el componente, una vez incorporado al producto complejo, debe seguir siendo visible «durante la utilización normal»de tal producto; concepto que se define en el apartado 3 del art 4, al decir que se entenderá por tal «cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación».Sentencia que aporta las siguientes consideraciones relevantes acerca de su exégesis:

En primer lugar, respecto de su alcance y duración, nos dice que la norma «no exige que un componente que está incorporado a un producto complejo siga siendo visible en su totalidad y en todo momento de la utilización del producto complejo».

En segundo lugar, desde el punto de vista subjetivo, la visibilidad de un componente incorporado a un producto complejo «no puede apreciarse únicamente desde el punto de vista del consumidor final de dicho producto. A este respecto, ha de tomarse igualmente en consideración la visibilidad de tal componente por un observador externo.»

En tercer lugar la «utilización normal» corresponde a la utilización por el consumidor final.

«Por lo que respecta, en primer término, a si la «utilización normal» de un producto complejo corresponde a la utilización prevista por el fabricante del componente, a la prevista por el fabricante del producto complejo o a la utilización habitual de ese producto por parte del consumidor final, procede señalar de entrada que, con arreglo al artículo 3, apartado 4, de la Directiva 98/71 , esta disposición se refiere a la «utilización normal» del producto complejo por parte del consumidor final.»

Utilización normal o habitual de un producto complejo por parte del consumidor final que « corresponde, por regla general, a la utilización conforme con el destino del producto complejo prevista por su fabricante o su diseñador».

En cuarto lugar , acerca de qué se entiende por "utilización normal de un producto complejo por parte del consumidor final", indica que el que no se precise y se refiera la normativa de forma general a la utilización aboga por una interpretación amplia del referido concepto, comprensiva de diversas acciones, como su almacenamiento y transporte, que pueden llevarse a cabo antes o después de que el producto haya cumplido su función principal. Por ello falla que la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que esa utilización normal

«ha de abarcar las acciones que se llevan a cabo durante la utilización principal del producto complejo y aquellas que deben llevarse a cabo habitualmente por el consumidor final en el contexto de la referida utilización, a excepción del mantenimiento, la conservación o la reparación».

9. La traslación de estas consideraciones al caso que nos ocupa nos conducen a desestimar el recurso y confirmar la sentencia porque aunque su motivación es escueta, acierta al decir que resultan visibles las características de apariencia formal del modelo registrado en su utilización normal o habitual.

Si bien cuando está incorporado el cabezal a la desbrozadora y la misma está en funcionamiento a alta velocidad para cortar hierbas o arbustos admitimos que no resultan visibles las características formales del cabezal, la jurisprudencia aclara que no es preciso que esa visibilidad se dé en su totalidad y en todo momento. Fuera de ese caso, no hay duda que resulta visible para un observador externo, al margen de que también puede ser apreciado por el usuario final, ya que la cubierta de protección no impide de forma total su visión, entre otras cosas para que pueda comprobar cómo está cortando y si hay desgaste , sin que pueda quedar reducida la "utilización normal" solo al momento en que se emplea la desbrozadora a alta velocidad para cortar hierba, como sostiene la apelante.

10. Tal reducción no resulta admisible. La utilización habitual comprende también acciones que razonablemente son normales que lleve a cabo el consumidor final, anteriores o posteriores a esa función principal, y sin que esté en marcha, como pueden ser su almacenamiento o su transporte (por ejemplo, de una zona con maleza a otra o de un tipo de material vegetal a otro), como ejemplifica la jurisprudencia, u otras que apunta la apelada.

Así, entra dentro de la normalidad que antes del uso se revise que el cabezal está correctamente instalado y preparado para su uso, con la comprobación del estado del hilo de corte, pues sin él no se obtendrá resultado alguno. También lo es la manipulación del cabezal para su cambio (según el tipo de hierbas o arbustos a cortar), o la reposición del hilo del cabezal o la comprobación de la longitud del hilo ( como explican los peritos ), que no pueden encuadrarse en las excluidas legalmente (mantenimiento, conservación o reparación) , pues no estamos ante una operación encaminada a preservar el componente, sino dirigida a preparar o reponer el elemento consumible que contiene

Refuerza esta idea el que los manuales de instrucciones de estos aparatos complejos ilustren sobre la carga del cabezal, revelador de que el paso de cargar hilo nuevo en el cabezal forma parte del uso normal de la máquina desbrozadora

Y todas estas actuaciones, por evidentes razones de seguridad, no se efectúan con la máquina en marcha a alta velocidad, sino cuanto menos se ralentiza. Es más, aunque la apelada reconoce que no es necesario desmontar el cabezal para sustituir el hilo, resulta lógico que para evitar riesgos, el usuario, por elementales razones de prudencia, pueda proceda a ello para llevar cabo esas operaciones.

Y en ese estado todas ellas actuaciones permiten predicar la visibilidad de las partes relevantes del modelo que le dotan de novedad y carácter singular

11.Se desestima el motivo de impugnación primero

TERCERO. Nulidad del modelo comunitario por cumplir sus características exclusivamente una función técnica

1.En su demanda reconvencional PRAT defiende que las características esenciales del modelo que la actora indica ( reproducidas en el apartado 6 del FJ 1º) derivan de necesidades técnicas , sin desempeñar ningún papel estético, con remisión a su informe pericial y a que en la propia web de la actora se indica que estos cabezales tipo "tap and go" son "fácil( es) de usar con sistema de rebobinado de alambre"gracias al pomo con forma de flor y línea de flechas

2.La sentencia , tras reproducir en buena parte la STJUE de 8 de marzo de 2018 (asunto C-395/16, DOCERAM) y describir el modelo, se decanta por la tesis del perito de la parte reconvenida. Expone que "en tanto que el pomo inferior con sus hendiduras y su flechas y los surcos rectangulares no se corresponde con una función exclusivamente técnica, sino que lo dota de una apariencia singular que resalta dando una impresión visual más allá de las necesidades técnicas.

Esas necesidades técnicas no irían más allá de una forma circular o cilíndrica que permita la salida automática del hilo de nylon que funciona como herramienta de corte, y la forma de acoplamiento a la máquina que da movimiento al cabezal.

Por tanto, teniendo en cuenta que si al menos una de las características de apariencia del producto cubierto por un dibujo o modelo impugnado no está dictada únicamente por la función técnica de dicho producto, el dibujo o modelo no puede declararse nulo con arreglo al artículo 8, apartado 1, del RDC (STGUE 24/03/2021, T-515/19 , Building blocks from a toy building set, EU:T:2021:155 , § 96) la causa de nulidad invocada debe ser desestimada desechando las alegaciones vertidas por la rosca superior"

3. En el motivo segundo del recurso se achaca error judicial. Entiende que queda probado que todas y cada una de las características del diseño cumplen exclusivamente una función técnica, sin que el perito de la reconvenida sea capaz de explicar cuáles de esas características responden a un criterio diferente del funcional, con trascripción de las manifestaciones vertidas en el acto del juicio por el perito propuesto por la ahora apelante relativas, particularmente, a la función técnica que desempeña el pomo, así como la correspondiente a las hendiduras, flechas y surcos rectangulares que contiene el mismo

Insiste el apelante en la idea de que el único motivo de la decisión de compra de este producto es técnico y que todas las características del diseño han sido elegidas con el único propósito de servir al cumplimiento de la función técnica del producto

Por último, rebate la tesis de que resulta válido porque existen muchos otros cabezales que cumplen la misma función y que muestran diseños distintos al registrado, por estar superada la conocida teoría de la multiplicidad de las formas

Valoración del tribunal

4. En este caso la nulidad ex art 25.1b) nos remite al art 8.1 RDMC según el cual "No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica"

Para su exégesis resulta obligado traer a colación la STJUE de 8 de marzo de 2018 ( asunto C-395/16, DOCERAM) reproducida in extenso en la sentencia apelada y en la que se concluye que el artículo 8.1 debe interpretarse en el sentido de que

« para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.

[...]

para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este, en el sentido de esta disposición, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso de autos. No procede basarse, a este respecto, en la percepción de un «observador objetivo».

En su razonamiento expone las siguientes ideas reseñables:

(i) para merecer protección no es precisa una cualidad estética: « no es necesario [...] que la apariencia del producto de que se trate posea una cualidad estética para poder ser objeto de protección en virtud del referido Reglamento».

(ii) para excluir la protección se ha de probar que el único factor considerado ha sido cumplir una función técnica: « para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos»

(iii) es una valoración casuística: « incumbe al juez nacional tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso concreto [...]

tal apreciación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta, en particular, el dibujo o modelo de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos que presidieron la elección de las características de la apariencia del producto en cuestión, los datos relativos a su utilización o incluso la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica, siempre que estas circunstancias, estos datos o esa existencia se sustenten en pruebas fiables.»

5.Esta exigencia obedece a la necesidad de "no obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente por una función técnica"(Considerando 10) y de esta manera fomentar la libre competencia y favorecer a los consumidores al aumentar las posibilidades de elección. Pero ello no implica descartar la protección a los diseños funcionales, pues el propio Considerando aclara que "Se sobreentiende que ello no implica que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética",a lo que debe añadirse el uso del término "exclusivamente", lo que significa que fuera de ese supuesto sí se permite

Se ha dicho que el modelo o dibujo (diseño industrial en la terminología legal española) trata de proteger la innovación formal referida a las características de apariencia visible del producto en sí o de su ornamentación para hacerlo así más competitivo. Este valor añadido desde el punto de vista comercial ( al que se refiere la Exposición de Motivos de la Ley española que sigue las directrices de la Directiva 98/71/CE, que asume el mismo concepto que el RDMC) puede referirse bien a la "ornamentación"bien a la "funcionalidad"o bien a ambas, por lo que se admite el registro de los diseños meramente ornamentales como de los funcionales, en la línea expuesta en el Libro Verde, en el que se dice que "el objetivo es proteger los diseños, definidos como las características bidimensionales o tridimensionales de la apariencia de un producto que pueden ser percibidas por los sentidos humanos"aclarando que "no se aplica ningún otro criterio estético, pero se exige que la apariencia no obedezca únicamente al dictado de la función técnica del producto".En definitiva , lo protegido es la apariencia de un producto atractiva ya por lo ornamental ya por ser funcional, pero no exclusivamente, o ambas cosas a la vez

6.A la vista de lo anterior no apreciamos motivos para estimar el recurso, sin que el dato de que en el modelo litigioso las apariencias formales sirvan para facilitar las operaciones de montaje y desmontaje en la desbrozadora o de carga del hilo signifique por ello que éste excluido de protección

Así, tomando en consideración la propia pericial de la parte recurrente, principiando por la superficie superior ( la que se enrosca a la desbrozadora) se observan seis surcos con forma triangular y vértice redondeado, que se prolongan por el perfil cilíndrico hasta llegar a un saliente circular que sobresale del mismo; surcos enfrentados tres a tres , separados por dos pestañas laterales opuestas diametralmente y ubicadas en la superficie del cilindro donde se indica la palabra PUSH (empujar).

Aunque se admita -en vía de hipótesis- que tales surcos separados por esas pestañas laterales sirven para permitir la sujeción de la pieza y ayudar en el montaje/desmontaje del cabezal, ello no es incompatible con afirmar que su número (6) y forma (triangular con vértice redondeado) resulte aleatoria, fruto de una elección del diseñador, que configura una apariencia formal que no se explica solo por responder a una función técnica , como lo revela la existencia de modelos alternativos que permiten realizar la misma función técnica, que es un criterio que la sentencia DOCERAM contempla

Iguales consideraciones podemos hacer de la cara inferior del modelo. En ella destaca el saliente que la demanda denomina pomo, con seis hendiduras recorridas en la pared lateral del mismo por unas líneas verticales. Cierto que tales hendiduras favorecen que se pueda hacer fuerza con la mano y no resbalar en operaciones de montaje/desmontaje o recarga del hilo. Pero, como en el caso anterior, el número, profundidad y anchura de esas hendiduras es una elección que no resulta explicable solo por esa función técnica. Dicho de otra manera, no hay prueba que permita demostrar que dicha función técnica resulta el único factor que determinó esas concretas características formales cuando hay pomos que, sin dejar de cumplir también esa función, responden a parámetros formales divergentes

También en dicha superficie inferior aparecen dos triángulos inscritos y en posiciones diametralmente opuestas que coinciden con las puntas de la flecha que figura en el pomo, sin que baste para excluirlos de protección decir que se trata de una señalética y por ello que responden a criterios funcionales .El que se diga que los triángulos son marcas que deben coincidir con la flecha del pomo para indicar la correcta posición en utilización de la desbrozadora no significa por ello que queden excluidos de protección, pues ni esa información figura como exigencia técnica (en otros cabezales referidos en los dictámenes y resto de prueba aportada no aparecen) y en todo caso se puede suministrar empleando otro tipo de formas geométricas

Por último, en esa superficie se encuentran dos surcos rectangulares opuestos diametralmente y perpendiculares a los triángulos anteriores. Aun admitiendo - en vía de hipótesis- que sirvan para permitir sujetar el cabezal al girar el pomo, lo que no se acredita es que deban ser necesariamente solo dos y de forma rectangulares, de modo que tampoco podemos predicar que la funcionalidad sea el único factor de explicación de esa apariencia formal, pues , ese número y forma viene a ser una elección discrecional del creativo del diseño

En definitiva, los elementos formales que caracterizan al modelo registrado antes descritos no consta que vengan determinados únicamente por la función técnica, siendo una elección del diseñador dentro de su ámbito de libertad, como corrobora la existencia de otros modelos alternativos para implementar la misma función técnica, como incide la pericial de la parte reconvenida

En todo caso, como argumento de cierre, si para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características ( STJUE de 8 de marzo de 2018, asunto DOCERAM), ello le corresponde a quien lo invoca, que es el instante de la nulidad, como viene a confirmar el TGUE en la sentencia de 24 de marzo de 2019 (asunto T-515/19-Lego/EUIPO).Y si esa prueba no existe, la consecuencia es que no puede acordarse la nulidad pretendida

CUARTO. Nulidad del modelo comunitario por tener una característica necesaria para la interconexión del componente al producto

1.En su reconvención PRAT reseña que la característica del modelo registrado consistente en el orificio con forma de rosca debe ser anulada porque resulta necesaria para permitir la interconexión del cabezal de hilo con el producto (desbrozadora)

2.La sentencia lo descarta porque no considera que la rosca esta descrita en el diseño. Dice que "examinando el diseño, se observa que se trata de un cabezal redondo si bien es aplanado en la parte que entraría en contacto con la máquina a la se ensambla, lo cual no es más que un requisito técnico, incluida la rosca que no está descrita en el diseño registrado "por lo que se limita a desechar las alegaciones vertidas por la rosca superior, como figura en el razonamiento trascrito en el FJ anterior.

3. PRAT en su recurso discrepa de esta valoración judicial por carecer de motivación, y no ser cierto , dado que el orificio de rosca localizado en la superficie interna del cabezal es parte integrante del modelo registrado, pues de

de lo contrario dicho elemento aparecería desreivindicado (usando líneas discontinuas, por ejemplo). Se basa en la siguiente representación

A partir de esta realidad, y que ese elemento es el que permite el acoplamiento o interconexión del cabezal a la desbrozadora, afirma que esa característica no puede ser merecedora de protección con arreglo al art. 8.2 RDC.

4. La apelada insiste en negar que su modelo incluya una rosca para la interconexión del producto ( cabezal ) con la máquina cortadora

A tal efecto se apoya en la siguiente representación en perspectiva y su cotejo con una fotografía del producto incluyendo la superficie roscada

Valoración del tribunal

5. El Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de julio de 2018 ( asunto C- 217/17 P, Mast Jägermeister/EUIPO) ha señalado que el sistema resultante del Reglamento nº 6/2002 exige que la representación del dibujo o modelo permita identificar claramente este, a fin de que los operadores económicos tengan acceso a la información pertinente sobre los derechos de terceros. La necesidad de identificar el objeto de la protección es imprescindible por motivos de seguridad jurídica

6.Atendido lo anterior, y aunque es cierto que la motivación judicial es escueta, no compartimos el parecer del apelante de que la imagen registrada en la que se apoya muestre, de forma clara y sin duda alguna, una rosca en el orificio localizado en la superficie del cabezal que se acopla a la máquina desbrozadora .

Lo que refleja esa imagen es una circunferencia o rebaje, pero no aparece de forma diáfana representada una superficie roscada. Ello se corrobora por la otra representación y su comparación con la imagen del producto en el que incorporara el modelo , que sí permite apreciar la superficie roscada, que no aparece con nitidez bastante en la imagen registrada en la EUIPO

6. Decae , pues el presupuesto de la nulidad de esa característica ( rosca del orificio) , que no implicaría en todo caso la nulidad del modelo en su totalidad , sino solo la ausencia de derecho alguno sobre esa característica de apariencia ( rosca) por ser necesaria para permitir su conexión mecánica con otro producto (la maquina desbrozadora). Petición de ausencia de protección de esa rosca que tiene difícil explicación cuando el titular del modelo registrado no la reivindica

QUINTO. La condena indemnizatoria

1.La sentencia, al margen de reproducir in extenso la STS de 3 de octubre de 2019 ( caso Nuba, que en sede de marcas precisamente lo que hace es casar la sentencia y suprimir la condena a la indemnización de daños y perjuicios), da por supuesto que se está un supuesto de responsabilidad objetiva, y dado que la entidad demandante ha optado por el criterio alternativo de los beneficios obtenidos por el infractor, entiende que están justificados por lo siguiente : "... esta motivación la encontramos en el hecho de que aparecen en el mercado sillas que replican las soluciones estéticas y la apariencia externa de un modelo comunitario que parecen que tenían implantación en el mercado, como se desprende de la documental aportada a autos, en unas condiciones distintas de las comercializadas por la actora, lo que desde luego constituye un estímulo para dejar de adquirir los productos de la parte demandante. De ahí que pueda afirmarse que la comercialización de los productos de la parte demandada, pese a ser requerida de cese, sí que produce un daño, por cuanto que es hábil para detraer operaciones de venta por su proximidad de nicho de mercado".

A continuación indica que la cuantía de la indemnización se realizará en sede de ejecución de sentencia, con referencia a unos conceptos, aclarando que en todo caso se aplicará la indemnización del 1% de la cifra de negocio de la demandada

2.En el recurso se alaba que el juzgador de instancia haga referencia a la jurisprudencia que mantiene la no presunción legal de existencia del daño y, por tanto, la necesidad de probarlo, pero se critica que luego se aparte de este criterio, puesto que viene a confirmar la existencia del daño en base a una hipotética detracción de operaciones de ventas que no consta acreditada , a lo que añade que ningún daño puede haberse producido cuando, de la prueba aportada por la propia actora se pone de manifiesto las excelentes cifras de negocio en general y en particular las derivadas del producto protegido por el modelo comunitario nº 2064865-0005

Valoración del tribunal

3. No discutido el presupuesto ( título de imputación) de la indemnización (aquí la importación ex art 54.1 LPJDI y la imputación por advertencia, ex art 54.2 LPJDI) ni el diferimiento a ejecución de sentencia ni las bases o conceptos referidos, el apartado 2 del art 55 LPJDI nos dice que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a)las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho o los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación y b) la llamada "regalía hipotética".

Sobre el equivalente precepto de la LM nos pronunciamos en nuestra sentencia nº 13/2024, de 12 de enero en el que recordamos que lo aquí pedido por la actora y concedido en sentencia (la restitución del lucro obtenido por el infractor con la injerencia en el derecho de exclusiva) «responden a una restitución propia de una condictio por intromisión y no una solución propiamente indemnizatoria»,dado que lo que persigue no es resarcir el daño causado en el patrimonio del actor, sino que, al moverse en un plano restitutorio, busca reequilibrar atribuciones patrimoniales injustificadas, que se extraen del patrimonio del infractor y se desplazan al titular del derecho de exclusiva infringido. Así reiteramos en nuestra sentencia nº 106/2024, de 23 de febrero, que esta opción

«no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción o el importe que se ahorra al no pagar al titular el derecho de uso del signo.

Esta exégesis es la recogida, en esencia, en la STS 504/2019, de 30 de septiembre en el llamado caso "Pasapalabra" , que aunque trate sobre propiedad intelectual resulta intrascendente en lo aquí nos ocupa, pues la trasposición de la Directiva citada mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, modificó no solo el art. 140 TRLPI sino con un contenido casi idéntico también al art 43 LM (como también la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (entonces vigente) y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ) . Literalmente dice que

«no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido»."

4. El que normativamente se consideren daños y perjuicios no debe impedir que no diferenciemos su naturaleza, según apuntamos en nuestra sentencia nº 49/2024, de 3 de mayo , de modo que no acierta la apelante cuando refiere la improcedencia de la condena porque la actora haya obtenido buenos resultados con ese modelo , pues la sentencia no acuerda como resarcimiento las ganancias dejadas de obtener por la actora consecuencia de la violación de su marca, de modo que huelga comprobar si son inexistentes.

5. Tampoco siquiera es preciso comprobar si ello detrae operaciones de venta a la actora, ya que en la opción elegida no es necesario probar que el actor haya sufrido un daño entendido como quebranto patrimonial, pues ni actúa como presupuesto ni medida del importe de la restitución, como explicita la STS 504/2019, de 30 de septiembre , sin que obste a ello la STS 516/2019, de 3 de octubre invocada en el recurso. Acerca de ello nos pronunciamos en la sentencia 109/2024, de 23 de febrero en los términos siguientes

«Aun entendiendo las dudas que pueda generar, no entendemos que la misma implique en realidad una alteración de la línea jurisprudencial que permite discriminar las exigencias probatorias en función del parámetro legal elegido por el titular marcario como fundamento de su pretensión patrimonial: si lo reclamado son los beneficios que el titular de la marca hubiera obtenido mediante el uso de la marca (ganancias dejadas de obtener), deberá probarlos y su importe delimitará la cuantía de la condena, pero si lo que se pide es el beneficio obtenido indebidamente por el infractor o la regalía hipotética, no será preciso probar por el actor titular de la marca que ha sufrido un daño en su patrimonio, ni éste delimita el alcance de la condena

Ello es así porque la propia STS 516/2019 , al comentar el art 43.2LM , reconoce que

«En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM , muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción»

No hay contradicción si vemos que la sentencia 516/2019 no emplea "perjuicio" como quebranto patrimonial al modo del art 1106CC , sino de forma amplia para incluir el enriquecimiento injustificado del infractor; enriquecimiento que también se produce cuando se deja de pagar aquello que debería haberse abonado para llevar a cabo la utilización de la marca ajena conforme a derecho, es decir, el precio, canon o royalty por la preceptiva licencia

Resulta oportuno traer a colación el posterior auto del TS de 23 de febrero de 2022 que inadmite el recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada por esta Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, actuando en su calidad de Tribunal de Marca de la Unión Europea, que en un caso de marca renombrada había condenado al pago de la regalía hipotética y en el que denunciaba por el recurrente la infracción del artículo 43.2 b) de la Ley de Marcas 17/2001, al no exigir la sentencia recurrida la necesidad de acreditar los daños y perjuicios sufridos por entender el recurrente que la elección de este criterio no le eximía de demostrar la causación de un perjuicio, tanto de su existencia ("an") como de su importe ("quantum"). Recurso que no se admite por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de la Sala Primera recogida en la STS nº 98/2016, de 19 de febrero que trascribe (remarcado añadido)

« La sentencia de esta Sala núm. 706/2010, de 18 de noviembre , con cita de las núm. 936/2009, de 2 de marzo , y 40/2008, de 5 de febrero , señala que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -"manifesta non egent probatione".

[...]

Precisamente la jurisprudencia ha configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el daño causado. Por tanto, elegido este criterio indemnizatorio y reconocida y declarada la existencia de infracción, procederá la condena a indemnizar. Como dijo la ya citada sentencia de esta Sala 706/2010, de 18 de noviembre , probada la infracción de la marca de la actora, la opción indemnizatoria de la regalía hipotética "[n]o puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia "ex re" del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia [...]».

Esta línea ya se sostenía en la sentencia de este tribunal nº 59/2020, de 24 de enero, y se reitera en la más reciente nº 155/2024, de 15 de marzo, y en ella nos reafirmamos. Es el legislador el que preceptúa en sede de propiedad industrial qué se entiende por daño y perjuicio y cómo se debe fijar. Lo que procede es fijar el beneficio obtenido por el infractor , sin exigencia de un plus probatorio adicional, al no encontramos ante una simple reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual basada en el Código Civil. Por ello dijimos en la mentada sentencia nº 109/2024, de 23 de febrero, y ahora reiteramos, que en estos casos inspirados en el enriquecimiento injusto

« el titular del derecho de exclusiva, sin más requisitos adicionales que la norma no contempla, tiene derecho a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento ilícito obtenido por el infractor a consecuencia de la violación de la marca ajena o el enriquecimiento negativo por dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans), por lo que , en estos casos es más fácil la apreciación de la doctrina ex re ipsa, de la que se hace eco la referida STS 516/2019

Conclusión que responde a la lógica de las cosas: de una parte, parece evidente que el infractor se beneficiará con su actuación infractora, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y, por otra parte, que la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implicará una mejora patrimonial sin causa, de modo que ese beneficio en ninguno de esos casos puede ser conservado por el infractor en su patrimonio. Ello no significa que se presuma legalmente el daño, que no lo admite la STS nº 351/2011, de 31 de mayo , sino que en esos casos se puede entender, aplicando un principio de normalidad, que esa actuación ha generado ya un beneficio para el infractor (pues de no ser así no se explica para qué se lleva a cabo) ya un empobrecimiento del titular marcario (al dejar de percibir el royalty por la explotación no autorizada de su signo)

Además estimamos que es la lectura exigida por la Directiva 2004/48/CE que pretende la reparación derivada de la infracción, para lo cual en su art 3 impone a los Estados miembros implementar medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que han de ser justos y equitativos, efectivos, proporcionados y disuasorios, no inútilmente complejos o gravoso, ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios , y cuya aplicación evite la creación de obstáculos al comercio legítimo. No parece que imponer la carga de la prueba de daño es estos supuestos (beneficio obtenido por el infractor o regalía hipotética) responda a esas exigencias.»

En definitiva, si el demandado lleva a cabo una actividad de importación y venta de productos infractores se entiende , en parámetros de normalidad, que lo hará porque le reportara un beneficio, pues en caso contrario , no se explica para qué persiste en esa actuación.

6. Si ello ya basta para descartar la tesis impugnatoria, para remachar la procedencia de la condena solo indicar que asumiendo - en hipótesis- la tesis del recurrente, el comportamiento de la demandada también acarrea- al no constar lo contrario- daños a la actora, al compartir mercado e implicar , en consecuencia, una merma de las posibles operaciones de venta de esos productos, al ser abastecidos los consumidores por la demandada con el producto infractor

SEXTO .La condena de difusión

1. La sentencia accede a la condena de publicación el encabezado y fallo de la sentencia en dos diarios de tirada nacional a costa de la demandada, así como a publicar una nota del fallo en la página web de la demandada en la que se comercializa el producto infractor www.greencuttools.com "habida cuenta de la conducta de la parte demandada y su difusión de un diseño registrado en internet, con un alcance indeterminado pero sí global, por lo que el diseño infringido ha podido sufrir un perjuicio en su valoración así como un daño reputacional de la empresa titular dado el riesgo de confusión"

2.En el recurso se estima que se trata de una medida de carácter excepcional , sin que exista prueba alguna sobre el supuesto daño reputacional causado a la actora y/o afectación a la valoración de su diseño que haya que reparar, por lo que la considera injustificada y absolutamente desproporcionada

Valoración del tribunal

3.No discutido que la medida de difusión del art 55 f) LPJDI no es automática , la reciente STS 485/2024, de 10 de abril al pronunciarse sobre idéntico precepto en sede marcaria recuerda que la publicación de la sentencia que declara la infracción

«tiene su sentido en la medida en que contribuya a hacer efectivos el resarcimiento del perjuicio sufrido con la infracción y la remoción de sus efectos. Consiguientemente, no se trata de un efecto consiguiente a la estimación de la infracción ( sentencia 263/2017, de 3 de mayo ) y, cuando proceda, ha de guardar proporcionalidad con esa finalidad de paliar los efectos ocasionados por los actos de infracción ( sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).»

Añade que la forma de realizar la publicación cumple con esta finalidad

« en cuanto que se debe realizar en los medios a través de los cuales se produjo la infracción, de forma que más fácilmente puede llegar a quienes fueron destinatarios de la campaña que generó la infracción. Sin perjuicio de que el objeto de la publicación deba ser una simple reseña en la que conste que el tribunal ha condenado a la demandada por la infracción...»

4.En el caso presente, aunque lleva razón la apelante de que no consta ese daño reputacional que refiere la sentencia, ya que no se prueba que el producto comercializado por la demandada sea defectuoso o que lo haya sido en condiciones que menoscaben las cualidades del producto en el que se plasma el modelo registrado, sí resulta útil para remover sus efectos , al no constar el cese , y evitar equívocos que los actos infractores pueden haber causado en el mercado, unido a la conveniencia de la medida para restaurar en el mercado la posición de la actora como titular en exclusiva del modelo registrado ( sentencia de este tribunal n.º 226/2023, de 26 de abril)

5. Afirmado lo anterior, la difusión de la infracción por la comercialización on line no solo en la web de la demandada , sino en portales de venta on line (Amazon, Ebay, etc) justifica la publicación de una nota de la sentencia en la página web de la demandada-apelante , pero no resulta proporcionada en la versión on line de un diario de tirada nacional, sin que podamos acordar otra más ajustada al no ser peticionada

Nota informativa cuyo contenido puede ser el siguiente: "Por sentencia judicial se ha declarado que la importación y comercialización por PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.L. de cabezales de desbrozadoras infringe los derechos de exclusiva del modelo comunitario n.º 2064865-0005 de TECOMEC SRL y se ha condenado a PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.L al cese de esa actividad infractora y a abstenerse de realizarla e indemnizar a TECOMEC por los beneficios indebidamente obtenidos a fijar en ejecución de sentencia "

En todo caso esta concreción de la medida no afecta a la condena de las costas de la instancia , dado que la estimación de la demanda sigue siendo en todo caso sustancial

SÉPTIMO - Costas causadas en esta alzada.

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado en parte el recurso de apelación ( art 398 LEC )

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.