Sentencia Civil 164/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 158/2025 de 06 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda y alegación de hechos nuevos realizados por la demandante durante el curso del proceso.

CASTELLANA CASTELAR, S.L., en su condición de titular de la MUE número 14.285.902, figurativa, solicitada el día 25 de junio de 2015 y concedida el día 19 de octubre de 2015, para designar productos de la clase 30 (pastelería y confitería, helados comestibles; café; té; cacao; sucedáneos del café) y servicios de la clase 43 (servicios de restauración), con la siguiente representación gráfica

ejercita una acción de violación de la referida marca frente a la demandada fundada en el riesgo de confusión al amparo del artículo 9.1.b del Reglamento (UE) núm. 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, (en lo sucesivo, RMUE), en relación con lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM), porque la mercantil demandada explota un restaurante sito en el Paseo de La Castellana número 43 de Madrid desde el mes de septiembre de 2021 que es identificado en su rotulación exterior, en los tickets, en las redes sociales (Instagram y Facebook) y en su página web www.fanaticomadrid.com con el elemento denominativo "FANÁTICO", bien aislado, bien con la adición de elementos decorativos o del término "Madrid"

La actora interesa:

1) la declaración de la infracción de la MUE número 14.285.902 como consecuencia del uso del término "FANÁTICO" para identificar el restaurante sito en el Paseo de La Castellana número 43 de Madrid.

2) la condena de la demandada a:

i) estar y pasar por la anterior declaración.

ii) abstenerse en lo sucesivo de utilizar el signo "FANÁTICO", "FANÁTICO MADRID" o cualquier otro signo que resulte confundible con la marca de la actora.

iii) retirar del mercado cualquier uso/material en el que figure el término "FANÁTICO" y que sea susceptible de generar riesgo de confusión/asociación, como, a título enunciativo y no limitativo, toldos, rótulo del establecimiento, tickets, publicidad, productos vinculados a los servicios de restauración (como, a modo de ejemplo, servilletas, vajilla, posavasos), cualesquiera redes sociales y páginas web actuales y futuras, etc.

iv) transferir el nombre de dominio www.fanaticomadrid.com a la actora y, en caso de no ser de su titularidad, a cesar en el uso.

v) cesar en el uso del signo "FANÁTICO" y "FANÁTICO.MADRID" en la web, nombre de dominio, las redes sociales Instagram y Facebook, así como en cualesquiera redes sociales y soportes actuales y futuros;

vi) abstenerse de registrar cualquier marca, cualquier nombre de dominio y perfil de red social que contenga el término "FANÁTICO" y que sea susceptible de generar riesgo de confusión/asociación con la MUE de la actora.

vii) pagar a la demandante en concepto de indemnización, conforme al criterio de la regalía hipotética) el importe que resulte de aplicar el 4,95% a los ingresos realizados por el demandado en su restaurante, así como un canon de entrada que asciende a 27.500 euros.

viii) pagar las costas.

En el curso del proceso se ha tenido conocimiento de que personas relacionadas con la demandada y la misma demandada solicitaron en la OEPM el registro de las siguientes marcas españolas:

i) marca denominativa número 4.148.631, "LARRUMBA FANÁTICO", para designar servicios de la clase 43, entre ellos, servicios de restauración. Tras la oposición de la MUE de la actora, se denegó la concesión del registro (documento número 23 de la parte actora), se desestimó el posterior recurso de alzada (documento número 32 de la actora) y el posterior recurso jurisdiccional ante la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 32ª (documento número 41 de la actora).

ii) marca denominativa número 4.148.626, "GRUPO CARBÓN FANÁTICO" para designar servicios de la clase 43, entre ellos, servicios de restauración. Tras la oposición de la MUE de la actora, se denegó la concesión del registro (documento número 24 de la parte actora), se desestimó el posterior recurso de alzada (documento número 33 de la actora) y el posterior recurso jurisdiccional ante la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 32ª (documento número 43 de la actora).

iii) marca figurativa, número 4.165.915, "FANÁTICO GRUPO CARBÓN", para designar servicios de la clase 43, entre ellos, servicios de restauración, con la siguiente representación gráfica

Tras la oposición de la MUE de la actora, se denegó la concesión del registro (documento número 31 de la parte actora) y se desestimó el posterior recurso de alzada (documento número 42 de la actora). No se ha aportado al procedimiento si se ha formulado recurso jurisdiccional y cuál ha sido su resultado.

iv) marca figurativa número 4.260.656 "COMER PARA CREER FAN TICO GRUPO CARBÓN", para designar servicios de la clase 43, entre ellos, servicios de restauración, con la siguiente representación gráfica

a la que se opuso la MUE de la actora sin que conste el resultado de la oposición.

v) marca denominativa número 4.258.718, "FUN-TICO", para designar servicios de la clase 43, entre ellos, servicios de restauración y, tras la oposición de la MUE de la actora, se concedió el registro habiendo devenido firme (documentos números 3 y 4 aportados con el escrito de la demandada de fecha 6 de mayo de 2025).

SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación.

La demandada fue declarada en situación de rebeldía, habiéndose personado en las actuaciones antes de la celebración del acto de la audiencia previa.

La Sentencia de instancia estimó íntegramente la demanda en todos sus extremos con los siguientes razonamientos: i) descarta que la MUE de la actora tenga el carácter de marca renombrada llegando a reproducir la STS Sala 3ª número 1410/2018, de 24 de octubre donde se fija la doctrina sobre el artículo 8.1 LM, lo que era innecesario porque nunca se fundamentó la demanda en la protección de las marcas renombradas; ii) considera acreditada la infracción por riesgo de confusión basándose en los informes periciales aportados con la demanda (números 6 y 21) y en los fundamentos de las resoluciones de la OEPM que estiman la oposición y deniegan el registro de las marcas españolas número 4.148.631 ("LARRUMBA FANÁTICO") y 4.148.626 ("GRUPO CARBÓN FANATICO") y 4.165.915 ("FANATICO GRUPO CARBON"), así como las Sentencias dictadas por la Sección 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid al desestimar los recursos frente a la denegación del registro de las dos primeras marcas; iii) acoge todas las pretensiones de condena deducidas en la demanda, razonando que en la condena a la indemnización de daños y perjuicios el royaltydel 4,95% debe aplicarse sobre los ingresos.

Frente a la misma se ha alzado la parte demandada, la cual formula las siguientes alegaciones: 1) falta de uso efectivo de la MUE por la actora durante el plazo de cinco años conforme dispone el artículo 18.1 RMUE; 2) falta de acreditación del riesgo de confusión e impugnación de los informes periciales aportados con la demanda; 3) ausencia de dolo o culpa en la conducta de la demandada; 4) impugna la condena a la indemnización de daños y perjuicios con varios submotivos, alegando subsidiariamente, la aplicación del criterio del 1% de la cifra de negocio.

TERCERO.- Falta de acreditación por la actora del uso efectivo de su MUE durante cinco años.

La carga del uso efectivo de la MUE por su titular está prevista en el artículo 18.1RMUE: "Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso."

La falta de uso efectivo de la MUE por el demandante no se examina de oficio por el Juzgador sino que debe oponerse por la parte demandada, bien a través de la excepción prevista en el artículo 127.3 RMUE con efectos inter partes,bien a través de la demanda reconvencional de caducidad prevista en el artículo 127.1 RMUE con efectos erga omnes.

Hemos de rechazar esta alegación porque la demandada no contestó la demanda en el plazo conferido por lo que fue declarada en situación de rebeldía y era en el trámite de la contestación donde debía oponer la falta de uso efectivo mediante la vía de la excepción ( artículo 405.1 LEC) o junto con la contestación podía haber articulado la demanda reconvencional ( artículo 406.1 LEC) .

No puede la apelante aprovechar el recurso de apelación para oponer ex novola falta de uso efectivo de la MUE por la parte actora cuando debió haberlo hecho en la contestación lo que infringe el ámbito del recurso de apelación previsto en el artículo 456.1LEC.

CUARTO.- Falta de acreditación del riesgo de confusión como fundamento de la acción de infracción marcaria.

En primer lugar, yerra la apelante al citar como infringido el artículo 6.1 LM cuando el procedente para denunciar la falta de infracción de una MUE por riesgo de confusión es el artículo 9.1.b RMUE, toda vez que aquel precepto se refiere a la prohibición relativa del registro de una marca española.

En segundo lugar, la apelante ignora en su recurso la razón fundamental esgrimida en la Sentencia recurrida para fundamentar el riesgo de confusión como es la remisión y reproducción de las seis resoluciones dictadas por la OEPM (tres, al estimar la oposición de la MUE de la actora y otras tres al desestimar el recurso de alzada) y las dos Sentencias dictadas por la Sección 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid que desestiman el recurso de la ahora apelante y confirman sendas resoluciones de la OEPM que declaran la existencia de riesgo de confusión. Aunque son resoluciones que afectan al ámbito registral pueden resultar útiles en el ámbito de la infracción marcaria porque los signos cuyo registro instaba la demandada ante la OEPM contenían, junto el elemento denominativo "FANÁTICO", o bien elementos denominativos ("LARRUMBA" y "GRUPO CARBÓN") que podrían tener un mayor carácter distintivo que el utilizado en las conductas infractoras ("MADRID") o bien los mismos elementos decorativos (sombrero de copa, monóculo, bigote y pajarita) que los utilizados en las conductas infractoras. Las resoluciones citadas contienen una fundamentación suficiente y acertada para justificar la concurrencia del riesgo de confusión que no podemos más que dar por reproducida.

En tercer lugar, si comparamos el signo de la MUE de la actora con el signo utilizado por la demandada en sus conductas infractoras observamos que el elemento dominante en ambos casos es el denominativo "FANÁTICO". En el caso de la MUE porque es el que destaca sobre el elemento denominativo "Café" que tiene carácter descriptivo, por su mayor tamaño y por encontrarse en la parte superior del signo. Igual ocurre con los signos utilizados por la demandada en las conductas infractoras porque, en ocasiones, figura solo (en el caso del ticket), o bien aparece acompañado del lugar como es Madrid (nombre de dominio de la página web) o bien aparece acompañado de elementos gráficos decorativos como es el monóculo, el sombrero de copa, el bigote y la pajarita y, en los casos de signos mixtos, es constante la jurisprudencia que destaca la preeminencia de los elementos denominativos sobre los elementos figurativos, pues el consumidor medio (público pertinente en nuestro caso) se refiere más fácilmente al producto o servicio citando el nombre que describiendo el elemento figurativo del signo. Así pues, hemos de concluir que existe un elevado grado de similitud de los signos objeto de la comparación en los planos fonético, visual y conceptual.

En cuarto lugar, aunque el elemento dominante de la MUE, "FANÁTICO", carece de distintividad extrínseca en el sentido de que sea conocido por una parte significativa del público pertinente, sí tiene un elevado grado de distintividad intrínseca al no ser descriptiva por no indicar o evocar las características del servicio designado como son "servicios de restauración" y, a mayor distintividad existe mayor riesgo de confusión.

En quinto lugar, al comparar los servicios observamos que existe identidad aplicativa porque la MUE designa servicios de la clase 43 consistente en "servicios de restauración" y, no habiéndose impugnado válidamente la falta de su uso efectivo, es plenamente coincidente con la actividad desarrollada por la demandada en el local sito en el Paseo de La Castellana número 43 que es un restaurante. La alegación de la apelante sobre el diferente tipo de servicio (cafetería en el caso de la actora / restaurante en el caso de la demandada) y de clientela (de un barrio en el caso de la actora / del centro de Madrid en el caso de la demandada), así como la importante distancia existente entre los locales de ambas partes carece de relevancia en el ámbito de la acción de infracción marcaria donde debemos estar a los productos y servicios designados por el registro marcario que, insistimos, no han sido impugnados válidamente por la demandada alegando la falta de uso efectivo, por lo que no podemos más que concluir la plena identidad aplicativa al estar incluida la actividad empresarial de la demandada consistente en un restaurante en los "servicios de restauración".

En sexto lugar, el estudio de mercado elaborado por DEMOMÉTRICA aportado como documento número 21 de la demanda sobre la similitud de los signos que es impugnado por la apelante no es más que una prueba a mayor abundamiento para reforzar el grado de similitud de los signos en liza por lo que no tiene la relevancia que le atribuye en el recurso. Además, el fundamento de la acción de infracción marcaria es el riesgo de confusión que no requiere más que la probabilidad de que el público pertinente pueda considerar que tienen el mismo origen empresarial y, no que se produzca la confusión efectiva y real por algún consumidor.

En séptimo lugar, la infracción marcaria también se deduce de los actos propios realizados por la demandada tras haber sido requerida por la actora (documentos números 16 y 17 de la demanda) como son las solicitudes de cinco registros marcarios en los que destaca el elemento denominativo "FANÁTICO". Si, realmente, consideraba que no estaba realizando ninguna conducta infractora frente a la actora no tenía ninguna necesidad de solicitar estos registros.

En conclusión, hemos de confirmar la declaración de la infracción de la MUE número 14.285.902 por la conducta realizada por la demandada al identificar el restaurante sito en el Paseo de La Castellana número 43 de Madrid.

QUINTO.- Ausencia de dolo o culpa en la conducta de la demandada.

Para la declaración de la conducta infractora de la MUE es irrelevante la concurrencia de dolo o culpa por parte de la demandada porque el artículo 9.2.b) RMUE no exige ningún especial ánimo subjetivo. Basta con que cualquier tercero, sin consentimiento del titular, use en el tráfico económico cualquier signo en relación con productos o servicios cuando ... el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Así pues, resulta indiferente el ánimo subjetivo del demandado para declarar la existencia de la infracción marcaria.

Cuestión distinta es la pretensión indemnizatoria anudada a la infracción marcaria ( artículo 41.1.b LM por remisión del artículo 129.2 RMUE). En este caso, el artículo 42 LM establece un presupuesto para que pueda prosperar la pretensión indemnizatoria que sí está relacionado con el ánimo subjetivo del demandado.

La Sentencia de instancia aplica el supuesto de responsabilidad objetiva establecido en el artículo 42.1 LM (Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3...del artículo 34)cuando dice: "En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM ) en relación con las marcas protegidas."Es evidente que existe un error, de un lado, porque no es el demandante sino es el demandado y, de otro lado, no se trata de colocar el signo en el producto sino en el servicio de restauración.

Los apartados 106 y 107 de la demanda, al referirse a este presupuesto, entendían aplicable el presupuesto de responsabilidad objetiva previsto en el artículo 42.1 LM ("los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados)y el presupuesto del requerimiento previsto en el artículo 42.2 LM (si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma)al constar tres requerimientos no atendidos por la demandada según los documentos números 16 y 17 de la demanda.

A pesar de la denuncia del recurso sobre el error de la Sentencia de instancia al indicar el concreto presupuesto habilitante para la condena a la indemnización de daños y perjuicios, carece de efecto útil porque la misma demanda hacía referencia a otros presupuestos para el ejercicio de la acción indemnizatoria que concurren realmente en nuestro caso.

SEXTO.- Impugnación de la condena a la indemnización de daños y perjuicios.

En esta última alegación del recurso se incluyen de manera asistemática y confusa varios submotivos todos ellos referidos a la improcedencia de la condena a la indemnización de daños y perjuicios aunque, de modo subsidiario, solicita que la condena se limite al 1% de la cifra de negocio de los servicios ilícitamente marcados.

Inferimos que los submotivos reales de esta alegación se refieren a: i) inexistencia de daños; ii) improcedencia de la cuantía de la condena a la regalía hipotética consistente en el 4,95% de los ingresos más un canon de entrada de 27.500.- €; iii) indeterminación de la indemnización.

i) Respecto de la inexistencia de daños, hemos de partir de que el criterio elegido para la cuantificación de la indemnización por la actora perjudicada, la cual está facultada para elegirlo según el inciso final del artículo 43.2 (a elección del perjudicado)fue el previsto en el artículo 43.2.b LM (una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho)conocido en el usus foricomo la regalía hipotética.

Ya en la STS 706/2010 de 18 de noviembre de 2010 se mantiene el criterio de que la elección por el perjudicado del criterio de la regalía hipotética le exime de la prueba del daño causado porque su cuantificación se remite el precio que habría tenido que pagar el infractor para obtener de él una licencia que le hubiera permitido la utilización del signo conforme a Derecho:

"Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2.009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética - reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988 - responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción - " manifesta non egent probatione " -.

Y, en la sentencia de 5 de febrero de 2.008 , que el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988, siguiendo el ejemplo del 66 , apartado 2, letra c), de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo , de patentes, parte - para reconocer al perjudicado por la infracción, como una de las alternativas previstas para la indemnización del lucro cesante, la facultad de reclamar al infractor el precio que habría tenido que pagar para obtener de él una licencia que le hubiera permitido la utilización del signo conforme a derecho - de la ficción de que el titular, que precisamente reacciona ante una no consentida intromisión en el ámbito de su reconocida facultad de exclusión, ha concedido una licencia. Y que eso lo hace la norma con el fin de que dicho titular, en caso - por ejemplo - de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado."

En iguales términos la STS 98/2016, de 19 de febrero de 2016.

Así pues, la elección del criterio de la regalía hipotética por la actora en la demanda (apartado 109) le exime de la necesidad de la prueba del daño porque este criterio de cuantificación es ajeno al elemento del daño y propio del enriquecimiento sin causa.

ii) Sobre la improcedencia de la cuantía de la regalía hipotética hemos de señalar que la Sentencia recurrida fija, de un lado, un royalty del 4,95% de los ingresos obtenidos en el restaurante y; de otro lado, un canon de entrada de 27.500,00.- €.

En relación con el royalty, tanto el informe pericial de la actora elaborado por Don Laureano y aportado como documento número 6 de la demanda como el perito judicial Don Isaac coinciden en que debe de ser el 4,95% pero discrepan respecto de la base sobre la que se aplica este porcentaje. El perito de la parte actora fija como base los ingresos obtenidos mientras que el perito judicial atiende al dato del EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones - Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization). Hemos de estar a los ingresos o a la suma realmente facturada por la demandada durante el período de la infracción como acogió también la Sentencia recurrida porque este es el criterio seguido en la STS 485/2024, de 10 de abril de 2024. Así pues, hemos de confirmar que el royalty del 4,95% se aplicará sobre los ingresos o suma facturada por la demandada durante el período de la infracción.

En relación con el canon de entrada por importe de 27.500.- € la Sentencia de instancia no contiene ninguna justificación en la fundamentación jurídica sino que se limita a incluirlo en el Fallo porque esta era la cantidad reclamada en la demanda que, a su vez, se basaba en el informe pericial elaborado por Don Laureano. Sin embargo, este informe es muy conciso al referirse a este concepto indemnizatorio en su página 95 al decir: "En general, en el ámbito de las licencias de marcas el rango del 25.000-30.000 € es el más utilizado como canon de entrada7. En consecuencia, aplicando la media del rango de las licencias de marcas establecemos el canon de entrada en 27.500 €. Este sería el montante a sumar al royalty establecido del 4,95% sobre ingresos."Por otro lado, el informe del perito judicial no hace ninguna referencia a este concepto.

Si el canon de entrada trata de resarcir el inmediato posicionamiento en el mercado por el licenciatario del que goza el licenciante y la actora solo disponía de un establecimiento destinado a cafetería consideramos más ajustada la suma de 10.000.- €, por lo que se acoge este submotivo únicamente en este extremo.

iii) En cuanto a la indeterminación de la indemnización alega la apelante que la Sentencia ha diferido indebidamente al trámite de ejecución la cuantificación de la indemnización cuando el demandado pudo hacerlo durante el proceso al tener a su disposición la contabilidad de la demandada.

Hemos de partir de que la indemnización correspondiente al canon de entrada se fijó mediante una cantidad líquida (27.500.- € que se ha reducido ahora a 10.000.- €) que no precisa de liquidación en trámite de ejecución.

Respecto del royalty del 4,95% solo está indeterminada la cuantía sobre la que debe de aplicarse: "ingresos realizados por el demandado en su restaurante",lo que equivale a fijar las bases según permite el artículo 219.2 LEC: "fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución",lo que en nuestro caso resulta imprescindible porque desconocemos la fecha de cesación de la conducta infractora ya que la actora alegó y probó durante el curso del proceso declarativo que no había cesado. La conducta infractora se llevó a cabo desde el mes de septiembre de 2021, fecha de inicio de la explotación del restaurante, pero el término final del plazo se desconoce, por lo que será en trámite de ejecución donde deberá determinarse como permite la STS 263/2017, de 3 de mayo de 2017.

Por último, no entramos a fijar la indemnización del 1% de la cifra de negocio solicitada subsidiariamente por la apelante porque confirmamos el criterio indemnizatorio acogido en la Sentencia recurrida.

SÉPTIMO.- Costas causadas en la instancia y en grado de apelación.

A pesar de la reducción de la cuantía del canon de entrada estamos ante una estimación sustancial de la demanda al haber acogido la práctica totalidad de las pretensiones deducidas en la demanda, de modo que mantenemos la condena de la demandada al pago de las costas causadas en la instancia.

La estimación parcial del recurso de apelación lleva consigo que no se efectúe especial pronunciamiento sobre la imposición de las costas causadas en esta alzada según dispone el artículo 398.2 LEC aplicable ratione temporis.

SÉPTIMO.- Destino del depósito constituido para la interposición del recurso.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse estimado en parte según prevé la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.