Sentencia Civil 426/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 50/2024 de 06 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda.

1) MAKEBLOCK, en cuanto titular de las siguientes marcas de la Unión:

i) número 12.249.488, figurativa, solicitada el día 24 de octubre de 2013 y concedida el día 11 de febrero de 2014, para designar productos de las clases 7) Manipulación (Máquinas de -) industriales; Robots [máquinas]; 16) Didáctico (Material -), excepto aparatos y 28) Bloques de construcción [juguetes]; Juguetes; Vehículos de juguete, con la siguiente representación gráfica

ii) número 14.877.013, figurativa, solicitada el día 4 de diciembre de 2015 y concedida el día 17 de marzo de 2016, para designar productos y servicios de las clases siguientes: 6) Vigas metálicas; Manguitos [artículos de ferretería metálicos]; Aleaciones de metales comunes; Puntales metálicos; Barras metálicas; Listones metálicos; Postes metálicos; Chapas metálicas; Chapas de acero; Aluminio; 9) Acopladores [equipos de procesamiento de datos]; Aparatos de control remoto; Programas informáticos [software descargable]; Sensores electrónicos; Tarjetas de circuitos impresos; Aparatos escolares; Detectores; Microprocesadores; Publicaciones electrónicas descargables; Tarjetas inteligentes; Inductores [electricidad]; 41) Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; Publicación de textos que no sean publicitarios; Publicación de libros; Publicación electrónica de libros y periódicos en línea; Redacción de textos no publicitarios; Academias [educación]; Información sobre educación; Servicios de escuelas [educación]; Servicios de formación [coaching]; Formación práctica [demostración]; Educación; Organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; Organización y dirección de talleres de formación; Organización y dirección de simposios; con la siguiente representación gráfica

ejercita una acción de violación de sus marcas frente a DISTINTIVA, antiguo distribuidor no exclusivo suyo en España, fundada en los artículos 9.2.a) y b) y 15.2 del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 (en adelante, RMUE), en relación con el artículo 41 LM (Ley de Marcas), porque la demandada ha suplantado la identidad de la actora en el mercado español una vez extinguido el contrato de distribución al haber: a) registrado sin autorización las MUE's de la actora como nombres de dominio en gran parte de Europa: www.makeblock.es (figura como titular de éste el Sr. Justiniano, Administrador de DISTINTIVA), www.mwww.makeblock.it, www.makeblock.fr y www.makeblock.pt y como perfil de empresa en las redes sociales; b) utilizado el siguiente nombre comercial en su actividad empresarial

c) suscrito acuerdos con terceros en nombre de la actora, en particular, con la empresa BQ; d) alterado el envase de los productos de la actora y la inclusión de publicidad de terceros en su interior; e) usado las marcas de la actora y sus contenidos para identificar productos elaborados por terceros o por la propia DISTINTIVA; f) creado una red no autorizada de centros certificadores asociados en España.

2) La actora, en cuanto titular de derecho de propiedad intelectual sobre los textos y fotografías que aparecen en sus catálogos, ejercita la acción prevista en los artículos 15 a 18 y 128 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 12 de abril (LPI), al reproducirlos DISTINTIVA en su página web www.makeblock.es sin haber obtenido su previa autorización.

3) Por último, la actora ejercita la acción de competencia desleal prevista en los artículos 5 (actos de engaño) y, 6 (actos de confusión) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), subsidiariamente, para el caso de no estimarse la acción de infracción marcaria.

Las pretensiones deducidas como consecuencia de las acciones anteriores son las siguientes:

i) declarativa de la infracción de su derecho de exclusiva de sus MUE`s tanto frente a DISTINTIVA como contra el Sr. Justiniano en cuanto titular del nombre de dominio makeblock.es;

ii) declarativa de actos de competencia desleal con carácter subsidiario respecto de la anterior;

ii) declarativa de la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos y fotografías;

iv) condena de la demandada al cese inmediato en el uso de los nombres de dominio y perfiles sociales en los que se utilicen las MUE's de la actora y; a transferir los nombres de dominio y los perfiles sociales a la actora;

v) condena a la cesación del nombre comercial "Makeblock España" en el ofrecimiento de sus productos o de terceros así como en la suscripción de acuerdos.

vi) condena a la remoción de los efectos del uso de los signos infractores;

vii) condena a la indemnización de daños y perjuicios;

viii) condena a la indemnización coercitiva mínima;

ix) condena a la publicación de la Sentencia;

x) condena al pago de las costas del proceso.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación.

La Sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y, entre sus razonamientos concluye: i) el contrato de distribución entre la actora, como principal y, DISTINTIVA terminó el día 31 de octubre de 2017; ii) el uso del signo empleado por DISTINTIVA en el mercado infringe las marcas de la actora al concurrir un elevado riesgo de confusión; iii) el uso de los nombres de dominio masterblock.es, masterblock.pt, masterblock.pt y mastrblock.it infringe también las marcas de la actora; iv) el empleo de material fotográfico de la actora por parte de DISTINTIVA equivale a actos de reproducción, distribución y comunicación pública no autorizados que infringen los derechos de propiedad intelectual de la actora.

La Sentencia de instancia acogió la totalidad de las pretensiones deducidas en la súplica de la demanda a excepción de la condena a la indemnización de daños morales por importe de 25.000.- € y, no efectuó ningún pronunciamiento sobre los actos de competencia desleal porque las pretensiones relacionadas con los mismos se formularon con carácter subsidiario respecto de la declaración de infracción marcaria.

Frente a la misma se ha alzado únicamente la parte demandada, la cual parte de la aceptación del uso del nombre comercial como acto de infracción de las MUE's de la actora y de la condena al cese de este uso (apartado 13º del recurso), por lo que estos pronunciamientos han devenido firmes en esta alzada.

Las alegaciones del recurso se centran en:

i) inexistencia de infracción marcaria como consecuencia del registro del nombre de dominio makeblock.es y la improcedente condena del Sr. Justiniano a la transferencia a la actora de este nombre de dominio.

ii) inexistente infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos.

iii) improcedente condena a la indemnización de daños y perjuicios.

iv) improcedente condena a la publicación de la Sentencia.

TERCERO.- Infracción marcaria por el uso del nombre de dominio "makeblock.es"

Son tres las cuestiones que suscita la apelante en relación con esta alegación del recurso:

En primer lugar, considera que no existe infracción marcaria porque el registro del nombre de dominio makeblock.es (21 de julio de 2013) es prioritario respecto de los dos registros marcarios invocados por la actora (octubre de 2013 y diciembre de 2015) en este procedimiento.

Rechazamos esta alegación por las razones siguientes: i) el titular de un nombre de dominio no tiene, por sí solo, un ius prohibendifrente a marcas posteriores con idéntica denominación; ii) la cláusula 11.2 del último contrato de distribución fechado el 1 de julio de 2016 (documento número 6 de la demanda), dispone que DISTINTIVA, en su condición de distribuidor, reconoce la existencia y validez de los derechos de propiedad industrial de la actora y se abstendrá de hacer valer cualquier reclamación sobre estos derechos tanto durante la vigencia del contrato como después; iii) la propia demandada reconoció en el año 2015 la necesidad de modificar sus nombres de dominio y, en su caso, redireccionarlos a www.makeblock.CC, de titularidad de la actora y, frente a la petición de no uso de esos nombres de dominio a partir del mes de julio de 2017 contestó que no podía hacerlo porque "perjudicaría gravemente a nuestras ventas", sin oponer en ningún momento la prioridad o prevalencia de su nombre de dominio (correos electrónicos contenidos en el documento número 10 de la demanda); iv) es manifiestamente incoherente esta alegación con el reconocimiento por la apelante de la conducta infractora por el uso del nombre comercial "MAKEBLOCK ESPAÑA" porque permitiría mantener la identidad en el ámbito digital como "makeblock.es" cuando admite que no puede utilizar el nombre comercial "MAKEBLOCK ESPAÑA" en su actividad empresarial.

En segundo lugar, argumenta que no existe base jurídica en el RMUE para impedir el uso del nombre de dominio habida cuenta de que no está expresamente recogida esa conducta infractora en su artículo 9.3.

Carece de consistencia esta alegación por las siguientes razones: i) las conductas infractoras previstas en el artículo 9.3 RMUE no constituyen un numerus clausussino que el uso en su párrafo inicial de la locución "en particular" revela que tienen un carácter ejemplificativo; ii) basta para impedir el uso del nombre de dominio infractor con recurrir al ius prohibendireconocido con carácter general en el artículo 9.2 RMUE; iii) no se altera la causa petendide la demanda porque la pretensión de condena a la cesación de la condena infractora está expresamente recogida en el apartado 2 de las pretensiones de condena anudadas a la declaración de infracción marcaria, con base en el artículo 130.1 RMUE y en el artículo 41.1.a) LM, al que se remite el artículo 129.2 RMUE.

En tercer lugar, opone que no procede la transferencia a la actora del nombre de dominio makeblock.es porque carece de base jurídica.

Hemos de acoger esta alegación por las razones que ya expusimos en nuestra Sentencia 70/23, de 6 de febrero de 2023: "No podemos acceder a la pretensión principal, de transferencia o transmisión de los nombres de dominio, pues no está contemplada legalmente y no se entiende el interés en ser titular de unos nombres de dominio que tienen como origen una infracción marcaria; pero sí a la cancelación, en virtud de lo previsto en el artículo 34.3.e) LM , en la redacción vigente al tiempo de presentar la demanda, que prohíbe usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, con lo que la cancelación es el medio apto para evitar la continuación de la infracción. Acogeremos, por tanto, esta petición."

El efecto de la conducta infractora por el uso de un nombre de dominio no será el de la transferencia de la titularidad a la actora sino ordenar su cancelación por el Juzgado de instancia. No alteramos con ello el fundamento de la pretensión de la demanda porque lo que, en realidad, se pretende es privar a los demandados del uso de un nombre de dominio infractor y tiene su fundamento en el ejercicio de la acción de cesación y de remoción ejercitadas en la demanda, todo ello al amparo de lo previsto en el artículo 208.1.II LEC.

En consecuencia, modificamos el pronunciamiento que condena al Sr. Justiniano a transferir el nombre de dominio "makeblock.es" a la actora y lo sustituimos por el de ordenar su cancelación mediante el libramiento del correspondiente mandamiento.

CUARTO.- Infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Alega la apelante la improcedente declaración de la infracción de los derechos de propiedad intelectual porque carece de cualquier soporte probatorio la preexistencia y titularidad del material fotográfico de la actora supuestamente utilizado por DISTINTIVA, sin que pueda estimarse acreditada la infracción con el documento número 16 de la demanda.

No puede prosperar esta alegación por las siguientes razones: i) la ahora apelante no presentó escrito de contestación a la demanda ni impugnó el valor probatorio del documento número 16 de la demanda en el acto de la audiencia previa; ii) hemos de conferir valor probatorio al referido documento que pone de manifiesto las identidad de las fotografías de los productos empleadas por DISTINTIVA en su página web y en su Guía de Manejo respecto de las de la actora una vez extinguido el contrato de distribución porque el último contrato de 1 julio de 2016 establecía en su cláusula 6.1 que una obligación de la actora era poner a disposición de DISTINTIVA catálogos, fotografías y material publicitario, de modo que la continuidad del uso una vez finalizado el contrato de distribución se subsume en el artículo 128 LPI.

Así lo decíamos en nuestra Sentencia número 385/17, de 6 de octubre de 2017:

"Una vez declarada la extinción del contrato de distribución por el mero desistimiento unilateral por parte de JULIUS, carece ya de justificación la demandada para seguir reproduciendo las fotografías cuyo derecho de exclusiva pertenece a la actora a la vista de la más documental aportada en el acto de la audiencia previa.

La reproducción de las fotografías de la actora no autorizada se comprueba con examinar la página web de la demandada (documento número 12 de la demanda) y el catálogo aportado como documento número 15 de la demanda.

La Sentencia de instancia declara que las fotografías carecerían en cualquier caso de altura creativa para ser protegidas en el ámbito de la LPI pero esta conclusión desconoce la protección más atenuada de las llamadas "meras fotografías" en el artículo 128 LPI cuando las fotografías no pueden considerarse como "obra protegida" según el Libro I de la misma Ley.

Así pues, procede revocar la Sentencia de instancia en el sentido de declarar que DOS-P ha infringido los derechos de exclusiva sobre las fotografías que se muestran en su página web y en el material publicitario y; consiguientemente, procede la condena de la demandada a cesar de inmediato en el uso indebido del material fotográfico perteneciente a la actora, debiendo retirarlo tanto de su página web como de su publicidad y abstenerse de realizar la actividad infractora en el futuro."

QUINTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

Sin orden sistemático y de modo atropellado expone varias alegaciones dirigidas a reducir el pronunciamiento de condena a la indemnización de daños y perjuicios.

En primer lugar, mantenemos el pronunciamiento de condena contenido en el apartado 6.a.(i) del Fallo porque incluye la venta de todos los productos tanto los fabricados por la actora como los productos de DISTINTIVA y de terceros al utilizar el signo infractor MAKEBLOCK ESPAÑA para promocionar su venta.

En segundo lugar, modificamos el pronunciamiento de condena contenido en el apartado 6.a.(ii) del Fallo en el sentido de que la indemnización se limitará a los cursos de formación ofrecidos por DISTINTIVA porque así consta en la página 44 del documento número 10 (acta notarial de fecha 17 de abril de 2018) sin incluir el beneficio bruto de los cursos de formación ofrecidos por terceros habida cuenta de que de la declaración del testigo legal representante de Centro Gallego de Robótica, único testigo que declaró sobre esta cuestión, los cursos de formación que impartían eran propios y, no procedían de DISTINTIVA.

En tercer lugar, suprimimos el pronunciamiento de condena contenido en el apartado 6.a.(iii) del Fallo porque no se ha acreditado que DISTINTIVA percibiera de los centros asociados ninguna contraprestación por licencias o contratos de franquicia, servicios de formación o de certificación, remitiéndonos de nuevo a la declaración del único testigo que expuso sobre esta materia, el legal representante de Centro Gallego de Robótica.

En cuarto lugar, hemos de mantener el criterio del "beneficio bruto" obtenido por DISTINTIVA que figura en los apartados 6.a.(i) y 6.a.(ii) del Fallo porque la actora eligió como criterio indemnizatorio el de los "los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación" a la vista de lo manifestado en la página 88 de la demanda aunque, por error, se remitió al criterio de la regalía hipotética.

En quinto lugar, el criterio del beneficio obtenido por el infractor es independiente de la existencia de la prueba del daño al perjudicado conforme a la doctrina establecida en la STS de 30 de septiembre de 2019 (Caso PASAPALABRA) que se recoge en el fundamento de Derecho séptimo-II-B de la Sentencia recurrida.

En sexto lugar, el dies a quodel período a indemnizar es el día 1 de noviembre de 2017 en lugar del día 1 de julio de 2017 que, por error, se contiene en la Sentencia porque la conducta infractora se inicia cuando se extingue el contrato de distribución y esta circunstancia se produjo a partir del día 31 de octubre de 2017. El término final del plazo indemnizatorio será el de la fecha del cese de la conducta infractora que deberá acreditarse.

SEXTO.- Publicación de la Sentencia.

Por último, la apelante alega la improcedencia de la condena a la publicación de la Sentencia porque ésta la fundamenta en la subsistencia actual de la conducta infractora cuando no se ha practicado ninguna prueba por la parte actora que así lo acredite.

En nuestro caso, la subsistencia actual de la conducta infractora y su prueba es irrelevante porque como acertadamente declara la Sentencia de instancia la verdadera finalidad pretendida con la condena a la publicación es "remover todos los efectos de la infracción puesto que Distintiva, al menos en el mercado español, ha empleado la marca con la finalidad de generar la ilusión de que Makeblock es distintiva (sic)hasta el punto de firmar acuerdos con terceros sin autorización del titular marcario..."

La inclusión en el Auto de rectificación y complemento de 21 de noviembre de 2023 del ámbito de la condena a la publicación al indicar que comprende también "la notificación de la misma por medio fehaciente a todos los integrantes de su red de centros certificadores así como a todos sus clientes" está más justificada aún que la publicación de la Sentencia en dos diarios generalistas de tirada nacional. Son las empresas que integraban la plataforma de centros asociados (documento número 17 de la demanda) y los clientes de DISTINTIVA los que más precisan de la revelación pública de la diferencia entre, de un lado, la mercantil actora, titular de las MUE's y, de otro lado, DISTINTIVA que se presentaba públicamente como la filial española a través del signo infractor "MAKEBLOCK ESPAÑA" sin estar autorizada.

SÉPTIMO.- Costas causadas en esta alzada.

Al haberse estimado en parte el recurso de apelación no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada según prevé el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

OCTAVO.- Destino del depósito constituido para la interposición del recurso.

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acuerda la devolución del depósito constituido por la apelante al haberse estimado en alguna parte sus alegaciones.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.