Sentencia Civil 24/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 82/2024 de 07 de febrero del 2025

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.El objeto de la demanda formulada por las entidades DIRECCION001. e DIRECCION002. contra DIRECCION000 lo constituye la protección de los derechos de exclusiva de las marcas siguientes:

- marca de la Unión Europea (en adelante MUEs) número 18.341.880 denominativa " DIRECCION002", para distinguir "jamones y embutidos ibéricos", de la clase 29 del nomenclátor internacional, solicitada el 20.11.2020 y concedido su registro el 21.4.2021

- marca española número 4.097.777 "BJ", con gráfico para distinguir "jamones, embutidos y quesos", de la clase 29 del nomenclátor internacional, solicitada el 10.12.2020 (publicada el 11.2.2021) y concedido su registro el 30.4.2021, cuya representación es la siguiente

Asimismo impetra la tutela concurrencial frente a determinados actos que considera competencia desleal por engaño, denigración y confusión y prácticas engañosas por confusión

2. Expone, en extracto, que son dos empresas líderes en el sector de los embutidos ibéricos en general y del jamón en particular, herederas de una larga tradición familiar iniciaba en la década de los años 50 del siglo pasado por una empresa constituida por los hermanos Rubén que giraba con el nombre de DIRECCION005., cuya evolución y vicisitudes se describe, con disputas entre las dos ramas familiares de socios: de una parte, los descendientes de Rubén (que conforman, entre otras, las mercantiles actoras) y de otra , los descendientes de Argimiro (que societariamente da lugar a las mercantiles DIRECCION006, DIRECCION007 y la demandada DIRECCION000) , que culminan con la separación del negocio familiar común con la suscripción el 30 de junio de 2020 de un acuerdo de división para reparto del activo y el pasivo de la entidad común en el que, en lo tocante a los signos distintivos, identifica unos concretos que debían dejar de usarse por ambas partes, tras un periodo de gracia para agotar existencias

A continuación, expone que las mercantiles de la rama familiar actora, al haber apostado desde siempre por desarrollar una imagen de marca y descartar las ventas "a granel", procedieron a registrar la MUE número 18.341.880 DIRECCION002 y la marca nacional 4.097.777 , comprobando que la mercantil demandada usa en el mercado signos distintivos, en un caso confusorio y en otro idéntico, a dichos registros marcarios.

Además, relata que otra mercantil vinculada a la demandada ( DIRECCION006) presentó con posterioridad una solicitud de marca nacional (la nº 4.103.235) para productos de la clase 29 del nomenclátor internacional idéntica a la marca número 4.097.777, a la que se formuló oposición ante la OEPM, sin que se plantee aquí pretensión alguna al respecto

Añade que la demandada también realiza actos de competencia desleal por engaño, denigración y confusión y prácticas engañosas por confusión con respecto a la actora DIRECCION002. por (a) inducir a engaño al consumidor haciéndole creer que sus productos son los únicos auténticos " Argimiro" frente a los de la actora, calificados como imitaciones, con reproducción de las manifestaciones vertidas en una red social por el director de comunicación de la demandada y (b) por reproducir una de las vitolas características empleadas por la actora en la identificación de sus jamones Premium.

Solicita, además de las pronunciamientos declarativos , la condena a (a) la cesación de la conducta infractora, con fijación de una indemnización coercitiva hasta que se produzca el cese efectivo; (b) a la retirada del mercado de material en el que se esté materializando la infracción ; (c) a la cesación en el uso de su denominación social " DIRECCION000." y a su modificación; (d) a la indemnización con arreglo a los beneficios que la demandada haya obtenido como consecuencia de la infracción de las marcas y de los actos desleales cometidos y (e) a la publicación de la sentencia en su web, como en dos revistas especializadas del sector de la alimentación.

3. En su contestación, la demandada DIRECCION000., invoca, en síntesis, en primer lugar, la excepción de litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido demandadas las mercantiles del mismo grupo familiar DIRECCION006 y DIRECCION007.

En segundo lugar, en cuanto al fondo, indica que lo pretendido por la parte actora es eliminar por completo de la historia del negocio familiar a la otra rama (los Argimiro), con incumplimiento por la parte demandante de lo convenido en el acuerdo de división en lo relativo a las marcas y resto de los distintivos, cuya cláusula tercera trascribe, si bien especifica que no lleva a cabo una reclamación del incumplimiento contractual (que se reserva para otro procedimiento). Reconoce que DIRECCION000., así como el resto de las sociedades pertenecientes a esa rama familiar, hace uso de las marcas imputado por la contraparte. Pero considera que no es ilícita esa actuación dado que ese registro marcario responde a una actuación fraudulenta de las demandantes dirigida a eliminar o, al menos, obstaculizar en el mercado a la otra rama familiar competidora, con referencia a que las demandantes (i) no han utilizado esas marcas para identificar sus productos y (ii) que eran conocedores que las mercantiles ligadas a la rama familiar Argimiro utilizaban los signos distintivos antes de su solicitud de registro por la actora en diciembre de 2020, cedido por su creador en virtud de acuerdo de 10.7.2020, habiéndose solicitado como marca nacional (la nº 4.103.235) por DIRECCION006 en enero de 2021 (unos días después de la solicitud presentada por la actora en diciembre de 2020). Comportamiento de las actoras que enmarca en una práctica registral previa de intentar acaparar todas las formas y manifestaciones del nombre " Argimiro".

En tercer lugar, en cuanto a Ios actos de competencia desleal, niega el alcance y trascendencia que se afirma de contrario, y que se trata de una práctica ajustada a la buena fe.

Finalmente, no se limita a pedir la absolución por ser el registro marcario por la parte actora realizado de mala fe y en fraude de los derechos que le corresponde a la demandada (como indica en su fundamentación jurídica) y no concurrir acto de competencia desleal alguno, sino que formula reconvención en la que ejercita, de una parte, la acción reivindicatoria de la marca española nº 4.097.777 y de la MUE Nº 18.341.880, y subsidiariamente, acción de nulidad, y de otra, las acciones previstas en la LCD por diferentes actos de competencia desleal. Además de remitirse expresamente a los hechos de la demanda, expone los argumentos que fundamentan, a su entender, estas acciones.

De una parte, a pesar de la rúbrica del hecho primero ( "HECHOS Y MOTIVOS QUE FUNDAMENTAN LA ACCIÓN REIVINDICATORIA DE LA MARCA NACIONAL", mayúsculas en original) no se reduce a la acción reivindicatoria de la marca nacional prevista en el artículo 2.2 de la LM, pues literalmente dice que " se emiten las siguientes conclusiones a efectos de aclarar que se ha llevado a cabo un registro de mala fe de la marca nacional 4.097.777 "BJ" de tipo mixta, por las entidades demandantes"(pág. 29-30), con enumeración de hechos ya referidos con anterioridad (como el acuerdo de cesión de derechos con el diseñador gráfico de 10.7.2020 , base de la solicitud de la marca nº 4.103.235 por DIRECCION006; la utilización previa por su parte del signo antes del registro efectuado de contrario; la ausencia de uso por las actoras de dicha marca o el conocimiento previo del logo).

Añade a lo anterior que se ha efectuado un registro de mala fe de la MUE nº 18.341.880 " DIRECCION002", "al constituir una sociedad posterior a " DIRECCION000." con el único fin de poder reclamarle a ésta el cese de su actividad, y poder dar una apariencia de mejor derecho ante el Juzgado actuante", con remisión al hecho cuarto de la contestación en el que expone que la mercantil actora DIRECCION002 fue constituida en noviembre de 2020, después de la mercantil demandada DIRECCION000, creada en septiembre de 2020 y en el que se vuelve a achacar que lo que se intenta es impedir la utilización de término " DIRECCION008 " cuando a su entender , " a consecuencia de la tradición e historia familiar, les pertenece a ambas ramas familiares la posibilidad de uso del mismo"

Por otra parte , en el hecho segundo describe los actos realizados por la actora reconvenida que considera constitutivos de competencia desleal, unos relacionados con los registros marcarios, y otros relativos al redireccionado de los visitantes de los dominios webs de DIRECCION005 ( DIRECCION004 y DIRECCION003) a la web de DIRECCION001 e DIRECCION002. DIRECCION009 y la transformación del perfil de la red social Facebook de DIRECCION000 a DIRECCION002

Termina con la suplica que se dicte sentencia que literalmente "contenga pronunciamiento sobre los siguientes puntos:

1º. Que se otorgue la titularidad a DIRECCION000., o a DIRECCION000., o a DIRECCION007., de la marca de la Unión Europea, número 18.341.880 " DIRECCION002", al haber quedado completamente probado el derecho de uso sobre la marca.

Subsidiariamente, en el caso de ser desestimada la acción reivindicatoria de la marca, se ejercita acción de nulidad de registro.

2º. Que se otorgue la titularidad a DIRECCION000., o a DIRECCION000., o a DIRECCION007., de la marca nacional número 4.097.777- "BJ", al haber quedado completamente probado el derecho de uso sobre la marca.

3º Se declare que los actos realizados por las mercantiles " DIRECCION001." e " DIRECCION002." relatados en los hechos tanto de la contestación a la demanda, como de la presente reconvención, son actos de competencia desleal, que constituyen actos de engaño, de confusión, con respecto de su actividad, y de denigración, previstos en los artículos 5 , 6 y 9 de la Ley de Competencia Desleal . Así como, especialmente en lo relativo al uso del antiguo dominio web de DIRECCION003 y DIRECCION004, pertenecientes a la antigua sociedad DIRECCION005. y a la apropiación de la página web de FACEBOOK.

4º Se condene a DIRECCION001 E DIRECCION002 a la retirada del mercado de carteles, flyers publicitarios, folletos, catálogos y cualquier clase de material publicitario, envases, embalajes, rótulos de establecimiento y cualquier documento o enser en los que se estén materializando dichos actos infractores y desleales.

5º Se condene a DIRECCION001. e DIRECCION002. a indemnizar a esta parte en la indemnización íntegra que le corresponda según aplicación de la ley y la jurisprudencia, por los daños sufridos durante toda su operación comercial, a través de los distintos actos desleales que han llevado a cabo, entre los que se incluye el registro de mala fe de la marca "BJ" y el acoso a los clientes de mi mandante.

6º Se condene a DIRECCION001. e DIRECCION002. a realizar la publicación de la sentencia a su consta en tanto en su propia web, como en dos revistas especializadas del sector de la alimentación, señalando, al igual que la actora en su escrito de demanda, la revista digital de ANICE, editada por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, y la revista ALIMARKET ALIMENTACIÓN, editada por PUBLICACIONES ALIMARKET, S.A.

7º Que se condene a DIRECCION001. e DIRECCION002. al pago de las costas del procedimiento, por la manifiesta actuación de mala fe, la temeridad de su actuación y por la obligación de desplazamiento y para la defensa de sus intereses en el procedimiento a mi representada."

4. La actora se opone a la reconvención con invocación de las siguientes excepciones:

1º) falta de legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria de la MN nº 4.097.777 , ya que no se sustenta en el posible mejor derecho de DIRECCION000. , sino en el de otra/s entidad/es ( DIRECCION000)

2º) defecto legal en el modo de proponer la demanda por imprecisión en la determinación de los pedimentos realizados con relación a las acciones reivindicatorias de la MN nº 4.097.777 y de la MUE nº 18.341.880 respecto de la entidad a favor de la cual se pide el otorgamiento de la titularidad de dichas marcas

3º) falta de legitimación activa para el ejercicio de las acciones por competencia desleal derivadas del uso de dominios " DIRECCION003" y " DIRECCION004" y supuesta apropiación de la página de la red social Facebook, por no ostentar la condición de perjudicada

A continuación (hecho primero) se opone a la reivindicación de la marca nacional número 4.097.777 , y , no obstante la rúbrica, también niega la concurrencia de mala fe en su registro, pues si bien indica que de la lectura del suplico no se dice ejercitar de forma subsidiaria acción de nulidad por la causa absoluta contemplada en el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas, expone que "sí parece desarrollar argumentación en este sentido en el cuerpo de su escrito de contestación a la demanda, afirmando - que no probando -, que la marca en cuestión fue solicitada de mala fe por nuestra mandante"(pág. 17) . En esencia refiere la inexistencia de mejor derecho alguno de la actora reconvencional sobre el registro y ausencia de mala fe en el registro, por ser ese logotipo BJ elaborado por un diseñador contratado al efecto, a partir de una idea del gerente de la reconvenida, frente a lo dicho de contrario, y constar acreditada su intención de uso con preparativos serios y efectivos para el lanzamiento de su gama de productos con ese logo BJ

Después (hecho segundo) contesta a la reivindicación de la MUE nº 18.341.880 y subsidiaria nulidad por mala fe en el registro. Indica que no se incorpora en la reconvención un apartado fáctico que sustente estas acciones, y centrado su oposición en el párrafo final del apartado primero de esa demanda reconvencional en el que se refiere la constitución de DIRECCION000 unos meses antes que DIRECCION002 , expone que ese dato carece de trascendencia para fundar las acciones marcarias ejercitadas , sin que ningún fraude en los derechos de un tercero o mala fe puede apreciarse en el registro por el dato de que la denominación social DIRECCION002 coincide con su MUE nº 18.341.880.

Por último (hecho tercero), alega la inexistencia de los actos de competencia desleal invocados de contrario

5. Las mercantiles DIRECCION006 y DIRECCION007 solicitaron su intervención adhesiva litisconsorcial al amparo del art 13 y 14 LEC, que , tras oposición de la parte actora, fue rechazada por el Juzgado por auto de 29.3.2022 , confirmado por el de 16.5.2022

6.En la audiencia previa se desestimó la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, y respecto del defecto legal en el modo de proponer la demanda reconvencional se determinó que la petición de titularidad de las acciones reivindicatorias se limitaba solo a favor de la mercantil demandada. Asimismo, se dejó sentado que se ejercitaba la acción de nulidad por mala fe respecto de la MN nº 4.097.777 y de la MUE nº 18.341.880

7. Tras la celebración de juicio, se acordó la suspensión por prejudicialidad penal por la tramitación de las diligencias previas nº 368/2022 del Juzgado de Instrucción número 1 de Marchena, que se alzó tras su archivo, y a continuación se dictó sentencia por el Juzgado Mercantil en la que, de una parte, estima parcialmente la demanda, al apreciar la infracción de las MUE nº 18.341.880 y de la MN nº 4.097.777 por la demandada y de otra, estima en parte estima la reconvención, al considerar que la actuación de las reconvenidas DIRECCION001. e DIRECCION002 relativa al redireccionamiento de los nombres de dominio DIRECCION003 y DIRECCION004 es desleal, con desestimación del resto de pretensiones.

En primer lugar, reseña que no se ejercitan acciones contractuales sino puramente acciones marcarias y de competencia desleal, y que la reconviniente se limita a reivindicar el dominio de las marcas de la parte actora, sin entablar acciones de nulidad

En segundo lugar , desestima la acción reivindicatoria de ambas marcas por falta de legitimación activa de DIRECCION000, y a continuación, en un extenso apartado que literalmente intitula "obiter dicta"(apartados 25 a 41) expone sus dudas y concluye que es imposible determinar quien diseñó el logotipo , si bien considera que es irrelevante al no haber acreditado la parte demandada titularidad alguna sobre el signo y no haber DIRECCION005 ejercitado acción reivindicatoria alguna

En tercer lugar, aprecia la infracción de las marcas por existencia de riesgo de confusión por la identidad de productos y el grado de similitud existente entre los signos registrados y los usados por la demandada, con estimación de las acciones entabladas, salvo las relativas a la supresión de la denominación social DIRECCION000 y de publicación

En cuarto lugar, rechaza las acciones de competencia desleal ejercitadas por las demandantes DIRECCION001. E DIRECCION002.

En quinto lugar, estima parcialmente las acciones de competencia desleal instadas por la demandada reconviniente DIRECCION000, limitándose a la declaración de que los actos relativos al redireccionamiento de los nombres de dominio DIRECCION003 y DIRECCION004 es desleal, con rechazo del resto de actos imputados y de la acción de publicidad o difusión

En sexto lugar, difiere a ejecución la fijación de las multas coercitivas (en puridad indemnización coercitiva) y no efectúa imposición de costas por la estimación parcial y las serias dudas concurrentes, con una final y extensa conminación a las partes a su conciliación.

8.Disconforme apela la demandada y actora reconvencional DIRECCION000, cuyo recurso se dirige frente a todos los pronunciamientos de la sentencia de instancia, a excepción de lo relativo a los actos de competencia desleal, por las siguientes resumidas alegaciones:

1ª) indebida desestimación de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, y falta de uso de las marcas por DIRECCION000, con retroacción de las actuaciones a la audiencia previa

2ª) indebida apreciación de inactividad por las sociedades DIRECCION006 y DIRECCION007 a la hora de defender sus intereses frente a los registros marcarios de las actoras.

3ª) error en la delimitación del objeto procesal , al haberse ejercitado acción de nulidad de la MUE nº 18.341.880 " DIRECCION002".

4ª) improcedente admisión del informe de detectives y en todo caso , error en su valoración

5ª) indebida valoración de los interrogatorios y de las testificales

6ª) la falta de distintividad del término " DIRECCION002" y el reconocimiento del uso del término " DIRECCION008" por las empresas de ambas ramas familiares

7ª) error en la valoración de la prueba sobre el proceso de diseño del marca nacional y usurpación del logo por las actoras

Finalmente las alegaciones 8ª y 9ª versan sobre la procedencia de la prueba (informe pericial y facturas y albaranes) no admitidos en la instancia , que propiamente no constituyen motivos de apelación , ya que su cauce es el art 460 LEC ( STS de 12.3.2014, entre otras muchas ) , que ya recibió cumplida respuesta en el auto resolutorio de la petición probatoria planteada en otrosí , al que nos remitimos

9.Las demandadas se oponen por estimar infundados los motivos e interesa la confirmación de la sentencia por considerarla ajustada a derecho

10. La extensa exposición de lo acaecido en la instancia deviene necesaria para la comprensión de las cuestiones planteadas en el recurso, que agruparemos en cuando resulte conveniente, y que queda reducido a un conflicto estrictamente marcario, dado que los pronunciamientos de la sentencia de instancia relativos a los actos de competencia desleal, tanto declarativos como absolutorios, no son apelados ni impugnados, de modo que devienen firmes

11. En consecuencia, se reduce esta segunda instancia a las acciones marcarias, ya que acierta la sentencia cuando indica que no se ejercita en la demanda reconvencional acciones contractuales, al reservárselas la parte para otro procedimiento. Cosa distinta es la valoración en su caso de esos compromisos contractuales a la hora de analizar tales acciones marcarias, tanto la reivindicatoria, dado que el supuesto de hecho que contempla el art 2.2 LM es "el registro de una marca [...] solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual"(régimen aplicable aquí también a la MUE, como reconoce la STJUE de 23.11.2017 , asunto C-381/16 Benjumea Bravo de Laguna, seguida por el TS en sentencia de 14.2.2018, y previamente por este Tribunal de Marcas en sentencia nº 198/2012, de 27 de abril), como en caso de nulidad absoluta por mala fe , ya que es doctrina constante ( por todas STJUE de 11.6.2009, asunto C-529/07, Chocoladefabriken Lindt ) que en su apreciación deben tenerse en cuenta todos las factores pertinentes que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, y es evidente que los compromisos contractuales entre los sujetos implicados ostentan esa catalogación

12. Tal y como ahora explicaremos, en definitiva, lo planteado en esta alzada es la inoponibilidad de los registros marcarios de las actoras a DIRECCION000, al cuestionarse su titularidad con la acción reivindicatoria, por sostener que se han registrado en fraude de los derechos de aquella, ahora apelante, o subsidiariamente, su nulidad por su registro de mala fe, en el caso de la MUE.

SEGUNDO-Delimitación objetiva. Las acciones marcarias ejercitadas

1.Desde el punto de vista marcario, tenemos no solo las acciones por infracción de la MUE y MN de las actoras y las acciones reivindicatorias de esas marcas analizadas en la instancia, sino también, y frente a lo dicho en la sentencia, la acción de nulidad por mala fe, que, lógicamente, deben ser analizadas antes que las primeras, al ser presupuesto de la infracción la titularidad y validez de los registros que se dicen infringidos ( STJUE de 16.10.2017, asunto C-425/16)

2. De modo preferente se pide en el recurso la estimación de la acción reivindicatoria de MUE y MNy se incurre, al reproducir el suplico de la demanda reconvencional, en su defectuosa formulación, con olvido que en la audiencia previa ya se determinó que la petición de titularidad se limitaba solo a favor de la mercantil demandada, no de otras sociedades que no son parte en el litigio

Delimitación no impugnada y por ello firme ( art 207LEC), por lo que resulta incomprensible esa insistencia de la apelante en el error. Damos con ello respuesta a la alegación defensiva novena del escrito de oposición sobre la defectuosa formulación del suplico del recurso de apelación, siendo lo restante planteado una cuestión de fondo en caso de estimación de esa acción

3. En cuanto a las acciones de nulidad,en el caso de la MUE resulta evidente que se ejercita de forma subsidiaria en la demanda reconvencional, como se desprende, sin género de duda, de la lectura de su suplico antes trascrito en relación con el cuerpo de la misma.

Pero es que resulta poco comprensible en este particular la sentencia cuando del visionado de la audiencia previa se comprueba que en varias ocasiones judicialmente - como habilita el art 414 y 426 LEC- se fijó que se ejercitaba la acción de nulidad por mala fe tanto de la MN nº 4.097.777 como de la MUE nº 18.341.880 (sin reducirlo solo a la MUE - 13: 37 - y con mención expresa a ambas marcas - 13: 48; 13: 50 y 14:27), sin queja alguna por los reconvenidos.

Por ello la postura de estos como apelados en la oposición al recurso de apelación es insostenible, además de que el argumentario esgrimido (el tamaño de letra menos destacada de esa petición subsidiaria y no resaltarse en negrita o las escasas ocasiones en las que, su entender, se refiere la demanda reconvencional a esa acción) carece de rigor para justificar la errónea delimitación realizada en sentencia, máxime cuando los propios apelados en su día rubrican el apartado segundo de su contestación a la reconvención "DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA Y SUBSIDIARIA DE NULIDAD EJERCITADA DE CONTRARIO SOBRE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA NÚMERO 18.341.880 " DIRECCION002" (en mayúsculas y en negrita en original), que evidencia que la acción de nulidad por mala fe no pasó desapercibida para la parte y para el órgano judicial, al menos en la audiencia previa.

4. Más complicado es el caso de la marca nacional . Ya hemos dicho que en la audiencia previa se fijó que la acción de nulidad por mala fe se ejercitaba también respecto de la MN nº 4.097.777 , como, por cierto, el art 424 LEC y una lectura antiformalista inspirada en la tutela judicial efectiva y omnicomprensiva de la demanda no limitada a la literalidad del suplico habilitaba, como lo venía a anticipar la propia reconvenida (pág. 17 de la contestación a la reconvención). Así, desde la óptica de la incongruencia extra petitum, el TC puntualiza que " el juzgador está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como se hayan sido formalmente formuladas por los litigantes"( STC 182/2000, de 10 de julio ), de modo que " no se incurre en incongruencia cuando se da acogida a lo que sustancialmente está comprendido en el objeto del pleito o implícitamente en las pretensiones deducidas en la demanda"( STC 1015/2006, de 13 de octubre ). Ello es así porque la demanda debe tratarse como un todo a efectos de interpretar el suplico, y por ende, aunque tenga una redacción insuficiente, deberá completarse, siempre que sea posible, por lo que se deduzca del resto de las alegaciones que contenga el escrito de demanda. Integración del suplico que debe hacerse en aras de evitar soluciones formalistas contrarias al principio de la tutela judicial eficaz, siempre que no se cause indefensión a los demandados (entre otras, SSTS 609/2003, de 23 de julio o 754/2024, de 30 de diciembre); y aquí, recordemos, consintieron la delimitación integradora en la audiencia previa.

No obstante, la apelante, otrora actora reconvencional, viene a limitar en su recurso su pretensión en relación a esa MN solo a su reivindicación. Decimos esto porque en el escrito delimitador de esta alzada insiste en reproducir el suplico de la instancia en ese particular (en el que no se contempla subsidiariamente la nulidad de la marca nacional) y reduce la denuncia de la indebida delimitación del objeto procesal solo en lo tocante a la MUE.

En esa tesitura, no hay otra posibilidad que concluir que DIRECCION000. no interesa en esta alzada la nulidad por registro de mala fe de la MN . Decisión estratégica que circunscribe nuestra respuesta (por exigencias del principio de congruencia ex art 465.5 LEC en relación con el art 218, como proyección del principio dispositivo y que impide al tribunal conocer de aquello que no se impugna, STS 71/2016, de 17 de febrero) y cuyo acierto o no el Tribunal se abstiene de valorar.

5. Por tanto, lleva razón la apelante al denunciar error en la delimitación del objeto procesal ( alegación tercera), de modo que, en caso de no estimarse la reivindicatoria de la MUE, obligará a este Tribunal verificar si su registro es nulo por realizarse de mala fe, y con ello colmar el derecho a la tutela judicial efectiva ejercida en la reconvención, al no ser posible su rechazo judicial con el argumento de que no fue ejercitada. Dado que la contraparte formuló las alegaciones que estimó oportunas al respecto en la instancia, ese eventual enjuiciamiento no puede suponer atisbo alguno de indefensión

TERCERO. Delimitación subjetiva. Litisconsorcio pasivo necesario y falta de legitimación pasiva

1.Subjetivamente, la alegación de indebida desestimación de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, con retrocesión de las actuaciones a la audiencia previa, por no haber sido demandadas las sociedades DIRECCION006 y DIRECCION007 adelantamos ya que resulta inatendible

2. Al litisconsorcio pasivo necesario se refiere el art. 12.2 LEC al señalar que cuando el objeto del juicio solo pueda hacerse valer frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados. Es doctrina constante recogida en la STS de 25 de marzo de 2015 que

«para que concurra el litisconsorcio necesario, a tenor del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , es preciso que por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, ya que, como sostiene la sentencia 266/2010, de 4 mayo , con cita de las de 16 diciembre 1986 , 28 diciembre 1998 y 28 junio 2006 «se exigen conjuntamente como requisitos para la existencia de la figura del litisconsorcio pasivo necesario , los siguientes: a) Nexo común entre presentes y ausentes que configura una comunidad de riesgo procesal; b) Que ese nexo, sea inescindible, homogéneo y paritario; y c) Que el ausente del proceso no haya prestado aquiescencia a la pretensión del actor»; a lo que se añade que «la característica del litisconsorcio pasivo necesario , que provoca la extensión de la cosa juzgada, es que se trate de la misma relación jurídico- material sobre la que se produce la declaración, pues, si no es así, si los efectos a terceros se producen con carácter reflejo, por una simple conexión o porque la relación material sobre la que se produce la declaración le afecta simplemente con carácter prejudicial, entonces la intervención del tercero en el litigio podrá ser voluntaria o adhesiva, mas no forzosa...».

3. Instada en la demanda la protección de unas marcas, si la infracción de estas se ejecuta por varios sujetos, el actor es libre de demandar a aquél o aquellos que considere oportuno, por las razones que sean, sin que esté obligado a dirigir su acción contra todos ellos, como ocurre con cualquier otro ilícito no contractual. El que estos puedan responder solidariamente, no significa que deban ser todos simultanea y preceptivamente llamados como demandados (por todas STS de 2 de febrero de 2004, con abundante cita jurisprudencial)

Aclarar que si lo que se quiere alegar en el recurso es que el uso de las marcas tachado como infractor ha sido realizado solo por esas mercantiles no llamadas y no por la demandada DIRECCION000, olvida la apelante que ello no tiene que ver con el litisconsorcio pasivo necesario, sino con la falta de legitimación pasiva.

4. Pero esta última excepción, referida a la demandada, resulta ciertamente difícil de entender cuando en la instancia es un hecho admitido que el distintivo gráfico (después registrado como marca por las actoras) venía siendo utilizado por las diferentes entidades DIRECCION000. DIRECCION007. y DIRECCION000., desde antes de su registro. Por su claridad se reproduce lo dicho (págs.16-18) en la contestación

"Por ello, por supuesto que DIRECCION000., así como el resto de las sociedades pertenecientes a esta rama familiar, hacen un uso de la marca como imputa la contraparte. La actora realiza desde la página 8 hasta el fin del relato de sus hechos una recopilación documental de muestras de uso de la marca en diferentes productos, anuncios y situaciones por nuestra representada

[...]

Que igualmente el distintivo BJ venía siendo utilizado por las diferentes entidades DIRECCION000. DIRECCION007. y DIRECCION000., desde antes de su registro en las comunicaciones que mantenía, así como en los correos que se intercambiaba, en las firmas de los cargos de la empresa, y en las distintas formas de manifestarse y presentarse ante el público. Todo ello, con fecha anterior a diciembre de 2020, en la que se llevó a cabo el registro en fraude de derechos por DIRECCION001."

Uso antes del registro por la actora inicial que se invoca como fundamento de la acción reivindicatoria de la marca nacional (pág. 31) y así se corrobora por su letrado en la audiencia previa en la fijación de hechos (13.51), al referirse a ello como base de la acción reivindicatoria.

Esto es, la oposición a la demanda no se funda en la negación del uso de esos signos por la demandada, sino en su inoponibilidad por haberse registrado en fraude de sus derechos y de mala fe.

5. Todo lo dicho nos sirve para rechazar la alegación primera del recurso

CUARTO. -La actuación de terceras empresas

1. La reseñada delimitación objetiva y subjetiva explica que la crítica a la apreciación judicial de inactividad por las sociedades DIRECCION000. DIRECCION007. respecto de la defensa de sus intereses no pueda elevarse a motivo de apelación

En primer lugar, porque a quien en su caso se refiere esa apreciación judicial es a esas sociedades, no a la apelante, de modo que carece de gravamen que justifique la apelación ( art 448 LEC y STC 157/2003, de 15 de septiembre y STS 71/2022, de 1 de febrero entre otras muchas)

En segundo lugar, en todo caso no constituye la ratio decidendi de la resolución.

2. Con lo dicho damos respuesta, en lo que aquí interesa, a la alegación segunda del recurso, sin que, por lo expuesto, proceda verificar si resulta acertada la afirmación judicial de pasividad referida a esas sociedades, e inclusive oportuna, cuando son mercantiles cuya personación no ha sido admitida

QUINTO. Marco fáctico relevante. La valoración de la prueba

1. Para resolver si los registros marcarios de las actoras son inoponibles a DIRECCION000, al cuestionarse su titularidad con la acción reivindicatoria, por su registro en fraude de los derechos de aquella, ahora apelante, o subsidiariamente, la nulidad por registro de mala fe en el caso de la MUE, resulta oportuno fijar el marco fáctico relevante. Con ello daremos respuesta a las diversas alegaciones del recurso en las que se viene a combatir la valoración de la prueba realizada en la sentencia

2. Debemos recordar, como premisa básica, que el sistema procesal español inviste al tribunal de apelación de las mismas facultades que el Juez de la primera instancia y permite un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, valorando la prueba y decidiendo las cuestiones jurídicas planteadas según su propio criterio dentro de los límites que imponen la prohibición de la reforma peyorativa y el principio tantum devolutum quantum apellatum (por todas, SSTS 1.10. 2012 o 13.1. 2015) , por lo que esa naturaleza ordinaria del recurso es incompatible con la visión estrecha de la revisión de hechos más propia de un recurso extraordinario, como es el de casación. Por todas, STS de 4.12.2015

En esta función judicial de fijación del relato fáctico, como apuntamos en nuestra sentencia nº 95/2024, de 16 de febrero, el punto de partida es la dispensa de prueba de los hechos conformes ( art 281 LEC) y que la afirmación de un hecho como probado es el resultado de la valoración conjunta y libre del material probatorio, más allá de un medio concreto de prueba. En palabras de la STS 241/2013, de 9 de mayo

«en nuestro sistema probatorio rige la regla de apreciación libre, salvo algunas excepciones, y un criterio de elasticidad, de modo que no se exige por la ley una determinada cantidad o entidad probatoria -dosis o tasa de prueba-"»

En consecuencia, el que no haga mención de una prueba aportada o propuesta por las partes no supone ni quiebra del art 218 LEC ni error en la valoración de la prueba. No es preceptiva su mención si se considera que no aporta nada relevante, de manera que ello, por supuesto, no genera indefensión alguna. Por todas, STS de 9 de mayo de 2016

Valoración probatoria que no debe confundirse con las reglas de la carga de la prueba, que, como recuerda la STS 57/2024, de 18 de enero

«no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes»

3. La revisión del material probatorio practicado en la instancia, en relación con los hechos conformes y no controvertidos, nos permite afirmar las siguientes consideraciones fácticas relevantes:

i) las partes litigantes son herederas de una originaria empresa familiar común que se remonta a la década de los años 50 del siglo pasado constituida por los hermanos Rubén, que giraba con el nombre de DIRECCION005

Esta sociedad era titular de varias marcas que figuran en el anexo que más adelante se reproduce (algunas centradas en el apelativo " DIRECCION008") y actuaba en el mercado on line a través del dominio web DIRECCION004 y DIRECCION003 y en redes sociales (no controvertido)

Las disputas entre las dos ramas familiares de socios (los descendientes de Rubén, de una parte, y de otra, los de Argimiro) culminan con la separación del negocio familiar común con la suscripción el 30 de junio de 2020 de un acuerdo confidencial de división para reparto del activo y el pasivo de la entidad común, que cristaliza en la extinción por escisión total de DIRECCION005 y en las que figuran como beneficiarias DIRECCION002, DIRECCION006 y DIRECCION010, según recoge el BORME (doc. nº 12 contestación)

Aunque no se aporta ese acuerdo confidencial de división, se trascribe en la contestación la cláusula tercera y anexo relativos a los signos distintivos, cuya veracidad no es controvertida y que se reproduce a continuación

Los descendientes de Rubén conforman, entre otras, las mercantiles actoras DIRECCION001. e DIRECCION002, en tanto que los descendientes de Argimiro societariamente dan lugar a las mercantiles DIRECCION006, DIRECCION007 y la demandada DIRECCION000, que concurren en el sector de la producción y venta de productos ibéricos y en especial de jamones y domiciliadas en un pequeño municipio sevillano ( Arahal) ( no controvertido e información registral aportada)

ii) tras la separación, y cuanto menos en noviembre de 2020, el diseñador Victorino (que había en 2019 elaborado diseños para la sociedad originaria común, doc. nº 6 de la demanda) realiza para las empresas de la rama familiar de Argimiro (a la que pertenece la demandada, ahora apelante DIRECCION000) diseños de etiquetas, vitolas y demás documentación mercantil en la que figura el logo

(correos electrónicos aportados en el bloque documental nº 7 de la contestación y declaraciones testificales de Edurne y Victorino, que explica que se basó en una imagen de un banco de imágenes en internet del que es licenciatario, y que modificó y retocó hasta dar la propuesta final)

Desde al menos principios de diciembre de 2020 las empresas de esta rama familiar han venido utilizando ese distintivo BJ en el mercado (al figurar de manera destacada en la documentación mercantil como albaranes y facturas, bloque documental nº 8 de la contestación, completados con los admitidos en la audiencia previa, y listado de precios de diciembre de 2020 en los que se identifican los productos como BJ, doc. nº 3 de la contestación a la reconvención)

También figura en sus comunicaciones con terceros (bloque documental nº 7 de la contestación), entre ellas, con Rubén, administrador de una de las mercantiles actoras (correo electrónico remitido a DIRECCION011 el 4.12.2020)

El nombre de dominio DIRECCION004 y los perfiles de la red social Facebook https://m.facebook.com/ DIRECCION004, son usados por la demandada-actora reconvencional, y ahora apelante (no contradicho), aunque el primero figure registrado a nombre de una tercera sociedad de esa rama familiar ( DIRECCION007) (no controvertido) .

iii) tras la separación, la mercantil actora DIRECCION001. solicita el 20.11.2020 la MUE número 18.341.880 denominativa " DIRECCION002" (concedida su registro el 21.4.2021) y en fecha 10.12.2020 la MN nº 4.097.777 BJ con gráfico (concedido su registro el 30.4.2021) (no controvertido y doc. nº 5 y 6 de la demanda)

Respecto de esta última, un profesional autónomo fue contratado previamente para realizar la vectorización del logo (doc. nº 2 de la contestación a la reconvención y testifical de Carlos Miguel, que explica que se limitó a preparar el diseño para su impresión posterior , sin actividad creativa alguna , pues le fue suministrado por su cliente , Juan María)

La mercantil actora también encomendó a una imprenta la elaboración de etiquetas BJ tras la solicitud de la marca ( declaración de Juan María y doc. nº 5 y 6 de la contestación a la reconvención), sin que se ha llevado a cabo su lanzamiento al mercado (hecho admitido en reconvención, pág.15)

También tras la escisión las actoras procedieron a registrar a su nombre y redireccionar los nombres de dominio DIRECCION003 y DIRECCION004 de la inicial sociedad común DIRECCION005 a su web DIRECCION009 (no controvertido) .

En esta web y en la red social Facebook esta mercantil se presenta con un logo de una B con una específica representación sola o acompañada de la expresión " DIRECCION002" en la forma siguiente: (doc. nº4 de la demanda y nº 4 de la contestación a la demanda)

iv) una sociedad vinculada a la demandada y ahora apelante ( DIRECCION006) presentó posteriormente ante la OEPM el 22.1.2021 una solicitud de marca nacional (la nº 4.103.235) para productos de la clase 29 del nomenclátor internacional con el logo . A la misma se formuló oposición por incompatibilidad con la marca número 4.097.777. Expediente suspendido por la OEPM (no controvertido y doc. nº 10,11 y 12 de la demanda)

3. Con esta fijación del marco fáctico relevante damos respuesta a la denuncia de error en la valoración de la prueba contenida en el recurso, que de forma extensa, y no siempre precisa, se contiene sobre todo en las alegaciones 4ª , 5ª y 7ª , centradas, en esencia, en la creación del logo , en las que la apelante insiste en que estamos ante una creación original de un diseñador contratado al efecto, según unas ideas facilitadas por Edurne y cedidos los derechos de tal creación a DIRECCION006.

Ahora bien, dado que esta última mercantil no ejercita aquí acción alguna (pues no es parte) y no se pide la nulidad de la MN consistente en ese logo con arreglo al art 9.1. c) LM (por registro sin autorización de signo que reproduzca una creación protegida por derecho de autor) no resulta imprescindible esa determinación con esa precisión.

4. Ello es así porque para analizar la viabilidad de las acciones marcarias mantenidas en esta alzada lo aquí relevante es aclarar , de una parte, si ese signo era usado por la demandada (y ahora apelante) antes de su registro como marca por la actora el 10.12.2020 y en qué condiciones lo hacía, y de otra, si la sociedad actora (o más concretamente, su gerente Juan María) lo creó con anterioridad a las empresas de la otra rama familiar

A lo primero se refiere el apartado iii) del numeral anterior al que nos remitimos, y de lo segundo, no hay prueba de peso que permita afirmarlo, pues la tesis esgrimida en la contestación a la reconvención y desarrollada en la oposición al recurso, según la cual lo ideó Juan María y que fue su prima Edurne la que se apropió de ese diseño carece de cobertura probatoria. Sobre este último particular, resulta oportuno dejar constancia de las siguientes consideraciones:

1ª) las referencias de la sentencia al informe de detectives Parente no son del todo afortunadas, dado que no se trata de una prueba propuesta en tiempo y forma en este procedimiento, sino de una diligencia probatoria realizada en unas diligencias penales que motivaron su suspensión, sin que la presentación de testimonios de las mismas sea cauce para la aportación de prueba en éste

2º) en todo caso tal informe de detective no sirven para esclarecer quién creó ese logo, ya que (i) se desconoce qué observaba Edurne (de la rama familiar de Argimiro) cuando entró en el despacho ocupado también por miembros de la otra rama familiar enfrentada y (ii) en todo caso, ello acaeció en diciembre de 2019 (según impresión de las cámaras de seguridad), mucho antes no solo de la solicitud de registro de ese logo como marca en diciembre de 2020, sino inclusive a la fecha (finales de septiembre de 2020) en la que se dice (pero no consta amparado en prueba objetiva) que encomendó los trabajos para su vectorización a un profesional independiente, que explica que no llevó a cabo proceso creativo alguno, limitándose a esa vectorización o conversión de una imagen basada en píxeles en una versión basada en vectores

En definitiva, no hay el mínimo soporte documental (correos con el profesional autónomo o con la imprenta, por ejemplo) que permita datar de forma objetiva cuándo la persona vinculada a la actora creó ese logo que se atribuye

Por tanto, no se puede afirmar - como mantiene la apelada - que el logo discutido fue una creación propia de Juan María (pertenecientes a la rama familiar de las sociedades actoras) previa a noviembre de 2020; fecha en la que cuanto menos ya tenemos constancia documental de que había sido ya elaborado por el diseñador Victorino, que explica con detalle y de forma consistente que lo hizo a partir de modificar una imagen obtenida del banco de imágenes (shuterstock), del que era licenciatario

En todo caso, si debemos llamar la atención a la apelante de que no es admisible insertar en el cuerpo del recurso la imagen obtenida de ese banco de imágenes, con enlace al mismo, ya que tal prueba documental debió ser aportada o propuesta en forma, sin que este permitido vadear las exigencias procesales ( art 265 y 429 LEC) con su burda inclusión en el cuerpo del recurso de la imagen y su enlace

5. Para finalizar, y con ánimo exhaustivo, ante las alegaciones vertidas por las partes reseñar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el discurso del apelante sobre la valoración del interrogatorio presenta especial dificultad para su comprensión .Solo aclarar que la ficta admissio( art 304 y 307 LEC) es una facultad judicial, sin que resulte procedente descontextualizar afirmaciones judiciales en el acto del juicio atendidas las respuestas de la legal representante de una de las actoras (al manifestar ser desconocedora de la problemática), que en todo caso se condicionan a la declaración del otro interrogado, que sí tuvo intervención directa en los hechos. Y ello al margen de que lo procedente en el acto del juicio no es la declaración de "ficta admissio",sino el apercibimiento de que pueden considerarse reconocidos como ciertos los hechos perjudiciales en los que haya intervenido personalmente el interrogado en caso de negativa a declarar , respuestas evasivas o inconcluyentes ( art 307LEC)

En segundo lugar, la verificación de las fechas de los acuerdos concertados por el diseñador Victorino sobre cesión de derechos sobre sus creaciones (doc. nº 5 y 6 de la contestación) no resulta concluyente cuando la cesionaria de los derechos no es la apelante sino DIRECCION006., de modo que huelga verificar si ese logo reviste la cualidad de obra original y si son acertadas o no las disertaciones y conjeturas de la sentencia al respecto.

La apelante lo que podrá invocar es el uso del signo previo al registro marcario y en qué circunstancias lo hacía, y su conocimiento por la actora, y ello es ajeno a la data exacta de esos documentos.

En tercer lugar, por iguales razones, nula relevancia tiene las divagaciones sobre la calidad de las imágenes que figuran en las solicitudes de marca presentadas en la OEPM

TERCERO. - La acción reivindicatoria de la marca nacional gráfica de la actora

1.La sentencia, después de exponer de forma completa la doctrina jurisprudencial sobre la acción reivindicatoria del art 2.2 LM, en el caso de la MN consistente en el signo la desestima por falta de legitimación activa por no tener la actora reconvencional DIRECCION000 la consideración de perjudicado, al serlo una tercera sociedad ( DIRECCION006), que no interviene en la litis .

Argumenta" ... el documento 5 aportado por la entidad DIRECCION000. no acredita la legitimación de la actora sino de DIRECCION006. Es claro al respecto el citado documento, incluso dándolo por válido, en la medida en que quien se arroga la condición de autor del diseño, el Sr. Victorino no cede a la actual demandada sino a la entidad DIRECCION006, la autoría.

18.Y llegados a este punto, si la entidad DIRECCION006. es la titular de la marca debería existir algún acuerdo de cesión a la entidad reivindicante sin que esta pueda ejercitar la acción por vía de una subrogación impropia en favor del tercero. DIRECCION006. podría haber ejercitado dicha acción, pero no lo ha hecho y, por tanto, no cabe aquí que un tercero reivindique para sí, por carecer de título, ni para DIRECCION006. la citada titularidad"

2. El recurso de apelación no es un dechado de precisión. No solo no identifica un motivo sobre el particular, sino que la postura que sostiene adolece de claridad y coherencia interna y con lo mantenido en la instancia.

Mientras que en el suplico del recurso pide que se otorgue la titularidad de la MN "al haber quedado completamente probado el derecho de uso sobre la marca",en el motivo primero mantiene que la apelante DIRECCION000 no ha realizado uso del logo al no tener facturación y en el motivo séptimo del recurso refiere el proceso de diseño del logo y su utilización en el mercado por DIRECCION006 antes de su registro por las sociedades contrarias (tildado de usurpación)

Ya hemos dejado constancia antes (apartado 12 del FJ 1º al que nos remitimos) que es un hecho admitido en la contestación a la demanda que el distintivo después registrado como marca por la actora venía siendo utilizado por las diferentes entidades de la rama familiar ( DIRECCION000. DIRECCION007. y también la ahora apelante DIRECCION000), desde antes de su registro. Así lo vino a corroborar el letrado de la demandada (ahora apelante) en la audiencia previa en la fijación de hechos (13.51), al referirse a ese uso como base de la acción reivindicatoria, como ya se invocaba en la reconvención ( folios 30 y 31), sin que esté permitido ( art 7 CC, art 11 LOPJ y art 456 LEC) desdecirse ahora

A la vista de ello y de los términos del suplico del recurso, debemos inferir que es ese uso del signo antes de su registro por la reconvenida el sustento de la acción reivindicatoria

Valoración del tribunal

3. Si la regla general consagrada en el art 2.1 LM es que el derecho de propiedad de la marca se adquiere por su registro, el apartado segundo prevé que

" Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39"

4. Sobre su naturaleza, la STS 992/2022, de 22 de diciembre nos dice

" Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC . Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral"

Se inserta en la línea previa de la que es buena muestra la STS 391/2013, de 14 de junio, según la cual configura

" un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos como el presente, de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto"".

5. La legitimación activa se asigna a la "persona perjudicada" por el registro. Acerca de ello la STS 184/2015, de 14 de abril nos dice que

"Esa condición de "persona perjudicada" que establece el art. 2.2 de la Ley de Marcas requiere que el perjuicio consista en que la solicitud de registro de la marca fue realizada en fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante tenía respecto del demandante. Si el perjuicio invocado es de otra naturaleza (por ejemplo, haber sufragado los gastos de mantenimiento de la marca, como ha ocurrido en este caso), no pueden servir para sustentar la acción reivindicatoria."

Trata "de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido"

6. En cuanto a sus requisitos, es preciso acreditar: (1º) que el demandante haya usado el signo anteriormente, y (2º) que el registro de la marca fuera solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante. Concepto de "fraude" que la citada STS 184/2015, de 14 de abril entiende en un sentido amplio al decir

"El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo".

Concepto que se reitera en la STS 302/2016, de 9 de mayo (asunto DYA), en el que se desestima la acción porque de las características del uso del signo registrado por el actor no se aprecia que hubiera sido desposeído de un derecho sobre el mismo, en tanto que la STS 70/2017, de 8 de febrero (asunto Hispano Suiza) se rechaza la acción reivindicatoria por carecer la actora en la actualidad de posición alguna en el mercado. Finalmente, aunque esta doctrina se refiere en la ya citada STS 85/2018, de 14 de febrero (asunto Benjumea Bravo de Laguna), la misma se centra en la aplicación de este régimen legal también a las MUE (antes marcas comunitarias)

7. En el caso presente, no compartimos la argumentación judicial antes trascrita sobre la ausencia de legitimación activa de DIRECCION000, ya que el fundamento de la acción reivindicatoria de la MN ejercitada no se circunscribe a la invocación de la titularidad de unos derechos de autor sobre ese logo (que es a lo que se refiere el doc. nº 5 de la contestación), sino que deriva también del uso extrarregistral del mismo como marca.

Es cierto que la reconvención no es paradigma de claridad, pero de su lectura integral se desprende que se imputa a la reconvenida un registro fraudulento del signo a sabiendas de que venía ya siendo utilizado en el mercado por la actora reconvencional (junto con otras empresas de su grupo familiar), con la finalidad espuria de eliminarla del mercado. Y así pareció entenderse en la audiencia previa a la hora de la fijación de hechos

Que otra sociedad que no es parte en este litigio ( DIRECCION000) pueda invocar otro mejor derecho frente a la titular registral (consistente en los derechos de autor por la creación del logo, según parece entender la sentencia) no excluye que la actora reconvencional, por el previo uso extrarregistral del signo, pueda invocar que resulta perjudicada (que es lo que impone el art 2.2 LM) por entender que el registro resulta fraudulento al buscar obstaculizar su actuación en el mercado, y, en consecuencia, reivindicar la titularidad de la marca registrada. Si ello es así habrá que predicar ese mejor derecho extrarregistral sobre el signo al ostentar una mejor posición jurídica digna de tutela.

8. En el apartado iii) del numeral 2 del FJ 2º (al que nos remitimos) hemos dejado constancia que la demandada-reconviniente (ahora apelante) DIRECCION000 ha llevado a cabo una utilización del signo previo a su registro por la reconvenida y ahora apelada DIRECCION001 .

Así se recoge también en la sentencia, pero de la que discrepamos en su catalogación de ese uso como "anecdótica". Limitado al periodo previo al 10.12.2020 (que es cuando se solicita el registro marcario reivindicado), no basta con atender solo al número de facturas aportadas en la reconvención (5), sino que debe tenerse en cuenta que la primera de ellas (del 1.12.2020) es la nº NUM000 y la última (de 8.12.2020) es la nº NUM001, de modo que podemos inferir, con arreglo a un principio de normalidad, que la totalidad de la facturación real no se reduce a 5 facturas y que las comprendidas entre ambas responden a semejante contenido, habiéndose limitado la aportación a una muestra. De igual modo ocurre con los albaranes. Inferencia lógica que se ve corroborada con la multiplicidad de albaranes admitidos en la audiencia previa, que superan el centenar en ese periodo previo al 10.12.2020

El que esa facturación y albaranes sean de otra sociedad de la rama familiar no significa que no sirva para predicar el uso de los signos por la apelante DIRECCION000 .No solo es un hecho admitido por ésta en la instancia ( nos remitimos al apartado 12 del FJ 1º) sino que la contraparte, en la oposición al recurso (pág. 34) reseña que en el encabezado del albarán figura el logo BJ junto a DIRECCION000, con su dirección, teléfono y web, por lo que concluye que de tales albaranes " se aprecia el uso de los signos infractores por la demandada". En ello incide también el catálogo de precios de diciembre de 2020 aportado en la contestación a la reconvención, y que nadie cuestiona que se refiere a DIRECCION000

9. Tratándose de empresas directamente competidoras, que actúan en el mismo mercado y con sede en un mismo pueblo sevillano, y además enfrascadas en un enfrentamiento cainita, la conclusión lógica es que no pasara desapercibido a la reconvenida y ahora apelada ese uso en el mercado. Inclusive se reconoce que antes de lanzar al mercado sus productos con ese signo se apercibió de que ya se usaba en el mercado, con aportación del catálogo de precios de la competencia de diciembre de 2020, reveladora de un interés, observancia y seguimiento del comportamiento concurrencial de las empresas de la otra rama familiar

Pero es que ese conocimiento del signo previo a la solicitud de su registro marcario el 10.12.2020 no se puede negar por la reconvenida y ahora apelada cuando un correo que incluía la imagen de manera relevante fue remitido en fecha 4.12.2020 desde la dirección DIRECCION012 a Rubén, administrador de una de las mercantiles actoras

10.Podemos, pues, afirmar que la reconvenida DIRECCION001 cuando solicita el 10.12.2020 la MN consistente en el signo es sabedora del uso extrarregistral como marca por las empresas del otro grupo familiar, y entre ellas, la actora reivindicante, y que con ese registro se busca obstaculizar su empleo por esas empresas de la rama familiar adversa, en esa lucha fratricida en la que estaban inmersas consecuencia del proceso de escisión de la sociedad familiar común. Incide en esta idea el que, como hemos razonado, no consta probado que fuera creación previa de DIRECCION001, o de personas vinculadas o contratadas por ella, ni que ello responda a ninguna lógica empresarial, cuando parece que la estrategia marcaria giraba en torno a la B con una específica representación o acompañada de la expresión " DIRECCION002"

Su comportamiento posterior apunta en este sentido, al pretender - una vez registrado el signo a su nombre- impedir la actuación de la competidora en el mercado, sin que resulte discutido que la mercantil que registra la marca - u otra del grupo familiar con su autorización - se haya servido de esa marca en el mercado.

11. Si bien es cierto que unos días después de la solicitud de marca, se encargaron 2.000 vitolas con ese logo BJ (doc. nº 5 y 6 de la contestación a la reconvención), también lo es que tales invocados actos preparatorios no suponen más que un desembolso de 330€ y no deja de resultar llamativo que diga que se abstuvo de hacer uso para evitar la confusión en el mercado (en un ejercicio de prudencia, según la apelada) cuando ello , en cambio, no le impidió solicitar su registro, sabedor de que ya estaba siendo usado de contrario. Añadir que si tenía intención seria de usar el signo, resulta extraño que desde el 30.4.2021 no lo haga, pues desde ese momento es ya titular registral, y por ende, legitimada para pedir el amparo judicial frente al uso por terceros ( art 34.1 y 2LM).

12. En definitiva, hay que concluir que estamos ante un registro fraudulento del art 2.2 LC, según la lectura amplia sostenida por la doctrina jurisprudencial expuesta ut supra, que habilita a la persona perjudicada ( DIRECCION000) a reivindicar su titularidad

13. Consecuencia de lo anterior es que deviene el actor carente de título que ampare el ius prohibendi estimado en la sentencia respecto de esa marca gráfica , cuyas medidas se dejan sin efecto

QUINTO. La acción reivindicatoria de la MUE denominativa de la actora

1.La sentencia, que acertadamente recoge la jurisprudencia sobre la aplicabilidad de la acción reivindicatoria del art 2.2 LM a la MUE nº 118341880 denominativa" DIRECCION002", por concurrencia del punto de conexión con España previsto en el artículo 19 RMUE (al tener el titular su sede o su domicilio en España), desestima esta acción por falta de legitimación activa de DIRECCION000 para reclamar la marca por carencia de derecho subjetivo. Tras efectuar unas consideraciones sobre el acuerdo de separación de la inicial empresa familiar común, razona que

"nada se decía del signo DIRECCION002 posteriormente registrado por DIRECCION001. En este sentido, si bien la conducta podría ser considerada quizás desde la mala fe como motivo de nulidad lo cierto es que la parte reivindicante no ha acreditado titularidad alguna que le de (sic) derecho al signo. Por tanto, nuevamente, existe falta de legitimación activa en torno al mismo" y añade "Igualmente irrelevante, como anticipábamos ut supra es la posible mala fe negocial. Al no haberse planteado el presente conflicto marcario desde el punto de vista contractual, no podemos determinar, como señaló Doña Edurne en el acto de la vista, cuál era la intención de las partes al tiempo de celebrar el acuerdo de división de la sociedad DIRECCION005. En este sentido, no podemos determinar si existía un acuerdo de no emplear el término DIRECCION008 por ninguna de las ramas familiares por lógico que tal interpretación pudiera parecer incluso aunque no se hubiera pactado expresamente.

[...]

no consta que DIRECCION007. ni DIRECCION006., sociedades identificadas en la contestación, y sociedades que son designadas en el burofax aportado como documento 2 de la contestación como titulares de derechos tras la escisión, hayan ejercitado acción de incumplimiento contractual. Y ello motiva que la sociedad demandada no pueda reclamar derecho alguno por carencia de derecho subjetivo, más allá de la pasividad manifiesta del resto de sociedades"

2. Si al tratar de la acción reivindicatoria de la marca nacional ya hemos dicho que el recurso de apelación no es un dechado de precisión, ello se agudiza en el caso de esta acción referida a la MUE denominativa " DIRECCION002".

Mientras en el suplico del recurso pide que se otorgue la titularidad de la MUE" al haber quedado completamente probado el derecho de uso sobre la marca",en el motivo primero mantiene que DIRECCION000 no ha realizado uso de las marcas al no tener facturación. Y de los distintos motivos del recurso, solo el sexto se refiere a la MUE (al margen del tercero para denunciar la falta de respuesta a la pretensión de nulidad subsidiaria)

Sintéticamente lo que se viene a decir es que no procede la estimación de la acción de infracción en base a esa MUE nº 18.341.880 porque del acuerdo de división de la empresa familiar originaria se desprende que quedada excluido el registro a título individual por los implicados de marcas que contuvieran la expresión " DIRECCION008" como término nuclear. Añade que se solicitó la MUE a sabiendas de que había una sociedad mercantil constituida con fecha anterior con la denominación DIRECCION000., que es también previa a la sociedad mercantil DIRECCION002.

Discrepa con la sentencia en que el término " DIRECCION002" ofrezca distintividad o autonomía al signo distintivo, al considerarlo un claro elemento genérico y/o descriptivo, sin singularidad alguna para empresas dedicadas a los negocios de los jamones y embutidos

Valoración del tribunal

3. Es conocido que la parte apelante debe articular su recurso mediante la crítica a la sentencia de instancia, y argumentar dónde se encuentra el error de hecho o de derecho que justifica su impugnación, a fin de que la parte contraria pueda tener conocimiento cabal de tales argumentos combativos de la sentencia y poder refutarlos. Si no atiende esa carga, debe sufrir las consecuencias, que no son otras que la desestimación de la impugnación y la confirmación de la solución al litigio acordada en la instancia, al verse limitado el tribunal de apelación a dar respuesta a lo planteado, sin poder elaborar un discurso ajeno a lo suscitado por las partes.

Este defecto se aprecia aquí, pues no se ataca la ratio decidendi de la resolución judicial al no identificar el recurso qué "mejor derecho extrarregistral" ostenta la apelante sobre el signo DIRECCION002 registrado como marca que justifique la estimación de la acción ejercitada para tratar de hacer coincidir la realidad registral con esa realidad extrarregistral

4. Pero es que, además, la postura mantenida por la apelante es contradictoria. Su discurso argumental central gira en torno a que el acuerdo de división de la empresa familiar originaria impide el monopolio por la actora de la expresión " DIRECCION008" como elemento nuclear de la marca, hasta el punto de afirmar que "El término DIRECCION008, por la tradición e historia familiar, les pertenece a ambas ramas familiares la posibilidad de uso del mismo". Si ello es así, no se explica por qué ha de registrarse a su favor, y con ello, monopolizar ella el uso en detrimento de la otra rama familiar

5. En cuanto a la alegación de que la MUE se solicitara después de la constitución de DIRECCION000. resulta inane. No cabe confundir la denominación social con la marca. El que conste en el Registro Mercantil esa sociedad lo que impide es que otra con esa misma denominación se inscriba, pero no le asigna una preferencia para el registro como marca de esa denominación

6. Por agotar la respuesta judicial, y aunque en una lectura antiformalista de los términos del suplico del recurso entendamos que el sustento de la acción reivindicatoria es el uso del signo DIRECCION002 como marca antes de su registro por la reconvenida, el resultado desestimatorio no varia.

A diferencia de la marca gráfica anterior, aquí no contamos con prueba que soporte un previo uso extrarregistral del signo DIRECCION002 a la solicitud de registro ni que el signo responda a un proceso creativo instado por la apelante (o empresas de su grupo familiar) que permita afirmar que resulta perjudicada, por tratarse el registro marcario de una maniobra fraudulenta dirigida a obstaculizar la actuación de la apelante en el mercado. Se antoja, además, que no resulta posible predicar ello cuando la tesis nuclear que se defiende por la apelante es que " DIRECCION008" no es monopolizable como marca por ninguna de las dos ramas familiares, y que DIRECCION002 carece de distintividad para distinguir el tipo de productos para el que está registrada.

7.En definitiva, se desestima esta acción reivindicatoria de la MUE defectuosa planteada y sostenida, fruto de una traslación de lo sostenido para la marca gráfica nacional, con olvido que el sustrato fáctico de una y otra es divergente

8. Consecuencia de lo anterior es que debemos analizar la acción de nulidad de la MUE, ejercitada de forma subsidiaria en la demanda reconvencional y que el Juzgado no aprecia al considerar - de forma incorrecta, a nuestro entender, como hemos argumentado en el FJ 2º - que no fue entablada.

SEXTO. - La acción reivindicatoria de la MUE denominativa de la actora

1. En la demanda reconvencional, según hemos resumido antes, se indica (pag.32) que se ha efectuado un registro de mala fe de la MUE nº 18.341.880 " DIRECCION002", "al constituir una sociedad posterior a " DIRECCION000." con el único fin de poder reclamarle a ésta el cese de su actividad, y poder dar una apariencia de mejor derecho ante el Juzgado actuante", con remisión al hecho cuarto de la contestación en el que expone que la mercantil actora DIRECCION002 fue constituida en noviembre de 2020, después de la mercantil demandada DIRECCION000, creada en septiembre de 2020 y en el que in finese vuelve a incidir que lo que se intenta, de otro lado, es impedir la utilización de término " DIRECCION008" cuando a su entender, " a consecuencia de la tradición e historia familiar, les pertenece a ambas ramas familiares la posibilidad de uso del mismo"( pág.22)

Valoración del tribunal

2.No le falta razón a los apelados cuando se quejan de la ausencia de precisión de la demanda reconvencional sobre el particular. Ciertamente no es paradigma de pulcritud, pues a ella se refiere en los términos antes extractados en un párrafo y en un apartado que no responde al título, que exige un esfuerzo de interpretación que la parte nos podría haber ahorrado si hubiera elaborado sus escritos con mayor cuidado.

No obstante, lo importante, de una parte, es que no pasó desapercibido, como lo revela que el hecho segundo de la contestación a la reconvención se dedicara a combatir esa acción ejercitada de forma subsidiaria, sin que haya duda de que las partes sabían que formaba parte del objeto procesal, a la vista de lo manifestado en la audiencia previa, y de otra parte, que a pesar de la escasa claridad expositiva, se deduce que son dos los fundamentos de la nulidad de la MUE : la constitución de la sociedad DIRECCION002 para dotar de una apariencia de mejor derecho, de una parte, y de otra , impedir la utilización de término " DIRECCION008" por las empresas de un grupo familiar cuando ambas ramas familiares tienen posibilidad de uso del mismo.

No se limita solo a lo primero, como pretende la reconvenida y ahora apelada, aprovechándose de esa mala técnica expositiva de contrario. Hay una remisión expresa en la reconvención al hecho cuarto de la demanda en el que se recoge ese segundo argumento. No hay duda alguna de que formaba parte del debate si era posible o no usar o registrar el término " DIRECCION008" . No solo es que así se desprende de la reconvención, sino que ya en la propia demanda, los actores no dudan en plantearlo para defender que los únicos signos que las partes se comprometieron a no usar eran los enumerados en el acuerdo de disolución y que a su entender "no hay ninguna prohibición de uso o registro derivado del acuerdo que afecte al término " DIRECCION008" - fuera de los expresamente contemplados en el cuadro transcrito -, algo totalmente lógico por otra parte teniendo en cuenta que las propias partes "escindidas" incorporan dicho término en sus propias razones sociales", de modo que "cada parte quedó libre para presentar las solicitudes de marcas que tuviera por conveniente, limitándose únicamente a no usar los concretos registros marcarios en él reflejados".Por ello no se causa indefensión alguna si se toma aquí en consideración y no se incurre en incongruencia extrapetita, como viene a anunciarse en el escrito de oposición a la apelación

4. Aclarado lo anterior, el primero hilo argumental para apreciar la mala fe del registro marcario es inatendible. No se alcanza a comprender de qué manera la constitución de una sociedad- DIRECCION002 en noviembre de 2020 afecta o repercute en la validez del registro de la MUE solicitada el 10.11.2020.

Aunque pueda catalogarse como un hecho coetáneo a la solicitud registral - que es el momento determinante- adolece de un error de base conceptual, y es pretender equiparar denominación o razón social con marca registrada. Ello hace que resulte innecesario traer a colación que ya en fecha 30 de enero de 2019 el grupo familiar al que pertenecen las actoras constituyo otra entidad denominada DIRECCION000.

5.La segunda línea argumental relativa al uso y registro de marcas con la expresión nuclear " DIRECCION008 "por no adecuarse al acuerdo de liquidación de la inicial sociedad familiar común sí tiene mayor enjundia.

De forma previa debemos desechar el argumentario de la apelada de que no cabe plantearse el sentido de dicho acuerdo de liquidación porque no ha sido aportado a autos y no estamos ante un litigio en el que se ejerciten acciones contractuales. Discrepamos en ello de la sentencia, ya que aunque no se aporta ese acuerdo confidencial de división, se trascribe en la contestación la cláusula tercera y anexo relativos a los signos distintivos, y su veracidad no es controvertida ni se dice en qué modo el resto del contenido ignoto afecta a esas cláusulas, que son las aquí relevantes al tratar de las marcas. Y el que estemos en un litigio marcario - y no contractual- no es obstáculo para que se pueda y deba valorarse esos compromisos contractuales para apreciar si concurre mala fe , al ser doctrina constante ( por todas STJUE de 11.6.2009, asunto C-529/07, Chocoladefabriken Lindt ) que en su apreciación deben tenerse en cuenta todos las factores pertinentes que existían en el momento de presentar la solicitud de registro; y es evidente que dichos compromisos contractuales entre los sujetos implicados ostentan esa catalogación

3.El acuerdo de liquidación recogido en el apartado 3 del FJ 5º, cuya vinculación a todas las empresas litigantes nadie cuestiona en cuanto a las marcas, nombre de dominio y distintivos de redes sociales , no ofrece duda alguna que impone una obligación de no usar a título individual por cada rama o parte familiar los signos de la empresa común a liquidar ( DIRECCION005) que se enumeran en el anexo.

Entre esas marcas no está la aquí controvertida MUE denominativa" DIRECCION002" , pero sí están otras como la denominativa " DIRECCION002" o una gráfica en las que el elemento nuclear que concentra la fuerza distintiva del signo es el denominativo DIRECCION008

A los solos efectos de esta litis, lo que se desprende del acuerdo de liquidación es que ninguna de las ramas familiares pueda servirse de esos signos de forma individual. En definitiva, lo que se prohíbe es que ninguno de los dos grupos familiares escindidos pueda monopolizar esos signos " DIRECCION002" o , que condensan el crédito comercial y empresarial de la originaria sociedad familiar común, y en los que " DIRECCION008" figura como elemento destacado y relevante, y en uno como principal, sin género de dudas

4. Aclarado lo anterior , lo que procede verificar es si el registro de MUE denominativa " DIRECCION002", solicitado el 20.11.2020 , adolece de nulidad absoluta por concurrencia de mala fe ( art 59.1 b) del RMUE nº 2017/1001 ), cuya declaración es compartida por EUIPO y los TMUE , la primera en vía directa y los segundos en vía reconvencional [ art 63.1 a) y art 124 d) RMUE]

Mala fe que no aparece definida en el Reglamento, como tampoco lo hace la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 diciembre 2015, que asimismo la contempla en el art 4.2 como causa nulidad /motivo de denegación absoluta, ni la LM 17/2001, de 7 diciembre, que la traspone ( arts. 51.1 b) y 61 bis)

5. Al tratarse de un concepto autónomo del Derecho de la UE, debemos acudir a la jurisprudencia del TJUE y TGUE, que de forma reiterada nos dice que su interpretación requiere tomar en consideración no solamente su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte. El Tribunal de Justicia ha declarado que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico, y su finalidad u objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, asunto Koton, C-104/18).Como sintetiza la STJUE de 29 de enero de 2020 (asunto SKY, C- 371/18) se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que

« el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton , C-104/18 )

La rica casuística judicial permite a la doctrina distinguir una serie o grupos de casos que, a efectos sistemáticos, podemos agrupar en dos grandes modalidades : de una parte están los llamados registros depredatorios, que responden a una idea de apropiación o menoscabo indebido de derechos o intereses legítimos de terceros y que revelan una participación desleal en comercio, y de otra parte están los llamados registros abusivos, que son contrarios al sistema de marcas al implicar la obtención de un derecho exclusivo para fines distintos a las funciones de marca (como los casos de registros defensivos, los especulativos o de bloqueo y los reiterados o de prolongación artificiosa del plazo quinquenal sin precisar uso). Aquí nos interesa la primera modalidad, en la que se engloban los registros parasitarios, encaminados al aprovechamiento de la reputación ajena, ya sea actual (STGUE de 14 de mayo de 2019, asunto Neymar, T-795/17) ya residual, con la problemática de las marcas de resurrección ( STGUE de 8 de mayo de 2014, asunto Simca, T-327/12 o STGUE de 6 de julio de 2022, asunto Nehera, T-250/21 ) o los registros contrarios a una relación fiduciaria, ya sea su origen legal ya contractual (STGUE de 11 de julio de 2013, asunto Grupo Salini, T- 321/10)

En todo caso esa intención desleal o deshonesta, contraria a los principios de comportamiento ético o de prácticas comerciales y empresariales leales precisa objetivarse, esto es, que se ponga de manifiesto por la concurrencia de hechos objetivos relevantes en el contexto marcario, o sea, en el tráfico económico y en relación a las funciones de la marca, especialmente a la indicación del origen empresarial, ya que es doctrina constante ( por todas STJUE de 11.6.2009, asunto C-529/07, Chocoladefabriken Lindt y STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto Koton, C- 104/18) que en su apreciación deben tenerse en cuenta todos las factores pertinentes que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, sin que ello signifique que no se puedan tomar en cuenta elementos posteriores a esa fecha "siempre que se refieran a la situación existente en la fecha de presentación de la solicitud de marca" ( STGUE de 13 de diciembre de 2023, asunto Pasapalabra).

Ello es así porque el hecho de que el solicitante sepa, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita siendo circunstancia relevante para apreciar la mala fe, no basta, por si sola, para su acreditación (por todas, STJUE de 11.6.2009, asunto C-529/07). Ha de completarse con otros factores para apreciar esa intención deshonesta o maliciosa. En la modalidad que aquí os interesa, entre otros podemos apuntar el grado de protección jurídica del derecho del tercero o del solicitante (atendido su registro, notoriedad, reputación actual o residual, uso, etc. ... STJUE de 11.6.2009, asunto C-529/07, Chocoladefabriken Lindt); la identidad/similitud entre la marca solicitada y el signo/derecho anterior ( STJUE de 11.6.2009, asunto C-529/07, Chocoladefabriken Lindt, que conlleva , si bien de forma más laxa o sin tanto detalle, un cotejo de similitudes fonéticas, visuales y conceptuales entre los signos, de una parte y de otra, la semejanza aplicativa, con una mayor amplitud en el análisis aplicativo, pues podría ser bastante la pertenencia al mismo sector/segmento del mercado relacionado o complementario); el riesgo de confusión entre la marca impugnada y los derechos anteriores ( STJUE de 11.6.2009, asunto C-529/07, Chocoladefabriken Lindt); la existencia de vínculos previos entre los implicados generadores de un deber de lealtad (ya derivado de relaciones precontractuales, contractuales o postcontractuales ya de origen legal o societarios- por ejemplo, administradores, socios de referencia, miembros de grupo empresarial o alto directivo - , STGUE de 11 de julio de 2013, asunto Grupo Salini, T- 321/10 o STGUE de 12 de julio de 2019, Asunto Café del Mar, T-772/17) ; el proceso de creación y diseño de la marca y su uso previo (STGUE de 4 de septiembre de 2024, asunto Bidah, T-452/23 y STGUE de 6 de noviembre de 2024, asunto ChiCon, T -533/23 ); los usos históricos (con la problemática específica de las llamadas "marcas de resurrección" STGUE de 8 de mayo de 2014, asunto Simca, T-327/12 o STGUE de 6 de julio de 2022, asunto Nehera, T-250/21) o la cronología de los hechos previa y posterior a solicitud ( STGUE de 13 de diciembre de 2023, asunto Pasapalabra, como, por ejemplo, la existencia de relaciones o litigios previos).

Factores todos ellos que se van decantando por los tribunales en una enumeración abierta, sin que sea exigible la presencia cumulativa de todos ellos (en este sentido, STGUE de 7 de julio de 2016, asunto Luceo, T- 82/14), con un peso relativo según las circunstancias o modalidades, ni pueda predicarse un automatismo a la hora de determinar esa intención desleal o deshonesta, lo que nos aboca a un sistema casuístico

6. Con arreglo a estos parámetros la pretensión anulatoria debe ser estimada. El que la MUE denominativa " DIRECCION002" no figure entre las incluidas en el anexo del acuerdo de liquidación no legitima la actuación de la actora, aquí apelada. Era perfectamente conocedora cuando pidió esa MUE en noviembre de 2020 que había otras concedidas para idénticos productos (jamones y embutidos) cuyo elemento nuclear es el denominativo DIRECCION008, usadas por la empresa familia común ( DIRECCION005) desde hacía mucho tiempo y que la actora (como ninguna de las sociedades de las dos ramas familiares en litigio) podía servirse de esos signos de forma individual. En ese marco litigioso, lo que se busca con ese registro marcario es monopolizar el elemento nuclear distintivo " DIRECCION008", que condensa el crédito comercial y empresarial de la originaria sociedad familiar común, y de esta manera arrogárselo frente a la otra rama familiar, con perjuicio de la demandada y demás empresas de ese grupo familiar, con quiebra de los compromisos adquiridos, que deben ser interpretados con arreglo a la buena fe ( art 1258CC).

No hay amparo a esa pretensión de apropiación exclusiva de ese mérito que tenía la empresa familiar compartida en el mundo del jamón y embutidos, concentrada en el nombre DIRECCION008. Nadie niega que la actora resulte heredera de esa empresa común y de su buen hacer - según dicen las partes - , pero también lo es la demandada y con la MUE lo que se persigue es que solo la primera pueda presentarse en el mercado como tal, cuando ello no es cierto. No olvidemos que manifestación de ello es el redireccionado de los visitantes de los dominios webs de DIRECCION005. ( DIRECCION004 y DIRECCION003) a la web de DIRECCION001 e DIRECCION002. DIRECCION009 cuya declaración de deslealtad ya ni se cuestiona es esta alzada

7. Para finalizar solo reseñar que el añadido " DIRECCION002 " no disipa la mala fe. Nos resulta evidente que tal inclusión no impide la conexión anterior. Tratándose de una marca registrada para "jamones y embutidos" estamos ante un término descriptivo, sin que añada distintividad alguna en estos productos , pues precisamente una de la acepciones de ese adjetivo en español (que es el público relevante , al ser el único al que se refieren las partes) es indicar que el origen (de cerdo ibérico) de un jamón o de un embutido. No hay incongruencia alguna en valorar tal extremo - como se dice en la resistencia al recurso- al venir indisolublemente ligado a una de las circunstancias relevantes para apreciar la mala fe

Tampoco vale con decir que obedece a una lógica estrategia marcaria porque la actora incorpora dicha expresión en su propia razón social. Basta con recordar - como hace la propia actora y apelada en otros apartados de su escrito- que la denominación social y marca operan en ámbitos distintos, sin que el registro de DIRECCION002 como identificativo de la sociedad en el tráfico jurídico habilite o legitime su registro como signo distintivo de los productos en el mercado en circunstancias como las que nos ocupan. Además, recuerda la STGUE de 4 de septiembre de 2024 (asunto Bidah T-452/23) que no existe ninguna obligación de concordancia entre la denominación social de una sociedad y las marcas a registrar

8.En definitiva, si bien más intuitivamente que fruto de un discurso argumental ordenado, lleva razón la reconviniente , ahora apelante, de que la MUE es nula por ser su registro de mala fe , al no ajustarse al estándar de un comportamiento honesto la pretensión de monopolizar el uso de DIRECCION008, apartándose de los compromiso adquiridos , y por tanto, que no procede el ius prohibendi estimado en la sentencia, cuyas medidas se dejan sin efecto

SÉPTIMO - La pretensión de remoción

1.En el suplico del recurso de apelación se pide, literalmente en su punto 3º que "Se condene a DIRECCION001 E DIRECCION002 a la retirada del mercado de carteles, flyers publicitarios, folletos, catálogos y cualquier clase de material publicitario, envases, embalajes, rótulos de establecimiento y cualquier documento o enser" (sic) , sin que en el cuerpo del escrito se justifique en modo alguno el fundamento de tal pretensión de remoción

Valoración del tribunal

2.La indefinición del suplico, que no concreta a qué se refiere, y a la carencia total de fundamento que lo ampare, es ya bastante para no apreciar esta pretensión de remoción, por razones de congruencia ex art 465 LEC.

3.En aras a la exhaustividad, aun entendiendo en vía de hipótesis que se refiere a material publicitario o documental con la marca denominativa " DIRECCION002" y gráfica , la respuesta desestimatoria no varía lo siguiente:

a) respecto de " DIRECCION002" , carece de título marcario alguno la apelante, pues lo que se ha declarado es que esa MUE es nula

b) respecto de , igualmente carece de título marcario la apelante al tiempo de la demanda reconvencional ( que es la que fija el objeto procesal, art 410LEC), sin que ello se vea alterado por la estimación de la acción reivindicatoria , al tener efectos ex nunc, como enseña la STS 992/2022, de 22 de diciembre

" Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción.

Sin perjuicio del derecho reconocido a la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París , es el registro de la marca, válidamente efectuado, el que confiere el derecho de exclusiva y el ius prohibendi en los términos previstos en el art. 34 LM .

[...]

De tal forma que, propiamente, el nuevo titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a la inscripción de su titularidad en el Registro."

Pero es más, no solo no consta que la haya usado en el mercado, sino que precisamente uno de los argumentos de la apelante es que la contraria no ha usado nunca esa marca gráfica, por lo que no se entiende la petición

OCTAVO. - Costas causadas en esta alzada

1.La estimación de la reconvención es parcial, pues las pretensiones de condena ligadas a las marcas son improcedentes- por lo antes dicho- de modo que no cabe condena en costas ( art 394LEC).

2.Aunque la apreciación de la reivindicatoria de marca, en un caso, y de la nulidad de marca, en otro, implica la desestimación de la demanda inicial, no procede efectuar condena en costas, ya que la existencia de serias dudas apreciadas en la instancia certeramente no ha sido combatida por ninguna de las partes. Dudas agravadas con la escasa precisión de la reconvención, que con mayor razón justifica el mantenimiento del pronunciamiento de instancia

NOVENO.- Costas causadas en esta alzada.

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado en parte el recurso de apelación ( art 398 LEC) .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.