Sentencia Civil 78/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 21/2025 de 07 de mayo del 2025

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.El objeto de la demanda formulada por AGRUPACION DETALLISTAS ELECTRODOMESTICOS FEDERAL FADESA S.A. ( en adelante FADESA ) contra ELDISSER SA es doble . De una parte, en relación con el acuerdo estratégico de cooperación empresarial celebrado entre las partes el día 6 de mayo de 2021 , solicita que se declare su extinción el día 31 de diciembre de 2022 por el transcurso del término pactado y que, vigente el mismo, el incumplimiento de algunas de sus obligaciones por la demandada ( apartados 1 y 2 del suplico) . Por otra parte, en relación con las marcas EXPERT de la que es titular la sociedad Expert International GMBH referidas en el documento nº 2 y de las cuales la actora afirma ser licenciataria en España, pide que se declare que su utilización por la demandada viola su derecho exclusivo de uso en el territorio nacional y se condene a la demandada a su cesación; a la indemnización de los daños y perjuicios durante el periodo comprendido desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día en que cese en la utilización de la marca Expert y a la remoción y publicación de la sentencia en los términos indicados en su suplico ( apartados 3 a 8 del mismo)

Esas marcas de la Unión Europea (en adelante MUE) son las siguientes

Por tanto, el conjunto de pretensiones entabladas es doble. Junto a unas acciones contractuales declarativas, ejercita unas acciones marcarias en protección de unas marcas de las que se arroga la condición de licenciataria

2.Tras la desestimación de la declinatoria planteada por auto de 15.11.2023 "toda vez que al menos una de las acciones se basa en una infracción de Marca de la Unión europea y la conexión resulta evidente",en su contestación, la mercantil demandada ,además de la oposición de fondo, plantea previamente las siguientes excepciones : 1º) prejudicialidad civil respecto del Procedimiento Ordinario Núm.. 273/2023, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid No. 8 a instancia de Expert Norden Electrodomésticos, S.A. ( sociedad que pertenece al mismo grupo empresarial que ELDISSER) contra FADESA ; 2º) defecto legal en el modo de proponer la demanda; 3º) falta de legitimación activa en relación con la acción marcaria ; 4º) falta de legitimación pasiva en relación con la acción marcaria; 5º) indebida acumulación de acciones

3. En la audiencia previa se desestiman las excepciones procesales planteadas (prejudicialidad civil, defecto legal en el modo de proponer la demanda e indebida acumulación de acciones, al reiterase la competencia en la que se aprecia conexión entre las acciones), con remisión de las cuestiones de legitimación a sentencia , en la que, desestima la demanda con la siguiente argumentación: "La parte demandada, ELDISSER S.A., planteó la excepción de falta de legitimación pasiva(activa, tras la rectificación) , argumentando que la actora carece de legitimación activa para ejercitar acciones de infracción de marca. Esta excepción ha sido estimada en resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Alicante. En concreto, el Auto número 13/2024, de 9 de febrero de 2024 (Rollo de Apelación nº 195/U-41/2023) y el Auto número 15/2024, de 16 de febrero de 2024 concluyen que la licencia otorgada en 2002 por Expert International se limita a las marcas mencionadas en el anexo del contrato, sin incluir otras marcas europeas ni extenderse a derechos adicionales. [...]. En consecuencia, siguiendo estos fundamentos, se estima la excepción de falta de legitimación pasiva(activa , según rectificación ulterior) por los mismos motivos allí expuestos, al no encontrar argumentos adicionales que permitan una conclusión distinta. Tampoco existe prueba adicional que permita llegar a conclusión distinta ..." ( sic)

4.Disconforme la demandante apela por las siguientes extractadas alegaciones: 1º) incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre las pretensiones contractuales relativas al acuerdo estratégico de cooperación empresarial del 6 de mayo de 2021; 2º) subsidiariamente, falta de motivación, en relación al rechazo de esas pretensiones contractuales, y 3º) infracción del art 1282 y 1285 del Código Civil respecto del ámbito del "contrato de autorización" ( licencia de marcas) .

5. La demandada se opone por estimar infundados los motivos e interesa la confirmación de la sentencia por considerarla ajustada a derecho

SEGUNDO.-Las excepciones procesales. Incongruencia omisiva y falta de motivación

1. La apelante denuncia la Infracción del art. 218.1 LEC en relación con los arts. 24 y 120.3 CE por incongruencia omisiva al no pronunciarse al sentencia sobre las pretensiones contractuales relativas al acuerdo estratégico de cooperación empresarial del 6 de mayo de 2021, y subsidiario a lo anterior, infracción del art. 218.2 LEC en relación con art. 120.3 y 24 de la CE, por falta de motivación, en relación al rechazo de esas pretensiones contractuales

Valoración del tribunal

2. Dado su conexión procederemos a su tratamiento conjunto. Acerca de la exigencia de congruencia impuesta en el art 218.1 LEC, es doctrina jurisprudencial (por todas, las SSTS 450/2016, de 1 de julio , y 165/2020, de 11 de marzo) que

"el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia" ( Sentencias 173/2013, de 6 de marzo ). "De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ("infra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como desestimación tácita".

En el caso de sentencias desestimatorias, la STS 722/2015, de 21 de diciembre, completa lo anterior en los términos siguientes

"En el caso de las sentencias absolutorias, como la presente, es jurisprudencia que "las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes, pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que la desestimación de las pretensiones deducidas por las partes se hubiera debido a una alteración de la causa de pedir o a la estimación de una excepción no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador" ( Sentencias 476/2012, de 20 de julio , y 365/2013, de 6 de junio ). De tal forma que, como puntualiza esta última Sentencia 365/2013, de 6 de junio , "la sentencia desestimatoria de la demanda es congruente salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimación de la demanda principal venga determinada por la estimación de una reconvención o una excepción no formuladas (en este último caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita, realizada por el demandado"

En cuanto al requisito de motivación previsto en el art 218.2LEC y art 120.3CE, que integra el derecho a la tutela efectiva del art 24CE, constituye doctrina jurisprudencial reiterada que tal deber significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su "ratio decidendi" ( SSTS 495/2009, de 8 de julio , y 8/2010, de 29 de enero), ya que su finalidad ,entre otras, es garantizar la ausencia de arbitrariedad; posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso y facilitar la crítica de la decisión en caso de discrepar de la corrección de la decisión.

3. En el caso que nos ocupa estamos ante una sentencia absolutoria , de modo que sí da respuesta - desestimatoria - a lo planteado , por lo que no cabe predicar su incongruencia , al no encontrarnos ante los supuestos excepcionales indicados. Consecuentemente, al no estar ante ese defecto de orden procesal, no es de aplicación (en contra del parecer de la apelada) la reiterada doctrina judicial ( SSTS 538/2014, de 30 de septiembre; 405/2015, de 2 de julio ; 135/2019, de 6 de marzo, citadas por STS 1747/2023, de 29 de noviembre) según la cual , al ser precisa la previa denuncia para hacerlo valer en segunda instancia por exigencia del art 459 y 227.2 LEC , ello implica la previa petición de complementación de sentencia ex art 215LEC, que aquí no consta

4. Lo acontecido es que la sentencia se centra en su argumentación en una clase de las acciones ejercitadas (las marcarias), con olvido de las declarativas contractuales. Por tanto , si bien sí resuelve todo lo planteado, al desestimar en su integridad la demanda, lo que ocurre es que lo tocante a las pretensiones contractuales está huérfana de explicación, lo que supone una evidente quiebra del art 218.2 LEC, por falta de motivación

5.Ahora bien, aunque ello suponga la estimación del motivo de apelación formulado subsidiariamente, lo que no procede es acordar la nulidad de actuaciones, con reposición de la mismas al órgano de instancia para que dicte nueva sentencia, como pide la apelante en motivo segundo in fine , ya que lo impide, con carácter general el artículo 465.3 LEC , que ,como dice el TS en sentencia nº 187/2013, de 1 de abril

« pone de manifiesto que el legislador español, ante las infracciones procesales cometidas en la propia sentencia apelada - como es el defecto de motivación - optó, no por la aplicación de la sanción de anulación de la resolución defectuosa, con reposición de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la falta - que, como se ha dicho, es lo que reclama el recurrente -, sino por encomendar al órgano de apelación, previa estimación del recurso, que dicte una sentencia ajustada a las prescripciones legales, sobre las cuestiones debatidas.»

Si excepcionalmente lo pedido en ocasiones pudiera tener sentido, no acontece en el caso presente, ya que aquí también se impugna la desestimación de otras pretensiones - las marcarias - por estimar indebida la falta de legitimación activa , por lo que evidentes razones de economía procesal y eficacia justifican que no proceda la reposición de actuaciones pedida , que no podría pronunciarse sobre tal controversia, acerca de la cual, además, se ha pedido y admitido prueba en esta alzada

6. En definitiva, se rechaza primer motivo de apelación, con estimación del segundo, y consecuentemente, debemos proceder a continuación a dar respuesta motivada a las pretensiones contractuales ejercitadas

TERCERO. Las pretensiones contractuales

1.Según resume el recurso, FADESA y ELDISSER, competidoras en el mercado de suministro y distribución de electrodomésticos, suscribieron ( junto con EXPERT NORDON ELECTRODOMESTICOS SA) el día 6 de mayo de 2021 un acuerdo estratégico de cooperación empresarial cuya finalidad era una posible integración futura de ELDISSER en FADESA . Los incumplimientos de ELDISSER -a juicio de la actora- evidenciaban la diferente visión empresarial de ambas compañías y la imposibilidad de esa integración proyectada. Ante ello, al amparo de la Cláusula Octava del Acuerdo comunicó su voluntad de no prorrogar el Acuerdo, de forma que quedaría extinguido el 31 de diciembre de 2022, sin que ELDISSER se opusiera a dicha resolución por expiración del término pactado. A ello añade que, vigente el Acuerdo, la demandada incumplió algunas de las obligaciones, que detalla. A la vista de ello , y con invocación del art 1091 y 1258CC, solicita que se declare "que el Acuerdo [...] quedó extinguido el día 31 de diciembre de 2022 por el transcurso del término pactado"y " que la demandada, vigente el Acuerdo [...] incumplió algunas de las obligaciones que, derivadas del mismo, asumió frente a la demandante".

2. En su contestación la demandada, en lo que aquí interesa, no cuestiona la terminación del contrato por transcurso del tiempo y alega que ningún incumplimiento se atribuyó a ELDISSER al tiempo de comunicarle la no renovación del Acuerdo Estratégico, por lo que no entiende cómo es posible que más de un año después, se pretenda que se declare que un acuerdo que la actora ha declarado resuelto por el paso de plazo temporal pactado, deba ser ahora declarado incumplido, que en todo caso niega , pues no hay - a su entender- obligación convenida esencial que haya sido vulnerada por ELDISSER

Valoración del tribunal

3.Para la resolución de lo suscitado resulta conveniente remarcar que la actora en el ámbito contractual se limita a ejercitar unas acciones meramente declarativas. En la jurisprudencia constitucional, la STC 210/1992, de 30 de noviembre, con cita de la previa STC 71/1991, y después reiterada en la STC 20/1993, de 18 de enero, recuerda que su admisibilidad está condicionada a la existencia de un interés digno de tutela.

"La acción meramente declarativa como modalidad de tutela jurisdiccional que se agota en la declaración de la existencia, inexistencia o modo de ser de una relación jurídica, no existe como tal si no se da una verdadera necesidad de tutela jurisdiccional cifrable en el interés en que los órganos judiciales pongan fin a una falta de certidumbre en torno a la relación jurídica de que se trate. El interés es, pues, requisito de la acción meramente declarativa, y una resolución judicial que de manera no arbitraria ni irrazonable afirme la inexistencia de la acción meramente declarativa por falta de interés no atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva"

Insiste en esta exigencia de un interés "específico y cualificado" la STC 194/1993, de 14 de junio, y de igual modo el Tribunal Supremo, de la que es ejemplo la STS 303/2016, de 9 de mayo , que enfatiza que

" de la acción declarativa sólo puede valerse quien tiene necesidad especial para ello: debe existir la duda o controversia y una necesidad actual de tutela de manera que el interés del demandante desaparece si no hay inseguridad jurídica".

4. En el caso presente, las consideraciones jurisprudenciales anteriores nos permiten excluir la primera de las pretensiones. Ninguna de las partes cuestiona , ni antes ni durante la litis, que el Acuerdo Estratégico firmado quedó extinguido el día 31 de diciembre de 2022 por el transcurso del término pactado. Si no hay controversia alguna , falta la inseguridad jurídica que justifica la intervención judicial , sin que quepa reclamar un pronunciamiento judicial ex art 24CE al no haber una necesidad actual de tutela, que lo justifique

5.Respecto la admisibilidad de la segunda pretensión, es cierto que se limita a pedir la declaración de incumplimiento de algunas de las obligaciones derivadas del Acuerdo Estratégico cuando estaba vigente y que carece de virtualidad para producir eficacia resolutoria ni la exigencia de cumplimiento ( art 1.124CC) cuando el Acuerdo carece ya de vigencia por expiración del término. Ahora bien, aunque no se pida aquí indemnización de daños y perjuicios ( art. 1101 y ss. CC) como consecuencia de ese invocado incumplimiento contractual, no se puede desechar como hipótesis , de modo que no podemos concluir que no concurra interés legítimo en la declaración instada, máxime cuando no se plantea la preclusión ( art 400LEC) respecto de esa eventual indemnización de daños y perjuicios

Por tanto, procederemos a continuación a verificar si concurren los incumplimientos descritos en los hechos cuarto y quinto de la demanda de ese Acuerdo Estratégico suscrito en mayo de 2021 por FADESA , ELDISSER y EXPERT NORDEN ELECTRODOMESTICOS en el que se hace constar que FADESA es una central operativa de compras de todo tipo de productos artículos y accesorios relacionados con los electrodomésticos, la imagen, el sonido, el hogar, la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, con derecho de uso de la marca EXPERT, autorizada para conceder a terceros su uso y explotación en el territorio español, y cuyo objeto consiste en la integración de ELDISSER como miembro de pleno derecho en FADESA, en las mismas condiciones que el resto de las sociedades regionales que forman parte de la compañía, y en el que se hace constar expresamente que el negocio empresarial desarrollado por ELDISSER es afín al de FADESA, siendo empresas competidoras en el mercado

6.En primer lugar, se imputa que ELDISSER no compartió con FADESA las condiciones empresariales que la primera obtenía a nivel nacional de los fabricantes y proveedores en materia de protocolos y desarrollo de gamas de electrodomésticos, con infracción de lo pactado en la cláusula tercera del Acuerdo. Se alega que como central de compras y debido a su volumen de operaciones, obtenía ventajas adicionales de los fabricantes, con los que también debía negociar FADESA , de forma que a esta última le resultaba imposible mejorar sus condiciones de compra por falta de información.

Esta cláusula, rubricada " DEBER GENERAL DE COLABORACION EMPRESARIAL" reza lo siguiente:

«Las compañías intervinientes en este acuerdo se comprometen a informarse mutuamente de las ventajas empresariales que puedan obtener de los proveedores con los que trabajen a nivel nacional o local, en materia de protocolos, desarrollo de gamas, etc. con la finalidad de poder ampliar este acuerdo de cooperación empresarial a otros ámbitos que puedan ser del interés de la otra»

A la vista de estos términos no puede ser atendida la demanda ya que: (i) la finalidad de esa información que se comprometían mutuamente a compartir no era beneficiar la posición negociadora de FADESA , que era su competidora, sino poder ampliar el acuerdo de cooperación a otros ámbitos ; (ii) no se concreta qué información se reclamó y no fue suministrada, que impide valorar su relevancia a efectos de poder predicar el imputado incumplimiento, ni que FADESA , al ser una obligación recíproca, informara a ELDISSER de las ventajas empresariales específicas conseguida con un tercero, que justifique esa petición de información y (iii) como apunta la demandada, es práctica habitual mercantil las cláusulas de confidencialidad, que debe entenderse como un límite a la hora de interpretar el alcance de esta cláusula tercera, según se infiere del art 1.258CC, apuntamos nosotros, máxime cuando las partes se preocupan de hacer constar en el Acuerdo que ambas son competidoras en el mercado e interesadas en mantener su independencia empresarial y conservar su soberanía estratégica. No cabe , pues, una lectura anticompetitiva como la propuesta en la demanda

7.En segundo lugar se achaca que desatendiera las ventas de la marca BRU, propiedad de FADESA y que comercializan las tiendas Expert en exclusiva, con los efectos negativos aparejados (disminución de los volúmenes de compra globales de BRU y menoscabo de ese elemento de fidelización y diferenciación de las tiendas de electrodomésticos Expert )

Lleva razón la demandada de que ello no puede ser atendido , por la simple razón de ninguna obligación se recoge en el Acuerdo Estratégico sobre esa marca , y por ende, qué volumen de venta era el exigido y que , al no respetarse, pueda afirmarse su desatención . En todo caso , no se desvirtúa por la actora ( pues siquiera lo menciona en su recurso) la afirmación de contrario de que las ventas de BRU habían ascendido un 148% , según comunicación a FADESA en diciembre de 2022 ( doc. nº 6 de la demanda)

8.En tercer lugar, se afirma que ELDISSER incumplió el Acuerdo de colaboración por su negativa "a trabajar" los modelos exclusivos negociados por FADESA en beneficio común, por ejemplo, con la marca TEKA, al exigir sus propios modelos , con el debilitamiento de la posición negociadora de FADESA

Como en el caso anterior , no puede afirmarse incumplimiento del Acuerdo Estratégico cuando no se recoge ninguna obligación de esta naturaleza. Solo hay que reiterar que FADESA y ELDISSER se reconocen como competidoras, por lo que es lógico que concierten con los fabricantes el suministro de modelos exclusivos, no siendo cierto que en la comunicación dirigida a FADESA en diciembre de 2022 ( doc. nº 6 de la demanda) ELDISSER reconociera este incumplimiento , pues solo se limita a recordar en relación con la marca TEKA que, por exigencias del proveedor, ELDISSER tenía firmado un protocolo individual confidencial

9. En cuarto lugar, se atribuye a ELDISSER que dejara de dar cobertura a la web nacional Expert imposibilitando la venta de productos en las provincias asignadas a la misma durante más de tres meses .

Por igual motivo que el anterior, no cabe predicar ese incumplimiento del Acuerdo cuando la propia actora reconoce que esta obligación no estaba pactada expresamente en el Acuerdo

Tampoco suple ese déficit la alegación de que ELDISSER está obligada porque EXPERT NORDEN había venido prestando este servicio hasta la subrogación de ELDISSER en la posición de esta última. Aun dando por buena esa hipótesis de subrogación prevista como posibilidad en el Acuerdo, lo que no se acredita es que la subrogada tuviera esa obligación

10. En quinto lugar, se denuncia el incumplimiento de la cláusula sexta del Acuerdo por dirigirse ELDISSER directamente a Expert International GMBH

La referida cláusula, intitulada "RELACION CON EXPERT INTERNATIONAL" indica lo siguiente

«Las negociaciones, contactos, comunicaciones, notificaciones con la Sociedad suiza quedan reservadas en exclusiva a FADESA, por su condición de accionista de EXPERT INTERNATIONAL GMBH y de titular exclusivo del derecho de uso de la marca EXPERT en el Territorio español.

ELDISSER renuncia expresamente, por si o a través de sociedad interpuesta, a entrar en el accionariado de EXPERT INTERNATIONAL o a participar de cualquier modo directo en dicha Organización internacional, mientras FADESA pertenezca a la citada Organización»

No es controvertido (doc. nº 8 de la demanda ) que ELDISSER envió a Expert International GMBH una misiva en la que relata una serie de hechos que han tendí lugar con FADESA que, a su entender, perjudicaban a la Organización.

Ahora bien, entendemos que ello no supone incumplimiento de esta cláusula , sin que sea atendible la exégesis de la actora, ya que lo que persigue esa previsión contractual es garantizar la condición de agente exclusiva de FADESA en España de esa empresa suiza , no prohibir de manera absoluta que la demandada pueda dirigirse a sociedad suiza , y menos aún para informarle de actuaciones de FADESA que considere resultan pertinentes. Si FADESA estima que son denigratorias, la respuesta que el ordenamiento jurídico confiere es otra

11.Finalmente, en sexto lugar, se imputa que ELDISSER no consiguió alcanzar el volumen de ventas anuales pactado (los 7.500.000 € estimados a 31/12/2021 y 15.000.000 fijado para la anualidad 2022)

Esta alegación está huérfana de prueba alguna, sin que sea contradicho en el recurso (siquiera se refiere a ello) el volumen de ventas afirmado de contrario, que, con referencia las bases de datos del sector (ALIMARKET), indica que solo para la zona Noroeste, la facturación de "EXPERT" rozó los 25 millones de euros, aclarando que el dato aparece agrupado dentro de la matriz de EXPERT NORDEN , siendo llamativo que si efectivamente hubiera habido el incumplimiento del volumen de ventas del ejercicio 2021 , ello no se indicará en la comunicación remitida por FADESA en junio de 2022 por la que hacía saber su voluntad de no prorrogar el Acuerdo y en el que se reclama una suma correspondiente al ejercicio anterior ( doc. nº 9 de la demanda )

12.En definitiva, las pretensiones de naturaleza contractual deben ser desestimadas , una por ausencia de interés legítimo y la otra por falta de prueba

CUARTO. La condición de licenciatario. Legitimación activa de las acciones marcarias

1. En el tercero de los motivos se alega la condición de licenciataria de FADESA en España respecto de las MUEs titular la sociedad Expert International GMBH referidas en el documento nº 2 de la demanda (que delimita el objeto procesal ) , con denuncia de la infracción del art 1282 y 1285 del Código Civil a la hora de interpretar los términos del acuerdo de autorización de 22.11.2002 que acompaña como doc. nº3.

Refiere que, al no ser sus términos claros y presentar dudas sobre la intención de las partes contratantes, no puede ser aplicado en su literalidad y que FADESA está autorizada para el uso en territorio español desde el año 2002 de toda la familia de marcas Expert , no solo de las contenidas en un anexo de fecha ulterior, sin firmar y no numerado , que no son MUE y ni siquiera son aptas para ser usados en territorio español. En ello abunda, a su entender, la autorización del titular de la marca de abril de 2023 para la defensa de la marca, como acto previo a la interposición de la demanda.

Refuerza esta idea -a su entender- que en el Acuerdo estratégico de 2021 suscrito con la demandada se reconoce a FADESA como licenciataria de la marca Expert en España y autorizada para sublicenciar y que Expert Norden, con fundamento en un previo contrato suscrito con FADESA, solicita frente a esta en el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid su derecho al uso de las marcas Expert en la llamada zona de Levante.

Por último, incide en el documento de 19 de septiembre de 2023 - posterior a la demanda - en el que la titular de la marca específica el acuerdo de autorización del 2002 al indicar que puede entenderse justificadamente que:

"l. Que el Acuerdo de Autorización de 2002 se amplíe al uso de la marca EXPERT (llamada "Marca comercial" en el texto del Acuerdo de Autorización de 2002) en general, sean cuales sean los registros de marca comercial en vigor.

2. Que, como parte de las mejores prácticas homologadas en el campo de la Propiedad Intelectual, los registros de marca comercial se aplican a diversas partes de la marca EXPERT para que se correspondan con los requisitos legales, pero que todos ellos son partes interconectadas que forman el conjunto de la marca Expert.

3. Que FADESA, conforme al Acuerdo de Autorización de 2002, está, por tanto, autorizada para el uso (en el mercado español) de todas las marcas comerciales registradas en nombre de Expert lnternational en la UE, según la última versión del portfolio de marca comercial en esta jurisdicción.

4. Que todos los derechos y obligaciones conferidos a la Organización Autorizada (incluyendo la autorización para la defensa de la marca) se amplían a cualquier tipo de registro de la marca o signo distintivo de Expert sin limitación, incluso si no está expresamente reseñado en el Apéndice del Acuerdo de 2002, ampliándose por consiguiente a los registros de marcas en la UE.

Para más información, se adjunta la última versión del apéndice , que incluye el portafolio de marcas, que recoge las antes identificadas

Valoración del tribunal

2.La problemática de la legitimación activa para el ejercicio de la acción por infracción marcaria deriva de la falta de precisión de la actora. Si invoca para ello su condición de licenciataria en virtud del contrato de licencia dado por Expert Internacional en 2002 a FADESA, le corresponde acreditar que tal autorización comprende las marcas de la familia Expert con vigencia en España, y más concretamente, las marcas europeas invocadas en la demanda, cuyo registro como marcas de la UE para, entre otros productos y servicios , en lo que aquí interesa, para electrodomésticos y su distribución, en realidad la demandada no viene a negar , al centrar su defensa en la ausencia de licencia de las mismas en favor de la actora

3.Estamos ante una cuestión de interpretación de ese contrato de licencia o autorización llamado en principio a resolverse por la normativa suiza - según se dice en el mismo- por lo que la infracción legal denunciada debe ponerse en cuarentena . En todo caso, es un principio de Derecho europeo de los contratos - según la Comisión dirigida por el Profesor Lando - que los mismos se interpretaran conforme a la intención común de las partes ( art 5: 101), que es el sistema seguido por nuestro Derecho

4.Nos resulta evidente (según sus considerandos) que el contrato de licencia tiene por objeto las marcas EXPERT según su anexo , sin que ello se desvirtúe por la autorización de abril de 2023 de Expert Internacional a Fadesa para el ejercicio de acciones, ya que ese documento no se refiere a marcas distintas a las contempladas en el contrato de 2002. Menos aún altera esa conclusión el Acuerdo estratégico de 2021 suscrito con la demandada o un previo contrato con Expert Norden , al tratarse de documentos ajenos al licenciante, y por ende, de muy escaso valor para fijar la voluntad común de las partes del contrato de licencia de 2002. Lo mismo ocurre con ese litigio planteado por un tercero contra FADESA con FADESA que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid

5. El problema surge porque en el anexo aportado con la demanda (ciertamente sin foliar y firmar) no figuran las MUEs sino otras. Ahora bien, esa imprecisión de la actora queda esclarecida con el documento de 19 de septiembre de 2023 en el que la titular de la marca específica el acuerdo de autorización del 2002 en los términos antes reflejados y que permite afirmar, sin género de duda, que la voluntad de las partes plasmada en ese Acuerdo de Autorización de 2002 es que el mismo resulta comprensivo de las marcas EXPERT registradas en nombre de Expert lnternational en la UE que incluye las antes identificadas, expresamente reflejadas en el anexo que se acompaña. Queda, pues, desvanecida la incertidumbre acerca de cuál es la voluntad de las partes al definir el ámbito de la licencia cuando es el propio licenciante - titular del derecho de exclusiva- el que lo expresa de manera diáfana

6.Lo anterior explica que este Tribunal ahora sí aprecie la condición de licenciatario de FADESA respecto de esas MUEs, que se negó en sede cautelar de modo provisorio atendida la prueba aportada en ese pieza , que no incluía esta declaración de septiembre 2023 del titular marcario

7.No desdice esta conclusión las alegaciones vertidas por la apelada en el trámite conferido para valoración de esa prueba, que en su gran parte son prescindibles, y erróneas. Lo primero, ya que se dedica a manifestar su improcedencia por extemporaneidad y que su valoración le causa por ello indefensión , con olvido de que tales alegaciones no son posibles, dado que la resolución sobre su admisión por este tribunal en esta alzada fue consentida al no ser recurrida , y al ser firme , debe estarse a lo dispuesto en ella, o sea, su admisión como prueba ( art 207LEC) .Lo segundo, dado que tal prueba está amparada ex art 265.3 LEC al venir justificada su aportación en la audiencia previa ante el cuestionamiento por el demandado en su contestación a la demanda del alcance del contrato inicial de 2002.

Menos sentido y recorrido aún tiene la queja sobre los defectos de la demanda en la identificación del MUEs, pues fue consentida el rechazo de esa excepción en la audiencia previa , al margen de que, sin especiales esfuerzos , era posible identificar las MUEs que se alegaban infringidas, atendido el doc. nº 2 de la demanda al que ésta se remite , sin que , en realidad, como hemos anticipado, la demandada niegue el registro de esas marcas "EXPERT" como marcas de la UE para, entre otros productos , en lo que aquí interesa, para electrodomésticos, sino que centra su defensa en la ausencia de licencia de las mismas en favor de la actora

Tampoco supone una alteración de la pretensión tras la demanda ni una subsanación con efectos retroactivos de la falta de legitimación activa, limitándose ese documento nº 10 a aportar luz a una cuestión fáctica controvertida en la contestación a la demanda cual es el alcance de la licencia de 2002 otorgada a FADESA por el titular de las MUEs cuya tutela se impetra

Por último, la alegación de que , al ser una de las MUE ( la Nº 03504461) de tipo colectivo, y que debía haberse aportado el correspondiente reglamento de uso que acredite que la actora consta inscrita en el mismo ( art 75 del RMUE) es inatendible al ser una alegación ex novo introducida en esta alzada prohibida por el art 456 LEC, que consagra el principio "pendente apellatione nihil innovetur"(por todas , STS 246/2016, de 13 de abril)

8. Afirmada la condición de licenciataria de FADESA de las MUEs ante identificadas , su legitimación activa para el ejercicio de la acción de infracción marcaria no ofrece duda , sin que a ello obste las restantes alegaciones vertidas por la apelada

En primer lugar, el que no figure esa licencia inscrita en la EUIPO no es obstáculo para ello. El TJUE en sentencia de 4.2.2016 ( asunto C-163/15) ya dijo que el precedente artículo 23, apartado 1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro. Igual ocurre en el ámbito del diseño ( STJUE de 22 de junio de 2016, asunto C-419/15, caso Thomas Pilipps GmbH & Co. KG). Así lo hemos recogido, entre otras, en la sentencia de este tribunal nº 94/2024, de 16 de febrero , en la que dejamos clara la prevalencia del RMUE sobre las disposiciones del derecho español invocadas en el recurso

En segundo lugar, esa condición de licenciatario le asigna esa legitimación , sin que sea preciso , como se sostiene, que el contrato mencione el ejercicio de acciones legales o de defensa frente a terceros o sublicenciatarios en caso de violación, al limitarse solamente a autorizar el uso .Otra cosa es que para el ejercicio de esas acciones de defensa frente en caso de violación precise consentimiento del titular de la marca, a salvo lo previsto en el contrato( art 25 RMUE), que aquí nada dispone

En tercer lugar, y conectado con lo anterior, tal autorización fue concedida por el titular de la marca en abril de 2023 ( doc. nº 23) , sin que se participe de que es insuficiente al amparo de una interpretación formalista de su traducción, al desconocerse qué significa en ese contexto "aplicar" y que se reduce subjetivamente frente a los sublicenciatarios que no respeten el acuerdo de licencia principal.

Frente a tal parecer, no tenemos duda que la titular de la marca con ese documento está autorizando el ejercicio de acciones relativas a la violación de la marca, según prevé el art 25.3 RMUE, como lo revela el dato de que se diga de que no tiene intención de intervenir en el mismo, sin contener limitación subjetiva en su párrafo segundo de esa autorización. Que ello es así lo corrobora el documento de 19 de septiembre de 2023 antes glosado, posterior a la demanda, y que es demostrativo de que la titular de la marca , conocedora del litigio , y según lo dicho en la autorización de 24 de abril de 2023 cuestionada , procede a dar el respaldo y asistencia a FADESA en todo lo preciso para el buen éxito de la acción de infracción entablada, por lo que no hay duda alguna de ese consentimiento, que como dijimos en la STMUE de 12.6.2022, puede ser expreso o tácito

9.En definitiva, la estimación del motivo tercero del recurso implica apreciar la legitimación activa para el ejercicio de las pretensiones de naturaleza marcaria, y con ello , la procedencia de su análisis con arreglo a lo dicho en la demanda, pues nada refiere el recurso al respecto

QUINTO.- La legitimación pasiva. Los actos de infracción

1. En la demanda se imputa a ELDISSER la violación del derecho de exclusiva de las marcas EXPERT desde el 1 de enero de 2023 ya que, tras el vencimiento del Acuerdo de cooperación, ha continuado sirviendo mercancía y prestando sus servicios a las tiendas Expert de la zona que tenía asignada, lanzando sus propias campaña de marketing y sirviendo mercancía a esas tiendas utilizando a tal fin la marca EXPERT, sin que atendiera el requerimiento notarial realizado en enero de 2023 para que cesara de inmediato en ese uso (documento nº 11 de la demanda). Refiere que (i) viene repartiendo mensualmente a las tiendas Expert catálogos de productos utilizando para ello la marca EXPERT y suministra mercancía a las tiendas al amparo de la marca ( con aportación de catálogos de enero a abril 2023, doc. nº 12, 13, 14 y 15 ) y (ii) que sigue usando el distintivo EXPERT en sus oficinas ( doc. nº 16 ) así como en sus comunicaciones por correo electrónico (bloque documental nº 17

2.En la contestación a la demanda, al margen del previo largo excurso sobre la actividad de EXPERT NORDEN ELECTRODOMESTICOS, S.A. ( mercantil cuyo socio único es GRUPO COMERCIAL GALLEGO, S.A., que a su vez pertenece a PASCUAL MARTI, S.L., sociedad del grupo ELDISSER) que ha venido operando desde el año 2014 en exclusiva la marca "EXPERT" en la zona norte /noroeste de España, con un acuerdo de sublicencia concertado con FADESA, en cuyas vicisitudes se explaya y que es objeto de un procedimiento ante el Juzgado Mercantil Núm.. 8 de Madrid , niega los actos de violación marcarios.

En cuanto a los catálogos, al no ser imputables a ELDISSER, sino que son producidos y enviados por EXPERT NORDEN a sus asociados al amparo del contrato de sublicencia y respecto de la foto de la entrada de las oficinas y los correos electrónicos que se aportan porque no se pueden considerar que sean usos a título de marca, ya que " se trata de comunicaciones internas, es decir, usos domésticos entre empleados y/o colaboradores. No se trata de usos que pretendan identificar productos o servicios, o comercializar bien alguno entre los consumidores".Ideas en la que incide en sus fundamentos jurídicos al sostener que los usos de la marca registrada no se hacen a título de marca, y por ello queda fuera del ámbito del ius prohibendi y que la marca EXPERT se "está utilizando con finalidad identificar una de las insignias comerciales que usan la plataforma mayorista del Grupo",de modo que se "trata de usos que podrían perfectamente subsumirse bajo la doctrina del uso inocuo o fair use",con invocación de la STS de 3 de abril de 2012( asunto Google).

A ello añade que este tipo de usos deben analizarse teniendo en cuenta los límites a los derechos de marca tanto en la ley nacional como en el reglamento europeo para afirmar que " Prohibir a operadores como la demandada de poder informar sobre la existencia dentro de su organización de una compañía que gestiona más de 100 TIENDAS "EXPERT" por buena parte de España, las cuales son usuarias de una misma plataforma / central de compras, implica privar directamente al empresario de ejercer su derecho de libertad de empresa."

Con invocación de la STJUE de 7 de Enero de 2004 concluye que " Para el caso de que contrario se negase el uso informativo de la marca EXPERT, y se insistiese en que se está produciendo un uso a título de marca, procede recordar que el Tribunal dejó sentado en esta resolución que esta diferencia es en realidad intrascendente"tratándose su comportamiento de una práctica leal .

Valoración del tribunal

3. En el enjuiciamiento de la infracción, debemos prescindir de los catálogos aportados , al no poder imputarlo a ELDISSER ante la falta de más datos, desconociéndose si son enviados por EXPERT NORDEN a sus asociados. En cambio, lo que es pacifico es que ELDISSER se sirve del signo EXPERT en sus oficinas en los términos siguientes

Y también en sus comunicaciones electrónicas, al incluir al pie de los correos, tras la identificación del departamento, teléfonos y dirección de ELDISSER la imagen siguiente

4. No hay duda de que se trata del mismo signo en el caso de la MUE nº 018192675 y quasidénticos en las demás MUEs para idénticos servicios y productos, por lo que el riesgo de confusión es evidente y no precisa especial motivación ; identidad aplicativa que se viene a reconocer cuando en el recurso se enfatiza que ELDISSER y FADESA son competidoras en el mismo sector de mercado ( distribución de electrodomésticos), de modo que la subsunción en las letras a) y b) del art 9.2 ( según las MUEs) no ofrece duda , al quedar reducida la discusión en realidad a dilucidar si ese uso sin consentimiento (ni del titular ni del licenciatario) es un uso infractor, al alegar la demandada que es un uso inocuo

5.Presupuesto para la infracción ( art 9.2 RMUE) es que el uso inconsentido de la marca registrada debe producirse (a) en el tráfico económico y (b) en relación con productos o servicios con capacidad para menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio («función de indicación del origen»), que no es la única, al desempeñar otras funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad ( STJUE de 18 junio 2009 , asunto L'Oréal o de 25 de julio de 2018, C-129/17, asunto Mitsubishi o la más reciente de 25 de enero de 2024, C-334/22, asunto Audia AG )

"Uso"del signo que se refiere a comportamientos activos por el tercero ( STJUE de 25 de julio de 2018, C-129/17) "en el tráfico económico",entendido como tal el que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada ( STJUE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, caso Arsenal ; de 11 de septiembre de 2007, asunto Celine o 23 de marzo de 2010, C.236/08 , asunto Gooble France) y "en relación con productos o servicios", habiendo dicho el Tribunal de Justicia que las actividades enumeradas en el art 9 , ahora apartado 3, del Reglamento ( y del igual modo en el correlativo art 5 de la Directiva) constituye una enumeración no exhaustiva de tipos de uso para productos o servicios ( STJUE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, caso Arsenal o de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 o 2 de abril de 2020, Coty Germany C -567/18)

6. En el caso presente , está claro que ELDISSER lleva a cabo activamente un uso del signo EXPERT en el marco de su actividad empresarial, al servirse del mismo en sus comunicaciones electrónicas y en su publicidad, con evidente capacidad para menoscabar las funciones indicadas, pues permite inferir una relación de EXPERT con ELDISSER que no responde a la realidad, así como de la publicitaria para informar y atraer al consumidor, esto es, en el uso de la MUE de la que es licenciaría la actora como elemento de promoción de sus servicios o instrumento de estrategia comercial

Carece por ello de rigor hablar de "usos domésticos e internos " cuando se emplea la marca ajena en la identificación publicitaria de la empresa y en su comunicación electrónica, sin limitación alguna a su esfera interna

7.Igual suerte corre la alegación de que estamos ante un uso descriptivo o informativo y por ende permitido porque se limita a ilustrar sobre la existencia dentro de su organización de una compañía (EXPERT NORDEN ELECTRODOMESTICOS, S.A. ) que gestiona más de 100 tiendas "EXPERT" en España y por tanto usuarias de esa plataforma/central de compras, ya que no estamos ante un signo o indicación descriptiva ( art 14.1 b) RMUE)

Por agotar la respuesta tampoco se utiliza a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca EXPERT, sin que se explique en qué resulta necesario para indicar el destino de un producto o servicio en particular , ni siquiera con la ampliación del alcance de la limitación al uso referencial ( art 14.1 c) RMUE y STJUE de 111.1.2024, asunto Zara, C -361/22)

El Tribunal de Justicia ha puntualizado que el objetivo del correlativo artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 es permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca que utilicen esta marca para informar al público, de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o el servicio que ofrecen o, dicho con otras palabras, del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca ( sentencias de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, apartados 33 y 34, y de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-558/08 apartado 64).

Aquí no podemos perder de vista que ELDISSER SA es un sociedad distinta a EXPERT NORDEN ELECTRODOMESTICOS, S.A, como además se enfatiza en la contestación a la demanda, por lo que en su caso, y en vía de hipótesis, quien podría plantearlo es esta última , no la primera .Lo que en ningún caso resulta admisible el uso de la marca ajena EXPERT en esos términos, con omisión plena a esa empresa participada, de modo que la información que trasciende con ello es que es ELDISSER SA la que tiene vínculos con EXPERT , sin ser cierto , máxime cuando estaba claro que ni siquiera bajo el paraguas del Acuerdo Estratégico estaba autorizada para su uso ( cláusula quinta), al ser competidoras

8. Pero es que en vía de hipótesis de que estuviésemos ante un uso del art 14.1 RMUE -que no - no entraría en juego esa limitación porque esa utilización no es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ( art 14.2) según los parámetros definidos en la STJUE de 17 de marzo de 2005 (The Gillette Company y otros) que señala que

«El uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, especialmente cuando:

-se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;

-afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación;

-desacredita o denigra dicha marca,

-o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

La STJUE de 11 septiembre 2007 (asunto Céline, C-17/2006) remarca

« la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello»

Aquí el uso del signo ajeno por ELDISSER SA induce a pensar que existe un vínculo comercial con el titular de la marca, al omitir a la empresa participada que es la que ha tenido vínculos con aquella. Y ello en la mejor de las hipótesis posibles para la demandada , sin poder entrar a enjuiciar - al ser parte de esta litis- si esa empresa participada podría seguir haciendo uso de la marca EXPERT tras la ruptura de relaciones contractuales con FADESA ( sentencia de este Tribunal de 23 de octubre de 2008 (asunto DAF) y auto de 30 de abril de 2014 (asunto Diesel) con invocación de la STJUE de 19 de septiembre de 2013(asunto C-661/11 ; Martin Y Paz Diffusion, SA/David Depuydt, Fabriek van Marroquinerie Gauquie NV)

9.En definitiva, estamos ante un supuesto de infracción por doble identidad del art 9.2.a) RMUE o por riesgo de confusión del art 9.2 b) RMUE, (según las MUEs invocadas) en el tráfico económico , que menoscaba las funciones de la marca ajena , sin cobertura alguna en el art 14 RMUE , de modo que se descarta su catalogación de uso licito por inocuo, al no ser de aplicación la STS de 3 de abril de 2012 (asunto Google) invocada , recaída en un marco legal y circunstancias divergentes

SEXTO. - Las consecuencias de la infracción.

1.Afirmada la infracción de las MUEs de la actora debemos entrar a determinar las consecuencias derivadas de ello, que se contemplan en parte en el artículo 130 RMUE , a completar ( arts. 17 y 129 RMUE) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional ( artículos 41 y ss. de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas)

2.Atendido el suplico de la demanda , y a la vista de tales previsiones legales, proceden las pretensiones declarativas, de cesación, y de remoción(comprensiva de la retirada y destrucción) ejercitadas , que en caso de incumplimiento voluntario dará lugar la fijación de la correspondiente indemnización coercitiva ex art 44LM y en su caso las multas previstas en la LEC, en caso de ejecución forzosa

3. En cambio, no cabe la pretensión de difusión o publicacióna la que se refiere el apartado 7 del suplico con arreglo al cual se pide que se ordene " la publicación de la sentencia que se dicte a costa de la Demandada mediante anuncios insertados en las revistas del sector y se proceda a su notificación a las personas interesadas, en especial, a los comerciantes con tiendas de electrodomésticos amparadas bajo la enseña Expert de la zona en la que la infracción marcaria se ha producido. " .

Sabido es que una de las medidas que puede interesar el titular de la marca ( art 41.1 f) LM) es la publicación de la sentencia a cosa del condenado mediante anuncios o notificaciones a las personas interesadas, sin que sea de aplicación automática, según reiterada jurisprudencia. Entre otras, la STS 505/2012, de 23 julio que con cita de la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre , recuerda que esa publicación no tiene carácter sancionador sino que desempeña las funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, que deben ser alegadas y probadas. Expresamente nos dice

" Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

En el caso presente está huérfana la demanda de cualquier justificación, pues nada dice en los hechos y en su fundamentación jurídica se limita a reproducir la previsión legal , por lo que no procede su estimación, al no corresponder al tribunal suplir ese déficit alegatorio de la actora, por el riesgo de indefensión que ello acarrearía para la contraparte

4. Finalmente, en cuanto a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios,en la demanda se pide "en concepto de indemnización de daños y perjuicios por el uso indebido de la marca Expert:

a) La cantidad resultante de aplicar un 1% a la cifra de facturación (IVA no incluido) que la demandada haya realizado a los establecimientos Expert de la zona que tenía asignada en el Acuerdo de Cooperación empresarial suscrito el 6 de mayo de 2021, durante el periodo comprendido desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día en que la demandada cese en la utilización de la marca Expert; en concepto de indemnización legal mínima que establece la Ley de Marcas.

b) La mayor de las siguientes cantidades, en lo que excedan del 1% de indemnización mínima legal a que nos hemos referido en el apartado anterior:

- De las ganancias que FADESA haya dejado de obtener, desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día en que la demandada cese en la utilización de la marca Expert, que, de conformidad con lo pactado para 2023 entre FADESA y la sociedad CEMEVISA asciende al 2% de las ventas totales de productos de gama blanca y PAE y al 0,75% de las ventas realizadas en productos de gama marrón (IVA no incluido) que haya realizado la demandada a las tiendas EXPERT en el ámbito geográfico que tenía asignado ELDISSER según el Acuerdo de cooperación o,

- De los beneficios que haya obtenido la demandada desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día en que la demandada cese en la utilización de la marca Expert, por ventas realizadas a las tiendas Expert en la zona que le fue asignada en el Acuerdo de cooperación que se declara extinguido."

Por su parte, la demandada en su contestación, que circunscribe sus alegaciones a esta indemnización, se rechaza por falta de probanza de daño alguno, ya que -según la demandada - la actora ha logrado que las más de cien tiendas EXPERT que gestiona EXPERT NORDEN sigan operando bajo este signo, sin migrar a otras cadenas y beneficiándose de las ventajas competitivas que su central de compras logra para todas ellas.

5. Ante la ausencia de precisión de las partes, conviene esclarecer que mientras el artículo 42 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, el art 43 regula su extensión y fórmula de cálculo.

6. En cuanto a lo primero, los cuatro sistemas de responsabilidad que maneja el legislador, se pueden reconducir a dos: objetiva y subjetiva o por culpa, que se presume en caso de existir requerimiento previo o tratarse la infringida de una marca renombrada. Aquí hay un requerimiento no atendido y además no puede la demandada ignorar que está usando una marca ajena , sin que conste autorizada para ello

7.Afirmada la responsabilidad por daños y perjuicios, al margen de que no se concretó en la audiencia previa qué parámetro de los contemplados en la opción de "consecuencia económicas negativas " ( art 43.2 a) LM) era el elegido por el perjudicado, resulta clara la improcedencia de lo pedido como " ganancias que FADESA haya dejado de obtener "ya que (i) se fija en función de lo pactado para 2023 entre FADESA y un tercero ajeno ( CEMEVISA) y (ii) en relación con un contrato - de cooperación empresarial - cuyo objeto excede con mucho al de licencia de marca , sin que se pueda instrumentalizar la acción marcaria para intentar obtener aquello que constituía en su día el Acuerdo de cooperación con ELDISSER, finiquitado al no prorrogarse su vigencia .En cuanto al otro parámetro - los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación- , que con la aclaración tras la reforma de 2018, se contempla "alternativamente" al anterior , no cabe al no constar admitida la prueba pericial encaminada a su determinación, por su defectuoso petición en esta alzada

8. Resta la indemnización consistente en el 1% del cifra de negocios respecto de la que debemos traer a colación la STS 375/2015, de 6 de julio, que, con cita de la STS 777/2010, de 9 de diciembre, recuerda que

«(s)e podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de "en todo caso" y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados».

Por ende, la concesión del 1% de la cifra de negocio constituye la indemnización mínima amparada o implícita en la pretensión de daños y perjuicios ejercitada en la demanda , que por su naturaleza, obvia toda necesidad de prueba sobre el alcance del perjuicio efectivo y real o su alternativa de obtención de beneficios indebidos o ahorro del pago del royalty hipotético, que en todo caso no resulta difícil de predicar cuando estamos ante empresas directamente competidoras en el mismo mercado (STMUE nº 85/2019, de 31 de enero )

Sin desconocer la STS 516/2019, de 3 de octubre ( caso Nuba) ello no supone, a nuestro juicio, mutar la naturaleza de esta condena mínima indemnizatoria prevista en la legislación marcaria para convertirla en una sanción civil, si entendemos - como impone una lectura sistemática del precepto- esa indemnización de los daños y perjuicios del titular del derecho de exclusiva al que se refiere el art 43.5 LM en sentido normativo, compresivo también del beneficio indebido obtenido por el infractor o del canon impagado por una hipotética regalía.

9.Queda ,pues diferida a ejecución de sentencia, la estimación del 1% de la cifra de negocio del infractor con arreglo a estas bases

- ámbito temporal : desde el 1 de enero de 2023 hasta que se haya dejado de usar el signo EXPERT

- ámbito objetivo : cifra de negocio que la demandada haya realizado bajo la cobertura de la marca Expert a los establecimientos Expert de la zona que tenía asignada en el Acuerdo de Cooperación empresarial suscrito el 6 de mayo de 2021

-base: cifra de negocio según define el art 35 CCo , esto es, comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión

SÉPTIMO - Costas

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en la instancia al haber sido estimado en parte la demanda ( art 394 LEC) .

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado en parte el recurso de apelación ( art 398 LEC) .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.