Sentencia Civil 53/2026 Audiencia Provincial Civil nº 8 de Alicante, Rec. 77/2026 de 27 de marzo del 2026

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.La demanda presentada por DESARROLLO INMOBILIARIO BAHIA AZUL SL ( en adelante DESARROLLO INMOBILIARIO ) tiene por un doble objeto: de una parte, la protección con arreglo al art 9.2 del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE en abreviatura) y articulo 34 y 41 y ss. de la Ley de Marcas ( LM en abreviatura) de las marcas siguientes de las que es titular :

- Marca nacional nº M 2722718 , denominativa solicitada el 14.7.2006 y registrada el 28.2.2007 ( trasmitida después a la actora ) para servicios de la clase 36 : Servicios inmobiliarios

- Marca de la Union Europea nº 9335282, figurativa , solicitada el 26.8.2010 y registrada el 17.1.2011 para servicios de las clases siguientes:

35.Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todo ello relacionado con inmuebles, ayuda a dirección y explotación de negocios, servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación de empresas en el mercado inmobiliario

36 Servicios de administración, arrendamiento y corretaje de bienes inmuebles, agencias inmobiliarias , agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); alquiler de apartamentos; servicios de tasaciones de bienes inmuebles, servicios de seguros ; negocios financieros ; negocios monetarios

37 Construcción , reparación ; servicios de instalación

- Marca de la Unión Europea nº 14423024, figurativa, solicitada el 30.7. 2015 y registrada el 29.12.2015 para servicios de las clases siguientes

39 reservas y organización de transportes y viajes, asesoría y consultoría sobre viajes y para la planificación de rutas de viajes, coordinación de planes de viajes, información sobre viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de comunicación y mediante redes informáticas mundiales.

41 educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, y en especial publicación de directorios relacionados con los viajes, información sobre entradas para espectáculos, reserva de espectáculos, producción de espectáculos en directo.

43 servicios de restauración y hospedaje temporal, y en especial reserva de alojamiento temporal, reserva de restaurantes, alquiler, facilitación y organización de alojamientos temporales; información en línea sobre reservas de alojamientos temporales.

Por otra parte, de forma acumulada pide la tutela frente a actos de competencia desleal por confusión, al entender que a la infracción marcaria se unen otras circunstancias de hecho no contempladas en esta legislación, que justifican la aplicación acumulada de la Ley de Competencia Desleal

En extracto expone que es propietaria o arrendadora de diversas villas y inmuebles donde se sitúa la recepción, restaurante y spa en Fuerteventura que explota como un establecimiento de alojamiento turístico denominado "Bahiazul Villas & Club Fuerteventura", que ofrece a sus clientes no sólo alojamiento sino también otros servicios complementarios tales como recepción, spa, restauración, gimnasio, etc. y que , a su entender, goza de un prestigio y reconocimiento en el mercado

Aduce que la mercantil demandada gestiona y comercializa para su ocupación temporal 12 Villas en la misma comunidad de propietarios donde se sitúa el establecimiento de la actora, además de otras villas en otros emplazamientos de Fuerteventura. Promociona y comercializa sus servicios para toda la actividad de la compañía ( según la actora) con la denominación "Veaco Bahiazul " "Villas Veaco Bahiazul" , con el añadido en ocasiones de " Fuerteventura " o con el signo figurativo

Considera que esta utilización de la denominación "Bahiazul" por parte de la demandada es apta para generar riesgo de confusión con los servicios de la actora

Añade que la demandada, a pesar de ser un puro gestor o comercializador de alojamiento en Villas individuales o aisladas ( viviendas vacacionales en la legislación autonómica administrativa) , se presenta en su web como titular un establecimiento hotelero o similar.

Finalmente, refiere la mala fe de la demandada , ya que en 2019 había suscrito un acuerdo de colaboración empresarial con la actora en la que asumió y aceptó que la marca Bahiazul Villas & Club Fuerteventura era una marca registrada, titularidad exclusiva de la demandante, que después de la ruptura negocial no puede negar

2. La demandada se opone a la existencia de infracción marcaria y de acto de competencia desleal por confusión . En síntesis, sus líneas defensivas son (a) que no usa las marcas Bahiazul, al distinguir los servicios alojativos que gestiona utilizando como elemento distintivo VEACO y como elemento descriptivo, de localización dentro de Fuerteventura, BAHIAZUL, que es el nombre de un complejo residencial, sito en la localidad de Corralejo; (b) la existencia de limitaciones del derecho de marca, ex art. 37.1. y 2b LM y art. 14.b.1 y 2 RMUE; (c) la coexistencia pacífica de signos con la partícula BAHIAZUL, con invocación de actos propios de la actora ; (d) que la utilización de la denominación BAHIAZUL no es apta para generar riesgo de confusión con los servicios de la actora y ( e) la ausencia de la mala fe imputada

Además formula reconvención en el que pide la falta de validez de las marcas de la actora por los siguientes motivos: 1º) nulidad de las marcas por falta de distintividad, con arreglo al art. 51.1.a y 5.1.b LM y arts. 59.1.a y 7.1.b RMUE., al resultar descriptivas; 2º) nulidad de las marcas por componerse exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica u otras características de los servicios, ex arts. 51.1.a y 5.1.c LM y arts. 59.1.a y 7.1.c RMUE; 3º) caducidad de la marca española n.º M2722718, registrada para servicios inmobiliarios de la clase 36 , y de la Marca Unión Europea n.º 009335282, registrada para la clase 35, 36 y 37 y de Marca de la Unión Europea n.º 014423024 respecto de los servicios de las clases 39 y 41 , en todos los casos por falta de uso, ex arts. 54.1.a y 57 LM y 58.1.a) RMUE, ya que únicamente acepta el uso, por parte de la actora, de esta última marca para servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, con negación del uso de las marcas Bahiazul para el resto de clases

3. La sentencia, después de reflejar las pretensiones de las partes y marco legal , desestima la reconvención al no apreciar las causas de nulidad absoluta y caducidad invocadas y estima el riesgo de confusión/ asociación ex art. 9.1.b) RMUE, y por tanto le existencia de infracción marcaria invocada por la parte demandante, sin que, al no apreciar una faceta o dimensión anticoncurrencial añadida, acoja la acción de competencia desleal , con los pronunciamientos declarativos y de condena a las cesación, remoción, destrucción e indemnización contenidos en el fallo reproducido ut supra y al pago de las costas procesales

4.Disconforme con esta sentencia apela la demandada, por siguientes extractados motivos: 1º) Indebida imposición de las costas , al ser parcial la estimación de la demanda, por desestimación de las acciones por competencia desleal; 2º) indebida desestimación de la nulidad y caducidad de las marcas de la actora , cuya petición reiteración , con denuncia de la falta de valoración de la prueba pericial ( motivos segundo a sexto) y 3º) la inexistencia de infracción de marcas por (a) no llevar a cabo servicios de las clases 36, 35, 37, 39 y 41 y (b) respecto de la marca de la UE nº14423024 para servicios de la clase 43 (servicios de restauración y hospedaje temporal), al no existir riesgo de confusión, sin que se puede apreciar riesgo de asociación, no alegado por la parte actora en su demanda

5. La parte demandante se opone por estimar infundados estos motivos e interesa la confirmación de la sentencia, por considerarla ajustada a derecho

6. Anticipamos que no seguiremos necesariamente el orden de los motivos , sino que, por razones lógicas, el relativo a las costas se resolverá en último lugar, y los demás se agruparán en lo preciso para evitar inútiles reiteraciones.

Asimismo, su debida comprensión aconseja que, sin perjuicio de su complementación al analizar los distintos motivos, dejemos constancia en este momento de los datos fácticos esenciales que enmarcan la controversia, referidos al complejo residencial "BAHIAZUL" y a la actividad de la actora y demandada en el mercado, que se desprenden de las alegaciones no controvertidas de las partes y de la abundante documental aportada, que si no se dice lo contrario, se entiende referida a la acompañada en la demanda

6.1 El complejo residencial "BAHIAZUL"

Bahiazules el nombre de un complejo residencial promovido en 2007 por una sociedad de cuya segregación parcial se crea la actora, sito en la localidad de Corralejo, perteneciente a la isla de Fuerteventura, en que se integran una pluralidad de villas ( 147 según indica la demandada) , cada una de las cuales es una finca jurídica y registralmente independiente susceptible de utilización separada e independiente unas de otras, así como locales comerciales ( lo que denomina la demandada "club social") . Complejo sobre el que se encuentra constituida la Comunidad de Propietarios Bahía Azul. El nombre del complejo se aprecia desde la entrada al mismo, en la garita de acceso y desde 2007 se identifica como BAHIAZUL ( no controvertido, y doc.55, 56 y doc. nº 2 y 3 de la contestación).

En su inicio las villas que integraban la promoción fueron comercializadas como viviendas de uso estrictamente residencial. Diversas modificaciones normativas hicieron posible el cambio de uso de las viviendas construidas de uso residencial a turístico. En un primer momento la legislación administrativa permitía esa explotación turística en la modalidad de "establecimiento turístico de uso extrahotelero tipo villa " que exigía el concepto de unidad de explotación. Con posterioridad, cambios normativos hicieron posible la explotación individual de Villas como alojamientos no integrados dentro de una unidad de explotación, con la categoría de "Viviendas Vacacionales" (no controvertido)

En el Complejo Bahiazul convergen varios operadores que explotan turísticamente las villas , además de los litigantes ( no controvertido) .

6.2 La actividad de la actora

La actora es propietaria o arrendadora de diversas villas ( en total 89 ) y otros inmuebles o locales sitos en ese complejo residencial, que destina a recepción, restaurante, gimnasio y spa, y que conforman una unidad de explotación, administrativamente clasificada como "establecimiento extrahotelero alojativo tipo villa" ( no controvertido y docs. nº 10, 11, 11 bis y 12), que se sirve de la página web www.bahiazul.com ( doc. nº 13, 14 y 14 bis).

Fue la primera, y durante mucho tiempo, la única empresa capaz de garantizar el principio de unidad de explotación y, por tanto, la única que desarrolló la explotación turística en el complejo residencial hasta el cambio de normativa (no controvertido)

6.3 La actividad de la demandada

La mercantil demandada explota para su ocupación temporal villas turísticas ubicadas en distintos zonas de Fuerteventura, sirviéndose para ello de la web www.villasveaco.com ( no controvertido y documento nº 37, 38, 39 y 40). Entre ellas 12 villas están localizadas en el complejo residencial BAHIAZUL y que se explotan de forma individual - no integrados dentro de una unidad de explotación - con la categoría de Viviendas Vacacionales.

En su día la actora y demandada concertaron un acuerdo de colaboración comercial fechado el 1 de mayo de 2019 ( doc. nº 56), por el que la actora permitía a la demandada explotar las villas cuya gestión tenía encomendada bajo la cobertura de la licencia administrativa titularidad de la actora , a cambio de una retribución económica, y que habilitaba a los clientes de la demandada s acceder al restaurante, SPA, gimnasio, etc. en las mismas condiciones que los clientes de la demandada . En su estipulación Undécima se decía "En ningún caso las cláusulas del presente contrato suponen la cesión o transmisión de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de los colaboradores. Especialmente la marca Bahiazul Villas & Club Fuerteventura que es una marca registrada propiedad de BAHIAZUL"

El cumplimiento de dicho contrato motivó un litigio entre las partes, que concluyó con sentencia que declaró su resolución por incumplimiento de la aquí actora , sin que conste su firmeza ( doc. nº 57 de la contestación)

SEGUNDO. La nulidad de las marcas de la actora por falta de distintividad

1. La sentencia descarta la nulidad pretendida con la siguiente extractada argumentación : «[...] la Marca nacional denominativa (nº M 2722718 ES) "Bahiazul" figura registrada por la parte demandante para la clase 36 de la Clasificación de Niza, para los servicios inmobiliarios, que no incluye los servicios de alojamiento y explotación turística, es decir, lo servicios que la parte demandante entiende que se confunden con el signo de la actora.[...]

Por otro lado, el hecho de que el elemento dominante de las marcas de la parte actora "Bahiazul", se integre en una comunidad de propietarios denominada Bahía Azul no excluye per se el carácter distintivo del referido signo

La misma conclusión se alcanza respecto de "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura". En una apreciación global, y partiendo de que la actora ostentaba derechos previos sobre "Bahiazul" la posterior extensión a "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura" no presenta un carácter meramente descriptivo intrínseco»

2. En el recurso se insiste en la nulidad de las marcas por falta de carácter distintivo, al componerse, a su entender, de elementos que carecen de distintividad para atribuir un origen empresarial, con especial mención al informe pericial aportado, ignorado en la sentencia apelada, y que viene a reproducir en sus particulares que estima convenientes. Aunque no menciona su fundamentación jurídica , como sí hacia la reconvención, se sobreentiende que pide su declaración de nulidad ex arts. 51.1.a y 5.1.b LM y arts. 59.1.a y 7.1.b RMUE

La idea central es que las marcas de la actora son una combinación de términos puramente genéricos y descriptivos, que permite catalogarlas como descriptivas . "BAHIAZUL" , que en la marca denominativa es el elemento único y las figurativas el principal o destacado, resulta ser el nombre del complejo residencial en que se ubican villas o apartamentos destinados por varios operadores (entre ellos, los aquí litigantes) a alojamiento turístico, que no es propiedad de la actora, gestionado por una Comunidad de Propietarios que usa profusamente la palabra BAHIAZUL , que también es utilizada por diferentes empresas operadoras de villas turísticas y vacacionales dentro del Complejo Residencial. Además, refiere que es una palabra vulgar que en España identifica negocios de todo tipo. En cuanto al resto de elementos denominativos de las marcas figurativas (FUERTEVENTURA, VILLAS y CLUB) carecen de distintividad alguna, sin que las marcas hayan adquirido distintividad adquirida, extremo no alegado en ningún momento

Afirma que el consumidor no establece ninguna relación de las marcas con un origen empresarial, y que sí se establece con un origen geográfico o localización específica.

Expone que la demandada , como otro operadores, usan BAHIAZUL, pero siempre y conjuntamente con el signo identificativo del origen empresarial ( VILLAS VEACO BAHIAZUL en su caso)

Valoración del tribunal

3. Es motivo de denegación del registro, después elevado a causa de nulidad ( art 59.1 a) RMUE), que la marca carezca de carácter distintivo ( art 7.1 b).De igual modo en caso de las marcas nacionales ( art 51.1.a y 5.1.b LM). Tal carencia implica que el signo no sirve para cumplir la finalidad esencial de la marca. En palabras de la STJUE de 29.4.2004 ( asuntos C?468/01 P - C?472/01 P Procter & Gamble Company) «El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº40/94 significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas [...] »

En la citada sentencia se aclara cómo debe apreciarse tal distintividad «Dicho carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz »

Un grado mínimo de carácter distintivo resulta suficiente para evitar la aplicación de esta prohibición absoluta ( STGUE de 27.2.2002 o más reciente de 3.4.2019, T/555/18)

4. En nuestra sentencia 105/2025, de 27 de junio ya apuntamos que es preciso diferenciar entre la causa de nulidad del art. 7.1.b) y la del art. 7.1.c) RMUE, por más que ambas tienen un sustrato común al referirse a signos inapropiados para cumplir con la función de origen.

Aunque el recurso duplica las alegaciones o motivos impugnatorios, el argumento-fuerza del apelante en este y el motivo siguiente es básicamente el mismo : el elemento único , o nuclear en otro caso, de las marcas de la actora - BAHIAZUL- no viene a indicar un origen empresarial del servicio, sino un lugar geográfico o la localización específica del mismo, lo cual entendemos que es más propio de la nulidad pretendida al amparo del art 7.1c) RMUE , esto es , de resultar el signo descriptivo al proporcionar al público información, no del origen empresarial, sino de características de los servicios, como su localización

5. Sin perjuicio de lo que resolveremos al dar analizar la alegación relativa al art 7.1 c) RMUE ( y el correlativo art 5.1 b) LM en el caso de la marca nacional) , en la que daremos respuesta a la trascendencia que puede tener que BAHIAZUL identifique el complejo residencial en el que se ubican las villas explotadas por los litigantes, en lo tocante a la carencia de distintividad debemos desechar la aplicación del art 7.1 b) RMUE y el equivalente art 5.1 b) LM respecto de las marcas nacionales por las siguientes razones, que exponemos con ánimo de exhaustividad

En primer lugar, la ausencia de carácter distintivo no es in abstracto , sino que debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos para los que se ha concedido el registro; análisis particularizado en relación con los servicios registrado que no efectúa la apelante, sin que ello deba ser suplido por el Tribunal

En segundo lugar , aunque admitamos que el término BAHIAZUL puede considerarse para los hispanohablantes una forma sintética y abreviada de las palabras "bahía " y " azul", ello no significa que carezca de carácter distintivo para los servicios de las clases 35,36,37,39,41 y 43 registradas. No hay dato alguno que permita afirmar que el público relevante, que es el consumidor medio de tales servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y además no limitado en el caso de las MUEs al público español, no puede identificar con ese término esos concretos servicios prestados por un operador en el mercado y distinguirlos de otros, por más que "Bahia" en español resulte ser un accidente geográfico (entrada natural de mar en la costa, de extensión considerable pero generalmente menor que la de un golfo) y "azul" un color , dada la desconexión conceptual de esas palabras con esos servicios, por lo que esa fórmula sintética - y ya por ello creativa - "bahiazul" resulta perfectamente hábil para signarlos. Dicho de otra manera, no estamos ante una palabra carente de carácter distintivo porque resulte ser utilizada con tanta frecuencia en ese tipo de servicios que haya perdido su capacidad de distinguirlos. El que se use puntualmente por otros operadores para servicios, alguno además ajenos a los registrados por la actora (que es lo probado por la demandada) resulta irrelevante a los efectos del art 7.1 b) RMUE , y el correlativo art 5.1 b) LM

Es más, en el propio dictamen pericial de la demandada , al que después haremos referencia, a lo sumo se indica que podría ser sugerente en la categoría de "alquiler de villas vacacionales" , en el sentido de que puede evocar imágenes o sensaciones (mar, bahía, tranquilidad). Y como tal término sugestivo en ese concreto servicio - en la mejor de las hipótesis para la apelante - supera el test del art 7.1 b) RMUE

A la vista de lo anterior resulta irrelevante plantearnos si el resto de elementos denominativos de las marcas figurativas (FUERTEVENTURA, VILLAS y CLUB) carecen de distintividad para todos los servicios registrados

6. Por agotar nuestra respuesta, el resto de alegaciones vertidas en este motivo del recurso resultan inanes

6.1 En primer lugar, en cuanto a la falta de valoración por la juez a quo de la prueba pericial aportada con la contestación-reconvención, olvida la apelante que la afirmación de un hecho como probado es el resultado de la valoración conjunta y libre del material probatorio, más allá de un medio concreto de prueba. Por todas, STS 241/2013, de 9 de mayo.

En consecuencia, el solo dato de que la sentencia no haga mención a una prueba aportada o propuesta por la parte no supone ni quiebra del art 218 LEC ni error en la valoración de la prueba necesariamente. No es preceptiva su mención si se considera que no aporta nada relevante, de manera que ello, por supuesto, no genera indefensión alguna. Por todas, la STS de 9 de mayo de 2016.

Pero es que si observamos el dictamen pericial, es cuestionable que merezca tal cualidad. El mismo se titula "Dictamen pericial técnico sobre la distintividad de las marcas "Bahiazul" y "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura" titularidad de la empresa Desarrollo Inmobiliario Bahía Azul S.L., análisis de las estrategias de creación de marcas en el ámbito de alojamientos turísticos y evaluación del riesgo de confusión entre las marcas "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura" y "Villas Veaco Bahiazul" en su sector de actividad y en sus canales de comercialización"y es elaborado por Leonardo, codirector del grupo de investigación MarketingGroup Business Research y profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid .Tras su lectura comprobamos que su objeto es esencialmente jurídico, al versar, en lo que aquí interesa, sobre la concurrencia de una causa de nulidad de marcas por falta de distintividad o su carácter descriptivo. No parece, pues, que estemos ante un tercero que aporta al proceso conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valoras aspectos fácticos relevantes, como prevé el art 335LEC, sino ante un dictamen emitido sobre una cuestión jurídica , que no precisa prueba , al no estar en el caso de un derecho extranjero ( art 281.1 y 2LEC).

Aunque no parece que la parte actora recurriera su admisión en la audiencia previa , ello no impide que este tribunal, en uso de la soberanía que tiene para apreciar la actividad probatoria practicada ( art 456 LEC y SSTS 1 de octubre de 2012 o 4 de diciembre de 2015, entre otras) no la valore como pericial, al carecer de tal condición según criterio jurisprudencial reiterado recogido en la STS 1427/2024, de 30 de octubre, con remisión a la sentencia 477/2017 de 20 julio, citada en las sentencias 554/2021, de 20 de julio, y 578/2021, de 27 de julio. Otra cosa son los contenidos o datos no jurídicos que pueda contener, que sí pueden ser valorados , como nos recuerda la reciente STS 447/2024, de 3 de abril , que tras decir que " no corresponde al perito realizar valoraciones jurídicas, pues eso es competencia del tribunal, aunque en ocasiones la frontera no es muy nítida, sobre todo cuando la valoración técnica se refiere a uno de los requisitos o presupuestos que justifican la aplicación de la regla jurídica con la que se pretende resolver la cuestión controvertida"añade que " en cualquier caso, si el informe contiene valoraciones jurídicas, como denuncia el motivo cuarto, ello no conlleva necesariamente la nulidad del informe pericial, sino que entra dentro de la función del tribunal quedarse con la aportación de la información y las valoraciones técnicas, y reservarse la valoración jurídica". Dado que aquí el contenido esencial del dictamen es jurídico hasta el punto de que el argumentario del recurso lo que viene es a reproducirlo, acierta la jueza de instancia al omitir valorarlo como medio de prueba.

6.2 En segundo lugar, y conectado con lo anterior, las referencias del dictamen pericial - y del recurso por extensión - a la ausencia de "secondary meaning"o distintividad adquirida de las marcas resultan prescindibles desde el momento en que ello siquiera ello es alegado por la demandante

6.3 Finalmente, en tercer lugar, resulta fútil e intrascendente en esta sede de todo lo relativo al uso por la demandada y otros operadores del signo BAHIAZUL conjuntamente con otro signo identificativo del origen empresarial. Ello podrá tener relevancia en sede de infracción, pero aquí no se trata de ver cómo se utiliza el signo por otros operadores , sino si el signo registrado como marca por la actora es o no hábil para cumplir su función identificadora de los productos/servicios para los que se ha registrado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y por tanto, poder atender la función distintiva de estos de los de otras empresas

TERCERO.- La nulidad de las marcas de la actora por componerse de signos o indicaciones que designan la procedencia geográfica u otras características de los servicios

1. La sentencia, que viene a asumir que la palabra "Bahiazul" hace referencia al nombre de la comunidad de propietarios en la que se incluyen las villas destinadas a alquiler turístico, a la que se añade el término de Fuerteventura, refiriéndose al lugar en el que se prestan los servicios , rechaza la nulidad con el siguiente argumentario : « el hecho de que una o dos palabras aisladas de la marca completa registrada "Villas & Club Bahiazul Fuerteaventura" haga referencia al lugar en el que se prestan los servicios, no permite concluir que, tras su combinación con otras palabras, especialmente en este caso al tratarse de una marca compuesta, atribuya un carácter singular y especifico al signo, más allá de ser un mero indicador de la localización en la que se prestan los servicios.

Por el contrario, la combinación de las distintas palabras Villas&Club con la marca nacional de la actora "Bahiazul" y la isla en la que se prestan los servicios, le otorga carácter singular, no provocando una impresión de indicación geográfica »

2.El recurso reitera la solicitud de nulidad de las marcas con arreglo a los arts 51.1.a y 5.1.c LM y arts. 59.1.a y 7.1.c RMUE, al considerar que el elemento dominante de los signos de actora " BAHIAZUL" sirve para señalar la procedencia geográfica, la ubicación, de las villas donde se prestan los servicios alojativos ( el complejo residencial BAHIAZUL) de igual modo que el término "FUERTEVENTURA" , siendo las otras dos palabras que integran las marcas figurativas (villas, club) absolutamente intrascendentes por usuales en ese tipo de servicios .

Tras considerar desacertada la argumentación de la sentencia , refiere que está ampliamente extendido la conformación de marcas de servicios alojativos añadiendo al identificador del origen empresarial una referencia a un lugar geográfico ( ciudad, monumento, zona, playa, etc.) con cita de la sentencia de este Tribunal de 21 de septiembre de 2015 ( asunto Hotel Catalonia Sagrada Familia), mención a varios ejemplos y trayendo de nuevo a colación el informe pericial, preterido en la sentencia, con copia de algunos de su particulares, que inciden en esta idea. Finaliza con reproducción de la STJUE de 4.5.1999 (caso Chiemse, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97) y que en aplicación de la misma " los operadores que utilizan la palabra BAHIAZUL para ofertar el alquiler turístico de villas situadas en el Complejo BAHIA AZUL, están legitimados para hacerlo, sin que deban impedirlo las marcas de la actora, que se han apropiado del elemento geográfico de ubicación de las villas"

Valoración del tribunal

3.A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 2017/1001, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».

Este motivo de denegación del registro, después elevado a causa de nulidad ( art 59.1 a) RMUE), de los signos descriptivos se refiere a aquellos que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (STJUE de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI C-383/99) y dos son los fundamentos dados por la doctrina y jurisprudencia que justifican esta prohibición: en primer lugar, que se trata de signos que resultan inapropiados para cumplir la función esencial de la marca como signo de indicación del origen empresarial de esos concretos productos /servicios, ya que aportan información de estos últimos, no de su origen empresarial, y en segundo lugar, el principio de la libre disponibilidad, que exige que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de productos o servicios, de manera que no puedan ser monopolizados por ningún operador del mercado. Por todas, STJUE de 23 de octubre de 2003 (OAMI/Wrigley, C-191/01) o STJUE de 10 de abril de 2008 (C-102/07, Adidas /Marca Mode )

4. De la abundante jurisprudencia recaída sobre esta prohibición podemos extractar, en lo que aquí interesa, las siguientes reglas generales, tal y como compilamos en nuestra sentencia nº 173/2025, de 14 de noviembre .

«En primer lugar, la apreciación del carácter descriptivo in concreto

La valoración del carácter descriptivo no se hace en abstracto para cualesquiera productos y/o servicios sino en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro del signo, y en relación con la forma en que lo percibe el público pertinente, constituido por los consumidores de esos productos o servicios (entre otras, SSTGUE de 11 de mayo o 22 de junio de 2005 y de 14 junio 2007). Por ello procede examinar, en función del significado dado a la marca controvertida, si existe, desde el punto de vista del público pertinente, una relación suficientemente directa y concreta entre la misma y las categorías de productos y de servicios para las que se aceptó el registro, de modo que permita que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características. En consecuencia, la prohibición no abarca los signos sugestivos, dado que no basta que el mensaje que trasmite el signo sea meramente sugerente o alusivo ( entre otras, SSTGUE de 5 de abril de 2001 o 23 de mayo de 2019)

En segundo lugar, los significados alternativos no impiden la prohibición

Debe denegarse el registro, de un signo, o después su nulidad, si uno al menos de sus significados potenciales designa una característica de los productos o servicios de que se trate (véase, en este sentido, la STJUE de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 y STGUE 9 de marzo de 2010, Euro-Information ,entre otras, asumida por este tribunal en la sentencia de 1 de julio de 2014 ( asunto Breezes )) .

La jurisprudencia aclara que no es necesario que los signos e indicaciones sean utilizados efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, con fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se ha presentado la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro - o acordase su nulidad - si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (SSTGUE de 17 de octubre de 2018, T-822/17 y de 23 de mayo de 2019)

En tercer lugar, en caso de una marca denominativa compuesta, lo importante es el significado que pueda atribuirse al signo considerado como un todo

Lo relevante, dado que el signo se aprecia como un todo por el consumidor que no lo despieza, es el significado de esa totalidad, y no los posibles significados de los componentes analizados por separado. Así se recoge en las Directrices de la EUIPO, con invocación de la STGUE de 8 de junio de 2005 ( asunto T-315/03 , Rockbass). Por ello la combinación de elementos será admisible si resulta no ser descriptiva al crear una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de elementos en sí descriptivos. Dice la STJUE de 19 de abril de 2007 ( C-273/05 , OAMI/Celltech RD Ltd)

En cuarto lugar , la mera adición de elementos gráficos per se no excluye el carácter descriptivo del signo

Siendo cierto que la prohibición que nos ocupa tiene como ámbito de aplicación más natural y propio el de las marcas denominativas, no lo es menos que también puede operar en relación a las marcas mixtas o figurativas cuando el elemento gráfico se limita a evocar o reforzar el mismo concepto que el término denominativo descriptivo, o carece de peso distintivo. Por ello no se descarta la entrada en juego de la prohibición si los elementos no denominativos suscitan en el consumidor la misma idea que muestra el elemento denominativo genérico . Otra cosa es que los elementos adicionales sí aporten al signo suficiente fuerza caracterizadora , en cuyo caso sí pueden excluir la operatividad de la prohibición»

5. De manera concreta, en lo relativo a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia o el destino geográfico de categorías de productos o el lugar de prestación de categorías de servicios para los que se ha solicitado registrar una marca de la Unión, en especial los nombres geográficos, existe un interés general en preservar la disponibilidad de tales signos o indicaciones, principalmente porque son capaces no solo de indicar, en su caso, la calidad u otras propiedades de las categorías de productos o servicios de que se trate, sino también de influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, vinculando los productos o servicios a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos ( STJUE de 6 de septiembre de 2018, Bundesverband Souvenir - Geschenke Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16)

Pero ello no significa que esté prohibido en todo caso su registro. La STJUE de 4 de mayo de 1999 (asunto Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97) al interpretar el equivalente artículo de la Primera Directiva en materia de marcas reseña que :

«- No se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan lugares que presentan, actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, sino que se aplica asimismo a los nombres geográficos que puedan ser utilizados en el futuro por las empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha categoría de productos.

- En los casos en que el correspondiente nombre geográfico no presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, la autoridad competente debe apreciar si es razonable contar con que, para los sectores interesados, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos.

- En esta apreciación, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos considerada

- El vínculo entre el producto considerado y el lugar geográfico no depende necesariamente de la fabricación del producto en dicho lugar.»

El Tribunal de Justicia en la ulterior sentencia de 6 de septiembre de 2018 citada ( con motivo de la marca denominativa NEUSCHWANSTEIN, que es el nombre de un castillo ) insiste en que la denegación de registro de un signo basada en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento «solo es posible si el nombre geográfico que se ha solicitado registrar como marca designa un lugar que, en el momento de la solicitud, presenta para los sectores interesados un vínculo con la categoría de productos de que se trate, o bien si resulta razonable pensar que ese vínculo podrá establecerse en el futuro»,por lo que este precepto «no se opone al registro de nombres geográficos desconocidos en los sectores interesados, o al menos desconocidos como designación de un lugar geográfico, o incluso de nombres geográficos que, por las características del lugar que designan, difícilmente podrán hacer pensar a los sectores interesados que la categoría de productos de que se trate procede de ese lugar»".

De igual modo, la STGUE de 16 de julio de 2025 ( asunto T-105/23, Iceland) remarca «28 Ahora bien, aun cuando el público pertinente conozca un lugar geográfico, de ello no resulta automáticamente que el signo puede servir, en el comercio, como indicación de la procedencia geográfica. Para examinar si se cumplen las condiciones de aplicación del motivo de denegación del registro en cuestión, es necesario tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes, como la naturaleza de los productos o servicios designados, el mayor o menor renombre, en particular en el sector económico de que se trate, el lugar geográfico considerado y el mayor o menor conocimiento que de él tenga el público interesado, las costumbres del ramo de actividad considerado y la cuestión de en qué medida la procedencia geográfica de los productos o servicios de que se trata puede resultar pertinente, para los sectores interesados, para apreciar la calidad u otras características de los productos o servicios considerados [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03 , EU:T:2005:373, apartado 49].»

Por último, la carga de la prueba de las circunstancias que justifican la nulidad ex art 7.1 c) RMUE corresponde a quien la invoca , dado que la marca de la Unión registrada se presume válida, tanto en vía reconvencional ( art 124 y 127 RMUE y 217 LEC ) como en el marco de un procedimiento directo de nulidad ante la EUIPO [ STGUE de 13 de septiembre de 2013, (asunto CASTEL, T-320/10)

6. Las alegaciones formuladas por la apelante deben examinarse a la luz de estas consideraciones, y ya podemos anticipar que, la petición de nulidad absoluta está abocada al fracaso

En primer lugar, el carácter descriptivo no se aprecia in abstracto , sino en relación con los productos o servicios concretos para los que se ha concedido el registro; análisis particularizado en relación con los servicios registrados, como en el caso anterior , no efectúa la apelante, sin que ello deba ser suplido por el Tribunal. De sus alegaciones se desprende que únicamente se refiere a los servicios de explotación de alojamientos turísticos , por lo que limitaremos a estos

En segundo lugar, no controvertido ( apartado 6.1 del FJ 1º al que no remitimos ) que "Bahiazul"( elemento único en la marca denominativa o nuclear en las figurativas) es el nombre de un complejo residencial sito en una localidad turística de la isla de Fuerteventura, compuesto por más de un centenar de villas residencial, muchas de ellas explotadas al destinarse a un uso turístico, ya configurando una unidad de explotación ( como el caso de la actora ) ya de manera individualizada como viviendas vacacionales" ( como el caso de la demandada y otros operadores ), ello por sí solo no basta para impedir su registro como marca para servicios de explotación de alojamientos turísticos.

Para ello resulta preciso, según la doctrina del TJUE leída en su integridad, a diferencia de lo realizado en el recurso, acreditar que esa expresión designa un lugar que, en el momento de la solicitud (aquí la MUEs relacionada con ese servicio se solicita en 2015 ) presenta para los sectores interesados un vínculo con esos servicios de explotación de alojamientos turísticos , o bien resulta razonable pensar que ese vínculo podrá establecerse en el futuro . Y al respecto la actividad alegatoria y probatoria es nula

En tercer lugar, aunque lo anterior ya colma las exigencia de motivación de la desestimación, con ánimo exhaustivo añadir que ese consumidor medio de los servicios de alojamiento temporal tratándose de MUEs, en principio, es el europeo , sobre todo cuando estamos ante servicios turísticos en unas islas que es notorio que entre sus principales demandantes son nacionales de países del centro y norte de Europa, y no hay dato alguno que permite pensar que en ese momento relevante pudieran conocer que BAHIAZUL identificaba un complejo residencial de una isla de Canarias, de los centenares de complejos o urbanizaciones residenciales que pueden haber en ellas. E igual podemos afirmar aunque se tome en consideración solo consumidor el español

Ni en el momento de su registro ( 2015) se puede predicar que la palabra BAHIAZULse vincula con la ubicación de alojamientos turísticos temporales cuando no consta que en ese complejo hubiera en esa época villas explotadas turísticamente, ni resulta razonable pensar en ese momento que ese vínculo podría establecerse en el futuro cuando (i) se ignora qué grado de conocimiento pueden tener los consumidores relevantes (si es que tienen alguno) de que tal expresión identifica un complejo residencial, así como (ii) las características de ese propio lugar designado por el nombre , que no consta que sea un lugar especial por su historia, ubicación, contenido monumental, o paisajístico , etc., sino una más de las múltiples urbanizaciones o complejos residenciales que hay en las zonas turísticas de España . En definitiva , ante la falta de prueba de que el público pertinente percibiera de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una característica de los servicios en cuestión , la solicitud de nulidad absoluta no puede prosperar

En cuarto lugar, la alegación de la recurrente de que la misma y otros operadores pueden utilizar la palabra BAHIAZUL para ofertar villas turísticas sitas en el complejo de igual nombre no desvirtúa lo anterior

Ello lo que plantea no es la falta de validez de la marca ex art 7.1 c) RMUE , sino un límite de la misma previsto en el artículo 14, letra b) del Reglamento, llamado precisamente a resolver los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta, total o parcialmente, por un nombre geográfico y que garantiza a terceros el uso de tal nombre geográfico no como marca, sino a utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que el uso de esta se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial .Por ello se tratará al analizar la infracción

7. Por las razones anteriores confirmamos la sentencia, sin que , como en el caso anterior, resulte relevante la omisión de la valoración del dictamen pericial que , en lo que aquí interesa, no resulta tal al contener aseveraciones jurídicas.

8. Solo añadir , para finalizar, que resulta sintomático que la apelante pida ahora la nulidad absoluta de las marcas de la actora, que conocía y aceptaba expresamente en el acuerdo de colaboración comercial fechado el 1 de mayo de 2019, según el particular relevante antes trascrito, en un comportamiento que resulta contrario a sus propios actos , con quiebra del art 7CC

CUARTO. La caducidad por falta de uso .

1.En la reconvención se pide la caducidad total por falta de uso de la marca española n.º M2722718 denominativa (registrada para clase 36) y de la MUE figurativa n.º 009335282 ( registrada para la clases 35,36 y 37), así como la caducidad parcial de MUE figurativa n.º 014423024 en cuanto a los servicios de las clases 39 y 41 , ya que únicamente acepta el uso, por parte de la actora, de los servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, en cuanto a servicios de hospedaje temporal, con apoyo en las explicaciones contenidas en el citado nomenclátor

2. La sentencia trata de forma conjunta la caducidad por falta de uso de las distintas marcas impugnadas , y después de unas extensas consideraciones jurisprudenciales, motiva su rechazo con una explicación un cierto confusa en la forma siguiente:

" La duda, parece, se proyecta sobre los registros marca española n.º 335282, registrada para las clases 35, 36 y 37 y la marca de la Unión Europea 9335282 registrada para las clases 35, 36 y 37.

Se señala que esas dos marcas no fueron solicitadas por la actora, sino por la sociedad Enza y pepe y JL S.L., adquiridas por la demandante en 2012 siendo la referida entidad quienes la registró para la clase 36, la cual no incluye servicios de alojamiento temporal, de hospedaje, que son los que presta la actora, puesto que éstos se incluyen en la clase 43

No obstante lo anterior, cabe señalar que, cuando una marca se utiliza junto con otra marca (p. ej., "marca de la casa" + "marca de línea"), ese empleo constituye uso de la marca en la misma forma registrada, en paralelo con otras marcas, pero de manera independiente. De esta manera, no se está ante un uso "en forma diferente" del art. 18.1.a) RMUE , sino ante el uso protegido por el art. 18.1, párrafo primero ( T-29/04 , Cristal Castellblanch).

Finalmente, en cuanto a la percepción del público, la configuración visual es suficiente para concluir que la marca denominativa se percibe como indicativa del origen. No hay "unidad inseparable" que borre la autonomía de la denominación; por tanto, no procede examinar el supuesto como "uso en forma diferente" del art. 18.1.a) RMUE . Con todo, obiter dicta, si se entendiera que el conjunto crea una sola composición, la variación no altera el carácter distintivo de la marca española "BAHIAZUL" registrada para las clases 35, 36 y 37, de modo que también superaría el test del art. 18.1.a) RMUE .

Tampoco cabe estimar la caducidad de la marca de la unión europea 009335282 por falta de uso para las clases 35, 36 y 37, ya que ha quedado acreditado del múltiple documental obrante en autos y del resto de pruebas practicadas que, bajo la denominación Villas & Club Bahiazul Fuerteaventura, la actora no solamente se dedica a la prestación de servicios de alojamiento turístico, sino de mantenimiento, asistencia anejos al alquiler.

A mayor abundamiento, el hecho de que la marca fuera registrada inicialmente por un tercero, el cual vino haciendo uso de la misma para alquiler no obsta para que la misma marca, una vez cedida al nuevo adquirente sea registrada para otras Clases, como ocurre en el presente supuesto. "

3. En las alegaciones cuarta , quinta y sexta del recurso de apelación se insiste en la caducidad por falta de uso con arreglo al art. 54.1.a) y 57 LM y 58.1.a) RMUE de la marcas de la actora, ya que se reitera que el uso que efectúa de las marcas se limita a su actividad que es la explotación turística y no residencial de las villas, actividad englobada en la clase 43 , limitándose la sentencia recurrida a digresiones teóricas que no abordan ni resuelven la cuestión nuclear, siendo desacertado su escueto razonamiento

Valoración del tribunal

4. No le falta razón a la apelante en relativo a la argumentación de la sentencia de instancia. Sin la claridad deseable parece dar a entender que el uso de las MUEs figurativas también sirve como uso de la marca nacional denominativa, pues es una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada, como se recoge en el artículo 18.1. b) RMUE ( de igual modo , art 39.3 LM, que trae causa de la Directiva ) .

Es cierto ( STJUE de 18 de abril de 2013 asunto C-12/12, Colloseum Holding) que « el concepto de «uso» de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta» ,pero siempre que esa marca registrada «que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o conjuntamente con otra marca debe seguir percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate para que ese uso se ajuste al concepto de «uso efectivo»

Pero es que ello ni se plantea en la instancia y menos se suscita en el recurso, de modo que prescindiremos de su estudio y nos centraremos en dar respuesta a lo cuestionado ex art 465.5LEC, que no es otra cosa que si la marca de la actora , en cualquiera de sus formas , se usa o no de forma efectiva para cada uno de los servicios cuestionados, en lo que lleva razón la apelante de que la sentencia adolece de una motivación apegada a las alegaciones y prueba practicada .Exige por ello atender no solo a lo dicho por las partes en esta alzada, sino completarlo con lo alegado en la instancia, huérfano de contestación judicial

5. Previamente reseñar que no es objeto de controversia en esta alzada la queja procesal vertida en la instancia por la reconvenida de que la pretensión de caducidad de las marcas en todas las clases ( salvo la 43) constituye un manifiesto abuso y desviación procesal por carecer de la necesaria conexión con las pretensiones articuladas en la demanda.

Ello se rechazó en la audiencia previa por el juez a quopor no constar recurrida la admisión a trámite de la reconvención , sin que ello fuera impugnado, de modo que queda marginado de nuestro análisis . En todo caso lo cierto es que toda esta problemática deriva de la formulación de la demanda , que no discrimina con precisión qué marca y respecto de qué servicios se considera infringidas, al referirse a todas ellas en su conjunto

6. Antes de su estudio detallado para cada clase, recordar que uno de los deberes que tiene el titular de la marca, ya contemplado en el CUP, es usarla de manera efectiva, según prescribe el art 18 RMUE ( y el equivalente art 39 LM en el caso de las marcas nacionales ) con la sanción de caducidad en caso contrario ( art 58.1 a) RMUE y art 54.1.a) y 57 LM); concepto de "uso efectivo" que no aparece definido en el RMUE ni en la Directiva de Marcas (ni en la LM nacional) y acerca del cual la jurisprudencia del TJUE, en la que destaca la sentencia dictada en los casos Ansul v Ajax, de 11 de marzo de 2003, nos dice que " es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia

De ello se desprende que un "uso efectivo" de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas."

Tesis reiterada en la sentencia de 11 de mayo de 2006 (asunto C-416/2004, VITAFRUIT) , entre otras muchas

7.Servicios de la clase 36.(servicios inmobiliarios / servicios de administración, arrendamiento y corretaje de bienes inmuebles agencias inmobiliarias , agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); alquiler de apartamentos; servicios de tasaciones de bienes inmuebles, servicios de seguros ; negocios financieros ; negocios monetarios)

7.1 En las notas explicativas de la Clasificación de Niza , de carácter informativo, se dice ( en lo que aquí interesa) que la clase 36 comprende "los servicios de agencias inmobiliarias, la administración de bienes inmuebles, el alquiler de apartamentos, el cobro de alquileres" ,siendo servicios distintos a los de la clase 43 ( servicios de hospedaje temporal) respecto de los que se afirma " que no comprenden en particular "los servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas o apartamentos destinados a un uso residencial (cl. 36)"

A la vista de ello , acierta la apelante en remarcar que la actividad a la aplica las marcas la actora no es la de alquiler de villas , caracterizada , entre otras, por la nota de temporalidad en la cesión de uso, sino que lo realizado es una explotación turística. Las villas con las que opera se insertan en una unidad de explotación turística para llevanza de una actividad que es la propia de hospedaje, esto es, el uso de las marcas no resulta acreditativo de los servicios de la clase 36, sino de la 43. Lo que las marcas identifican son los servicios de explotación turística y no residencial de las villas, englobadas estas en un complejo turístico extrahotelero, con las prestaciones análogas a las de un hotel (restauración , bar, gimnasio, spa, etc. tal y como se ofertan en su web y en las web de comercializadores de estos servicios )

7.2 Esta conclusión no se ve desvirtuada por lo dicho en la oposición al recurso .De una parte, la alegación de que la marca forma parte de la denominación social de la mercantil y que su objeto social sea el desarrollo de actividades inmobiliarias es un alegación ex novo planteada en esta alzada, inadmisible con arreglo al principio "pendente apellatione nihil innovetur", positivizado en el art 456LEC (por todas, STS 246/2016, de 13 de abril). Además olvida que lo decisivo no es el objeto social tal y como se recoge en los estatutos sociales, sino cuál es la actividad efectivamente realizada por la titular de la marca y si la misma se identifica con la marca cuestionada. No basta, pues, con decir que toda la documentación mercantil y comercial de la sociedad figura BAHIAZUL si no se identifica la actividad de esta sociedad en el sector inmobiliario

De otra parte, lo que se afirma en la contestación a la reconvención - y reitera en la oposición a la apelación - es que la titular de la marca, propietaria de la mayor parte de los inmuebles que integran el complejo residencial , tiene cedidos tales inmuebles en alquiler a otra sociedad (CENTRONOR XXI S.L. empresa vinculada con socios de Desarrollo Inmobiliario Bahía Azul S.L. ) que es la que explota el propio establecimiento titularidad de la actora bajo sus marcas en virtud de la autorización concedida a CENTRONOR SIGLO XXI S.L. en el propio contrato de arrendamiento y sus adendas (no cuestionado y documentos acompañados a la contestación a la reconvención , C-6 y CR-7 y recibos de la renta, CR-8 y CR-9) . Pero ello lo único que advera es que la actora DESARROLLO INMOBILIARIO BAHIA AZUL SL ha concertado un contrato de alquiler de sus inmuebles, que es cosa distinta a que preste servicios inmobiliarios. Ello no convierte al arrendador en una sociedad que presta los servicios propios de agencias inmobiliarias, la administración de bienes inmuebles, o dedicada al alquiler de apartamentos y al cobro de alquileres por cuenta de terceros. No se usa la marca para crear o conservar un mercado para este tipo de servicios designados de intermediación inmobiliaria

Finalmente, el que la mercantil CENTRONOR XXI S.L. resulte ser, además, arrendataria de villas de otros propietarios que destina, igualmente, a su explotación en el complejo turístico extrahotelero ( doc. acompañados a la contestación a la reconvención ,CR- 10 y CR 11) no resulta determinante, ya que (i) es una actividad autónoma a la de la actora y (ii) los arrendamientos de inmuebles concertados son un medio para obtener las villas y su explotación como alojamiento turístico englobados en ese complejo o unidad de explotación extrahotelera, no para actuar como operadora en el mercado del alquiler de viviendas a terceros. Que en el contrato de arrendamiento se incluya la representación de los propietarios en la comunidad de propietarios no convierte a la arrendataria es una empresa de prestación de servicios de gestión o administración inmobiliaria de los inmuebles arrendados

7.3 Evidentemente ninguna duda hay de la caducidad para el resto de servicios de la clase 36 ( servicios de seguros ; negocios financieros ; negocios monetarios) , pues no hay la más mínima alegación y prueba por el titular marcario de su utilización, que es quien tiene la carga de probar su uso ( art 217 LEC atendido el principio de facilidad probatoria y art 64 RMUE por extensión analógica)

8. Servicios de la clase 37 (Construcción , reparación ; servicios de instalación)

8.1 El uso alegado por la reconvenida es que explotador del establecimiento ( CENTRONOR ) lleva a cabo el mantenimiento y reparación de las instalaciones con que cuentan los inmuebles (electricidad, piscinas, jardinería etc.) para lo que dispone de personal y maquinaria específica para ello, que identifica con la marca BAHIAZUL, así como a la propia comunidad de propietarios ( documentos anexos a contestación a reconvención CR-12 Y C-13 y C- 14, contrato y C-15 y 16, facturas a la comunidad con la marca BAHIAZUL)

8.2 Entendemos que ello no basta para entender satisfecha la carga del art 18 RMUE . Aunque ciertamente no se exige que el uso de la marca sea realizado por el titular marcario, al equiparse el realizado por terceros con su consentimiento, y dando por buena la hipótesis de que hay tal consentimiento, no estamos ante un uso en el mercado respecto el que se realiza en sus propias instalaciones . Que tenga personal encargado para arreglar y mantener las instalaciones de las villas que gestiona no equivale a que la actora sea una empresa de reparación o de instalación ( y menos de construcción)

Fuera de ese ámbito estrictamente interno, solo se identifican los servicios a la comunidad de propietarios en base a un contrato aportado en el que no figura fecha .

Aunque el requisito del uso no pretende evaluar el éxito comercial, ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [STGUE de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)] lo cierto es que no parece bastante para considerarse un uso "efectivo y real" , dirigido a crear o conservar un mercado para esa clase de servicios cuando estamos ante un solo cliente identificado , del que, además, la actora forma parte (como titular de múltiples villas y del inmueble identificado como club social ), que desdibuja o matiza esa condición de operador ajeno en el mercado, con el que se concierta un contrato sin fechar, que esencialmente contempla labores de limpieza, mantenimiento y prevención , así como servicio de portería las 24 horas del día en la entrada del complejo, que dificultan su encaje en los servicios de "reparación" o "servicios de instalación" registrados en la MUEs

9. Servicios de la clase 35 ( servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todo ello relacionado con inmuebles, ayuda a dirección y explotación de negocios, servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación de empresas en el mercado inmobiliario)

9.1 En la contestación a la reconvención , se alega como que la explotación de un establecimiento turístico como el desarrollado implica la prestación de toda clase de servicios de administración, gestión, publicidad, relaciones públicas y marketing, al dar a conocer y comercializar en favor de sus clientes multitud de productos o servicios de terceros, a cambio de una comisión, en su web o con folletos ( por ejemplo , navegación en catamarán privado, excursiones en 4 por 4, practica de kitesurf o windsurf y otro tipo de excursiones) .

9.2 . No es aceptable la tesis de la reconvenida. El que en la web o en recepción se pueda contratar excusiones ofertadas por terceras empresas con sus propias signos no significa que la actora preste servicios de la clase 35 antes identificados De igual modo, que la gestión del negocio de alojamiento temporal necesite de publicidad o de labores de oficina, no convierte a la actora en una empresa prestadora de esos servicios a terceros en el mercado y para ello se sirva de su marca. El escaso peso argumental de la postura de la titular marcaria se revela en su escrito de oposición a la apelación, en el que omite cualquier alegación defensiva

10.Los servicios de la clase 39 (reservas y organización de transportes y viajes, asesoría y consultoría sobre viajes y para la planificación de rutas de viajes, coordinación de planes de viajes, información sobre viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de comunicación y mediante redes informáticas mundiales) .

10.1 Lo alegado por el reconvenido es que el explotador del establecimiento comercial organiza para sus clientes servicios de transporte entre el establecimiento y el aeropuerto (transfer) a través del enlace Triggle app y que remite a una página de contratación del servicio identificada con la marca BAHIAZUL ; página que permite también la contratación de excursiones por la isla ( doc CR-19 anexado a la contestación a la reconvención )

10.2 No resulta controvertido lo anterior, así como que el nomenclátor configura como subclase la "organización de servicios de transporte de pasajeros para otros a través de una aplicación online"o "proporcionando información sobre transporte", pero ello no deja de ser más que un servicio que se oferta al cliente del complejo turístico, como parte del mismo, no como una prestación a terceros ajenos. Esto es, no es realizada con la finalidad de crear y conservar un mercado en ese tipo de servicios. En definitiva, es un uso que no supera , en los términos expuestos, el umbral interno, accesorio y complementario del servicio de alojamiento turístico al que se dedica - a través de terceros- la actora

11. Servicios de la clase 41 ( educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, y en especial publicación de directorios relacionados con los viajes, información sobre entradas para espectáculos, reserva de espectáculos, producción de espectáculos en directo)

11.1 En la contestación a la reconvención - y reitera en esta alzada- la titular marcaria alega que el establecimiento extrahotelero se presta a sus clientes servicios cuya finalidad básica es el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas, al disponer de un gimnasio que está abierto al uso de los clientes y al que pueden acceder terceras personas previo pago de la correspondiente tarifa, y de igual modo servicios de Spa para relax o tratamientos estéticos ( no controvertido y documento CR-20 y C-21 de la contestación a la oposición , tarifas y servicios)

11.2 Frente al caso anterior, aquí no estamos sola ante la provisión a los clientes de los servicios propios de un gimnasio y actividades relacionadas con el mismo como uno más de los servicios del complejo turístico accesorio a lso servicios de alojamiento , ya que no se discute que se oferta también como prestación a terceros ajenos. Ello sí permite entender que el uso de la marca para identificar esto servicios es realizada con la finalidad de crear y conservar un mercado en ese tipo de servicios.

Por tanto este servicio sí permite afirmar que se usa para servicios de la clase 41, pero limitado a servicio de actividades deportivas , que son los que hace referencia los subepígrafes referidos por la apelada

En cambio, no procede el resto de servicios, pues el spa y los tratamientos invocados se ubican en la clase 44, comprensivo de los tratamientos de higiene y de belleza destinados a personas , sin que haya alegación alguna de realización con la marca de servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento o actividades culturales

12.Como recapitulación, la pretensión de caducidad por falta de uso ha de ser estimada en los términos siguientes:

- respecto de la marca nacional nº M 2722718 , denominativa BAHIAZUL (registrada para servicios de la clase 36 )

- respecto de la MUE nº 9335282, figurativa ( registrada para servicios de las clases 35,36 y 37 ) :

- respecto de la MUE nº 14423024, figurativa, la caducidad parcial respecto de la clase 39 y 41 , salvo actividades deportivas de la clase 41 , y por supuesto la clase 43, ya que no se discute que la marca figurativa Bahiazul Villas & Club Fuerteventura y el denominativo Bahiazul es utilizado por la actora para identificar el establecimiento turístico cuyos servicios hoteleros y de restauración comercializa en Fuerteventura.

QUINTO.- La infracción de las marcas de la actora

1.La sentencia, tras un extensa exposición de los criterios jurisprudenciales sobre el riesgo de confusión, realiza las siguientes extractadas consideraciones : (i) el público pertinente es el consumidor medio español y de la Unión Europea de servicios de alojamiento turístico, con un nivel de atención medio; (ii) los canales de distribución (agencias, redes sociales y venta online) coinciden; (iii) el signo de la demandada reproduce íntegramente el elemento "Bahiazul", que es elemento dominante en las marcas de la Unión Europea figurativas ; (iv) Bahiazul tiene una posición de autonomía dentro del signo de la demandada y puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, sin que el añadido "Veaco" desplace la referencia central a la marca anterior; (v) la marca y el signo de la demandada son prácticamente idénticos desde el punto de vista fonético y conceptual, resultando igualmente muy similares desde el punto de vista visual, ya que ambos emplean tonos azules, situando el término Bahiazul en el centro en un letra de tamaño mayor y con un color azul más marcado y mayor grosor, produciendo similar impacto visual. Concluye que "con servicios muy similares, canales coincidentes y alta similitud de los signos (reproducción íntegra del elemento distintivo previo), se estima el riesgo de confusión/ asociación ex art. 9.1.b) RMUE , y por tanto le existencia de infracción marcaria"

2.En el recurso la apelante lo primero que pone de manifiesto es que solo usa su signo (no registrado ) para identificar servicios de alojamientos turísticos lo que debe implicar la ausencia de infracción respecto del resto de servicios (clases 36, 35, 37, 39 y 41) y por ende de la marca nacional y de la Unión nº 009335282 , de modo que la cuestión debe limitarse a determinar si se ha producido la infracción de la marca de la Unión nº 014423024 para servicios de la clase 43 ( servicios de restauración y hospedaje temporal) , sin que comparta la conclusión judicial sobre el riesgo de confusión , en esencia , por las siguientes resumidas líneas argumentales , al margen de remitirse a lo indicado en su contestación a la demanda:

(a) en cuanto a la confrontación de los signos, (i) no usa aisladamente la palabra BAHIAZUL , siendo " VEACO" el identificador del origen empresarial de los servicios que presta , que no cabe reducir a "un algo" como dice la sentencia, utilizando la palabra "BAHIAZUL" con finalidad de informar a los consumidores de la ubicación de las villas en el Complejo BAHIA AZUL y (ii) el elemento dominante de las marcas de la actora "BAHIAZUL" es extremadamente débil, como revela el gran número de negocios en España que la emplean y otros operadores que alquilan villas en el Complejo , siendo absolutamente débiles otras palabras, VILLAS, CLUB FUERTEVENTURA, con remisión al dictamen pericial .

(b) sobre el público pertinente, extracta partes del "informe pericial" y considera que principalmente utiliza internet para sus reservas, tiene un nivel de atención y percepción alto, por lo que podría ser considerado "razonablemente atento" atendido a que se trata de una decisión de compra de alta implicación debido al valor económico, el riesgo percibido, la importancia de la experiencia asociada y las consecuencias a largo plazo (satisfacción o insatisfacción del consumidor)

(c) acerca de los canales de comercialización se produce principalmente on line, por medio de plataformas como Booking.com o Expedia.com o similares, sin que los gestores de estas plataformas confundan el origen empresarial de los servicios de alojamiento que se prestan en el Complejo BAHIA AZUL, habiendo efectuado reconocimientos a las mercantiles en litigio y realizado comparativas de las diferentes ofertas de un mismo destino, ofreciendo al consumidor las diferentes opciones correctamente posicionadas y diferenciadas. Añade que si las plataformas no confunden a estos empresarios que prestan sus servicios usando la palabra BAHIAZUL, no es posible que el consumidor al que se traslada las ofertas pueda confundirse: verá que existe un Complejo residencial de villas de lujo en la Urbanización BAHIA AZUL de Fuerteventura, comprobará que hay distintos operadores que las ofertan, sin que considere que se trata de una misma ofertante o que entre dichos operadores puedan existir vínculos jurídicos o económicos, al ser habitual en el ámbito de los alojamientos temporales la utilización de referencias geográficas añadidas a la identificación del origen empresarial

(d) la actora pretende monopolizar el alquiler de las villas del Complejo y dificultar la actuación de sus competidores al usar las palabras descriptivas BAHIAZUL y FUERTEVENTURA, y las genéricas VILLAS y CLUB, sin informar del origen empresarial de sus servicios, comercializando sus Villas turísticas como un "Resort Hotelero" o un "Hotel"

(e) al considerarse la existencia de riesgo de asociación, la sentencia se aparta de lo alegado por la parte actora en su demanda

Valoración del tribunal

3. La primera consideración que debemos hacer es que resulta ajeno al juicio de infracción marcaria las alegaciones vertidas sobre la estrategia marcaria y de marketing de la actora , máxime cuando esa actuación confusoria que se dice que desarrolla en el mercado no es objeto de reconvención por comportamiento desleal con arreglo a la LCD . De igual modo resulta inane el excuso final del recurso relativo a que , según la apelante, la demanda que da origen a litis no es más que la reacción de la actora a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Puerto del Rosario de 22 de junio de 2022, que declaró el incumplimiento contractual en que incurrió la actora con relación a un contrato de colaboración empresarial suscrito entre ambas y acordó la resolución de dicho contrato

4. La segunda consideración es que la sentencia no incurre en incongruencia alguna extrapetita por referir el riesgo de asociación. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( STJUE de 29 de septiembre de 1998, asunto Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( STJUE de 11 de noviembre de 1997, asunto Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV) .Por tanto no hay cambio en la causa petendi, además de que en la fundamentación jurídica, según se aprecia de los extractos jurisprudenciales invocados, no solo se sostiene la confusión directa sino también la generada por asociación

5.La tercera consideración es que no resulta acertada la técnica de remitirse en bloque a las alegaciones efectuadas en la instancia, ya que lo combatido en esta alzada es la resolución judicial, no la demanda, por lo que nos centraremos en lo dicho en el recurso

6. Aclarado lo anterior, es conocido que para la determinación del riesgo de confusión procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas registradas por el actor y el signo o signos usados en el tráfico mercantil por la demandada y la semejanza entre los servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre aquellos puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre los segundos o viceversa (STJUE Canon citada)

Y todo ello según la percepción del consumidor relevante o pertinente, que podemos identificar como el consumidor europeo de esos servicios de alojamiento turístico, y que , como propone el apelante, se sirve preferentemente de internet para sus reservas, y tiene un nivel de atención y percepción más elevado, ya que (i) estamos una elección o decisión que no se realiza todos los días , sino que viene ligada a los periodos de descanso vacacional y (ii) de un peso económico importante, que permita afirmar que actúa de forma más reflexiva que en otras decisiones de compra

7. Respecto de los servicios no le falta razón a la apelante de que la sentencia resulta incompleta , al no hacer referencia alguna a buena parte de ellos ,y limitarse a los de hospedaje temporal .

Que respecto de estos hay identidad o un grado elevado de semejanza aplicativa no lo viene a cuestionar la apelante. Pero que no la hay en el resto de servicios ( clases 35,36,37,39 y 41) tampoco parece haber duda, al ser servicios distintos, y respecto de los cuales resulta difícil predicar infracción por exigencia del principio de especialidad. Y ello al margen de que desde su solicitud de caducidad la marca nacional nº M 2722718 denominativa BAHIAZUL y la MUE nº 9335282, figurativa dejan de desplegar efectos, que impiden, desde esa fecha, apreciar infracción alguna de las mismas

8. En cuanto al cotejo de marcas y signos, nos limitaremos, por lo que acabamos de decir, a la marca figurativa MUE nº 014423024 y a los usos realizados por la demandada, que volvemos a reproducir , situando a la izquierda la MUE y a la derecha los signos de la demandada

8.1 En el caso de la MUE figurativa , sabido es que lo relevante en la impresión de conjunto producida por las marcas en su totalidad , pero ello ha de hacerse teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STGUE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)] , de modo que en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes, podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker C-334/05 y Nestlé/OAMI,C?193/06, citadas por la STJUE de 8 de mayo de 2014, asunto C-591/12, BIMBO DOUGHNUTS), sin que aquí resulte cuestionada en esta alzada la afirmación judicial de que el elemento dominante y que concentra la fuerza distintiva de la MUE es "BAHIAZUL"

8.2 .En el caso de los signos de la demandada, tanto en el figurativo como en el denominativo, es patente que "Villas" y "Fuerteventura" no aportan distintividad alguna (como ocurre con los mismo términos en la MUE) al identificar el objeto del servicio y su ubicación en una isla de Canarias.

En el caso del signo figurativo aunque no se puede menoscabar la fuerza distintiva de "Veaco"como parece que realiza la sentencia ( y al criticarla por ello lleva razón la apelante ), en lo que sí acierta es en reseñar que "Bahiazul" tiene una posición distintiva y autónoma en dicho signo figurativo. Aparece como un elemento relevante por su posición central y en letras más grandes que el resto de elementos denominativos, que provoca que resalte más. En consecuencia , podemos afirmar sin género de dudas, que "Veaco " no concentra en sí solo toda la fuerza distintiva del signo figurativo empleado por la demandada, de modo que los demás elementos pasen desapercibidos (como viene a sostenerse en el recurso) , dado que "Bahiazul" tiene una posición prevalente en ese conjunto, contribuyendo de forma decisiva a conformar su fuerza distintiva. Recordar al efecto que, tratándose de marcas figurativas, aunque el punto de partida es el conjunto y no sus componentes individuales ( STJUE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana), se suele predicar el predominio del elemento denominativo, dado que el consumidor medio suele conservar en la memoria con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado, sin que ello pueda elevarse a regla absoluta, dado que pueden concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de las marcas mixtas ( STJUE de 3 de septiembre de 2009, asunto C-498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación) ; circunstancias específicas que aquí no se aprecian , pues el elemento puramente gráfico incide en esa idea de una villa en el mar , sin que por ello su carga distintiva resulte especialmente alta

Correlato de lo anterior, al reproducir el signo figurativo de la demandada íntegramente el elemento dominante en la MUEs figurativa ( Bahiazul) en la forma indicada, podemos predicar entre la MUE y ese signo figurativo una similitud fonética, conceptual y visual, remarcada por el empleo de tonos azules.

En el caso de los signos denominativos, marginados "Villas" y " Fuerteventura " por lo antes dicho, lo que se produce es la adición a "Veaco" ( que recordemos es la denominación de la demandada) del término "Bahiazul" , de modo que , sin negar una similitud fonética, conceptual y visual al compartir un elemento, ciertamente el grado de semejanza es menor aquí porque evidentemente "Veaco" resulta decisivo en la conformación de su distintividad, atendida su posición en primer lugar, y que "Bahiazul", como se ha dicho, es un topónimo, al ser el nombre de un lugar (complejo residencial en el que se ubican las villas explotadas por los litigantes, entre otros operadores turísticos)

9. Acerca de la distintividad de la MUE de la actora , no consta una distintividad superior a la normal , como se arroga la actora en la demanda. No basta al efecto un reconocimiento del establecimiento turístico en plataformas de comercialización de alojamientos turísticos por internet, como Tripadvisor, o por turoperadores como Tui o reunir los requisitos de sello de calidad de concesión administrativa cuando , que en todo caso solo consta lo primero que ha sido puntual (en 2023) y no se explica que resulte excepcional , al desconocerse qué número de empresas gozan de tales distintivos insuficientes per se para adverar un grado superior de conocimiento de la MUE, pues también acredita tales reconocimientos de iguales operadores turísticos la demandada. Igual ocurre con el premio del Cabildo insular referido en la demanda

Tampoco compartimos el parecer del apelante de que el elemento dominante de las marcas de la actora "BAHIAZUL", que se replica por la demandada , resulte extremadamente débil porque (a) un gran número de negocios en España la emplean y (b) se sirven de ella otros operadores que alquilan villas en el Complejo

Respecto de lo primero, es conocido que para predicar la degradación de la fuerza distintiva de las marcas prioritarias no basta la mera alegación de que otros negocios en España se identifican con el término de la marca . Así, las SSTGUE de 3 de julio 2003 (asunto José Alejandro SL /OAMI( Budmen) y 11 de mayo de 2005 ( asunto GRUPO SADA" vs OAMI (Sadia, S.A) enseñan que la mera cita de una lista de búsquedas sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos/servicios, a estos efectos no es bastante, criterio seguido por este tribunal en precedentes ocasiones como en la sentencia de 21 febrero 2013 (asunto joyería Suárez). Aquí no todos son servicios de alojamiento turísticos y no se analizan los composición de los signos empleados

En cuanto a que lo segundo , que otros operadores que explotan villas en el Complejo se sirvan de ese término, ello hace referencia más bien a la polisemia de esta expresión. No solo puede ser considerada una expresión de fantasía, que para los hispanohablantes resulta ser sugestiva de proximidad al mar, por ser el fruto de la síntesis de "bahía" y "azul", sino que también constituye un topónimo, al designar un lugar: el complejo residencial o urbanístico en el que están ubicadas las villas explotadas por los litigantes, y otros operadores en ese mercado

10.Esto último engarza con el hilo argumental de la recurrente según el cual lo que se pretende por la actora es monopolizar el alquiler de las villas del Complejo y dificultar la actuación de sus competidores con la exclusiva de palabras descriptivas como BAHIAZUL , lo cual conecta con lo dicho al tratar de la nulidad absoluta acerca del uso por la demandada y otros operadores del signo BAHIAZUL conjuntamente con otro signo identificativo del origen empresarial, y en la que ya anunciamos que ello podría tener relevancia en sede de infracción, en el que se vuelve a incidir en esa idea

Lo primero que debemos aclarar es que una cosa es pretender la exclusiva sobre un signo y otra distinta monopolizar una actividad. Lo primero en nada impide a la demandada y otros operadores llevar a cabo su actividad de explotación turística de las villas, si bien con un distintivo distinto

Centrado en el uso de "BAHIAZUL" como parte de los signos de la demandada (figurativos y denominativos) , la validez de la MUE no impide que entre en juego el límite de la misma previsto en el artículo 14. 1 letra b) del Reglamento según el cual «1. Una marca de la Union no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Este precepto esta llamado precisamente a resolver los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta, total o parcialmente, por un nombre geográfico, y lo que garantiza a terceros es el uso de tal nombre geográfico no como marca, sino de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que el uso de esta se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ( STJUE de 4 de mayo de 1999, asuntos C-108/97 y C-109/97, Chiemsee) .Como resalta la STJUE de 17 de marzo de 2005 (asunto C-228/03, Gillette) «29 "Es preciso señalar que, mediante la limitación de los efectos de los derechos de que el titular de una marca goza en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104 , el artículo 6 de dicha Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (véanse, en particular, las sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p . I-905, apartado 62, y de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02 , Rec. p. I-691, apartado 16)».

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el requisito de las «prácticas leales» constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (sentencias BMW, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 24, antes citadas), que sintetiza la citada sentencia Gillette al indicar que el uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando « en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca (sentencia BMW, antes citada, apartado 51).

43. Además, dicho uso no debe afectar al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca. (sentencia BMW, antes citada, apartado 52).

44. Por otra parte,[...] cuando desacredita o denigra dicha marca.

45. Por último, en el caso de que el tercero presente su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena, dicho uso no será conforme a las prácticas leales

Se trata, en definitiva , de un uso desleal porque, por la forma en que tiene lugar, violenta las funciones de las marcas, que no se limitan a la esencial de indicadora de origen , pues también tutela otras , como garantizar la calidad del producto o servicio , o las de comunicación , inversión o publicidad , según resuelve el TJUE en la sentencia de 18 de junio de 2009 (asunto L'Oréal) en un caso de marcas renombradas, y se consolidada en ulteriores sentencias ( entre otras, la de 23 de marzo de 2010, asunto Google, o la de 25 de marzo de 2010, asunto BergSpechte enlaces patrocinados)

11 . En el caso del signo figurativo atendida la interdependencia entre los factores relevantes, la similitud con la MUE , que es de grado elevado o medio cuanto menos al replicar el elemento dominante Bahiazul , unido a la identidad o alta semejanza aplicativa en los servicios de la clase 43 , nos permite confirmar la concurrencia de riesgo de confusión para el público pertinente, que puede creer equívocamente que los servicios distinguidos con el signo usado por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la MUE de la actora que existe algún tipo de vinculación entre las empresas.

Aquí no resulta creíble que la demandada se sirva de "Bahiazul" para describir el lugar donde se ubican sus villas. Aparece especialmente destacado, de modo que viene a opacar en buena parte a "Veaco" , por lo que el consumidor centrará su atención aquél y no lo apercibirá como indicativo del lugar donde están las villas, sino propiamente como distintivo de esos servicios. Esto es , se usa como marca y no como descriptivo de su origen geográfico. Pero es que en todo caso ese uso no es conforme a las prácticas leales en materia comercial. La propia apelante lo que afirma es que este sector de alojamientos turísticos y hotelero, en general, lo habitual es que al elemento identificador del origen empresarial -que es nuclear y normalmente por ello aparece resaltado o en primer lugar - se añada una referencia geográfica, que no deja de ser accesoria y secundaria. Ello no acontece en el caso del signo figurativo usado por la demandada

Ello es así aunque admitamos que el público pertinente tiene un nivel de atención y percepción más elevado , que no impide desechar el riesgo de confusión cuando aprecia que los mismos servicios se prestan por operadores compartiendo en sus signos distintivos el mismo elemento destacado a título de marca y no como indicativo de un lugar

Tampoco el que los canales de comercialización sean compartidos excluye ese riesgo. Lo determinante no es que los gestores de estas plataformas confunden el origen empresarial de los servicios de alojamiento, dado que no son los consumidores relevantes. Y no resulta aceptable el silogismo propuesto por la recurrente antes recogido, que parte de un presupuesto ( uso de BAHIAZUL como referencia geográficas añadida a la identificación del origen empresarial ) que no concurre en el caso de la marca figurativa

12. Distinta es la respuesta en el caso de los signos meramente denominativos .Si prescindimos de "Villas" y " Fuerteventura " , según hemos explicado, lo que tiene lugar es la adición a "Veaco" de "Bahiazul". El primero no solo es el denominativo de la sociedad demandada, sino que es el término con el también explota otras villas ( Veaco Beach ) . Como hemos dicho aquí "Veaco" resulta determinante en la conformación de la distintividad del conjunto , atendida su posición en primer lugar, y que "Bahiazul" resulta ser un topónimo, al identificar el lugar (complejo residencial) en el que se ubican las villas así identificada . Igual ocurre con otros operadores turísticos que explotan villas en el mismo complejo

A diferencia del caso anterior, aquí sí resulta atendible la alegación de que "Bahiazul" se usa no como marca, sino para describir el lugar donde se ubican sus villas, esto es , de manera descriptiva como indicación relativa al origen o localización geográfico. Estamos, pues, ante un uso que no se puede prohibir por el titular marcario , pues no consta violentada la función esencial - única identificada en la demanda - y ser en este caso conforme a las prácticas leales en materia comercial, al ajustarse a lo que es frecuente en el sector, que es añadir al elemento identificador del origen empresarial colocado en primer lugar (aquí Veaco) una referencia geográfica ( Bahiazul) .Así, sentencia de este Tribunal de 21 de septiembre de 2015 en el asunto (Catalonia Sagrada Familia )

«En una marca compuesta, el primero de los signos es el que mayor impacto causa en el consumidor medio quien además percibe que su inserción en la marca de un hotel viene a identificar a una cadena de hoteles. La adición del término "SAGRADA FAMILIA" es la forma con la que habitualmente se designa a la ubicación del hotel: la ciudad o la proximidad a un determinado lugar conocido de una ciudad.

No es aplicable al presente caso la doctrina jurisprudencial contenida en las SSTJUE de 6 de octubre de 2005 (MEDION/THOMSON ) y de 8 de mayo de 2014 (DOGHNUTS/BIMBO DOUGHNUTS) porque al incorporar en la marca compuesta impugnada el término "SAGRADA FAMILIA" éste carece de una posición autónoma y distintiva por su carácter evocativo o descriptivo de la ubicación del hotel y por su escasa fuerza distintiva».

13.Por tanto, debemos confirmar la declaración de infracción y las condenas aparejadas relativas uso del signo figurativo

sin entrar en su contenido al no ser objeto de esta alzada, pero no respecto de denominativo "Veaco bahiazul" , acompañado o no de "Villas " y "Fuerteventura ",

SEXTO.-Las costas de la primera instancia

1.La sentencia impone las costas de la demanda principal al demandado al entender que ha sido sustancialmente estimada, al declararse la infracción de las marcas de la actora y la procedencia de las acciones de cesación, remoción y prohibición, así como del derecho a indemnización conforme al artículo 43.5 LM, sin perjuicio de que no se haya estimado la pretensión de competencia desleal , lo que , a su entender, no altera las consecuencias de la conducta infractora plasmadas en el fallo

2.En la alegación primera del recurso se impugna tal imposición de costas, ya que la desestimación de las acciones por competencia desleal ejercitadas acumuladamente implica, a su entender, la estimación parcial de la demanda, con invocación de la sentencia nº 29/25, de 17 de enero de este Tribunal de Marcas de la Unión Europea que dice la desestimación de las acciones de competencia desleal es relevante a los efectos de costas cuando

« afecta a un frente jurídico distinto al estrictamente marcario no formulado de modo subsidiario ni alternativo, que requiere de un fundamento específico, aunque coordinado fácticamente con las acciones que sustentan las pretensiones marcarias, pero que obliga en todo caso a un posicionamiento específico al demandado que enfrenta tal pluralidad de pretensiones con consecuencias jurídicas y económicas distintas en cada caso, lo que debe valorarse, a efectos de costas procesales, como un hecho procesal relevante a los efectos de considerar que la desestimación de las pretensiones vinculadas a las acciones de competencia desleal implican no una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido -que sí justificaría la sustancialidad a los efectos del art. 394.1 LEC -, sino una parcial estimación de la demanda a los efectos del art. 394.2 LEC ".

Valoración del Tribunal

3.Al margen de que aquí también se pide la tutela frente a actos de competencia desleal por entender que a la infracción marcaria se unen otras circunstancias de hecho no contempladas en esta legislación, que justifican la aplicación acumulada de la Ley de Competencia Desleal, el motivo pierde en buena parte su sentido ,pues en todo caso resulta que la estimación de la demanda no es plena desde el momento en que se desestima respecto de algunas de las marcas indebidamente invocadas como infringidas , así como respecto del alcance . En consecuencia se deja sin efecto esa condena

4.En cuanto a las costas de la reconvención , también debe decaer la condena y han de ser soportadas por cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad al ser parcial la estimación , por la declaración de caducidad de alguna de las marcas cuestionadas

SÉPTIMO .- Las costas de la segunda instancia

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación ( art 398.2 LEC) .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.La demanda presentada por DESARROLLO INMOBILIARIO BAHIA AZUL SL ( en adelante DESARROLLO INMOBILIARIO ) tiene por un doble objeto: de una parte, la protección con arreglo al art 9.2 del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE en abreviatura) y articulo 34 y 41 y ss. de la Ley de Marcas ( LM en abreviatura) de las marcas siguientes de las que es titular :

- Marca nacional nº M 2722718 , denominativa solicitada el 14.7.2006 y registrada el 28.2.2007 ( trasmitida después a la actora ) para servicios de la clase 36 : Servicios inmobiliarios

- Marca de la Union Europea nº 9335282, figurativa , solicitada el 26.8.2010 y registrada el 17.1.2011 para servicios de las clases siguientes:

35.Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todo ello relacionado con inmuebles, ayuda a dirección y explotación de negocios, servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación de empresas en el mercado inmobiliario

36 Servicios de administración, arrendamiento y corretaje de bienes inmuebles, agencias inmobiliarias , agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); alquiler de apartamentos; servicios de tasaciones de bienes inmuebles, servicios de seguros ; negocios financieros ; negocios monetarios

37 Construcción , reparación ; servicios de instalación

- Marca de la Unión Europea nº 14423024, figurativa, solicitada el 30.7. 2015 y registrada el 29.12.2015 para servicios de las clases siguientes

39 reservas y organización de transportes y viajes, asesoría y consultoría sobre viajes y para la planificación de rutas de viajes, coordinación de planes de viajes, información sobre viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de comunicación y mediante redes informáticas mundiales.

41 educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, y en especial publicación de directorios relacionados con los viajes, información sobre entradas para espectáculos, reserva de espectáculos, producción de espectáculos en directo.

43 servicios de restauración y hospedaje temporal, y en especial reserva de alojamiento temporal, reserva de restaurantes, alquiler, facilitación y organización de alojamientos temporales; información en línea sobre reservas de alojamientos temporales.

Por otra parte, de forma acumulada pide la tutela frente a actos de competencia desleal por confusión, al entender que a la infracción marcaria se unen otras circunstancias de hecho no contempladas en esta legislación, que justifican la aplicación acumulada de la Ley de Competencia Desleal

En extracto expone que es propietaria o arrendadora de diversas villas y inmuebles donde se sitúa la recepción, restaurante y spa en Fuerteventura que explota como un establecimiento de alojamiento turístico denominado "Bahiazul Villas & Club Fuerteventura", que ofrece a sus clientes no sólo alojamiento sino también otros servicios complementarios tales como recepción, spa, restauración, gimnasio, etc. y que , a su entender, goza de un prestigio y reconocimiento en el mercado

Aduce que la mercantil demandada gestiona y comercializa para su ocupación temporal 12 Villas en la misma comunidad de propietarios donde se sitúa el establecimiento de la actora, además de otras villas en otros emplazamientos de Fuerteventura. Promociona y comercializa sus servicios para toda la actividad de la compañía ( según la actora) con la denominación "Veaco Bahiazul " "Villas Veaco Bahiazul" , con el añadido en ocasiones de " Fuerteventura " o con el signo figurativo

Considera que esta utilización de la denominación "Bahiazul" por parte de la demandada es apta para generar riesgo de confusión con los servicios de la actora

Añade que la demandada, a pesar de ser un puro gestor o comercializador de alojamiento en Villas individuales o aisladas ( viviendas vacacionales en la legislación autonómica administrativa) , se presenta en su web como titular un establecimiento hotelero o similar.

Finalmente, refiere la mala fe de la demandada , ya que en 2019 había suscrito un acuerdo de colaboración empresarial con la actora en la que asumió y aceptó que la marca Bahiazul Villas & Club Fuerteventura era una marca registrada, titularidad exclusiva de la demandante, que después de la ruptura negocial no puede negar

2. La demandada se opone a la existencia de infracción marcaria y de acto de competencia desleal por confusión . En síntesis, sus líneas defensivas son (a) que no usa las marcas Bahiazul, al distinguir los servicios alojativos que gestiona utilizando como elemento distintivo VEACO y como elemento descriptivo, de localización dentro de Fuerteventura, BAHIAZUL, que es el nombre de un complejo residencial, sito en la localidad de Corralejo; (b) la existencia de limitaciones del derecho de marca, ex art. 37.1. y 2b LM y art. 14.b.1 y 2 RMUE; (c) la coexistencia pacífica de signos con la partícula BAHIAZUL, con invocación de actos propios de la actora ; (d) que la utilización de la denominación BAHIAZUL no es apta para generar riesgo de confusión con los servicios de la actora y ( e) la ausencia de la mala fe imputada

Además formula reconvención en el que pide la falta de validez de las marcas de la actora por los siguientes motivos: 1º) nulidad de las marcas por falta de distintividad, con arreglo al art. 51.1.a y 5.1.b LM y arts. 59.1.a y 7.1.b RMUE., al resultar descriptivas; 2º) nulidad de las marcas por componerse exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica u otras características de los servicios, ex arts. 51.1.a y 5.1.c LM y arts. 59.1.a y 7.1.c RMUE; 3º) caducidad de la marca española n.º M2722718, registrada para servicios inmobiliarios de la clase 36 , y de la Marca Unión Europea n.º 009335282, registrada para la clase 35, 36 y 37 y de Marca de la Unión Europea n.º 014423024 respecto de los servicios de las clases 39 y 41 , en todos los casos por falta de uso, ex arts. 54.1.a y 57 LM y 58.1.a) RMUE, ya que únicamente acepta el uso, por parte de la actora, de esta última marca para servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, con negación del uso de las marcas Bahiazul para el resto de clases

3. La sentencia, después de reflejar las pretensiones de las partes y marco legal , desestima la reconvención al no apreciar las causas de nulidad absoluta y caducidad invocadas y estima el riesgo de confusión/ asociación ex art. 9.1.b) RMUE, y por tanto le existencia de infracción marcaria invocada por la parte demandante, sin que, al no apreciar una faceta o dimensión anticoncurrencial añadida, acoja la acción de competencia desleal , con los pronunciamientos declarativos y de condena a las cesación, remoción, destrucción e indemnización contenidos en el fallo reproducido ut supra y al pago de las costas procesales

4.Disconforme con esta sentencia apela la demandada, por siguientes extractados motivos: 1º) Indebida imposición de las costas , al ser parcial la estimación de la demanda, por desestimación de las acciones por competencia desleal; 2º) indebida desestimación de la nulidad y caducidad de las marcas de la actora , cuya petición reiteración , con denuncia de la falta de valoración de la prueba pericial ( motivos segundo a sexto) y 3º) la inexistencia de infracción de marcas por (a) no llevar a cabo servicios de las clases 36, 35, 37, 39 y 41 y (b) respecto de la marca de la UE nº14423024 para servicios de la clase 43 (servicios de restauración y hospedaje temporal), al no existir riesgo de confusión, sin que se puede apreciar riesgo de asociación, no alegado por la parte actora en su demanda

5. La parte demandante se opone por estimar infundados estos motivos e interesa la confirmación de la sentencia, por considerarla ajustada a derecho

6. Anticipamos que no seguiremos necesariamente el orden de los motivos , sino que, por razones lógicas, el relativo a las costas se resolverá en último lugar, y los demás se agruparán en lo preciso para evitar inútiles reiteraciones.

Asimismo, su debida comprensión aconseja que, sin perjuicio de su complementación al analizar los distintos motivos, dejemos constancia en este momento de los datos fácticos esenciales que enmarcan la controversia, referidos al complejo residencial "BAHIAZUL" y a la actividad de la actora y demandada en el mercado, que se desprenden de las alegaciones no controvertidas de las partes y de la abundante documental aportada, que si no se dice lo contrario, se entiende referida a la acompañada en la demanda

6.1 El complejo residencial "BAHIAZUL"

Bahiazules el nombre de un complejo residencial promovido en 2007 por una sociedad de cuya segregación parcial se crea la actora, sito en la localidad de Corralejo, perteneciente a la isla de Fuerteventura, en que se integran una pluralidad de villas ( 147 según indica la demandada) , cada una de las cuales es una finca jurídica y registralmente independiente susceptible de utilización separada e independiente unas de otras, así como locales comerciales ( lo que denomina la demandada "club social") . Complejo sobre el que se encuentra constituida la Comunidad de Propietarios Bahía Azul. El nombre del complejo se aprecia desde la entrada al mismo, en la garita de acceso y desde 2007 se identifica como BAHIAZUL ( no controvertido, y doc.55, 56 y doc. nº 2 y 3 de la contestación).

En su inicio las villas que integraban la promoción fueron comercializadas como viviendas de uso estrictamente residencial. Diversas modificaciones normativas hicieron posible el cambio de uso de las viviendas construidas de uso residencial a turístico. En un primer momento la legislación administrativa permitía esa explotación turística en la modalidad de "establecimiento turístico de uso extrahotelero tipo villa " que exigía el concepto de unidad de explotación. Con posterioridad, cambios normativos hicieron posible la explotación individual de Villas como alojamientos no integrados dentro de una unidad de explotación, con la categoría de "Viviendas Vacacionales" (no controvertido)

En el Complejo Bahiazul convergen varios operadores que explotan turísticamente las villas , además de los litigantes ( no controvertido) .

6.2 La actividad de la actora

La actora es propietaria o arrendadora de diversas villas ( en total 89 ) y otros inmuebles o locales sitos en ese complejo residencial, que destina a recepción, restaurante, gimnasio y spa, y que conforman una unidad de explotación, administrativamente clasificada como "establecimiento extrahotelero alojativo tipo villa" ( no controvertido y docs. nº 10, 11, 11 bis y 12), que se sirve de la página web www.bahiazul.com ( doc. nº 13, 14 y 14 bis).

Fue la primera, y durante mucho tiempo, la única empresa capaz de garantizar el principio de unidad de explotación y, por tanto, la única que desarrolló la explotación turística en el complejo residencial hasta el cambio de normativa (no controvertido)

6.3 La actividad de la demandada

La mercantil demandada explota para su ocupación temporal villas turísticas ubicadas en distintos zonas de Fuerteventura, sirviéndose para ello de la web www.villasveaco.com ( no controvertido y documento nº 37, 38, 39 y 40). Entre ellas 12 villas están localizadas en el complejo residencial BAHIAZUL y que se explotan de forma individual - no integrados dentro de una unidad de explotación - con la categoría de Viviendas Vacacionales.

En su día la actora y demandada concertaron un acuerdo de colaboración comercial fechado el 1 de mayo de 2019 ( doc. nº 56), por el que la actora permitía a la demandada explotar las villas cuya gestión tenía encomendada bajo la cobertura de la licencia administrativa titularidad de la actora , a cambio de una retribución económica, y que habilitaba a los clientes de la demandada s acceder al restaurante, SPA, gimnasio, etc. en las mismas condiciones que los clientes de la demandada . En su estipulación Undécima se decía "En ningún caso las cláusulas del presente contrato suponen la cesión o transmisión de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de los colaboradores. Especialmente la marca Bahiazul Villas & Club Fuerteventura que es una marca registrada propiedad de BAHIAZUL"

El cumplimiento de dicho contrato motivó un litigio entre las partes, que concluyó con sentencia que declaró su resolución por incumplimiento de la aquí actora , sin que conste su firmeza ( doc. nº 57 de la contestación)

SEGUNDO. La nulidad de las marcas de la actora por falta de distintividad

1. La sentencia descarta la nulidad pretendida con la siguiente extractada argumentación : «[...] la Marca nacional denominativa (nº M 2722718 ES) "Bahiazul" figura registrada por la parte demandante para la clase 36 de la Clasificación de Niza, para los servicios inmobiliarios, que no incluye los servicios de alojamiento y explotación turística, es decir, lo servicios que la parte demandante entiende que se confunden con el signo de la actora.[...]

Por otro lado, el hecho de que el elemento dominante de las marcas de la parte actora "Bahiazul", se integre en una comunidad de propietarios denominada Bahía Azul no excluye per se el carácter distintivo del referido signo

La misma conclusión se alcanza respecto de "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura". En una apreciación global, y partiendo de que la actora ostentaba derechos previos sobre "Bahiazul" la posterior extensión a "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura" no presenta un carácter meramente descriptivo intrínseco»

2. En el recurso se insiste en la nulidad de las marcas por falta de carácter distintivo, al componerse, a su entender, de elementos que carecen de distintividad para atribuir un origen empresarial, con especial mención al informe pericial aportado, ignorado en la sentencia apelada, y que viene a reproducir en sus particulares que estima convenientes. Aunque no menciona su fundamentación jurídica , como sí hacia la reconvención, se sobreentiende que pide su declaración de nulidad ex arts. 51.1.a y 5.1.b LM y arts. 59.1.a y 7.1.b RMUE

La idea central es que las marcas de la actora son una combinación de términos puramente genéricos y descriptivos, que permite catalogarlas como descriptivas . "BAHIAZUL" , que en la marca denominativa es el elemento único y las figurativas el principal o destacado, resulta ser el nombre del complejo residencial en que se ubican villas o apartamentos destinados por varios operadores (entre ellos, los aquí litigantes) a alojamiento turístico, que no es propiedad de la actora, gestionado por una Comunidad de Propietarios que usa profusamente la palabra BAHIAZUL , que también es utilizada por diferentes empresas operadoras de villas turísticas y vacacionales dentro del Complejo Residencial. Además, refiere que es una palabra vulgar que en España identifica negocios de todo tipo. En cuanto al resto de elementos denominativos de las marcas figurativas (FUERTEVENTURA, VILLAS y CLUB) carecen de distintividad alguna, sin que las marcas hayan adquirido distintividad adquirida, extremo no alegado en ningún momento

Afirma que el consumidor no establece ninguna relación de las marcas con un origen empresarial, y que sí se establece con un origen geográfico o localización específica.

Expone que la demandada , como otro operadores, usan BAHIAZUL, pero siempre y conjuntamente con el signo identificativo del origen empresarial ( VILLAS VEACO BAHIAZUL en su caso)

Valoración del tribunal

3. Es motivo de denegación del registro, después elevado a causa de nulidad ( art 59.1 a) RMUE), que la marca carezca de carácter distintivo ( art 7.1 b).De igual modo en caso de las marcas nacionales ( art 51.1.a y 5.1.b LM). Tal carencia implica que el signo no sirve para cumplir la finalidad esencial de la marca. En palabras de la STJUE de 29.4.2004 ( asuntos C?468/01 P - C?472/01 P Procter & Gamble Company) «El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº40/94 significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas [...] »

En la citada sentencia se aclara cómo debe apreciarse tal distintividad «Dicho carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz »

Un grado mínimo de carácter distintivo resulta suficiente para evitar la aplicación de esta prohibición absoluta ( STGUE de 27.2.2002 o más reciente de 3.4.2019, T/555/18)

4. En nuestra sentencia 105/2025, de 27 de junio ya apuntamos que es preciso diferenciar entre la causa de nulidad del art. 7.1.b) y la del art. 7.1.c) RMUE, por más que ambas tienen un sustrato común al referirse a signos inapropiados para cumplir con la función de origen.

Aunque el recurso duplica las alegaciones o motivos impugnatorios, el argumento-fuerza del apelante en este y el motivo siguiente es básicamente el mismo : el elemento único , o nuclear en otro caso, de las marcas de la actora - BAHIAZUL- no viene a indicar un origen empresarial del servicio, sino un lugar geográfico o la localización específica del mismo, lo cual entendemos que es más propio de la nulidad pretendida al amparo del art 7.1c) RMUE , esto es , de resultar el signo descriptivo al proporcionar al público información, no del origen empresarial, sino de características de los servicios, como su localización

5. Sin perjuicio de lo que resolveremos al dar analizar la alegación relativa al art 7.1 c) RMUE ( y el correlativo art 5.1 b) LM en el caso de la marca nacional) , en la que daremos respuesta a la trascendencia que puede tener que BAHIAZUL identifique el complejo residencial en el que se ubican las villas explotadas por los litigantes, en lo tocante a la carencia de distintividad debemos desechar la aplicación del art 7.1 b) RMUE y el equivalente art 5.1 b) LM respecto de las marcas nacionales por las siguientes razones, que exponemos con ánimo de exhaustividad

En primer lugar, la ausencia de carácter distintivo no es in abstracto , sino que debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos para los que se ha concedido el registro; análisis particularizado en relación con los servicios registrado que no efectúa la apelante, sin que ello deba ser suplido por el Tribunal

En segundo lugar , aunque admitamos que el término BAHIAZUL puede considerarse para los hispanohablantes una forma sintética y abreviada de las palabras "bahía " y " azul", ello no significa que carezca de carácter distintivo para los servicios de las clases 35,36,37,39,41 y 43 registradas. No hay dato alguno que permita afirmar que el público relevante, que es el consumidor medio de tales servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y además no limitado en el caso de las MUEs al público español, no puede identificar con ese término esos concretos servicios prestados por un operador en el mercado y distinguirlos de otros, por más que "Bahia" en español resulte ser un accidente geográfico (entrada natural de mar en la costa, de extensión considerable pero generalmente menor que la de un golfo) y "azul" un color , dada la desconexión conceptual de esas palabras con esos servicios, por lo que esa fórmula sintética - y ya por ello creativa - "bahiazul" resulta perfectamente hábil para signarlos. Dicho de otra manera, no estamos ante una palabra carente de carácter distintivo porque resulte ser utilizada con tanta frecuencia en ese tipo de servicios que haya perdido su capacidad de distinguirlos. El que se use puntualmente por otros operadores para servicios, alguno además ajenos a los registrados por la actora (que es lo probado por la demandada) resulta irrelevante a los efectos del art 7.1 b) RMUE , y el correlativo art 5.1 b) LM

Es más, en el propio dictamen pericial de la demandada , al que después haremos referencia, a lo sumo se indica que podría ser sugerente en la categoría de "alquiler de villas vacacionales" , en el sentido de que puede evocar imágenes o sensaciones (mar, bahía, tranquilidad). Y como tal término sugestivo en ese concreto servicio - en la mejor de las hipótesis para la apelante - supera el test del art 7.1 b) RMUE

A la vista de lo anterior resulta irrelevante plantearnos si el resto de elementos denominativos de las marcas figurativas (FUERTEVENTURA, VILLAS y CLUB) carecen de distintividad para todos los servicios registrados

6. Por agotar nuestra respuesta, el resto de alegaciones vertidas en este motivo del recurso resultan inanes

6.1 En primer lugar, en cuanto a la falta de valoración por la juez a quo de la prueba pericial aportada con la contestación-reconvención, olvida la apelante que la afirmación de un hecho como probado es el resultado de la valoración conjunta y libre del material probatorio, más allá de un medio concreto de prueba. Por todas, STS 241/2013, de 9 de mayo.

En consecuencia, el solo dato de que la sentencia no haga mención a una prueba aportada o propuesta por la parte no supone ni quiebra del art 218 LEC ni error en la valoración de la prueba necesariamente. No es preceptiva su mención si se considera que no aporta nada relevante, de manera que ello, por supuesto, no genera indefensión alguna. Por todas, la STS de 9 de mayo de 2016.

Pero es que si observamos el dictamen pericial, es cuestionable que merezca tal cualidad. El mismo se titula "Dictamen pericial técnico sobre la distintividad de las marcas "Bahiazul" y "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura" titularidad de la empresa Desarrollo Inmobiliario Bahía Azul S.L., análisis de las estrategias de creación de marcas en el ámbito de alojamientos turísticos y evaluación del riesgo de confusión entre las marcas "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura" y "Villas Veaco Bahiazul" en su sector de actividad y en sus canales de comercialización"y es elaborado por Leonardo, codirector del grupo de investigación MarketingGroup Business Research y profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid .Tras su lectura comprobamos que su objeto es esencialmente jurídico, al versar, en lo que aquí interesa, sobre la concurrencia de una causa de nulidad de marcas por falta de distintividad o su carácter descriptivo. No parece, pues, que estemos ante un tercero que aporta al proceso conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valoras aspectos fácticos relevantes, como prevé el art 335LEC, sino ante un dictamen emitido sobre una cuestión jurídica , que no precisa prueba , al no estar en el caso de un derecho extranjero ( art 281.1 y 2LEC).

Aunque no parece que la parte actora recurriera su admisión en la audiencia previa , ello no impide que este tribunal, en uso de la soberanía que tiene para apreciar la actividad probatoria practicada ( art 456 LEC y SSTS 1 de octubre de 2012 o 4 de diciembre de 2015, entre otras) no la valore como pericial, al carecer de tal condición según criterio jurisprudencial reiterado recogido en la STS 1427/2024, de 30 de octubre, con remisión a la sentencia 477/2017 de 20 julio, citada en las sentencias 554/2021, de 20 de julio, y 578/2021, de 27 de julio. Otra cosa son los contenidos o datos no jurídicos que pueda contener, que sí pueden ser valorados , como nos recuerda la reciente STS 447/2024, de 3 de abril , que tras decir que " no corresponde al perito realizar valoraciones jurídicas, pues eso es competencia del tribunal, aunque en ocasiones la frontera no es muy nítida, sobre todo cuando la valoración técnica se refiere a uno de los requisitos o presupuestos que justifican la aplicación de la regla jurídica con la que se pretende resolver la cuestión controvertida"añade que " en cualquier caso, si el informe contiene valoraciones jurídicas, como denuncia el motivo cuarto, ello no conlleva necesariamente la nulidad del informe pericial, sino que entra dentro de la función del tribunal quedarse con la aportación de la información y las valoraciones técnicas, y reservarse la valoración jurídica". Dado que aquí el contenido esencial del dictamen es jurídico hasta el punto de que el argumentario del recurso lo que viene es a reproducirlo, acierta la jueza de instancia al omitir valorarlo como medio de prueba.

6.2 En segundo lugar, y conectado con lo anterior, las referencias del dictamen pericial - y del recurso por extensión - a la ausencia de "secondary meaning"o distintividad adquirida de las marcas resultan prescindibles desde el momento en que ello siquiera ello es alegado por la demandante

6.3 Finalmente, en tercer lugar, resulta fútil e intrascendente en esta sede de todo lo relativo al uso por la demandada y otros operadores del signo BAHIAZUL conjuntamente con otro signo identificativo del origen empresarial. Ello podrá tener relevancia en sede de infracción, pero aquí no se trata de ver cómo se utiliza el signo por otros operadores , sino si el signo registrado como marca por la actora es o no hábil para cumplir su función identificadora de los productos/servicios para los que se ha registrado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y por tanto, poder atender la función distintiva de estos de los de otras empresas

TERCERO.- La nulidad de las marcas de la actora por componerse de signos o indicaciones que designan la procedencia geográfica u otras características de los servicios

1. La sentencia, que viene a asumir que la palabra "Bahiazul" hace referencia al nombre de la comunidad de propietarios en la que se incluyen las villas destinadas a alquiler turístico, a la que se añade el término de Fuerteventura, refiriéndose al lugar en el que se prestan los servicios , rechaza la nulidad con el siguiente argumentario : « el hecho de que una o dos palabras aisladas de la marca completa registrada "Villas & Club Bahiazul Fuerteaventura" haga referencia al lugar en el que se prestan los servicios, no permite concluir que, tras su combinación con otras palabras, especialmente en este caso al tratarse de una marca compuesta, atribuya un carácter singular y especifico al signo, más allá de ser un mero indicador de la localización en la que se prestan los servicios.

Por el contrario, la combinación de las distintas palabras Villas&Club con la marca nacional de la actora "Bahiazul" y la isla en la que se prestan los servicios, le otorga carácter singular, no provocando una impresión de indicación geográfica »

2.El recurso reitera la solicitud de nulidad de las marcas con arreglo a los arts 51.1.a y 5.1.c LM y arts. 59.1.a y 7.1.c RMUE, al considerar que el elemento dominante de los signos de actora " BAHIAZUL" sirve para señalar la procedencia geográfica, la ubicación, de las villas donde se prestan los servicios alojativos ( el complejo residencial BAHIAZUL) de igual modo que el término "FUERTEVENTURA" , siendo las otras dos palabras que integran las marcas figurativas (villas, club) absolutamente intrascendentes por usuales en ese tipo de servicios .

Tras considerar desacertada la argumentación de la sentencia , refiere que está ampliamente extendido la conformación de marcas de servicios alojativos añadiendo al identificador del origen empresarial una referencia a un lugar geográfico ( ciudad, monumento, zona, playa, etc.) con cita de la sentencia de este Tribunal de 21 de septiembre de 2015 ( asunto Hotel Catalonia Sagrada Familia), mención a varios ejemplos y trayendo de nuevo a colación el informe pericial, preterido en la sentencia, con copia de algunos de su particulares, que inciden en esta idea. Finaliza con reproducción de la STJUE de 4.5.1999 (caso Chiemse, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97) y que en aplicación de la misma " los operadores que utilizan la palabra BAHIAZUL para ofertar el alquiler turístico de villas situadas en el Complejo BAHIA AZUL, están legitimados para hacerlo, sin que deban impedirlo las marcas de la actora, que se han apropiado del elemento geográfico de ubicación de las villas"

Valoración del tribunal

3.A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 2017/1001, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».

Este motivo de denegación del registro, después elevado a causa de nulidad ( art 59.1 a) RMUE), de los signos descriptivos se refiere a aquellos que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (STJUE de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI C-383/99) y dos son los fundamentos dados por la doctrina y jurisprudencia que justifican esta prohibición: en primer lugar, que se trata de signos que resultan inapropiados para cumplir la función esencial de la marca como signo de indicación del origen empresarial de esos concretos productos /servicios, ya que aportan información de estos últimos, no de su origen empresarial, y en segundo lugar, el principio de la libre disponibilidad, que exige que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de productos o servicios, de manera que no puedan ser monopolizados por ningún operador del mercado. Por todas, STJUE de 23 de octubre de 2003 (OAMI/Wrigley, C-191/01) o STJUE de 10 de abril de 2008 (C-102/07, Adidas /Marca Mode )

4. De la abundante jurisprudencia recaída sobre esta prohibición podemos extractar, en lo que aquí interesa, las siguientes reglas generales, tal y como compilamos en nuestra sentencia nº 173/2025, de 14 de noviembre .

«En primer lugar, la apreciación del carácter descriptivo in concreto

La valoración del carácter descriptivo no se hace en abstracto para cualesquiera productos y/o servicios sino en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro del signo, y en relación con la forma en que lo percibe el público pertinente, constituido por los consumidores de esos productos o servicios (entre otras, SSTGUE de 11 de mayo o 22 de junio de 2005 y de 14 junio 2007). Por ello procede examinar, en función del significado dado a la marca controvertida, si existe, desde el punto de vista del público pertinente, una relación suficientemente directa y concreta entre la misma y las categorías de productos y de servicios para las que se aceptó el registro, de modo que permita que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características. En consecuencia, la prohibición no abarca los signos sugestivos, dado que no basta que el mensaje que trasmite el signo sea meramente sugerente o alusivo ( entre otras, SSTGUE de 5 de abril de 2001 o 23 de mayo de 2019)

En segundo lugar, los significados alternativos no impiden la prohibición

Debe denegarse el registro, de un signo, o después su nulidad, si uno al menos de sus significados potenciales designa una característica de los productos o servicios de que se trate (véase, en este sentido, la STJUE de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 y STGUE 9 de marzo de 2010, Euro-Information ,entre otras, asumida por este tribunal en la sentencia de 1 de julio de 2014 ( asunto Breezes )) .

La jurisprudencia aclara que no es necesario que los signos e indicaciones sean utilizados efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, con fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se ha presentado la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro - o acordase su nulidad - si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (SSTGUE de 17 de octubre de 2018, T-822/17 y de 23 de mayo de 2019)

En tercer lugar, en caso de una marca denominativa compuesta, lo importante es el significado que pueda atribuirse al signo considerado como un todo

Lo relevante, dado que el signo se aprecia como un todo por el consumidor que no lo despieza, es el significado de esa totalidad, y no los posibles significados de los componentes analizados por separado. Así se recoge en las Directrices de la EUIPO, con invocación de la STGUE de 8 de junio de 2005 ( asunto T-315/03 , Rockbass). Por ello la combinación de elementos será admisible si resulta no ser descriptiva al crear una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de elementos en sí descriptivos. Dice la STJUE de 19 de abril de 2007 ( C-273/05 , OAMI/Celltech RD Ltd)

En cuarto lugar , la mera adición de elementos gráficos per se no excluye el carácter descriptivo del signo

Siendo cierto que la prohibición que nos ocupa tiene como ámbito de aplicación más natural y propio el de las marcas denominativas, no lo es menos que también puede operar en relación a las marcas mixtas o figurativas cuando el elemento gráfico se limita a evocar o reforzar el mismo concepto que el término denominativo descriptivo, o carece de peso distintivo. Por ello no se descarta la entrada en juego de la prohibición si los elementos no denominativos suscitan en el consumidor la misma idea que muestra el elemento denominativo genérico . Otra cosa es que los elementos adicionales sí aporten al signo suficiente fuerza caracterizadora , en cuyo caso sí pueden excluir la operatividad de la prohibición»

5. De manera concreta, en lo relativo a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia o el destino geográfico de categorías de productos o el lugar de prestación de categorías de servicios para los que se ha solicitado registrar una marca de la Unión, en especial los nombres geográficos, existe un interés general en preservar la disponibilidad de tales signos o indicaciones, principalmente porque son capaces no solo de indicar, en su caso, la calidad u otras propiedades de las categorías de productos o servicios de que se trate, sino también de influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, vinculando los productos o servicios a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos ( STJUE de 6 de septiembre de 2018, Bundesverband Souvenir - Geschenke Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16)

Pero ello no significa que esté prohibido en todo caso su registro. La STJUE de 4 de mayo de 1999 (asunto Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97) al interpretar el equivalente artículo de la Primera Directiva en materia de marcas reseña que :

«- No se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan lugares que presentan, actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, sino que se aplica asimismo a los nombres geográficos que puedan ser utilizados en el futuro por las empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha categoría de productos.

- En los casos en que el correspondiente nombre geográfico no presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, la autoridad competente debe apreciar si es razonable contar con que, para los sectores interesados, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos.

- En esta apreciación, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos considerada

- El vínculo entre el producto considerado y el lugar geográfico no depende necesariamente de la fabricación del producto en dicho lugar.»

El Tribunal de Justicia en la ulterior sentencia de 6 de septiembre de 2018 citada ( con motivo de la marca denominativa NEUSCHWANSTEIN, que es el nombre de un castillo ) insiste en que la denegación de registro de un signo basada en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento «solo es posible si el nombre geográfico que se ha solicitado registrar como marca designa un lugar que, en el momento de la solicitud, presenta para los sectores interesados un vínculo con la categoría de productos de que se trate, o bien si resulta razonable pensar que ese vínculo podrá establecerse en el futuro»,por lo que este precepto «no se opone al registro de nombres geográficos desconocidos en los sectores interesados, o al menos desconocidos como designación de un lugar geográfico, o incluso de nombres geográficos que, por las características del lugar que designan, difícilmente podrán hacer pensar a los sectores interesados que la categoría de productos de que se trate procede de ese lugar»".

De igual modo, la STGUE de 16 de julio de 2025 ( asunto T-105/23, Iceland) remarca «28 Ahora bien, aun cuando el público pertinente conozca un lugar geográfico, de ello no resulta automáticamente que el signo puede servir, en el comercio, como indicación de la procedencia geográfica. Para examinar si se cumplen las condiciones de aplicación del motivo de denegación del registro en cuestión, es necesario tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes, como la naturaleza de los productos o servicios designados, el mayor o menor renombre, en particular en el sector económico de que se trate, el lugar geográfico considerado y el mayor o menor conocimiento que de él tenga el público interesado, las costumbres del ramo de actividad considerado y la cuestión de en qué medida la procedencia geográfica de los productos o servicios de que se trata puede resultar pertinente, para los sectores interesados, para apreciar la calidad u otras características de los productos o servicios considerados [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03 , EU:T:2005:373, apartado 49].»

Por último, la carga de la prueba de las circunstancias que justifican la nulidad ex art 7.1 c) RMUE corresponde a quien la invoca , dado que la marca de la Unión registrada se presume válida, tanto en vía reconvencional ( art 124 y 127 RMUE y 217 LEC ) como en el marco de un procedimiento directo de nulidad ante la EUIPO [ STGUE de 13 de septiembre de 2013, (asunto CASTEL, T-320/10)

6. Las alegaciones formuladas por la apelante deben examinarse a la luz de estas consideraciones, y ya podemos anticipar que, la petición de nulidad absoluta está abocada al fracaso

En primer lugar, el carácter descriptivo no se aprecia in abstracto , sino en relación con los productos o servicios concretos para los que se ha concedido el registro; análisis particularizado en relación con los servicios registrados, como en el caso anterior , no efectúa la apelante, sin que ello deba ser suplido por el Tribunal. De sus alegaciones se desprende que únicamente se refiere a los servicios de explotación de alojamientos turísticos , por lo que limitaremos a estos

En segundo lugar, no controvertido ( apartado 6.1 del FJ 1º al que no remitimos ) que "Bahiazul"( elemento único en la marca denominativa o nuclear en las figurativas) es el nombre de un complejo residencial sito en una localidad turística de la isla de Fuerteventura, compuesto por más de un centenar de villas residencial, muchas de ellas explotadas al destinarse a un uso turístico, ya configurando una unidad de explotación ( como el caso de la actora ) ya de manera individualizada como viviendas vacacionales" ( como el caso de la demandada y otros operadores ), ello por sí solo no basta para impedir su registro como marca para servicios de explotación de alojamientos turísticos.

Para ello resulta preciso, según la doctrina del TJUE leída en su integridad, a diferencia de lo realizado en el recurso, acreditar que esa expresión designa un lugar que, en el momento de la solicitud (aquí la MUEs relacionada con ese servicio se solicita en 2015 ) presenta para los sectores interesados un vínculo con esos servicios de explotación de alojamientos turísticos , o bien resulta razonable pensar que ese vínculo podrá establecerse en el futuro . Y al respecto la actividad alegatoria y probatoria es nula

En tercer lugar, aunque lo anterior ya colma las exigencia de motivación de la desestimación, con ánimo exhaustivo añadir que ese consumidor medio de los servicios de alojamiento temporal tratándose de MUEs, en principio, es el europeo , sobre todo cuando estamos ante servicios turísticos en unas islas que es notorio que entre sus principales demandantes son nacionales de países del centro y norte de Europa, y no hay dato alguno que permite pensar que en ese momento relevante pudieran conocer que BAHIAZUL identificaba un complejo residencial de una isla de Canarias, de los centenares de complejos o urbanizaciones residenciales que pueden haber en ellas. E igual podemos afirmar aunque se tome en consideración solo consumidor el español

Ni en el momento de su registro ( 2015) se puede predicar que la palabra BAHIAZULse vincula con la ubicación de alojamientos turísticos temporales cuando no consta que en ese complejo hubiera en esa época villas explotadas turísticamente, ni resulta razonable pensar en ese momento que ese vínculo podría establecerse en el futuro cuando (i) se ignora qué grado de conocimiento pueden tener los consumidores relevantes (si es que tienen alguno) de que tal expresión identifica un complejo residencial, así como (ii) las características de ese propio lugar designado por el nombre , que no consta que sea un lugar especial por su historia, ubicación, contenido monumental, o paisajístico , etc., sino una más de las múltiples urbanizaciones o complejos residenciales que hay en las zonas turísticas de España . En definitiva , ante la falta de prueba de que el público pertinente percibiera de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una característica de los servicios en cuestión , la solicitud de nulidad absoluta no puede prosperar

En cuarto lugar, la alegación de la recurrente de que la misma y otros operadores pueden utilizar la palabra BAHIAZUL para ofertar villas turísticas sitas en el complejo de igual nombre no desvirtúa lo anterior

Ello lo que plantea no es la falta de validez de la marca ex art 7.1 c) RMUE , sino un límite de la misma previsto en el artículo 14, letra b) del Reglamento, llamado precisamente a resolver los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta, total o parcialmente, por un nombre geográfico y que garantiza a terceros el uso de tal nombre geográfico no como marca, sino a utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que el uso de esta se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial .Por ello se tratará al analizar la infracción

7. Por las razones anteriores confirmamos la sentencia, sin que , como en el caso anterior, resulte relevante la omisión de la valoración del dictamen pericial que , en lo que aquí interesa, no resulta tal al contener aseveraciones jurídicas.

8. Solo añadir , para finalizar, que resulta sintomático que la apelante pida ahora la nulidad absoluta de las marcas de la actora, que conocía y aceptaba expresamente en el acuerdo de colaboración comercial fechado el 1 de mayo de 2019, según el particular relevante antes trascrito, en un comportamiento que resulta contrario a sus propios actos , con quiebra del art 7CC

CUARTO. La caducidad por falta de uso .

1.En la reconvención se pide la caducidad total por falta de uso de la marca española n.º M2722718 denominativa (registrada para clase 36) y de la MUE figurativa n.º 009335282 ( registrada para la clases 35,36 y 37), así como la caducidad parcial de MUE figurativa n.º 014423024 en cuanto a los servicios de las clases 39 y 41 , ya que únicamente acepta el uso, por parte de la actora, de los servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, en cuanto a servicios de hospedaje temporal, con apoyo en las explicaciones contenidas en el citado nomenclátor

2. La sentencia trata de forma conjunta la caducidad por falta de uso de las distintas marcas impugnadas , y después de unas extensas consideraciones jurisprudenciales, motiva su rechazo con una explicación un cierto confusa en la forma siguiente:

" La duda, parece, se proyecta sobre los registros marca española n.º 335282, registrada para las clases 35, 36 y 37 y la marca de la Unión Europea 9335282 registrada para las clases 35, 36 y 37.

Se señala que esas dos marcas no fueron solicitadas por la actora, sino por la sociedad Enza y pepe y JL S.L., adquiridas por la demandante en 2012 siendo la referida entidad quienes la registró para la clase 36, la cual no incluye servicios de alojamiento temporal, de hospedaje, que son los que presta la actora, puesto que éstos se incluyen en la clase 43

No obstante lo anterior, cabe señalar que, cuando una marca se utiliza junto con otra marca (p. ej., "marca de la casa" + "marca de línea"), ese empleo constituye uso de la marca en la misma forma registrada, en paralelo con otras marcas, pero de manera independiente. De esta manera, no se está ante un uso "en forma diferente" del art. 18.1.a) RMUE , sino ante el uso protegido por el art. 18.1, párrafo primero ( T-29/04 , Cristal Castellblanch).

Finalmente, en cuanto a la percepción del público, la configuración visual es suficiente para concluir que la marca denominativa se percibe como indicativa del origen. No hay "unidad inseparable" que borre la autonomía de la denominación; por tanto, no procede examinar el supuesto como "uso en forma diferente" del art. 18.1.a) RMUE . Con todo, obiter dicta, si se entendiera que el conjunto crea una sola composición, la variación no altera el carácter distintivo de la marca española "BAHIAZUL" registrada para las clases 35, 36 y 37, de modo que también superaría el test del art. 18.1.a) RMUE .

Tampoco cabe estimar la caducidad de la marca de la unión europea 009335282 por falta de uso para las clases 35, 36 y 37, ya que ha quedado acreditado del múltiple documental obrante en autos y del resto de pruebas practicadas que, bajo la denominación Villas & Club Bahiazul Fuerteaventura, la actora no solamente se dedica a la prestación de servicios de alojamiento turístico, sino de mantenimiento, asistencia anejos al alquiler.

A mayor abundamiento, el hecho de que la marca fuera registrada inicialmente por un tercero, el cual vino haciendo uso de la misma para alquiler no obsta para que la misma marca, una vez cedida al nuevo adquirente sea registrada para otras Clases, como ocurre en el presente supuesto. "

3. En las alegaciones cuarta , quinta y sexta del recurso de apelación se insiste en la caducidad por falta de uso con arreglo al art. 54.1.a) y 57 LM y 58.1.a) RMUE de la marcas de la actora, ya que se reitera que el uso que efectúa de las marcas se limita a su actividad que es la explotación turística y no residencial de las villas, actividad englobada en la clase 43 , limitándose la sentencia recurrida a digresiones teóricas que no abordan ni resuelven la cuestión nuclear, siendo desacertado su escueto razonamiento

Valoración del tribunal

4. No le falta razón a la apelante en relativo a la argumentación de la sentencia de instancia. Sin la claridad deseable parece dar a entender que el uso de las MUEs figurativas también sirve como uso de la marca nacional denominativa, pues es una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada, como se recoge en el artículo 18.1. b) RMUE ( de igual modo , art 39.3 LM, que trae causa de la Directiva ) .

Es cierto ( STJUE de 18 de abril de 2013 asunto C-12/12, Colloseum Holding) que « el concepto de «uso» de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta» ,pero siempre que esa marca registrada «que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o conjuntamente con otra marca debe seguir percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate para que ese uso se ajuste al concepto de «uso efectivo»

Pero es que ello ni se plantea en la instancia y menos se suscita en el recurso, de modo que prescindiremos de su estudio y nos centraremos en dar respuesta a lo cuestionado ex art 465.5LEC, que no es otra cosa que si la marca de la actora , en cualquiera de sus formas , se usa o no de forma efectiva para cada uno de los servicios cuestionados, en lo que lleva razón la apelante de que la sentencia adolece de una motivación apegada a las alegaciones y prueba practicada .Exige por ello atender no solo a lo dicho por las partes en esta alzada, sino completarlo con lo alegado en la instancia, huérfano de contestación judicial

5. Previamente reseñar que no es objeto de controversia en esta alzada la queja procesal vertida en la instancia por la reconvenida de que la pretensión de caducidad de las marcas en todas las clases ( salvo la 43) constituye un manifiesto abuso y desviación procesal por carecer de la necesaria conexión con las pretensiones articuladas en la demanda.

Ello se rechazó en la audiencia previa por el juez a quopor no constar recurrida la admisión a trámite de la reconvención , sin que ello fuera impugnado, de modo que queda marginado de nuestro análisis . En todo caso lo cierto es que toda esta problemática deriva de la formulación de la demanda , que no discrimina con precisión qué marca y respecto de qué servicios se considera infringidas, al referirse a todas ellas en su conjunto

6. Antes de su estudio detallado para cada clase, recordar que uno de los deberes que tiene el titular de la marca, ya contemplado en el CUP, es usarla de manera efectiva, según prescribe el art 18 RMUE ( y el equivalente art 39 LM en el caso de las marcas nacionales ) con la sanción de caducidad en caso contrario ( art 58.1 a) RMUE y art 54.1.a) y 57 LM); concepto de "uso efectivo" que no aparece definido en el RMUE ni en la Directiva de Marcas (ni en la LM nacional) y acerca del cual la jurisprudencia del TJUE, en la que destaca la sentencia dictada en los casos Ansul v Ajax, de 11 de marzo de 2003, nos dice que " es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia

De ello se desprende que un "uso efectivo" de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas."

Tesis reiterada en la sentencia de 11 de mayo de 2006 (asunto C-416/2004, VITAFRUIT) , entre otras muchas

7.Servicios de la clase 36.(servicios inmobiliarios / servicios de administración, arrendamiento y corretaje de bienes inmuebles agencias inmobiliarias , agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); alquiler de apartamentos; servicios de tasaciones de bienes inmuebles, servicios de seguros ; negocios financieros ; negocios monetarios)

7.1 En las notas explicativas de la Clasificación de Niza , de carácter informativo, se dice ( en lo que aquí interesa) que la clase 36 comprende "los servicios de agencias inmobiliarias, la administración de bienes inmuebles, el alquiler de apartamentos, el cobro de alquileres" ,siendo servicios distintos a los de la clase 43 ( servicios de hospedaje temporal) respecto de los que se afirma " que no comprenden en particular "los servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas o apartamentos destinados a un uso residencial (cl. 36)"

A la vista de ello , acierta la apelante en remarcar que la actividad a la aplica las marcas la actora no es la de alquiler de villas , caracterizada , entre otras, por la nota de temporalidad en la cesión de uso, sino que lo realizado es una explotación turística. Las villas con las que opera se insertan en una unidad de explotación turística para llevanza de una actividad que es la propia de hospedaje, esto es, el uso de las marcas no resulta acreditativo de los servicios de la clase 36, sino de la 43. Lo que las marcas identifican son los servicios de explotación turística y no residencial de las villas, englobadas estas en un complejo turístico extrahotelero, con las prestaciones análogas a las de un hotel (restauración , bar, gimnasio, spa, etc. tal y como se ofertan en su web y en las web de comercializadores de estos servicios )

7.2 Esta conclusión no se ve desvirtuada por lo dicho en la oposición al recurso .De una parte, la alegación de que la marca forma parte de la denominación social de la mercantil y que su objeto social sea el desarrollo de actividades inmobiliarias es un alegación ex novo planteada en esta alzada, inadmisible con arreglo al principio "pendente apellatione nihil innovetur", positivizado en el art 456LEC (por todas, STS 246/2016, de 13 de abril). Además olvida que lo decisivo no es el objeto social tal y como se recoge en los estatutos sociales, sino cuál es la actividad efectivamente realizada por la titular de la marca y si la misma se identifica con la marca cuestionada. No basta, pues, con decir que toda la documentación mercantil y comercial de la sociedad figura BAHIAZUL si no se identifica la actividad de esta sociedad en el sector inmobiliario

De otra parte, lo que se afirma en la contestación a la reconvención - y reitera en la oposición a la apelación - es que la titular de la marca, propietaria de la mayor parte de los inmuebles que integran el complejo residencial , tiene cedidos tales inmuebles en alquiler a otra sociedad (CENTRONOR XXI S.L. empresa vinculada con socios de Desarrollo Inmobiliario Bahía Azul S.L. ) que es la que explota el propio establecimiento titularidad de la actora bajo sus marcas en virtud de la autorización concedida a CENTRONOR SIGLO XXI S.L. en el propio contrato de arrendamiento y sus adendas (no cuestionado y documentos acompañados a la contestación a la reconvención , C-6 y CR-7 y recibos de la renta, CR-8 y CR-9) . Pero ello lo único que advera es que la actora DESARROLLO INMOBILIARIO BAHIA AZUL SL ha concertado un contrato de alquiler de sus inmuebles, que es cosa distinta a que preste servicios inmobiliarios. Ello no convierte al arrendador en una sociedad que presta los servicios propios de agencias inmobiliarias, la administración de bienes inmuebles, o dedicada al alquiler de apartamentos y al cobro de alquileres por cuenta de terceros. No se usa la marca para crear o conservar un mercado para este tipo de servicios designados de intermediación inmobiliaria

Finalmente, el que la mercantil CENTRONOR XXI S.L. resulte ser, además, arrendataria de villas de otros propietarios que destina, igualmente, a su explotación en el complejo turístico extrahotelero ( doc. acompañados a la contestación a la reconvención ,CR- 10 y CR 11) no resulta determinante, ya que (i) es una actividad autónoma a la de la actora y (ii) los arrendamientos de inmuebles concertados son un medio para obtener las villas y su explotación como alojamiento turístico englobados en ese complejo o unidad de explotación extrahotelera, no para actuar como operadora en el mercado del alquiler de viviendas a terceros. Que en el contrato de arrendamiento se incluya la representación de los propietarios en la comunidad de propietarios no convierte a la arrendataria es una empresa de prestación de servicios de gestión o administración inmobiliaria de los inmuebles arrendados

7.3 Evidentemente ninguna duda hay de la caducidad para el resto de servicios de la clase 36 ( servicios de seguros ; negocios financieros ; negocios monetarios) , pues no hay la más mínima alegación y prueba por el titular marcario de su utilización, que es quien tiene la carga de probar su uso ( art 217 LEC atendido el principio de facilidad probatoria y art 64 RMUE por extensión analógica)

8. Servicios de la clase 37 (Construcción , reparación ; servicios de instalación)

8.1 El uso alegado por la reconvenida es que explotador del establecimiento ( CENTRONOR ) lleva a cabo el mantenimiento y reparación de las instalaciones con que cuentan los inmuebles (electricidad, piscinas, jardinería etc.) para lo que dispone de personal y maquinaria específica para ello, que identifica con la marca BAHIAZUL, así como a la propia comunidad de propietarios ( documentos anexos a contestación a reconvención CR-12 Y C-13 y C- 14, contrato y C-15 y 16, facturas a la comunidad con la marca BAHIAZUL)

8.2 Entendemos que ello no basta para entender satisfecha la carga del art 18 RMUE . Aunque ciertamente no se exige que el uso de la marca sea realizado por el titular marcario, al equiparse el realizado por terceros con su consentimiento, y dando por buena la hipótesis de que hay tal consentimiento, no estamos ante un uso en el mercado respecto el que se realiza en sus propias instalaciones . Que tenga personal encargado para arreglar y mantener las instalaciones de las villas que gestiona no equivale a que la actora sea una empresa de reparación o de instalación ( y menos de construcción)

Fuera de ese ámbito estrictamente interno, solo se identifican los servicios a la comunidad de propietarios en base a un contrato aportado en el que no figura fecha .

Aunque el requisito del uso no pretende evaluar el éxito comercial, ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [STGUE de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)] lo cierto es que no parece bastante para considerarse un uso "efectivo y real" , dirigido a crear o conservar un mercado para esa clase de servicios cuando estamos ante un solo cliente identificado , del que, además, la actora forma parte (como titular de múltiples villas y del inmueble identificado como club social ), que desdibuja o matiza esa condición de operador ajeno en el mercado, con el que se concierta un contrato sin fechar, que esencialmente contempla labores de limpieza, mantenimiento y prevención , así como servicio de portería las 24 horas del día en la entrada del complejo, que dificultan su encaje en los servicios de "reparación" o "servicios de instalación" registrados en la MUEs

9. Servicios de la clase 35 ( servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todo ello relacionado con inmuebles, ayuda a dirección y explotación de negocios, servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación de empresas en el mercado inmobiliario)

9.1 En la contestación a la reconvención , se alega como que la explotación de un establecimiento turístico como el desarrollado implica la prestación de toda clase de servicios de administración, gestión, publicidad, relaciones públicas y marketing, al dar a conocer y comercializar en favor de sus clientes multitud de productos o servicios de terceros, a cambio de una comisión, en su web o con folletos ( por ejemplo , navegación en catamarán privado, excursiones en 4 por 4, practica de kitesurf o windsurf y otro tipo de excursiones) .

9.2 . No es aceptable la tesis de la reconvenida. El que en la web o en recepción se pueda contratar excusiones ofertadas por terceras empresas con sus propias signos no significa que la actora preste servicios de la clase 35 antes identificados De igual modo, que la gestión del negocio de alojamiento temporal necesite de publicidad o de labores de oficina, no convierte a la actora en una empresa prestadora de esos servicios a terceros en el mercado y para ello se sirva de su marca. El escaso peso argumental de la postura de la titular marcaria se revela en su escrito de oposición a la apelación, en el que omite cualquier alegación defensiva

10.Los servicios de la clase 39 (reservas y organización de transportes y viajes, asesoría y consultoría sobre viajes y para la planificación de rutas de viajes, coordinación de planes de viajes, información sobre viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de comunicación y mediante redes informáticas mundiales) .

10.1 Lo alegado por el reconvenido es que el explotador del establecimiento comercial organiza para sus clientes servicios de transporte entre el establecimiento y el aeropuerto (transfer) a través del enlace Triggle app y que remite a una página de contratación del servicio identificada con la marca BAHIAZUL ; página que permite también la contratación de excursiones por la isla ( doc CR-19 anexado a la contestación a la reconvención )

10.2 No resulta controvertido lo anterior, así como que el nomenclátor configura como subclase la "organización de servicios de transporte de pasajeros para otros a través de una aplicación online"o "proporcionando información sobre transporte", pero ello no deja de ser más que un servicio que se oferta al cliente del complejo turístico, como parte del mismo, no como una prestación a terceros ajenos. Esto es, no es realizada con la finalidad de crear y conservar un mercado en ese tipo de servicios. En definitiva, es un uso que no supera , en los términos expuestos, el umbral interno, accesorio y complementario del servicio de alojamiento turístico al que se dedica - a través de terceros- la actora

11. Servicios de la clase 41 ( educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, y en especial publicación de directorios relacionados con los viajes, información sobre entradas para espectáculos, reserva de espectáculos, producción de espectáculos en directo)

11.1 En la contestación a la reconvención - y reitera en esta alzada- la titular marcaria alega que el establecimiento extrahotelero se presta a sus clientes servicios cuya finalidad básica es el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas, al disponer de un gimnasio que está abierto al uso de los clientes y al que pueden acceder terceras personas previo pago de la correspondiente tarifa, y de igual modo servicios de Spa para relax o tratamientos estéticos ( no controvertido y documento CR-20 y C-21 de la contestación a la oposición , tarifas y servicios)

11.2 Frente al caso anterior, aquí no estamos sola ante la provisión a los clientes de los servicios propios de un gimnasio y actividades relacionadas con el mismo como uno más de los servicios del complejo turístico accesorio a lso servicios de alojamiento , ya que no se discute que se oferta también como prestación a terceros ajenos. Ello sí permite entender que el uso de la marca para identificar esto servicios es realizada con la finalidad de crear y conservar un mercado en ese tipo de servicios.

Por tanto este servicio sí permite afirmar que se usa para servicios de la clase 41, pero limitado a servicio de actividades deportivas , que son los que hace referencia los subepígrafes referidos por la apelada

En cambio, no procede el resto de servicios, pues el spa y los tratamientos invocados se ubican en la clase 44, comprensivo de los tratamientos de higiene y de belleza destinados a personas , sin que haya alegación alguna de realización con la marca de servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento o actividades culturales

12.Como recapitulación, la pretensión de caducidad por falta de uso ha de ser estimada en los términos siguientes:

- respecto de la marca nacional nº M 2722718 , denominativa BAHIAZUL (registrada para servicios de la clase 36 )

- respecto de la MUE nº 9335282, figurativa ( registrada para servicios de las clases 35,36 y 37 ) :

- respecto de la MUE nº 14423024, figurativa, la caducidad parcial respecto de la clase 39 y 41 , salvo actividades deportivas de la clase 41 , y por supuesto la clase 43, ya que no se discute que la marca figurativa Bahiazul Villas & Club Fuerteventura y el denominativo Bahiazul es utilizado por la actora para identificar el establecimiento turístico cuyos servicios hoteleros y de restauración comercializa en Fuerteventura.

QUINTO.- La infracción de las marcas de la actora

1.La sentencia, tras un extensa exposición de los criterios jurisprudenciales sobre el riesgo de confusión, realiza las siguientes extractadas consideraciones : (i) el público pertinente es el consumidor medio español y de la Unión Europea de servicios de alojamiento turístico, con un nivel de atención medio; (ii) los canales de distribución (agencias, redes sociales y venta online) coinciden; (iii) el signo de la demandada reproduce íntegramente el elemento "Bahiazul", que es elemento dominante en las marcas de la Unión Europea figurativas ; (iv) Bahiazul tiene una posición de autonomía dentro del signo de la demandada y puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, sin que el añadido "Veaco" desplace la referencia central a la marca anterior; (v) la marca y el signo de la demandada son prácticamente idénticos desde el punto de vista fonético y conceptual, resultando igualmente muy similares desde el punto de vista visual, ya que ambos emplean tonos azules, situando el término Bahiazul en el centro en un letra de tamaño mayor y con un color azul más marcado y mayor grosor, produciendo similar impacto visual. Concluye que "con servicios muy similares, canales coincidentes y alta similitud de los signos (reproducción íntegra del elemento distintivo previo), se estima el riesgo de confusión/ asociación ex art. 9.1.b) RMUE , y por tanto le existencia de infracción marcaria"

2.En el recurso la apelante lo primero que pone de manifiesto es que solo usa su signo (no registrado ) para identificar servicios de alojamientos turísticos lo que debe implicar la ausencia de infracción respecto del resto de servicios (clases 36, 35, 37, 39 y 41) y por ende de la marca nacional y de la Unión nº 009335282 , de modo que la cuestión debe limitarse a determinar si se ha producido la infracción de la marca de la Unión nº 014423024 para servicios de la clase 43 ( servicios de restauración y hospedaje temporal) , sin que comparta la conclusión judicial sobre el riesgo de confusión , en esencia , por las siguientes resumidas líneas argumentales , al margen de remitirse a lo indicado en su contestación a la demanda:

(a) en cuanto a la confrontación de los signos, (i) no usa aisladamente la palabra BAHIAZUL , siendo " VEACO" el identificador del origen empresarial de los servicios que presta , que no cabe reducir a "un algo" como dice la sentencia, utilizando la palabra "BAHIAZUL" con finalidad de informar a los consumidores de la ubicación de las villas en el Complejo BAHIA AZUL y (ii) el elemento dominante de las marcas de la actora "BAHIAZUL" es extremadamente débil, como revela el gran número de negocios en España que la emplean y otros operadores que alquilan villas en el Complejo , siendo absolutamente débiles otras palabras, VILLAS, CLUB FUERTEVENTURA, con remisión al dictamen pericial .

(b) sobre el público pertinente, extracta partes del "informe pericial" y considera que principalmente utiliza internet para sus reservas, tiene un nivel de atención y percepción alto, por lo que podría ser considerado "razonablemente atento" atendido a que se trata de una decisión de compra de alta implicación debido al valor económico, el riesgo percibido, la importancia de la experiencia asociada y las consecuencias a largo plazo (satisfacción o insatisfacción del consumidor)

(c) acerca de los canales de comercialización se produce principalmente on line, por medio de plataformas como Booking.com o Expedia.com o similares, sin que los gestores de estas plataformas confundan el origen empresarial de los servicios de alojamiento que se prestan en el Complejo BAHIA AZUL, habiendo efectuado reconocimientos a las mercantiles en litigio y realizado comparativas de las diferentes ofertas de un mismo destino, ofreciendo al consumidor las diferentes opciones correctamente posicionadas y diferenciadas. Añade que si las plataformas no confunden a estos empresarios que prestan sus servicios usando la palabra BAHIAZUL, no es posible que el consumidor al que se traslada las ofertas pueda confundirse: verá que existe un Complejo residencial de villas de lujo en la Urbanización BAHIA AZUL de Fuerteventura, comprobará que hay distintos operadores que las ofertan, sin que considere que se trata de una misma ofertante o que entre dichos operadores puedan existir vínculos jurídicos o económicos, al ser habitual en el ámbito de los alojamientos temporales la utilización de referencias geográficas añadidas a la identificación del origen empresarial

(d) la actora pretende monopolizar el alquiler de las villas del Complejo y dificultar la actuación de sus competidores al usar las palabras descriptivas BAHIAZUL y FUERTEVENTURA, y las genéricas VILLAS y CLUB, sin informar del origen empresarial de sus servicios, comercializando sus Villas turísticas como un "Resort Hotelero" o un "Hotel"

(e) al considerarse la existencia de riesgo de asociación, la sentencia se aparta de lo alegado por la parte actora en su demanda

Valoración del tribunal

3. La primera consideración que debemos hacer es que resulta ajeno al juicio de infracción marcaria las alegaciones vertidas sobre la estrategia marcaria y de marketing de la actora , máxime cuando esa actuación confusoria que se dice que desarrolla en el mercado no es objeto de reconvención por comportamiento desleal con arreglo a la LCD . De igual modo resulta inane el excuso final del recurso relativo a que , según la apelante, la demanda que da origen a litis no es más que la reacción de la actora a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Puerto del Rosario de 22 de junio de 2022, que declaró el incumplimiento contractual en que incurrió la actora con relación a un contrato de colaboración empresarial suscrito entre ambas y acordó la resolución de dicho contrato

4. La segunda consideración es que la sentencia no incurre en incongruencia alguna extrapetita por referir el riesgo de asociación. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( STJUE de 29 de septiembre de 1998, asunto Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( STJUE de 11 de noviembre de 1997, asunto Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV) .Por tanto no hay cambio en la causa petendi, además de que en la fundamentación jurídica, según se aprecia de los extractos jurisprudenciales invocados, no solo se sostiene la confusión directa sino también la generada por asociación

5.La tercera consideración es que no resulta acertada la técnica de remitirse en bloque a las alegaciones efectuadas en la instancia, ya que lo combatido en esta alzada es la resolución judicial, no la demanda, por lo que nos centraremos en lo dicho en el recurso

6. Aclarado lo anterior, es conocido que para la determinación del riesgo de confusión procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas registradas por el actor y el signo o signos usados en el tráfico mercantil por la demandada y la semejanza entre los servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre aquellos puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre los segundos o viceversa (STJUE Canon citada)

Y todo ello según la percepción del consumidor relevante o pertinente, que podemos identificar como el consumidor europeo de esos servicios de alojamiento turístico, y que , como propone el apelante, se sirve preferentemente de internet para sus reservas, y tiene un nivel de atención y percepción más elevado, ya que (i) estamos una elección o decisión que no se realiza todos los días , sino que viene ligada a los periodos de descanso vacacional y (ii) de un peso económico importante, que permita afirmar que actúa de forma más reflexiva que en otras decisiones de compra

7. Respecto de los servicios no le falta razón a la apelante de que la sentencia resulta incompleta , al no hacer referencia alguna a buena parte de ellos ,y limitarse a los de hospedaje temporal .

Que respecto de estos hay identidad o un grado elevado de semejanza aplicativa no lo viene a cuestionar la apelante. Pero que no la hay en el resto de servicios ( clases 35,36,37,39 y 41) tampoco parece haber duda, al ser servicios distintos, y respecto de los cuales resulta difícil predicar infracción por exigencia del principio de especialidad. Y ello al margen de que desde su solicitud de caducidad la marca nacional nº M 2722718 denominativa BAHIAZUL y la MUE nº 9335282, figurativa dejan de desplegar efectos, que impiden, desde esa fecha, apreciar infracción alguna de las mismas

8. En cuanto al cotejo de marcas y signos, nos limitaremos, por lo que acabamos de decir, a la marca figurativa MUE nº 014423024 y a los usos realizados por la demandada, que volvemos a reproducir , situando a la izquierda la MUE y a la derecha los signos de la demandada

8.1 En el caso de la MUE figurativa , sabido es que lo relevante en la impresión de conjunto producida por las marcas en su totalidad , pero ello ha de hacerse teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STGUE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)] , de modo que en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes, podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker C-334/05 y Nestlé/OAMI,C?193/06, citadas por la STJUE de 8 de mayo de 2014, asunto C-591/12, BIMBO DOUGHNUTS), sin que aquí resulte cuestionada en esta alzada la afirmación judicial de que el elemento dominante y que concentra la fuerza distintiva de la MUE es "BAHIAZUL"

8.2 .En el caso de los signos de la demandada, tanto en el figurativo como en el denominativo, es patente que "Villas" y "Fuerteventura" no aportan distintividad alguna (como ocurre con los mismo términos en la MUE) al identificar el objeto del servicio y su ubicación en una isla de Canarias.

En el caso del signo figurativo aunque no se puede menoscabar la fuerza distintiva de "Veaco"como parece que realiza la sentencia ( y al criticarla por ello lleva razón la apelante ), en lo que sí acierta es en reseñar que "Bahiazul" tiene una posición distintiva y autónoma en dicho signo figurativo. Aparece como un elemento relevante por su posición central y en letras más grandes que el resto de elementos denominativos, que provoca que resalte más. En consecuencia , podemos afirmar sin género de dudas, que "Veaco " no concentra en sí solo toda la fuerza distintiva del signo figurativo empleado por la demandada, de modo que los demás elementos pasen desapercibidos (como viene a sostenerse en el recurso) , dado que "Bahiazul" tiene una posición prevalente en ese conjunto, contribuyendo de forma decisiva a conformar su fuerza distintiva. Recordar al efecto que, tratándose de marcas figurativas, aunque el punto de partida es el conjunto y no sus componentes individuales ( STJUE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana), se suele predicar el predominio del elemento denominativo, dado que el consumidor medio suele conservar en la memoria con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado, sin que ello pueda elevarse a regla absoluta, dado que pueden concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de las marcas mixtas ( STJUE de 3 de septiembre de 2009, asunto C-498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación) ; circunstancias específicas que aquí no se aprecian , pues el elemento puramente gráfico incide en esa idea de una villa en el mar , sin que por ello su carga distintiva resulte especialmente alta

Correlato de lo anterior, al reproducir el signo figurativo de la demandada íntegramente el elemento dominante en la MUEs figurativa ( Bahiazul) en la forma indicada, podemos predicar entre la MUE y ese signo figurativo una similitud fonética, conceptual y visual, remarcada por el empleo de tonos azules.

En el caso de los signos denominativos, marginados "Villas" y " Fuerteventura " por lo antes dicho, lo que se produce es la adición a "Veaco" ( que recordemos es la denominación de la demandada) del término "Bahiazul" , de modo que , sin negar una similitud fonética, conceptual y visual al compartir un elemento, ciertamente el grado de semejanza es menor aquí porque evidentemente "Veaco" resulta decisivo en la conformación de su distintividad, atendida su posición en primer lugar, y que "Bahiazul", como se ha dicho, es un topónimo, al ser el nombre de un lugar (complejo residencial en el que se ubican las villas explotadas por los litigantes, entre otros operadores turísticos)

9. Acerca de la distintividad de la MUE de la actora , no consta una distintividad superior a la normal , como se arroga la actora en la demanda. No basta al efecto un reconocimiento del establecimiento turístico en plataformas de comercialización de alojamientos turísticos por internet, como Tripadvisor, o por turoperadores como Tui o reunir los requisitos de sello de calidad de concesión administrativa cuando , que en todo caso solo consta lo primero que ha sido puntual (en 2023) y no se explica que resulte excepcional , al desconocerse qué número de empresas gozan de tales distintivos insuficientes per se para adverar un grado superior de conocimiento de la MUE, pues también acredita tales reconocimientos de iguales operadores turísticos la demandada. Igual ocurre con el premio del Cabildo insular referido en la demanda

Tampoco compartimos el parecer del apelante de que el elemento dominante de las marcas de la actora "BAHIAZUL", que se replica por la demandada , resulte extremadamente débil porque (a) un gran número de negocios en España la emplean y (b) se sirven de ella otros operadores que alquilan villas en el Complejo

Respecto de lo primero, es conocido que para predicar la degradación de la fuerza distintiva de las marcas prioritarias no basta la mera alegación de que otros negocios en España se identifican con el término de la marca . Así, las SSTGUE de 3 de julio 2003 (asunto José Alejandro SL /OAMI( Budmen) y 11 de mayo de 2005 ( asunto GRUPO SADA" vs OAMI (Sadia, S.A) enseñan que la mera cita de una lista de búsquedas sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos/servicios, a estos efectos no es bastante, criterio seguido por este tribunal en precedentes ocasiones como en la sentencia de 21 febrero 2013 (asunto joyería Suárez). Aquí no todos son servicios de alojamiento turísticos y no se analizan los composición de los signos empleados

En cuanto a que lo segundo , que otros operadores que explotan villas en el Complejo se sirvan de ese término, ello hace referencia más bien a la polisemia de esta expresión. No solo puede ser considerada una expresión de fantasía, que para los hispanohablantes resulta ser sugestiva de proximidad al mar, por ser el fruto de la síntesis de "bahía" y "azul", sino que también constituye un topónimo, al designar un lugar: el complejo residencial o urbanístico en el que están ubicadas las villas explotadas por los litigantes, y otros operadores en ese mercado

10.Esto último engarza con el hilo argumental de la recurrente según el cual lo que se pretende por la actora es monopolizar el alquiler de las villas del Complejo y dificultar la actuación de sus competidores con la exclusiva de palabras descriptivas como BAHIAZUL , lo cual conecta con lo dicho al tratar de la nulidad absoluta acerca del uso por la demandada y otros operadores del signo BAHIAZUL conjuntamente con otro signo identificativo del origen empresarial, y en la que ya anunciamos que ello podría tener relevancia en sede de infracción, en el que se vuelve a incidir en esa idea

Lo primero que debemos aclarar es que una cosa es pretender la exclusiva sobre un signo y otra distinta monopolizar una actividad. Lo primero en nada impide a la demandada y otros operadores llevar a cabo su actividad de explotación turística de las villas, si bien con un distintivo distinto

Centrado en el uso de "BAHIAZUL" como parte de los signos de la demandada (figurativos y denominativos) , la validez de la MUE no impide que entre en juego el límite de la misma previsto en el artículo 14. 1 letra b) del Reglamento según el cual «1. Una marca de la Union no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Este precepto esta llamado precisamente a resolver los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta, total o parcialmente, por un nombre geográfico, y lo que garantiza a terceros es el uso de tal nombre geográfico no como marca, sino de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que el uso de esta se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ( STJUE de 4 de mayo de 1999, asuntos C-108/97 y C-109/97, Chiemsee) .Como resalta la STJUE de 17 de marzo de 2005 (asunto C-228/03, Gillette) «29 "Es preciso señalar que, mediante la limitación de los efectos de los derechos de que el titular de una marca goza en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104 , el artículo 6 de dicha Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (véanse, en particular, las sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p . I-905, apartado 62, y de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02 , Rec. p. I-691, apartado 16)».

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el requisito de las «prácticas leales» constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (sentencias BMW, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 24, antes citadas), que sintetiza la citada sentencia Gillette al indicar que el uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando « en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca (sentencia BMW, antes citada, apartado 51).

43. Además, dicho uso no debe afectar al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca. (sentencia BMW, antes citada, apartado 52).

44. Por otra parte,[...] cuando desacredita o denigra dicha marca.

45. Por último, en el caso de que el tercero presente su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena, dicho uso no será conforme a las prácticas leales

Se trata, en definitiva , de un uso desleal porque, por la forma en que tiene lugar, violenta las funciones de las marcas, que no se limitan a la esencial de indicadora de origen , pues también tutela otras , como garantizar la calidad del producto o servicio , o las de comunicación , inversión o publicidad , según resuelve el TJUE en la sentencia de 18 de junio de 2009 (asunto L'Oréal) en un caso de marcas renombradas, y se consolidada en ulteriores sentencias ( entre otras, la de 23 de marzo de 2010, asunto Google, o la de 25 de marzo de 2010, asunto BergSpechte enlaces patrocinados)

11 . En el caso del signo figurativo atendida la interdependencia entre los factores relevantes, la similitud con la MUE , que es de grado elevado o medio cuanto menos al replicar el elemento dominante Bahiazul , unido a la identidad o alta semejanza aplicativa en los servicios de la clase 43 , nos permite confirmar la concurrencia de riesgo de confusión para el público pertinente, que puede creer equívocamente que los servicios distinguidos con el signo usado por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la MUE de la actora que existe algún tipo de vinculación entre las empresas.

Aquí no resulta creíble que la demandada se sirva de "Bahiazul" para describir el lugar donde se ubican sus villas. Aparece especialmente destacado, de modo que viene a opacar en buena parte a "Veaco" , por lo que el consumidor centrará su atención aquél y no lo apercibirá como indicativo del lugar donde están las villas, sino propiamente como distintivo de esos servicios. Esto es , se usa como marca y no como descriptivo de su origen geográfico. Pero es que en todo caso ese uso no es conforme a las prácticas leales en materia comercial. La propia apelante lo que afirma es que este sector de alojamientos turísticos y hotelero, en general, lo habitual es que al elemento identificador del origen empresarial -que es nuclear y normalmente por ello aparece resaltado o en primer lugar - se añada una referencia geográfica, que no deja de ser accesoria y secundaria. Ello no acontece en el caso del signo figurativo usado por la demandada

Ello es así aunque admitamos que el público pertinente tiene un nivel de atención y percepción más elevado , que no impide desechar el riesgo de confusión cuando aprecia que los mismos servicios se prestan por operadores compartiendo en sus signos distintivos el mismo elemento destacado a título de marca y no como indicativo de un lugar

Tampoco el que los canales de comercialización sean compartidos excluye ese riesgo. Lo determinante no es que los gestores de estas plataformas confunden el origen empresarial de los servicios de alojamiento, dado que no son los consumidores relevantes. Y no resulta aceptable el silogismo propuesto por la recurrente antes recogido, que parte de un presupuesto ( uso de BAHIAZUL como referencia geográficas añadida a la identificación del origen empresarial ) que no concurre en el caso de la marca figurativa

12. Distinta es la respuesta en el caso de los signos meramente denominativos .Si prescindimos de "Villas" y " Fuerteventura " , según hemos explicado, lo que tiene lugar es la adición a "Veaco" de "Bahiazul". El primero no solo es el denominativo de la sociedad demandada, sino que es el término con el también explota otras villas ( Veaco Beach ) . Como hemos dicho aquí "Veaco" resulta determinante en la conformación de la distintividad del conjunto , atendida su posición en primer lugar, y que "Bahiazul" resulta ser un topónimo, al identificar el lugar (complejo residencial) en el que se ubican las villas así identificada . Igual ocurre con otros operadores turísticos que explotan villas en el mismo complejo

A diferencia del caso anterior, aquí sí resulta atendible la alegación de que "Bahiazul" se usa no como marca, sino para describir el lugar donde se ubican sus villas, esto es , de manera descriptiva como indicación relativa al origen o localización geográfico. Estamos, pues, ante un uso que no se puede prohibir por el titular marcario , pues no consta violentada la función esencial - única identificada en la demanda - y ser en este caso conforme a las prácticas leales en materia comercial, al ajustarse a lo que es frecuente en el sector, que es añadir al elemento identificador del origen empresarial colocado en primer lugar (aquí Veaco) una referencia geográfica ( Bahiazul) .Así, sentencia de este Tribunal de 21 de septiembre de 2015 en el asunto (Catalonia Sagrada Familia )

«En una marca compuesta, el primero de los signos es el que mayor impacto causa en el consumidor medio quien además percibe que su inserción en la marca de un hotel viene a identificar a una cadena de hoteles. La adición del término "SAGRADA FAMILIA" es la forma con la que habitualmente se designa a la ubicación del hotel: la ciudad o la proximidad a un determinado lugar conocido de una ciudad.

No es aplicable al presente caso la doctrina jurisprudencial contenida en las SSTJUE de 6 de octubre de 2005 (MEDION/THOMSON ) y de 8 de mayo de 2014 (DOGHNUTS/BIMBO DOUGHNUTS) porque al incorporar en la marca compuesta impugnada el término "SAGRADA FAMILIA" éste carece de una posición autónoma y distintiva por su carácter evocativo o descriptivo de la ubicación del hotel y por su escasa fuerza distintiva».

13.Por tanto, debemos confirmar la declaración de infracción y las condenas aparejadas relativas uso del signo figurativo

sin entrar en su contenido al no ser objeto de esta alzada, pero no respecto de denominativo "Veaco bahiazul" , acompañado o no de "Villas " y "Fuerteventura ",

SEXTO.-Las costas de la primera instancia

1.La sentencia impone las costas de la demanda principal al demandado al entender que ha sido sustancialmente estimada, al declararse la infracción de las marcas de la actora y la procedencia de las acciones de cesación, remoción y prohibición, así como del derecho a indemnización conforme al artículo 43.5 LM, sin perjuicio de que no se haya estimado la pretensión de competencia desleal , lo que , a su entender, no altera las consecuencias de la conducta infractora plasmadas en el fallo

2.En la alegación primera del recurso se impugna tal imposición de costas, ya que la desestimación de las acciones por competencia desleal ejercitadas acumuladamente implica, a su entender, la estimación parcial de la demanda, con invocación de la sentencia nº 29/25, de 17 de enero de este Tribunal de Marcas de la Unión Europea que dice la desestimación de las acciones de competencia desleal es relevante a los efectos de costas cuando

« afecta a un frente jurídico distinto al estrictamente marcario no formulado de modo subsidiario ni alternativo, que requiere de un fundamento específico, aunque coordinado fácticamente con las acciones que sustentan las pretensiones marcarias, pero que obliga en todo caso a un posicionamiento específico al demandado que enfrenta tal pluralidad de pretensiones con consecuencias jurídicas y económicas distintas en cada caso, lo que debe valorarse, a efectos de costas procesales, como un hecho procesal relevante a los efectos de considerar que la desestimación de las pretensiones vinculadas a las acciones de competencia desleal implican no una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido -que sí justificaría la sustancialidad a los efectos del art. 394.1 LEC -, sino una parcial estimación de la demanda a los efectos del art. 394.2 LEC ".

Valoración del Tribunal

3.Al margen de que aquí también se pide la tutela frente a actos de competencia desleal por entender que a la infracción marcaria se unen otras circunstancias de hecho no contempladas en esta legislación, que justifican la aplicación acumulada de la Ley de Competencia Desleal, el motivo pierde en buena parte su sentido ,pues en todo caso resulta que la estimación de la demanda no es plena desde el momento en que se desestima respecto de algunas de las marcas indebidamente invocadas como infringidas , así como respecto del alcance . En consecuencia se deja sin efecto esa condena

4.En cuanto a las costas de la reconvención , también debe decaer la condena y han de ser soportadas por cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad al ser parcial la estimación , por la declaración de caducidad de alguna de las marcas cuestionadas

SÉPTIMO .- Las costas de la segunda instancia

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación ( art 398.2 LEC) .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.La demanda presentada por DESARROLLO INMOBILIARIO BAHIA AZUL SL ( en adelante DESARROLLO INMOBILIARIO ) tiene por un doble objeto: de una parte, la protección con arreglo al art 9.2 del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE en abreviatura) y articulo 34 y 41 y ss. de la Ley de Marcas ( LM en abreviatura) de las marcas siguientes de las que es titular :

- Marca nacional nº M 2722718 , denominativa solicitada el 14.7.2006 y registrada el 28.2.2007 ( trasmitida después a la actora ) para servicios de la clase 36 : Servicios inmobiliarios

- Marca de la Union Europea nº 9335282, figurativa , solicitada el 26.8.2010 y registrada el 17.1.2011 para servicios de las clases siguientes:

35.Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todo ello relacionado con inmuebles, ayuda a dirección y explotación de negocios, servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación de empresas en el mercado inmobiliario

36 Servicios de administración, arrendamiento y corretaje de bienes inmuebles, agencias inmobiliarias , agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); alquiler de apartamentos; servicios de tasaciones de bienes inmuebles, servicios de seguros ; negocios financieros ; negocios monetarios

37 Construcción , reparación ; servicios de instalación

- Marca de la Unión Europea nº 14423024, figurativa, solicitada el 30.7. 2015 y registrada el 29.12.2015 para servicios de las clases siguientes

39 reservas y organización de transportes y viajes, asesoría y consultoría sobre viajes y para la planificación de rutas de viajes, coordinación de planes de viajes, información sobre viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de comunicación y mediante redes informáticas mundiales.

41 educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, y en especial publicación de directorios relacionados con los viajes, información sobre entradas para espectáculos, reserva de espectáculos, producción de espectáculos en directo.

43 servicios de restauración y hospedaje temporal, y en especial reserva de alojamiento temporal, reserva de restaurantes, alquiler, facilitación y organización de alojamientos temporales; información en línea sobre reservas de alojamientos temporales.

Por otra parte, de forma acumulada pide la tutela frente a actos de competencia desleal por confusión, al entender que a la infracción marcaria se unen otras circunstancias de hecho no contempladas en esta legislación, que justifican la aplicación acumulada de la Ley de Competencia Desleal

En extracto expone que es propietaria o arrendadora de diversas villas y inmuebles donde se sitúa la recepción, restaurante y spa en Fuerteventura que explota como un establecimiento de alojamiento turístico denominado "Bahiazul Villas & Club Fuerteventura", que ofrece a sus clientes no sólo alojamiento sino también otros servicios complementarios tales como recepción, spa, restauración, gimnasio, etc. y que , a su entender, goza de un prestigio y reconocimiento en el mercado

Aduce que la mercantil demandada gestiona y comercializa para su ocupación temporal 12 Villas en la misma comunidad de propietarios donde se sitúa el establecimiento de la actora, además de otras villas en otros emplazamientos de Fuerteventura. Promociona y comercializa sus servicios para toda la actividad de la compañía ( según la actora) con la denominación "Veaco Bahiazul " "Villas Veaco Bahiazul" , con el añadido en ocasiones de " Fuerteventura " o con el signo figurativo

Considera que esta utilización de la denominación "Bahiazul" por parte de la demandada es apta para generar riesgo de confusión con los servicios de la actora

Añade que la demandada, a pesar de ser un puro gestor o comercializador de alojamiento en Villas individuales o aisladas ( viviendas vacacionales en la legislación autonómica administrativa) , se presenta en su web como titular un establecimiento hotelero o similar.

Finalmente, refiere la mala fe de la demandada , ya que en 2019 había suscrito un acuerdo de colaboración empresarial con la actora en la que asumió y aceptó que la marca Bahiazul Villas & Club Fuerteventura era una marca registrada, titularidad exclusiva de la demandante, que después de la ruptura negocial no puede negar

2. La demandada se opone a la existencia de infracción marcaria y de acto de competencia desleal por confusión . En síntesis, sus líneas defensivas son (a) que no usa las marcas Bahiazul, al distinguir los servicios alojativos que gestiona utilizando como elemento distintivo VEACO y como elemento descriptivo, de localización dentro de Fuerteventura, BAHIAZUL, que es el nombre de un complejo residencial, sito en la localidad de Corralejo; (b) la existencia de limitaciones del derecho de marca, ex art. 37.1. y 2b LM y art. 14.b.1 y 2 RMUE; (c) la coexistencia pacífica de signos con la partícula BAHIAZUL, con invocación de actos propios de la actora ; (d) que la utilización de la denominación BAHIAZUL no es apta para generar riesgo de confusión con los servicios de la actora y ( e) la ausencia de la mala fe imputada

Además formula reconvención en el que pide la falta de validez de las marcas de la actora por los siguientes motivos: 1º) nulidad de las marcas por falta de distintividad, con arreglo al art. 51.1.a y 5.1.b LM y arts. 59.1.a y 7.1.b RMUE., al resultar descriptivas; 2º) nulidad de las marcas por componerse exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica u otras características de los servicios, ex arts. 51.1.a y 5.1.c LM y arts. 59.1.a y 7.1.c RMUE; 3º) caducidad de la marca española n.º M2722718, registrada para servicios inmobiliarios de la clase 36 , y de la Marca Unión Europea n.º 009335282, registrada para la clase 35, 36 y 37 y de Marca de la Unión Europea n.º 014423024 respecto de los servicios de las clases 39 y 41 , en todos los casos por falta de uso, ex arts. 54.1.a y 57 LM y 58.1.a) RMUE, ya que únicamente acepta el uso, por parte de la actora, de esta última marca para servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, con negación del uso de las marcas Bahiazul para el resto de clases

3. La sentencia, después de reflejar las pretensiones de las partes y marco legal , desestima la reconvención al no apreciar las causas de nulidad absoluta y caducidad invocadas y estima el riesgo de confusión/ asociación ex art. 9.1.b) RMUE, y por tanto le existencia de infracción marcaria invocada por la parte demandante, sin que, al no apreciar una faceta o dimensión anticoncurrencial añadida, acoja la acción de competencia desleal , con los pronunciamientos declarativos y de condena a las cesación, remoción, destrucción e indemnización contenidos en el fallo reproducido ut supra y al pago de las costas procesales

4.Disconforme con esta sentencia apela la demandada, por siguientes extractados motivos: 1º) Indebida imposición de las costas , al ser parcial la estimación de la demanda, por desestimación de las acciones por competencia desleal; 2º) indebida desestimación de la nulidad y caducidad de las marcas de la actora , cuya petición reiteración , con denuncia de la falta de valoración de la prueba pericial ( motivos segundo a sexto) y 3º) la inexistencia de infracción de marcas por (a) no llevar a cabo servicios de las clases 36, 35, 37, 39 y 41 y (b) respecto de la marca de la UE nº14423024 para servicios de la clase 43 (servicios de restauración y hospedaje temporal), al no existir riesgo de confusión, sin que se puede apreciar riesgo de asociación, no alegado por la parte actora en su demanda

5. La parte demandante se opone por estimar infundados estos motivos e interesa la confirmación de la sentencia, por considerarla ajustada a derecho

6. Anticipamos que no seguiremos necesariamente el orden de los motivos , sino que, por razones lógicas, el relativo a las costas se resolverá en último lugar, y los demás se agruparán en lo preciso para evitar inútiles reiteraciones.

Asimismo, su debida comprensión aconseja que, sin perjuicio de su complementación al analizar los distintos motivos, dejemos constancia en este momento de los datos fácticos esenciales que enmarcan la controversia, referidos al complejo residencial "BAHIAZUL" y a la actividad de la actora y demandada en el mercado, que se desprenden de las alegaciones no controvertidas de las partes y de la abundante documental aportada, que si no se dice lo contrario, se entiende referida a la acompañada en la demanda

6.1 El complejo residencial "BAHIAZUL"

Bahiazules el nombre de un complejo residencial promovido en 2007 por una sociedad de cuya segregación parcial se crea la actora, sito en la localidad de Corralejo, perteneciente a la isla de Fuerteventura, en que se integran una pluralidad de villas ( 147 según indica la demandada) , cada una de las cuales es una finca jurídica y registralmente independiente susceptible de utilización separada e independiente unas de otras, así como locales comerciales ( lo que denomina la demandada "club social") . Complejo sobre el que se encuentra constituida la Comunidad de Propietarios Bahía Azul. El nombre del complejo se aprecia desde la entrada al mismo, en la garita de acceso y desde 2007 se identifica como BAHIAZUL ( no controvertido, y doc.55, 56 y doc. nº 2 y 3 de la contestación).

En su inicio las villas que integraban la promoción fueron comercializadas como viviendas de uso estrictamente residencial. Diversas modificaciones normativas hicieron posible el cambio de uso de las viviendas construidas de uso residencial a turístico. En un primer momento la legislación administrativa permitía esa explotación turística en la modalidad de "establecimiento turístico de uso extrahotelero tipo villa " que exigía el concepto de unidad de explotación. Con posterioridad, cambios normativos hicieron posible la explotación individual de Villas como alojamientos no integrados dentro de una unidad de explotación, con la categoría de "Viviendas Vacacionales" (no controvertido)

En el Complejo Bahiazul convergen varios operadores que explotan turísticamente las villas , además de los litigantes ( no controvertido) .

6.2 La actividad de la actora

La actora es propietaria o arrendadora de diversas villas ( en total 89 ) y otros inmuebles o locales sitos en ese complejo residencial, que destina a recepción, restaurante, gimnasio y spa, y que conforman una unidad de explotación, administrativamente clasificada como "establecimiento extrahotelero alojativo tipo villa" ( no controvertido y docs. nº 10, 11, 11 bis y 12), que se sirve de la página web www.bahiazul.com ( doc. nº 13, 14 y 14 bis).

Fue la primera, y durante mucho tiempo, la única empresa capaz de garantizar el principio de unidad de explotación y, por tanto, la única que desarrolló la explotación turística en el complejo residencial hasta el cambio de normativa (no controvertido)

6.3 La actividad de la demandada

La mercantil demandada explota para su ocupación temporal villas turísticas ubicadas en distintos zonas de Fuerteventura, sirviéndose para ello de la web www.villasveaco.com ( no controvertido y documento nº 37, 38, 39 y 40). Entre ellas 12 villas están localizadas en el complejo residencial BAHIAZUL y que se explotan de forma individual - no integrados dentro de una unidad de explotación - con la categoría de Viviendas Vacacionales.

En su día la actora y demandada concertaron un acuerdo de colaboración comercial fechado el 1 de mayo de 2019 ( doc. nº 56), por el que la actora permitía a la demandada explotar las villas cuya gestión tenía encomendada bajo la cobertura de la licencia administrativa titularidad de la actora , a cambio de una retribución económica, y que habilitaba a los clientes de la demandada s acceder al restaurante, SPA, gimnasio, etc. en las mismas condiciones que los clientes de la demandada . En su estipulación Undécima se decía "En ningún caso las cláusulas del presente contrato suponen la cesión o transmisión de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de los colaboradores. Especialmente la marca Bahiazul Villas & Club Fuerteventura que es una marca registrada propiedad de BAHIAZUL"

El cumplimiento de dicho contrato motivó un litigio entre las partes, que concluyó con sentencia que declaró su resolución por incumplimiento de la aquí actora , sin que conste su firmeza ( doc. nº 57 de la contestación)

SEGUNDO. La nulidad de las marcas de la actora por falta de distintividad

1. La sentencia descarta la nulidad pretendida con la siguiente extractada argumentación : «[...] la Marca nacional denominativa (nº M 2722718 ES) "Bahiazul" figura registrada por la parte demandante para la clase 36 de la Clasificación de Niza, para los servicios inmobiliarios, que no incluye los servicios de alojamiento y explotación turística, es decir, lo servicios que la parte demandante entiende que se confunden con el signo de la actora.[...]

Por otro lado, el hecho de que el elemento dominante de las marcas de la parte actora "Bahiazul", se integre en una comunidad de propietarios denominada Bahía Azul no excluye per se el carácter distintivo del referido signo

La misma conclusión se alcanza respecto de "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura". En una apreciación global, y partiendo de que la actora ostentaba derechos previos sobre "Bahiazul" la posterior extensión a "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura" no presenta un carácter meramente descriptivo intrínseco»

2. En el recurso se insiste en la nulidad de las marcas por falta de carácter distintivo, al componerse, a su entender, de elementos que carecen de distintividad para atribuir un origen empresarial, con especial mención al informe pericial aportado, ignorado en la sentencia apelada, y que viene a reproducir en sus particulares que estima convenientes. Aunque no menciona su fundamentación jurídica , como sí hacia la reconvención, se sobreentiende que pide su declaración de nulidad ex arts. 51.1.a y 5.1.b LM y arts. 59.1.a y 7.1.b RMUE

La idea central es que las marcas de la actora son una combinación de términos puramente genéricos y descriptivos, que permite catalogarlas como descriptivas . "BAHIAZUL" , que en la marca denominativa es el elemento único y las figurativas el principal o destacado, resulta ser el nombre del complejo residencial en que se ubican villas o apartamentos destinados por varios operadores (entre ellos, los aquí litigantes) a alojamiento turístico, que no es propiedad de la actora, gestionado por una Comunidad de Propietarios que usa profusamente la palabra BAHIAZUL , que también es utilizada por diferentes empresas operadoras de villas turísticas y vacacionales dentro del Complejo Residencial. Además, refiere que es una palabra vulgar que en España identifica negocios de todo tipo. En cuanto al resto de elementos denominativos de las marcas figurativas (FUERTEVENTURA, VILLAS y CLUB) carecen de distintividad alguna, sin que las marcas hayan adquirido distintividad adquirida, extremo no alegado en ningún momento

Afirma que el consumidor no establece ninguna relación de las marcas con un origen empresarial, y que sí se establece con un origen geográfico o localización específica.

Expone que la demandada , como otro operadores, usan BAHIAZUL, pero siempre y conjuntamente con el signo identificativo del origen empresarial ( VILLAS VEACO BAHIAZUL en su caso)

Valoración del tribunal

3. Es motivo de denegación del registro, después elevado a causa de nulidad ( art 59.1 a) RMUE), que la marca carezca de carácter distintivo ( art 7.1 b).De igual modo en caso de las marcas nacionales ( art 51.1.a y 5.1.b LM). Tal carencia implica que el signo no sirve para cumplir la finalidad esencial de la marca. En palabras de la STJUE de 29.4.2004 ( asuntos C?468/01 P - C?472/01 P Procter & Gamble Company) «El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº40/94 significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas [...] »

En la citada sentencia se aclara cómo debe apreciarse tal distintividad «Dicho carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz »

Un grado mínimo de carácter distintivo resulta suficiente para evitar la aplicación de esta prohibición absoluta ( STGUE de 27.2.2002 o más reciente de 3.4.2019, T/555/18)

4. En nuestra sentencia 105/2025, de 27 de junio ya apuntamos que es preciso diferenciar entre la causa de nulidad del art. 7.1.b) y la del art. 7.1.c) RMUE, por más que ambas tienen un sustrato común al referirse a signos inapropiados para cumplir con la función de origen.

Aunque el recurso duplica las alegaciones o motivos impugnatorios, el argumento-fuerza del apelante en este y el motivo siguiente es básicamente el mismo : el elemento único , o nuclear en otro caso, de las marcas de la actora - BAHIAZUL- no viene a indicar un origen empresarial del servicio, sino un lugar geográfico o la localización específica del mismo, lo cual entendemos que es más propio de la nulidad pretendida al amparo del art 7.1c) RMUE , esto es , de resultar el signo descriptivo al proporcionar al público información, no del origen empresarial, sino de características de los servicios, como su localización

5. Sin perjuicio de lo que resolveremos al dar analizar la alegación relativa al art 7.1 c) RMUE ( y el correlativo art 5.1 b) LM en el caso de la marca nacional) , en la que daremos respuesta a la trascendencia que puede tener que BAHIAZUL identifique el complejo residencial en el que se ubican las villas explotadas por los litigantes, en lo tocante a la carencia de distintividad debemos desechar la aplicación del art 7.1 b) RMUE y el equivalente art 5.1 b) LM respecto de las marcas nacionales por las siguientes razones, que exponemos con ánimo de exhaustividad

En primer lugar, la ausencia de carácter distintivo no es in abstracto , sino que debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos para los que se ha concedido el registro; análisis particularizado en relación con los servicios registrado que no efectúa la apelante, sin que ello deba ser suplido por el Tribunal

En segundo lugar , aunque admitamos que el término BAHIAZUL puede considerarse para los hispanohablantes una forma sintética y abreviada de las palabras "bahía " y " azul", ello no significa que carezca de carácter distintivo para los servicios de las clases 35,36,37,39,41 y 43 registradas. No hay dato alguno que permita afirmar que el público relevante, que es el consumidor medio de tales servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y además no limitado en el caso de las MUEs al público español, no puede identificar con ese término esos concretos servicios prestados por un operador en el mercado y distinguirlos de otros, por más que "Bahia" en español resulte ser un accidente geográfico (entrada natural de mar en la costa, de extensión considerable pero generalmente menor que la de un golfo) y "azul" un color , dada la desconexión conceptual de esas palabras con esos servicios, por lo que esa fórmula sintética - y ya por ello creativa - "bahiazul" resulta perfectamente hábil para signarlos. Dicho de otra manera, no estamos ante una palabra carente de carácter distintivo porque resulte ser utilizada con tanta frecuencia en ese tipo de servicios que haya perdido su capacidad de distinguirlos. El que se use puntualmente por otros operadores para servicios, alguno además ajenos a los registrados por la actora (que es lo probado por la demandada) resulta irrelevante a los efectos del art 7.1 b) RMUE , y el correlativo art 5.1 b) LM

Es más, en el propio dictamen pericial de la demandada , al que después haremos referencia, a lo sumo se indica que podría ser sugerente en la categoría de "alquiler de villas vacacionales" , en el sentido de que puede evocar imágenes o sensaciones (mar, bahía, tranquilidad). Y como tal término sugestivo en ese concreto servicio - en la mejor de las hipótesis para la apelante - supera el test del art 7.1 b) RMUE

A la vista de lo anterior resulta irrelevante plantearnos si el resto de elementos denominativos de las marcas figurativas (FUERTEVENTURA, VILLAS y CLUB) carecen de distintividad para todos los servicios registrados

6. Por agotar nuestra respuesta, el resto de alegaciones vertidas en este motivo del recurso resultan inanes

6.1 En primer lugar, en cuanto a la falta de valoración por la juez a quo de la prueba pericial aportada con la contestación-reconvención, olvida la apelante que la afirmación de un hecho como probado es el resultado de la valoración conjunta y libre del material probatorio, más allá de un medio concreto de prueba. Por todas, STS 241/2013, de 9 de mayo.

En consecuencia, el solo dato de que la sentencia no haga mención a una prueba aportada o propuesta por la parte no supone ni quiebra del art 218 LEC ni error en la valoración de la prueba necesariamente. No es preceptiva su mención si se considera que no aporta nada relevante, de manera que ello, por supuesto, no genera indefensión alguna. Por todas, la STS de 9 de mayo de 2016.

Pero es que si observamos el dictamen pericial, es cuestionable que merezca tal cualidad. El mismo se titula "Dictamen pericial técnico sobre la distintividad de las marcas "Bahiazul" y "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura" titularidad de la empresa Desarrollo Inmobiliario Bahía Azul S.L., análisis de las estrategias de creación de marcas en el ámbito de alojamientos turísticos y evaluación del riesgo de confusión entre las marcas "Villas & Club Bahiazul Fuerteventura" y "Villas Veaco Bahiazul" en su sector de actividad y en sus canales de comercialización"y es elaborado por Leonardo, codirector del grupo de investigación MarketingGroup Business Research y profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid .Tras su lectura comprobamos que su objeto es esencialmente jurídico, al versar, en lo que aquí interesa, sobre la concurrencia de una causa de nulidad de marcas por falta de distintividad o su carácter descriptivo. No parece, pues, que estemos ante un tercero que aporta al proceso conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valoras aspectos fácticos relevantes, como prevé el art 335LEC, sino ante un dictamen emitido sobre una cuestión jurídica , que no precisa prueba , al no estar en el caso de un derecho extranjero ( art 281.1 y 2LEC).

Aunque no parece que la parte actora recurriera su admisión en la audiencia previa , ello no impide que este tribunal, en uso de la soberanía que tiene para apreciar la actividad probatoria practicada ( art 456 LEC y SSTS 1 de octubre de 2012 o 4 de diciembre de 2015, entre otras) no la valore como pericial, al carecer de tal condición según criterio jurisprudencial reiterado recogido en la STS 1427/2024, de 30 de octubre, con remisión a la sentencia 477/2017 de 20 julio, citada en las sentencias 554/2021, de 20 de julio, y 578/2021, de 27 de julio. Otra cosa son los contenidos o datos no jurídicos que pueda contener, que sí pueden ser valorados , como nos recuerda la reciente STS 447/2024, de 3 de abril , que tras decir que " no corresponde al perito realizar valoraciones jurídicas, pues eso es competencia del tribunal, aunque en ocasiones la frontera no es muy nítida, sobre todo cuando la valoración técnica se refiere a uno de los requisitos o presupuestos que justifican la aplicación de la regla jurídica con la que se pretende resolver la cuestión controvertida"añade que " en cualquier caso, si el informe contiene valoraciones jurídicas, como denuncia el motivo cuarto, ello no conlleva necesariamente la nulidad del informe pericial, sino que entra dentro de la función del tribunal quedarse con la aportación de la información y las valoraciones técnicas, y reservarse la valoración jurídica". Dado que aquí el contenido esencial del dictamen es jurídico hasta el punto de que el argumentario del recurso lo que viene es a reproducirlo, acierta la jueza de instancia al omitir valorarlo como medio de prueba.

6.2 En segundo lugar, y conectado con lo anterior, las referencias del dictamen pericial - y del recurso por extensión - a la ausencia de "secondary meaning"o distintividad adquirida de las marcas resultan prescindibles desde el momento en que ello siquiera ello es alegado por la demandante

6.3 Finalmente, en tercer lugar, resulta fútil e intrascendente en esta sede de todo lo relativo al uso por la demandada y otros operadores del signo BAHIAZUL conjuntamente con otro signo identificativo del origen empresarial. Ello podrá tener relevancia en sede de infracción, pero aquí no se trata de ver cómo se utiliza el signo por otros operadores , sino si el signo registrado como marca por la actora es o no hábil para cumplir su función identificadora de los productos/servicios para los que se ha registrado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y por tanto, poder atender la función distintiva de estos de los de otras empresas

TERCERO.- La nulidad de las marcas de la actora por componerse de signos o indicaciones que designan la procedencia geográfica u otras características de los servicios

1. La sentencia, que viene a asumir que la palabra "Bahiazul" hace referencia al nombre de la comunidad de propietarios en la que se incluyen las villas destinadas a alquiler turístico, a la que se añade el término de Fuerteventura, refiriéndose al lugar en el que se prestan los servicios , rechaza la nulidad con el siguiente argumentario : « el hecho de que una o dos palabras aisladas de la marca completa registrada "Villas & Club Bahiazul Fuerteaventura" haga referencia al lugar en el que se prestan los servicios, no permite concluir que, tras su combinación con otras palabras, especialmente en este caso al tratarse de una marca compuesta, atribuya un carácter singular y especifico al signo, más allá de ser un mero indicador de la localización en la que se prestan los servicios.

Por el contrario, la combinación de las distintas palabras Villas&Club con la marca nacional de la actora "Bahiazul" y la isla en la que se prestan los servicios, le otorga carácter singular, no provocando una impresión de indicación geográfica »

2.El recurso reitera la solicitud de nulidad de las marcas con arreglo a los arts 51.1.a y 5.1.c LM y arts. 59.1.a y 7.1.c RMUE, al considerar que el elemento dominante de los signos de actora " BAHIAZUL" sirve para señalar la procedencia geográfica, la ubicación, de las villas donde se prestan los servicios alojativos ( el complejo residencial BAHIAZUL) de igual modo que el término "FUERTEVENTURA" , siendo las otras dos palabras que integran las marcas figurativas (villas, club) absolutamente intrascendentes por usuales en ese tipo de servicios .

Tras considerar desacertada la argumentación de la sentencia , refiere que está ampliamente extendido la conformación de marcas de servicios alojativos añadiendo al identificador del origen empresarial una referencia a un lugar geográfico ( ciudad, monumento, zona, playa, etc.) con cita de la sentencia de este Tribunal de 21 de septiembre de 2015 ( asunto Hotel Catalonia Sagrada Familia), mención a varios ejemplos y trayendo de nuevo a colación el informe pericial, preterido en la sentencia, con copia de algunos de su particulares, que inciden en esta idea. Finaliza con reproducción de la STJUE de 4.5.1999 (caso Chiemse, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97) y que en aplicación de la misma " los operadores que utilizan la palabra BAHIAZUL para ofertar el alquiler turístico de villas situadas en el Complejo BAHIA AZUL, están legitimados para hacerlo, sin que deban impedirlo las marcas de la actora, que se han apropiado del elemento geográfico de ubicación de las villas"

Valoración del tribunal

3.A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 2017/1001, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».

Este motivo de denegación del registro, después elevado a causa de nulidad ( art 59.1 a) RMUE), de los signos descriptivos se refiere a aquellos que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (STJUE de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI C-383/99) y dos son los fundamentos dados por la doctrina y jurisprudencia que justifican esta prohibición: en primer lugar, que se trata de signos que resultan inapropiados para cumplir la función esencial de la marca como signo de indicación del origen empresarial de esos concretos productos /servicios, ya que aportan información de estos últimos, no de su origen empresarial, y en segundo lugar, el principio de la libre disponibilidad, que exige que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de productos o servicios, de manera que no puedan ser monopolizados por ningún operador del mercado. Por todas, STJUE de 23 de octubre de 2003 (OAMI/Wrigley, C-191/01) o STJUE de 10 de abril de 2008 (C-102/07, Adidas /Marca Mode )

4. De la abundante jurisprudencia recaída sobre esta prohibición podemos extractar, en lo que aquí interesa, las siguientes reglas generales, tal y como compilamos en nuestra sentencia nº 173/2025, de 14 de noviembre .

«En primer lugar, la apreciación del carácter descriptivo in concreto

La valoración del carácter descriptivo no se hace en abstracto para cualesquiera productos y/o servicios sino en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro del signo, y en relación con la forma en que lo percibe el público pertinente, constituido por los consumidores de esos productos o servicios (entre otras, SSTGUE de 11 de mayo o 22 de junio de 2005 y de 14 junio 2007). Por ello procede examinar, en función del significado dado a la marca controvertida, si existe, desde el punto de vista del público pertinente, una relación suficientemente directa y concreta entre la misma y las categorías de productos y de servicios para las que se aceptó el registro, de modo que permita que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características. En consecuencia, la prohibición no abarca los signos sugestivos, dado que no basta que el mensaje que trasmite el signo sea meramente sugerente o alusivo ( entre otras, SSTGUE de 5 de abril de 2001 o 23 de mayo de 2019)

En segundo lugar, los significados alternativos no impiden la prohibición

Debe denegarse el registro, de un signo, o después su nulidad, si uno al menos de sus significados potenciales designa una característica de los productos o servicios de que se trate (véase, en este sentido, la STJUE de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 y STGUE 9 de marzo de 2010, Euro-Information ,entre otras, asumida por este tribunal en la sentencia de 1 de julio de 2014 ( asunto Breezes )) .

La jurisprudencia aclara que no es necesario que los signos e indicaciones sean utilizados efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, con fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se ha presentado la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro - o acordase su nulidad - si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (SSTGUE de 17 de octubre de 2018, T-822/17 y de 23 de mayo de 2019)

En tercer lugar, en caso de una marca denominativa compuesta, lo importante es el significado que pueda atribuirse al signo considerado como un todo

Lo relevante, dado que el signo se aprecia como un todo por el consumidor que no lo despieza, es el significado de esa totalidad, y no los posibles significados de los componentes analizados por separado. Así se recoge en las Directrices de la EUIPO, con invocación de la STGUE de 8 de junio de 2005 ( asunto T-315/03 , Rockbass). Por ello la combinación de elementos será admisible si resulta no ser descriptiva al crear una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de elementos en sí descriptivos. Dice la STJUE de 19 de abril de 2007 ( C-273/05 , OAMI/Celltech RD Ltd)

En cuarto lugar , la mera adición de elementos gráficos per se no excluye el carácter descriptivo del signo

Siendo cierto que la prohibición que nos ocupa tiene como ámbito de aplicación más natural y propio el de las marcas denominativas, no lo es menos que también puede operar en relación a las marcas mixtas o figurativas cuando el elemento gráfico se limita a evocar o reforzar el mismo concepto que el término denominativo descriptivo, o carece de peso distintivo. Por ello no se descarta la entrada en juego de la prohibición si los elementos no denominativos suscitan en el consumidor la misma idea que muestra el elemento denominativo genérico . Otra cosa es que los elementos adicionales sí aporten al signo suficiente fuerza caracterizadora , en cuyo caso sí pueden excluir la operatividad de la prohibición»

5. De manera concreta, en lo relativo a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia o el destino geográfico de categorías de productos o el lugar de prestación de categorías de servicios para los que se ha solicitado registrar una marca de la Unión, en especial los nombres geográficos, existe un interés general en preservar la disponibilidad de tales signos o indicaciones, principalmente porque son capaces no solo de indicar, en su caso, la calidad u otras propiedades de las categorías de productos o servicios de que se trate, sino también de influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, vinculando los productos o servicios a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos ( STJUE de 6 de septiembre de 2018, Bundesverband Souvenir - Geschenke Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16)

Pero ello no significa que esté prohibido en todo caso su registro. La STJUE de 4 de mayo de 1999 (asunto Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97) al interpretar el equivalente artículo de la Primera Directiva en materia de marcas reseña que :

«- No se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan lugares que presentan, actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, sino que se aplica asimismo a los nombres geográficos que puedan ser utilizados en el futuro por las empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha categoría de productos.

- En los casos en que el correspondiente nombre geográfico no presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, la autoridad competente debe apreciar si es razonable contar con que, para los sectores interesados, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos.

- En esta apreciación, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos considerada

- El vínculo entre el producto considerado y el lugar geográfico no depende necesariamente de la fabricación del producto en dicho lugar.»

El Tribunal de Justicia en la ulterior sentencia de 6 de septiembre de 2018 citada ( con motivo de la marca denominativa NEUSCHWANSTEIN, que es el nombre de un castillo ) insiste en que la denegación de registro de un signo basada en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento «solo es posible si el nombre geográfico que se ha solicitado registrar como marca designa un lugar que, en el momento de la solicitud, presenta para los sectores interesados un vínculo con la categoría de productos de que se trate, o bien si resulta razonable pensar que ese vínculo podrá establecerse en el futuro»,por lo que este precepto «no se opone al registro de nombres geográficos desconocidos en los sectores interesados, o al menos desconocidos como designación de un lugar geográfico, o incluso de nombres geográficos que, por las características del lugar que designan, difícilmente podrán hacer pensar a los sectores interesados que la categoría de productos de que se trate procede de ese lugar»".

De igual modo, la STGUE de 16 de julio de 2025 ( asunto T-105/23, Iceland) remarca «28 Ahora bien, aun cuando el público pertinente conozca un lugar geográfico, de ello no resulta automáticamente que el signo puede servir, en el comercio, como indicación de la procedencia geográfica. Para examinar si se cumplen las condiciones de aplicación del motivo de denegación del registro en cuestión, es necesario tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes, como la naturaleza de los productos o servicios designados, el mayor o menor renombre, en particular en el sector económico de que se trate, el lugar geográfico considerado y el mayor o menor conocimiento que de él tenga el público interesado, las costumbres del ramo de actividad considerado y la cuestión de en qué medida la procedencia geográfica de los productos o servicios de que se trata puede resultar pertinente, para los sectores interesados, para apreciar la calidad u otras características de los productos o servicios considerados [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03 , EU:T:2005:373, apartado 49].»

Por último, la carga de la prueba de las circunstancias que justifican la nulidad ex art 7.1 c) RMUE corresponde a quien la invoca , dado que la marca de la Unión registrada se presume válida, tanto en vía reconvencional ( art 124 y 127 RMUE y 217 LEC ) como en el marco de un procedimiento directo de nulidad ante la EUIPO [ STGUE de 13 de septiembre de 2013, (asunto CASTEL, T-320/10)

6. Las alegaciones formuladas por la apelante deben examinarse a la luz de estas consideraciones, y ya podemos anticipar que, la petición de nulidad absoluta está abocada al fracaso

En primer lugar, el carácter descriptivo no se aprecia in abstracto , sino en relación con los productos o servicios concretos para los que se ha concedido el registro; análisis particularizado en relación con los servicios registrados, como en el caso anterior , no efectúa la apelante, sin que ello deba ser suplido por el Tribunal. De sus alegaciones se desprende que únicamente se refiere a los servicios de explotación de alojamientos turísticos , por lo que limitaremos a estos

En segundo lugar, no controvertido ( apartado 6.1 del FJ 1º al que no remitimos ) que "Bahiazul"( elemento único en la marca denominativa o nuclear en las figurativas) es el nombre de un complejo residencial sito en una localidad turística de la isla de Fuerteventura, compuesto por más de un centenar de villas residencial, muchas de ellas explotadas al destinarse a un uso turístico, ya configurando una unidad de explotación ( como el caso de la actora ) ya de manera individualizada como viviendas vacacionales" ( como el caso de la demandada y otros operadores ), ello por sí solo no basta para impedir su registro como marca para servicios de explotación de alojamientos turísticos.

Para ello resulta preciso, según la doctrina del TJUE leída en su integridad, a diferencia de lo realizado en el recurso, acreditar que esa expresión designa un lugar que, en el momento de la solicitud (aquí la MUEs relacionada con ese servicio se solicita en 2015 ) presenta para los sectores interesados un vínculo con esos servicios de explotación de alojamientos turísticos , o bien resulta razonable pensar que ese vínculo podrá establecerse en el futuro . Y al respecto la actividad alegatoria y probatoria es nula

En tercer lugar, aunque lo anterior ya colma las exigencia de motivación de la desestimación, con ánimo exhaustivo añadir que ese consumidor medio de los servicios de alojamiento temporal tratándose de MUEs, en principio, es el europeo , sobre todo cuando estamos ante servicios turísticos en unas islas que es notorio que entre sus principales demandantes son nacionales de países del centro y norte de Europa, y no hay dato alguno que permite pensar que en ese momento relevante pudieran conocer que BAHIAZUL identificaba un complejo residencial de una isla de Canarias, de los centenares de complejos o urbanizaciones residenciales que pueden haber en ellas. E igual podemos afirmar aunque se tome en consideración solo consumidor el español

Ni en el momento de su registro ( 2015) se puede predicar que la palabra BAHIAZULse vincula con la ubicación de alojamientos turísticos temporales cuando no consta que en ese complejo hubiera en esa época villas explotadas turísticamente, ni resulta razonable pensar en ese momento que ese vínculo podría establecerse en el futuro cuando (i) se ignora qué grado de conocimiento pueden tener los consumidores relevantes (si es que tienen alguno) de que tal expresión identifica un complejo residencial, así como (ii) las características de ese propio lugar designado por el nombre , que no consta que sea un lugar especial por su historia, ubicación, contenido monumental, o paisajístico , etc., sino una más de las múltiples urbanizaciones o complejos residenciales que hay en las zonas turísticas de España . En definitiva , ante la falta de prueba de que el público pertinente percibiera de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una característica de los servicios en cuestión , la solicitud de nulidad absoluta no puede prosperar

En cuarto lugar, la alegación de la recurrente de que la misma y otros operadores pueden utilizar la palabra BAHIAZUL para ofertar villas turísticas sitas en el complejo de igual nombre no desvirtúa lo anterior

Ello lo que plantea no es la falta de validez de la marca ex art 7.1 c) RMUE , sino un límite de la misma previsto en el artículo 14, letra b) del Reglamento, llamado precisamente a resolver los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta, total o parcialmente, por un nombre geográfico y que garantiza a terceros el uso de tal nombre geográfico no como marca, sino a utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que el uso de esta se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial .Por ello se tratará al analizar la infracción

7. Por las razones anteriores confirmamos la sentencia, sin que , como en el caso anterior, resulte relevante la omisión de la valoración del dictamen pericial que , en lo que aquí interesa, no resulta tal al contener aseveraciones jurídicas.

8. Solo añadir , para finalizar, que resulta sintomático que la apelante pida ahora la nulidad absoluta de las marcas de la actora, que conocía y aceptaba expresamente en el acuerdo de colaboración comercial fechado el 1 de mayo de 2019, según el particular relevante antes trascrito, en un comportamiento que resulta contrario a sus propios actos , con quiebra del art 7CC

CUARTO. La caducidad por falta de uso .

1.En la reconvención se pide la caducidad total por falta de uso de la marca española n.º M2722718 denominativa (registrada para clase 36) y de la MUE figurativa n.º 009335282 ( registrada para la clases 35,36 y 37), así como la caducidad parcial de MUE figurativa n.º 014423024 en cuanto a los servicios de las clases 39 y 41 , ya que únicamente acepta el uso, por parte de la actora, de los servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, en cuanto a servicios de hospedaje temporal, con apoyo en las explicaciones contenidas en el citado nomenclátor

2. La sentencia trata de forma conjunta la caducidad por falta de uso de las distintas marcas impugnadas , y después de unas extensas consideraciones jurisprudenciales, motiva su rechazo con una explicación un cierto confusa en la forma siguiente:

" La duda, parece, se proyecta sobre los registros marca española n.º 335282, registrada para las clases 35, 36 y 37 y la marca de la Unión Europea 9335282 registrada para las clases 35, 36 y 37.

Se señala que esas dos marcas no fueron solicitadas por la actora, sino por la sociedad Enza y pepe y JL S.L., adquiridas por la demandante en 2012 siendo la referida entidad quienes la registró para la clase 36, la cual no incluye servicios de alojamiento temporal, de hospedaje, que son los que presta la actora, puesto que éstos se incluyen en la clase 43

No obstante lo anterior, cabe señalar que, cuando una marca se utiliza junto con otra marca (p. ej., "marca de la casa" + "marca de línea"), ese empleo constituye uso de la marca en la misma forma registrada, en paralelo con otras marcas, pero de manera independiente. De esta manera, no se está ante un uso "en forma diferente" del art. 18.1.a) RMUE , sino ante el uso protegido por el art. 18.1, párrafo primero ( T-29/04 , Cristal Castellblanch).

Finalmente, en cuanto a la percepción del público, la configuración visual es suficiente para concluir que la marca denominativa se percibe como indicativa del origen. No hay "unidad inseparable" que borre la autonomía de la denominación; por tanto, no procede examinar el supuesto como "uso en forma diferente" del art. 18.1.a) RMUE . Con todo, obiter dicta, si se entendiera que el conjunto crea una sola composición, la variación no altera el carácter distintivo de la marca española "BAHIAZUL" registrada para las clases 35, 36 y 37, de modo que también superaría el test del art. 18.1.a) RMUE .

Tampoco cabe estimar la caducidad de la marca de la unión europea 009335282 por falta de uso para las clases 35, 36 y 37, ya que ha quedado acreditado del múltiple documental obrante en autos y del resto de pruebas practicadas que, bajo la denominación Villas & Club Bahiazul Fuerteaventura, la actora no solamente se dedica a la prestación de servicios de alojamiento turístico, sino de mantenimiento, asistencia anejos al alquiler.

A mayor abundamiento, el hecho de que la marca fuera registrada inicialmente por un tercero, el cual vino haciendo uso de la misma para alquiler no obsta para que la misma marca, una vez cedida al nuevo adquirente sea registrada para otras Clases, como ocurre en el presente supuesto. "

3. En las alegaciones cuarta , quinta y sexta del recurso de apelación se insiste en la caducidad por falta de uso con arreglo al art. 54.1.a) y 57 LM y 58.1.a) RMUE de la marcas de la actora, ya que se reitera que el uso que efectúa de las marcas se limita a su actividad que es la explotación turística y no residencial de las villas, actividad englobada en la clase 43 , limitándose la sentencia recurrida a digresiones teóricas que no abordan ni resuelven la cuestión nuclear, siendo desacertado su escueto razonamiento

Valoración del tribunal

4. No le falta razón a la apelante en relativo a la argumentación de la sentencia de instancia. Sin la claridad deseable parece dar a entender que el uso de las MUEs figurativas también sirve como uso de la marca nacional denominativa, pues es una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada, como se recoge en el artículo 18.1. b) RMUE ( de igual modo , art 39.3 LM, que trae causa de la Directiva ) .

Es cierto ( STJUE de 18 de abril de 2013 asunto C-12/12, Colloseum Holding) que « el concepto de «uso» de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta» ,pero siempre que esa marca registrada «que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o conjuntamente con otra marca debe seguir percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate para que ese uso se ajuste al concepto de «uso efectivo»

Pero es que ello ni se plantea en la instancia y menos se suscita en el recurso, de modo que prescindiremos de su estudio y nos centraremos en dar respuesta a lo cuestionado ex art 465.5LEC, que no es otra cosa que si la marca de la actora , en cualquiera de sus formas , se usa o no de forma efectiva para cada uno de los servicios cuestionados, en lo que lleva razón la apelante de que la sentencia adolece de una motivación apegada a las alegaciones y prueba practicada .Exige por ello atender no solo a lo dicho por las partes en esta alzada, sino completarlo con lo alegado en la instancia, huérfano de contestación judicial

5. Previamente reseñar que no es objeto de controversia en esta alzada la queja procesal vertida en la instancia por la reconvenida de que la pretensión de caducidad de las marcas en todas las clases ( salvo la 43) constituye un manifiesto abuso y desviación procesal por carecer de la necesaria conexión con las pretensiones articuladas en la demanda.

Ello se rechazó en la audiencia previa por el juez a quopor no constar recurrida la admisión a trámite de la reconvención , sin que ello fuera impugnado, de modo que queda marginado de nuestro análisis . En todo caso lo cierto es que toda esta problemática deriva de la formulación de la demanda , que no discrimina con precisión qué marca y respecto de qué servicios se considera infringidas, al referirse a todas ellas en su conjunto

6. Antes de su estudio detallado para cada clase, recordar que uno de los deberes que tiene el titular de la marca, ya contemplado en el CUP, es usarla de manera efectiva, según prescribe el art 18 RMUE ( y el equivalente art 39 LM en el caso de las marcas nacionales ) con la sanción de caducidad en caso contrario ( art 58.1 a) RMUE y art 54.1.a) y 57 LM); concepto de "uso efectivo" que no aparece definido en el RMUE ni en la Directiva de Marcas (ni en la LM nacional) y acerca del cual la jurisprudencia del TJUE, en la que destaca la sentencia dictada en los casos Ansul v Ajax, de 11 de marzo de 2003, nos dice que " es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia

De ello se desprende que un "uso efectivo" de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas."

Tesis reiterada en la sentencia de 11 de mayo de 2006 (asunto C-416/2004, VITAFRUIT) , entre otras muchas

7.Servicios de la clase 36.(servicios inmobiliarios / servicios de administración, arrendamiento y corretaje de bienes inmuebles agencias inmobiliarias , agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); alquiler de apartamentos; servicios de tasaciones de bienes inmuebles, servicios de seguros ; negocios financieros ; negocios monetarios)

7.1 En las notas explicativas de la Clasificación de Niza , de carácter informativo, se dice ( en lo que aquí interesa) que la clase 36 comprende "los servicios de agencias inmobiliarias, la administración de bienes inmuebles, el alquiler de apartamentos, el cobro de alquileres" ,siendo servicios distintos a los de la clase 43 ( servicios de hospedaje temporal) respecto de los que se afirma " que no comprenden en particular "los servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas o apartamentos destinados a un uso residencial (cl. 36)"

A la vista de ello , acierta la apelante en remarcar que la actividad a la aplica las marcas la actora no es la de alquiler de villas , caracterizada , entre otras, por la nota de temporalidad en la cesión de uso, sino que lo realizado es una explotación turística. Las villas con las que opera se insertan en una unidad de explotación turística para llevanza de una actividad que es la propia de hospedaje, esto es, el uso de las marcas no resulta acreditativo de los servicios de la clase 36, sino de la 43. Lo que las marcas identifican son los servicios de explotación turística y no residencial de las villas, englobadas estas en un complejo turístico extrahotelero, con las prestaciones análogas a las de un hotel (restauración , bar, gimnasio, spa, etc. tal y como se ofertan en su web y en las web de comercializadores de estos servicios )

7.2 Esta conclusión no se ve desvirtuada por lo dicho en la oposición al recurso .De una parte, la alegación de que la marca forma parte de la denominación social de la mercantil y que su objeto social sea el desarrollo de actividades inmobiliarias es un alegación ex novo planteada en esta alzada, inadmisible con arreglo al principio "pendente apellatione nihil innovetur", positivizado en el art 456LEC (por todas, STS 246/2016, de 13 de abril). Además olvida que lo decisivo no es el objeto social tal y como se recoge en los estatutos sociales, sino cuál es la actividad efectivamente realizada por la titular de la marca y si la misma se identifica con la marca cuestionada. No basta, pues, con decir que toda la documentación mercantil y comercial de la sociedad figura BAHIAZUL si no se identifica la actividad de esta sociedad en el sector inmobiliario

De otra parte, lo que se afirma en la contestación a la reconvención - y reitera en la oposición a la apelación - es que la titular de la marca, propietaria de la mayor parte de los inmuebles que integran el complejo residencial , tiene cedidos tales inmuebles en alquiler a otra sociedad (CENTRONOR XXI S.L. empresa vinculada con socios de Desarrollo Inmobiliario Bahía Azul S.L. ) que es la que explota el propio establecimiento titularidad de la actora bajo sus marcas en virtud de la autorización concedida a CENTRONOR SIGLO XXI S.L. en el propio contrato de arrendamiento y sus adendas (no cuestionado y documentos acompañados a la contestación a la reconvención , C-6 y CR-7 y recibos de la renta, CR-8 y CR-9) . Pero ello lo único que advera es que la actora DESARROLLO INMOBILIARIO BAHIA AZUL SL ha concertado un contrato de alquiler de sus inmuebles, que es cosa distinta a que preste servicios inmobiliarios. Ello no convierte al arrendador en una sociedad que presta los servicios propios de agencias inmobiliarias, la administración de bienes inmuebles, o dedicada al alquiler de apartamentos y al cobro de alquileres por cuenta de terceros. No se usa la marca para crear o conservar un mercado para este tipo de servicios designados de intermediación inmobiliaria

Finalmente, el que la mercantil CENTRONOR XXI S.L. resulte ser, además, arrendataria de villas de otros propietarios que destina, igualmente, a su explotación en el complejo turístico extrahotelero ( doc. acompañados a la contestación a la reconvención ,CR- 10 y CR 11) no resulta determinante, ya que (i) es una actividad autónoma a la de la actora y (ii) los arrendamientos de inmuebles concertados son un medio para obtener las villas y su explotación como alojamiento turístico englobados en ese complejo o unidad de explotación extrahotelera, no para actuar como operadora en el mercado del alquiler de viviendas a terceros. Que en el contrato de arrendamiento se incluya la representación de los propietarios en la comunidad de propietarios no convierte a la arrendataria es una empresa de prestación de servicios de gestión o administración inmobiliaria de los inmuebles arrendados

7.3 Evidentemente ninguna duda hay de la caducidad para el resto de servicios de la clase 36 ( servicios de seguros ; negocios financieros ; negocios monetarios) , pues no hay la más mínima alegación y prueba por el titular marcario de su utilización, que es quien tiene la carga de probar su uso ( art 217 LEC atendido el principio de facilidad probatoria y art 64 RMUE por extensión analógica)

8. Servicios de la clase 37 (Construcción , reparación ; servicios de instalación)

8.1 El uso alegado por la reconvenida es que explotador del establecimiento ( CENTRONOR ) lleva a cabo el mantenimiento y reparación de las instalaciones con que cuentan los inmuebles (electricidad, piscinas, jardinería etc.) para lo que dispone de personal y maquinaria específica para ello, que identifica con la marca BAHIAZUL, así como a la propia comunidad de propietarios ( documentos anexos a contestación a reconvención CR-12 Y C-13 y C- 14, contrato y C-15 y 16, facturas a la comunidad con la marca BAHIAZUL)

8.2 Entendemos que ello no basta para entender satisfecha la carga del art 18 RMUE . Aunque ciertamente no se exige que el uso de la marca sea realizado por el titular marcario, al equiparse el realizado por terceros con su consentimiento, y dando por buena la hipótesis de que hay tal consentimiento, no estamos ante un uso en el mercado respecto el que se realiza en sus propias instalaciones . Que tenga personal encargado para arreglar y mantener las instalaciones de las villas que gestiona no equivale a que la actora sea una empresa de reparación o de instalación ( y menos de construcción)

Fuera de ese ámbito estrictamente interno, solo se identifican los servicios a la comunidad de propietarios en base a un contrato aportado en el que no figura fecha .

Aunque el requisito del uso no pretende evaluar el éxito comercial, ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [STGUE de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)] lo cierto es que no parece bastante para considerarse un uso "efectivo y real" , dirigido a crear o conservar un mercado para esa clase de servicios cuando estamos ante un solo cliente identificado , del que, además, la actora forma parte (como titular de múltiples villas y del inmueble identificado como club social ), que desdibuja o matiza esa condición de operador ajeno en el mercado, con el que se concierta un contrato sin fechar, que esencialmente contempla labores de limpieza, mantenimiento y prevención , así como servicio de portería las 24 horas del día en la entrada del complejo, que dificultan su encaje en los servicios de "reparación" o "servicios de instalación" registrados en la MUEs

9. Servicios de la clase 35 ( servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todo ello relacionado con inmuebles, ayuda a dirección y explotación de negocios, servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación de empresas en el mercado inmobiliario)

9.1 En la contestación a la reconvención , se alega como que la explotación de un establecimiento turístico como el desarrollado implica la prestación de toda clase de servicios de administración, gestión, publicidad, relaciones públicas y marketing, al dar a conocer y comercializar en favor de sus clientes multitud de productos o servicios de terceros, a cambio de una comisión, en su web o con folletos ( por ejemplo , navegación en catamarán privado, excursiones en 4 por 4, practica de kitesurf o windsurf y otro tipo de excursiones) .

9.2 . No es aceptable la tesis de la reconvenida. El que en la web o en recepción se pueda contratar excusiones ofertadas por terceras empresas con sus propias signos no significa que la actora preste servicios de la clase 35 antes identificados De igual modo, que la gestión del negocio de alojamiento temporal necesite de publicidad o de labores de oficina, no convierte a la actora en una empresa prestadora de esos servicios a terceros en el mercado y para ello se sirva de su marca. El escaso peso argumental de la postura de la titular marcaria se revela en su escrito de oposición a la apelación, en el que omite cualquier alegación defensiva

10.Los servicios de la clase 39 (reservas y organización de transportes y viajes, asesoría y consultoría sobre viajes y para la planificación de rutas de viajes, coordinación de planes de viajes, información sobre viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de comunicación y mediante redes informáticas mundiales) .

10.1 Lo alegado por el reconvenido es que el explotador del establecimiento comercial organiza para sus clientes servicios de transporte entre el establecimiento y el aeropuerto (transfer) a través del enlace Triggle app y que remite a una página de contratación del servicio identificada con la marca BAHIAZUL ; página que permite también la contratación de excursiones por la isla ( doc CR-19 anexado a la contestación a la reconvención )

10.2 No resulta controvertido lo anterior, así como que el nomenclátor configura como subclase la "organización de servicios de transporte de pasajeros para otros a través de una aplicación online"o "proporcionando información sobre transporte", pero ello no deja de ser más que un servicio que se oferta al cliente del complejo turístico, como parte del mismo, no como una prestación a terceros ajenos. Esto es, no es realizada con la finalidad de crear y conservar un mercado en ese tipo de servicios. En definitiva, es un uso que no supera , en los términos expuestos, el umbral interno, accesorio y complementario del servicio de alojamiento turístico al que se dedica - a través de terceros- la actora

11. Servicios de la clase 41 ( educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, y en especial publicación de directorios relacionados con los viajes, información sobre entradas para espectáculos, reserva de espectáculos, producción de espectáculos en directo)

11.1 En la contestación a la reconvención - y reitera en esta alzada- la titular marcaria alega que el establecimiento extrahotelero se presta a sus clientes servicios cuya finalidad básica es el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas, al disponer de un gimnasio que está abierto al uso de los clientes y al que pueden acceder terceras personas previo pago de la correspondiente tarifa, y de igual modo servicios de Spa para relax o tratamientos estéticos ( no controvertido y documento CR-20 y C-21 de la contestación a la oposición , tarifas y servicios)

11.2 Frente al caso anterior, aquí no estamos sola ante la provisión a los clientes de los servicios propios de un gimnasio y actividades relacionadas con el mismo como uno más de los servicios del complejo turístico accesorio a lso servicios de alojamiento , ya que no se discute que se oferta también como prestación a terceros ajenos. Ello sí permite entender que el uso de la marca para identificar esto servicios es realizada con la finalidad de crear y conservar un mercado en ese tipo de servicios.

Por tanto este servicio sí permite afirmar que se usa para servicios de la clase 41, pero limitado a servicio de actividades deportivas , que son los que hace referencia los subepígrafes referidos por la apelada

En cambio, no procede el resto de servicios, pues el spa y los tratamientos invocados se ubican en la clase 44, comprensivo de los tratamientos de higiene y de belleza destinados a personas , sin que haya alegación alguna de realización con la marca de servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento o actividades culturales

12.Como recapitulación, la pretensión de caducidad por falta de uso ha de ser estimada en los términos siguientes:

- respecto de la marca nacional nº M 2722718 , denominativa BAHIAZUL (registrada para servicios de la clase 36 )

- respecto de la MUE nº 9335282, figurativa ( registrada para servicios de las clases 35,36 y 37 ) :

- respecto de la MUE nº 14423024, figurativa, la caducidad parcial respecto de la clase 39 y 41 , salvo actividades deportivas de la clase 41 , y por supuesto la clase 43, ya que no se discute que la marca figurativa Bahiazul Villas & Club Fuerteventura y el denominativo Bahiazul es utilizado por la actora para identificar el establecimiento turístico cuyos servicios hoteleros y de restauración comercializa en Fuerteventura.

QUINTO.- La infracción de las marcas de la actora

1.La sentencia, tras un extensa exposición de los criterios jurisprudenciales sobre el riesgo de confusión, realiza las siguientes extractadas consideraciones : (i) el público pertinente es el consumidor medio español y de la Unión Europea de servicios de alojamiento turístico, con un nivel de atención medio; (ii) los canales de distribución (agencias, redes sociales y venta online) coinciden; (iii) el signo de la demandada reproduce íntegramente el elemento "Bahiazul", que es elemento dominante en las marcas de la Unión Europea figurativas ; (iv) Bahiazul tiene una posición de autonomía dentro del signo de la demandada y puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, sin que el añadido "Veaco" desplace la referencia central a la marca anterior; (v) la marca y el signo de la demandada son prácticamente idénticos desde el punto de vista fonético y conceptual, resultando igualmente muy similares desde el punto de vista visual, ya que ambos emplean tonos azules, situando el término Bahiazul en el centro en un letra de tamaño mayor y con un color azul más marcado y mayor grosor, produciendo similar impacto visual. Concluye que "con servicios muy similares, canales coincidentes y alta similitud de los signos (reproducción íntegra del elemento distintivo previo), se estima el riesgo de confusión/ asociación ex art. 9.1.b) RMUE , y por tanto le existencia de infracción marcaria"

2.En el recurso la apelante lo primero que pone de manifiesto es que solo usa su signo (no registrado ) para identificar servicios de alojamientos turísticos lo que debe implicar la ausencia de infracción respecto del resto de servicios (clases 36, 35, 37, 39 y 41) y por ende de la marca nacional y de la Unión nº 009335282 , de modo que la cuestión debe limitarse a determinar si se ha producido la infracción de la marca de la Unión nº 014423024 para servicios de la clase 43 ( servicios de restauración y hospedaje temporal) , sin que comparta la conclusión judicial sobre el riesgo de confusión , en esencia , por las siguientes resumidas líneas argumentales , al margen de remitirse a lo indicado en su contestación a la demanda:

(a) en cuanto a la confrontación de los signos, (i) no usa aisladamente la palabra BAHIAZUL , siendo " VEACO" el identificador del origen empresarial de los servicios que presta , que no cabe reducir a "un algo" como dice la sentencia, utilizando la palabra "BAHIAZUL" con finalidad de informar a los consumidores de la ubicación de las villas en el Complejo BAHIA AZUL y (ii) el elemento dominante de las marcas de la actora "BAHIAZUL" es extremadamente débil, como revela el gran número de negocios en España que la emplean y otros operadores que alquilan villas en el Complejo , siendo absolutamente débiles otras palabras, VILLAS, CLUB FUERTEVENTURA, con remisión al dictamen pericial .

(b) sobre el público pertinente, extracta partes del "informe pericial" y considera que principalmente utiliza internet para sus reservas, tiene un nivel de atención y percepción alto, por lo que podría ser considerado "razonablemente atento" atendido a que se trata de una decisión de compra de alta implicación debido al valor económico, el riesgo percibido, la importancia de la experiencia asociada y las consecuencias a largo plazo (satisfacción o insatisfacción del consumidor)

(c) acerca de los canales de comercialización se produce principalmente on line, por medio de plataformas como Booking.com o Expedia.com o similares, sin que los gestores de estas plataformas confundan el origen empresarial de los servicios de alojamiento que se prestan en el Complejo BAHIA AZUL, habiendo efectuado reconocimientos a las mercantiles en litigio y realizado comparativas de las diferentes ofertas de un mismo destino, ofreciendo al consumidor las diferentes opciones correctamente posicionadas y diferenciadas. Añade que si las plataformas no confunden a estos empresarios que prestan sus servicios usando la palabra BAHIAZUL, no es posible que el consumidor al que se traslada las ofertas pueda confundirse: verá que existe un Complejo residencial de villas de lujo en la Urbanización BAHIA AZUL de Fuerteventura, comprobará que hay distintos operadores que las ofertan, sin que considere que se trata de una misma ofertante o que entre dichos operadores puedan existir vínculos jurídicos o económicos, al ser habitual en el ámbito de los alojamientos temporales la utilización de referencias geográficas añadidas a la identificación del origen empresarial

(d) la actora pretende monopolizar el alquiler de las villas del Complejo y dificultar la actuación de sus competidores al usar las palabras descriptivas BAHIAZUL y FUERTEVENTURA, y las genéricas VILLAS y CLUB, sin informar del origen empresarial de sus servicios, comercializando sus Villas turísticas como un "Resort Hotelero" o un "Hotel"

(e) al considerarse la existencia de riesgo de asociación, la sentencia se aparta de lo alegado por la parte actora en su demanda

Valoración del tribunal

3. La primera consideración que debemos hacer es que resulta ajeno al juicio de infracción marcaria las alegaciones vertidas sobre la estrategia marcaria y de marketing de la actora , máxime cuando esa actuación confusoria que se dice que desarrolla en el mercado no es objeto de reconvención por comportamiento desleal con arreglo a la LCD . De igual modo resulta inane el excuso final del recurso relativo a que , según la apelante, la demanda que da origen a litis no es más que la reacción de la actora a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Puerto del Rosario de 22 de junio de 2022, que declaró el incumplimiento contractual en que incurrió la actora con relación a un contrato de colaboración empresarial suscrito entre ambas y acordó la resolución de dicho contrato

4. La segunda consideración es que la sentencia no incurre en incongruencia alguna extrapetita por referir el riesgo de asociación. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( STJUE de 29 de septiembre de 1998, asunto Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( STJUE de 11 de noviembre de 1997, asunto Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV) .Por tanto no hay cambio en la causa petendi, además de que en la fundamentación jurídica, según se aprecia de los extractos jurisprudenciales invocados, no solo se sostiene la confusión directa sino también la generada por asociación

5.La tercera consideración es que no resulta acertada la técnica de remitirse en bloque a las alegaciones efectuadas en la instancia, ya que lo combatido en esta alzada es la resolución judicial, no la demanda, por lo que nos centraremos en lo dicho en el recurso

6. Aclarado lo anterior, es conocido que para la determinación del riesgo de confusión procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas registradas por el actor y el signo o signos usados en el tráfico mercantil por la demandada y la semejanza entre los servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre aquellos puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre los segundos o viceversa (STJUE Canon citada)

Y todo ello según la percepción del consumidor relevante o pertinente, que podemos identificar como el consumidor europeo de esos servicios de alojamiento turístico, y que , como propone el apelante, se sirve preferentemente de internet para sus reservas, y tiene un nivel de atención y percepción más elevado, ya que (i) estamos una elección o decisión que no se realiza todos los días , sino que viene ligada a los periodos de descanso vacacional y (ii) de un peso económico importante, que permita afirmar que actúa de forma más reflexiva que en otras decisiones de compra

7. Respecto de los servicios no le falta razón a la apelante de que la sentencia resulta incompleta , al no hacer referencia alguna a buena parte de ellos ,y limitarse a los de hospedaje temporal .

Que respecto de estos hay identidad o un grado elevado de semejanza aplicativa no lo viene a cuestionar la apelante. Pero que no la hay en el resto de servicios ( clases 35,36,37,39 y 41) tampoco parece haber duda, al ser servicios distintos, y respecto de los cuales resulta difícil predicar infracción por exigencia del principio de especialidad. Y ello al margen de que desde su solicitud de caducidad la marca nacional nº M 2722718 denominativa BAHIAZUL y la MUE nº 9335282, figurativa dejan de desplegar efectos, que impiden, desde esa fecha, apreciar infracción alguna de las mismas

8. En cuanto al cotejo de marcas y signos, nos limitaremos, por lo que acabamos de decir, a la marca figurativa MUE nº 014423024 y a los usos realizados por la demandada, que volvemos a reproducir , situando a la izquierda la MUE y a la derecha los signos de la demandada

8.1 En el caso de la MUE figurativa , sabido es que lo relevante en la impresión de conjunto producida por las marcas en su totalidad , pero ello ha de hacerse teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STGUE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)] , de modo que en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes, podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker C-334/05 y Nestlé/OAMI,C?193/06, citadas por la STJUE de 8 de mayo de 2014, asunto C-591/12, BIMBO DOUGHNUTS), sin que aquí resulte cuestionada en esta alzada la afirmación judicial de que el elemento dominante y que concentra la fuerza distintiva de la MUE es "BAHIAZUL"

8.2 .En el caso de los signos de la demandada, tanto en el figurativo como en el denominativo, es patente que "Villas" y "Fuerteventura" no aportan distintividad alguna (como ocurre con los mismo términos en la MUE) al identificar el objeto del servicio y su ubicación en una isla de Canarias.

En el caso del signo figurativo aunque no se puede menoscabar la fuerza distintiva de "Veaco"como parece que realiza la sentencia ( y al criticarla por ello lleva razón la apelante ), en lo que sí acierta es en reseñar que "Bahiazul" tiene una posición distintiva y autónoma en dicho signo figurativo. Aparece como un elemento relevante por su posición central y en letras más grandes que el resto de elementos denominativos, que provoca que resalte más. En consecuencia , podemos afirmar sin género de dudas, que "Veaco " no concentra en sí solo toda la fuerza distintiva del signo figurativo empleado por la demandada, de modo que los demás elementos pasen desapercibidos (como viene a sostenerse en el recurso) , dado que "Bahiazul" tiene una posición prevalente en ese conjunto, contribuyendo de forma decisiva a conformar su fuerza distintiva. Recordar al efecto que, tratándose de marcas figurativas, aunque el punto de partida es el conjunto y no sus componentes individuales ( STJUE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana), se suele predicar el predominio del elemento denominativo, dado que el consumidor medio suele conservar en la memoria con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado, sin que ello pueda elevarse a regla absoluta, dado que pueden concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de las marcas mixtas ( STJUE de 3 de septiembre de 2009, asunto C-498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación) ; circunstancias específicas que aquí no se aprecian , pues el elemento puramente gráfico incide en esa idea de una villa en el mar , sin que por ello su carga distintiva resulte especialmente alta

Correlato de lo anterior, al reproducir el signo figurativo de la demandada íntegramente el elemento dominante en la MUEs figurativa ( Bahiazul) en la forma indicada, podemos predicar entre la MUE y ese signo figurativo una similitud fonética, conceptual y visual, remarcada por el empleo de tonos azules.

En el caso de los signos denominativos, marginados "Villas" y " Fuerteventura " por lo antes dicho, lo que se produce es la adición a "Veaco" ( que recordemos es la denominación de la demandada) del término "Bahiazul" , de modo que , sin negar una similitud fonética, conceptual y visual al compartir un elemento, ciertamente el grado de semejanza es menor aquí porque evidentemente "Veaco" resulta decisivo en la conformación de su distintividad, atendida su posición en primer lugar, y que "Bahiazul", como se ha dicho, es un topónimo, al ser el nombre de un lugar (complejo residencial en el que se ubican las villas explotadas por los litigantes, entre otros operadores turísticos)

9. Acerca de la distintividad de la MUE de la actora , no consta una distintividad superior a la normal , como se arroga la actora en la demanda. No basta al efecto un reconocimiento del establecimiento turístico en plataformas de comercialización de alojamientos turísticos por internet, como Tripadvisor, o por turoperadores como Tui o reunir los requisitos de sello de calidad de concesión administrativa cuando , que en todo caso solo consta lo primero que ha sido puntual (en 2023) y no se explica que resulte excepcional , al desconocerse qué número de empresas gozan de tales distintivos insuficientes per se para adverar un grado superior de conocimiento de la MUE, pues también acredita tales reconocimientos de iguales operadores turísticos la demandada. Igual ocurre con el premio del Cabildo insular referido en la demanda

Tampoco compartimos el parecer del apelante de que el elemento dominante de las marcas de la actora "BAHIAZUL", que se replica por la demandada , resulte extremadamente débil porque (a) un gran número de negocios en España la emplean y (b) se sirven de ella otros operadores que alquilan villas en el Complejo

Respecto de lo primero, es conocido que para predicar la degradación de la fuerza distintiva de las marcas prioritarias no basta la mera alegación de que otros negocios en España se identifican con el término de la marca . Así, las SSTGUE de 3 de julio 2003 (asunto José Alejandro SL /OAMI( Budmen) y 11 de mayo de 2005 ( asunto GRUPO SADA" vs OAMI (Sadia, S.A) enseñan que la mera cita de una lista de búsquedas sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos/servicios, a estos efectos no es bastante, criterio seguido por este tribunal en precedentes ocasiones como en la sentencia de 21 febrero 2013 (asunto joyería Suárez). Aquí no todos son servicios de alojamiento turísticos y no se analizan los composición de los signos empleados

En cuanto a que lo segundo , que otros operadores que explotan villas en el Complejo se sirvan de ese término, ello hace referencia más bien a la polisemia de esta expresión. No solo puede ser considerada una expresión de fantasía, que para los hispanohablantes resulta ser sugestiva de proximidad al mar, por ser el fruto de la síntesis de "bahía" y "azul", sino que también constituye un topónimo, al designar un lugar: el complejo residencial o urbanístico en el que están ubicadas las villas explotadas por los litigantes, y otros operadores en ese mercado

10.Esto último engarza con el hilo argumental de la recurrente según el cual lo que se pretende por la actora es monopolizar el alquiler de las villas del Complejo y dificultar la actuación de sus competidores con la exclusiva de palabras descriptivas como BAHIAZUL , lo cual conecta con lo dicho al tratar de la nulidad absoluta acerca del uso por la demandada y otros operadores del signo BAHIAZUL conjuntamente con otro signo identificativo del origen empresarial, y en la que ya anunciamos que ello podría tener relevancia en sede de infracción, en el que se vuelve a incidir en esa idea

Lo primero que debemos aclarar es que una cosa es pretender la exclusiva sobre un signo y otra distinta monopolizar una actividad. Lo primero en nada impide a la demandada y otros operadores llevar a cabo su actividad de explotación turística de las villas, si bien con un distintivo distinto

Centrado en el uso de "BAHIAZUL" como parte de los signos de la demandada (figurativos y denominativos) , la validez de la MUE no impide que entre en juego el límite de la misma previsto en el artículo 14. 1 letra b) del Reglamento según el cual «1. Una marca de la Union no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Este precepto esta llamado precisamente a resolver los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta, total o parcialmente, por un nombre geográfico, y lo que garantiza a terceros es el uso de tal nombre geográfico no como marca, sino de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que el uso de esta se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ( STJUE de 4 de mayo de 1999, asuntos C-108/97 y C-109/97, Chiemsee) .Como resalta la STJUE de 17 de marzo de 2005 (asunto C-228/03, Gillette) «29 "Es preciso señalar que, mediante la limitación de los efectos de los derechos de que el titular de una marca goza en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104 , el artículo 6 de dicha Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (véanse, en particular, las sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p . I-905, apartado 62, y de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02 , Rec. p. I-691, apartado 16)».

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el requisito de las «prácticas leales» constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (sentencias BMW, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 24, antes citadas), que sintetiza la citada sentencia Gillette al indicar que el uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando « en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca (sentencia BMW, antes citada, apartado 51).

43. Además, dicho uso no debe afectar al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca. (sentencia BMW, antes citada, apartado 52).

44. Por otra parte,[...] cuando desacredita o denigra dicha marca.

45. Por último, en el caso de que el tercero presente su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena, dicho uso no será conforme a las prácticas leales

Se trata, en definitiva , de un uso desleal porque, por la forma en que tiene lugar, violenta las funciones de las marcas, que no se limitan a la esencial de indicadora de origen , pues también tutela otras , como garantizar la calidad del producto o servicio , o las de comunicación , inversión o publicidad , según resuelve el TJUE en la sentencia de 18 de junio de 2009 (asunto L'Oréal) en un caso de marcas renombradas, y se consolidada en ulteriores sentencias ( entre otras, la de 23 de marzo de 2010, asunto Google, o la de 25 de marzo de 2010, asunto BergSpechte enlaces patrocinados)

11 . En el caso del signo figurativo atendida la interdependencia entre los factores relevantes, la similitud con la MUE , que es de grado elevado o medio cuanto menos al replicar el elemento dominante Bahiazul , unido a la identidad o alta semejanza aplicativa en los servicios de la clase 43 , nos permite confirmar la concurrencia de riesgo de confusión para el público pertinente, que puede creer equívocamente que los servicios distinguidos con el signo usado por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la MUE de la actora que existe algún tipo de vinculación entre las empresas.

Aquí no resulta creíble que la demandada se sirva de "Bahiazul" para describir el lugar donde se ubican sus villas. Aparece especialmente destacado, de modo que viene a opacar en buena parte a "Veaco" , por lo que el consumidor centrará su atención aquél y no lo apercibirá como indicativo del lugar donde están las villas, sino propiamente como distintivo de esos servicios. Esto es , se usa como marca y no como descriptivo de su origen geográfico. Pero es que en todo caso ese uso no es conforme a las prácticas leales en materia comercial. La propia apelante lo que afirma es que este sector de alojamientos turísticos y hotelero, en general, lo habitual es que al elemento identificador del origen empresarial -que es nuclear y normalmente por ello aparece resaltado o en primer lugar - se añada una referencia geográfica, que no deja de ser accesoria y secundaria. Ello no acontece en el caso del signo figurativo usado por la demandada

Ello es así aunque admitamos que el público pertinente tiene un nivel de atención y percepción más elevado , que no impide desechar el riesgo de confusión cuando aprecia que los mismos servicios se prestan por operadores compartiendo en sus signos distintivos el mismo elemento destacado a título de marca y no como indicativo de un lugar

Tampoco el que los canales de comercialización sean compartidos excluye ese riesgo. Lo determinante no es que los gestores de estas plataformas confunden el origen empresarial de los servicios de alojamiento, dado que no son los consumidores relevantes. Y no resulta aceptable el silogismo propuesto por la recurrente antes recogido, que parte de un presupuesto ( uso de BAHIAZUL como referencia geográficas añadida a la identificación del origen empresarial ) que no concurre en el caso de la marca figurativa

12. Distinta es la respuesta en el caso de los signos meramente denominativos .Si prescindimos de "Villas" y " Fuerteventura " , según hemos explicado, lo que tiene lugar es la adición a "Veaco" de "Bahiazul". El primero no solo es el denominativo de la sociedad demandada, sino que es el término con el también explota otras villas ( Veaco Beach ) . Como hemos dicho aquí "Veaco" resulta determinante en la conformación de la distintividad del conjunto , atendida su posición en primer lugar, y que "Bahiazul" resulta ser un topónimo, al identificar el lugar (complejo residencial) en el que se ubican las villas así identificada . Igual ocurre con otros operadores turísticos que explotan villas en el mismo complejo

A diferencia del caso anterior, aquí sí resulta atendible la alegación de que "Bahiazul" se usa no como marca, sino para describir el lugar donde se ubican sus villas, esto es , de manera descriptiva como indicación relativa al origen o localización geográfico. Estamos, pues, ante un uso que no se puede prohibir por el titular marcario , pues no consta violentada la función esencial - única identificada en la demanda - y ser en este caso conforme a las prácticas leales en materia comercial, al ajustarse a lo que es frecuente en el sector, que es añadir al elemento identificador del origen empresarial colocado en primer lugar (aquí Veaco) una referencia geográfica ( Bahiazul) .Así, sentencia de este Tribunal de 21 de septiembre de 2015 en el asunto (Catalonia Sagrada Familia )

«En una marca compuesta, el primero de los signos es el que mayor impacto causa en el consumidor medio quien además percibe que su inserción en la marca de un hotel viene a identificar a una cadena de hoteles. La adición del término "SAGRADA FAMILIA" es la forma con la que habitualmente se designa a la ubicación del hotel: la ciudad o la proximidad a un determinado lugar conocido de una ciudad.

No es aplicable al presente caso la doctrina jurisprudencial contenida en las SSTJUE de 6 de octubre de 2005 (MEDION/THOMSON ) y de 8 de mayo de 2014 (DOGHNUTS/BIMBO DOUGHNUTS) porque al incorporar en la marca compuesta impugnada el término "SAGRADA FAMILIA" éste carece de una posición autónoma y distintiva por su carácter evocativo o descriptivo de la ubicación del hotel y por su escasa fuerza distintiva».

13.Por tanto, debemos confirmar la declaración de infracción y las condenas aparejadas relativas uso del signo figurativo

sin entrar en su contenido al no ser objeto de esta alzada, pero no respecto de denominativo "Veaco bahiazul" , acompañado o no de "Villas " y "Fuerteventura ",

SEXTO.-Las costas de la primera instancia

1.La sentencia impone las costas de la demanda principal al demandado al entender que ha sido sustancialmente estimada, al declararse la infracción de las marcas de la actora y la procedencia de las acciones de cesación, remoción y prohibición, así como del derecho a indemnización conforme al artículo 43.5 LM, sin perjuicio de que no se haya estimado la pretensión de competencia desleal , lo que , a su entender, no altera las consecuencias de la conducta infractora plasmadas en el fallo

2.En la alegación primera del recurso se impugna tal imposición de costas, ya que la desestimación de las acciones por competencia desleal ejercitadas acumuladamente implica, a su entender, la estimación parcial de la demanda, con invocación de la sentencia nº 29/25, de 17 de enero de este Tribunal de Marcas de la Unión Europea que dice la desestimación de las acciones de competencia desleal es relevante a los efectos de costas cuando

« afecta a un frente jurídico distinto al estrictamente marcario no formulado de modo subsidiario ni alternativo, que requiere de un fundamento específico, aunque coordinado fácticamente con las acciones que sustentan las pretensiones marcarias, pero que obliga en todo caso a un posicionamiento específico al demandado que enfrenta tal pluralidad de pretensiones con consecuencias jurídicas y económicas distintas en cada caso, lo que debe valorarse, a efectos de costas procesales, como un hecho procesal relevante a los efectos de considerar que la desestimación de las pretensiones vinculadas a las acciones de competencia desleal implican no una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido -que sí justificaría la sustancialidad a los efectos del art. 394.1 LEC -, sino una parcial estimación de la demanda a los efectos del art. 394.2 LEC ".

Valoración del Tribunal

3.Al margen de que aquí también se pide la tutela frente a actos de competencia desleal por entender que a la infracción marcaria se unen otras circunstancias de hecho no contempladas en esta legislación, que justifican la aplicación acumulada de la Ley de Competencia Desleal, el motivo pierde en buena parte su sentido ,pues en todo caso resulta que la estimación de la demanda no es plena desde el momento en que se desestima respecto de algunas de las marcas indebidamente invocadas como infringidas , así como respecto del alcance . En consecuencia se deja sin efecto esa condena

4.En cuanto a las costas de la reconvención , también debe decaer la condena y han de ser soportadas por cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad al ser parcial la estimación , por la declaración de caducidad de alguna de las marcas cuestionadas

SÉPTIMO .- Las costas de la segunda instancia

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación ( art 398.2 LEC) .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.