Sentencia Civil 252/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 206/2024 de 12 de noviembre del 2024

Primero.- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1.- En fecha de 14 de enero de 2022 (registro informático), Universidad Miguel Hernández de Elche ("UMH"), formuló demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción reivindicatoria de patente y de reclamación de daños y perjuicios contra Monteloeder, S.L., ("Monteloeder"). Las alegaciones de la demandante, en cuanto relevantes para la solución del caso, pueden resumirse así:

(i) La UMH comprende entre sus objetivos la transferencia de conocimiento a la sociedad mediante la prestación de servicios a terceros, siendo habitual la contratación por parte de empresas de los servicios de los investigadores adscritos al centro. Don Benjamín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la UMH, lidera un grupo de investigación de compuestos bioactivos naturales, que estudia el carácter antioxidante, antiinflamatorio, antimicrobiano y anticarcinogénico de los compuestos. A su vez, don Pablo Jesús lidera otro grupo de investigación vinculado a la actora en el campo de la terapia celular.

(ii) Monteloeder es una empresa de menos de veinte empleados, cuyo departamento de I+D+i cuenta únicamente con cuatro personas y cuyo objeto es el suministro de ingredientes botánicos innovadores para suplementos dietéticos, alimentos y bebidas. Monteloeder y el grupo de investigación liderado por don Benjamín mantuvieron una estrecha relación durante casi quince años, mediante la suscripción sucesiva de distintos contratos con la UMH y para la autorización de la colaboración de sus investigadores.

(iii) En fecha de 3 de abril de 2012 las partes suscribieron el contrato "Monteloeder 1.12CC", para la obtención del ingrediente funcional para el tratamiento y prevención del hígado graso con aplicaciones en los sectores alimentarios, nutracéutico y farmacéutico. El contrato no contenía una cláusula de atribución de los resultados de investigación a favor de Monteloeder, pero sí su sujeción a lo establecido en la reglamentación interna de la UMH en materia de contratación de trabajos de carácter científico y gestión económico-administrativa de acuerdos de investigación. El contrato fue prorrogado por dos meses adicionales y expiró el día 31 de mayo de 2014.

(iv) En fecha de 28 de marzo de 2012, las partes suscribieron el contrato "Monteloeder 2.12CC", para la realización de un programa de financiación de proyectos individuales de investigación y desarrollo del CDTI. Su objeto era el de la obtención de un ingrediente funcional para el tratamiento y la prevención del hígado graso con aplicaciones en los sectores alimentarios, nutracéutico y farmacéutico e incorporó una cláusula de atribución de los resultados de la investigación a favor de Monteloeder, pero también la sujeción a la normativa interna de la UMH. El contrato se prorrogó hasta el 31 de mayo de 2014. Como resultado del contrato, los investigadores descubrieron que un compuesto con extractos de hierbaluisa, rosella y stevia rebaudiana poseía efectos en el tratamiento y prevención del hígado graso.

(v) Meses después de la finalización del contrato anterior, don Benjamín informó a Monteloeder de la existencia de una línea de investigación abierta en relación con los posibles efectos de la combinación de la hierbaluisa y la rosella sobre la acumulación de triglicéridos. Monteloeder encomendó al grupo de investigación en fecha de 30 enero de 2015 la configuración de un compuesto con los anteriores elementos, para que se determinasen sus efectos sobre la acumulación de triglicéridos y la quinasa activada por AMP (AMPK). A tal fin se procuró el otorgamiento del contrato de prestación de servicios núm. 202/15. La concreta composición obtenida se convirtió, más tarde, en el producto "Metabolaid".

(vi) El 20 de marzo de 2015 las partes suscribieron el contrato "Monteloeder 1.15A", para la realización de actividades de asesoramiento y asistencia técnica, cuyo objeto era la evaluación de un complemento alimenticio para el control de peso y cuya duración estaba prevista hasta el día 31 de agosto de 2015. El contrato no contenía una cláusula de atribución de los resultados de investigación en favor de Monteloeder, pero sí la sumisión a la normativa interna de la UMH. En particular, los investigadores debían determinar el efecto del consumo durante dos meses de un complemento alimenticio a base de cápsulas que contenían extracto de hierbaluisa y de rosella sobre el perfil lipídico de los voluntarios y otros parámetros sanguíneos proporcionados por Monteloeder. El informe finalmente facilitado a la empresa por los investigadores ponía de manifiesto la existencia de efectos favorables en la reconducción de la acumulación intracelular de lípidos y de los picos de glucosa e inflamación de los tejidos adiposos. Se concluyó así que el consumo de la combinación analizada durante dos meses contribuía a una mejora de los parámetros antropométricos y del perfil lipídico en sangre, así como a la reducción de peso.

(vii) En fecha de 5 de mayo de 2015 las partes suscribieron el contrato "Monteloeder 2.15CC", para la investigación y desarrollo experimental de nuevos alimentos más saludables y envases avanzados. El título carecía de una previsión sobre su duración y de una regulación de los derechos de propiedad industrial sobre sus resultados, pero incluyó la remisión a la normativa interna de la Universidad en el sentido visto. Entre otras actividades, el convenio preveía la realización de ensayos para determinar la capacidad de los ingredientes/fórmulas en el control de la hipertensión y los lípidos sanguíneos.

(viii) Por fin, el 25 de octubre de 2017 las partes suscribieron el contrato "Monteloeder 2.18T", para la realización de actividades de apoyo tecnológico en el marco del programa "Horizonte 2020" de la Comisión Europea. Su objeto era la realización de un estudio de biodisponibilidad y farmacocinética del producto "Metabolaid", que incorporaba la composición innovadora de hierbaluisa y rosella. El contrato no previo una cláusula de atribución de los resultados de investigación en favor de Monteloeder.

(ix) A la conclusión del contrato "Monteloeder 1.15A", el equipo investigador liderado por don Benjamín realizó ensayos complementarios en el marco de su investigación y para la combinación de hierbaluisa y rosella sobre los posibles efectos en relación con la saciedad o apetito. Esta investigación se desarrolló con fondos propios, los investigadores efectuaron un ensayo e introdujeron preguntas relativas a la saciedad en los cuestionarios realizados a los participantes. Las conclusiones determinaron que el consumo de "Metabolaid" producía una disminución en el hambre y saciedad. Don Benjamín facilitó a Monteloeder los resultados obtenidos mediante correo electrónico de 12 de agosto de 2016. Este hallazgo tuvo lugar gracias a la iniciativa de los investigadores y a los fondos del grupo de investigación con los cuales fueron costeados los ensayos. Monteloeder apremió a los investigadores para formalizar una solicitud de patente y les indicó que no publicasen nada relacionado con la invención. En fecha de 30 de julio de 2017 don Benjamín puso en conocimiento de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UMH, (OTRI), la obtención del resultado. Se facilitó a Monteloeder el borrador de un artículo sobre el efecto saciante de la combinación de hierbaluisa y rosella para la redacción de la memoria de la patente y don Ignacio, empleado de Monteloeder, elaboró la memoria de solicitud de la patente a partir de dicho documento. El equipo investigador revisó y corrigió la memoria de solicitud de patente mediante correo electrónico de 21 de septiembre de 2017, con expresión del grupo o listado de investigadores de la UMH que ostentaban la condición de autores de esta. Don Benjamín consultó a los servicios de gestión de la investigación de la UMH sobre el proceso para la protección de los resultados e informó a Monteloeder de la necesidad de tramitar la solicitud de patente a través de la OTRI y, después, suscribir un acuerdo de cesión de patente que habilitase a Monteloeder para su explotación en fecha de 24 de septiembre de 2017.

(x) Sin embargo, Monteloeder solicitó la patente al día siguiente de esa comunicación en nombre propio, siendo la invención patentada titularidad de la UMH, como fruto de su investigación.

(xi) En efecto, la patente fue solicitada el día 25 de septiembre de 2017 e intitulada como "composición para el control del peso a través de la modulación de los niveles de péptidos involucrados en saciedad y/o apetito". Monteloeder identificó como inventores a don Benjamín y otros dos miembros del equipo investigador en la UMH, pero también a don Ignacio y doña Adela, sus empleados, siendo que estos últimos no participaron en su obtención en modo alguno. La solicitud indicaba la dirección de Monteloeder para todos los inventores, generándose así la impresión de vinculación de los investigadores a esta mercantil. La solicitud resultó finalmente concedida en fecha de 25 de octubre de 2018. De acuerdo con su resumen, la invención aporta unas composiciones que comprenden un extracto con al menos un 5% en peso de antocianinas y un extracto con al menos un 15% en peso de fenilpropanoides, que resultan especialmente indicadas para su uso en periodos de reducción de peso, debido a que reducen el apetito y aumentan la saciedad mediante una modificación de los niveles de hormonas segregadas por el tracto digestivo. Se dice que estas composiciones actúan sobre el metabolismo de los lípidos mediante la activación de AMPK y los procesos de oxidación y eliminación de lípidos, con empleo de obtenciones extraídas de la hierbaluisa y la rosella. El apartado de descripción detallada de la invención y ejemplos contenía cinco supuestos, de los cuales al menos tres proporcionaban datos experimentales de los ensayos realizados por los investigadores cuyo resultado pertenece a la UMH. Dos de los cuatro documentos citados por el examinador en el informe sobre el estado de la técnica y la opinión correspondían a publicaciones de los investigadores de la UMH.

(xii) La demandada solicitó posteriormente el registro de la invención como patente internacional, europea, china, coreana, japonesa y norteamericana.

(xiii) Con carácter principal se ejercitó una acción reivindicatoria del complejo de patentes anterior, afirmándose la titularidad de la UMH de la invención patentada por Monteloeder, en los términos establecidos por la legislación universitaria, los estatutos y reglamentación interna de la UMH, y la obtención por la demandada del registro con mala fe, ex artículos 12 y cc LP. Subsidiariamente, se solicitó la atribución de las invenciones en régimen de cotitularidad.

(xiv) A su vez, se afirma que la demandada explota los resultados de investigación titularidad de la actora mediante la comercialización del producto Metabolaid, sin haber abonado cuantía alguna a la UMH. Se acumula así una acción compensatoria, adaptada a los pronunciamientos declarativos principales y subsidiarios anteriores. Se estima en una cantidad aproximada a los 300.000 euros el importe total del ahorro de royalty hipotético de Monteloeder por tal motivo. Se reclaman daños y perjuicios por la explotación de la invención de conformidad con lo previsto en el artículo 74.2 LP, con reserva de cuantificación para el trámite de ejecución de sentencia y con consideración del daño emergente y gastos de investigación en los que se ha incurrido por la actora, mediante cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia. Subsidiariamente, los daños debían tomar en cuenta el carácter ilegítimo del uso privativo de la invención, atendiendo al límite del informe de valoración de la patente disponible.

2.- Monteloeder contestó a la demanda para solicitar su desestimación. Las alegaciones de la demandada, en cuanto relevantes para la solución del caso, pueden resumirse así:

(i) Se formuló excepción de falta de competencia judicial internacional respecto a las acciones relativas a las patentes solicitadas en el extranjero, en atención al ejercicio acumulado de las acciones planteadas en la demanda y el necesario deslinde de la competencia judicial internacional respecto de cada una de ellas. Se insistió en la habilitación legal para el control de oficio de la falta de competencia judicial internacional indicada.

(ii) Se opuso la caducidad de la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda en los términos del artículo 12.3 LP, por haber transcurrido más de dos años desde la publicación de la concesión de la patente reivindicada en el BOPI en el momento de interposición de la demanda. A su vez, se alegó la inexistencia de mala fe en el proceder de Monteloeder, puesto que no podía afirmarse que conocía que no tenía derecho a obtener la patente en el momento en que así la solicitó. El extremo de que algunos de los contratos suscritos con la actora no incluyesen una previsión específica sobre la distribución de derechos de propiedad industrial, tampoco determinaba que la UMH fuese titular inmediata de los resultados obtenidos en el proceso de investigación, ni que Monteloeder debiese deducirlo expresamente. Si don Benjamín no podía disponer o enajenar los resultados de su investigación, tampoco impartir indicaciones expresas sobre el procedimiento a seguir respecto a la titularidad de la patente, por no ser el representante de la UMH. Durante este mismo proceso, don Benjamín llegó a solicitar a Monteloeder el pago de royalties para los investigadores tras el éxito del producto "Metabolaid" y afirmó haber llegado a un acuerdo con la OTRI para que la patente quedase tal y como había sido solicitada por Monteloeder. No fue hasta el día 27 de julio de 2020 cuando Monteloeder recibió formalmente una primera comunicación de la UMH reclamando la titularidad de la patente. Mientras tanto, siempre defendió su derecho de exclusiva sobre la invención y ha perseguido la inclusión de cláusulas contractuales que le atribuyesen la propiedad industrial de todos los convenios en materia de I+D+i en los que se prevea la generación de resultados patentables, excepto respecto de aquellos que por su categoría y objeto no debían generar ningún resultado de propiedad industrial. Después, solicitó un dictamen al Prof. Pio, finalmente obtenido en septiembre de 2018 y puesto a disposición de la actora, que reafirmaba el derecho de Monteloeder sobre la invención y la ausencia de derecho a reclamar un royalty adicional por los investigadores. Por último, los términos del suplico de la demanda evidenciaban que la actora afirmaba carecer de derechos sobre el método de producción de las composiciones reivindicadas a través de la patente y que formaron parte de su memoria descriptiva, elemento sustancial de esta en la que no intervino en modo alguno el equipo de investigación de la UMH

(iii) Se formuló excepción de defecto en el modo de proponer la demanda.

(iv) Se opuso, a su vez, la falta material de legitimación activa de la demandada, toda vez que las investigaciones realizadas por el personal de la UMH traían causa del otorgamiento del contrato 2.12CC, donde Monteloeder se reservó la titularidad de los derechos de propiedad industrial de los resultados obtenidos. Como consecuencia de la ausencia de estipulación expresa y alternativa sobre la atribución de los derechos de propiedad industrial obtenidos con la investigación, la UMH no podía reivindicar los derechos de autoría de los investigadores empleados por Monteloeder, no invirtió fondos propios para la obtención de los resultados y siendo que tampoco atendió al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad a los que se refiere su normativa interna.

(v) Se opuso igualmente la excepción de retraso desleal en el ejercicio de la acción, puesto que se interpuso dos años después del requerimiento efectuado en el año 2020.

(vi) En cuanto a las pretensiones resarcitorias, se señaló que solamente podrían reclamarse desde la fecha del primer requerimiento, que el informe de valoración del daño presentado al efecto no era un auténtico informe pericial y que los elementos comparativos seleccionados resultaban inadecuados. Para el caso de eventual estimación de la acción subsidiaria de cotitularidad de patente, se afirmó que no podría haberse incurrido así en un escenario de generación de perjuicios, interviniendo Monteloeder como el comunero que se había servido de la cosa común para su explotación.

3.- Mediante providencia de 19 de octubre de 2022 del Juzgado Mercantil núm. 2 de Valencia, quedaron los autos sobre la mesa del juez para la resolución de la "cuestión de competencia" alegada por la demandada. Mediante auto de 16 de enero de 2023 se declaró "la jurisdicción y competencia" del juzgado para el conocimiento de las actuaciones. El juez mercantil alcanzó tal conclusión en la interpretación de conjunto, entre otros preceptos, de los artículos 21 LOPJ, 153 Convenio de Múnich, 24.4 del Reglamento de Bruselas y la doctrina jurisprudencial del TJUE. La resolución expresó la posibilidad de interponer recurso de reposición.

4.- Tras la celebración de vista principal en fecha de 7 de junio de 2023, mediante sentencia de 25 de marzo de 2024 del Juzgado Mercantil núm. 2 de Valencia se resolvió la desestimación de la demanda y, mediante auto de 29 de abril de 2024, se integró su fallo para la imposición de costas a la parte actora. Tras una amplísima recensión de las alegaciones de las partes, el juez mercantil consideró que la acción ejercitada por la UMH se encontraba caducada, en la interpretación que alcanzó de lo previsto en el artículo 12.3 LP sobre la naturaleza del plazo para su ejercicio y sin que concurriese en el caso mala fe de Monteloeder. En este sentido, señaló que los sucesivos contratos suscritos entre las partes no solo determinaban un encargo de Monteloeder a la UMH, también la atribución de los informes emitidos por los investigadores a la primera, la obligación de confidencialidad de la segunda y el compromiso de financiación para la investigación por la primera, entre otros extremos. La documentación intercambiada entre las partes evidenciaba su cooperación para el registro de la patente, resultando aplicable por añadidura lo previsto en el artículo 15.1 LP, sobre invenciones pertenecientes al empresario, según advirtió. En adición a lo anterior, la UMH carecía de legitimación activa para el ejercicio de la acción, al considerarse que no disponía de derecho sobre la patente reivindicada, por no existir ningún contrato suscrito entre las partes y que le atribuyese la titularidad o cotitularidad de la patente controvertida, ni le correspondiese tal derecho según la legislación universitaria o su propia regulación interna.

5.- La UMH ha formulado recurso de apelación contra la anterior resolución, para su revocación y con estimación de la demanda originaria. La recurrente considera que el juez mercantil apreció indebidamente la excepción de caducidad formulada por Monteoleder. En primer lugar, porque el artículo 12.3 LP regula un plazo de prescripción y no de caducidad para el ejercicio de la acción reivindicatoria. En segundo lugar, porque el plazo de prescripción había resultado interrumpido mediante una reclamación extrajudicial. En tercer lugar, porque la acción reivindicatoria era imprescriptible por la concurrencia de mala fe de Monteoleder en el proceso de registro, al carecer de justo título para efectuar dicha solicitud, siendo que la invención no se obtuvo en el marco de los contratos suscritos entre las partes, tampoco en relación con el contrato 2.12 CC y, en menor medida, no habiéndose previsto que los resultados obtenidos pertenecerían a la demandada. Así, los autores de la invención reivindicada fueron los investigadores de la UMH, su desempeño no formaba parte del objeto de un encargo de Monteoleder, esta incorporó falazmente a sus propios trabajadores como inventores en la solicitud de registro de la patente, la demandada era consciente de la necesidad de una cesión de derechos por parte de la UMH y esta nunca tuvo lugar. A su vez, el juez mercantil había incurrido igualmente en error al estimar indebidamente la excepción de falta de legitimación activa de la UMH, en la relación de los artículos 12LP, 21 Ley 24/2015 y 35 Ley 14/2011. Por añadidura, la sentencia infringía el deber de motivación e incurrió en errores adicionales en la valoración de la prueba disponible, con lesión del principio de contradicción.

6.- Monteloeder ha formulado oposición al recurso de apelación, para solicitar la confirmación de la resolución recurrida. Sobre la excepción de caducidad, insiste en el acierto de la sentencia de primera instancia sobre la calificación del plazo previsto en el artículo 12.3 LP como uno de caducidad, sostiene subsidiariamente la equivalente prescripción de la acción y alude a la inexistencia de mala fe en su proceder. Sobre la estimación de la excepción material de falta de legitimación activa, considera que el caso debe resolverse con aplicación del artículo 15.1 LP y enfatiza la ausencia de derechos de la UMH para la reivindicación de la invención. Por fin, se insiste en el acierto de la valoración probatoria de la resolución recurrida y la suficiencia de su motivación.

Segundo.- Hechos probados.

7.- Para la solución del caso son relevantes los siguientes hechos, con énfasis de las pruebas que así los acreditan:

(i) Don Benjamín, catedrático de bioquímica y biología molecular, es un investigador adscrito a la UMH que lidera su grupo de investigación en el área de los compuestos bioactivos naturales. Don Pablo Jesús, doña Coral, don Juan Carlos y don Donato son igualmente investigadores adscritos al mismo centro.

(docs. 2-8 actor; currículo profesional)

(ii) Monteoleder y el mencionado grupo de investigación han sostenido una estrecha relación de colaboración durante las últimas décadas.

(no controvertido)

(iii) En fecha de 3 de abril de 2012, Monteloeder y la UMH suscribieron el contrato "Monteloeder 1.12CC", para la obtención del ingrediente funcional para el tratamiento y prevención del hígado graso con aplicaciones en los sectores alimentarios, nutracéutico y farmacéutico. El contrato no contenía una cláusula de atribución de los resultados de investigación a favor de Monteloeder, pero se previó que los informes parciales y finales emitidos serían de su propiedad, así como su sujeción a lo establecido en la reglamentación interna de la UMH en materia de contratación de trabajos de carácter científico y gestión económico-administrativa de acuerdos de investigación. El contrato fue prorrogado por dos meses adicionales y expiró el día 31 de mayo de 2014.

(docs. 10-11 actor; contrato y adendas)

(iv) En fecha de 28 de marzo de 2012, Monteloeder y UMH suscribieron el contrato "Monteloeder 2.12CC", para la realización de un programa de financiación de proyectos individuales de investigación y desarrollo del CDTI. Su objeto era la obtención de un ingrediente funcional para el tratamiento y la prevención del hígado graso con aplicaciones en los sectores alimentarios, nutracéutico y farmacéutico e incorporó una cláusula de atribución de los resultados de la investigación a favor de Monteloeder, pero también la sujeción a la normativa interna de la UMH. El contrato se prorrogó hasta el 31 de mayo de 2014.

(docs. 12-13 actor; contrato y adenda)

(v) En fecha de 30 de enero de 2015, Monteloeder y UMH suscribieron el contrato de "prestación de servicios núm. 202/15" para la determinación de la capacidad de extractos vegetales procedentes de hibiscus sabdariffa y de lippia citriodora, para modular la acumulación de triglicéridos y la actividad de la quinasa activada por AMP (AMPK) mediante microscopía de inmunofluorescencia en modelos adipocitarios murinos 3T3-L1, con previsión de utilización de adipocitos 3T3-L1 hipertróficos, para la determinación de triglicéridos mediante tinción con la sonda fluorescente AdipoRed y la activación de la AMPK mediante anticuerpo monoclonal contra la forma fosforilada de la enzima (Thr-172). El documento no incorporó previsión sobre la atribución de los resultados, pero sí la sujeción a la normativa interna de la UMH. De manera previa a la suscripción del documento, doña Adela, empleada de Monteloeder, intercambió correos electrónicos con don Benjamín con comentarios sobre el estado de la técnica y el avance de las investigaciones.

(doc. 14 actor; contrato y correo electrónico)

(vi) En el marco de la prestación de servicios anterior se facilitó un informe sobre los datos obtenidos en los ensayos realizados para la determinación de la proporción adecuada de extractos de hierbaluisa y rosella, en relación con la acumulación de triglicéridos y activación de AMPK en adipocitos 3T3-L1.

(doc. 32 actor; extracto informe)

(vii) El 20 de marzo de 2015 las partes suscribieron el contrato "Monteloeder 1.15A", para la realización de actividades de asesoramiento y asistencia técnica, cuyo objeto era la evaluación de un complemento alimenticio para el control de peso y cuya duración estaba prevista hasta el día 31 de agosto de 2015. El contrato no contenía una cláusula de atribución de los resultados de investigación en favor de Monteloeder, pero se previó que los informes entregados serían de su propiedad y la sumisión a la normativa interna de la UMH. En particular, los investigadores debían determinar el efecto del consumo durante dos meses de un complemento alimenticio a base de cápsulas que contenían extracto de hierbaluisa y de rosella sobre el perfil lipídico de los voluntarios y otros parámetros sanguíneos proporcionados por Monteloeder.

(doc. 15 actor; contrato)

(viii) En fecha de 14 de septiembre de 2015 don Benjamín emitió un informe final sobre la línea de investigación anterior y entre sus conclusiones puso de manifiesto que, de los posibles efectos favorables asociados al consumo de "Metabolaid" (extracto de Lippia citrinidora y de Hibiscus sabdariffa), el grupo de voluntarios indicaba un efecto saciante sobre el apetito, lo que podía merecer más atención.

(doc. 17 actor; informe)

(ix) En fecha de 12 de agosto de 2016, don Benjamín remitió a doña Adela un informe preliminar de los resultados obtenidos tras un ensayo clínico sobre las propiedades saciantes del MetabolAid.

(docs. 21-22 actor; correo electrónico e informe)

(x) Durante el mes de julio de 2017, don Benjamín y el resto de los investigadores intercambiaron correos electrónicos sobre el enfoque de la negociación a trabar con Monteoleder a raíz de los resultados obtenidos, para reafirmar su posición en atención a su condición de inventores, la originalidad, impulso y financiación personales del hallazgo y la cobertura de la reglamentación interna de la UMH sobre la titularidad del resultado, según advirtieron.

(doc. 23 actor; correos electrónicos)

(xi) Durante el mes de septiembre de 2017, don Benjamín y don Ignacio, empleado de Monteloeder, intercambiaron correos electrónicos para la tramitación de una patente por Monteloeder, con remisión de un estudio sobre los efectos saciantes de la combinación y un borrador de memoria para la solicitud de patente. A su vez, doña Adela solicitó a don Benjamín ser incluida en una publicación científica relacionada con la invención, lo que fue objeto de consulta entre los miembros del equipo y resuelto positivamente.

(docs. 24, 25-27, 29 actor; correos electrónicos, borrador memoria y publicación científica)

(xii) En particular, mediante correo electrónico de 24 de septiembre de 2017, don Benjamín señaló a don Gustavo que "(d)ado que los nombres de los inventores aparecen en la patente, consulté (...) a la OTRI sobre el procedimiento más adecuado a seguir, con el objetivo de hacer las cosas correctamente. Me comentan desde la OTRI que el procedimiento acostumbrado es que, una vez redactada, la documentación de la patente debe ser sometida a la comisión de patentes de la UMH y establecer la explotación/cesión de la patente mediante un contrato entre la empresa y la UMH. De esta manera queda perfectamente regulada la relación entre la empresa y la UMH cara a la futura explotación de la misma por la empresa y evitamos cualquier problema. Me dice la OTRI que este proceso es relativamente rápido pero no sé si lo es tanto como para que esté listo la semana que viene. Desconozco si existe alguna fórmula alternativa para que la patente se registre (a lo mejor con titularidad compartida) y llevar a cabo este proceso a posteriori".

(doc. 28 actor; correo electrónico)

(xiii) En fecha de 25 de septiembre de 2017 Monteloeder solicitó la patente P201731147 "composición para el control de peso a través de la modulación de los niveles de péptidos involucrados en la saciedad y/o apetito".Se señaló que la invención aportaba unas composiciones que comprendían un extracto con al menos un 5% en peso de antiocinas y un extracto con al menos un 15% en peso de fenilpropanoides, que resultaban especialmente indicadas para su uso en períodos de reducción de peso, debido a que reducían el apetito y aumentaban la saciedad mediante una modificación de los niveles de hormonas segregadas por el tracto digestivo. De forma complementaria, se abundó que las composiciones actuaban sobre el metabolismo de los lípidos en las células del tejido adiposo mediante la activación de AMPK y los procesos de oxidación y eliminación de lípidos. Se señaló que la composición se obtenía mediante la extracción hidroalcohólica de flor de rosella y hoja de hierbaluisa, empleando en el caso de la hierbaluisa concentraciones de alcohol (etanol, metanol, propanol, isopranol o butanol) superiores al 70 y hasta el 100% en volumen. Como inventores se identificó a don Benjamín, don Juan Carlos, doña Azucena, don Ignacio y doña Adela. Se expresó como modo de obtención del derecho la existencia de un contrato a tal fin. La solicitud fue publicada con el número ES2661579 en el BOPI en fecha de 2 de abril de 2018 y concedida en fecha de 25 de octubre de 2018.

(docs. 30-31 actor, relación de inventores y memoria)

(xiv) Mediante correo electrónico de 27 de septiembre de 2017, don Benjamín manifestó a don Ignacio, don Gustavo, doña Adela y doña Coral que "después de discutir el tema con la OTRI (...) y luego con el vicerrector (...). Partimos de la buena voluntad de ambas partes y también debemos admitir que los tiempos de respuesta son muy distintos en la universidad y la empresa (...) la solución más racional (...), solución consensuada con el vicerrector de investigación, es que la patente quede tal y como está solicitada y que Monteloeder y la UMH firmen un acuerdo de cesión de patente en exclusiva a Monteloeder con una fecha previa a la de presentación de la solicitud. (...) la OTRI (...) era partidaria de que la titularidad fuese de la UMH y que se cediese mediante un convenio que tardaría probablemente meses en negociarse evaluando el papel de la empresa y de la UMH en la generación de la misma (...) no tenemos tiempo para llevar a cabo ese proceso (...) os vamos a enviar un borrador para que lo evaluéis para ver si lo podemos firmar cuanto antes y cerrar el tema".

(doc. 4 contestación; correo electrónico)

(xv) Con posterioridad, Monteloeder formuló solicitud de patente internacional, europea, china, coreana, japonesa y estadounidense.

(docs. 34-35 actor, solicitud y legajo)

(xvi) Mediante correo electrónico de 23 de agosto de 2018, don Gustavo puso en conocimiento de don Benjamín y otros el propósito de Monteloeder de contratar los servicios de don Pelayo, para la emisión de un informe sobre la titularidad de la patente. El informe fue emitido en fecha de 24 de septiembre de 2018, expresó conclusiones favorables a la titularidad de Monteloeder y sobre la ausencia de derechos económicos de los investigadores.

(docs. 6-7 demandado; correo electrónico e informe)

(xvii) La UMH formuló reclamación extrajudicial en fecha de 27 de julio de 2020.

(doc. 42 actor, burofax)

(xviii) En su redacción establecida mediante Decreto núm. 105/2012, de 29 de junio, del Consell, por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la UMH (DOGV núm. 6808, de 2 de julio de 2012), el artículo 112.1 de los Estatutos de la UMH señala que "(l)a titularidad (...) de los resultados de las investigaciones realizadas por los miembros de la UMH corresponden a la Universidad, en los términos establecidos por la legislación sobre propiedad intelectual e industrial y demás normativa aplicable (...) corresponde a la universidad la titularidad de los resultados de las investigaciones derivados de los trabajos (...) realizados en ejecución de los contratos autorizados al personal de la UMH conforme a la legislación universitaria, salvo que contractualmente se haya establecido un destino ajeno a la universidad".

(xix) En fecha de 1 de diciembre de 2009, el Consejo de Gobierno de la UMH aprobó el "Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación",posteriormente modificado en fechas de 13 de julio de 2011, 25 de junio de 2013 y 30 de octubre de 2013. Sobre la formalización de contratos y convenios de colaboración con entidades, el artículo 10.g) del texto dispuso la obligatoriedad de estipulación del "régimen de titularidad y explotación, si procede, de los derechos de propiedad industrial e intelectual".El artículo 12 previó que la contratación bajo la modalidad "prestaciones de servicio"tendría por objeto "aquellos trabajos en los cuáles concurra una reducida cuantía económica, un breve plazo de ejecución y un marcado carácter técnico que haga innecesario fijar cláusulas contractuales específicas de confidencialidad, propiedad de resultados o responsabilidades de las partes (tales como) los análisis, informes técnicos, trabajos profesionales, dictámenes jurídicos y ensayos".Sobre el régimen económico de los "contratos, convenios y prestaciones de servicio",el artículo 17 del texto dispuso que para "los contratos de investigación y desarrollo en los que no se reconozca a la universidad ninguna propiedad sobre resultados ni percepción de regalías, la universidad recibirá en concepto de gastos generales el 12'5% del importe económico neto del contrato".En el mismo sentido, estas previsiones se encontraban incorporadas a la "Normativa provisional sobre la gestión económico-administrativa de acuerdos de investigación y prestaciones de servicio",aprobada el día 5 de noviembre de 1997 y ampliamente modificada en el período 1998-2013.

(docs. 43-44 actor, Reglamento interno y Normativa provisional UMH)

Tercero.- Desestimación del recurso de apelación.

8.- Debemos desestimar el recurso de apelación formulado por la UMH, al apreciar la caducidad de la acción ejercitada en la interpretación que alcanzaremos de lo previsto en el artículo 12.3 LP. En fundamentos sucesivos nos pronunciaremos sobre la legitimación activa de la recurrente, apreciaremos la caducidad de la acción ejercitada, la ausencia de mala fe de Monteloeder y, por último, ofreceremos un pronunciamiento en materia de costas procesales.

Cuarto.- Legitimación activa de la UMH.

9.- Tal y como hemos señalado, la resolución recurrida ha apreciado la falta de legitimación activa de la UMH en la interpretación de los artículos 15 y cc LP, al afirmar, entre otros extremos, que la invención cuya reivindicación se pretende es titularidad de Monteloeder. En el razonamiento del juez mercantil, toda vez que ese pronunciamiento se ofrece tras haber apreciado la caducidad de la acción ejercitada, resulta difícil determinar si, en efecto, se afirma la falta de legitimación activa de la UMH como tal o la inexistencia de la titularidad de un derecho o expectativa jurídica susceptible de protección en el proceso, mediante un examen sustantivo de su pretensión reivindicatoria y al haberse apreciado el mejor derecho de Monteloeder sobre la invención.

10.- Para una doctrina jurisprudencial constante, la legitimación activa equivale o bien a la capacidad procesal que determina la actitud para comparecer en el juicio ( arts. 6 y 7 LEC) o bien a la vinculación del actor con el objeto litigioso ( art. 10 LEC) . Esta última categoría, denominada habitualmente como legitimación activa ad causam,se expresa en términos de coherencia entre la narración de hechos de la demanda y la invocación de una determinada condición subjetiva del actor, en su relación con los presupuestos de la acción ejercitada y efecto pretendido (por todas, STS, 1ª, de 16 de mayo de 1991, ponente Luis Martínez-Calcerrada Gómez). Es cierto que también se corresponde con la cualidad del sujeto consistente en hallarse en la posición de derecho material que fundamenta la pretensión que se ventila, es decir, la titularidad de la acción, en sentido procesal, y la titularidad del derecho subjetivo que se ejercita, en sentido material ( STS, 1ª, núm. 298/2001, de 23 de marzo de 2001, ponente Xavier O'Callaghan Muñoz). Se trata de un presupuesto de la acción relacionado con el fondo del asunto, pero preliminar de este ( STS, 1ª, núm. 1366/2007, de 28 de diciembre de 2007, ponente Antonio Salas Carceller). Por eso su distinción y tratamiento previos al examen sustantivo del caso no siempre es fácil.

11.- En la dicción literal de los artículos 10-21 LP, relativos a la titularidad de la patente y condiciones de registro, la técnica legislativa empleada para su redacción ofrece una conexión entre la condición de inventor, las condiciones para promover el registro de la invención y el derecho sobre esta. En un sentido negativo, esas nociones se contraponen a la de las personas no legitimadas para la obtención de la patente.

12.- Pero, en nuestra opinión, la inexistencia del derecho a reivindicar una determinada invención como patentable no puede ser tratada, a efectos procesales, como falta de legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria, salvo que se evidencie a liminepor la expresión de un discurso de postulación irreconciliable con los presupuestos subjetivos inherentes al ejercicio de la acción.

13.- Además, según el carácter preliminar de la institución, un examen ortodoxo de los presupuestos para la válida constitución de la relación jurídico-procesal obliga a determinar, en primer lugar, la legitimación activa para el ejercicio de una acción y, solo después, la vigencia de la acción ejercitada y el resto de las condiciones para el éxito de la pretensión de que se trate.

14.- En este caso, de las alegaciones de la demandante resulta suficientemente justificada su legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria. En síntesis, se alega la titularidad de un mejor derecho sobre una invención registrada por tercero, suficientemente caracterizada e identificada, a la que se refiere el objeto del proceso y siendo la pretensión reivindicatoria que la demanda ventila coherente con la posición jurídica subjetiva que la propia demandante se atribuye. De nuevo en nuestra opinión, eso no guarda relación, en términos de determinación de su legitimación activa, con la concurrencia o no de los requisitos para apreciar quién pueda tener derecho a la patente cuestionada, en la relación de los artículos 10 y 12 LP con el artículo 15 LP, sobre invenciones obtenidas en el ámbito de una relación laboral o de servicios, y el artículo 21 LP, sobre las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

15.- Tal y como ha sido anticipado, el motivo para la desestimación del recurso será el de apreciar la caducidad de la acción ejercitada en la demanda. A su razón, si admitimos la legitimación activa de la UMH para el ejercicio de la acción reivindicatoria, no nos detendremos a analizar, por su innecesariedad, los aspectos de fondo de su pretensión, más allá de lo que exigirá excluir la eventual mala fe de Monteloeder durante el proceso de registro de la invención.

Quinto.- Caducidad de la acción ejercitada. Ausencia de mala fe de Monteloeder.

16.- Tal y como igualmente hemos señalado, la resolución recurrida ha apreciado la caducidad de la acción ejercitada al considerar que el plazo previsto en el artículo 12.3 LP es uno de caducidad, ya expirado en el caso y siendo que en la conducta de Monteloeder no puede calificarse como de mala fe. Los motivos de apelación aluden al error en la determinación de la naturaleza del plazo de ejercicio de la acción, su eventual interrupción y la concurrencia de mala fe en el comportamiento de Monteloeder. Compartimos sustancialmente la valoración y conclusiones del juez mercantil, como expondremos a continuación.

17.- Como es sabido, los apartados primero y segundo el artículo 12 LP se refieren a la acción reivindicatoria disponible para el titular del derecho a la patente, en todo o en parte, lo que presupone que esta haya sido solicitada y concedida a una persona no legitimada, en la remisión a los artículos 10-11 LP. Sobre el plazo para el ejercicio de la acción, el apartado tercero del precepto señala que: "(l)os derechos mencionados en los apartados anteriores sólo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente conocía que no tenía derecho a la misma".

18.- En el caso, no resulta controvertido que la acción reivindicatoria ha sido ejercitada ampliamente transcurrido el plazo de dos años desde la publicación de la concesión de la patente en el BOPI, si bien se discute igualmente sobre la eventual eficacia de un acto de reclamación extrajudicial del demandante acaecido antes de la expiración de ese plazo.

19.- De entre las alegaciones de la recurrente que trascienden de la mera aproximación dogmática a las diferencias entre la caducidad y la prescripción, en las que no descenderemos, cobra especial relevancia la insistencia en la naturaleza del plazo inherente a la acción reivindicatoria civil sobre bienes muebles e inmuebles, por remisión a las previsiones de los artículos 1930, 1962 y 1963 CC. En efecto, en la legislación civil común el ejercicio de la acción reivindicatoria está vinculado a un amplio plazo de prescripción.

20.- Sin embargo, consideramos que el plazo al que se refiere el precepto que interpretamos es uno de caducidad, por los siguientes argumentos:

(i) Porque creemos que esta es la interpretación más intuitiva seguida de la literalidad del precepto, en atención a la naturaleza civil y constitutiva del plazo y acción a los que se refiere.

(ii) Porque esa visión anterior cohonesta con la naturaleza de las acciones disponibles para el titular del derecho a la patente, que puede oponerse a la concesión del registro durante la tramitación de este (art. 11 LP); de forma más o menos inmediata tras su concesión y de manera apta para consolidar las funciones de publicidad y seguridad jurídica inherentes al sistema registral del que depende la protección de la patente (art. 12 LP); pero también mientras, todavía después, dispondría de un remedio tuitivo mucho más amplio temporalmente y de funcionalidad aproximada, la acción de nulidad de patente (arts. 102-103 LP).

(iii) Porque la jurisprudencia de la Sala Primera señala que la acción reivindicatoria de un derecho de exclusiva no es una asimilada a la dominical ( art. 348 CC) , sino que presenta características específicas que la distinguen de ella. Así, para el caso próximo del Derecho de Marcas, se dice que, a diferencia de la acción reivindicatoria real y común, esta acción reivindicatoria no es como la del propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, siendo que la titularidad del derecho incumbe a quien figura como su titular registral y porque ese derecho como tal nace con el registro, pero ostentando el reivindicante un mejor derecho que ese titular, en los siguientes términos (con reproducción parcial de la STS, 1ª, núm. 992/2022, de 22 de diciembre de 2022, ponente Ignacio Sancho Gargallo): "(a)unque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC . Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral. Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción".

(iv) Porque, aunque la Sala Primera no ha tenido ocasión de pronunciarse en sentido estricto sobre la naturaleza del plazo de ejercicio de una acción reivindicatoria en interpretación del artículo 12.3 LP, sí ha señalado que el plazo para el ejercicio de una acción reivindicatoria marcaria es uno de caducidad (v. gr. STS, 1ª, núm. 1017/2007, de 5 de octubre de 2007, ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel), apreciándose aquí nuevamente identidad de razón para la aplicación de la misma solución.

(v) Por fin, porque esta es la interpretación del precepto sugerida por un sector relevante de nuestros comentaristas (v. gr. Ávila de la Torre, A., "Capítulo V-Derecho a la patente y designación del inventor" en La nueva Ley de Patentes-Ley 24/2015, de 24 de julio, Bercovitz Rodríguez-Cano, et al., dir., Thomson Reuters-Aranzadi, diciembre de 2015, parr. 41).

21.- A su razón, la demanda fue formulada una vez expirado el plazo de vigencia ordinario de la acción, resultando entonces irrelevante la existencia de aquel acto de reclamación extrajudicial, toda vez que el plazo de caducidad no es susceptible de interrupción en los términos comunes del artículo 1973 CC (por todas, ATS, 1ª, rec. 2541/2019, de 22 de septiembre de 2021, ponente Francisco Javier Arroyo Fiestas).

22.- Resta examinar las razones por las que, en nuestra opinión, tampoco concurren las circunstancias extraordinarias que, en la misma dicción literal del precepto, excluyen la eventual caducidad de la acción reivindicatoria por la mala fe del titular de la patente. Nuevamente, podemos enumerar los argumentos que conducen al resultado anunciado para la instancia de la siguiente manera:

(i) La mala fe relevante para la aplicación del precepto es la del titular de la patente durante el proceso de registro, es decir, necesariamente debe comportar la consciencia de su falta de derecho a la patente. De nuevo en el marco analógico del Derecho Marcario, la Sala Primera ha señalado que esa mala fe se corresponde con escenarios de prevalimiento de una situación de ausencia de registro del derecho de exclusiva, que es fraudulentamente aprovechada de forma especulativa, explotativa o para la expulsión de un competidor del mercado (por todas, STS, 1ª, núm. 85/2018, de 14 de febrero de 2018, ponente Pedro José Vela Torres).

(ii) Debe también atenderse a los presupuestos para el ejercicio de la acción reivindicatoria de patente, tal y como han sido establecidos por la Sala Primera y que se refieren a la necesaria identidad de la invención registrada y la reivindicada (vid. STS, núm. 46/2022, de 27 de enero de 2022, ponente Ignacio Sancho Gargallo). A su razón, para determinar si el titular registral de la patente pudo obrar de mala fe, puede resultar de interés comprobar si el derecho registrado es más amplio o alternativo que el reivindicado.

(iii) Los hechos del caso evidencian la existencia de una relación contractual entre las partes continuada y sostenida en el tiempo, de múltiples facetas y de contornos no siempre bien definidos. En particular, con contravención de la legislación especial aplicable, por el otorgamiento sucesivo de diferentes contratos en los que solo aisladamente se previó la atribución de los resultados obtenidos como fruto de la investigación. Tiene entonces razón la demandada cuando señala que la circunstancia de que no existiese una previsión contractual de alcance general y que le atribuyese la titularidad de esos resultados en todos los contratos, no determina que, por el contrario, esos resultados le incumbiesen alternativamente a la actora. En este sentido, la eventual remisión a la normativa interna de la UMH tampoco suplía tales omisiones contractuales, según lo señalado, porque lo que se exigía por esta reglamentación era una previsión específica sobre la atribución de resultados. Es decir, que esa regulación interna no intervenía como una suerte de contrato marco para suplir las omisiones de cualquier contratación particular posterior con terceros. Además, presumiéndose que el otorgamiento de los sucesivos contratos fue intervenido por los servicios jurídicos del centro, que no hicieron notar el carácter incompleto de buena parte de los contratos, esta omisión es especialmente problemática y, desde luego, no puede beneficiar a la actora ( art. 1288 CC) .

(iv) A su vez, nos parece artificial el empeño de la recurrente por describir el objeto de los sucesivos contratos de investigación de manera compartimentada, es decir, como si resultasen completamente independientes y autónomos entre sí. Por el contrario, advertimos que su otorgamiento se correspondió con el desarrollo de un mismo proyecto investigador, atendiendo a los avances que se consideraron más prometedores y de modo apto para apreciar, más bien, una suerte de unidad negocial, sin perjuicio de la novación progresiva y parcial de su contenido obligacional.

(v) Así se explica que la invención finalmente registrada y que se reivindica en este proceso se corresponda con una actividad inventiva y determine prestaciones más amplias que las que enfatiza la recurrente. Pues, si insiste en los hallazgos o facetas de la invención especialmente relacionadas con la saciedad, obvia la incorporación a su descripción de aplicaciones adicionales sobre el control de lípidos que, indubitadamente, se corresponden con el núcleo de las investigaciones previamente desarrolladas por encargo de Monteloeder, también respecto de aquellas donde esta se reservó expresamente la titularidad de los resultados de la investigación. No en vano, durante el proceso de registro al que inmediatamente nos referiremos los investigadores de la UMH expresaron que podría resultar legítima, al menos por dudosa, una pretensión de cotitularidad de la invención por parte de Monteloeder.

(vi) Creemos igualmente importante destacar que el registro de la invención no se obtuvo por Monteloeder de manera opaca y clandestina, sino de forma contradictoria con los investigadores y órganos representativos y técnicos de la recurrente, según la interlocución lograda a través del equipo investigador. En el contexto de ese proceso dialogado, se consensuó la obtención de la patente en la forma en que resultó finalmente registrada. Si con posterioridad Monteloeder pudo incumplir algunos de los compromisos adquiridos durante ese proceso de negociación, lo que no prejuzgamos, no por eso se evidencia su mala fe en la obtención de la patente. En este sentido, conviene igualmente precisar que, ya durante la tramitación del propio proceso de registro o de manera inmediata a su obtención, Monteloeder rechazó la pretensión de titularidad de la UMH, incluso poniendo a su disposición un dictamen en apoyo de su mejor derecho sobre la invención. No puede decirse entonces que la posición de Monteloeder haya sido equívoca o desleal.

(vii) No nos parece cuestionable que Monteloeder identificase a sus propios empleados entre los designados como autores de la invención. Pues eso se hizo sin omitir la mención relevante de los principales investigadores asignados por la UMH al proyecto, pero también de forma compatible con la cooperación y seguimiento a lo largo de los años de las investigaciones por sus empleados.

(viii) En definitiva, creemos que tanto la eventual cotitularidad de la invención patentada por Monteloeder, como el carácter contradictorio del proceso de registro, si no justifican por sí solos que la UMH careciese del derecho a la invención, en todo o en parte, en igual o superior medida que Monteloeder, sí excluyen la eventual mala fe de esta durante el proceso de registro.

Sexto.- Costas procesales.

23.- La desestimación del recurso determina la condena en costas de la recurrente, ex artículo 398.1 LEC, así como la pérdida del depósito constituido para recurrir, ex DA 15ª LOPJ.

En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,