Sentencia Civil 233/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 165/2024 de 15 de octubre del 2024

PRIMERO.- Antecedentes relevantes y posicionamiento inicial de las partes.

1. La representación procesal de la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia (en adelante, FMRM) interpuso demandafrente a don Daniel en la que interesaba se dictara sentencia por la que se estime la acción reivindicatoria y se ordene el cambio de titularidad a favor de la actora de la marca española figurativa n.º 4132852 titularidad del demandado; y subsidiariamente, que se declare su nulidad por haber sido solicitada de mala fe.

2. Los argumentos que esgrime en su demanda son los siguientes: la FMRM forma parte de la Federación Española de Motonáutica y se encarga de organizar y supervisar las actividades deportivas relacionadas con la motonáutica. Una modalidad de estas actividades deportivas es el HIDROFLY, conocida como FLYBOARD, que fue impulsada por la entidad actora como deporte nacional en el año 2017 y consiguió su inclusión en el calendario nacional deportivo del año 2018, con el nombre de FLYSKI. El demandado, don Daniel, ha participado en diferentes campeonatos oficiales de esta modalidad en los años 2019 y 2020.

3. La FMRM, una vez declarado el FLYBOARD deporte nacional con la denominación FLYSKI, encargó el diseño de un logo a la empresa HURTAPLAS, S.L., para identificar los eventos de esta modalidad deportiva organizados o en los que intervenía la Federación, lo que se hizo efectivo en marzo de 2018, emitiendo la correspondiente factura a la actora en noviembre de 2018. Desde entonces ha sido utilizado el signo creado ininterrumpidamente por la FMRM en todos los eventos y campeonatos deportivos en los que intervenía de una u otra manera, y ello a través de la cartelería y publicidad de estos, en el material deportivo como dorsales, camisetas y otra ropa deportiva, en las cintas para acreditaciones o en los trofeos. El logo ha sufrido una pequeña modificación por encargo de la misma Federación en el año 2021.

4. El demandado era conocedor de estos hechos dado que ha participado en varios eventos y campeonatos deportivos organizados por la FMRM en esta modalidad deportiva. A pesar de ello, en julio de 2021 se tuvo conocimiento de que en la escuela naútica regentada por el demandado y su hermano, PRO FLY CLUB LA MANGA, se daban cursos de FLYSKI y para su publicidad se utilizaba el logo creado por la FMRM sin su autorización y sin que ésta colaborara en aquellos, pudiendo generar confusión al respecto. A pesar de que se les advirtió que no era correcto que hicieran uso de esos signos distintivos para unos cursos no autorizados por la FMRM, continuaron con su uso y finalmente don Daniel solicitó en la OEPM la inscripción como marca del logo creado por la Federación, registrándose con una evidente mala fe.

5. Se requirió al demandado a los efectos de que reconociese la titularidad de la marca de la Federación pero se limitó a poner de manifiesto que se había registrado a su nombre en la OEPM con el n.º 4.132.852.

6. En la contestación a la demand,don Daniel pone de manifiesto que FLYSKI es una modalidad deportiva y no una marca susceptible de ser registrada. En el club deportivo del demandado se menciona FLYSKI como una actividad náutica que oferta entre sus servicios. Aunque es cierto que la FMRM hace uso de un signo distintivo que incluye la denominación FLYSKI, este signo ha variado en su parte denominativa y figurativa, y así en la parte denominativa se menciona "FLYSKI Murcia" en el año 2018 y "FLYSKI España" en el año 2021. En todo caso, la FMRM nunca registró tal signo distintivo y por tanto no tiene ningún derecho en exclusiva sobre el mismo.

7. Reconoce que la marca y logo FLYSKI (sin indicar denominaciones geográficas como Murcia o España) fue registrado a su nombre el 7 de abril de 2022, se solicitó el 25 de julio de 2021 y se publicó la solicitud el 30 de agosto de 2021, sin que se formulara ninguna oposición ni observación al respecto. A pesar de que la entidad actora refiere que el signo registrado es idéntico al que hace uso desde el año 2017 no es un hecho cierto y así, en el año 2021 varió el signo que venía utilizando y en la actualidad no se genera ninguna confusión por el uso concurrente de ambos. Como titular de la marca n.º 4.132.852 el Sr. Daniel ha hecho uso de sus derechos de exclusiva y ha requerido mediante burofax a la Escuela de Vela La Sandrina (empresa adherida o perteneciente a la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia), en junio de 2022, para la retirada del signo registrado a su nombre de sus redes sociales y vallas publicitarias del recinto por no tener su consentimiento.

SEGUNDO.- La sentencia de instancia y delimitación del objeto de apelación.

8. La sentencia de instanciaestima íntegramente la demanda, en concreto la acción reivindicatoria ejercitada con carácter principal motivo por el que no entra a analizar la posible nulidad de la marca por registro de mala fe intereada con carácter subsidiario. En su fundamentación jurídica considera acreditado el uso previo por parte de la actora del signo distintivo registrado, sin que las variaciones introducidas en el mismo en el año 2021 resulten relevantes a los efectos del elemento nuclear del signo.

9. El demandado, don Daniel, interpuso recurso de apelaciónalegando que la sentencia de instancia incurre en un error en la valoración de la prueba documental aportada a las actuaciones lo que, considera, ha conducido erróneamente a la estimación de la acción reivindicatoria y ello, con base en los siguientes argumentos:

(i) Si bien reconoce que la creación del logo o signo distintivo cuestionado lo fue por encargo de la FMRM, refiere que no consta acreditado que se realizara uso de este con anterioridad al año 2021. En la cartelería se utilizaba el nombre de la modalidad deportiva FLYSKI, pero no el logo o signo distintivo que configura la marca. Sin embargo, en septiembre y octubre de 2019 en las redes sociales de la escuela titularidad del demandado ya se hacía uso del signo distintivo que hoy se cuestiona.

(ii) Argumenta la prioridad que ostenta el titular de una marca registrada en detrimento de la prioridad de uso y así, sostiene que el derecho sobre la marca nace con su registro e insiste en que el Sr. Daniel es el titular registral de la marca 4.132.852 y, por tanto, sólo a él le asisten los derechos de exclusividad sobre la marca. En todo caso, defiende que con carácter previo a su registro también había hecho un uso notorio de la misma. En defensa de su argumentación jurídica menciona la STS 608/2008, de 27 de junio de 2008, y la STS 291/2014, de 10 de junio de 2014.

(iii) Alega mala fe en la entidad actora dado que, una vez requerida la Escuela de Vela La Sandrina como empresa adherida o perteneciente a la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia, en junio de 2022, para la retirada del signo titularidad del demandado de sus redes sociales y vallas publicitarias del recinto, aquélla se aviene y procede conforme a lo solicitado pero, posteriormente, responde requiriendo vía burofax al Sr. Daniel para que se avenga a reconocer que la FMRM es la titular de la marca registrada y que se abstenga de utilizarla. En todo caso, insiste en que no acredita que se tratara de una marca notoria utilizada por la FMRM con anterioridad a la solicitud de registro presentada por el demandado y, además, nunca procedió la actora a su protección mediante el registro en la OEPM ni realizó el trámite de alegaciones del art. 19 LM.

10. La parte actora se opone al recurso planteadode contrario y, a la vista de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, aclara que la modalidad deportiva se denomina HIDROFLY, conocida como FLYBOARD, y que FLYSKI es la "marca" cuyo logo y signo distintivo fue encargada por la entidad FMRM a la mercantil HURTAPLAS, S.L., haciendo uso de la misma desde el año 2018 e introduciendo algunas variantes denominativas en la publicidad referidas al lugar en el que se realizaban los campeonatos y eventos deportivos. El demandado empezó a utilizar la marca y logo FLYSKI en la expedición de certificados de cursos impartidos por PROFLY, que es el club que regenta, habiéndosele requerido para que se abstuviera de su uso sin consentimiento y, sin embargo, su respuesta fue solicitar el registro del mismo signo distintivo. Las SSTS que menciona el recurrente no se refieren a la acción reivindicatoria en materia de marcas, e insiste en que tanto el artículo 2 LM como la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta y aplica, ampara un pronunciamiento estimatorio de la demanda dado que ha que quedado acreditado que el registro de la marca se ha hecho en fraude de los derechos de la entidad actora. Las alegaciones sobre la supuesta mala fe y notoriedad de la marca no se habían alegado en el escrito de contestación a la demanda tratándose de hechos nuevos. En todo caso, reitera la actora que hizo uso de la marca desde marzo de 2018 hasta que el demandado les impidió que continuaran con el mismo tras registrarla a su nombre y defendiendo la prevalencia absoluta de la inscripción registral, aunque sea en fraude del derecho de otros.

11. En esos términos ha quedado planteada la cuestión en la segunda instancia.

TERCERO.- Hechos acreditados relevantes.

12. Son hechos relevantes a los efectos de la acción ejercitada con carácter principal, la acción reivindicatoria de marca:

* El FMRM es una entidad privada sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia que tiene como objeto social y finalidad, según el artículo 1 y 2 de sus Estatutos, la promoción, práctica y desarrollo de las modalidades deportivas de motonáutica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (documento 1 de la demanda).

* En el año 2018 encargó la creación de un logotipo a la entidad HURTAPLAS, S.L., relacionado con una de las modalidades náuticas que promociona denominada FLYSKI, y que fue dada de alta como modalidad deportiva en el año 2018 por la Real Federación Española de Motonáutica (certificado aportado como documento 2 de la demanda).

* El logo que fue creado a petición de la entidad actoraes el siguiente (documentos 6 y 7 de la demanda):

* En febrero de 2021 se produjo una revisión del logoque también fue encargada a la entidad HURTAPLAS, S.L., y cuyo resultado fue el siguiente (documento 8 de la demanda):

* Consta documentación en las actuaciones acreditativa de que el logo modificado en el año 2021 y titularidad de la actora ha sido utilizado en material deportivo relacionado con la modalidad motonáutica FLYSKI en eventos patrocinados u organizados por la propia Federación (documento 9 de la demanda).

También consta que se hicieron diferentes eventos deportivos relacionados con esta modalidad en el año 2019, de los que se hizo eco el demandado a través de la página de Facebook del club que regenta, Profly, (documento 13 de la demanda), documento en el que se aprecia que también se utilizaba el logotipo inicial encargado por la entidad actora, FMRM, en el año 2018, para identificar los eventos deportivos relacionados con esta modalidad náutica y en los que participaba como Federación.

* Este documento número 13 de la demanda nos permite considerar, también, como hecho acreditado no sólo el uso por parte de FMRM del logo de su titularidad para promocionar eventos deportivos relacionados con esta modalidad deportiva sino, también, el conocimiento del demandado de este hecho y su relación con la FMRM, a cuyos eventos organizados por ésta acudía y participaba activamente (lo que es un hecho no sólo acreditado con la documental aportada, sino reconocido por el propio demandado), y así, el club o escuela de su propiedad pertenecía o era miembro de la Federación, tal y como reconoce en sus propias conversaciones con el representante de la FMRM.

* El 17 de julio de 2021, advertidos de la utilización por parte de la escuela o club del demandado del logo propiedad de la FMRM sin su autorización para promocionar curos, se le manifiesta que no tiene el consentimiento de la Federación para su uso privado aunque se trate de un club federado, pues los cursos que imparte no se encuentran autorizados ni amparados por la Federación (documento 14 de la demanda).

* El 25 de julio de 2021 a pesar de que el Sr. Daniel manifestó, tras ser requerido por el representante de la Federación, que retiraría el logo de la publicidad de los cursos privados de su escuela, solicitó el registro de la siguiente marca figurativa en la OEPMpara los siguientes productos y servicios incluidos en la clase 41 del nomenclátor "educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".

* Una vez ya registrada la marca el 7 de abril de 2022 con el n.º 4.132.852 en la OEPM, el 23 de junio de 2022 remitió un burofax a la Escuela de Vela Sandrina (escuela adherida o perteneciente a la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia), por utilizar la marca y logo registrado a su nombre y requiriéndoles para la retirada del signo registrado a su nombre de sus redes sociales y vallas publicitarias del recinto por no tener su consentimiento (documento 18 de la demanda).

CUARTO.- Marco normativo de la acción reivindicatoria sobre marcas.

13. El artículo 2.2º de la Ley de Marcas dispone que "cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39".

14. La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2016 (ECLI ES:TS:2016:1903), reitera la doctrina jurisprudencial sobre los presupuestos de la acción reivindicatoria de la marca, y dice al respecto lo siguiente: "Como decíamos en la sentencia 391/2013, de 14 de junio ,la acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

El artículo 2.1 LM (adquisición del derecho) establece: «El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley». Como se observa, se requiere para adquirir el derecho de marca que el registro de la marca sea "válido". Consecuentemente con lo anterior, el número 2 del citado precepto señala: «Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca».

La sentencia de esta Sala núm. 184/2015, de 14 de abril ,señaló lo siguiente: «La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual".

[....]

»La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.» El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo».".

15. Doctrina jurisprudencial sobre los presupuestos de la acción reivindicatoria de marcas que se reitera en la reciente sentencia del Tribunal Supremo n.º 992/2022, de 22 de diciembre de 2022, fundamento de derecho cuarto, dictada en el Rollo de casación n.º 3334/2019, ponente: Ignacio Sancho Gargallo ( ECLI:ES:TS:2022:4802).

16. Por lo tanto, para que prospere la acción reivindicatoria es necesario, que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

17. La jurisprudencia considera que el fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo.

QUINTO.- Valoración de la Sala.

18. En atención a lo expuesto en el fundamento de derecho anterior, lo principal es que se acredite la existencia de un uso previo por parte de la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia, y respecto de esta cuestión compartimos la conclusión de la sentencia de instancia y así, con base en los hechos que hemos considerado acreditados y expuestos en el fundamento de derecho tercero de esta resolución, el logo fue creado a petición de la entidad actora y venía siendo utilizado por la Federación en todos los eventos por ella organizados o en los que participaba y relacionados con la modalidad deportiva FLYSKI o FLYBOARD, así como en el material deportivo y trofeos vinculados a estos eventos (tanto el logo original como la pequeña modificación posterior, prácticamente imperceptible).

19. El demandado tenía conocimiento directo de este hecho, es decir, del uso de este logo identificativo de los eventos deportivos relacionados con el Flyski en los que la Federación intervenía o colaboraba de una u otra manera. Pese a este hecho, procede a registrar el signo a su nombre y dicho registro se hace para promocionar su empresa o escuela y los cursos que imparte a título privado sobre esta modalidad pero, además, con ello también pretende obstaculizar el uso que pudiera hacer la Federación de este signo por sí misma o concediendo autorizaciones a otros, y así consta el requerimiento que se realiza por el demandado a la Escuela de vela Sandrina, que es una escuela adherida o perteneciente a la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia.

20. Se trata de un hecho acreditado que la Federación hacía uso del logo en todos los eventos deportivos desde el 2018 hasta que en el año 2022 se requirió por el demandado el cese de su uso como consecuencia de haberlo registrado a su nombre; este uso era de sobra conocido por el demandado que participaba activamente en los eventos deportivos organizados por la Federación.

21. Por su parte, el signo registrado por el demandado es esencialmente idéntico al que la Federación usaba desde 3 años antes de su registro, tanto la cromática como el elemento figurativo y la tipografía, sin que las eventuales adiciones sobre el lugar o ámbito donde se realice el campeonato deportivo (Murcia o España) resulten relevantes en atención a los elementos nucleares de esta marca figurativa, que se mantiene prácticamente igual tras la actualización posterior que, como hemos dicho, introduce diferencias imperceptibles (la ubicación de los brazos de la figura central). El juez de instancia realiza un análisis comparativo conforme con los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 15 de junio de 2005, hoy Tribunal General, en el asunto T-7/04, (conocido como el asunto Limoncello).

22. El hecho de que se trate de una marca figurativa impide considerar que estamos ante una apropiación del nombre de la modalidad deportiva y así, el registro del signo no impedirá el uso de la denominación de dicha modalidad "FLYSKI" por un tercero, pues otorga exclusividad sobre el signo figurativo tal y como se ha registrado y concebido, es decir, como marca singular para identificar los eventos deportivos relacionados con el FLYSKI y organizados por la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia (titular del logo). El elemento predominante es la figura cromática en su conjunto y la combinación de colores, y no el elemento denominativo Flyski a pesar de que se destaca en color rojo, como tampoco es un elemento determinante ni a tener en cuenta las denominaciones geográficas de los lugares donde se llevan a cabo los eventos (Murcia o España)

23. Es por todo lo anteriormente expuesto que procede la desestimación del recurso de apelación con la consiguiente confirmación de la sentencia recurrida cuyos argumentos se comparten por la Sala.

SEXTO.- Costas de la apelación.

24. Ante la desestimación del recurso de apelación procede la imposición de las costas a la parte apelantes, ex art. 398 LEC

Vistos los preceptos y jurisprudencia citada y demás de general y pertinente aplicación;