Sentencia Civil 215/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 2/2024 de 17 de septiembre del 2024

Primero.- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1.- En fecha de 4 de abril de 2024 (registro mecánico), don Benigno y otros han formulado recurso jurisdiccional frente a la resolución de la OEPM de 14 de junio de 2023, mediante la que se desestimó el recurso de alzada formulado previamente frente a la resolución del mismo organismo de 20 de septiembre de 2022 y de concesión total de la M4145409(X), mixta, "Farándula Fest Welcome to the Sun", registrada en la clase 41 para organización de festivales y servicios festivales de música a favor de Tecteltic On-Line, S.L., ("Tecteltic"). Entre sus alegaciones relevantes, los actores manifestaron ser titulares de una marca nacional prioritaria y confundible con la anterior, concedida en fecha de 1 de marzo de 2019 como M3733039(X), mixta, "Farándula", registrada en la clase 43 para servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal y servicios de catering, efectivamente explotada desde entonces y que distingue servicios de ocio nocturno en un local abierto al público en Murcia y otro en Alicante.

2.- Mediante decreto de 9 de abril de 2024 de esta Sala se resolvió la admisión a trámite del recurso y la formación de este proceso, con designación de magistrado ponente y requerimiento a la OEPM de remisión del expediente administrativo objeto de recurso. Mediante diligencia de ordenación de 24 abril de 2024 se tuvo por recibido el expediente administrativo, se emplazó a los actores para la formulación de demanda y a Tecteltic para su eventual personación como demandados.

3.- En fecha de 16 de mayo de 2024 los actores formularon demanda frente a la resolución de la OEPM desestimatoria del recurso de alzada de 14 de junio de 2023, a fin de que se acordase su revocación y de la previa resolución del mismo organismo de 20 de septiembre de 2022 de concesión de la citada marca nacional. Se reprodujeron las alegaciones inicialmente ofrecidas, se profundizó en la caracterización de los signos en conflicto y en la doctrina aplicable al artículo 6.1.b LM sobre riesgo de confusión. Aludieron igualmente al desuso de la marca impugnada, por cambio de denominación del festival efectivamente organizado por Tecteltic, todo en su relación con los artículos 52.1 LM y 6 LCD.

4.- Tecteltic contestó a la demanda para solicitar su desestimación mediante la confirmación de la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte actora. Entre sus alegaciones relevantes, manifestó que el objeto del proceso debía quedar limitado a las actuaciones administrativas practicadas ante la OEPM y su eventual revisión, sin posible novación de las alegaciones ofrecidas entonces por los actores. A su razón, el objeto del proceso debía basarse en la eventual comparación entre el signo reivindicado por los actores como prioritario y el registrado a favor de Tecteltic. Desde esta perspectiva, la comparación entre los servicios protegidos por una y otra marca, según su naturaleza, destino y utilización, entre sus elementos denominativos y gráficos y su valoración global por el consumidor medio, excluían completamente el riesgo de confusión entre los signos.

5.- La Abogacía del Estado contestó igualmente a la demanda para solicitar su desestimación, por ausencia de vulneración del artículo 6.1.b LM por la resolución recurrida.

6.- Mediante providencia de 25 de junio de 2024 se acordó la celebración de vista para el día 10 de septiembre de 2024 y mediante providencias de 10 de julio y 16 de julio de 2024 se acordó la citación de terceros por medios telemáticos para su eventual admisión como testigos. Llegado el día de la vista y agotada sus finalidades, quedaron los autos vistos para resolver.

Segundo.- Hechos probados.

7.- Para la solución del caso son relevantes los siguientes hechos, con énfasis de las pruebas que así los acreditan:

(i) Don Benigno y otros son titulares de la marca nacional M3733039(X), mixta, "Farándula", registrada en la clase 43 para servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal y servicios de catering, concedida en fecha de 1 de marzo de 2019 y cuya representación gráfica es la siguiente:

(doc. 4 actor, información registral)

(ii) Tecteltic es titular de la M4145409(X), mixta, "Farándula Fest Welcome to the Sun", registrada en la clase 41 para organización de festivales y servicios festivales de música, concedida en fecha de 20 de septiembre de 2020 y cuya representación gráfica es la siguiente:

(doc. 7 actor, información registral)

(iii) En fecha de 25 de enero de 2022, don Benigno y otros formularon oposición frente a la solicitud de Tectelnic para el registro de la marca anterior, alegando la titularidad de la marca prioritaria "Farándula" y la existencia de riesgo de confusión entre ambas por su "cuasi identidad denominativa, fonética y conceptual (pues) Farándula es la primera palabra y de mayor peso en los signos de la marca nueva, el resto son locuciones en inglés que traducidas al español significan: bienvenido al sol (...) y que ambas ofrecen servicios similares dedicados al ocio, servicios de consumo de bebidas y alimentos y espectáculos de djs (...) (con vulneración de) lo estipulado en el art. 6.1 de la Ley de Marcas . Concretamente su apartado b) (...). La concesión de la marca que se impugna da lugar a la confusión entre los consumidores finales, proveedores y otros intermediarios, sobre qué local o entidad es la que presta el servicio, así como su ubicación, ocasionando que la nueva marca pretendida se asocie a la anterior preferente (...). Máxime teniendo en cuenta (el uso ininterrumpido de la marca preferente durante cinco años) (y que) la marca pretendida presta sus servicios en Alicante, misma provincia donde la marca anterior suele ubicar su local en las temporadas de verano y próxima a la locación actual y permanente en Murcia (y) que ambas comercializan con los mismos proveedores y distribuidores".

(antecedente procesal; doc. 8 actor, escrito de oposición)

Tercero.- Ausencia de riesgo de confusión. Desestimación del recurso.

8.- Debemos desestimar el recurso formulado por don Benigno y otros, para la confirmación de la resolución recurrida y por los motivos que diremos a continuación, al no apreciar en esta la infracción del artículo 6.1.b LM en la que originariamente se basaba la oposición administrativa formulada por los ahora demandantes.

9.- En primer lugar, debemos recordar nuestra previa toma de posición sobre el objeto posible para un recurso jurisdiccional contra una resolución de la OEPM. Así, mediante SAP Valencia, 9ª, núm. 110/2024, de 24 de abril de 2024, ponente Rosa María Andrés Cuenca, hemos señalado que:

"(s)obre la delimitación de lo que constituye objeto de examen en este procedimiento. 1.-Cabe indicar, en primer lugar, que no va a ser objeto de análisis, en ningún caso, sino la corrección de la valoración efectuada en la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, con fecha 22 de mayo de 2023, de conformidad con los elementos tenidos en cuenta en aquel momento. 2.-Tal precisión viene claramente predeterminada teniendo en cuenta que esta Sala ya ha resuelto, previamente, denegándola, la petición de suspensión del presente procedimiento con fundamento en el planteamiento de caducidad de la marca registrada por falta de uso y su nulidad, lo que viene a argumentar la parte hoy demandante (y aspirante a la concesión de la marca WONDERFISH) en este procedimiento, en distintos pasajes de su demanda, de forma entremezclada con los argumentos que sí fueron examinados en la resolución combatida. 3.-Nos remitimos, en un todo, a lo ya indicado en el auto dictado con fecha 14 de diciembre de 2023, debiendo resaltar, en particular, la coincidencia temporal absoluta entre el planteamiento de la cuestión expuesta relativa a la falta de uso de la marca registrada, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) y la formalización de la demanda en este procedimiento, que se había iniciado, sin embargo, varios meses antes. Por ello, tales cuestiones consideramos son ajenas al expediente administrativo del que deriva este juicio verbal y no serán objeto de análisis en el mismo, ya que la función que nos compete entendemos que, en este caso, se limita a la revisión de la resolución dictada por la OEPM en los mismos términos en que se dictó la misma, lo que excluye, evidentemente, las cuestiones suscitadas con posterioridad".

10.- Ello determina que, en este caso, únicamente debamos valorar la suficiencia y corrección de la resolución recurrida en atención a los motivos de oposición introducidos originariamente en el proceso administrativo por los ahora actores, según hemos advertido, por reproducción del expediente administrativo incorporado a las actuaciones. A su razón, prescindiremos de las alegaciones adicionales de la demanda sobre las condiciones de uso del signo registrado por Tecteltic que, por lo demás, tampoco serían relevantes para la práctica del juicio de confusión marcario como motivo de oposición al registro de la marca.

11.- En segundo lugar, debemos delimitar la doctrina jurisprudencial que ha dotado de contenido el riesgo de confusión al que se refiere el artículo 6.1.b LM, esgrimido como motivo de oposición al registro ganado por Tecteltic y como cuestión jurídica controvertida en el proceso.

12.- En efecto, resulta de aplicación al caso la doctrina del TJUE sobre el riesgo de confusión por colisión entre signos. La Sala Primera ha sintetizado esa doctrina a través de las siguientes pautas (por todas, STS, 1ª, núm. 375/2015, de 6 de julio de 2015, ponente Ignacio Sancho Gargallo, cuyo fundamento jurídico octavo reproducimos):

"i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de lasSSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , yde 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio .

iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )".

13.- Esta doctrina jurisprudencial puede complementarse con las recomendaciones para la evaluación del riesgo de confusión entre signos en las Directrices sobre Marcas de la EUIPO (en su versión de 2024, Parte C-Oposición, Sección 2, "Doble identidad y riesgo de confusión", que parte igualmente de una recensión de los criterios del TJUE). Esas indicaciones, más sistematizadas, invitan a realizar un juicio sencillo pero minucioso y por etapas, considerando sucesivamente los siguientes factores: la comparación de productos y servicios, el público destinatario y su grado de atención, la comparación de signos, el carácter distintivo de la marca anterior, la eventual presencia de otros factores adicionales y una evaluación global -y final- del riesgo de confusión.

14.- En tercer lugar, desarrollaremos la valoración anterior a continuación, para excluir la existencia de riesgo de confusión entre el registro marcario ganado por Tecteltic y el opuesto como prioritario por los actores.

15.- La marca opuesta por los actores como prioritaria se encuentra registrada en la clase 43 para servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal y servicios de catering. Los actores no pueden reivindicar la cobertura de un derecho de exclusiva inexistente para la prestación de servicios adicionales y no amparados por las condiciones del registro obtenido, todo en relación con ninguna actividad de entretenimiento musical, por alusiva a actuaciones musicales y espectáculos en un establecimiento abierto al público y cuyo rótulo, según parece, se corresponde con la marca registrada e invocada como prioritaria (pp. 2-3 demanda). Puede resultar una cuestión problemática la de medir la importancia que pueda tener la designación de una concreta clase del nomenclátor en el proceso de registro y su relación posterior con el ámbito del derecho de exclusiva y la utilización del signo registrado en el mercado. Debe alcanzarse un equilibrio entre la funcionalidad del registro y la funcionalidad marcaria. No siempre es posible una perfecta y exhaustiva enumeración registral de los productos y servicios que la marca está llamada a distinguir, ni una correspondencia perfecta y exhaustiva entre las categorías y subcategorías de registro -de acento generalista- y el uso real de la marca. Pero la prestación de servicios de entretenimiento musical no se corresponde con una aplicación más concreta de los de restauración, catering y hospedaje. Por el contrario, la marca ganada por Tecteltic ha sido registrada en la clase 41 para organización de festivales y servicios festivales de música. Es cierto que los productos y servicios amparados por dos marcas en conflicto no pueden considerarse iguales o diferentes porque pertenezcan a la misma o diferente clase de registro ( arts. 39.7 Directiva 2015/2436 y 33.7 Reglamento 2017/1001). Aunque usualmente la organización de cualquier evento musical comportará que sus visitantes requieran servicios adicionales de alimentación y alojamiento, no apreciamos una relación de complementariedad estricta entre una y otra clase de servicios. Conviene precisar que, para el juicio marcario de confusión, los productos o servicios solo son complementarios cuando existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es esencial o significativo para el uso del otro, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la producción de tales productos o la prestación de tales servicios la tiene la misma empresa (por todas, STG, 5ª, de 21 de noviembre de 2012, asunto T-558/11, Atlas, párrafo 25). No es probable que el prestador de servicios de entretenimiento musical comercialice, de manera simultánea y a través de un mismo punto de venta, servicios de restauración, catering y hospedaje. Para la organización de un evento musical, será usual que esos servicios se presten por empresas terceras, incluso de manera coordinada con la propia organización del espectáculo, pero a través de canales de distribución bien diferenciados. Un recurso adicional de valoración, habitual en la práctica de las oficinas marcarias, como es la herramienta "Similarity", revela la ausencia de complementariedad entre una y otra clase de registro, atendiendo a la comparación de los términos y clases registradas (https://euipo.europa.eu/sim/searchList/search).

16.- El mismo razonamiento anterior nos conduce a advertir diferencias acusadas entre el público destinatario de una y otra marca. En efecto, el público destinatario de un festival de música adquirirá usualmente servicios de restauración u hospedaje para la asistencia al evento, en la misma medida que precisará de otros servicios de origen y naturaleza alternativos como, por ejemplo, el transporte. Creemos que el público adquirente de servicios propios de un festival merece ser considerado como especializado, en la medida en que su elección resultará condicionada por una oferta cultural concreta y caracterizada, por la que opta de manera singular, a modo de decisión que revela un grado de atención elevado. Por el contrario, la oferta de servicios de restauración, catering u hospedaje interpela a un público general. Si el recuerdo de la marca por su destinatario siempre es imperfecto, en nuestra opinión el grado de atención del consumidor en uno y otro ámbito facilitará el desarrollo de la función de las marcas en conflicto en un caso como este, pues aquel siempre diferenciará la prestación de servicios de hostelería u hospedaje frente a los de ocio musical.

17.- El signo opuesto como prioritario por los actores es mixto, sin reivindicación de color distinto del blanco y negro. Está compuesto por el elemento denominativo "farándula", a cuya expresión gráfica se le adicionan las grafías "f.", a modo de logotipo obtenido por el contraste de una fuente blanca sobre círculo negro, que interviene como prefijo del conjunto. El conjunto también se caracteriza por la expresión invertida de la grafía "r" y la incorporación de un punto final, que está igualmente presente en la expresión de aquel prefijo. Puede decirse que es precisamente ese sello o logotipo el que concentra, en mayor medida, la singularidad gráfica del conjunto en términos visuales. En este sentido, puede verse la más documental presentada por el demandado durante la celebración de la vista, de la que resulta que ese logotipo se utiliza como imagen de perfil por los actores en redes sociales. Pero, con todo, compartimos la valoración de los actores sobre la preeminencia distintiva del elemento denominativo "farándula" en el conjunto, sin que sea objeto de este proceso determinar si ese elemento, por sí solo, logra desarrollar una funcionalidad marcaria bastante a favor de la actora, pues no se juzga su suficiencia distintiva y validez. El signo concedido a Tecteltic incorpora igualmente el elemento denominativo "farándula", que obviamente comporta una identidad fonética con el anterior, pero para la expresión de un conjunto mucho más complejo. Por un lado, ese elemento denominativo se amplía por el uso del sufijo "fest", en clara alusión a los servicios amparados por la marca (dimensión conceptual) y para la expresión de un solo elemento denominativo con eficacia distintiva, "farándulafest", al que todavía se le añade una suerte de apostilla denominativa "welcome to the sun". En el apartado gráfico, la expresión de la marca cuestionada se aparta decididamente de la reproducción anterior: se reivindican colores, la grafía "u" se corresponde con una "ñ" invertida y la expresión del sintagma aparece truncada, por la división de los elementos "faran", "dula", "fe" y "st". De este modo, la comparación entre ambos signos determina su clara diferenciación.

18.- A continuación, no resulta acreditado que la marca opuesta como prioritaria por los actores presente un carácter distintivo elevado e intrínseco. Al contrario, los propios recurrentes parecen limitar el contenido posible de su derecho de exclusiva, cuando aluden a la eficacia para la sola distinción de dos establecimientos abiertos al público en Murcia y Alicante.

19.- No advertimos la presencia de factores adicionales que informen o condicionen en modo alguno nuestra valoración. Aunque es cierto que, en ocasiones, la constatación de supuestos de confusión real o la eventual coexistencia de marcas pueden influir en el desenlace del juicio de confusión, de manera positiva o negativa, estas circunstancias siempre son accesorias para su práctica y en este caso los elementos esenciales para ese juicio nos parecen asequibles y sólidos.

20.- Por último, para una valoración final del riesgo de confusión, consideramos que la baja similitud entre los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto en modo alguno se compensa por la también baja similitud de su expresión (principio de interdependencia). También, que cualquier asociación entre el origen empresarial de la prestación amparada por una y otra será de carácter residual, por diluida y desprovista de la intensidad suficiente como para resultar relevante aquí.

21.- Por todo ello, no podemos apreciar la existencia del riesgo de confusión alegado por los actores y, por el contrario, consideramos que la resolución administrativa que se combate es correcta.

Cuarto.- Costas procesales.

22.- La desestimación de la demanda determina la condena en costas de la parte actora, ex artículo 394.1 LEC.

En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,