Sentencia Civil 170/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 281/2023 de 19 de junio del 2024

Aceptamos y damos por reproducidas las transcripciones de las normas jurídicas que se contienen a lo largo de la sentencia apelada, así como las de las resoluciones judiciales que se mencionan en ella, sin perjuicio de la interpretación y aplicación que resulte de nuestra resolución.

PREVIO. - Artículo 15 de la Ley de Secretos Empresariales .

El artículo 15 de la LSE, por referencia al proceso, aborda el tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial, indicando en su apartado 2 que "2. Los jueces y tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo."

Este es el caso. La actora ha indicado por medio de "OTROSI DIGO" que:

"Esta parte ha desvelado parcialmente el secreto empresarial de CARAMBAR en varias páginas del presente recurso de apelación, cuyas fórmulas y especificaciones están contenidas en el documento nº 12 de la demanda consistente en un CD introducido en un sobre lacrado, dentro del cual se encuentra un papel con la contraseña para abrir el archivo, (...).

Interesa, pues, al derecho de esta parte que esa Sala mantenga el secreto de actuaciones ya decretado por el juzgado en el auto de admisión a trámite de la demanda, también respecto al presente escrito y las sucesivas actuaciones ante la Sala, en la medida en que se está facilitando en el propio escrito algunas de las informaciones confidenciales contenidas en dicho documento nº 12."

Consecuencia de tal solicitud, y conforme a lo previsto en el apartado c) del número 2 del artículo 15, acordamos que, fuera del ámbito de la notificación de la versión confidencial para conocimiento de los litigantes, sus abogados y procuradores que han intervenido en la instancia y en la apelación (obligados por el deber que impone el apartado 1 del artículo 15), y a efectos de su eventual difusión al Cendoj, emitiremos una versión no confidencial de la presente resolución judicial, de la que eliminarán o se ocultarán los pasajes que contengan información sobre el secreto empresarial objeto de la presente litis.

PRIMERO. - Síntesis de la Sentencia apelada, del recurso de apelación y de las oposiciones al mismo.

1.- Síntesis de la sentencia objeto del recurso de apelación.

La sentencia del Juzgado Mercantil 2 de Valencia de 31 de julio de 2023 desestima la demanda promovida por CARAMBAR & CO contra DAMEL GROUP SL (en adelante DAMEL) y BOSTON NUTRACÉUTICAL SL (BOSTON en lo sucesivo) en ejercicio de acción de violación de secreto empresarial y competencia desleal, con absolución de las demandadas de los pedimentos deducidos contra ella sustentados en los hechos descritos en la demanda, e imposición de las costas del proceso.

De la lectura de la sentencia resulta (además de la descripción extensa de la posición de las partes, delimitación de los hechos controvertidos y descripción de la normativa y jurisprudencia aplicable en el Fundamento Cuarto - artículo 13 de la LCD en vigor hasta el 13 de marzo de 2019 con descripción, asimismo, del contenido de la Ley 1/19) las siguientes afirmaciones:

1.- No se discute que la fórmula de las Pikotas de la actora tenga carácter secreto (documento 12 de la demanda). Tampoco que se facilitara a DAMEL y que las litigantes suscribieran un acuerdo de confidencialidad (documento 16 de la demanda) - parágrafo 24, en el FJ.4º).

2.- Tiene por acreditado - con análisis de la prueba a que se refiere el parágrafo 28 - que ambas partes tenían los conocimientos necesarios y que DAMEL tenía una fórmula propia (desde 2017) previa al acuerdo de confidencialidad con CARAMBAR (2018) con diferencias respecto a la fórmula de la actora en el uso de la "******" (que califica de secreto industrial) y el "aroma.".

3.- Por mor de las pruebas que relaciona en el parágrafo 29 alcanza la conclusión de tener por "probado que la fórmula de CARAMBAR y DAMEL son distintas, y por tanto los caramelos PIKOTAS y las CHERRY DELIGHT no son iguales".

4.- Considera como prueba más relevante la cata realizada por el Juzgador con las muestras que ambas partes aportaron al proceso (Parágrafo 30). La cata revela que no tienen la misma textura ni el mismo sabor, amén de que las Cherries Delight van envueltas en azúcar y las Pikotas no. Concluye que ambos productos no responden a la misma fórmula y no se ha producido vulneración del secreto industrial.

5.- En lo que concierne a la conducta tipificada en el artículo 6 de la LCD (FJ 5º), previo análisis de la jurisprudencia que interpreta la norma, identificación de los actos imputados a las demandadas (parágrafo 35), descripción y valoración de las periciales (parágrafos 36 y 37), identificación del consumidor medio y comparación de los diversos envases incorporados al procedimiento desde la perspectiva de la percepción del consumidor, concluye en la inexistencia de riesgo de confusión entre los utilizados por las litigantes por referencia a los utilizados por la actora y por la demandada con anterioridad y posterioridad a 2019 (parágrafos 38 a 42).

6.- Respecto de los actos de imitación tipificados en el artículo 11.2 de la Ley 3/1991 considera (FJ 6º) que siendo la imitación un acto lícito salvo que haya riesgo de asociación, los actos que se imputan en la demanda no pueden calificarse de imitación desleal, haciendo hincapié en que Google no es un consumidor sino una herramienta de búsqueda cuya exactitud depende de múltiples variables. La imitación es lícita salvo que haya riesgo de asociación, no apreciando al caso tal riesgo (parágrafo 46).

7.- No tiene por acreditado el aprovechamiento de reputación ajena imputado en la demanda (FJ 7º). Afirma que ha quedado probado que Damel tenía fórmula propia en 2017, tenía los conocimientos y los medios para producir, lo cual explica que, al tener la relación con CARAMBAR, no se produjera el lanzamiento de las Cherries Delight hasta la finalización de la relación entre ambas, razón por la que desestima la imputación articulada al amparo del artículo 12 de la LCD.

8.- Ninguna de las conductas imputadas por la actora a las demandadas tiene encaje dentro de los actos contrarios a la buena fe (FJ 8º). Razona que el artículo 4 LCD es una cláusula general considerada como tipo propio y autónomo, por lo que no puede referirse a conductas que encajen en lo ya tipificado en normas específicas. En el parágrafo 56 argumenta que ya ha analizado precedentemente la imputación relativa a la copia de la receta o el uso de los conocimientos. No consta prohibición de utilización de los mismos proveedores para la compra de materias primas, máxime cuando eran anteriores, de manera que ninguna de las imputaciones se considera contraria a la buena fe.

Consecuencia de lo expuesto es la desestimación de la demanda con imposición de costas a la demandante.

Se solicitó por la actora aclaración de sentencia (respecto al contenido de su parágrafo 30 sobre la cata de los productos litigiosos y del Fundamento Séptimo) que fue denegada por Auto de 2 de octubre de 2023.

2.- Recurso promovido por la actora.

La representación de CARAMBAR & CO recurre en apelación.

En su escrito describe las respectivas posiciones de las partes en el proceso y transcribe, literalmente, el contenido de la sentencia apelada entre el Fundamento Tercero y el Fallo, de manera que no es hasta la página 20 (de las 130 que integran el escrito) cuando se exponen las razones de discrepancia frente a la decisión judicial, mediante las alegaciones que recogemos, seguidamente, a modo de síntesis, en atención a la extensión del escrito (sin perjuicio de las consideraciones más detalladas que haremos con ocasión de la respuesta del Tribunal a los distintos motivos de apelación articulados):

1.- Sobre la errónea valoración de la prueba y la asimismo errónea premisa para aplicar el artículo 3 de la Ley de Secreto Empresarial 1/2019, contenida en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida en que se resuelve la acción de infracción de secreto empresarial (páginas 21 y siguientes).

Bajo el indicado epígrafe, en el que transcribe el tenor literal del artículo 3 de la LSE para combatir el tenor del FJ 4º de la sentencia apelada, desarrolla los siguientes subapartados:

1.0. El objeto del procedimiento son los caramelos del Envase DAMEL 1, sin que lo sean los que identifica como envases 2 y 3, tanto en lo que afecta a su alegación de violación de secretos empresariales como a las acciones de competencia desleal. Cualquier manifestación de los demandados respectos a los envases 2 y 3 son irrelevantes para resolver el recurso y como consecuencia de ello los informes periciales aportados como documentos 30 y 32 de la contestación a la demanda, porque analizan caramelos con una composición distinta de los del Envase 1.

1.1.- Sobre los envases y caramelos utilizados para las pruebas químicas aportadas por las partes.

Los envases analizados por los peritos de los demandados tienen una composición química diferente a los analizados por los peritos de la demandante. Y se refiere, expresamente a la prueba pericial química de IQS de 15 de enero de 2020, relativa a los caramelos adquiridos por el investigador privado el 27 de diciembre de 2019, enviados al laboratorio a principios de 2020 con la correspondiente cadena de custodia.

La pericial aportada por DAMEL (Merieux) se refiere a caramelos adquiridos el 22 de junio de 2020, y del análisis de los envases se aprecia que se trata tanto de envases distintos, como de caramelos distintos, a tenor de los ingredientes que se describen en ellos (Envase Damel 2). Los Envases analizados por Merieux no son objeto del procedimiento. Se ha alterado la fórmula química del caramelo por Damel después de la demanda. Los informes periciales de Damel deben ser rechazados.

Añade que el envase aportado por Damel con su contestación es el que denomina Envase 3, que mantiene pequeñas diferencias estéticas con el Envase 2 y cuyos ingredientes, a su vez, son distintos del Envase 1 y del Envase 2.

Damel ha ido añadiendo ingredientes a la receta inicial. No es cierto - como se afirmó por la adversa - que en su escrito de contestación a la demanda hubiera mencionado en la página 71 que hubieran cambiado la formulación química de los caramelos del Envase Damel 1. Únicamente se menciona el cambio de packaging, no de composición de la fórmula.

Añadió, a continuación, las diferencias entre Carambar y Damel, respecto de las cerezas grajeadas de FINI, que mantiene su fórmula inicial. Refiere que el listado de ingredientes de Damel, en el mismo orden que en el envase de Pikotas, revela la ventaja significativa obtenida por Damel al prevalecerse del secreto empresarial de Carambar.

1.2. Sobre la sorpresiva cata realizada por el juzgado de varios productos aportados por las partes junto a sus escritos rectores. Incongruencia extrapetita y vulneración del artículo 218 de la LEC en relación con los artículos 353 y 354 de dicho texto legal, relativos al reconocimiento judicial.

Afirma que tal cata no puede ser tenida en cuenta. Se ha calificado como prueba "más relevante" para resolver una posible infracción de su secreto empresarial, realizada tras la tercera sesión de juicio, el 13 de marzo de 2023 en las dependencias del Juzgado, y cuando los caramelos ya estaban caducados. Consecuencia de ello es la incorrección de las apreciaciones del Juzgador a quo sobre la ausencia de envoltorio de azúcar de los caramelos Pikotas.

1.3.- Crítica al fundamento de derecho Cuarto de la sentencia recurrida, relativo a la violación de los secretos empresariales de su representada, en particular respecto del contenido del apartado 28 de la Sentencia y las conclusiones que se expresan en él por el magistrado "a quo".

i.- Sobre la adquisición de la fórmula secreta por CARAMBAR a MONDELEZ, así como la adquisición por parte de BOSTON de la fábrica de Valladolid donde MONDELEZ fabricaba las PIKOTAS. Y sobre la firma del acuerdo de confidencialidad entre las partes. Contrato de encargo de CARAMBAR a DAMEL para fabricar las PIKOTAS en la fábrica de Valladolid de BOSTON.

a) La actora adquirió a Mondelez el 30 de noviembre de 2026 toda la línea de la marca DULCIORA (recetas, propiedad industrial...), así como material y máquinas de la fabrica de Valladolid. Las PIKOTAS eran la marca estrella.

b) En septiembre de 2017 se culminó el acuerdo de DAMEL con Mondelez para la compra de la fábrica de Valladolid, si bien tuvo acceso a los trabajadores y a la fábrica desde el mes de marzo de 2017 (testifical del Sr. Virgilio).

c) No es cierto que la actora eligiera a Damel porque quien realmente supiera hacer las Pikotas fuera Damel, sino porque necesitaba de unos meses para poner en marcha su fábrica en Francia. Tampoco es cierto que haya afirmado que Damel no supiera hacer caramelos. Lo que afirma es que Damel no podría haber lanzado su producto en el tiempo récord en que lo hizo sin las enseñanzas del secreto empresarial que se le facilitó en el marco del acuerdo de confidencialidad. Las conversaciones entre las partes se iniciaron en el mes de junio de 2017, empezándose entonces toda la organización de la operativa. Y hace hincapié en el tenor del correo electrónico de 27 de octubre de 2017 remitido por el Sr. Carlos Alberto y la respuesta del administrador de Damel Sr. Luis Andrés de la misma fecha, que revela la aceptación para el mes de noviembre de la revisión del contrato de cofabricación (con suministro de ingredientes/embalaje, especificaciones, fórmulas...) sin indicar que no lo necesitaran por tener ya una fórmula de los caramelos.

d) La sentencia se equivoca cuando afirma que se enviaron las muestras antes de la firma del acuerdo de confidencialidad (11 de enero de 2018) - cuya bilateralidad reconoce -, porque las muestras se remitieron a Francia en el mes de febrero de 2018. Las muestras eran de transporte y no cumplían con los estándares del caramelo PIKOTAS.

e) Damel no podía saber hacer las PIKOTAS originales sin que se le hubiera facilitado el secreto empresarial, por mucho que hubiera habido una fuga de información de alguno de los ex trabajadores de Mondelez que habían fabricado los caramelos en Valladolid.

f) En contra de lo sustentado en la sentencia, la bilateralidad del acuerdo - que no se niega - tenía por objeto facilitar el secreto empresarial de Carambar, sin perjuicio de que Damel protegiera sus propios conocimientos adquiridos (know how), pero quien traslada el secreto es Carambar y no Damel. Cuando Damel recibió las especificaciones no indicó que ya las conociera, resultando de la declaración del Sr. Ángel Jesús la existencia de componentes como la ****** de la que desconocían su formulación concreta.

ii.- Sobre la información secreta objeto del acuerdo de confidencialidad: fórmula, receta, proveedores y otros datos confidenciales. La recurrente argumenta que la sentencia no se hace eco del secreto empresarial en su totalidad y procede, seguidamente, y por referencia sólo a alguna de las especificaciones (por razón del propio contenido del secreto empresarial) al análisis de alguno de los procesos y componentes analizados en el juicio (que no reproducimos por la misma razón).

iii.- Fin del encargo. La sentencia no se refiere al fin del encargo ni al sorprendente abastecimiento del aroma de Pikotas por Damel en septiembre del 18, una vez terminada la relación entre las partes.

La actora empezó a fabricar en Francia en el mes de julio de 2018, Damel no restituyó todos los moldes (pese a su reclamación) hasta febrero de 2019, con posterioridad al lanzamiento de su producto en el mercado.

iv.- Lanzamiento del caramelo CHERRIES DELIGHT en octubre de 2018.

Nunca, con anterioridad a ese momento, había procedido al lanzamiento de las Cherries pese a la afirmación de disponer de su propia fórmula con anterioridad. El lanzamiento no hubiera sido posible sin la vulneración del acuerdo de confidencialidad.

v.-De las infructuosas (¿o no?) conversaciones posteriores de las partes hasta la interposición de la demanda.

Por referencia a las conversaciones mantenidas tras la denuncia de la vulneración del Secreto empresarial afirma que Damel ha cambiado envases y formulación. Nada dijo al contestar a la demanda, porque lo lógico habría sido afirmar, ante su contenido, que se había producido una satisfacción extraprocesal.

vi.- Del informe químico del laboratorio IQS aportado como documento nº 24 de la demanda y la ratificación en juicio de la Sra. Tania. Comparación caramelos Envase 1 DAMEL, con PIKOTAS y FINI.

vii.- Del informe de crítica de Damel al informe pericial de su representada, aportado como documento nº 29 de la contestación a la demanda de Damel emitido por el laboratorio MERIEUX, y su ratificación por el Sr. Carmelo. Pone en cuestión su contenido porque no era necesario el examen de todos los ingredientes sino solo de los tres compuestos principales y se remite al contenido de su propio informe y a la valoración de la prueba practicada en el proceso por referencia al aroma, el ácido cítrico y la sacarosa.

viii.- Se refiere, seguidamente, al informe químico comparativo de productos aportado por DAMEL, como documento nº 30 de la contestación a la demanda de DAMEL, emitido por MERIEUX, y su ratificación por la Sra. Adoracion, así como a la comparación del ENVASE DAMEL 2, con PIKOTAS y FINI. Igualmente analiza la prueba triangular de diferencias (cata) aportada como documento nº 32 de la contestación a la demanda de DAMEL, emitido por MERIEUX, para insistir en que las periciales de la demandada no se refieren al objeto de la demanda por lo que sus resultados no pueden ser tenidos en cuenta para la resolución del recurso.

1.4.- Sobre la subsunción de los hechos probados en el artículo 3 de la Ley de Secretos Empresariales. El producto infractor se beneficia de manera significativa del secreto empresarial de CARAMBAR.

Considera que la sentencia apelada parte de la premisa errónea de que los caramelos deban ser idénticos para apreciar la violación del secreto empresarial, por lo que el recurrente se remite al significado de "beneficio significativo" a que se refiere el apartado 28 de la Directiva 2016/943 de 8 de junio de 2016 que fue transpuesta por la LSE, así como a la doctrina científica y las resoluciones de los Tribunales que considera aplicables al caso. Y enumera, en la página 90 de su escrito, las pruebas que revelan que Damel obtuvo de manera significativa ese beneficio al lanzar sus Cherries, consecuencia del acceso al secreto empresarial de Carambar.

2.- "Sobre las acciones de competencia desleal. Sobre la errónea valoración de la prueba por la sentencia recurrida. Incongruencia extra petita, al resolver las acciones ejercitadas respecto a los envases Damel 2 y 3, que no son objeto del procedimiento."

Bajo dicho título y a partir de la página 91, desarrolla los siguientes epígrafes:

2.1.- Incongruencia extra petita respecto a todas las acciones de competencia desleal ejercitadas, al resolver la sentencia recurrida sobre unos envases que no son objeto del procedimiento. Infracción artículo 218 LEC.

Considera que la resolución apelada ha ido más allá de lo que constituye el objeto de la demanda, que era el Envase Damel 1, y no los siguientes envases de Damel, no incluidos en la demanda. Invoca, en sustento de su tesis las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que entiende aplicables en refuerzo de su argumento.

2.2.- Actos de confusión en el mercado por parte de Damel y Boston. Fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida.

A lo largo del texto expone las razones por las que no puede tomarse en consideración el informe pericial de Damel (documento 48) dado que las 70 primeras páginas comparan el envase de Pikotas con el envase actual de Damel, que no es el que constituye el objeto de litigio. Sólo en las últimas 5 páginas se refiere al envase litigioso para afirmar que fue retirado en el mes de diciembre de 2019, cuando la única prueba aportada del cambio de envase data del 22 de junio de 2020, y la primera prueba del envase 3 es de julio 2020. Describe, seguidamente, los cambios operados en el packaging de Damel y en los ingredientes incorporados que resultan de su análisis.

A continuación, aborda el informe del perito Sr. Felipe y la crítica del párrafo 41 de la sentencia apelada, indicando que: 1) su representada no pretende una exclusiva sobre el color rojo, 2) que la valoración del envase debe realizarse en su conjunto, como reitera la jurisprudencia, 3) no es necesaria la reproducción de la marca paraguas para que se produzca riesgo de confusión, sino que es relevante la disposición de los distintos elementos, entre otros argumentos.

2.3.- Actos de imitación en el mercado por parte de Damel y Boston. Artículo 11 LCD. Fundamento de derecho sexto de la sentencia recurrida.

La recurrente apunta que la sentencia apelada únicamente ha valorado una parte de la prueba aportada como documento 29 y recuerda que al valorar el término "asociación" en derecho de marcas y competencia desleal, el consumidor sabe que no se trata de la misma empresa, pero considera que puede haber algún tipo de vínculo entre ellas. En el caso enjuiciado: la colaboración de DAMEL en la fabricación de las PIKOTAS de Carambar anunciada en prensa, por lo que el vínculo entre ambas puede ser apreciado con facilidad. Afirma que la sentencia no aplica correctamente el concepto de asociación, ni resuelve sobre la semejanza entre los envoltorios individuales de los caramelos y los propios caramelos.

2.4.- Actos de aprovechamiento de la reputación ajena por parte de DAMEL y BOSTON. Violación del artículo 12 LCD. Fundamento de derecho séptimo de la sentencia recurrida.

Se refiere en particular al aprovechamiento de la notoriedad de la marca PIKOTA implantada desde 1990 y el esfuerzo realizado durante décadas por sus titulares para crearlo, perfeccionarlo y dotarlo de una identidad visual y sabor propios. No se ha tenido en cuenta en la sentencia la notoriedad de PIKOTAS.

2.5.- Actos contrarios a la buena fe del artículo 4 LCD. Fundamento de derecho octavo de la sentencia recurrida.

Considera, en contra de lo argumentado en la decisión judicial, que ha acreditado la imputación de actos subsumibles en la cláusula general, no contemplados en otros preceptos de la norma como son las conductas relativas a los proveedores y el aroma, que también forman parte del secreto empresarial en virtud del cual la demandada tenía vetada su utilización.

3.- Sobre la indemnización de daños y perjuicios solicitada. Se refiere al informe realizado por el perito designado judicialmente con descripción de los errores en los que incurre tanto en las conclusiones que formula, como en el contenido: cálculo de los ingresos y costes estándar facilitados por Damel relativos a toda la gama de productos y no del producto concreto. Tras referirse a la duplicación de gastos indirectos en la página 13, señala, además, que facilita datos confidenciales que tenía prohibidos, e incurre en contradicciones de las que se desprendería que Damel está vendiendo a pérdidas.

Termina por suplicar de la Sala la estimación íntegra del recurso, la revocación de la sentencia en los particulares mencionados en su escrito, de conformidad con las alegaciones contenidas en el recurso y la íntegra estimación de la demanda con imposición de costas a los demandados.

3.- Oposiciones al recurso de apelación.

3.1. La representación DAMEL se opone al recurso y solicita la confirmación de la óptima e inobjetable resolución apelada, con imposición a la recurrente de las costas de la apelación.

En síntesis, por la extensión del escrito (105 páginas) alega, en esencia, que:

1.-La actora falta reiteradamente a la verdad y actúa con mala fe procesal (afirmación que reitera a lo largo de toda su oposición al recurso).

2.- Ausencia de error en la valoración de la prueba: son improcedentes y extemporáneas las alegaciones de la actora en relación con los envases y caramelos utilizados para las pruebas químicas aportadas con la contestación, amén de la falsedad de la base de la alegación adversa, su grave impostura y mala fe.

Califica las modificaciones en los envases y los leves y concretos cambios en la fórmula original de Damel de ligeras e irrelevantes modificaciones que no afectan a los resultados de los informes periciales. Reitera las diferencias entre los productos controvertidos y señala que la única finalidad de los cambios es la mejora y el ajuste a los gustos y comentarios de los consumidores en un legítimo proceso de evolución de un producto que llevaba poco tiempo en el mercado.

3.- Apunta las diferencias entre las respectivas fórmulas y la prueba a través de catas comparativas a ciegas (documento 31 de su contestación) y la realizada por el propio magistrado (ajustada a derecho, sin infracción normativa, atendida la posibilidad de examinar la totalidad de las pruebas aportadas sin que sea necesaria la solicitud de reconocimiento judicial, siendo incierta la caducidad alegada de las muestras objeto de la cata), además del resultado de las pruebas periciales. Indica que el informe de la actora omite voluntaria e intencionadamente la comparación de varios ingredientes al centrarse exclusivamente en tres de ellos, con intención de sesgo, pese a lo cual se aprecian las diferencias entre los dos productos.

Igualmente analiza el informe elaborado por Silliker Ibérica (documento 29 de la contestación) cuyo rigor técnico es indiscutible, según afirma.

4.- La actora utiliza un componente exclusivo - la ****** - que no utiliza Damel, dado que lo que ella usa es una mezcla de ****** y ****** realizada por ella misma.

5.- Los documentos, las pruebas testificales y las periciales conducen en una sola dirección: las diferencias entre los elaborados de la actora y los de Damel. No existen pruebas que acrediten la identidad de los productos ni de la pretendida identidad entre las formulas de las Pikotas y de las Cherries Delight, en ninguna de sus versiones, al tiempo que alega la extemporaneidad de las alegaciones que se contienen en el recurso de la demandante.

6.- La recurrente incurre en contradicciones y constantes falsedades poniéndose en evidencia en su intento de confundir ("directamente engañar") tanto a su representada como al Juzgador en la identificación de las distintas muestras y envases aportados al procedimiento, y entre ellas las utilizadas por el magistrado en su cata. Añade que es irrelevante la fecha de consumo preferente a los efectos del litigio y explica el alcance y significado de las siglas BBD ("mejor antes de la fecha") porque se trata de productos de carácter imperecedero.

7.- Discrepa de la crítica que se formula de adverso al Fundamento Cuarto de la Sentencia apelada y relata la cronología de los hechos sobre la adquisición de la fábrica de Mondelez en Valladolid por BOSTON, el motivo real de la facilitación de la fórmula de PIKOTAS por CARAMBAR (los conocimientos, medios y maquinaria de DAMEL para fabricar sus propias cerezas grajeadas antes de que la actora facilitara información alguna). Insiste en la bilateralidad del pacto de confidencialidad, en que la demandada tenía su propia fórmula (respecto de la que CARAMBAR detectó diferencias) y la remisión de muestras a finales de 2017, además de las indicadas por la actora del mes de febrero de 2018. Se remite a las cadenas de correos electrónicos aportados al proceso e insiste en que la demandada se contradice gravemente en su recurso, falta a la verdad y utiliza - para rebatir los hechos expuestos por las demandadas - argumentos peregrinos.

8.- PIKOTAS ha devenido, con el paso del tiempo, en el nombre genérico que se da ya en España a las cerezas grajeadas.

9.- Rechaza las sospechas de la actora sobre que su representada accediera a la referencia del aroma por comunicación de algún exempleado de Mondelez y rechaza tales sospechas por extemporáneas y no soportadas en prueba alguna. Igualmente rechaza las alegaciones sobre las referencias de los aromas, máxime cuando Damel intercambió correos con el distribuidor ****** en abril de 2017, cuando no habían comenzado los contactos entre las litigantes. Refuta las alegaciones de la adversa en relación con el "******" y a que su representada tuviera conocimiento de la composición de dicho ingrediente, porque lo que utiliza y nunca se ha negado, es una mezcla de ****** y ******.

10.- El motivo de la retención de los moldes a la finalización de la relación contractual fue el impago de facturas a Damel por la actora.

11.- El lanzamiento de las Cherries Delight en octubre de 2018 fue porque Damel disponía de formula propia y había negociado con Mercadona a finales de 2017 el lanzamiento del producto.

12.- A finales de 2019 introdujo modificaciones y cambios a raíz de las negociaciones extrajudiciales con CARAMBAR tras el requerimiento practicado, con la esperanza de cerrar el indeseado conflicto abierto de contrario, en un contexto en que su representada no podía aceptar las improcedentes exigencias de la actora (reconocimiento de la infracción y utilización de color distinto del rojo) porque hubiera supuesto el suicidio comercial del producto. Asevera que la única finalidad de la actora era la de expulsar a su representada del mercado, siendo que Damel siempre ha actuado de buena fe.

13.- Se refiere, seguidamente a la comparación (por referencia a los informes periciales) de las PIKOTAS, las CHERRIES DELIGHT y las cerezas grajeadas de FINI, para concluir que cada una de ellas responde a fórmulas distintas.

14.- Refuta las afirmaciones relativas al supuesto beneficio significativo del secreto empresarial de CARAMBAR para insistir en su fórmula propia anterior al pacto de confidencialidad e inicio de las relaciones entre litigantes, además de la tenencia de los conocimientos técnicos y maquinaria necesaria para su fabricación.

15.- En lo que concierne a las acciones de competencia desleal dice que: i) se ha estar a la inmediatez de juicio de la que goza el juzgador de instancia, por lo que la actora no puede limitarse a reproducir genéricamente los argumentos de la demanda; ii) no hay incongruencia extrapetita porque la valoración del packaging posterior a 2019 lo es solo a los efectos de la valoración por equivalencia, iii) denuncia la impostura en los razonamientos de la actora en relación con las respectivas fechas de adquisición de los envases aportados al proceso y analizados en él, iv) no concurren los presupuestos para apreciar los actos de confusión a que se refiere el artículo 6 de la LCD, y se remite a los resultados del informe pericial de la Universidad Politécnica de Valencia (al tiempo que hace crítica del informe del Sr. Felipe), tanto por referencia a los envases como por la costumbre de lanzar al mercado caramelos con aspecto y aroma de alimentos, con denominación similar al alimento que reproducen (entre los que se incluyen las cerezas grajeadas de las distintas marcas), la elección de los colores, el uso de los mismos elementos por los diversos competidores, etc; v) Se omite de adverso la notoriedad de la marca paraguas Damel, así como de cualquier referencia a la competidora VIDAL, dado que cita únicamente a FINI; vi) No concurren los presupuestos del artículo 11 LCD para calificar de deslealtad la imitación, máxime cuando tanto el sabor del producto Damel como su presentación en el mercado son diferentes en apreciación del Juzgador, al tiempo que analiza las pruebas practicadas (con mención al buscador de Google) y las periciales de las que resulta que la única coincidencia entre los envoltorios individuales de los productos es el uso del color rojo. El envoltorio es para evitar que los caramelos se peguen entre ellos; vii) No hay aprovechamiento de la reputación ajena ( artículo 12 de la LCD), viii) Tampoco actos contrarios a la buena fe incardinables en el artículo 4 de la LCD porque todos los actos denunciados por la actora son subsumibles en otros preceptos del mismo texto legal. Añade que nada le impide acceder a los mismos proveedores e insiste en que la retención de los moldes fue debida al impago por CARAMBAR de facturas de Damel.

16.- Contradice, finalmente, las alegaciones adversas relativas a la indemnización de daños y perjuicios y críticas al informe pericial por designación judicial, al tiempo que rechaza - por extemporáneas e infundadas - la pretendida venta a pérdidas que se imputa a su representada en el recurso, y analiza los respectivos márgenes comerciales de cada litigante.

Solicita la desestimación del recurso y la imposición a la recurrente de las costas.

3.2. Boston se opone al recurso mediante las defensas que se contienen en su alegación única, con reproducción - en evitación de reiteraciones - de lo alegado por DAMEL GROUP SL, sin perjuicio de las puntualizaciones en orden a la constitución de las sociedades, análisis de las relaciones entre las partes, y valoración de las pruebas practicadas

Suplica la desestimación del recurso con imposición de las costas.

SEGUNDO. - Planteamiento de la cuestión y consideraciones previas.

La actora, que ostenta la titularidad de la marca Pikotas de Dulciora, fórmula y proceso de fabricación (bajo el prisma del secreto empresarial) ejercitó en la demanda las siguientes acciones:

i.- Al amparo del artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) en relación con los artículos 4 (cláusula general con imputación de conductas concretas), 6 (actos de confusión), 11.2 (actos de imitación desleal) y 12 (explotación de reputación ajena) de la misma Ley, las acciones declarativa de deslealtad, de cesación y prohibición de reiteración futura, de remoción de efectos e indemnización de daños y perjuicios (optando por el criterio indemnizatorio que resulta del artículo 35.5 LCD).

ii.- Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Secretos Empresariales (LSE) en conexión con el artículo 13 LCD, las siguientes acciones: declarativa de violación de secreto empresarial (9.1.a), cesación y prohibición de actos de violación de secretos (9.1.b), prohibiciones contempladas en el apartado 9.1.c), aprehensión de mercancías (9.1.d), remoción (9.1.e), e indemnización de daños y perjuicios (9.1.g) con inclusión de los gastos de investigación necesarios para la preparación de la demanda.

Todas ellas fueron desestimadas en la Sentencia de instancia, por lo que la actora, a través del recurso, somete a nuestra revisión (456.1 LEC) las cuestiones resumidas en el precedente razonamiento.

Atendida la pluralidad de aspectos debatidos en los extensísimos escritos de las litigantes (incluso de detalle) y extensión y complejidad de la prueba practicada (tanto documental como documentada en los 11 soportes de grabación audiovisual de la audiencia previa y del juicio), conviene empezar señalando que, conforme a lo reglado en el artículo 465.5 de la LEC nos pronunciaremos exclusivamente sobre los puntos planteados en el recurso y resistidos en los escritos de oposición, sin entrar en aquello que haya sido consentido por la parte a quien perjudique.

Tampoco abordaremos las alegaciones nuevas porque no cabe la alteración de los términos del debate ni durante la fase probatoria ni con ocasión del recurso. La demanda y la contestación definen los momentos procesales oportunos para alegar los hechos y fundamentos que sirven de sustrato fáctico y jurídico a lo pedido, como declara el Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de 30 de enero de 1990 y 15 de abril de 1991. La Sentencia de 25 de octubre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:3315) afirma que la segunda instancia no es un nuevo proceso en el que las partes puedan introducir nuevas peticiones, sino que se pretende que otro tribunal emita un nuevo juicio sobre lo ya pedido y decidido a la vista de los hechos alegados y de las pruebas practicadas ante el juzgador "a quo".

Finalmente prescindiremos del examen de las cuestiones litigiosas desde la descalificación resultante de los escritos forenses hacia el litigante contrario y nos centraremos en la valoración de los hechos y de las pruebas practicadas. El artículo 289 de la LEC se refiere al principio de contradicción o controversia y el artículo 247 al principio de la buena fe procesal. La corrección en la discrepancia se integra en el deber de colaboración al buen desarrollo del proceso y cumplimiento de una actuación profesional conforme a las reglas de la buena fe. Las normas deontológicas contemplan el deber entre abogados de "mantener recíproca lealtad, respeto mutuo y relaciones de compañerismo", lo que, a nuestro juicio implica que la discrepancia en la defensa de los intereses recíprocos de sus clientes se manifieste en el foro con la necesaria cortesía. Las mismas normas sugieren que, en los escritos judiciales, en los informes orales y en cualquier comunicación escrita u oral, se mantenga el más absoluto respeto al abogado de la parte contraria. No atenderemos al uso de fórmulas conectadas a imputaciones de "falsedad manifiesta" o hipérboles en la crítica a los argumentos adversos, por tratarse de expresiones que no sólo no enriquecen, sino enturbian el debate.

Y para definir el marco dentro del cual se desenvuelve nuestro análisis, haremos las siguientes consideraciones, previas a la respuesta requerida por cada motivo de apelación que desarrollaremos en su momento.

1.- Punto de partida: el reconocimiento en la sentencia de instancia del secreto empresarial invocado por la actora, no cuestionado en apelación.

En la página 33 del escrito de demanda, la representación de Damel "en honor a la verdad" admite como cierto que "Carambar sí transmitió a Damel alguna información respecto de la fórmula de Pikotas", y en particular "la fórmula, el listado de ingredientes concretos (y con esto nos referimos a referencias concretas de proveedores determinados, dado que los ingredientes genéricos necesarios son los mismos que para todos los demás productos similares), los proveedores de estos ingredientes concretos y algunas indicaciones adicionales sobre las proporciones y otras cuestiones genéricas evidentemente conocidas por cualquier empresa con cierta experiencia en el sector". (Énfasis nuestro).

En la Audiencia Previa se tuvo por no controvertida la relación jurídica entre las litigantes y la suscripción del pacto de confidencialidad al que siguió la entrega de la fórmula de Pikotas a Damel para su elaboración dentro del marco de colaboración entre ellas.

La Sentencia de primera instancia en el Fundamento Cuarto, apartado 3) intitulado "Del carácter secreto de la fórmula de las "Pikotas" declara, en sus parágrafos (24) y (25) que:

"(24) Lo primero que hay que poner de relieve en este punto es que no se discute por ninguna de las partes que la fórmula de las "Pikotas" de la actora, aportada en la documental de la demanda (Documento nº 12 de la demanda), tenga carácter secreto. Tampoco se discute, como se indicó en la audiencia previa, que CARAMBAR facilitara la fórmula a DAMEL, y la parte actora y la parte demandada (DAMEL Y BOSTON) suscribiera un acuerdo de confidencialidad (Documento nº 16 de la demanda).

(25) En conclusión, la fórmula de las Pikotas de la actora es un secreto industrial" ( Énfasis nuestro).

Este es el arranque de nuestra resolución en la alzada porque esta declaración no ha sido cuestionada, dado que: i) la actora viene esgrimiendo desde la demanda la titularidad del secreto industrial respecto del cual ejercita las acciones contempladas en el artículo 13 de la LCD en relación con los artículos 1, 3 y 9 de la Ley de Secretos empresariales, y las acciones de competencia desleal amparadas en los artículos 4, 6, 11 y 12 de la LCD, y ii) Damel indica en su contestación al recurso de apelación que el relato de hechos probados contenido en la sentencia de instancia es acertado, al tiempo que considera óptima e inobjetable la resolución. No expresa, en consecuencia, óbice a la declaración de secreto empresarial de la fórmula Pikotas de Carambar (de hecho, se refiere en numerosos pasajes al secreto empresarial de la actora), y centra su oposición en el rechazo de los motivos alegados de adverso (procesales y de valoración de prueba) y en la inexistencia de las imputaciones de infracción; iii) Boston tampoco cuestiona la existencia del secreto empresarial reconocido en la sentencia, se "adhiere en su totalidad al contenido del escrito de oposición" de Damel, y matiza aquellos aspectos que considera relevantes para negar las infracciones que se le atribuyen.

En consecuencia, reconocido por el magistrado "a quo" el secreto empresarial respecto de la fórmula de "Pikotas" y no cuestionado este hecho declarado probado, quedamos relevados de cualquier análisis en torno a la concurrencia de los presupuestos a que se refiere la normativa y jurisprudencia recaída en torno al eventual reconocimiento del secreto empresarial, dando por reproducidas las citas que al respecto se contienen en el Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia.

No obstante, hemos constatado - a través del examen de la prueba practicada en el proceso a la que nos referiremos más adelante - el cumplimiento de los presupuestos exigidos jurisprudencialmente ( Sentencia del Tribunal Supremo 1442/23 de 20 de octubre de 2023, Ponente Ignacio Sancho Gargallo) para apreciar el secreto empresarial invocado por la actora, con arreglo a la definición proporcionada por el artículo 39 del ADPIC y 1.1 de la Ley de Secretos empresariales.

2.- Delimitación del objeto del proceso. Puntualizaciones necesarias.

2.1. La primera consiste en indicar que no todo lo que resulta del pacto de confidencialidad suscrito entre las partes (documento 16 de la demanda) es objeto del litigio. El procedimiento concierne exclusivamente al producto denominado "Pikotas" y no alcanza a otras elaboraciones de la marca Dulciora, que también fueron fabricadas por las demandadas durante el período en que estuvo operativo entre las litigantes el acuerdo comercial de que trae causa la actual reclamación.

Prescindiremos, en consecuencia, de todo aquello que haga referencia a la fabricación, distribución, o comercialización de los productos ajenos al que motiva la demanda, y a las propias referencias de cada una de las litigantes en torno a la experiencia y conocimientos para su fabricación dentro del marco de su actividad en el sector, o a la respectiva transferencia de conocimientos en ese ámbito que pudieran estar incluidos en el acuerdo bilateral de confidencialidad (documento 16 de la demanda).

Consideramos que tanto la actora como las demandadas, aisladamente o por su pertenencia a grupos empresariales, son empresas implantadas en el mundo de la confitería y el dulce, con un importante volumen de facturación, acreditado por la amplia prueba documental aportada para certificar su actividad y experiencia en el sector para la clase de productos (caramelos de goma) entre los que se integra el que ha dado origen al litigio. (Documentos 1 a 4, 6, 11, 13 y 14 de la demanda, y documentos 2 a 9, 13, 16, 17 y 47 de la contestación de Damel).

2.2. La segunda es más relevante. Las acciones de violación de secreto empresarial y competencia desleal conciernen exclusivamente al producto "Pikotas" de la actora en contraposición con "Cherries Delight" de Damel.

Una vez identificados los productos en liza es necesario delimitar qué fue (y qué no) objeto de la demanda, como se puso de relieve en el trámite de conclusiones (vídeo 10 de los 11 que integran la documentación audiovisual del expediente) y se ha reproducido en el recurso.

La apelante ha insistido en la importancia de concretar el producto afectado y el momento de afectación, al haberse producido cambios en la cosa litigiosa (Cherries de Damel). La existencia de tales cambios en el contexto de discusión sobre la infracción de un secreto empresarial relativo a la fórmula y elaboración de un concreto producto es relevante para el examen y valoración de las pruebas practicadas que no se refieran específicamente a los productos concernidos como consecuencia de la evolución de su composición. También es relevante para valorar la prosperabilidad o no de las distintas acciones ejercitadas en la demanda a tenor del artículo 22.1 LEC, donde se prevé que en la realidad externa al proceso se produzcan circunstancias sobrevenidas con incidencia en las pretensiones ejercitadas .

Dicho lo cual, precisamos que el litigio gira en torno a un producto y una concreta versión por referencia a un momento temporal definido: los caramelos denominados PIKOTAS titularidad de la demandante y los caramelos CHERRIES DELIGTH del grupo DAMEL, tanto en lo que concierne a la composición (ingredientes y fórmula) como a su presentación o envasado. Se han aportado las piezas de convicción descritas como documentos 8 (el de la actora) y 22 (el de la demandada), ambos paquetes de 100 gr, adquiridos en el mercado con anterioridad a la presentación de la demanda. Sobre muestras análogas a las reseñadas (documentos 9 y 10, informes del detective privado que adquirió los productos, etiquetó y se responsabilizó de la custodia) ha versado la prueba química que refiere la actora y en la que se fundamenta el ejercicio de su acción.

Figuras 1 y 2

Fotografía de anverso y reverso de las piezas de convicción 8 y 22 de la demanda, correspondientes a los productos adquiridos por el investigador privado en diciembre de 2019 con observancia de cadena de custodia. Pikotas de Carambar a la izquierda, Cherries Delight de Damel, a la derecha.

La secuencia temporal es importante para la preparación del proceso, la obtención de las pruebas y la delimitación del debate litigioso, a tenor de los artículos 410 y 413 de la LEC. El primero se refiere a litispendencia, que se produce, con todos sus efectos, desde la interposición de la demanda, si después es admitida, como es el caso. El segundo destaca que no se tendrán en cuenta en la sentencia las innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas que hubieren dado origen a la demanda, excepto si la innovación privare definitivamente de interés legítimo las pretensiones que se hubieren deducido ( Artículo 22 de la LEC, ya citado).

La precisión de la recurrente no es trivial. Con la contestación a la demanda también se aportaron piezas de convicción relativas al producto de la demandada cuya composición y envasado ya no se corresponde con las muestras de la demanda.

Las pruebas periciales practicadas por la parte demandada se han realizado sobre muestras distintas de las utilizadas en las pruebas periciales aportadas por la parte actora.

En particular, nos referimos al informe aportado por Damel identificado como documento 30, emitido por Merieux NutriSciences, en el que se identifica como muestra de contraste respecto del producto comparado de Pikotas, el producto elaborado por Damel cuyo formato e ingredientes resulta de la siguiente fotografía incorporada en la página 5 de dicho informe, adquirido en fecha 22 de junio de 2020, siendo también diferente el envasado respecto del que constituye el objeto de la demanda, sin coincidencia estricta entre aquella muestra y la examinada en este informe.

En este contexto, describimos, seguidamente la comparación de los ingredientes que aparecen en las piezas de convicción 8 y 22 de la demanda y en la Pieza de convicción 1 de la contestación de Damel, que como ya hemos apuntado corresponde a productos anteriores y posteriores a la demanda.

Se indicó por la actora, con ocasión de las conclusiones emitidas tras el juicio, el ofrecimiento que se había hecho a la adversa de las muestras conservadas en cadena de custodia, sin que al parecer fueran aceptadas.

3.- Sobre la alegación de incongruencia.

En nuestra Sentencia de 22 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APV:2023:635) mencionamos los criterios del Tribunal Supremo sobre la incongruencia en el contexto de las sentencias absolutorias, y entre las más recientes, la Sentencia de la Sala Primera de 29 de noviembre de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:4483. Ponente Juan María Diaz Fraile). El Tribunal afirma que no cabe apreciar la incongruencia cuando la sentencia recurrida es absolutoria porque, por regla general las sentencias absolutorias no pueden incurrir en este defecto procesal. Y con cita de la Sentencia 365/2013, de 6 de junio, concluye que "la sentencia desestimatoria de la demanda es congruente salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimación de la demanda principal venga determinada por la estimación de una reconvención o una excepción no formuladas (en este último caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita, realizada por el demandado"

No es el caso.

La sentencia apelada desestima íntegramente las acciones ejercitadas por la actora partiendo de los hechos alegados y controvertidos en el proceso con arreglo a las alegaciones respectivamente deducidas por las partes. No hay allanamiento obviado por el juzgador, ni estimación de reconvención o excepción no formulada, por lo que, conforme a la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2022, ECLI:ES:TS:2022:941 Ponente María de los Ángeles Parra Lucan): "De acuerdo con esta jurisprudencia, como no concurre ninguna de las excepciones a la reseñada regla general, no podemos apreciar este vicio procesal. Lo que sucede es que la recurrente no está de acuerdo con las razones que resultan de la sentencia ...".

4.- Sobre la infracción procesal alegada por la recurrente en relación con la cata efectuada por el magistrado "a quo" con infracción de los artículos 353 y 354 de la LEC en conexión con el artículo 218 de la LEC .

El único reconocimiento judicial que se solicitó en la Audiencia Previa, por la parte actora fue el del documento 12 lacrado, que contiene el secreto empresarial y sobre el que se solicitó la adopción de las necesarias medidas de protección respecto de los peritos químicos que debieran ser interrogados en el juicio sobre su contenido (instructa de prueba de la demandante (apunte digital de 31 de mayo de 2022).

Finalmente, no se llevó a efecto en el acto de juicio al ponerse de manifiesto por el Juzgador de instancia, que no podría garantizar, una vez abierto el lacre y verificada su exhibición, la absoluta confidencialidad de su contenido. Amén de lo anterior, la demandada se opuso a que tal reconocimiento judicial se llevara a efecto.

Sin embargo, pese a no constar ninguna otra petición de reconocimiento personal del juez, consta una diligencia de cata de los caramelos (celebrada, al parecer, en ausencia de las litigantes, en fecha 13 de marzo de 2023), prueba sensorial que el magistrado "a quo" ha considerado relevante, al apuntar, en el parágrafo 30, que "De todos estos datos, y de las pruebas practicadas, la más relevante es la prueba (cata) que ha realizado este Juzgador de las muestras que ambas partes aportaron a autos de entre las Pikotas y las Cherries Delight (documentos nº 8 y 22 de la demanda y muestras presentadas en el escrito con fecha de registro 8 de julio de 2020), y que revelan que no tienen la misma textura ni el mismo sabor (aunque ambas tienen el sabor a cereza), además de que y las Cherries Delight van envueltos en azúcar y las Pikotas no."

Este examen le permite concluir que, aunque tienen un sabor similar, las Cherries "no tienen la misma fórmula de las Pikotas" y "en consecuencia, no hay vulneración del secreto industrial."

Aun cuando la actora ha dedicado una buena parte de la fundamentación del recurso a poner de relieve la irregularidad procesal que representa, a su juicio, la práctica de esta diligencia en ausencia de los litigantes y respecto de productos que ya estaban caducados en el momento de su examen, no apreciaremos al caso infracción procesal que se invoca, limitándonos a indicar que el Tribunal Supremo, en Sentencia de16 de octubre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3329; Ponente Pedro Vela Torres) ha declarado:

"2.- En términos generales, en cualquier proceso de propiedad industrial en que haya que realizar valoraciones sobre vulneración de un derecho de exclusiva por actos que conlleven riesgo de confusión o de asociación (comparación entre marcas, confrontación de diseños, dibujos o modelos, etc.), los tribunales deben proceder, necesariamente, a practicar una actividad perceptiva y sensorial que, también inevitablemente, supone el examen de los objetos litigiosos, ya sean corporales o intangibles pero perceptibles por los sentidos.

Así, por ejemplo, en materia de marcas, el tribunal debe comparar los signos distintivos en conflicto para comprobar las identidades o semejanzas denominativas, gráficas, visuales, fonéticas y conceptuales de los productos o servicios a los que se aplica la marca en cuestión, y poder llegar finalmente a una conclusión sobre el riesgo de confusión tras la consideración de todos esos elementos de manera global (por todas, sentencia 504/2017, de 15 de septiembre , y las que en ella se citan).

En materia de diseño, puesto que con su protección se "pretende salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan carácter práctico y se conciben para la producción en masa" ( STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17 , Cofemel, apartado 50), los tribunales habrán de confrontar sensorialmente los distintos objetos o productos en liza, en relación con el diseño protegido. Es decir, en atención a lo que es objeto de protección, como el juicio versa sobre la impresión general ofrecida por el aspecto formal de esos objetos (en este caso, las planchas de asar), es imprescindible que el tribunal confronte los distintos objetos en relación con el diseño protegido.

3.- Esta percepción sensorial por parte del tribunal de los elementos configuradores o distintivos de las marcas o los diseños en conflicto no supone que practique una prueba de reconocimiento judicial, en los términos previstos en los arts. 353 a 359 LEC , sino que se trata de una valoración jurídica a partir de los elementos fácticos de los que dispone el tribunal."

Aunque la resolución citada se refiere a una percepción esencialmente visual, valoramos su aplicación analógica para otra suerte de reconocimientos sensoriales, y entre ellos, el de un eventual examen gustativo, que, sin embargo, no hemos acordado ni practicado en la alzada. Nos remitimos al Auto de denegación de prueba de 11 de enero de 2024 en el que expusimos las razones para su rechazo (Razonamiento Tercero, apartado 2).

Cuestión distinta es que compartamos la valoración judicial efectuada, pues ya anticipamos que apreciamos error en la valoración cuando afirma que las Pikotas de Dulciora no están envueltas en azúcar y las Cherries sí, porque ambos caramelos están recubiertos de azúcar a tenor de las imágenes que aparecen en los envases y en los documentos aportados al proceso y no es un hecho controvertido.

Por otra parte, consideramos que del mero reconocimiento sensorial de los caramelos por el magistrado "a quo" no puede extraerse la tajante conclusión plasmada en el último inciso del parágrafo 30.

Aunque ciertamente, como declara la doctrina procesalista, la percepción judicial directa (reconocimiento judicial, inspección personal del juez) es una prueba relevante, ello no significa que sea una prueba privilegiada que haya de prevalecer sobre las otras practicadas. El Tribunal Supremo así lo ha declarado desde antiguo en Sentencias de 16 de abril de 1990 o 27 de julio de 1996.

Consideramos, por ello, y dentro del acervo probatorio aportado al proceso, no cabe la consideración expresada en la instancia de ser la prueba más relevante para la resolución del litigio, en un contexto en el que - como incidiremos más adelante - el problema a dilucidar no es de sabor o de olor, sino de la constatación o no de la existencia de un acto de explotación ilícita del secreto empresarial que titula la demandante (según hemos indicado).

Como ya indicamos en nuestra Sentencia de 1 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APV:2020:4805), en relación a un supuesto en que se comparaban puros habanos, no nos sirve para la fijación del criterio judicial la experiencia personal del juez (como fumador o no fumador) "pues la resolución del asunto no debe verificarse desde las indicadas perspectivas, sino desde la más objetiva de las acciones ejercitadas y desde la abstracción del consumidor del producto en conexión con la incidencia que las conductas denunciadas producen en el mercado."

5.- Sobre las testificales practicadas en el acto de juicio.

En la fundamentación de la sentencia apelada (parágrafo 29), junto a la cata indicada en el apartado anterior, y sin perjuicio de la referencia a los restantes medios de prueba, tiene un peso específico relevante la prueba testifical practicada en el juicio.

En nuestra Sentencia de 2 de mayo de 2018 (ECLI:ES:APV:2018:1965) dictada también en el marco del ejercicio de acciones de competencia desleal con invocación de infracción de pactos de confidencialidad, dijimos en torno a la apreciación de la fuerza probatoria de la declaración testifical que:

1.- Debe realizarse conforme a las reglas de la sana crítica (376 LEC) .

2.- Lo relevante no es el número de testigos que deponen en un mismo sentido sino la credibilidad de su testimonio. La credibilidad resulta de aspectos como su independencia ( artículo 367 LEC) ; la ausencia de escrúpulo en ignorar o negar preguntas que, aún formuladas por quien le propuso, no respondieran a la verdad o fueran desconocidas para el testigo; la razón de ciencia, la coherencia, la claridad y la rotundidad de las respuestas. La Sentencia de la Audiencia de Sevilla de 4 de junio de 2012 (ECLI:ES:APSE:2012:2382) recordaba, como máxima de experiencia (tras la desaparición de la regla que contenía al efecto el Código Civil) que no cabe tener por acreditado un hecho por la simple coincidencia de testimonios cuando se ventilan asuntos en los que suelen concurrir documentos.

3.- No cabe desconocer, por otra parte, que el resultado de la prueba testifical viene condicionada, en no pocas ocasiones, por la preparación de los testigos para el acto de juicio, lo que determina la necesidad de su examen ponderado a fin de determinar la existencia o no de la eventual preparación del testimonio, la objetividad del declarante y el cumplimiento del deber de no faltar a la verdad ( artículo 365 de la LEC ), tal y como se desprende, indirectamente, de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 28 de octubre de 2010 (ECLI:ES:APMU:2010:2545).

TERCERO. Valoración de la prueba por el Tribunal de apelación.

La actora argumenta en su recurso que la sentencia de instancia ha incurrido en error en la valoración de la prueba. Esto implica una nueva valoración por la Sala en cumplimiento de la función revisora que nos atribuye el artículo 456.1 de la LEC, cuya interpretación y alcance resulta de los apuntes que hemos anticipado en nuestras consideraciones previas.

Aún cuando del conjunto de la sentencia apelada (y en particular del Fundamento Cuarto, parágrafos 24, 25, y 28 a 30) resulta la valoración de la abundante documental, testifical y periciales de distintas clases, ratificadas en juicio y sometidas a contradicción, es conveniente una exposición ordenada y cronológica de los hechos para después, y en atención a los mismos, dar respuesta a los motivos de apelación planteados por Carambar mediante el análisis de la prueba practicada.

Tras la descripción de los hitos temporales relevantes, dedicaremos un apartado a otros aspectos notables que resultan de lo actuado en el proceso.

Primero. Secuencia cronológica que resulta de los documentos obrantes en el expediente, no impugnados en cuanto a su autenticidad en la Audiencia Previa.

1.- En abril de 2016 la multinacional francesa MONDELEZ INTERNATIONAL INC (en adelante Mondelez) había anunciado el cierre de su centro de producción en Valladolid (documento 10 de Damel), en donde se venían fabricando las PIKOTAS de la marca Dulciora, implantadas en el mercado.

2.- El 30 de noviembre de 2016 (documento 2 de la demanda) se materializó un acuerdo de adquisición de acciones y activos entre la entidad inglesa CHROMIUM ASSETS LIMITED (como vendedor) y la francesa CPK como comprador (de quien trae causa la demandante por formar parte de su grupo empresarial, documento 3 de la demanda) en virtud del cual la primera transmitía a la segunda la cartera de marcas de confitería, cinco fábricas ubicadas en Francia y una específica organización comercial y de marketing de Mondelez. En el expresado acuerdo se incluyeron activos de propiedad industrial, entre los que se encontraban las PIKOTAS de Dulciora, con su correspondiente receta e ingredientes (secreto empresarial).

La transferencia de activos de propiedad industrial a favor de Carambar resulta de los documentos 4 y 5 de la demanda.

3.- Según resulta de su contestación, tras el anuncio por Mondelez del cierre de las instalaciones de Valladolid, Damel "vio la oportunidad de adquirir un nuevo centro de producción para ampliar su capacidad productiva de artículos de confitería y donde ubicar, además, la producción de sus nuevas líneas de negocios relacionadas con los productos nutracéuticos de su filial BOSTON, que se venían produciendo hasta la fecha en la planta DAMEL de Crevillente"

En el mes de marzo de 2017 se habían iniciado las gestiones para el traspaso de la fábrica de Valladolid y de los equipos de producción que culminaron en el acuerdo de 30 de septiembre del mismo año (documento 10 de Damel.) Algunas publicaciones sitúan en la fecha del 3 de marzo de 2017 la firma de un acuerdo entre Mondelez y Damel para el mantenimiento de puestos de trabajo y adquisición de líneas de producción, con la previsión de completar la transacción en el mes de septiembre del mismo año.

En este interregno tiene lugar la constitución de la Mercantil Boston Nutracéutical SL en mayo de 2017 para liderar el negocio de productos nutracéuticos y funcionales destinados al canal dietético (documento 21 de la demanda).

4.- El 4 de abril de 2017 (documento 34 de la demanda) Ángel Jesús (director de I+D de Damel), que ya mantenía relaciones comerciales con el distribuidor ****** (al menos respecto a aromas para bebidas refrescantes), se interesa por el aroma de cereza COD.********** respecto del que interesa una muestra y solicita información acerca de cómo podrían combinarlo "para que salga como el aroma de las pikotas". Desde el distribuidor ****** (18 de abril) Doña Isidora responde que ese código es el "Aroma ******, que dosifica a *** (Creo recordar que me dijo Hernan esa dosificación y mis técnicos son la que aconsejan). Es el que va en las pikotas".

El 6 de junio de 2017 el Sr. Ángel Jesús remite un nuevo correo para solicitar la cotización del aroma de las Pikotas, con el código de referencia, que se cotiza al siguiente día. Estas últimas fechas coinciden con las primeras pruebas de replicado del producto de la actora, a las que nos remitiremos más adelante.

5.- Según resulta de las cadenas de correos electrónicos aportados al proceso, sin poder precisar la fecha pero con anterioridad al 8 de junio de 2017 (documento 11 de la contestación de Damel) se habían establecido contactos entre CARAMBAR y DAMEL solicitando y ofreciendo soporte para el inicio de una línea de producción de gummy en Francia, pues se hace constar la remisión de un correo electrónico enviado en esa fecha "con objeto de la reunión que mantuvimos en París" (de la que no consta fecha de celebración, pero obviamente anterior) y en el que se describe la opción de asesoramiento y ayuda por parte de Damel Group.

A dicho correo siguieron otros. El 29 de junio de 2017 la actora reconocía "la positiva intención de Damel de ayudar a Carambar & Co en el proyecto de St. Genest...", explicitando los eventuales pasos a seguir en función de la toma de decisiones estratégicas por Carambar en orden a fabricar en Francia o en Valladolid.

6.- A mediados del mes de septiembre de 2017 consta documentado el avance de las negociaciones entre CARAMBAR y DAMEL para plasmar un acuerdo comercial que permitiera a la primera el arranque en la producción de una línea de gelatinas durante un tiempo limitado (4-6 meses) comprensiva de una gran variedad de productos (frambuesas, moras, corazones, pirámides, cepillos, ...) envasadas y a granel, con opción de empaquetado, solicitud de presupuestos y eventual fabricación en Valladolid previa comprobación por Damel del equipamiento (13 de septiembre de 2017, en el documento 15 de la demanda y 11 de Damel).

Damel indicaba que para poder pasar los costes necesitaría tener determinada maquinaria, reglas de boquillas y pistones, moldes y especificaciones de todos los productos y sus fichas técnicas (correo de 25 de septiembre de 2017).

A través de los correos de septiembre y octubre se aprecian las respectivas necesidades de información de las partes, la fijación de cronograma de pasos a corto y largo plazo, o el volumen y alcance de la colaboración de Damel, con la participación del Sr. Carlos Alberto (Project Manager de Carambar).

El 8 de octubre se cita, entre las aproximadamente 20 referencias objeto de la colaboración, la correspondiente a Picotas. Las partes dejaron constancia escrita del proceso de negociación y de los requerimientos para poder cotizar precios, al tiempo que se concertaba visita a la fábrica de Valladolid para mediados del mes de noviembre cuya agenda sería:

"Suministro de ingredientes/embalaje,

Especificaciones y fórmulas,

Asuntos financieros,

Plazos,

Pruebas de transporte,

Armonización del equipo del proyecto."

7.- El 30 de septiembre de 2017 Boston llegó a un acuerdo con Mondelez para la adquisición del centro de producción con el compromiso de mantenimiento de 61 puestos de trabajo (Documento 10 de la contestación de Damel).

8.- El 27 de noviembre de 2017, en plenas negociaciones con CARAMBAR, Remigio (DAMEL) traslada a MERCADONA una cotización para la venta de diversos productos entre los que oferta "pikotas cereza" (documento 22 de la contestación a la demanda) y le dice que podían empezar a producirlas la semana 50 (del 11 al 17 de diciembre de 2017).

Mercadona respondió indicando que no podía dar el ok a la pikota porque faltaba el envío de muestras para hacer una cata a ciegas "con los jefes".

No consta ese envío.

Antes de esa fecha no hay prueba de que DAMEL hubiera ensayado, fabricado o lanzado al mercado un caramelo equivalente al producto de la actora. En torno a la fecha para la que se prevé el inicio de la producción para Mercadona, se estaba tratando entre las litigantes la fabricación y envío de muestras a Carambar para prueba de transporte.

Lo que existía con anterioridad a ese momento era una clara voluntad del grupo Damel de elaborar cerezas grajeadas estilo PIKOTAS. Así se desprende de los documentos 19 y 20 de la contestación en la demanda, y resulta de cuanto hemos dejado apuntado en el apartado 4 de esta secuencia cronológica (interés de Damel por el aroma del distribuidor ****** relativo a las pikotas) por referencia a los correos de 4 de abril de 2017 y sucesivos, y se desprende de las declaraciones del testigo Sr. Ángel Jesús en el juicio.

El documento 20 es un correo remitido el 7 de abril de 2017 (fecha en la que aún no se ha materializado la adquisición de la fábrica de Valladolid a favor de la demandada ni se habían iniciado las relaciones con la actora) remitido por el Director de Ingeniera Técnica y Procesos de Damel a Ángel Jesús, en el que con la referencia PIKOTAS le pasa "borrador de lo que puede ser la fabricación de las pikotas" (énfasis nuestro) con remisión de una receta de un caramelo con centro de goma y aroma de cereza del distribuidor ****** (Código *******) respecto de la que especifica forma, altura y terminación con azúcar final, descripción del jarabe y método, con descripción del ancho y alto del papel de envoltura.

Sin embargo, en el contexto descrito, no podemos concluir que efectivamente ese borrador fuera propiamente una receta contrastada en un proceso de prueba y fabricación, a tenor de lo que resulta del tenor del documento 19, que, a diferencia del anterior, no recoge una mera descripción de un producto (con ingredientes fácilmente obtenibles del listado de un envase o de la observación del producto cuya imitación se pretende), sino pruebas industriales efectivas.

Se trata, en este caso, de un informe del departamento de I+D+i fechado el 18 de septiembre de 2017 que revela que desde el mes de junio de 2017 se estuvieron realizando en distintos centros diversas pruebas para la elaboración de Cherries, tras haberse recibido del departamento de marketing una "solicitud para realizar un producto tipo Pikota" (pág.4). Recordemos que en junio ya existían contactos entre las litigantes para un acuerdo de colaboración temporal para la fabricación de Pikotas de Dulciora.

En el mayor porcentaje de los casos descritos en el documento 19 de Damel, los ensayos no resultaron exitosos en su comparación siempre con el producto de referencia (pikotas), vistas las conclusiones a cada uno de ellos y los diversos problemas que se aprecian (goma demasiado blanda, pegado a los dientes, color anaranjado, exceso de humedad o de dulzor, migraciones de agua, deterioro por el tiempo por humedecimiento en bolsa ...), pese a las diferentes combinaciones de ingredientes y de sus proporciones (almidones, de los que después se prescinde, combinados de colorantes...) y de procesos de fabricado, fases, cocciones y temperaturas, o tiempos de espera o reposo (descritos para cada prueba). En todos los ensayos se hace la comparación con la original (pikotas), lo que pone de relieve que no tenían la fórmula, sino que estaban intentado obtenerla.

En la prueba Industrial Grajeado Cherry Normal 4, de 3 de julio de 2017, se consigue un sabor parecido al del producto de referencia (se utiliza la esencia ****** del distribuidor ******), que se manda a Marketing para cata, si bien se afirma que seguirán trabajando con combinaciones de ****** y ****** y otros aromas para ver si se puede obtener un centro un poco más blando (página 21 del documento 19).

De la prueba Industrial Grajeado Cherry Normal 9, de 14 de agosto de 2017, y de la 10 de 24 de agosto de 2017 resultó un sabor agradable al hacer la comparación, siempre con el producto de referencia al resultar que la combinación de aromas gustó. No se hizo sellado de los centros. Se mandó a marketing para cata.

En algunas de estas pruebas se utilizó como aroma el facilitado por el distribuidor ****** bajo la referencia ******.

Al final del documento consta un cuadro resumen de las pruebas realizadas desde el 2 de junio de 2017, en el que aparecen los aromas utilizados (no siempre el de ******) el porcentaje de materia seca en jarabe, el proceso de grajeado (con gran variedad de etapas y de fases), el color, el aroma del grajeado y las principales conclusiones para cada prueba: Textura almidonada que se pega a los dientes, goma demasiado blanda para grajear, demasiado naranja, problemas de humedad, exceso de dulzor o humedad por el transcurso de los meses, perfiles aromáticos diferentes, contraste de texturas ... Incluso en los casos en que se obtuvo mejores resultados - enviados a marketing - se apreciaban diferencias de sabor o de color respecto al producto de referencia (Pikotas). La prueba más parecida fue la del grajeado número 4, que según se ha indicado anteriormente tenía un núcleo más duro del deseado.

Consideramos probado que el inicio de las pruebas para la obtención de una fórmula de caramelos de cerezas grajeadas coincide con el inicio de las negociaciones entre las partes, y pone de relieve la idea de Damel de diseñar un producto similar al de referencia (Pikotas) del que no disponía, y al que daría el nombre de "Cherries." Esta idea se vincula con la decisión empresarial de adquisición de la fabrica de Valladolid de Mondelez, en la que, originariamente se fabricaban las Pikotas, cuya receta y fórmula adquirió Carambar y constituye secreto empresarial.

No tenemos por probado que Damel tuviera una fórmula propia de caramelos grajeados de cereza desde 2016, ni que se hubiera empezado a trabajar en ella a mediados de ese año según declaración del Sr. Ángel Jesús. No hay ningún rastro documental de esa afirmación que lo constate (ni de prueba o ensayo alguno anterior al 2 de junio de 2017).

Consideramos que es en el marco de la iniciativa de compra de las instalaciones de Valladolid y de la negociación de un acuerdo con Carambar cuando se inicia un proceso de ingeniería inversa (mediante las pruebas reflejadas en el documento 19 de la contestación) en el que se toma como referencia Pikotas, y no la base de una previa experiencia propia en la elaboración de ese concreto tipo de grajeado.

El hecho de estar en proceso de pruebas para alcanzar un producto idéntico al de la actora queda reforzado por el documento 21 de Damel (documento interno de 16 octubre de 2017, correo entre Luis Andrés y Virgilio) en el que se indica que "La Pikota que vamos a fabricar será idéntica a la que se fabricaba en Valladolid, por lo que si el diámetro era de ** mm, se mantendrá" ... y también la aproximación al pakaging, con indicación de llevarlo a Valladolid para verlo, al tiempo que revelan estar trabajando en un proyecto para adaptar las máquinas de envoltura al formato de Pikotas, con preguntas específicas en torno a la forma en que se hacía en Valladolid.

9.- A mediados / finales de diciembre de 2017, dentro del intercambio de correos entre Carambar y Damel, se empiezan a concretar las especificaciones entre las partes (documento 23 de la contestación de Damel) y en ese contexto se sitúan las referencias a las pruebas de Pikotas para el transporte siguiendo las características y especificaciones de Damel (correo electrónico de 3 de enero de 2018) en conexión con las dudas y cuestiones planteadas por el departamento de I+D de Carambar (correo de 5 de enero de 2018). Se habla en esas fechas de las características de acidez, peso final del producto, peso del centro, humedad del centro antes de grajear, humedad de la envoltura, se hacen recomendaciones, se establece el coste económico de las pruebas y se comunican los datos bancarios.

Los hilos de correos electrónicos aportados (documento 24 de Damel) revelan que a mediados de diciembre de 2017 se estaban adoptando las decisiones relativas a la fecha de la prueba de transporte, la firma del acuerdo de confidencialidad para compartir especificaciones e información necesaria y el compromiso de Carambar de compartir con Damel los contactos y condiciones de proveedores antes de Navidad.

El 21 de diciembre de 2017, en correo interno de las demandadas (documento 27 de Damel) se hacen las previsiones de compra y se participa que "la prueba que debemos hacer para Carambar de las Pikotas la vamos a hacer en Valladolid y así aprovecharemos y haremos también una pequeña fabricación para nosotros y de paso haremos pruebas de envuelta y envasado en nuestras máquinas en cuanto tengamos láminas."

10.- Los correos electrónicos cruzados en los primeros y sucesivos días de enero de 2018 (documentos 17, 18 de la demanda y 18 de Damel) revelan el celo de la actora antes de compartir la información confidencial y su urgencia en firmar el acuerdo para poner en marcha todo el proceso de fabricación de Pikotas por Damel ("empieza a ser algo muy urgente para que podamos compartir todos los datos que necesitáis para la producción, sabiendo que un día podría generar un mayor retraso que afectara a nuestros negocios", énfasis nuestro).

El día 3 se insistía en la urgencia de la firma para poder compartir la información, hacer pedidos de materias primas, así como enviar las especificaciones y las fórmulas.

El 10 de enero acordaron la fabricación de muestras para pruebas con las especificaciones de Damel y ulterior transporte (documento 28 de Damel).

El 15 de enero de 2018 se firma el acuerdo de confidencialidad bilateral (se intitula "Acuerdo Mutuo de Confidencialidad") del que, a modo de síntesis, resulta:

i.- La posesión por Carambar de información empresarial valiosa relacionada con el negocio y comercialización de los productos objeto del acuerdo, a escala mundial, así como información de valor equivalente respecto de sus propios productos por parte de Bostón y Damel. Se señala, respecto de Damel, su experiencia en la fabricación de productos tales como gominolas, en todas sus variedades, con distintos gelificantes, con interiores duros y blandos, chiclés, etc.

ii.- Las partes identifican qué se considera información confidencial (IC) por referencia al contenido del documento adjunto que no sea de dominio público, que obtengan, vean, oigan, lean o lleguen a conocer de cualquier otra forma, en la forma que se indica en el punto 1, y excluyen la que se indica en el punto 2, y en particular: a) la que se conozca o llegue a conocerse públicamente sin incumplimiento del acuerdo, b) "una de las partes llegue a conocerla antes de que la otra parte la comparta, según puedan documentar los registros comerciales de las partes, ... Se indica expresamente que ninguna de las partes adquirirá ningún derecho sobre la IC de la otra.

iii- En el apartado 4 se establecen los mecanismos de protección de la IC, entre las que se contempla expresamente que "b) las partes usarán IC solamente en la medida necesaria en relación con el proyecto". Y en el apartado 5 se fija el círculo de sujetos con acceso a la IC. Igualmente se establece (apartado 6) los supuestos en los que las partes pueden revelar a terceros la información y en qué circunstancias.

iv- El apartado 7 del acuerdo establece el plazo dentro del cual las partes que lo suscriben deben proteger la IC (5 años, a computar en distintas fechas de inicio en virtud de las circunstancias que se describen en el pacto, o de forma indefinida respecto de la identificada por escrito como secreto comercial). Se prevén (apartado 8) medidas concretas para la eliminación de la IC de archivos, y respecto de expedientes judiciales.

Finalmente se establecen pautas de interpretación del acuerdo conforme a los principios básicos de la buena fe, las prácticas empresariales de sentido común y la importancia de la IC.

En el Anexo A se comprende la descripción de los productos, con sus fórmulas y especificaciones, materias primas, volúmenes, diagramas de flujos o procesos, proveedores, condiciones comerciales, estimaciones económicas, etc.

11.- A partir de la firma del acuerdo indicado, se traslada a las demandadas la información confidencial relativa a las Pikotas (que es lo que nos ocupa en este procedimiento) y aparecen referencias a los ingredientes específicos de la receta de Carambar (en particular la ******). Se evidencia en el correo enviado el 31 de enero de 2018 en el que Boston explica a la demandante que Damel mezcla ****** y ****** en lugar de utilizar ****** pero el resto de la lista de ingredientes es similar. E indica "Podéis comprobarlo cuando os enviemos las muestras para las pruebas de transporte. ¿Podríamos utilizar las Pikotas de Damel para vuestros pedidos o sería necesario fabricar las Pikotas conforme a la fórmula de Carambar?"

La ****** es un compuesto de ****** y ******, cuya concreta composición y proporciones es secreto empresarial.

El 1 de febrero de 2018 Carambar respondió indicando que tendrían que analizar el asunto, requiriendo para ello la especificación completa del producto de Damel. Y tras el oportuno análisis optaron por su propia formula atendidas las particularidades propias del caramelo, según quedó constatado a través de los correos electrónicos y la testifical de los Sres. Virgilio y Ángel Jesús. En la fecha indicada el Sr. Valentín de Carambar indico que el uso de Pikotas de Damel lo era únicamente a efectos de prueba de transporte porque una vez validadas esas pruebas debía elaborarse la fórmula de la actora y que esa era la razón de compartir las especificaciones, proveedores y herramientas de producción.

El 14 de febrero de 2018 Carambar recibe pruebas de transporte con bolsas de muestras de pikotas a granel (documento 26). El testigo Sr. Luis Miguel indicó que hicieron las comprobaciones oportunas a la recepción de las pruebas y constataron las diferencias (exhibió las fotografías de las pruebas químicas que tenía en su poder, sobre cuya admisibilidad se discutió en el juicio) por lo que convinieron que las Pikotas debían realizarse con las especificaciones propias de la demandante.

12.- Iniciada la colaboración en enero/febrero de 2018, se pone fin a la misma en el mes de julio de ese mismo año, fecha en que la demandante empieza su producción en Francia.

Del documento 25 de la demanda (hilos de correo electrónico) resultan las comunicaciones relativas al envío de producción de distintos tipos de caramelos de goma, así como de herramientas y moldes.

Carambar había bloqueado el pago de dos facturas por importe de 185.000 euros por defecto de calidad; bloqueo con el que Damel no estaba de acuerdo por lo que condicionó la carga del camión prevista para el día 27 de julio a que el jueves 26 se hubiera procedido al pago de esas dos facturas.

En agosto de 2018 (documento 37 de Damel) se informa del stock de materiales sobrantes de la última producción, pero no constan en la documental los listados concretos de las materias primas sobrantes, en un contexto de distintos tipos de caramelos de goma y gelatinas.

El 6 de septiembre de 2018, la actora se dirigió por correo electrónico a distribuidor ****** comunicando que la subcontratación de la fabricación de Pikotas con la sociedad Damel para el abastecimiento de gominolas en el mercado español había finalizado, por lo que por referencia al aroma de cereza ******solicitaba que no se siguiera suministrando a Damel, al haber dejado de producir para Carambar, al tiempo que interesaba información acerca de las referencias, fechas y volumen de las últimas entregas realizadas a Damel. La respuesta de distribuidor ****** (el día 7 de septiembre) en lo que nos concierne dice: "Queda grabado en nuestro sistema informático, ya no serviremos más a la empresa Boston". Y respecto a lo entregado para la elaboración de las Pikotas, indica: "Última entrega: 100 kg ****** ******, enviados ayer para ser entregados el 11/09".

La demandada, en correo de 16 de octubre de 2018 (documento 37 de los de Damel) negó tener stock del aroma, indicando que lo habían terminado en la última producción, un total de 175 kilos (50 entregados antes de comenzar a producir y 125 adquiridos durante al proveedor en el mes de marzo de 2018) para la producción total de 195 Tn de Pikotas.

Tenemos por probado - a tenor de la discusión de las partes sobre el código - que el aroma para la elaboración de las pikotas con el número ******* (que quedó revelado el 7 de abril de 2017, según correo que hemos citado en el apartado 4 de esta relación, con indicación incluso de la proporción de mezcla, documento 34 de los de Damel) es el utilizado por Carambar con Código interno número *******. Se constata también a través del documento 33 de los de Damel, que incorpora una factura emitida por distribuidor ****** a Boston de fecha 6 de marzo de 2018 (en pleno proceso de colaboración entre las partes) en la que se identifica el aroma de cereza con los dos códigos indicados para un solo producto (125 kilos de aroma de cereza), como es de ver en la siguiente imagen:

También aparece en una factura de 24 de mayo de 2018, respecto de una cantidad de 100 kilos, en el mismo documento 33 de Damel.

13.- Se mantuvo viva la discusión entre las litigantes respecto de los flecos pendientes derivados del fin de la relación, entre agosto y diciembre de 2018 a tenor del cruce de correos a que se refiere el documento 38 de la contestación de Damel, con referencia, asimismo, a las facturas impagadas.

14.- El primer indicio de la presencia de Cherries Delight en el mercado se documenta el 18 de octubre de 2018, pero es anterior por ser necesaria la previa fabricación, envasado y distribución.

En esa fecha, la actora remitió sendos burofaxes a las demandadas, en los que, tras mencionar los acuerdos y colaboración que habían mantenido entre ellas, decía:

"Como Vds saben, la relación entre CARAMBAR Y DAMEL/BOSTON finalizó en julio de 2018, fecha a partir de la cual BOSTON y DAMEL no estaban autorizadas ni a utilizar, ni a fabricar el producto, ni adquirir de los proveedores de CARAMBAR los ingredientes para fabricar el producto, especialmente su aroma característico. / Mi representada, con gran desagrado, ha detectado muy recientemente que DAMEL está comercializando en el mercado español caramelos de cereza idénticos a las PIKOTAS de CARAMBAR."

En el texto incorpora fotografías de los envases de 100 gramos y de los envoltorios individuales de los caramelos, con la oportuna comparación con el envasado de la actora. Afirman que el sabor es idéntico debido a la copia del proceso de CARAMBAR y que, además, lo comercializan generando confusión en el mercado, tras la terminación de la reciente relación entre las partes, sin que la utilización de la designación Cherries les exima de responsabilidad dado que es usual que el infractor modifique algunos parámetros para intentar evitar una condena (afirman).

Con invocación de la normativa en materia de competencia desleal, dice, además:

"... tras acabar la relación contractual... CARAMBAR les ha solicitado la devolución del molde y del stock de ingredientes para fabricar el producto, sin que hasta la fecha hayan devuelto ... dicho molde que son esenciales para la fabricación del producto PIKOTAS..."

15. Tras ese requerimiento del mes de octubre, en fecha 5 de diciembre de 2018 se hizo una prueba del producto de Damel en Mercadona. La prueba resultó insatisfactoria. Mercadona no la validó (documento 31 de Damel) porque lo probado carecía de la textura, del sabor y de la intensidad de Pikotas, proponiendo la finalización de la prueba y la recuperación de Pikotas, e indicando que "si el proveedor quiere trabajar en mejorar la calidad, que lo presente cuando tenga algo seguro."

16.- El 26 de diciembre de 2018 (documento 23 de la demanda) se publica en redes la renovación del catálogo de Damel, en el que se incluye como novedad el lanzamiento, entre otros productos, Cherries Delight con el formato objeto de la demanda, según resulta de la siguiente imagen:

17.- El 27 de febrero de 2019, tras las oportunas negociaciones entre las partes y acuerdos de pago, se restituyó el molde de Pikotas en buen estado y se procede a la destrucción de los envases y los materiales no procesados (raw), residuales y utilizables llegados a St. Genest.

18.- El 27 de enero de 2020 se consideraron definitivamente cerradas las negociaciones previas al proceso sobre Pikotas y Cherries Delight.

19.- En el mismo mes de enero de 2020 se presenta la demanda (apunte de 31 de enero de 2020 que abre el expediente digital).

Segundo. Otros aspectos relevantes resultantes de las actuaciones.

Pruebas químicas y sensoriales.

1.- La demandante no cuestiona otros productos similares existentes en el mercado, en particular las denominadas CEREZAS GRAJEADAS DELICIOSAS de la marca FINI a las que se refiere el documento 10 de la demanda. Se trata del informe emitido por el detective privado que procedió a la adquisición el 27 de diciembre de 2019 y custodia de bolsas de caramelos PIKOTAS, CHERRIES DELIGHT y CEREZAS GRAJEADA DELICIOSAS, de las que se separaron una de cada tipo para su remisión al laboratorio IQS TRANSFER TECH de Barcelona, manteniendo en custodia 3 muestras más de cada una de las marcas indicadas.

2.- Del informe técnico emitido por IQS el 15 de enero de 2019 (documento 24) resulta la identificación de las muestras, la metodología utilizada (descrita en la página 4), el trabajo experimental (página 6 y siguientes) y las conclusiones por referencia al perfil cromatográfico de los compuestos volátiles, ácido cítrico y sacarosa. El informe concluye en la exposición de la medición analítica y en la similitud de resultados obtenidos entre los compuestos volátiles, ácido cítrico y sacarosa de Pikotas y Cherries Delight, frente a los mismos elementos analizados en las Cerezas de Fini.

El informe fue ratificado en el acto de juicio (soporte 6) por Doña Tania, quien explicó (de forma clara y convincente) el contenido y alcance de su trabajo y respondió a las preguntas que le fueron formuladas. Indicó las razones por las que procedió a la elección de los componentes (los 8 mayoritarios que aparecen en las tres muestras) y el proceso químico seguido hasta la obtención de los cromatogramas, explicando las diferencias de compuestos (y concentración) existentes entre los tres productos, que permite valorar las similitudes y diferencias entre los caramelos analizados (aroma, cítricos y sacarosa, indicados por el cliente). Igualmente explicó los espectros de masa que le permitieron identificar los componentes previamente detectados en la primera fase del ensayo. También dio las oportunas explicaciones para los ensayos realizados respecto a la sacarosa y los cítricos, con los detectores utilizados, y respondió a las cuestiones que le fueron formuladas en referencia a los informes aportados por Damel para discrepar de las críticas realizados en ellos y de la distinta técnica utilizada, sin perjuicio de que los resultados confirman los obtenidos por ella, que están dotados de mayor fiabilidad por no mediar alteración de la muestra.

Consideramos que el informe IQS no queda desvirtuado por el emitido en fecha 26 de junio de 2020 por Silliker Ibérica (del Grupo Merieux), pues mientras que el primero es el resultado de un análisis químico realizado mediante la técnica de la cromatografía de gases o cromatografía liquida, el segundo es una reinterpretación de esos resultados. El informe de Silliker (documento 29) parte de la ausencia de información sobre las incertidumbres de los ensayos realizados (que quedaron explicadas por la Sra. Tania en el juicio), y discrepa de las conclusiones (expresadas en aquel en términos de aproximación o similitud) acudiendo a los conceptos lingüísticos de identidad o igualdad (según definición de la RAE) de los que no puede concluirse en la afirmación de igualdad o identidad de los caramelos. Dicho informe fue ratificado por D. Carmelo (Video 8, a partir del minuto 28:24) y sometido a contradicción, dando respuesta a las preguntas que le fueron respectivamente formuladas por las direcciones letradas de las litigantes (objeto del informe, descripción del reporte adverso, técnica utilizada, crítica, omisiones y desaciertos ... para concluir se trata de tres productos diferentes porque los resultados no son plenamente coincidentes.)

3.- El informe pericial aportado como documento 30 de Damel (también elaborado por Silliker Ibérica para Merieux, en fecha 2 de julio de 2020) no tiene virtualidad probatoria respecto de lo que constituye el objeto de litigio, dado que, como ya hemos apuntado en el Fundamento Segundo, se realiza sobre muestras adquiridas el 22 de junio de 2020, momento en el que los componentes que aparecen en el listado de ingredientes de Cherries Delihgt ya no coincide con el listado de ingredientes de la muestra examinada en el informe de IQS, de manera que los resultados que se expresan en orden a las diferencias entre Pikotas y Cherries Delight no afectan a lo que constituye el objeto del proceso.

4.- Idéntica consideración resulta respecto a los resultados del informe pericial sensorial (Merieux) aportado como documento 32 de Damel, emitido, como el anterior, en fecha 2 de julio de 2020.

Pruebas periciales relativas a los envases.

1.- La actora se sirvió del informe emitido el 12 de junio de 2019 por D. Felipe (Codirector del Grupo de Investigación Marketing Group, del Departamento de Economía de Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid) que tenía por objeto un análisis de similitud entre los envases y productos comercializados bajo la marca Pikotas y los del mismo producto comercializados por Damel, y los efectos que se generan en el mercado respecto a la asociación y confusión de las marcas.

Dicho informe fue ratificado por su autor en el juicio, quien concluyó, en esencia, en el lanzamiento al mercado por Damel de un producto cuasi idéntico a las Pikotas, con forma, sabor y envases similares (figura 1.1 de la página 7). Dejando al margen la introducción sobre las empresas y el sector de actividad (golosinas y chucherías), se refiere a la notoriedad de la marca Pikotas (páginas 23 a 44), y a la probabilidad de confusión y asociación en el comprador consumidor por mor de la similitud de las marcas Pikotas de Dulciora y Cherries de Damel. Para este último análisis parte de la comparación de los envases (coincidentes con los que constan en la presente resolución) en conexión con la denominada estrategia global de marca del Grupo Damel, respecto de la que concluye que este producto en particular no sigue la estructura de arquitectura de la marca para la categoría de caramelos masticables y gominolas, generando una identidad /cuasi identidad con las Pikotas de Dulciora (color, distribución de imágenes, símbolos, logotipo...), de manera que la combinación de elementos pesa más que la propia marca del producto (y en la misma línea respecto del caramelo individualmente considerado, junto con su concreto envoltorio). Como conclusión general, constata la cuasi perfecta semejanza visual y gráfica de la identidad de la marca CHERRIES de Damel Group, con la marca PIKOTAS de Dulciora. Afirma que: "Esta similitud de identidades genera una alta probabilidad de confusión y asociación entre el público pertinente respecto al origen de los productos comercializados con la marca CHERRIES de Damel Group y un claro aprovechamiento de la reputación que goza la marca Pikotas en el mercado. Asimismo, el alto riesgo de asociación y confusión genera una posible dilución de valoración, dado que la empresa titular de la marca Pikotas no tiene el control sobre la comercialización y marketing de los productos que presentan un alto riesgo de confusión y asociación. Asimismo, aparece una posibilidad de dilución de tipicidad, al diluir el posicionamiento de la marca PIKOTAS en la mente del potencial consumidor."

2.- Damel también aporta un informe pericial intitulado "Análisis comparativo de envases en el sector de las golosinas" emitido por "Máster en Artes Gráficas Universidad Politécnica de Valencia", suscrito por Doña Milagros, Doña Piedad, Doña Sabina y Doña Vanesa. Como en el caso anterior, el informe fue ratificado en el acto de juicio, y consta de un previo estudio del diseño del pakaging en el sector de la alimentación, el análisis del sector de las golosinas y de la arquitectura de marcas, de la comparación de envases primarios y secundarios (de Pikotas de Dulciora, Cherries Delight de Grupo Damel, Cerezas Deliciosas de Fini y Cherries de Vidal, así como de otras marcas de productos similares fuera de España) y el examen particularizado relativo a la comparación entre Pikotas y Cherries Delight a partir de la página 54. Conviene apuntar - y es relevante - que en lo que a este extremo se refiere el objeto de la comparación no se corresponde con los envases que integran las figuras 1 y 2 de nuestro Fundamento Segundo, sino las figuras equivalentes al documento 8 de la demanda, y la pieza 1 de la contestación, que no es el envase origen de este procedimiento, sino un envase evolucionado y distinto del que se contempla en el escrito de demanda (Véase la imagen 22 de la página 54, o la página 59, entre otras, del indicado informe). En la página 70 se indicó que: "Cuando las cerezas Cherries Delight salieron al mercado a finales de 2018, el envase era diferente al actual (...) Este envase (imagen 23) fue retirado a finales de 2019 y se sustituyó por el que actualmente está en las tiendas."

CUARTO. - Sobre la acción de violación de Secreto empresarial.

1.- Marco normativo, doctrinal y jurisprudencial.

Conviene apuntar - a tenor del contenido de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Secretos Empresariales - que la actora es titular del secreto cuya infracción denuncia en la demanda con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2019 de 20 de febrero (que tuvo lugar el 13 de marzo de 2019), habiendo ejercitado sus acciones con posterioridad a ella. De conformidad con la indicada norma sobre régimen transitorio la "ley será de aplicación para la protección de cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos" (apartado 1), resultando del inciso 2 del precepto que: "Las acciones de defensa de los secretos empresariales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado."

El artículo 13 de la LCD actualmente vigente declara: "Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales."

En su redacción anterior, decía:

"Artículo 13. Violación de secretos.

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto."

La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411; Ponente Ignacio Sancho Gargallo) hizo aplicación del artículo 13 de la LDC en su redacción previa a la derivada de la LSE por tratarse de un supuesto en el que los hechos y el ejercicio de la acción fueron, en ambos casos, anteriores a la Ley 1/2019, de 20 de febrero, que por esta causa, no resultaba de aplicación. No obstante, la Sala Primera advirtió (como ya hiciera en Sentencia de 27 de enero de 2022 que el artículo 13 de la LCD debía integrarse (por no contener una definición de secreto empresarial) con el artículo 39.2. a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) cuyos presupuestos se recogen en el artículo 1.1 de la LSE.

En nuestro caso, como hemos anticipado en el Fundamento Segundo - consideraciones previas - ha quedado incontrovertido, a los efectos de la apelación, el reconocimiento por el magistrado "a quo" del carácter secreto de la fórmula Pikotas, lo que nos releva del examen de los requisitos a que se refiere la normativa descrita en la Sentencia citada, pero no de identificar si se produjo o no, al caso, una conducta desleal vinculada a la explotación del secreto empresarial cuyo conocimiento fue adquirido por las demandadas en el marco de una relación de colaboración empresarial.

Según señala la doctrina científica que la antijuridicidad del acto de competencia desleal reside en la transgresión del principio de la buena fe inicialmente despojado de elementos subjetivos, como modelo de conducta que impone pautas o límites al ejercicio del derecho subjetivo a desarrollar libremente una actividad económica en el mercado, en concurrencia con otros. Esta idea se conecta con la de la prohibición general del abuso de derecho del artículo 7.2 del C. Civil, sin que sea posible sobrevalorar el elemento intencional.

La doctrina señala, igualmente, que la vulneración de la confidencialidad que envuelve al secreto se asienta en la lesión de la confianza que su titular deposita en los sujetos con los que establece una determinada relación jurídica al poner en peligro (o frustrar) uno de los objetivos que persigue la protección del secreto: la explotación racional de las ventajas que este proporciona, con quiebra del mandato que obliga a los operadores económicos de acudir al mercado con sus propios méritos. Quien accede lícitamente al secreto está sujeto a un deber de reserva convencional durante y después de su vigencia.

Conviene apuntar - para valorar en qué consiste la vulneración del secreto empresarial - que la infracción se produce tanto en los supuestos en que media divulgación (total o parcial) sin explotación, como en los casos en que no hay divulgación, pero sí explotación del secreto empresarial, esto es, su utilización de forma apta para aprovecharlo en interés propio o de tercero.

La doctrina igualmente afirma que explota el secreto empresarial tanto quien lo utiliza en la fabricación o prestación de un producto o servicio como quien simplemente lo emplea para experimentar o investigar o para acelerar, de cualquier otro modo, la introducción de una prestación en el mercado.

Igualmente declara que la explotación no requiere la utilización de todos los aspectos o características que integran el secreto, siendo suficiente el empleo de una parte o alguno de los elementos informativos, o su uso conjunto con otras informaciones (incluso de dominio público). La utilización de la información como punto de partida o guía para desarrollar un producto también debe entenderse explotación, en tanto que permite apoyar la investigación o acelerarla, incluso cuando el producto final desarrollado difiera del obtenido con la utilización de la información secreta. El hecho de que el secreto empresarial no haya sido utilizado en su forma originaria no es obstáculo para apreciar la explotación toda vez que la conducta comprende también el empleo del secreto aun cuando se le hayan añadido sucesivas modificaciones o mejoras realizadas de forma independiente, siempre que el resultado finalmente obtenido derive sustancialmente de aquel. En tales circunstancias, constituye supuesto de explotación la utilización de una fórmula secreta levemente mejorada o alterada, siempre que la obtención derive del secreto empresarial. Ello exige el examen de las particulares circunstancias de cada caso.

La prueba de la explotación del secreto empresarial incumbe a quien la alega. La doctrina, ante las dificultades que ello representa, identifica los factores adecuados a considerar en la valoración de los hechos: 1) la acreditación de que quien explota ilícitamente el secreto ha tenido acceso a él, 2) la presencia de similitudes significativas entre las características de la prestación o servicios del explotador y del titular del secreto, 3) la rapidez con la que se ha obtenido una prestación similar a la ofrecida por el titular con su empleo (el tiempo normalmente requerido para completar el proceso de prueba/error consustancial a la ingeniera inversa es superior y depende de la capacitación de su personal), 4) la coherencia o incoherencia de la conducta del infractor que no se justifica si no es por razón de la infracción del secreto, 5) u otros aspectos tales como la propia impronta singular del producto (dimensiones, diseño, composición...) que "casualmente" aparece en la desarrollada por el infractor como opción escogida frente a una pluralidad de posibilidades diversas, sin perjuicio de dejar al margen las meras especulaciones o sospechas.

Por su parte, el demandado deberá acreditar, en su caso, que la información fue desarrollada de forma autónoma o independiente al secreto o como consecuencia de un proceso de ingeniería inversa (actualmente contemplada en el artículo 2.1.b de la LSE "observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial").

No obstante, su reconocimiento legal como instrumento para desentrañar lícitamente un secreto, la doctrina precisa que no puede utilizarse como pretexto para enmascarar actividades ilícitas. Requiere la obtención legítima de los materiales de partida (adquisición en el mercado) y que el adquirente del soporte no se encuentre sujeto a una obligación de no realizar ese proceso (cláusula contractual válida).

2.- Aplicación al caso.

La actora sostiene, en sus alegaciones (por referencia al contenido de los artículos 8 y 3 de la LSE) que las demandadas han desarrollado una conducta contraria a las prácticas comerciales leales con el efecto de la comercialización de mercancía infractora, esto es, de un producto cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se beneficia de manera significativa del secreto empresarial al que tuvo acceso en el marco de la relación de colaboración entre las empresas litigantes.

Damel pone el acento en: 1) la simpleza del producto de la actora (gominola grajeada con aroma de cereza y un ligero toque ácido, 2) el desarrollo previo por su representada de una fórmula propia que afirma incluso haber desarrollado con anterioridad (precisa, sin embargo, que solo a nivel interno), 3) su experiencia en la fabricación de este tipo de productos, 4) la diferencia entre los productos comparados anudada a la afirmación de que las fórmulas utilizada por cada una de las compañías son distintas, por lo que los productos (según sus pruebas periciales) presentan diferencias sensoriales significativas (olor y sabor).

La demandada, no ha hecho referencia a la obtención de la información mediante un proceso de ingeniera inversa, sino que parte de la afirmación de sus propios conocimientos autónomos en la formulación y producción de sus Cherries.

La actora ha hecho hincapié en sus alegaciones - y lo hizo constar en la Audiencia Previa minuto 13:55 del primer soporte de grabación - que el objeto del procedimiento no es una cuestión de olor y sabor de los productos en liza, como pretenden las demandadas, sino de la incorporación de su fórmula al producto de estas (acreditada mediante prueba química), siendo el olor y el sabor una consecuencia de la copia de la fórmula.

Al hilo de lo indicado, hemos de hacer una precisión relevante para evitar interpretaciones sesgadas de los contenidos de nuestra resolución o apreciación de contradicción entre lo secreto y lo que no lo es, en un contexto en el que - como defendió Damel en su contestación a la demanda - se habla de un caramelo de goma grajeada con sabor de cereza, y se hace descripción en los envases de sus ingredientes. Precisamos ahora que el secreto que titula la actora se contrae a aquellos aspectos que no son de general y público conocimiento tanto por referencia a la composición y dosificación concreta de los ingredientes, como de su proceso de elaboración, pues no cabe obviar - como señala la doctrina científica - la existencia de procedimientos generalmente conocidos en los que se introduce un elemento o novedad (secreto) de tal importancia que mejora ostensiblemente el procedimiento general.

Los secretos parciales están amparados en el artículo 1.1.a) de la Ley. El secreto existe aunque se utilice una combinación de características y componentes que, cada uno por separado, forman parte del dominio público, pero que en una combinación única en su diseño o en su uso, permite una ventaja competitiva; o, cuando se trata de componentes conocidos que se unen de una manera no conocida por el sector o industria en el que se aplican.

Dentro de este esquema de situaciones es en el que encaja el secreto invocado por la actora, del que la demandada tiene conocimiento en virtud de un acuerdo de colaboración, para la fabricación del producto conforme a los ingredientes y especificaciones técnicas que permiten alcanzar un resultado concreto y distinto respecto del obtenido por otros competidores en el mercado, en un sector en el que se comparten conocimientos similares.

Que la fórmula sea sencilla (como se afirma por la demandada) no implica que no pueda contener una ventaja competitiva que justifique su protección como secreto empresarial.

Así se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo - ya citada - de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411) cuando por referencia al sistema de guiado de bolas que analizaba afirmó que, aunque: "fuera conocido en un estado de la técnica muy próximo, como podría ponerlo de manifiesto la patente ... , la concreta aplicación y configuración a los monitores motorizados que hasta entonces comercializaba ..., podía constituir un secreto de acuerdo con la interpretación de la previsión legal." Tras hacer referencia al interés en disponer de esa concreta información más allá de la general disponible suministrada por la patente, y referirse a la específica configuración de los elementos del sistema, describe las circunstancias concretas del caso y la secuencia de lo ocurrido (hechos probados) para apreciar la existencia de un secreto industrial y el valor competitivo de una concreta información que era desconocida para la parte hasta que le fue revelada por quien había tenido acceso a ella en círculo de confidencialidad, permitiendo comercializar el producto competitivo en muy poco tiempo.

En ese análisis de las circunstancias concretas de cada caso a que se refiere la doctrina científica y la Sentencia del Tribunal Supremo citada anteriormente (con remisión a cuanto hemos dejado descrito en la secuencia cronológica de los hechos), hemos de hacer una reflexión acerca de la incidencia, en el presente caso, del proceso de deconstrucción de Pikotas iniciado por Damel y contemplado, actualmente, en el artículo 2.1 b de la LSE. La norma reputa lícita la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial cuando se realice por alguno de los medios siguientes: "b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial."

La cuestión es relevante porque:

1.- No hemos considerado probado que Damel tuviera una fórmula viable de caramelos de cereza grajeados en la línea de las Pikotas de Dulciora con anterioridad al inicio de las negociaciones para la adquisición de la fábrica de Mondelez en Valladolid, ni con anterioridad al inicio de las negociaciones con Carambar para el acuerdo de colaboración para la fabricación temporal de diversos productos de Dulciora entre los que se encontraban Pikotas.

2.- Hemos considerado probado que lo que existió a partir del mes de abril de 2017 (en marzo constan ya negociaciones de transferencia de la fábrica y empleados de Mondelez en Valladolid) era la intención de Damel de incorporar a su portfolio esa concreta gama de producto, como revela el interés frente a distribuidor ****** para constatar el código del aroma de cereza de Pikotas (sin que conste en qué forma lo obtuvo), las comunicaciones del departamento de marketing, las pruebas industriales iniciadas en el mes de junio de 2017 (en negociaciones con Carambar para la fabricación de sus productos), y la acción de simultanear las producción de muestras para Carambar con muestras para fabricación propia (plasmadas en correos internos) que revelan la intención de competir en el mercado con el mismo producto, del que hasta entonces no disponía.

El empleado de Damel Sr. Ángel Jesús (en el quinto soporte de grabación) indicó que querían desarrollar un producto de similares características a las Pikotas, como ya tenían otras empresas como Vidal o Fini, de manera que Damel también quería entrar en ese nicho de mercado, y a ello responde el documento 19 de la contestación de Damel (2017).

3.- Esas pruebas o ensayos (esencialmente fallidas) tienen siempre como referencia el producto de la actora (Pikotas) y ponen de relieve que se hizo su análisis y examen para determinar su composición, ingredientes, proceso y caracterización, en un momento anterior a la suscripción del acuerdo de confidencialidad. No consta prohibición contractual para la realización de esas pruebas, y la relación entre las partes durante todo ese período lo que pone de relieve es una voluntad de asistencia para llevar a buen puerto la colaboración temporal ofrecida/requerida en las postrimerías de mayo e inicio de junio de 2017.

En este contexto de colaboración es en el que debe valorarse la conducta de las litigantes, de acuerdo con los parámetros doctrinales y jurisprudencial que hemos descrito.

4.- El resultado final (muestras para transporte), anterior a la obtención de la fórmula, no fue satisfactorio para Carambar, por referencia a aspectos esenciales del producto contrastados a través de las correspondientes pruebas químicas (testificales practicadas). Ello determinó que la fabricación se hiciera con la fórmula facilitada por Carambar dentro del acuerdo de confidencialidad suscrito entre las litigantes.

En el acto de juicio (cuarto soporte de grabación audiovisual), el testigo de las demandadas D. Virgilio (empleado de Mondelez durante 22 años y que en el mes de octubre de 2017 pasó al grupo Damel), indicó que Carambar quería validar las muestras de Damel para acelerar el proyecto y la fabricación, pero finalmente no las aprobaron por la dureza del producto (grado brix), sabor y acidez (en relación con el correo de 10 de enero de 2018). El testigo reconoció - más tarde - que el producto de Damel sólo iba dirigido a la prueba de transporte porque la fabricación de las pikotas debía ser con la fórmula de Carambar. El caramelo no cumplía con las especificaciones de Carambar, ni en lo indicado previamente, ni tampoco en el grosor. El Sr. Ángel Jesús también reconoció el carácter secreto de la ****** (por referencia a la proporción de ****** y ****** que la compone, o la específica clase de ****** y ****** que se utilizan) y admitió que las muestras de las pruebas de Damel no fueron aceptadas por Carambar.

Por su experiencia profesional el testigo conocía las materias primas que se utilizaban en Valladolid para Carambar y las que actualmente se utilizan por Damel, insistiendo en que la principal diferencia entre ellas era la ****** (ingrediente bajo patente, exclusivo, con fórmula secreta) y los aromas que - afirmó - no responden a los mismos códigos. Negó que quedaran restos de ****** cuando acabó la relación y no pudo explicar por qué en el mes de abril de 2017 Damel tenía la referencia del aroma, no resultando convincentes las explicaciones que al respecto hizo el Sr. Ángel Jesús en torno al recuerdo de un aroma utilizado en 2010 (soporte 5).

En el momento en que se produjo el acceso al Código indicado el testigo Sr. Virgilio no formaba parte de la estructura de plantilla de Damel (sino de Mondelez, en la fábrica de Valladolid) y pasó a la estructura del grupo Damel el 1 de octubre de 2017.

5.- La conducta infractora se produce ex post, tras conocer la clave del éxito de las Pikotas de Dulciora que Damel incorpora a su propio producto, pues, atendidos los parámetros a que hemos hecho anteriormente, las circunstancias concurrentes nos conducen a apreciar la explotación por la demandada de elementos integrados en el secreto empresarial que le permitieron una rapidísima incorporación al mercado (tras el inmediato cese del acuerdo de colaboración), utilizando elementos que (sin perjuicio de la libertad de imitación que resulta del propio texto de la LCD) se revelan buscados de propósito para aprovechar la ventaja - significativa - de haber estado produciendo las Pikotas para la demandante apenas unos meses antes, aprovechando la inercia de la continuidad (en un contexto de difusión pública de las inversiones del Grupo tras la adquisición de las instalaciones de Valladolid en las que se fabricaba el producto original), pues, aun apareciendo el origen empresarial en los envases (a fin de conjurar la alegación del riesgo de confusión), el diseño, colores y distribución del envase no es inocente en el contexto indicado, tal y como la demandante plasmó en el requerimiento practicado en el mes de octubre de 2018.

En conclusión, las características esenciales del producto (en particular el grado de humedad del centro en conexión con su color y sabor característicos) no se consigue por la demandada hasta el acceso a la información confidencial que integra el secreto de la demandante.

Consideramos que en ese momento se adquiere la ventaja competitiva derivada de la concreta textura y sabor de Pikotas que hace de este producto un producto superior al de los competidores, y a ello se anuda la intencionada aproximación a la estética de la presentación (envases y envoltorios individuales) de la actora para el lanzamiento al mercado de las Cherries de Damel en el momento inmediatamente posterior al cese de la fabricación pactada en las instalaciones de Valladolid, a modo de continuidad respecto de la producción de la demandante.

De cuanto venimos exponiendo apreciamos, a diferencia de lo estimado en la sentencia dictada en la instancia, la existencia de actos de explotación del secreto empresarial constitutivos de su vulneración y del pacto de confidencialidad suscrito entre las partes con ocasión del acuerdo de fabricación de las Pikotas de Dulciora para el período comprendido entre el mes de enero y el mes de julio de 2018.

No obstante, la infracción cesa ulteriormente, en los albores de 2020, cuando tras haberse practicado el requerimiento en octubre de 2018 y mantenido negociaciones entre las parte, grupo Damel modifica la composición (ingredientes) de las Cherries Delight y el envase y envoltorios, variando esencialmente el color de grafía de su marca Damel (pasa de rojo a blanco) y de la imagen de las cerezas, que dejan de estar abiertas para mostrar su centro (envase original) como las de la actora, para presentarlas en su imagen cerrada.

Esta nueva versión del producto no ha sido objeto de la demanda, como ha indicado con insistencia la propia entidad demandante.

QUINTO. - Sobre la acción declarativa de competencia desleal vinculada a las conductas tipificadas en los artículos 6, 11.2, 12 y 4.

La actora se refiere a las acciones de competencia desleal articuladas en la demanda a partir de la página 91 de su recurso de apelación, por lo que en aras a lo establecido en el artículo 218 de la LEC en conexión con el artículo 465.5, nos pronunciaremos sobre ellas, sin necesidad de dotar a nuestra motivación de una intensidad equivalente a la que precede, atendida la satisfacción de la pretensión principal de la actora que resulta de lo expuesto en los precedentes razonamientos jurídicos.

1.- Criterios del Tribunal Supremo en la interpretación de los preceptos de la Ley de Competencia Desleal invocados en la demanda.

1.1.- Consumidor aplicable.

Conviene empezar citando la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1107) relativa al concepto de consumidor aplicable. El consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Dice el Tribunal Supremo que debe "tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria" pudiendo variar su nivel de atención en función de la categoría de productos o servicios contemplada, y todo ello en relación a la necesaria visión de conjunto de los signos (sin perjuicio del estudio analítico y comparativo de sus elementos integrantes) y la prohibición de desintegración artificial; esto es, "descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales."

En el presente caso, el producto controvertido (gominolas grajeadas) va dirigido a un amplio espectro de consumidores, que comprende menores, adolescentes y adultos. Añadimos a lo anterior que el producto se localiza, entre otros, en los lineales de centros de distribución de alimentos.

1.2.- Cláusula del artículo 4 (contravención de la buena fe).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:357) relativa a la copia de un catálogo de productos de bricolaje en que se había invocado el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, dice respecto a la aplicación del artículo 4.1 de la LCD que la norma "no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" sino que "tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto."

Consecuencia de lo anterior es que, "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular", sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley" a modo de antijuricidad degradada.

La apreciación de las circunstancias que permiten estimar la contravención de las exigencias de la buena fe es eminentemente valorativa y prudencial, atendido el carácter represor de la normativa sobre competencia desleal.

El criterio se reitera en la Sentencia de 27 de enero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:206, Pte. Sr. Sancho Gargallo)

1.3. - Riesgo de confusión/asociación e imitación de prestaciones (artículo 6 y 11.2)

La Sentencia de 17 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1936) dice en interpretación del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal: "..., la confusión que es considerada desleal en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que pueden condensar determinadas percepciones positivas."

En la Sentencia de 25 de junio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2577, Ponente Ignacio Sancho Gargallo) la Sala describe su jurisprudencia en torno a la delimitación del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 11 de la LCD distinguiendo entre prestaciones (a que se refiere el artículo 11, situando el análisis en el de la singularidad competitiva cuya imitación pueda resultar idónea para generar la asociación en el consumidor) y las formas de presentación (comprendidas en el artículo 6). En el caso se trataba de la comparación de envases de golosinas destinados a consumidores adultos.

Partiendo de la regla general de la libre imitación de prestaciones (artículo 11.2) la Sala expuso que la norma "... exige que la imitación de prestaciones resulte idónea para generar la asociación en el consumidor acerca del origen empresarial de la prestación. Por riesgo de asociación se entiende trasladar la impresión de que entre los fabricantes o quienes comercialización esos productos existe una relación o vinculo económico o jurídico. La idoneidad de la imitación para generar asociación en el consumidor viene determinada porque la prestación imitada goza de singularidad competitiva. Esta singularidad competitiva tiene que ser tal que haga posible por sí que la imitación de la prestación genere riesgo de asociación en el consumidor, aunque difieran las formas de presentación, entre las que se encuentra también el empleo de marcas muy distintas. Dicho de otro modo, lo que provoca el riesgo de asociación es la imitación de la prestación, en cuanto que goza de singularidad competitiva, y no el empleo de los signos distintivos y las formas de presentación, pero la idoneidad de la imitación de la prestación para generar la asociación en el consumidor puede quedar contrarrestada por unas formas de presentación y el empleo de unas marcas tan diferentes que impidan el riesgo de asociación."

El Tribunal entendió que las formas de presentación con que operaban las litigantes no eran idóneas para generar asociación en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos, máxime cuando su comercialización se producía en locales con estéticas muy diferenciadas.

Conviene, para cerrar este apartado, la cita de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de13 de noviembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:7656. Ponente Ignacio Sancho Gargallo), que, en su parágrafo 8 refiere la jurisprudencia de la Sala en interpretación de los apartados 1 y 2 del artículo 11 de la LCD. El Tribunal Supremo describe las excepciones al principio de la libre imitabilidad de las prestaciones, y en particular, en el marco del apartado 2 del precepto, aborda la imitación que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación. La Sala destaca que no basta, para su apreciación, la mera alegación del aprovechamiento indebido del esfuerzo para justificar el acto de competencia desleal ( Sentencias 888/2010, de 30 de diciembre , y 792/2011, de 16 de noviembre ), E indica: "La imitación de la prestación, que debe suponer "un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurran variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia", no es necesario que se haya realizado mediante la reproducción mecánica, pero sí es preciso "que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser "indebido", como exige el precepto legal".

1.4.- Actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo (artículo 12).

La Sentencia de 2 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4245, sobre comercialización de galletas tipo cookies), en su apartado 24, afirma que: 1) El tipo del artículo 12 no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores. 2) El precepto contiene "la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado." 3) Se precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional (fama, renombre, crédito, prestigio, etc.), lo que requiere una cierta implantación en el mercado. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma. 4) "La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio )".

En el supuesto examinado, aun cuando la configuración de los envases comparados era semejante (tamaño, colores, disposición), el Tribunal Supremo no apreció acto de confusión debido a la inclusión de la denominación del producto con grafía y dimensiones que acaparaban la distintividad del paquete, y de las que carecía del comparado. La Sala estimó que: "..., aunque la forma de presentación del producto Morenazos guarde muchas semejanzas con la del producto de Oreo, el empleo de marcas distintas, en este caso, impide que se genere riesgo de confusión al consumidor que acude a comprar estos productos en los lineales de un supermercado." E igualmente rechazó la concurrencia de aprovechamiento de la reputación ajena.

2.- Aplicación al caso.

Consideramos que no procede acoger las alegaciones de la actora sobre la concurrencia de los presupuestos para incardinar la actuación de las demandadas en el ámbito de los tipos descritos en los artículos 6 y 11.2 de la Ley de Competencia Desleal en la medida en que el origen empresarial aparece destacado en la presentación del producto infractor, y la imitación de la prestación - en la forma en que se ha hecho - ya ha sido el elemento de valoración para apreciar la explotación ilícita del secreto empresarial, desde la perspectiva del artículo 13 de la LCD.

Mayor conexión apreciamos respecto al contenido del artículo 12 de la LCD relativo al aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, pues las circunstancias concurrentes - implantación de Pikotas desde los años 90, acuerdo de colaboración para la fabricación del producto en las mismas instalaciones en que se había venido elaborando, acceso al secreto empresarial que permite replicar las características esenciales del producto en un momento de transición entre la fabricación en España y la fabricación en Francia, entre otros aspectos - permiten apreciar que el lanzamiento del caramelo grajeado de Damel pretendía aprovechar la estela de la reputación de las Pikotas de Dulciora en el sector.

El caso enjuiciado es problemático desde esta perspectiva. No obstante, existe una comunicación entre los artículos 11.2 y 12 de la LCD, y hemos apreciado, por principio de especialidad, la aplicación del artículo 13 del indicado texto legal.

No podemos acoger, por referencia a las concretas conductas descritas por la actora, que los actos aislados que refiere puedan encontrar cabida independiente en el ámbito del artículo 4 de la LCD.

SEXTO. - Sobre las acciones complementarias a las declarativas de infracción de secreto empresarial y competencia desleal.

En el suplico de la demanda, la representación de Carambar, además de solicitar la declaración de que los actos llevados a cabo por las demandadas constituyen actos de competencia desleal (ya calificados como actos contrarios a la buena fe, actos de confusión, actos de imitación desleal o actos de explotación y aprovechamiento de la reputación ajena y violación de secretos) e infracción del deber de secreto empresarial, con causación de daños y perjuicios a su representada, solicitaba los siguientes pronunciamientos de condena:

1.- Cese inmediato y abstención en el futuro de toda forma de explotación comercial:

"a. De los caramelos CHERRIES DELIGHT en la forma que ha sido descrita en el informe pericial de la Universidad Carlos III de Madrid, del Sr. Felipe, aportado como doc. nº 7, así como en las muestras físicas aportadas como documento nº 22.

b. De cualquier otro caramelo similar que únicamente difiera del caramelo PIKOTAS de mi mandante en elementos que no alteren de manera significativa el producto o su presentación.

c. De la realización de todos los comportamientos desleales / ilícitos descritos en el texto de la demanda."

2. Retirada del tráfico económico, a su costa, de "todas las unidades de producto idéntico al analizado por el Laboratorio IQS en su informe de 15 de enero de 2020, y denominado hoy por hoy CHERRIES DELIGHT, y descritas en la presente demanda, así como de cualquier que sea similar al caramelo PIKOTAS de mi mandante y/o que únicamente difiera de él en elementos que no alteren de manera significativa el producto, extendiéndose dicha retirada del mercado a los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figuren dicho producto";

3. Destrucción, a su costa, de "los productos retirados del mercado conforme al pedimento anterior, así como los medios principalmente destinados a cometer las actividades ilícitas, entre los que se incluye, en especial cualquier plano, molde, máquina o instrumento eventualmente utilizado para fabricar los caramelos CHERRIES DELIGHT fabricados y comercializados por las demandadas, así como sus envoltorios, bolsas, paquetes y todo el material promocional o publicitario, debiendo acreditar la condenada que la destrucción se ha llevado a cabo mediante certificado emitido por la empresa destructora en el que figuren la fecha, número de unidades y pruebas fotográficas de la destrucción";

La desestimación de la demanda conllevó la desestimación de tales peticiones, y la actora, en el desarrollo de su recurso no se refiere específicamente a estas concretas acciones de condena anudadas a las declarativas ya examinadas, sino que se limita a reproducir, en el ordinal cuarto, el ejercicio de la resarcitoria de daños y perjuicios, que, por esta razón, analizaremos en un fundamento separado.

En el suplico de su recurso solicita que la Sala revoque la sentencia de instancia "en los particulares mencionados en el presente escrito, de conformidad con las alegaciones contenidas en el presente recurso de apelación, y en consecuencia estime la demanda interpuesta, con expresa imposición de costas a los demandados".

Consideramos que, en el estado actual del procedimiento, no podemos realizar los pronunciamientos de condena recién transcritos, por las siguientes razones:

1.- Porque la propia recurrente, en su recurso de apelación destacó el cambio producido en el objeto de litigio tras la presentación de la demanda, de manera que resulta de lo actuado que el producto que comercializa el Grupo Damel bajo la designación "Cherries Delight" ha sufrido modificaciones tanto en su composición como en su forma de presentación del producto (envases), por lo que ha devenido carente de objeto la acción de cesación en los términos en que fue planteada en la demanda.

No procede la condena a dejar de hacer que representa la acción de cesación cuando se desprende de lo actuado que la conducta inicial cesó por los cambios introducidos en el producto, y se considera que esos cambios constituyen, precisamente, un reconocimiento de la infracción.

Nada se ha razonado sobre el eventual riesgo de repetición de la conducta lesiva, por lo que nada hemos de argumentar al respecto.

2.- Lo mismo cabe indicar respecto a la petición de retirada del tráfico económico de esos particulares envases y productos, y de su destrucción, dado que como ya hemos indicado a lo largo de nuestra argumentación, las pruebas químicas, sensoriales y de marketing aportadas por la demandada corresponden a una versión distinta de la inicialmente explotada por la demandada (objeto del proceso), sin que sea necesaria una nueva reiteración de nuestras conclusiones.

3.- La prueba practicada revela, por otra parte, que se produjo la devolución de moldes y sobrantes de ingredientes (y su destrucción), sin que podamos tener por acreditado que los planos, moldes, máquinas o instrumentos utilizados por la demandada para la fabricación de sus Cherries, formen parte de la conducta infractora examinada en este litigio.

Conviene recordar, finalmente, que, en el trámite de conclusiones, la dirección letrada de Carambar (a partir del minuto 41:13 en el décimo soporte de grabación) puntualizó - por referencia al suplico de su demanda - que el único objeto del proceso es exclusivamente al primer envase y dijo literalmente "el segundo envase no entra en este procedimiento", por no ser objeto del suplico ni ese envase ni otros distintos al de 100 gramos. Para reforzar su argumento describió todos los elementos que la demandada había cambiado respecto del envase inicial incidiendo en que, a su juicio, esos cambios constituyen un reconocimiento de la infracción (la supresión de la fruta partida, el paso del color rojo al blanco de las letras "Cherries" y el color completo del paquete, en solo seis meses). Como manifestación final (43:41) indicó que "Carambar no pretende una exclusiva sobre el caramelo de cereza grajeado, ... no pretende una exclusiva sobre ello, ... porque no ha interpuesto demanda respecto a Fini ni respecto a Vidal, lo que no quiere es que se copie su fórmula, se copie su receta, se copie su pakanging, exactamente los mismos ingredientes y todo eso habiendo vulnerado un pacto de confidencialidad." Y todo ello tras haber adoptado medidas de protección de su secreto empresarial mediante la suscripción de acuerdos de confidencialidad con ambas demandadas (Boston como fabricante) e incluso con el perito.

SÉPTIMO. - Sobre la acción resarcitoria de daños y perjuicios con inclusión de los gastos de investigación necesarios para la preparación de la demanda.

La actora solicitó la condena al pago de una indemnización por los perjuicios irrogados a consecuencia de las conductas imputadas a las demandadas, consistente en el beneficio obtenido por ellas a consecuencia de la fabricación, comercialización y explotación de los caramelos CHERRIES DELIGHT desde la fecha en que dicha fabricación o comercialización comenzó a producirse y hasta el cese efectivo en la fabricación y comercialización de dicho producto por las demandadas.

Solicitó para ello una prueba pericial por designación judicial, que finalmente fue realizada por el perito Sr. Jose Augusto (quien procedió a la ratificación de su dictamen en el acto de juicio, vídeo 10 de los 11 que documentan las actuaciones orales del proceso).

La demandante considera que el dictamen no se ajusta a lo solicitado, está basado únicamente en informaciones generales procedentes de Damel, no ha efectuado comprobación de la información facilitada por la demandada en lo relativo a los ingresos, no ha operado sobre los costes del producto concreto sino sobre la gama general de productos, ha vulnerado las normas del ICAC, duplicado gastos indirectos y facilitado datos confidenciales de la actora pese a tenerlo prohibido por el pacto de confidencialidad suscrito.

El informe, aunque concluye que el importe neto de la cifra de negocio de la demandada en el período comprendido entre julio de 2018 y diciembre de 2020 asciende a 495.846,99 euros, afirma, a continuación que no puede determinar el beneficio que resulta de detraer a la cifra de negocio indicada "el importe al que asciendan los costes correspondientes a estas 4 referencias de productos Cherries Delight" en el contexto de 700 referencias distintas de productos y considera que, en base a los cálculos realizados, "se puede inferir que la mejor estimación del beneficio, en este caso pérdidas, antes y después de impuestos ... son los que se indican en el cuadro 12". De dicho cuadro resultan pérdidas antes del impuesto sobre beneficios por importe de 51.689,91 euros, y después de impuestos, de 40.246,04 euros.

La Sala considera que este análisis es compatible con el momento inicial de desarrollo de una nueva estrategia comercial para la implantación del producto.

Valoramos, como argumenta la demandante, la existencia de un perjuicio acreditado a través de la declaración del testigo D. Juan Manuel, pero no podemos cuantificarlo. El testigo, en su condición profesional (Director General de Chocolates Lacasa, distribuidora en exclusiva de los productos de la marca Dulciora y en particular las Pikotas) describió la incidencia que tuvo la aparición en el mercado de las Cherries Delight, y en particular el efecto de la deflación de los precios, con el consecuente perjuicio. Sin embargo, carecemos de base pericial para poder proceder a la cuantificación del perjuicio mediante el concepto postulado por la actora en la demanda (beneficio de la demandada, antes y después de impuestos, que resulte de detraer a la cifra de negocio, el importe de los costes).

La pericial realizada a instancia de la demandante (optando por la designación judicial) no ha permitido constatar la existencia de daño compensable en la forma escogida como criterio indemnizatorio. Es aceptable un juicio presuntivo, por indiciario y favorable, sobre la existencia de daño asociado a la infracción, pero como ya hemos apuntado, debe tomarse en consideración que la comercialización del producto infractor - en la versión objeto del proceso - ha sido breve en el tiempo y por tanto compatible con ausencia de beneficios para ese período. Una pretensión indemnizatoria basada en el lucro emergente del infractor precisa de la cuantificación taxativa del beneficio obtenido.

Ello no empece - porque fue solicitado también en la demanda en su página 81, con cita del artículo 10 de la LSE - al dictado de un pronunciamiento de condena respecto de los conceptos que han quedado acreditados mediante la aportación del documento 31 de la demanda, consistente en las facturas de los gastos de investigación.

En particular:

1.- Las dos facturas correspondientes al investigador privado, por importes respectivos de 1.354,89 euros y 1.448,81 euros.

2.- La factura correspondiente a los análisis químicos necesarios para la constatación de la infracción, por importe de 6.732,00 euros.

3.- La factura correspondiente al estudio de marketing por importe de 5.600 euros.

Aplicamos al caso, respecto de estas dos últimas facturas, y en un contexto en el que no cabe pronunciamiento impositivo en costas por la estimación parcial de la demanda, la doctrina de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de julio de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:10117, Ponente Juan Garnica Martín) que considera los gastos de investigación una manifestación del daño emergente (por razón del epígrafe en el que incluye su tratamiento) e indica:

"77. Los gastos de investigación de la infracción constituyen, sin duda alguna, uno de los conceptos de daño indemnizable cuando se constata la infracción, porque quien la ha sufrido tiene derecho a resultar indemne y ese desembolso, en la medida en que sea razonable y proporcionado a la entidad de la infracción y sus efectos, está plenamente justificado que lo deba soportar quien ha llevado a cabo el acto ilegítimo frente al que la actora se ha limitado a reaccionar. Entre tales creemos que se encuentran los gastos notariales y los abonados a agencias de detectives. Es más dudoso que se encuentren los correspondientes a informes periciales, en la medida en que los mismos también pueden ser objeto de resarcimiento por medio de la tasación de las costas. No obstante, creemos que es razonable que se puedan incluir también en este capítulo de gastos de investigación, a cuyo pago se tenga derecho incluso en el caso de que la parte no obtenga la condena en costas, al menos cuando se trate de gastos invertidos en técnicos cuyo objeto consistía directamente en averiguar la existencia de los actos de infracción, como ocurre con el perito informático, así como los gastos notariales." En consecuencia, el importe de la condena asciende (s.e.u.o) a la cantidad de quince mil ciento treinta y cinco euros con setenta céntimos (15.135,70 euros), más los intereses procesales desde la fecha de la presente resolución, dado que la demanda no contiene petición específica en materia de intereses.

OCTAVO. - Costas de la primera instancia y de la apelación.

La estimación parcial del recurso de apelación con estimación parcial de la demanda implica respecto del pronunciamiento sobre costas en cada una de las dos instancias ( artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que cada una de las partes soporte las derivadas de su actuación en el proceso y las comunes por mitad, con restitución a la apelante del importe del depósito constituido para apelar.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, así como la Sentencia de esta Sección de 8 de noviembre de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:3816)