PRIMERO.- Delimitación de la controversia.
1.La Sentencia nº 37/2024, de 31 de mayo, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, dictada en el seno del procedimiento de Juicio Ordinario nº 853/2023 (en adelante, la Sentencia recurrida), desestimó la demanda presentada por la representación procesal de don Teodulfo y las entidades mercantiles Inmobeni 2015, S.L. (en adelante, INMOBENI) y Servicios Inmobiliarios VH, S.L. (en adelante, SIVH), como parte demandante, frente a don Leopoldo, don Vidal y la entidad mercantil Inmo Virtual Benidorm, S.L. (en adelante, IVB), en la que se ejercitaba acciones declarativas de titularidad marcaria, de infracción marcaria y de daños derivados de los actos de infracción marcaria, así como acciones de condena a la cesación, abstención y remoción y al pago de la indemnización derivada de los daños causados por los actos de infracción marcaria. Debemos destacar de esta resolución:
a) En cuanto a los hechos:la Sentencia recurrida parte de los siguientes hechos declarados como probados y no discutidos por las partes:
a.1.- Don Teodulfo es titular registral, desde el año 2018, de la marca española nº 3.691.491 "VISUAL HOME" (mixta), para productos y servicios de la clase 36 del nomenclátor internacional (servicios inmobiliarios). Tiene la siguiente representación gráfica:
a.2.- Don Leopoldo solicitó el día 12 de julio de 2019 y logró el registro, en el año 2020, de la marca española nº 4.027.532 "VIRTUAL HOME" (mixta), para productos y servicios de la clase 36 del nomenclátor internacional (servicios inmobiliarios). Tiene la siguiente representación gráfica:
a.3.- Ambas partes utilizan las marcas anteriores para identificar sus servicios en la localidad de Benidorm (Valencia).
b) En cuanto a los fundamentos de derecho:la Sentencia recurrida parte del hecho admitido por las partes de que existe identidad en los productos y/o servicios identificados con las marcas en conflicto; rechaza la objeción de la parte demandada de que no cabe accionar por infracción marcaria si la marca supuestamente infractora estaba válidamente registrada, si previamente no se ejercita la acción de nulidad del registro marcario, invocando a tal efecto la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2013 (asunto C-561/11; caso Fédération Cynologique Internationale); y considera que no existe entre las marcas en conflicto no existe riesgo de confusión, incluido el de asociación, y esto, resumidamente, por los siguientes motivos:
b.1.- Desde el punto de vista denominativo y fonético, la Sentencia recurrida considera que los signos en conflicto son marcas complejas o mixtas, compuestas por dos palabras de escaso poder distintivo, y un elemento visual muy sencillo, en el que la fuerza distintiva condensada en el elemento dominante "VISUAL"/"VIRTUAL" y en el aditamento "HOME", es muy débil. Así, la identidad en el aditamento es irrelevante, pues se trata de un término que responde a un concepto genérico; y la similitud fonética hallada en el elemento dominante es insuficiente para fundamentar la infracción marcaria.
b.2.- Desde el punto de vista conceptual, la Sentencia recurrida afirma que "puede estimarse concurrente diferencia conceptual".
b.3.- Desde el punto de vista gráfico o visual, la Sentencia recurrida rechaza que exista similitud relevante, ya que "no puede obviarse que el elemento gráfico y la cromática del signo son diversos en uno y otro caso".
2.La representación procesal de la parte demandante se alza en apelación frente a la referida resolución invocando como motivo de apelación la infracción del artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas (en adelante, LM):
a) En primer lugar, entiende que, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 31/2006, de 26 de enero, puede revisarse el juicio de confusión efectuado por el magistrado de instancia si se demuestra que sus decisiones son contrarias al buen sentido, verificando la razonabilidad de la apreciación (criterio de buen sentido) y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial.
b) En segundo lugar, la parte apelante considera que es posible revisar el juicio de confusión efectuado por la Sentencia recurrida, por cuanto que no se respetan los elementos señalados en la letra anterior. Así:
b.1.- Primero, parte del hecho de que las marcas en conflicto son mixtas, compuestas por un elemento denominativo complejo (dos palabras, "VISUAL HOME" / "VIRTUAL HOME") y un elemento figurativo (una casa con un tejado a dos aguas, y un orificio, como un ojo en el caso de la marca de la parte demandante, y un ojo de cerradura, en el de la parte demandada). Recuerda que, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 63/2017, de 2 de febrero (R1317/2014), el juicio de semejanza entre los signos debe efectuarse de manera global, teniendo en cuenta los planos fonético, gráfico y conceptual, teniendo presente la estructura del signo. En este punto, cuando estamos ante la comparación de marcas mixtas, conforme a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 12 de junio de 2007 (asunto C-334/05; caso Limoncello della Costa Amalfitana) o la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 22 de junio de 1999 (asunto C-342/97; caso Lloyd Schuhfabrik Meyer), debemos atender, salvo que el elemento gráfico condense una importante fuerza distintiva, al elemento denominativo, y tratándose de un elemento denominativo complejo, al elemento dominante sobre el aditamento. Denuncia que la Sentencia recurrida no ha observado esta aproximación al efectuar el juicio de confusión.
b.2.- Segundo, la parte apelante analiza por separado los planos a los que hemos hecho referencia:
b.2.1.- Comparación fonética:la parte apelante sostiene que el número y el orden de las sílabas de un signo ejercen una importante influencia en la impresión fonética general que produce un signo. Esto es, debe tenerse en cuenta, a diferencia de la Sentencia recurrida, el ritmo y la entonación. En concreto, considera los siguientes extremos que la Sentencia recurrida no ha considerado:
(i) El orden de las vocales que forman la denominación:la parte apelante defiende que, conforme a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 3278/2009, de 12 de marzo (caso "RODETES" - "DONETTES") y la Resolución de alzada de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) de 12 de marzo de 2019, interpuesto contra la denegación de la marca española nº 3.708.579 (caso "MAZARD" - "MANZAN"), se podrán considerar semejantes aquellos signos comparados que tengan una sucesión de vocales en el mismo orden. En el caso presente, argumenta que los términos "VISUAL" y "VIRTUAL" se componen de seis y siete letras, respectivamente, pero tienen el mismo número de sílabas (dos), idéntica secuencia vocálica, un diptongo "UA" que refuerza la identidad, la primera sílaba (tónica) comienza por las mismas dos letras "VI", y la segunda sílaba termina con las mismas tres letras "UAL".
(ii) Identidad de la sílaba tónica de las marcas comparadas:de conformidad con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 8790/2008, de 18 de junio (caso "NITROPLUS" - "CITROPLUS"), se podrán considerar semejantes las marcas si la sílaba tónica de éstas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. En el caso presente, la parte apelante entiende que este criterio sólo puede llevar a concluir una elevada semejanza entre los términos "VISUAL" y "VIRTUAL".
(iii) Estructura de la denominación y número de sílabas:de conformidad con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 136/2018, de 17 de enero (caso "FLUITUSS" - "FLUTOX") y la Resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 15 de abril de 2013, interpuesto contra la concesión de la marca española nº 3.039.134 (caso "MEMECAO" - "DEMECAO"), se podrán considerar semejantes las marcas si contienen el mismo número de sílabas, siendo éstas muy parecidas y su estructura igual. En el caso presente, la parte apelante sostiene que resulta obvio que los términos "VISUAL" y "VIRTUAL" comparten la misma estructura y número de sílabas, siendo que, además, a ambos se añade un término idéntico, "HOME", que por muy débil que sea, no hace sino reforzar la semejanza en la mente del consumidor medio.
(iv) El factor tópico:de conformidad con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 526/2019, de 29 de enero (caso "HYABEN" - "HYABAK"), la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia nº 10243/2018, de 9 de octubre (caso "ACRINOR" - "ACRITON"), la Resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 20 de julio de 2016, interpuesto contra la concesión de la marca española nº 3.700.956 (caso "HELICIOUS" - "HELIOS") y la Resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 1 de marzo de 2017, interpuesto contra la concesión de la marca internacional nº 1.252.867 (caso "FORTALIV" - "FORTACIN"), puede haber semejanza entre los signos cuando las sílabas que encabezan las denominaciones sean coincidentes. En el caso presente, la parte apelante afirma que las sílabas que encabezan las marcas enfrentadas, "VISUAL" y "VIRTUAL", son parcial y no totalmente coincidentes, pero el hecho de que la coincidencia se dé en su comienzo, la idéntica secuencia vocálica, el diptongo "UA", que las tres últimas letras coincidan y que haya un segundo término idéntico después, "HOME", determinan la absoluta semejanza. También considera que el hecho de que el término débil idéntico sea el segundo y no el primero es relevante para reforzar la semejanza entre ambas, ya que el núcleo o elemento dominante del componente denominativo que no es idéntico, aunque sí muy semejante ("VISUAL" - "VIRTUAL") es la primera de las dos palabras. Y por muy débil que sea el aditamento ("HOME"), al leerse primero el término semejante y luego el idéntico, la identidad del segundo refuerza la similitud del primero, y hace que la mente del lector minimice las diferencias de la primera palabra.
(v) Diferencia mínima de letras:de conformidad con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 12067/2018, de 28 de noviembre (caso "INNEA" - "INTEA"), y la Resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 18 de octubre de 2016, interpuesto contra la denegación de la marca española nº 3.564.489 (caso "LACRIBEN" - "LACRIBEL"), se podrán considerar semejantes las marcas cuyas denominaciones difieran mínimamente en letras, siendo ambas iguales en todos los demás aspectos. En el caso presente, la parte apelante argumenta que, aunque entre los términos "VIRTUAL" y "VISUAL" haya hasta dos letras de diferencia si se contempla la primera palabra, tratándose de letras intermedias que no modifica con gran entidad la fonética, manteniéndose el mismo número de sílabas y con la misma secuencia y acentuación sonora, más el diptongo, existe una manifiesta confusión sonora y escrita.
b.2.- Comparación visual:la parte apelante explica la razón del predominio del elemento denominativo sobre el componente figurativo, lo que se ve reforzado por la propia naturaleza de este último componente, que es meramente decorativo. Es decir, de conformidad con la Sentencia del Tribunal General de la Comunidad Europea de 23 de octubre de 2002 (asunto T-104/01; caso Fifties) y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de junio de 2007 (asunto C-334/05; caso Limoncello della Costa Amalfitana), si el elemento figurativo es muy débil, el público le atribuirá un significado ornamental, convirtiendo el elemento dominativo en el dominante, de suerte que será el único a tener en consideración en el juicio de confusión. En el caso presente, las marcas enfrentadas cuentan con un elemento figurativo consistente en la silueta de una casa, con un tejado a dos aguas del que sobresale una chimenea, con un elemento que evoca el término ojo, humano en el caso de la marca de la parte apelante, y de una cerradura en el caso de la parte apelada. Estos elementos son muy parecidos, y evocan el concepto de casa o "HOME", dotando, a juicio de la parte apelante, a la parte débil del componente denominativo de una fuerza que no tendría sin esa imagen.
b.3.- Comparación conceptual:la parte apelante, después de recordar lo que implica este tipo de comparación, y teniendo en cuenta dos casos de la EUIPO, concluye que, en el caso presente, siendo las marcas enfrentadas complejas, en ambas el término idéntico es absolutamente genérico y, por tanto, de un efecto identificador muy limitado, pero reforzado por el elemento figurativo, mientras que el término semejante guarda tal semejanza que las diferencias conceptuales entre lo visual y lo virtual quedan ampliamente absorbidas por lo anterior.
c) En tercer lugar, la parte apelante considera que la estimación del recurso de apelación debe llevar a la modificación de la condena en costas procesales contenida en la Sentencia recurrida.
3.Por su parte, la representación procesal de la parte demandada se opone al recurso de apelación con base en los siguientes argumentos:
a) Argumento previo: "Sobre el procedimiento del recurso de apelación": la parte apelada recuerda que el ámbito del recurso de apelación no es el de una segunda instancia para celebrar un nuevo juicio sobre lo que ya ha sido tenido en cuenta en la primera instancia, sino que se ha centrar única y exclusivamente en impugnar los razonamientos jurídicos de la Sentencia recurrida. De ahí que la facultad revisora de esta Sala de la prueba realizada por el magistrado de instancia debe ejercitarse con ponderación, en tanto que fue aquél quien lo realizó con inmediación y dispone de una percepción directa de la prueba practicada.
b) Argumento primero: "Sobre el correcto registro de la marca "VIRTUAL HOME"": la parte apelada insiste en que no es posible ejercitar la acción declarativa de infracción marcaria frente a una marca válidamente registrada, sin que previamente se haya ejercitado una acción declarativa de nulidad del citado registro.
c) Argumento segundo: "Sobre la inexistencia de infracción del art. 34.3 de la Ley de Marcas ":
c.1.- La parte apelada considera que la motivación de la Sentencia recurrida a propósito del riesgo de confusión es completa y adecuada, y no cabe alterarlo en esta instancia. Defiende el carácter débil de la marca "VISUAL HOME", ya que se trata de un signo compuesto por términos genéricos y descriptivos en el ámbito inmobiliario: "VISUAL", relativo a la visión; y "HOME", relativo a casa, hogar. De esta forma, recuerda que es doctrina jurisprudencial la que indica que cuanto menor es la distintividad de la marca anterior, mayor es el umbral de diferenciación exigido para que exista riesgo de confusión. De esta forma, concluye que, dada la debilidad intrínseca de los componentes denominativos "VISUAL" y "HOME", el estudio de la posible confusión debe ponderar principalmente las diferencias gráficas existentes entre los signos enfrentados.
c.2.- A continuación, la parte apelada realiza el siguiente análisis de los planos a tener en consideración en el juicio de confusión:
c.2.1.- Comparación fonética:la parte apelada argumenta que, aun cuando pudiera reconocerse una leve similitud fonética entre los términos "VISUAL" y "VIRTUAL", derivada de su semejanza en la sílaba inicial y en la final, las diferencias consonánticas ("s" frente a "r") alteran significativamente el conjunto sonoro. Recuerda que la Sentencia del Tribunal General de la Comunidad Europea de 23 de octubre de 2002 (asunto T-6/01; caso Matratzen) indica que debe estarse a la percepción global de los signos y que pequeñas diferencias consonánticas pueden ser suficientes para excluir el riesgo de confusión. En este mismo sentido, apunta que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 (asunto C-342/97; caso Lloyd Schuhfabrik Meyer), dispuso que las diferencias en sonidos centrales son especialmente relevantes y atenúan de forma decisiva la posible similitud fonética entre dos signos.
c.2.2.- Comparación visual:la parte apelada defiende que los signos en conflicto presentan diferencias visuales sustanciales, como las tipografías empleadas, los colores y las composiciones visuales. A este respecto, recuerda la Sentencia del asunto Matratzen y la Sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de España nº 349/2017, que disponen que las diferencias visuales significativas pueden atenuar e incluso neutralizar cualquier semejanza fonética que pudiera apreciarse a nivel de las palabras. Recuerda que la Sentencia del Tribunal de Justicia del caso Limoncello della Costa Amalfitana afirmó que el consumidor medio presta atención preferente al diseño visual, particularmente cuando éste es relevante o llamativo.
c.2.3.- Comparación conceptual:la parte apelada recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha prestado especial importancia al plano conceptual sobre el fonético y visual (sentencia del caso "PICASSO - PICARO", 12 de enero de 2006; sentencia del caso "BASS", 14 de octubre de 2003; y sentencia del caso "SIR - ZIHR", 23 de marzo de 2006), de modo que cuando uno de los elementos de los signos controvertidos posea un significado claro y determinado, el público relevante puede captarlo de forma inmediata y las diferencias conceptuales entre éstos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas que pudieran existir. Así, en el caso presente, sostiene que ambas marcas evocan conceptos diferentes: "VISUAL", remite al hecho de ver o a la percepción a través de los sentidos ópticos; y "VIRTUAL", hace referencia a un entorno digital o en línea, no tangible físicamente, siendo interpretado este último como un servicio que se desarrolla a través de plataformas electrónicas, como sucede con las inmobiliarias que operan vía internet. En este sentido, cita la Sentencia del Tribunal Supremo nº 728/2012, de 5 de diciembre, que destaca que la divergencia conceptual entre signos puede resultar determinante para excluir el riesgo de confusión.
c.2.4.- Inexistencia de riesgo de confusión:la parte apelada, mediante una valoración global de los signos en conflictos, sin disecciones o análisis parciales, llega a la conclusión de que no existe riesgo de confusión, como también lo hace la Sentencia recurrida.
d) Argumento tercero: "Sobre la imposición de costas a la parte contraria": la parte apelada, en aplicación del artículo 394 de la LEC, considera que las costas procesales deben ser impuestas a la contraria, tanto en instancia como en esta alzada.
4.En consecuencia, el objeto de la controversia en esta alzada, convenida la identidad entre los servicios amparados por las marcas en conflicto, estriba en revisar el juicio de confusión efectuado por la Sentencia recurrida, y comprobar si éste es razonable y congruente.
SEGUNDO.- Valoración de la Sala.
4.No es preciso pararnos a explicar que el ámbito del recurso de apelación permite revisar el juicio de confusión de la Sentencia recurrida, en el sentido de si éste se ajusta a los criterios de valoración indicados por la doctrina jurisprudencial, a los efectos de determinar su razonabilidad y solidez respecto a sustentar una supuesta infracción marcaria. No compartimos las afirmaciones contenidas en el argumento previo del escrito de oposición al recurso de apelación.
A) Innecesariedad de ejercitar la acción declarativa de nulidad marcaria.
5.El argumento primero del escrito de oposición choca con la doctrina consolidada de nuestros Juzgados y Tribunales relativa a la inexistencia de inmunidad registral para el ejercicio de acciones de infracción marcaria, que arrancó a propósito de una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, con sede en Alicante, y que dio lugar a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2013 (asunto C-561/11, caso Federación Canina). En concreto, la citada sentencia dispone que "El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca".
6.El Tribunal Supremo ha acogido esta doctrina, elaborada a propósito de una supuesta infracción de marca de la Unión Europea, también respecto de las marcas españolas, como se desprende de su Sentencia nº 302/2016, de 9 de mayo (R28/2014; Pte. Pedro José Vela Torres):
"1.- Respecto a la denunciada infracción del conocido como principio de inmunidad registral, es cierto que la jurisprudencia admitía tal principio (por ejemplo, sentencias de esta Sala de 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 , entre otras), al aplicar, a su vez, el principio qui suo iure utitur neminem laedit (quién usa de su derecho a nadie lesiona). De acuerdo con esta doctrina, en los casos en que dos partes tenían registradas sus respetivas marcas, la que tenía el derecho anterior debía instar la nulidad de la segunda previa o coetáneamente a instar la declaración de infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante. Es decir, no se estimaba la acción de infracción de una marca en los casos en que existiera otra marca registrada, salvo que se acometiera el examen de una acción de nulidad previa, o acumulada en la demanda por infracción.
2.- Sin embargo, como consecuencia de la incorporación de las pautas establecidas por la jurisprudencia comunitaria, estos criterios se han modificado, a partir de la sentencia de esta Sala 177/2012, de 4 de abril , al indicar que la eficacia retroactiva o ex tunc de la declaración de nulidad de una marca, en los casos de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y violación con éxito de esta última, determina que el asiento practicado a favor de dicho titular, al ser anulado, no puede justificar el uso del signo que amparaba, dado que la marca nunca fue válida (en el mismo sentido, sentencia 414/2012, de 29 de junio ).
Además, la cuestión parece definitivamente decantada por la STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11 , que se pronuncia sobre una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil y de Marca Comunitaria n.° 1 de Alicante. En dicha sentencia, se reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir, a cualquier tercero, el uso sin su consentimiento en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca, independientemente de si ese tercero también tiene una marca comunitaria registrada o no. Con la única excepción de que el titular de la marca comunitaria prioritaria haya tolerado el uso de la marca comunitaria posterior durante más de cinco años consecutivos, caso en que, salvo que concurra mala fe del titular de la segunda marca comunitaria, ya no podrá oponerse a su utilización ni solicitar su nulidad. Doctrina del TJUE que ha sido plenamente acogida por las sentencias de esta Sala núm. 520/2014, de 14 de octubre; y 586/2014, de 24 de octubre.
3.- La argumentación de la Audiencia, al referirse a que los demandados se han limitado a utilizar lícitamente sus marcas, induce a cierta confusión en relación con lo expuesto. Y tampoco parece que sea acorde con la doctrina jurisprudencial vigente."
B) Doctrina legal y jurisprudencial al respecto del juicio de confusión.
7.Para que el titular de una marca registrada pueda ampararse en el artículo 34.2.b) de la LM para ejercer el ius prohibendi,e impedir que un tercero sin su autorización utilice un signo confundible con la marca, es preciso que concurran tres elementos:
a) Que un signo sea idéntico o semejante a la marca registrada.
b) Que este signo esté usado para productos y/o servicios idénticos o similares para los que está registrada la marca.
c) Que ese signo produzca en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de tales productos y/o servicios.
8.Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de España, con sede en Alicante, de 6 de julio de 2020, recuerda que "La doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar la concurrencia del riesgo de confusión y asociación, entre otras, la STJUE de 22 de junio de 1999, Lloyd Schufabrik Meyer, asunto C-342/97 , recogida en la STS de 17 de abril de 2017 , exige examinar los siguientes elementos: 1) el público pertinente; 2) la comparación de los signos en los planos fonéticos, gráfico y conceptual a los efectos de su identidad o similitud; 3) la comparación de los productos designados por la MUE de la actora y los productos designados con el signo infractor a los efectos de su identidad o similitud; 4) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas de la actora; 5) la posible aplicación del elemento de la interdependencia".
9.Los parámetros del juicio de confusión que debe observar el Juzgador vienen expuestos en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 95/2014, de 11 de marzo (R607/2012; Pte. Ignacio Sancho Gargallo):
"«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].
»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].
»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).
»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )»."
C) Análisis del caso presente.
10.Siguiendo con las pautas de examen de la infracción marcaria dispuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Supremo, pasamos a examinar cada uno de los puntos a tener en consideración:
a) El público pertinente:
a.1.- En el caso presente, nos encontramos ante un supuesto normal de público pertinente, por cuanto que se trata de marcas que designan servicios inmobiliarios, donde los titulares de éstas desarrollan su actividad en la localidad de Benidorm (Alicante), y en donde hay una intensa rotación de alojamientos turísticos (alquileres vacacionales, por temporadas, etc.) y de segundas viviendas.
a.1.1.- La particularidad del público pertinente en este caso estriba en el hecho de que está compuesto mayoritariamente por público extranjero, de habla inglesa, o con conocimientos de inglés, de ahí que la utilización de términos en ese idioma no pueda considerarse casual o irrelevante, sino que busca captar la atención del público pertinente más probable hacia la entidad titular de la marca como prestadora de servicios inmobiliarios. Es más, la ubicación de sus establecimientos, en la misma calle en ambos casos, y en un lugar de notable presencia de ciudadanos extranjeros que entienden el idioma inglés, justifica la opción por este idioma.
a.1.2.- Por otro lado, si bien es posible que los titulares de las marcas en conflicto ofrezcan inmuebles que constituyan primera o única vivienda, lo normal es que sus carteras estén representadas por alojamientos temporales o segundas viviendas, lo que implica que el nivel de atención y exigencia del público pertinente no sea tan alto como el que encontraríamos en el caso de la compra de una primera vivienda.
a.2.- En consecuencia, podemos afirmar que el grado de atención del público pertinente a los servicios inmobiliarios de temporada, es baja, por cuanto que no estará atento a estos servicios sino hasta el momento en el que los necesite. Además, la escasa especialización del público pertinente ahonda en la citada apreciación de que su grado de atención será bajo. Por último, el hecho de que el público pertinente sea el público en general, con inclusión de clientes de origen extranjero, acrecienta la idea de que el grado de atención será bajo, por cuanto que, si bien es cierto que, en determinadas ocasiones, el público pertinente puede otorgar especial interés al conocimiento de la oferta de servicios inmobiliarios, lo normal es que, actuando por necesidades perentorias de encontrar alojamiento vacacional, o segundas viviendas a precios asequibles, no preste especial atención a las ofertas del sector inmobiliario, y se decante por la primera de las ofertas que se les presente. De ahí que sea muy relevante la ubicación de los servicios, la constante presencia en medios de comunicación y la permanente ejecución de acciones de marketing, fundamentalmente, la colocación en los buscadores de internet (recordemos que el público pertinente es mayoritariamente extranjero). Esto último justifica que no podamos considerar que las diferencias conceptuales entre "VIRTUAL" (que hace referencia a la presencia en plataformas de internet) y "VISUAL" (que alude a la posibilidad de ver, entendemos que a través de las plataformas de internet) sean tan relevantes como defiende la parte apelada. Es más, consideramos que hay una aproximación conceptual provocada por los citados términos que ahonda en la convicción de que el signo supuestamente infractor genera riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los servicios ofertados.
b) La comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual:
b.1.- En primer lugar, debe recordarse que cuando estamos ante la comparación entre dos signos mixtos o figurativos, como es el caso, la atención, en primer lugar, debe fijarse en los elementos denominativos, salvo que los elementos gráficos hayan adquirido una especial significatividad. Conforme a lo señalado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2016, anteriormente citada: "En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana)".En consecuencia, debemos analizar si en los signos en conflicto, el elemento gráfico es dominante o no respecto del elemento denominativo:
b.1.1.- En el caso presente, puede afirmarse que, dada el bajo nivel de atención que tiene el público pertinente, los elementos gráficos, que son aquellos que producen el más rápido impacto visual en el consumidor, adquieren relevancia si los mismos son suficientemente significativos. Pero, en el caso presente, los elementos gráficos de los signos en conflicto no presentan ninguna significatividad. Ambos signos recogen el mismo elemento gráfico relativo a una casa con un tejado a dos aguas, y una chimenea en uno de los lados del tejado, así como con un elemento en el interior que asemeja un ojo, humano en el caso de la marca de la parte apelante, y de cerradura en el de la parte apelada. La semejanza entre ambos signos, y el hecho de que se refiera al objeto de los servicios que prestan los establecimientos designados por éstos, conducen a la conclusión de que su fuerza distintiva en el conjunto de la marca es muy débil, y, por tanto, que debemos estar a los elementos denominativos en el juicio de confusión.
b.1.2.- Es decir, la referencia al objeto de los servicios que identifican las marcas en conflicto hace que los elementos gráficos tengan más un peso descriptivo que distintivo en el conjunto del signo.
b.1.3.- Por otro lado, la sencillez de las formas de ambos elementos gráficos, hacen que el principal punto de significación que aporten sea el conceptual, no el puramente compositivo o gráfico, por lo que ningún peso distintivo puede apreciarse en un elemento cuya fuerza distintiva es meramente conceptual. Además, pueden apreciarse escasas diferencias compositivas y gráficas en los elementos figurativos, desde la colocación de la chimenea en un lado del tejado distinto del otro; la colocación de la vivienda en el conjunto del signo; el elemento del interior de la vivienda, un ojo humano en el caso de "VISUAL HOME", y un ojo de cerradura en el de "VIRTUAL HOME"; los colores escogidos, azul y blanco en el caso de "VISUAL HOME", con la casa delineada en amarillo, frente a las letras en negro, con la casa en blanco sobre fondo verde oliva en el caso de "VIRTUAL HOME"; o la distinta tipología de letra en ambos signos, si bien con trazos que, en un impacto rápido, pueden generar la misma impresión. Estas escasas y poco relevantes diferencias compositivas y gráficas entre los elementos gráficos, unido a su poca significatividad sobre el carácter distintivo del signo, nos lleva a concluir que el peso del carácter distintivo de ambos signos se encuentra en los términos denominativos "VISUAL HOME" y "VIRTUAL HOME".
b.2.- En segundo lugar, ya descendiendo al análisis de la comparación visual, fonética y conceptual de los signos enfrentados, hemos de llegar a la siguiente conclusión:
b.2.1.- Desde el punto de vista visual:
(i) Efectivamente, los grafemas de ambos signos denominativos, "VISUAL HOME" Y "VIRTUAL HOME", son muy similares, contando con cuatro en ambos casos, coincidiendo en su colocación y orden todos los fonemas menos la "s" y los fonemas "rt".
(ii) La coincidencia se produce en el inicio de los términos denominativos, esto es, en la "VI-", y en el final del signo, esto es, "-UAL", en el caso del primer elemento, discrepando únicamente en la letra "S" que une las letras "VI" con las letras "UAL" en el término denominativo "VIRTUAL HOME", y en las letras "RT" que une las letras "VI" con las letras "UAL" en el término denominativo "VISUAL HOME". Esta discrepancia, por la estructura del signo, en el que, como señala la jurisprudencia, el público pertinente prestará mayor atención al comienzo del término denominativo, máxime cuando el final es idéntico, y por la escasa diferencia de letras coincidentes, permite concluir que no será percibido por el público pertinente, como señaló la Sentencia del Tribunal General de las Comunidades Europeas de 14 de julio de 2005 (asunto T-312/03, caso Selenium Spezial A-C-E), como diferencias significativas o relevantes en el juicio de comparación entre los signos.
b.3.2.- Desde un punto de vista fonético:
(i) En primer lugar, al tener los signos enfrentados cuatro grafemas con sus respectivos fonemas, un espacio entre el primer y el segundo término, y ser idéntico el segundo, la semejanza fonética es muy relevante. En este sentido, el ritmo y entonación del primer término, en el que únicamente difieren en las letras centrales, hace que el público pertinente preste poca atención a estas diferencias, y se concentre en las similitudes sonoras.
(ii) En segundo lugar, debe tenerse presente que:
ii.1.- Todas las sílabas presentan el mismo fonema vocálico como núcleo, esto es que concentran la mayor sonoridad en la parte inicial del término "VI-", y ésta se encuentra en la misma posición en ambos términos.
ii.2.- El resto de los fonemas que forman las sílabas que componen ambos signos son también coincidentes, con la excepción del margen postnuclear de la primera sílaba, si bien estos márgenes presentan puntos de articulación muy próximos, lo que hace que estas diferencias entre los sonidos sean muy poco relevantes, y difíciles de apreciar por el público pertinente.
b.3.3.- Desde el punto de vista conceptual:
(i) En primer lugar, ya hemos explicado cómo los elementos gráficos contribuyen conceptualmente a generar en ambos signos el concepto de servicios inmobiliarios y facilitación de la búsqueda, que el público pertinente espera encontrar en estas compañías.
(ii) En segundo lugar, el elemento "HOME" que comparten ambos signos enfrentados, hace una clara referencia al tipo de servicios que prestan las entidades en conflicto, esto es, un servicio inmobiliario, y, por tanto, desde el punto de vista conceptual tiene una significación puramente descriptiva. La fuerza conceptual de los signos enfrentados se encuentra en el primer término "VISUAL" del signo "VISUAL HOME", y en el primer término "VIRTUAL" del signo "VIRTUAL HOME", y ambos refieren, como hemos indicado, a la prestación del servicio por medio de plataformas de internet. En consecuencia, no puede descomponerse, como incorrectamente se hace en el recurso de apelación y en el escrito de oposición al recurso de apelación, los términos en principal y aditamento, pues la fuerza distintiva ha de predicarse del signo en su conjunto, incluso en conjunción con el elemento gráfico.
(iii) En tercer lugar, las diferencias existentes, desde el punto de vista conceptual, como hemos visto son muy leves, y, como recoge la Sentencia del Tribunal General de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 2010 (asunto T-11/09, caso Jack & Jones), en estos casos, en el que el público pertinente tiene un nivel de atención muy escaso, prestará escasa o nula atención a las citadas diferencias.
(iv) En cuarto lugar, debemos comprobar si el análisis descompuesto de un término no impide el análisis conjunto de los signos en litigio, o permite condensar la fuerza distintiva de un signo, que es cuando el análisis descompuesto de un signo adquiere sentido. Pero cuando un signo en conjunto, con los elementos componentes unidos, adquiere una significación mayor que el mero sumatorio de sus elementos, de tal forma que la fuerza distintiva de un signo viene determinada por la unión de los indicados términos componentes, entonces no puede realizarse el análisis disgregado a que se refiere la asistencia letrada de la parte apelante.
iv.1.- Así, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 26/2017, de 18 de enero (R682/2015; Pte. Ignacio Sancho Gargallo) expone:
"Contrariamente a lo sostenido en el motivo cuarto, no existe ninguna contradicción en reconocer que el término «toro» en el signo «Badtoro» tiene cierto carácter distintivo y negarle la condición de dominante, cuando además lo relevante es, como ya hemos expuesto, que el neologismo formado con la agregación del calificativo inglés «Bad» se distinga del anterior («toro») lo suficiente para no generar en el consumidor medio la impresión de que los productos y servicios marcados con «Badtoro» tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la marca «toro» o están vinculados económica o jurídicamente.
Por otra parte, no se infringe la doctrina contenida en la STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Medion (C-120/2004 ), pues la sentencia ahora recurrida no ha supeditado la apreciación del riesgo de confusión a que el término «toro» fuera dominante en la marca compuesta, sin perjuicio de que además dejara constancia de que, si bien tenía una cierta posición distintiva, no era dominante.
La doctrina del Tribunal de Justicia al respecto, con sus matizaciones, queda reseñada en su sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo Doughnuts (C-591/12 ). Esta sentencia, después de insistir en que «la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto concreto (...)», afirma lo siguiente:
«Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, EU:C:1997:528 , apartado 23; OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartado 35, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539 , apartado 34).
»La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto ( sentencia OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartado 41).
»La impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartados 41 y 42, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539 , apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).
»A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que no se excluye que una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto. En consecuencia, a efectos de la verificación del riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto ( sentencia Medion, C-120/04 , EU:C:2005:594, apartados 30 y 36, y auto Perfetti Van Melle/OAMI, C-353/09 P, EU:C:2011:73 , apartado 36).
»No obstante, un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (véanse, en este sentido, el auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35 , apartado 47; la sentencia Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368 , apartados 37 y 38, y el auto Perfetti Van Melle/OAMI, EU:C:2011:73 , apartados 36 y 37)».
En consonancia con esta doctrina, nos parece correcta la valoración alcanzada por el tribunal de instancia. En una apreciación de conjunto del signo denominativo «Badtoro», desde la perspectiva del consumidor medio de los productos y servicios para los que se registró el signo, no se advierte que el calificativo inglés «Bad» que se añade a «toro» para formar un neologismo pueda considerarse insignificante, ni tampoco que este neologismo esté dominado por el término «toro».
Es cierto que, en la sentencia de apelación, al término «toro» se le reconoce un «cierto carácter distintivo», pero de acuerdo con la doctrina citada no es suficiente para apreciar el riesgo de confusión.
Aunque el Tribunal de Justicia ha admitido la existencia de riesgo de confusión cuando, «en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto»; advierte a continuación que «un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado».
Esto es a la postre lo que acaece con el signo «Badtoro», pues tiene esa unidad con un sentido que difiere del que tienen los elementos tomados por separado, y es lo que, en atención al resto de las circunstancias concurrentes, explica que el consumidor medio, mediante una apreciación de conjunto, no advierta vínculos entre el origen empresarial de los productos marcados con este signo y los identificados con las marcas «toro»."
iv.2.- En el caso presente, ya hemos visto que los signos en conjunto se han de tratar como si fueran un todo, pero, incluso, disgregando los términos componentes de su elemento denominativo, la conclusión de semejanza es muy similar a que si se hubiera analizado en su conjunto.
b.4.- Por tanto, puede afirmarse que la semejanza visual, fonética y conceptual de los signos enfrentados es muy elevada.
c) La comparación de los productos:ambas partes coinciden en que los servicios y productos identificados con los signos en conflicto son idénticos, servicios inmobiliarios.
d) El carácter distintivo extrínseco o intrínseco de la marca de la parte apelante:
d.1.- Debemos recordar, como hace la Sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de España, con sede en Alicante, de 6 de julio de 2020, qué ha de entenderse por distintividad desde el punto de vista intrínseco y extrínseco:
"La distintividad desde el punto de vista intrínseco significa que debe atenderse a la relación del signo de la marca de la actora con la naturaleza o con las características o los elementos del producto (...)
La distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto T- 629/16 ), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:
"25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktienselskabet af 21. November 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35, apartado 48, véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408, apartado 26].
26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35, apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408, apartado 27)."
d.2.- Pese a no acreditarse el renombre de la marca "VISUAL HOME", no puede desconocerse la distintividad extrínseca que tiene esta marca, pues ya hemos visto que el poder distintivo del signo se concentra en su impresión de conjunto, y que la misma se aproxima a la distintividad de una marca notoria (hecho asumido por la Sentencia recurrida y que no se ha discutido en esta instancia). Pero es que, además, no puede desconocerse que la distintividad desde el punto de vista intrínseco también se da en el caso presente, por cuanto que el público pertinente vislumbrará, sin dificultad, la relación del signo "VISUAL HOME" con los servicios inmobiliarios que identifica.
d.3.- En consecuencia, puede afirmarse que la distintividad del signo "VISUAL HOME" es muy elevada.
e) El criterio de la interdependencia:
e.1.- La Sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de España, con sede en Alicante, de 6 de julio de 2020, define el criterio de la interdependencia como "la compensación entre la similitud de los signos y la semejanza de los productos o los servicios designados de tal manera que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa".
e.2.- En el caso presente, dado que hemos concluido que el grado de similitud entre los signos es elevada, y que el grado de similitud entre los servicios y productos distinguidos con los signos en conflicto es alto, no entra en juego el criterio de la interdependencia.
11.Siguiendo las pautas anteriores, en el que se ha establecido que el grado de atención del público pertinente es bajo, el grado de similitud o semejanza entre los signos en conflicto es muy elevada, el grado de similitud o semejanza entre los servicios y/o productos identificados con los signos en conflicto es elevada, el carácter distintivo de la marca "VISUAL HOME" es muy elevada y no es de aplicación el criterio de la interdependencia, puede concluirse que existe el riesgo de que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que en el momento de buscar una inmobiliaria por las calles de Benidorm (Alicante) no presta atención a los signos que identifican los servicios inmobiliarios, máxime si los titulares de las marcas en conflicto tienen establecimientos abiertos en la misma calle de la misma localidad, asocie el signo "VIRTUAL HOME" como uno de los signos que forman parte de las marcas de la parte demandante, y que, por tanto, entienda que el origen empresarial de los citados servicios sea el de una empresa que forma parte de las entidades del grupo "VISUAL HOME". Dicho de otro modo, que exista un acercamiento, por vía del signo empleado, a los servicios inmobiliarios de la parte apelada, pensando que se prestaban por la parte apelante. En consecuencia, debemos afirmar que concurre riesgo de confusión, debiendo estimarse la acción declarativa de infracción marcaria.
D) Acciones de condena a la cesación, abstención y remoción.
12.La estimación de la acción declarativa de infracción marcaria conlleva que esta Sala tenga que analizar el resto de acciones contenidas en la demanda y que tienen en la citada acción su fundamento.
13.El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de condena a la cesación y a la abstención, mientras que el artículo 41.c) de la LM recoge la acción de condena a la remoción de los efectos derivados de la infracción marcaria. La Sentencia del Tribunal Supremo nº 505/2012, de 23 de julio (R64/2010; Pte. Ignacio Sancho Gargallo) recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación, de abstención y de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de España, con sede en Alicante, de 19 de julio de 2013. Además, de conformidad con el artículo 44 de la LM, procede la condena a 600,00 euros por día que transcurra desde la condena al cese de la conducta hasta que se produzca el efectivo cese de la conducta.
E) Acción declarativa de daños derivados de la infracción marcaria.
E.1.- Alegatos de la parte demandante.
14.La parte demandante ejercita, al amparo de los artículos 42.1 y 43.2.b) de la LM, una acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las infracciones marcarias cometidas por la parte demandada. En este caso, la parte demandante solicita, en primer lugar, el resarcimiento consistente en la regalía hipotética que la parte demandada tendría que haber satisfecho para obtener una licencia para el uso de la marca de la parte demandante, en segundo lugar y si no se acoge el primer criterio, conforme a los beneficios obtenidos por el infractor con los productos y/o servicios ilícitamente marcados, y subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio obtenida mediante la comercialización de los productos y/o servicios ilícitamente marcados.
15.En consecuencia, podemos sintetizar el objeto de la controversia en los siguientes puntos o preguntas: ¿cuál es el sistema de responsabilidad que debemos acoger, el objetivo previsto en el artículo 42.1 de la LM que defiende la parte demandante, o el subjetivo derivado de los artículos 42 y 43 de la LM? El sistema de responsabilidad que se acoja es relevante a la hora de fijar los presupuestos o elementos que deben acreditarse, entre los que se encuentra la acreditación o no de los daños y perjuicios.
E.2. Sistema de responsabilidad a acoger y responsabilidad del demandado.
16.La parte demandante acoge el sistema objetivo de responsabilidad previsto en los artículos 42.1 de la LM, por entender que la parte demandada es responsable de la utilización como marca del signo infractor, así como por ser la marca "VISUAL HOME" una marca renombrada. De esta forma, considera que estamos ante la primera comercialización de los servicios infractores, lo que da lugar, conforme al artículo 42 de la LM, a que "en todo caso"se considere responsable al infractor. Esta argumentación es compartida por la Sala. En consecuencia, dado que es aplicable un sistema objetivo de responsabilidad, la buena o mala fe con la que se condujo la parte demandada deja de tener relevancia.
E.3.- Acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de las demandadas.
17.Cabe preguntarnos sí, cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por el que abogue el instante de la acción ex artículo 42 de la LM, siempre es preciso acreditar los daños y perjuicios que se quieran reparar. La respuesta a esta pregunta supone que tengamos en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo resultante de su Sentencia nº 516/2019, de 3 de octubre (R986/2017; Pte. Ignacio Sancho Gargallo):
"La infracción de una marca legitima a su titular para ejercitar las acciones civiles previstas en el art. 41 LM , entre las que se encuentra, en la letra b), la de "indemnización de los daños y perjuicios sufridos".
La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 42 y el "cálculo de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.
La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo . Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio , en relación con la prueba del daño, recuerda lo siguiente:
"la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella".
Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo , "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, añadimos en aquella sentencia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia".
3. El contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina "indemnización de daños y perjuicios" trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 43 LM , porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida [ art. 43.2.a) LM ].
El apartado 2 del art. 43 LM , en la redacción aplicable al caso, disponía lo siguiente:
"2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:
"a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
"En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
"b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho".
El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, introdujo una leve modificación, para hacerse eco de la jurisprudencia de esta sala (sentencia 501/2016, de 19 de julio ) y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (STJUE de 17 de marzo de 2016), en el sentido de ubicar al final del apartado 2 el segundo párrafo de la letra a), para que el derecho a la indemnización por daño moral pueda reclamarse en cualquiera de las dos opciones.
En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM , muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.
Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción.
4. En este marco, debe interpretarse lo regulado en el apartado 5 de ese mismo art. 43 LM :
"El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con los dispuesto en los apartados anteriores".
Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.
Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.
Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.
De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca."
18.En el caso presente, nos encontramos con que no existe un esfuerzo, no sólo probatorio, sino ni siquiera argumentativo, respecto de los daños o perjuicios derivados de la infracción marcaria. Ni se ha aportado un informe pericial determinando cuáles son estos perjuicios, ni se han concretado las bases de la futura regalía hipotética, salvo una genérica referencia a que constara de un canon fijo de entrada y de un canon variable, reservando a la fase de ejecución de sentencia la determinación de estas bases. Únicamente se afirma que el hecho de que ambas entidades se dedicaran a la misma actividad, en la misma localidad, determina que forzosamente existan daños, pero, conforme a la doctrina antes expuesta, es preciso un esfuerzo argumentativo y probatorio mayor acerca de los daños o perjuicios causados, máxime cuando una de las entidades lleva implantada en Benidorm durante más de 25 años y esta implantación puede minimizar sumamente el impacto de la infracción sobre los resultados de su actividad económica. En consecuencia, sin esta mínima explicación procede la desestimación de esta acción de condena al resarcimiento de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria y la declarativa de estos daños.
TERCERO.- Costas procesales y depósito.
19.La estimación parcial del recurso conlleva la no imposición de las costas a la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 398 de la LEC, y la restitución del depósito para recurrir en el caso de que se hubiera constituido. También afectará a la condena en costas de la primera instancia, por cuanto que, de conformidad con el principio de vencimiento del artículo 394 de la LEC, al no resultar vencida completamente ninguna de las partes en las pretensiones o resistencias de la contraria, no procede su imposición, debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
