Sentencia Civil 17/2023 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 831/2020 de 21 de abril del 2023

PRIMERO.- Marcas titularidad de la actora cuya infracción se pretende en el presente procedimiento.

1. ALLIED es titular de los siguientes registros marcarios (documentos nº 1 a 6 de la demanda): i. Marca de la Unión Europea núm. 7.363.716 "BALLANTINE'S" (denominativa), solicitada el 31 de octubre de 2008 y concedida el 29 de julio de 2009 para distinguir, bebidas alcohólicas, en clase 33ª del Nomenclátor Internacional de Marcas. ii. Marca de la Unión Europea núm. 9.545.476 "BALLANTINE'S FINEST" (denominativa), solicitada el 23 de noviembre de 2010 y concedida el 12 de abril de 2011 para distinguir, entre otros productos, bebidas alcohólicas, en clase 33ª del Nomenclátor Internacional de Marcas. iii. iMarca de la Unión Europea núm. 11.303.278 "Ballantine's FINEST, ESTD 1827, B, Geo Ballantine" (tridimensional), solicitada el 29 de octubre de 2012 y concedida el 21 de mayo de 2013, para distinguir, entre otros productos, licores de la clase 33ª del Nomenclátor Internacional de Marcas, con la siguiente representación gráfica iv. Marca de la Unión Europea núm. 11.327.954 "BALLANTINE'S FINEST, GEO. BALLANTINE, B" (figurativa), solicitada el 7 de noviembre de 2012 y concedida el 19 de abril de 2013, consistente en la siguiente representación gráfica para distinguir, entre otros productos, licores de la clase 33ª del Nomenclátor Internacional de Marcas: v. Marca de la Unión Europea núm. 11.797.156 "BALLANTINE'S FINEST, B" (tridimensional), solicitada el 7 de mayo de 2013 y concedida el 2 de octubre de 2013, consistente en la siguiente representación gráfica para distinguir, entre otros productos, bebidas alcohólicas de la clase 33ª del Nomenclátor Internacional de Marcas: vi. Marca de la Unión Europea núm. 11.797.065 "BALLANTINE'S FINEST, GEO BALLANTINE'S, ESTD 1827, B" (tridimensional), solicitada el 7 de mayo de 2013 y concedida el 2 de octubre de 2013, consistente en la siguiente representación gráfica para distinguir, entre otros productos, bebidas alcohólicas de la clase 33ª del Nomenclátor Internacional de Marcas:

SEGUNDO.- Acciones ejercitadas por la parte demandante:

a) Acción declarativa de titularidad marcaria: Que como titular de las Marcas de la Unión Europea enunciadas en el Hecho Primero de la presente demanda, la demandante ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED goza del derecho exclusivo a la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo de los productos para los que están registradas, salvo que se acredite que dichos productos han sido previamente comercializados en el Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento expreso.

b) Acción declarativa de infracción marcaria: Que la sociedad LICOVIN DEL MEDITERRÁNEO, S.L. ha infringido el derecho exclusivo de la actora, al ofertar, distribuir y comercializar en el Espacio Económico Europeo, whisky distinguido con la marca BALLANTINE'S que no ha sido introducido en el territorio del Espacio Económico Europeo ni por ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED ni por ningún tercero con su consentimiento.

c) Acción declarativa de daños y perjuicios: Que con los actos descritos, los demandados causan daños y perjuicios a la demandante, que deberán ser indemnizados en las cantidades que se determinen durante el procedimiento o, alternativamente, en ejecución de sentencia, que deberán calcularse en cuanto al lucro cesante, con carácter principal, con base en el criterio de la licencia hipotética establecido en el artículo 43.2 b) de la Ley de Marcas, y con carácter subsidiario en el criterio de los beneficios que hayan obtenido los demandados como consecuencia de la violación; todo ello de acuerdo con las bases y parámetros que se fijan en el apartado Séptimo del relato fáctico de la presente demanda y Fundamento de Derecho Cuarto -que en ningún caso podrá ser inferior al 1% de la cifra de negocios obtenida por los demandados con los productos infractores-.

d) Acción de cese: A los demandados, a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a cesar inmediatamente en la oferta, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas distinguidas con la marca BALLANTINE'S, de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, cuyo etiquetado haya sido manipulado sin el consentimiento de la actora y/o que no hayan sido introducidas en el Espacio Económico Europeo ni por la titular marcaria ni con su consentimiento.

e) Acción de remoción: A los demandados, a la destrucción, a su costa, de las bebidas distinguidas con la marca BALLANTINE'S, de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, que procedan de Estados ajenos al E.E.E. y/o en las que no figure número de lote, entre las que se encuentren en su posesión (mediata o inmediata).

f) Acción de condena de daños: A los demandados a indemnizar a la demandante los daños y perjuicios ocasionados por los actos de infracción de sus marcas y/o por los actos de competencia desleal cometidos, en la cuantía que se determine durante el procedimiento o, alternativamente, en ejecución de sentencia, según los criterios, bases y parámetros indicados en el cuerpo del presente escrito (Hecho Séptimo y Fundamento de Derecho Cuarto), estableciéndose en todo caso como cuantía mínima, y sin necesidad de prueba alguna, el 1% de la cifra de negocios obtenida por los demandados con los productos infractores.

g) Multas coercitivas: Finalmente, deberá aplicarse a los demandados lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de marcas en cuanto a las indemnizaciones coercitivas (de cuantía -no inferior a 600 euros- y dies a quo a fijar en ejecución de Sentencia).

2. En esencia, la parte actora manifiesta que los demandados han llevado acabo actos de comercialización de productos marcados con el signo protegido BALLANTINE'S ®, en sus distintas formas y tipos, que deben ser considerados ilícitos al tratarse tales productos de botellas destinadas a la exportación que no habían sido comercializadas dentro del Espacio Económico Europeo, lo que supone una infracción de sus derechos marcarios. Algunas de las botellas presentarían, además, la cancelación de los códigos de trazabilidad.

TERCERO.- Agotamiento del derecho de marca.

3. Conviene, antes de entrar a resolver sobre la controversia, entrar a analizar la doctrina del agotamiento del derecho de marca, porque su comprensión nos permitirá aproximarnos a los hechos controvertidos, centrándonos en lo que realmente importa, sin detenernos en detalles innecesarios.

A) Relación en tre el d erech o d e marcas y el d erech o d e d efen sa d e la comp eten cia. 4. El artículo 13.1 del RMUE establece que "el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión con dicha marca por el titular o con su consentimiento" ( STJUE de 20 de diciembre de 2017 (caso Schweppes vs. Red Paralela), apartado 33). El artículo homólogo al artículo 13.1 del RMUE, el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95, fue interpretado en el TJUE ( SSTJUE de 11 de julio de 1995 (caso Bristol- Myers Squibb y otros, asuntos C-427/93, C-429/93 y C-436/93) y de 20 de marzo de 1997 (caso Phytheron International, asunto C-352/95)) a la luz de los artículos 34 y 36 del TFUE, conciliando los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior. Esto es, si no se produce el agotamiento del derecho de marca, no podrá invocarse el principio comunitario de libre circulación de mercancías para no aplicar la normativa de marcas, ya que ésta se ha interpretado a la luz del citado principio.

5. Las SSTJUE de 17 de octubre de 1990 (caso HAG GF, asunto C-10/89) y de 22 de junio de 1994 (caso IHT Internationale Heiztechnil y Danzinder, asunto C-9/93) recuerdan que el "objeto del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella" ( STJUE de 20 de diciembre de 2017 (caso Schweppes vs. Red Paralela), apartado 37), por lo que " podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular" ( STJUE de 20 de diciembre de 2017 (caso Schweppes vs. Red Paralela), apartado 38).

6. Ahora bien, el agotamiento del derecho de marcas debe producirse, por ser el propio titular de la marca quien ha menoscabado o desnaturalizado la función primaria de la marca de identificar el origen empresarial, cuando como consecuencia de una cesión contractual voluntaria, haya cedido una parte de las marcas paralelas a favor de un tercero, y éste " solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en elpúblico pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca" ( STJUE de 20 de diciembre de 2017 (caso Schweppes vs. Red Paralela), apartado 40).

7. Por otro lado, "la función esencial de la marca no se ve en absoluto afectada por la libertad de importaciones cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, aun siendo personas distintas, están económicamente vinculados" ( STJUE de 20 de diciembre de 2017 (caso Schweppes vs. Red Paralela), apartado 43), entendiendo que el vínculo económico existe "cuando los productos en cuestión han sido puestos en circulación por un licenciatario, por una sociedad matriz, por una filial del mismo grupo o por un concesionario exclusivo" ( STJUE de 20 de diciembre de 2017 (caso Schweppes vs. Red Paralela), apartado 44).

B) Momen to d e op osición a la p rimera comercialización o imp ortación en el E E E.

8. De conformidad con el artículo 13.1 del RMUE, el agotamiento del derecho de marca sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en el EEE ( STJUE de 16 de julio de 1998 (caso Silhoutte, asunto C-355/96), apartado 18), por lo que la oposición se ha de ejercitar en el momento de la primera comercialización o importación en el EEE, lo que nos obliga a analizar cuándo se produce esta primera comercialización o importación. C) Carga d e la p ru eb a.

9. Fruto de las SSTJUE de 18 de octubre de 2015 (caso Class International, asunto C-405/03), de 20 de noviembre de 2001 (caso Zino Davidoff, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99) y de 8 de abril de 2003 (caso Van Doren + Q, asunto C-244/00), podemos señalar que el TJUE ha establecido las siguientes normas sobre carga de la prueba a propósito del agotamiento del derecho de marcas:

a. Incumbe al titular de la marca la carga de la prueba de la violación, consistente "bien en el despacho a libre práctica de las mercancías, bien en un ofrecimiento o una venta de éstas que necesariamente implique su comercialización en la Comunidad" ( SSTJUE de 18 de octubre de 2015 (caso Class International, asunto C-405/03), apartado 71).

b. Si se aporta la prueba anterior, incumbe "al operador que invoca el agotamiento del derecho de marca probar que concurren los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95" ( STJUE de 20 de noviembre de 2001 (caso Zino Davidoff, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99), apartado 54). Esta regla debe modificarse "cuando pueda permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el manteamiento de diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros" ( STJUE de 8 de abril de 2003 (caso Van Doren + Q, asunto C-244/00), apartados 37 y 38), ya que en estos casos "es difícil, cuando no imposible, que tal operador demuestre la existencia de vínculos económicos entre los titulares de las marcas, ya que esos vínculos son por lo general el resultado de acuerdos comerciales o pactos informales entre estos titulares a los que el operador no tiene acceso" ( STJUE de 20 de diciembre de 2017 (caso Schweppes vs. Red Paralela), apartado 53).

D) Con sen timien to.

10. Como quiera que no se ha acreditado que exista un riesgo de compartimentación del mercado, incumbe a la parte demandante acreditar la concurrencia de los requisitos del artículo 13.1 del RMUE, para que se produzca el agotamiento del derecho de marcas.

11. Este consentimiento, acreedor del agotamiento del derecho de marca, "equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo, derivado del artículo 5 de la Directiva, de prohibir a terceros importar productos designados con su marca" ( STJUE de 20 de noviembre de 2001 (caso Zino Davidoff, asuntos acumulados C-414/99 a 416/99), apartado 41). Dicho de otro modo, "el consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho" ( STJUE de 20 de noviembre de 2001 (caso Zino Davidoff, asuntos acumulados C- 414/99 a 416/99), apartado 45). Esta voluntad de renuncia del titular de una marca a su derecho exclusivo "resultará normalmente de una formulación expresa del consentimiento", pero también puede "resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, también revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho" ( STJUE de 20 de noviembre de 2001 (caso Zino Davidoff, asuntos acumulados C-414/99 a 416/99), apartado 46).

12. Ahora bien, como he argumentado antes, "corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente" ( STJUE de 20 de noviembre de 2001 (caso Zino Davidoff, asuntos acumulados C- 414/99 a 416/99), apartado 54), de tal forma que "un consentimiento tácito para la comercialización en el EEE de productos comercializados fuera de éste no puede resultar de un simple silencio del titular de la marca" ( STJUE de 20 de noviembre de 2001 (caso Zino Davidoff, asuntos acumulados C-414/99 a 416/99), apartado 55). Es decir, "un consentimiento tácito no puede resultar": (i) "de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE"; (ii) "de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE"; y (iii) "de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el EEE" ( STJUE de 20 de noviembre de 2001 (caso Zino Davidoff, asuntos acumulados C-414/99 a 416/99), apartado 60).

13. Por otro lado, "la circunstancia de naturaleza puramente fáctica según la cual los productos designados con la marca de que se trate fueron comercializados por primera vez en el EEE o fuera de éste no tiene, como tal, ninguna pertinencia a efectos de la aplicación de la norma del agotamiento consagrada en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104" ( STJUE de 15 de octubre de 2009 (caso Makro, asunto C-324/08), apartado 33).

CUARTO.- Sobre la existencia de infracción marcaria por la importación paralela de productos no destinados al EEE.

14. De la prueba practicada, han quedado acreditados los siguientes hechos:

a. ALLIED es distribuidora exclusiva en España de botellas Beefeater.

15. ALLIED es la distribuidora en España de botellas "BEEFEATER" y que pertenece al grupo "PERNORD RICARD". Conta que la misma tiene ostenta derechos de exclusiva sobre las marcas identificadas en el fundamento de derecho primero, como acreditan los documentos 1 a 6 de la demanda así como asi como la más documental 5 aportada en el acto de audiencia previ a.

16. Si bien es cierto que la demandada ha puesto en duda la titularidad de algunas marcas, lo cierto es que las mismas se encuentran registradas y en vigor.

17. Ha quedado igualmente acreditado el carácter renombrado de la marca BALLANTINE'S (documento 7 a 15 de la actora) carácter que realmente no era negado por las demandadas en su contestación.

b. Las botellas estaban destinadas al mercado extracomunitario-

18. el informe del detective privado constata la existencia de botellas de BALLANTINE'S en en el establecimiento de la mercantil LICOVIN, sito en la Calle Disseminats nº 29 de la localidad de Camarles (Tarragona), que tienen el etiquetado a que se refiere la demanda y que cuenta con la leyenda "NON-EEA SALE ONLY" en mayúsculas y en azul por lo que la misma, dentro del etiquetado no pasa desapercibida a los ojos de un profesional.

19. En este sentido, afirma la asistencia letrada de los demandados que desconocía lo que significaba la citada leyenda, lo que es muy poco creíble si atendemos a que el demandado es un empresario experto dedicado a la venta de bebidas alcóholicas. Lo importante, con todo, es que el demandado no pueda desconocer el origen extracomunitario de las citadas botellas de Ballantine's localizadas. En este sentido, no es necesario un gran conocimiento del idioma inglés para reconocer, por parte de un empresario dedicado a la venta de bebidas alcohólicas que la leyenda "NON-EEA SALE ONLY" indica que los productos solo pueden ser vendidos en el espacio "NON-EEA", esto es, que las botellas marcadas con los signos de la actora están destinadas a ser vendidas fuera del Espacio Económico Europeo (European Economic Area). De hecho, basta un conocimiento rudimentario y forma parte de la diligencia debida de todo empresario conocer las denominaciones comunes en los usos del tráfico jurídico económico en el que desarrolla su empresa a los efectos de respetar los derechos de exclusiva de los productos y servicios que pueda ofrecer en sus establecimientos.

20. Con todo, tal circunstancia es irrelevante a los efectos de la infracción. Como señalaba el TJUE en el asunto Davidoff [2001] anteriormente citado ni siquiera puede presumirse el consentimiento tácito "de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE". En el presente caso, los productos llevan una mención explícita del destino de los mismos. No puede pretender la parte que la leyenda que, por otra parte, es una leyenda común en el tráfico comercial, se introduzca en todos y cada uno de los idiomas de la Unión Europea. En definitiva, ello frustraría el propio derecho de exclusiva del titular marcario que puede decidir a qué área económica dirigir sus productos, pero no puede saber a qué país van a ser importados al margen de su propia red de distribución. Por tanto, la leyenda NON-EEA SALE ONLY es suficientemente clara y debe ser conocida por todo profesional en el sector.

21. El hecho de que las botellas mantengan o presenten precintos fiscales españoles en nada afecta a las conclusiones anteriores. La existencia del precinto fiscal únicamente acredita el pago del impuesto, pero no la introducción legal en España. De hecho, si el precinto se busca con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la comercialización, tal circunstancia no convalida sino que agrava la conducta toda vez que en modo alguno puede validarse positivamente la mejor manipulación que se pueda hacer de una botella. En su caso, el oficio remitido a la AEAT amplia el abanico de sujetos posiblemente infractores pero no exculpa a ninguno de ellos.

22. La declaración jurada de don Alfredo, corroborada en el acto de la vista, muestra que las botellas objeto de este procedimiento fueron objeto de una primera comercialización fuera del EEE. En este sentido, se aportaron las facturas de venta y los documentos de exportación, que acreditan que las botellas con código de lote LKVM4380 las identifica como botellas remitidas por corresponde a una partida de producto vendida a la compañía PRATAC, S.A., situada en Tacna (Perú).

23. Las dudas suscitadas por la demandada en cuanto a lo sucedido con la partida de botellas son irrelevante. En primer lugar, porque los cambios de puerto en tránsito en nada afectan al destino de las mercancías. Por otra parte, porque la declaración del Sr. Alfredo ha sido convincente a tales efectos. En segundo lugar porque del resto de prueba practicada ha quedado acreditada la comercialización fuera del EEE.

c. Basta la mera comercialización para la existencia de infracción del derecho de marca.

24. En relación con la ausencia de importación hemos de señalar que nada afecta a la consideración de infracción. En este sentido, el artículo 15 del RMU establecer que el derecho de marca no permitiría prohibir el "uso para productos" comercializados en el EEE por el titular o con su consentimiento. Por otra parte, el artículo 9 2 del RMU establece el derecho del titular a prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico [...]"

25. En el mismo sentido, el Tribunal de Marca de la Unión Europea en su sentencia de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) ha señalado que la no importación no resta autoría a la infracción si se comercia con productos ilegalmente importado. Y ello por cuanto lo que determina la conducta ilícita no es la importación en sí sino el uso del producto ilegalmente importado de forma que la no importación no resta autoría a la infracción si se comercia con productos ilegalmente importado.

26. En este sentido se expresa la STJUE de 1 de julio de 1999, Asunto C-173/98, Sebago [1999] de 1 de julio ( ECLI: EU:C:1999:347) apart. 19 al señalar que "(...) respecto de los ejemplares de este producto que no han sido comercializados en dicho territorio con su consentimiento, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva . ".

QUINTO.- Legitimación pasiva.

27. Lo cierto es que la legitimación pasiva se determina por el acto de venta de los productos ilícitos, lo que queda corroborado por medio de la prueba del informe de investigación realizada por el detective privado (documento 41). En el citado informe se puede advertir como se gira visita al establecimiento de la entidad LICOVIN, con la referida compra de producto, en el que se pueden observar los productos adquiridos y los justificantes de compra. Se puede observar igualmente que los productos adquiridos pertenecen al lote introducido indebidamente en el EEE. Las facturas de compra han sido igualmente aportadas como documento 42.

SEXTO.- Acción de condena a la cesación, a la abstención y a la remoción.

28. El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación y de abstención es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación.

29. En este sentido la SAP, Civil sección 8 del 30 de junio de 2022 ( ROJ: SAP A 1413/2022 - ECLI:ES:APA:2022:1413 ) que, citando la STJUE, 14 de diciembre de 2006 (asunto C- 316/05Nokia Corp. contra Joacim Wärdell) recordaba que la jurisprudencia es permisiva en orden a acordar el cese de la conducta de forma que "el mero hecho de que el riesgo de que los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria continúen no sea manifiesto o sólo tenga, por algún otro motivo, carácter limitado no constituye una razón especial para que un tribunal de marcas comunitarias no dicte una providencia prohibiendo al demandado continuar tales actos.

30. Por tanto, se estima. SEXTO.-- Acción de daños y perjuicios.

31. La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la parte demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de infracción marcaria, conforme al criterio del artículo 43.2.b) de la LM, esto es el criterio de la regalía hipotética, y, subsidiariamente, conforme al criterio del beneficio obtenido por Bebidas El Tercio, S.L. y por D. Aquilino, por el hecho de la comercialización incontenida de los productos infractores, y en todo caso, conforme al criterio de indemnización mínima fijado en el artículo 43.5 de la LM, esto es el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Esta petición la basa la parte demandante en el sistema objetivo de responsabilidad fijado en el artículo 42.1 de la LM (aplicable al caso presente por virtud de la remisión contenida en los artículos 14.1, 101.2 y 102.2 del RMUE, en cuanto a las condiciones y efectos del ejercicio de las acciones que puede hacer valer el titular de la marca de la Unión Europea frente a los infractores), que considera que el infractor debe resarcir los daños y perjuicios causados, sin necesidad de acreditar este presupuesto o la culpa del infractor, al tratarse de un perjuicio anudado a la estimación de la infracción marcaria. Es más, considera que en el caso presente no es precisa la prueba de los daños y perjuicios por cuanto que éstos resultan ineluctablemente del comportamiento ilícito, acogiendo de esta forma la doctrina de los daños "ex re ipsa" elaborada por el TS ( STS de 28 de noviembre de 2008). a) Sistema de responsabilidad

Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

32. Por su parte, el artículo 34.2.a) LM establece que el titular de la marca podrá prohibir colocar el signo en el los productos o en su embalaje así como colocar la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca así como la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.

33. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

34. De conformidad con lo expuesto en los fundamentos precedentes, nos encontramos ante un supuesto de comercialización en el ámbito del EEE de productos marcados. La parte demandada ha admitido el renombre de la marca "BALLANTINE'S", lo que determina la necesidad de responder conforme al citado artículo. Por tanto, el cumplimiento de cualquiera de las dos condiciones anteriores, alternativas y no cumulativas, suponen que el sistema de responsabilidad será el objetivo previsto en el artículo 42.1 LM.

35. En el caso de la marca BALLANTINE's nos encontramos ante una marca renombrada por lo que el artículo 42.2 LM excluye la necesidad de requerimiento previo. b) acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

Establece el artículo 43 LM lo siguiente: 1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existenciadel perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

b.1) ) la regalía hipotética:

La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la

acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

36. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

37. Al mismo tiempo, "resulta irrelevante para la determinación de la indemnización la existencia de los daños causados a la actora" (SAP, Civil sección 8 del 18 de febrero de 2019 ( ROJ: SAP A 367/2019 - ECLI:ES:APA:2019:367).

b.2) los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

38.Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.- Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

b.3) el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM. Caso Nuba [2019].-

39. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM ] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio"alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra

a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

C) fijación de la indemnización en el presente caso.

40. Como ya hemos señalado con anterioridad, en el presente caso no era necesario el previo requerimiento dado que nos encontramos ante una marca renombrada que ha sido infringida mediante la introducción en el mercado europeo de bienes destinados a mercados extracomunitarios.

41. Por otra parte, el hecho de que la propia parte haya revisado las mercancías y haya comprobado que ya no había botellas, bien puede explicarse por el hecho de que ya se hayan vendido todas las botellas ilícitas. No obstante, acreditada la infracción se trata de una alegaciíon que debe rechazarse

42. como hemos señalado basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

43. Al mismo tiempo, "resulta irrelevante para la determinación de la indemnización la existencia de los daños causados a la actora" (SAP, Civil sección 8 del 18 de febrero de 2019 ( ROJ: SAP A 367/2019 - ECLI:ES:APA:2019:367).

44. La parte actora solicita que se fije la indemnización conforme al criterio de la regalía hipotética. la actora interesa la aplicación del criterio de la regalía hipotética, con tres partidas, un canon de entrada, un royalty mínimo y un royalty variable en función de las venta. Se acompaña como documento 57 informe pericial.

a. Un canon de entrada. El canon de entrada se paga una sola vez en la firma del contrato de licencia y tiene su justificación en la propia concesión de la licencia de marca, mediante la cual el licenciante pretende resarcirse del esfuerzo realizado hasta la fecha para el posicionamiento de su marca en el mercado.

Para calcular el canon de entrada se siguen los siguientes pasos:

a. i. Aplicar un coeficiente del 8,42% (que es la media de los porcentajes que resultan, por un lado, de dividir la cifra neta de negocio de LICOVIN sobre la cifra neta de negocios de PERNOD RICARD ESPAÑA, S.A. y, por otro lado, de dividir las ventas netas de BALLANTINE'S en España realizadas por PERNOD RICARD ESPAÑA sobre la cifra neta de negocios de PERNOD RICARD ESPAÑA) a la media de inversiones en publicidad en medios de BALLANTINE'S de los últimos 5 períodos. Se consideran cinco períodos porque es el período medio que necesita un producto nuevo para alcanzar su madurez en las ventas.

b. El importe así calculado se reduce en un 50% por no ser primera comercialización.

b. Un royalty mínimo, que se pagaría en el supuesto de que el royalty calculado con datos reales no superase el royalty mínimo. El concepto de ventas mínimas es muy habitual en los contratos de licencia porque el licenciante no participa de la mejor o peor gestión que realice el licenciatario de su negocio, por lo que, para conceder la licencia debe garantizarse unos ingresos mínimos periódicos por debajo de los cuales no resulta atractivo conceder la licencia.

En este sentido, las ventas mínimas anuales se deberán calcular aplicando un coeficiente del 0,20% sobre la media de litros vendidos en el período 2014-2015 a 2019-2020 del producto BALLANTINE'S por PERNOD RICARD ESPAÑA, S.A.

c. Canon variable o royalty, que debería calcularse anualmente aplicando un porcentaje sobre las ventas de los productos BALLANTINE'S que no tenían autorización para su venta dentro del E.E.E., pero considerando las ventas mínimas. En los casos de licencia de marcas y de propiedad industrial en general, los porcentajes de royalty históricamente pueden oscilar entre el 3% y el 10%, independientemente de que haya casos más extremos tanto por arriba como por debajo, siendo los royalties más habituales y que más se repiten el 5% y el 10%

En particular, en el sector de la restauración y en el de la distribución, los porcentajes de royalties pueden oscilar entre el 6% y el 12%. Así pues, consideramos razonable establecer un porcentaje medio de royalty del 8,5% (media entre el 5% y el 12%).

No obstante, debido a que nos encontramos ante una licencia que no es de primera comercialización y siguiendo el mismo razonamiento que en la cuantificación del canon de entrada, el porcentaje de royalty debería reducirse en un 50%, es decir, debería ser del 4,25%.

Así, el canon variable o royalty deberá ser el resultado de aplicar el porcentaje anterior a las ventas de productos BALLANTINE'S que no tenían autorización para su venta en el E.E.E.

Por su parte, el royalty mínimo sería la cantidad mínima anual a pagar por el concepto de royalty, de tal forma que, si el royalty calculado a partir de las ventas reales fuese superior o inferior al royalty mínimo, siempre se pagará el más elevado de entre los dos.

45. La parte demandada no llega a impugnar las bases establecidas en el informe pericial de la actora, sin que quepa, como hemos señalado con anterioridad, oponerse al establecimiento de la misma como módulo indemnizatorio. En este sentido, se trata de un sistema de responsabilidad basado en el enriquecimiento injustificado (condictio de intromisión) por lo que el cuestionamiento debe referirse a las concretas bases que han sido fijadas para el cálculo de la misma. Especialmente en casos como el presente en el que la titular de los derechos no concede este tipo de licencias.

46. Recordemos que la propia notoriedad y prestigio de la marca, su extensión territorial, el grado de implantación en el mercado de que se trate, la mayor o menor amplitud de canales de comercialización de los productos de que se trate e incluso la decidida estrategia de una no política de licencias, son otros factores que siempre condicionan el precio de la licencia ( STMUE de 6 de mayo de 2016).

47. En el presente caso nos encontramos con una marca renombrada a nivel internacional pero, especialmente, en el mercado EEE, que ha realizado además fuertes inversiones para el reconocimiento de la marca, que cuenta con canales de distribución cerrados a través de sus propias redes comerciales y una política de no concesión de licencias.

48. Con todo, como decimos, las alegaciones de la parte demandada no desvirtúan el cálculo realizado por el actor, de forma que el informe pericial se asume en su integridad de forma que el precio de la licencia hipotética deberá calcularse conforme a las bases fijadas, considerando que las mismas incluyen, un canon de entrada, royalties por volumen de negocio y ventas mínimas anuales.

SEPTIMO.- Costas procesales.

49. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en caso de estimación íntegra de la demanda, se impondrán las costas procesales a la parte demandada, sin que existan serias dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.

OCTAVO.- Indemnización coercitiva.

50. En el supuesto del artículo 44 LM, el importe de la indemnización coercitiva y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia mediante auto dictado en pieza separada.

51. Se procederá a la apertura de dicha pieza separada por parte del órgano jurisdiccional de oficio y sin necesidad de petición de la parte.

52. Con todo, será necesario que la parte solicite el despacho de ejecución de obligación a cesar en una determinada conducta.

53. La imposición de indemnizaciones coercitivas se acordará siempre que se haya ordenado el cese de una conducta y, por tanto, será indiferente que la ejecución sea provisional o definitiva.

a) En el caso de ejecución provisional, el auto fijará la fecha a partir de la cual se impondrá la indemnización coercitiva que, en todo caso, contendrá un plazo de espera de 20 días.

b) En el caso de la ejecución definitiva, el dies a quo comenzará con la notificación del auto de imposición de la indemnización coercitiva.

54. En caso de oposición a la ejecución alegando el cumplimiento de la ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 556 LEC se entenderá decaída la imposición de la multa.

55. Contra el auto de imposición de indemnización coercitiva dictado en pieza separada cabrá recurso de reposición que no tendrá efectos suspensivos.

56. La cuantía de la indemnización coercitiva:

a. se fijará de conformidad con los parámetros del artículo 43.3 LM 17/2001.

b. Se fijará atendiendo a las circunstancias de la infracción y la gravedad de la lesión así como a las características de la marca infringida.

c. La indemnización se fijará, como mínimo en 600 euros. Sin embargo, la misma podrá ser superior atendiendo a las circunstancias de la infracción, tales como gravedad de la violación, carácter de la misma o renombre de la marca.

Visto lo anterior,