Sentencia Civil 68/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 580/2023 de 04 de junio del 2024

PRIMERO.- hechos alegados y consecuencias de la declaración de rebeldía.

Hechos de la Demanda:

l. Titularidad y Conocimiento de la Marca: SCHWARTTS HOLDING S.A.S es titular de varias marcas relacionadas con la denominación 'SCHWARTZ'S', incluida la marca de la Unión Europea número 0 18543202, registrada para servicios de restaurantes. Los restaurantes de la demandante, operando bajo la marca SCHWARTTS, gozan de gran éxito y reconocimiento en el sector de la restauración.

2. Infracción por Parte de la Demandada: La demandada, SCHWARTZ MARBELLA S.L., abrió un restaurante en Marbella bajo la denominación 'SCHWARTZ', idéntica a la marca de la demandante, además de imitar diversos elementos característicos de los locales de la demandante, como tipografias y decoración.

3. Daño Causado: La infracción ha producido daños reputacionales a la demandante debido a la calidad inferior de los servicios ofrecidos por la demandada, además de aprovecharse del prestigio y reputación de la marca SCHWARTTS sin incurrir en los costos de una licencia o franquicia.

11. Suplico:

4. Declaración de Infracción: Que se declare la infracción por parte de la demandada de la marca de la Unión Europea 018543202 'SCHWARTZ'S'.

5. Cesación de Conductas Infractoras: Que se ordene a la demandada cesar todas las conductas infractoras relacionadas con la promoción, publicidad, venta y comercialización que violen tos derechos exclusivos de la demandante.

6. Modificación de Denominación Social: Que se ordene a la demandada modificar su denominación social para que no contenga el término 'SCHWARTT ni cualquier otro que implique un riesgo de confusión con ta marca de la demandante, así como renunciar al nombre de dominio I https ://www.schwartzmarbel ta.com'.

7. Retirada y Destrucción del Material Infractor: Que se condene a la demandada a retirar del tráfico y, en su caso, destruir todo el material infractor de la marca 'SCHWARTZ'St, incluyendo rótulos, catálogos, facturas, listados de precios y elementos publicitarios en cualquier medio.

8. Indemnización de Daños y Perjuicios: Que se declare que la conducta de la demandada ha causado daños y perjuicios y se condene a indemnizar dichos daños en la cantidad que se determine en sentencia de acuerdo con la regalía hipotética que debería haber abonado el infractor que, como mínimo, deberá alcanzar el 1% de la cifra de negocios realizada con los servicios ilícitamente distinguidos desde el inicio de la infracción hasta su cese.

9. Gastos de Investigación: Que se condene a la demandada a indemnizar los gastos de investigación incurridos para obtener pruebas de la infracción, cuantificados en 8 1.68 euros.

IO. Indemnización Coercitiva: Que se imponga una indemnización no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la infracción.

Daño Moral: Que se condene a la demandada a indemnizar el daño moral sufrido por la demandante en su imagen y reputación, cuantificado en 25,000 euros

12. Costas Procesales: Que se condene a la demandada al pago de las costas procesales

III. Declaración en rebeldía

13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 497.2 LEC ya hemos señalado en otros procedimientos que la declaración en rebeldía no puede exigir un esfuerzo mayor al tribunal que la simple constatación de los hechos alegados en la demanda, de forma que solo se rechazarán las peticiones que sean irracionales y sin que los pronunciamientos, por ejemplo, en materia de marca renombrada, tengan más efectos que los que se produzcan dentro del litigo concreto.

14. En este sentido, a la vista de la prueba aportada se consideran acreditados los hechos narrados en la demanda por lo que se procederá a dictar sentencia estimatoria en la extensión solicitada de acuerdo con los pedimentos formulados por considerarse correctos los fundamentos de derecho en relación con los hechos alegados que se reflejan en el presente fundamento de derecho.

SEGUNDO.- protección del titular marcario.

15. El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento. el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) et signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

16. En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, at titular se te faculta, en particular, para prohibir:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo; d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.

17. El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar et riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

TERCERO.- El juicio de confusión ex artículo 9.1.b) RMUE en relación con el artículo

8.1.b) RMUE

18. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo español, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sintetizaba los parámetros relevantes del juicio de confusión marcaria:

a) «i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel. sino que sirve para precisar su alcance " [ Sentencia núm. 119,2010, de 18 de marzo . con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( c-342/97 Lloyd c. Klijsen].

b) »ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de I I de noviembre de l. 997 ( C 251/95 Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008. de 28 de mayo , 838 2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo 569/2009, de 22 de julio 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio j.

c) »iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de I 1 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 Sabelc. Puma: de 22 de junio de 1.999 ( c-342/97 Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo 569/2009, de 22 de julio 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010. de 2 de junio I. Depende, "en particular, del conocimiento de la ma'ta en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUEde 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 2, Sabel c. Puma].

d) »iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C- 39/97 ), Canon c. Metro).

e) »v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de l. 999 ( c-342/97 Lloyd c. Klijsen].

f) »vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto. fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

19. Por tanto, determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de

URL de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio 1999:323-).

CUARTO.- acción de cesación, remoción y prohibición.

20. El artículo 41 .a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores. en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41. l.a) LM, aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

21. Se estima la petición de la actora en los términos solicitados si bien la declaración se limita al signo tal y como se está utilizando dado que este Tribunal no puede anticiparse a nuevas y diferentes infracciones.

QUINTO.-- Acción de daños y perjuicios.

l. Sistema de responsabilidad

22. Establece el artículo 42 LM lo siguiente: l . Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

23. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

24. En el presente caso consta que se ha llevado a cabo un requerimiento previo que debe considerarse suficiente a los efectos del artículo 42 LM..

11. la regalía hipotética:

25. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 ECLI:ES:APA:2016: 1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

l. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y. desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra lado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra toficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado. ficticiamente, de la marca.

En conclusión.

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daña

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige. no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego. el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia. expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto. la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra lo ficticio. debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción,

26. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en LFG P21 U2;3T FSX8 KH determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado. 111. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM. Caso Nuba [2019].-

27. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección I de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

(El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art 43.2 LM. Pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

IV. Resolución

En el presente caso, dada la falta de oposición, se estima la petición de la parte actora en los términos solicitados.

SEXTO.- Multas coercitivas.

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

29. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

30. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

SEPTIMO.- Costas.

31. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso deben imponerse las costas a la parte demandada.

Visto lo anterior,