Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 300/2008 de 11 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

C/Pardo Gimeno,43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO Num 300/2008

Parte demandante: SALVI CALZADOS SL

Procurador: ALICIA CARRATALA

Abogado: ANGEL LUIS PEDRERO

Parte demandada: CALZADOS CUMBRE SL

Procurador: ESTHER PEREZ HERNANDEZ

Abogado: ANASTASIA PEREZ ROMAN

SENTENCIA núm.

En Alicante, a 11 de Diciembre de 2009

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 300/2008 promovidos a instancia de SALVI CALZADOS SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/ Alicia Carratala y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. Angel L

uis Pedrero contra CALZADOS CUMBRE SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Esther Pérez Hernández y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a Anastasia Pérez Román sobre infracción de dibujo y modelo comunitario y competencia desleal

Antecedentes

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que 1.- Se declare que la comercialización por la entidad demandada de los modelos de zapatos de los modelos de zapatos cuyas fotografías se acompañan a este escrito como documento número 26, supone lesión e interferencia en los derechos de exclusiva titularidad de la actora, SALVI CALZADOS S.L, dimanantes de sus Modelos Comunitarios No Registrados identificados con las referencias 6.3G, 6.15K, 15.3G, 58-3C, 17-3h,39-3, 53-3 y 28-3 cuyos originales se acompañan en cuerda floja al presente escrito de demanda como documentos número 3 a 10.

2.- Se declare que la comercialización por la entidad demandada de los modelos de zapatos expuestos en el apartado precedente, supone igualmente la existencia de actos de competencia desleal con respecto a la actora, SALVI CALZADOS. S.L.

3.- Se condene a la demandada, con prohibición de repetición en el futuro, a la cesación en la comercialización de dichos modelos de zapatos, así como de cualesquiera otros que copien, reproduzcan o imiten los Modelos Comunitarios No Registrados de nuestra mandante referidos en el anterior punto 1 o que supongan actos de competencia desleal con respecto a esta entidad.

4.- Se condene a la demandada, a resarcir a la parte actora por los daños y perjuicios causados, los cuales se cuantificarán en el momento procesalmente oportuno de conformidad con las previsiones contenidas en la vigente Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley 20/2003, de 7 de Julio, artículos 54 y 55, así como en la Ley de Marcas , Ley 17/2001, artículos 42 y 43 , habiendo de comprender la indemnización los siguientes conceptos:

-Las pérdidas sufridas (damnun emergens), que se corresponde con los gastos por la adquisición de los zapatos vendidos por la demandada, gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 57,80 euros, así como con el desprestigio sufrido por los modelos de nuestra representada, desprestigio que ciframos en un 10% del volumen de ventas obtenido por la infractora con la comercialización de los productos previamente declarados infractores.

- Las ganancias dejadas de obtener (lucrum cessans), para cuya cuantificación que habrá que determinar en el periodo probatorio, habrá que atender a los criterios expuestos en el art 55.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial y 43.2 de la Ley de Marcas, optándose por lo dispuesto en la letra c) de ambos preceptos, esto es, por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho y atendiendo también a las bases subsidiarias señaladas en el Fundamento de Derecho octavo de la presente demanda, fijando el precio de dicha licencia en el 10% del volumen total de ventas efectuado por la demandada por la comercialización de los zapatos objeto de autos, tendiendo esta parte, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios obtenida por la demandada con la comercialización de los zapatos objeto de la litis, cantidad a la que expresamente nos acogemos según dispone los artículo 55.5 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial y 43.5 de la Ley de Marcas, en el caso de que esta parte, en la fase probatoria del presente procedimiento, no consiguiera probar que la violación de sus Modelos Comunitarios No Registrados le ha ocasionado daños o perjuicios superiores.

5.- Se condene a la demandada a la publicación de la sentencia a su costa en tres publicaciones de tirada nacional, dejando señalados a estos efectos los diarios ABC, EL PAIS Y CINCO DIAS.

6.- Se condena a la demandada a las costas del procedimiento, en virtud del principio del vencimiento"

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.- Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, , que tuvo lugar el 10/3/2009 , con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y no formuladas excepciones procesales, se interesó por las partes la práctica de la prueba documental, interrogatorio y pericial y , que se admitieron salvo las impertinentes, señalándose dia y hora para la celebración de juicio

Cuarto. Por escrito conjunto de 5/12/2008 se solicitó la suspensión del procedimiento, que se acordó por auto de 10/12/ 2008 y solicitado por escrito de 19/2/2009 la reanudación, se señalo juicio a celebrar el 2 de junio, que se suspendió por imposibilidad de practica de la pericial acordada, señalándose de nuevo el dia 17 de noviembre de 2007

Quinto.- El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Sexto.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación ascendiendo a 1266 el número de asuntos registrados a fecha del dictado de la presente resolución que superan de manera considerable el módulo de asuntos previstos por el CGPJ para un órgano judicial de esta clase

Fundamentos

Primero: Planteamiento

La mercantil SALVI CALZADOS SL en su condición de titular de una serie de modelos comunitarios no registrados consistentes en unos modelos de zapatillas de suela de yute, en concreto los modelos 6-3G, 6-15K, 15-3G, 58-3C, 17-3H, 39-3, 53-3 y 28-3, solicita su protección frente al comportamiento realizado por la demandada CALZADOS CUMBRE SL por actos de importación y comercialización de zapatillas que las reproducen de forma servil , con invocación del art. 3,4,5,6,7,11 y 88 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDMC 6/2002 ) y por remisión los arts 53 ,54 y 55 de la Ley española de Protección Jurídica del Diseño Industrial 20/2003 ( en lo sucesivo LPJDI.

Asimismo, y de forma acumulada, solicita idénticas pretensiones al amparo de la normativa nacional de competencia desleal (Ley de Competencia Desleal 3/1991 , en adelante LCD) por considerar que la actuación de la demandada constituye un acto contrario a la buena fe (art 5LCD ) y de imitación ( art 11LD )

En la contestación a la demanda CALZADOS CUMBRES SL aduce la ausenta de prueba de la notoriedad y prestigio de la actora en el sector de la zapatillas con suela de yute y se opone, en esencia, por los siguientes motivos: a) excepción de nulidad por ausencia de novedad y singularidad de los diseños no registrados invocados, , con invocación del art 85.2 TRDMC en relación con el art 25.1b) y 4 a 9 del mismo Reglamento ; b) que se limita a la importación de zapatillas que siguiendo las tendencias de la moda, añaden tejidos propios del textil, bordados y pedrería, sin que ello implique imitación de la actuación de la actora en un sector en el que la libertad del autor es muy limitada; c) ausencia de deslealtad en su actuación, al emplearse signos distintivos propios en la zapatillas que comercializa (DOSSAN CALZADOS y CALZADOS TAL), distinto precio y embalaje que impiden la confusión del consumidor y d) improcedencia de las acciones entabladas y en especial, de la de daños y perjuicios y publicación de sentencia

En el acto del juicio el actor desiste de la protección interesada respecto de los modelos de zapatillas 39-3, 53-3 y 28-3,lo cual hace innecesario analizar su novedad y singularidad, ya que no se ha solicitado la declaración de nulidad , para lo cual es preciso demanda directa o reconvencional ( art 24.3, 81 .c) y d) y 85.2 RDMC) sino que solo se ha excepcionado su falta de validez como motivo defensivo (art 85.2 RDMC ), por lo que al no ampararse en ellos el actor deviene superfluo su estudio, ya que ninguna condena puede imponerse a la demandada en base a los mismos

Queda limitada la controversia a los modelos 6-3G, 6-15K, 15-3G, 58-3C y 17-3H y específicamente en lo relativo a la concurrencia o no de los requisitos necesarios para su protección como modelos comunitarios no registrados , ya que en la audiencia previa (y conforme prevé el art 414 y 428 LEC ) no se cuestionó ni la titularidad de la actora sobre los modelos, ni los actos de importación y comercialización de zapatillas por la demandada ni que las mismas no producen una impresión general distinta que la que producen las zapatillas de la actora (minuto 16), por lo que es prescindible, por ser contraria a su propia actuación procesal previa, la alegación en sentido contrario efectuada en el acto del juicio

Segundo.- La excepción de falta de validez de los modelos comunitarios no registrados

Como se ha dicho en otras ocasiones (sentencia de este Juzgado de 28/2/2007 , asunto IMATEX SPA contra SAS SANPERE SA) conviene tener en cuenta que el RDMC distingue entre dibujos y modelo comunitarios registrados y no registrados.

Si los primeros se consideran válidos, correspondiendo a quien no esté de acuerdo impugnar su validez (a través del cauce específico al efecto previsto en el Reglamento: reconvención o excepción de nulidad, en los supuestos tasados del art 85.1 in fine), respecto de los segundos tal presunción de validez no rige al decir el art 85.2 "En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario")

En consecuencia, y centrados en los modelos no registrados, corresponde al titular indicar en qué sus dibujos o modelos son nuevos y poseen carácter singular (art 4, 5 y 6 ), y probar que no hayan trascurridos tres años a partir de la fecha en que dicho modelo o dibujo sea hecho publico por primera vez dentro de la Comunidad (art 11 ). Además le corresponde probar que el demandado es un tercero no autorizado que ha copiado de mala fe y no fruto de la actividad creativa independiente, ya que el art 19.2 RDC (que define los derechos conferidos) aproximándose al sistema de protección propio del derecho de derecho de autor, confiere al titular del dibujo y modelo no registrado (en contraposición al derecho de explotación exclusivo erga omnes del modelo o dibujo registrado, art 19.1 ) solo el derecho a impedir que se realicen copias de estos o que las utilicen, sin que puede impedir su utilización por el tercero que lo hubiere creado de forma independiente y del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.

En esas condiciones, sus modelos son merecedores de protección frente a los comercializados por la demandada si estos no producen en los usuarios informados una impresión general distinta a los suyos (art.10 )

El requisito de la novedad se contempla en el artículo 5 y se establece con un parámetro objetivo ya que no depende de si el dibujo o modelo es el resultado de una creación independiente o no, sino de la no divulgación de otro igual o con diferencias insignificantes (art 4.2 ) antes de una fecha concreta, que varía según se trate de diseño registrado o no registrado, siendo el artículo 7 el que determina cuando se entiende que hay divulgación.

Implica realizar un juicio comparativo entre el diseño que se pretende proteger con aquellos que han sido ya divulgados y concluir si existía anteriormente un diseño idéntico o con diferencias únicamente en detalles irrelevantes; juicio comparativo que debe referirse a un momento determinado, que tratándose de diseño no registrados será el día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita se ha hecho público por primera vez.

Del segundo de los requisitos apuntados -singularidad- se ocupa el art 6 que supone otro juicio comparativo entre el diseño cuya protección se interesa con aquellos que han sido ya divulgados para cerciorarse si la impresión general, es decir, el efecto o sensación que causa el primero es diferente a la de los modelos ya existentes como anterioridades, tomando como referencia subjetiva al usuario informado

Enumeración de anterioridades que resulta necesaria atendiendo las especiales circunstancias concurrentes en esta modalidad de propiedad industrial, sobre todo en un sector como el de los zapatos (en el que se encuadran los diseños litigiosos) y a la doctrina de la facilidad probatoria contemplada en el art 217LEC . Como ha dicho este Juzgado (sentencia de 4/1/2007, autos 914/2005 S.TOUS SL y TOUS FRANQUICIAS SL contra VILLPLASGO y de 28 de Febrero de 2007, autos 181/2006 IMATEX SPA contra SAS SANPERE SA) el RDMC no exige al que solicita el reconocimiento de derecho de exclusiva sobre un dibujo o modelo ante la OAMI prueba acerca de esa novedad y singularidad ni se contempla en el procedimiento de concesión ninguna especie de informe sobre el estado de la formas (a modo del informe de la técnica en patentes) para apreciar si ese diseño incrementa el patrimonio de las formas al ser nuevo y producir una impresión distinta. Por otra parte, en las directrices dictadas por la OAMI relativas a los procedimiento de nulidad de los modelos registrados, le corresponde a quien alega la carencia de novedad o de singularidad, indicar el/los dibujos o modelos anteriores que desvirtúen esa novedad o singularidad, previsión que viene a responder a la misma ratio de la facilidad probatoria del art 217LEC , que es aplicada en esta materia por el Tribunal de Marcas Comunitario Español en el auto de 14 de abril de 2005 ( asunto Plastimoda SpA contra Creaciones B?Eloni SL ) .

De ello se colige que, con carácter general, parece una probatio diabolica imponer al actor que advere que su diseño no es idéntico a todos y cada uno de los distintos diseños ya existentes y que conforman "el patrimonio de las formas aplicadas a objetos industriales o artesanales"( sentencia de este Juzgado de 11 de Julio de 2007, num 503/2006 NORDIKA?S SL contra NORTEÑAS SL), sin que ello sea contradictorio con la resolución invocada por la demandada, de alcance limitado ( ya que se refería a un supuesto de medidas cautelares) y sin pronunciamiento sobre la facilidad probatoria

Tercero.- La divulgación de los modelos de zapatillas no registrados de la actora

Procede, pues, determinar cuándo se ha producido la divulgación, que a pesar de la trascendencia para el titular del diseño no registrado (no puede reclamar protección si se advera que hay un diseño divulgado previamente al suyo con idénticas características o con diferencias en detalles irrelevantes) no es excesivamente cuidadosa la demanda al respecto, al limitarse a decir que "todos estos modelos... son diseños exclusivos correspondientes a las temporadas de verano 2005, verano 2006 y verano 2007..." sin más concreción, sin que en el acto de la audiencia previa se consiga arrojar más luz al respecto, a pesar de la petición expresa en este sentido

Es el artículo 7 el que determina cuando se entiende que hay divulgación y al tratase aquí de un modelo no registrado, para que se considere divulgado no basta con que haya sido publicado, expuesto, comercializado, o dado a conocer de cualquier otro modo, sino que es preciso, además, que la publicación, exposición, comercialización o la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el dibujo o modelo haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente sector de la Unión Europea

Del examen de la prueba practicada lo primero que llama la atención es que los catálogos aportados (doc num 12 a 14 de la demanda) no llevan fecha impresa. No obstante, aunque se considerara que se sana esa omisión con la declaración de su autor que en juicio atestigua que se corresponden a las temporadas verano 2005, 2006 y 2007 y que se elaboraron a principios de los años 2005, 2006 y 2007 , ello no basta para a los efectos del art 7 , pues se desconoce la fecha de su divulgación y sobre todo, el alcance de esa divulgación, es decir, a quién se facilitó y en qué condiciones, al no aportarse prueba alguna, siendo insuficiente la sola declaración del legal representante de la actora de que se facilitaba a los minoristas a los que sirve sobre febrero, pues siquiera se sabe a cuantos de estos se facilitó

En definitiva, es la facturación ( doc num 16) la que resulta determinante a estos efectos al no impugnarse su fuerza probatoria como acreditativas de una comercialización continuada, y que permite concluir que la divulgación de los distintos modelos se produce en las fechas siguientes:

Modelo 6-3G: marzo de 2007

Modelo 6-15K: febrero de 2007

Modelo 15-3G: febrero de 2007

Modelo 58-3C: febrero de 2006

Modelo 17-3H: abril de 2007

Conclusión, que dicho sea de paso, no variaría aun tomando en consideración los catálogos ya que el que señalado como del año 2005 no contiene referencia alguna a los citados modelos y el del año 2006 solo al modelo 58-3C ya que el 6-3G que en él figura no es el reproducido en la folio 4 de la demanda cuya protección se interesa

Cuarto.-La novedad y singularidad de los modelos de la actora

Aunque es cierto que la demanda no es paradigma de precisión a la hora de describir esa novedad y singularidad, ya que propiamente se remite a la descripción que figura en el documento núm 17 consistente en una certificación de la Asociación Alpargata de Cervera, lo relevante es ese juicio comparativo entre las zapatillas de la actora respecto de las zapatillas invocadas como anterioridades por la demandada

Respecto de lo primero, lo que sí debe aclararse es no basta para afirmar esa novedad y singularidad decir que las características comunes esenciales de las zapatillas son que están cosidas a mano, tienen plantilla de piel entera, suela de yute o piel grabada o tejido de seda característico de la actora. Y ello porque el diseño no protege el proceso de fabricación y materiales empleados en él, sino la apariencia externa, y es notorio que existen desde hace tiempos inmemoriales zapatillas cosidas a mano con suela de yute. Cosa distinta es que lleven grabados, estampados o acabados que sí las singularicen, que es a lo que parece referirse con pieles o tejidos característicos de la actora.

Conviene, pues, puntualizar que los modelos comunitarios no registrados invocados ni protegen cualquier zapatilla tipo-alpargata sino única y exclusivamente la configuración formal externa que aparece plasmada en cada una de ellos (así en un caso de bolsos tipo góndola, el Auto del Tribunal de Marcas Comunitario de 14 de abril de 2005 (asunto Plastimoda) o en un caso de lámpara de techo , sentencia de este Juzgado de 4 de diciembre de 2009 ) ni solo un elemento de ese conjunto sino la apariencia formal en su totalidad, es decir, la específica disposición y combinación de sus distintos elementos externos, si en su conjunto conforman la novedad y singularidad del objeto por producir una impresión diferente de los anteriores.

En consecuencia, lo que protege cada uno de los modelos comunitarios no registrados de la actora invocados no son unas zapatillas cosidas a mano, con plantilla de piel entera, suela de yute o piel grabada o tejido sino la apariencia formal de cada una de las zapatillas en la manera concreta plasmada en cada una de ellas , que puede venir dada por el dibujo o motivos empleados en el estampado u ornamentación; posibilidad amparada en el concepto amplio de dibujo o modelo empleado en el RDMC ya que abarca "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación" , recordando que algún/os o todos los elementos indicados por la actora (por remisión al doc num 17) de forma separada ya estuviesen anticipados en el tiempo antes de la divulgación de los modelos cuya protección se interesa, no es obstáculo para ésta, si en conjunto tales elementos conforman un objeto novedoso y singular. Lo relevante es determinar si esa disposición y configuración armónica de todos ellos realizada por la actora permite concluir que el conjunto obtenido (esos concretos modelos de zapatillas) adquiere novedad y singularidad, y por ende, se trata de un modelo comunitario no registrado.

Por tanto no vale decir como motivo defensivo que es común a ese tipo de zapatillas que tengan bordados o decoradas la palas con un tejido en el frontal, pues el que ello pueda ser una tendencia de moda no justifica que se empleen idénticos motivos y materiales (o con diferencias insignificantes) de manera que la impresión visual y textura producida no sea distinta

Quinto.- Las anterioridades invocadas

Prescindiendo de las anterioridades (doc num 6 a 12 de la contestación) dirigidas a destruir la novedad y singularidad de los modelos 28-3, 39-3 y 53-3 al resultar innecesario por lo ya dicho en el fundamento jurídico primero, tampoco es especialmente cuidadosa la exposición que se contiene en la contestación en este particular, pues solo pueden ser elemento de cotejo aquellas zapatillas respecto de las que se acredita su divulgación antes de la fechas antes indicadas en el fundamento jurídico tercero; extremo esencial que no parece tenerse en cuenta por la demandada y que justifica que se prescinda de la comparación con las zapatillas referidas en los doc num 8, 14, 15 y 16 ya porque no se sabe a qué fecha corresponden esos modelos (doc num 16) ya porque se refieren a fechas posteriores ( doc num 5, colección verano 2008 o doc num 14 y 15, 25/7/2008) por lo que no revisten la nota temporal esencial para catalogarlos como anterioridades.

E igual conclusión procede respecto de las zapatillas referidas en el doc num 13, pues no hay fecha alguna del catálogo, salvo la expresión "Primavera Verano 2007", pero que es insuficiente para adverar que se distribuyese antes de febrero-marzo 2007. Además hay un dato que desvirtúa su eficacia y es que ese catálogo pertenece a un distribuidor de calzado -SEDISCAL SA -que adquiere el mismo a la actora, aunque lo comercialice con su propia marca y no con el de la actora ( doc num 41 aportado en la audiencia previa) por lo que no es una anterioridad de un tercero al no ser ajeno a la actora, sino que en todo caso demostraría una comercialización anterior

Y respecto de los catálogos de la actora de 2003,2004 y 2005 indicar que no se aprecia anticipación de los modelos cuya protección aquí se interesa, dificultada por la ausencia de una clara identificación de los modelos a comparar. Pero por agotar el análisis no se estima entre el modelo 17-3J del catalogo de 2004 con los modelos 6-15 K y 17-3H, ya que el motivo floral que sirve de adorno es diferente y provoca una impresión distinta , a lo que debe añadirse en el primer caso que la forma de la pala también difiere al ser completa en un caso y con apertura frontal en otro . E igual puede decirse del modelo 58- 3 del catalogo de 2005 con el modelo 58-3 cuya protección se solicita, ya que la ornamentación difiere sustancialmente, al ser en un caso un rosetón y en otro una línea no cerrada en círculo

Debe, pues, descartarse por todo lo expuesto la excepción de falta de validez del modelo comunitario no registrado ejercitada con cobertura en el art 85.2 RDMC , que viene a confirmar las aseveraciones del Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja que certifica que los modelos de zapatillas de la actora se tratan de diseños singulares (doc num 18), que parece en principio más imparcial y cualificada que el emitido por Asociaciones empresariales del Calzado de la zona geográfica en la que tiene su sede la actora ( doc num 17,19 y 20), asimismo corroborada por las certificaciones de las empresa (doc num 22 y 23 ) que han realizado en exclusiva los bordados y adornos que sirven de ornamentación a las zapatillas de CALZADOS SALVI SL objeto de litis

Sexto.- Infracción de los modelos comunitarios no registrados de la actora

Afirmada la validez de los modelos comunitarios no registrados y asumido como no controvertido que las zapatillas importadas y comercializadas por la demandada no producen una impresión general distinta a aquéllas, la conclusión es la existencia infracción del derecho de exclusiva (art 10 RMCD ) ya que ante la identidad de detalles y la ausencia de explicación alguna de que sean producto de un proceso creativo propio, hay que estimar que son una copia de aquéllos (auto del Tribunal de Marcas de 14 de abril de 2005 ( asunto Plastimoda SpA contra Creaciones B?Eloni SL )

Séptimo.-Consecuencias de la infracción

Se prevén en el art 89 RDMC , que deben completarse (art 88 y 89.2 RDMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional (artículos 52 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ) siempre que no sea incompatible con la previsión y principios de la norma comunitaria, siendo evidente que procede la pretensión condenatoria de cesación y abstención en el futuro

En cambio, no procede la publicación de la sentencia en tres periódicos de tirada nacional.

Si bien se trata de una de las medidas que puede interesar el titular de la marca (art 53.1 .f), se ha pronunciado este Juzgado de forma reiterada en el sentido de que no estamos ante medidas de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002 ) sino que hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a "las personas interesadas" pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada

En el caso presente no hay prueba alguna acerca de cuál ha sido la difusión publicitaria de las zapatillas infractora, ni que su comercialización (vgra. por defectuosa fabricación o presentación), haya ocasionado desprestigio a la buena imagen y reputación de la actora respecto de su modelos comunitarios (que no queda adverada), limitándose la actividad infractora a la comercialización en el periodo 2008 (sin más precisiones) según dictamen pericial, manifestándose por la demandada que desde el requerimiento dejó de comercializar los diseños litigiosos, sin que conste prueba que lo desvirtúe. Si unimos a ello que al acordar el cese y prohibición, ad futuro ya no puede haber difusión de los modelos copiados por los demandados, hay que concluir que no queda justificada la medida de difusión interesada

Para finalizar, procede resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios, siendo tres los conceptos reclamados: a) el daño emergente, consistente en i) daños al prestigio, que se fija en un 10% de la cifra de ventas obtenida por la demandada con la comercialización de los productos infractores y ii) los gastos por la adquisición de los zapatos vendidos por la demandada que importan la cantidad de 57,80 euros; b) el lucro cesante, consistente en el importe de la licencia hipotética, consistente en un 10% del volumen de ventas, obtenida por la demandada con la comercialización de los productos infractores atendiendo a que se trata de una explotación no voluntaria; y c) de forma subsidiaria, la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocio

En primer lugar y frente a la tesis de la demandada, hay que decir que procede existe responsabilidad patrimonial del demandado al concurrir el presupuesto del art 54 LPJDI al llevar a cabo, sin consentimiento del titular del modelo comunitario, los actos previstos en el apartado primero del citado precepto: importación de los objetos que incorporan el diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado (hecho no controvertido, pues se reconoce que se importan desde China), además de que ha habido previo requerimiento en abril de 2008 ( doc num 33 de la demanda )

En segundo lugar, y en cuanto a los daños, procede incluir los gastos por la adquisición de los zapatos vendidos por la demandada por importe de 57,80 euros ( doc num 30 de la demanda) ya que se encuadran en los gastos de investigación al ser necesarios para la preparación de la presente demanda. Así lo ha venido reconociendo la jurisprudencia, se deriva de un exegesis conforme a la Directiva 2004/48 /CE y se prevé ya la actual redacción del art 55.1 LPJDI tras la Ley 19/2006 que la traspone

En tercer lugar , y respecto de los daños al prestigio, están previstos en el artículo 55.1 al decir que " El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado" añadiendo el art 55.3 que "Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En el caso de daño en el prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores" . Hay, pues, unos criterios específicos aplicables en caso de daños al prestigio y otros genéricos que también entran en juego en este caso, como lo pone de relieve la expresión "además" y la ubicación sistemática del precepto

Como ya se ha apuntado, no hay prueba de la buena imagen y reputación de la actora respecto de sus modelos comunitarios aquí invocados, sin que conste su grado de implantación, si es un producto de lujo o selectivo, gastos de publicidad..., entre otras circunstancias, que permitan afirmar que se trata de modelos comunitarios no registrados dotados de prestigio. Pero aún admitiendo (en vía de hipótesis) el prestigio ello no basta. El reclamante debe probar que concurren circunstancias generadoras de demérito o quiebra de ese buen nombre, y aunque puedan discrepar los cánones de calidad, no hay prueba alguna de que las zapatillas comercializadas por la SL demandada sean defectuosas o comercializadas en condiciones que menoscaben el áurea de los de la actora, por llevarse a cabo con parámetros inadecuados, pues ni siquiera se sabe el canal o sistema de distribución de los modelos comunitarios no registrados infringidos. Por todo lo dicho, y ante la ausencia de prueba, no procede indemnización por este concepto

Por ultimo, este Juzgado ha dicho que el criterio de la letra b) (regalía hipotética) obedece o se inspira en pautas próximas del enriquecimiento injusto, ya que implican el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans) y es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina ex re ipsa ya que, de una parte, parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y por otra parte, la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa (sentencia de este Juzgado de 3 de marzo de 2008 ), según pauta jurisprudencial del TS (entre otras sentencias de 5 de febrero de 2008 y 9 de marzo de 2009 ), por lo que parece procedente su reconocimiento

En lo que no le falta razón a la demandada es que existe una merma de prueba acerca de la cuantificación pretendida. El que el diseño tiene incidencia tiene en la demanda del producto que lo incorpora es evidente en un mercado tan maduro como el de la zapatillas de yute, pero se desconoce su importancia económica (gastos derivados del diseño), su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clase de licencias concedidas, o en su defecto, el importe de la regalía media en el sector. Ni se aporta en la demanda ni se propone prueba alguna que justifique el canon del 10% del volumen de facturación propuesto y no admitido de contrario, pero que tampoco indica cuál consideraría adecuado como media del sector

Ante ello parece prudente adoptar un canon del 3 % que en otras ocasiones ha sido el establecido en sede judicial, sin que se participe de la aplicación de un recargo (sin cuantificar) sobre la licencia hipotética por no ajustarse al tenor y naturaleza de la norma legal, ya que: i) la aplicación de dicho coeficiente excede de lo previsto en el art. 55.2 . b), que sólo se refiere al importe de la retribución correspondiente si se hubiere autorizado la explotación, sin establecer recargo alguno; ii) la finalidad de precepto no es sancionatoria o ejemplarizante, como se deriva además de una exegesis conforme a la Directiva 2004/48 / CE que en su Considerando 26 descarta la finalidad punitiva de las indemnizaciones en caso de infracción marcaria y de diseño, que constituye una valiosa pauta interpretativa más, por lo que solo puede reclamar (por la opción legal elegida) aquello que prueba que podría haber obtenido de haberse licenciado la actividad; iii) si la actora cree que con esa opción no se satisface íntegramente los perjuicios sufridos, tiene otras opciones legales, pero no puede forzarse la interpretación legal para integrar aquello que no dice y iv) es el criterio asumido por la AP de Alicante Sección 8ª en sentencia de 13 de septiembre de 2007 en materia de propiedad intelectual, cuya ratio se considera trasladable aquí

Este 3% se aplica sobre la cifra de facturación que, s.e.o.u., asciende a 275.562 ?, pues de la que figura en el dictamen pericial (473.326,09?) hay que excluir: a) la cantidad de 54.728,89 ? y b) cantidades de 14.625,60? ,62.409,60 ? y 66.000?.

La primera (a), ya que corresponden a unidades devueltas por defectuosas, pues aunque figuran en el cuadro aparte como vendidas, no lo son, al margen de que el precio de devolución sea superior al de compra, ya que ello solo tiene repercusión en la relación importador-exportador, pero lo relevante es que esas unidades de zapatos no han accedido al mercado del UE, y por ende respecto de los mismos no ha habido negociación con terceros; y en cuanto a las segundas ( b), por referirse a modelos comunitarios no registrados de los que se ha desistido

En definitiva, por este concepto deber ser resarcida la actora en 8.266,86 ?, que añadidos a los 57,80 ? , suponen un total de 8.324,66?

Octavo. La infracción de las normas de competencia desleal

Procede desechar la demanda en este particular en aplicación de la doctrina jurisprudencial que remarca la necesidad de deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal y según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva. En este sentido el TS en Sentencia de 1 de abril de 2004 dice que "La acción de competencia desleal contra la imitación, completa la protección jurídica que da la normativa sobre propiedad industrial: pero no puede suplantarla ni, mucho menos, sustituirla" ,tesis asumida por el Tribunal de Marca Comunitario en sentencia de 25/4/2006 y en la más reciente de 5 de febrero de 2008 que habla del principio de especialidad o prioridad normativa

Por ello si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Solo donde no alcance la primera podrá actuar la segunda siempre que en la demanda se hayan aportado los elementos (diferentes de los que fundan la acción de violación de dibujo o modelo o de la marca) que califiquen la conducta en alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales desglosados en la ley (y por tanto, sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado) y no contradiga las normas que integran el régimen específico de los diseños o marcas. Y así ocurre en el caso presente en el que no se añade nada al supuesto de hecho ya enjuiciado bajo la óptica prioritaria de la regulación del dibujo o modelo comunitario: si se quiebra el derecho de exclusiva derivado de los modelos comunitarios no registrados, la legislación a aplicar es el RDMC y no el art 11 LCD , y mucho menos el art 5 LCD , que tiene sustantividad propia, por lo que no entra en juego en caso de estar previsto en un tipo específico el supuesto fáctico a analizar

Noveno - Costas

Al ser parcial la estimación, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad (art. 394LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por SALVI CALZADOS SL contra CALZADOS CUMBRE SL debo declarar que la comercialización por la entidad demandada de los modelos de zapatos con las referencias 26002,25003, 25004,25005 y W728 supone lesión en los derechos de exclusiva titularidad de la actora dimanantes de los modelos comunitarios no registrados consistentes en zapatillas identificadas con las referencias 6.3G, 6.15K, 15.3G, 58-3C, 17-3h y debo condenar a la demandada a la cesación en la comercialización de dichos modelos de zapatos y prohibición de repetición en el futuro y a abonar a la actora la suma de 8.324,66?

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 6_0483art>451 y 6_0484art>452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre ).

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe