Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 425/2012 de 18 de Julio de 2013

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

Procedimiento:JUICIO ORDINARIO núm. 425/2012

Parte demandante: SCHÜTZ GmbH & Co KGaA, y SCHÜTZ IBERICA S.L

Procurador: LAURA PEREZ DE SARRIO

Abogado: JULIAN GARCÍA MADORELL

Parte demandada: BIDONS EGARA, S.L

Procurador: PEDRO MOLINA MARTINEZ

Abogado: JUAN CARLOS CÓRDOBA RODRÍGUEZ

SENTENCIA núm.

En Alicante, a 18 de Julio de 2013

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria núm. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 425/12 promovidos a instancia de SCHÜTZ GmbH & Co KGaA, y SCHÜTZ IBERICA S.L representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. LAURA PEREZ DE SARRIO y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. JULIAN GARCÍA MADORELL contra BIDONS EGARA, S.L representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. PEDRO MOLINA MARTINEZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. JUAN CARLOS CÓRDOBA RODRÍGUEZ , sobre infracción de marcas comunitarias y competencia desleal

Antecedentes

Primero -Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia en la que ' Que se declare:

1º) Que los actos de BIDONS EGARA, S.L. reseñados en el hecho TERCERO de este escrito consistente en la comercialización por la demandada de unos embalajes para el transporte de mercancías con la Marca Comunitaria SCHÜTZ nº 870188, son constitutivos de una violación de la citada Marca.

2º) Que los actos de engaño y publicidad ilícita realizados por BIDONS EGARA, relacionados con el uso de la marca SCHÜTZ, reseñados en el hecho CUARTO de este escrito, son desleales.

Que se condene a la demandada:

3º) A estar y pasar por la anterior declaración.

4º) A cesar en la realización de los actos citados en el apartado 1º) y 2º) de este Suplico.

5º) A indemnizar a mis mandantes por la infracción de la Marca Comunitaria SCHÜTZ nº 870188 y/o por competencia desleal, en la cuantía que se determine, de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el hecho QUINTO del presente escrito, sin que la cuantía de dicha indemnización pueda ser, en ningún caso, inferior al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la demandada con relación a los productos comercializados con la marca de mi mandante.

6º) A la publicación del fallo de la sentencia a costa del demandado, mediante anuncios en los siguientes periódicos de tirada nacional LA VANGUARDIA y EL PAIS.

7º) Al pago de las costas procesales.'

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables, intereso que se tuviera por formulada oposición a la demanda y ' se acuerde desestimar la misma, se absuelva a mi representada de todos los pedimentos de contrario, todo ello sin perjuicio de manifestar la voluntad de esta parte de allanarse parcialmente en cuanto al pedimento vertido en la página 6 de la demanda referente a retirar de los elementos SCHÜTZ las etiquetas o impresiones identificativas de su marca en los casos expuestos en la demanda, siempre en el entendido de que la reclamación vertida por la actora ha sido conocida por esta parte por primera vez en este medio (judicial) y entendiendo que el proceder anterior no ha supuesto infracción de marca alguna. Y todo ello con expresa condena en costas a la parte actora en virtud del principio del vencimiento objetivo y por su temeridad al plantearla, así como la falta de planteamiento de cualquier reclamación u opción de negociación previas a la vía judicial.'

Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 LEC , que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y desestimadas las excepciones procesales de defecto legal en el modo de proponer la demanda e indebida acumulación de acciones, e interesada por las partes la práctica de las pruebas documental, testifical, pericial e interrogatorio se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio

Cuarto.El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.-En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación, ascendiendo a más de 600 el número de asuntos registrados en 2013 a fecha de la presente resolución

Fundamentos

Primero: Planteamiento

1.La compañía alemana SCHÜTZ GmbH & Co KGaA (en adelante SCHÜTZ) y su filial española SCHÜTZ IBERICA S.L dedicadas, entre otras actividades, a la fabricación y comercialización de un embalaje industrial con una capacidad de 1000 litros (técnicamente conocido como GRG ('Gran Recipiente para mercancías a Granel' o IBC) bajo la marca comunitaria registrada 'SCHÜTZ' número 870188 que va grabada en sus diversos componentes (jaula, bidón o bombona interior de plástico y palet) y que se comercializan ya nuevos ya reciclados, formula demanda contra la mercantil española BIDONS EGARA SL por comercializar embalajes usados reciclados tipo GRG compuestos por una jaula exterior de metal y palet con la marca SCHÜTZ con un bidón o bombona de plástico interior de otro fabricante, lo cual considera que implica una violación de los derechos de la marca SCHÜTZ al identificar su producto con una marca que no le pertenece, añadiendo que los embalajes GRG reciclados por BIDONS EGARA presentan defectos estructurales y utilizan marcas y etiquetajes falsos que afectan negativamente a las actoras

2. Asimismo añade que BIDONS EGARA realiza actos de engaño y publicidad ilícita : (a) al comercializar los embalajes GRG reciclados con la marca SCHÜTZ, utilizando etiquetas de homologación y fabricación falsas o, que no se corresponden con la realidad del producto que identifican;(b) en su página web www.bidonsegara.com al manifestar que 'Utilizando este sistema de valorización, obtenemos el resultado de un contenedor nuevo, a menor precio, al tener diversas partes recicladas, pero con todas las garantías originales de fabricación', y (c) por su declaración ambiental colgada en la página web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/mediamb/declaracions_ambientals/bidons.pdf, que reitera lo anterior y especifica que sustituye la bombona interior de plástico por otra nueva del mismo fabricante para que no pierda las condiciones de homologación del envase original

3. Desde el punto de vista jurídico considera que la actuación de la demandada en el mercado supone: (a) una lesión de los derechos marcarios, con invocación de la excepción al agotamiento prevista en el art 13.2 del Reglamento Comunitario ( CE) Num 207/2009, de marca comunitaria y por la remisión los arts 41 , 42 , 43 y 44 de la Ley española 17/2001, de Marcas asi como de los arts 34 y 36 , y ( b) la realización de actos de competencia desleal de engaño y publicidad ilícita , con alegación de los arts 5.1 a ) y 18 de la Ley Española 3/1991, de 1 de enero de Competencia Desleal (en lo sucesivo LCD) en relación con los art 1 , 2 y 3 de la Ley 34/1988 General de Publicidad / en abreviatura LGP), así como del art 32 en cuanto a las acciones ejercitadas

4. Frente a ello la demandada BIDONS SEGARRA SL solicita su absolución aduciendo una pluralidad de alegaciones que, en extracto y dificultado por la técnica empleada, se pueden resumir en los siguientes motivos defensivos: a) excepciones procesales de defecto legal en el modo de proponer la demanda e indebida acumulación de acciones; b) falta de legitimación activa respeto de la competencia desleal, al no constar que en España la actividad de reciclaje sea desarrollada por las actoras, sino por una tercera sociedad filial (SERVIDRUM IBÉRICA, S.L.U.); c) inexistencia de infracción marcaria y concurrencia por ausencia de confusión y de engaño, limitándose a realizar lo conocido como 'cross-bottling' o embotellamiento cruzado, es decir, utilizar como recambios para las jaulas las cápsulas de cualquier fabricante, sea el mismo que fabricó la jaula o cualquier otro y d) la pretensión de SCHÜTZ de consolidar un abuso de posición dominante, prohibido por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia , con invocación, al margen de preceptos de códigos civiles regionales no directamente aplicables, del art 12 RMC y del correlativo art 37LM relativo a la limitación de los efectos de la marca

5. No obstante lo anterior, de manera previa se alega abuso de derecho por ausencia de requerimiento previo y rechazo del ofrecimiento de mediación y se manifiesta su allanamiento parcial en cuanto al pedimento vertido en la página 6 de la demanda referente a la eliminación en los recipientes reciclados comercializados por BIDOSN SEGARRA de las etiquetas o impresiones identificativas de la marca SCHÜTZ que aparecen en los elementos que integran el embalaje reciclado, en concreto la eliminación de la referida marca de las placas de las jaulas que componen el recipiente

6. Resueltas en sentido desestimatorio en la audiencia previa las excepciones procesales, varias precisiones son necesarias realizar para delimitar el objeto de debate:

La primera es que se mantiene en su totalidad el litigio porque a pesar de manifestar la demandada que se allana parcialmente a la demanda, niega simultáneamente la existencia de infracción en una postura de difícil encaje procesal y más bien entendible en una solución convenida, ausente en el caso presente

La segunda es que carece de eficacia defensiva el abuso de derecho por cuanto ni el requerimiento previo y ni el intento de mediación son requisitos para el ejercicio del derecho, por lo que su falta no permite calificar como abusiva la actuación de las actoras

La tercera es que desde el punto de vista marcario el debate gira en torno al uso de la marca ajena en los productos reciclados que oferta la demandada, lo que conecta con el agotamiento como límite al derecho de exclusiva que otorga la marca, y más concretamente, sobre la excepción que permite su renacimiento, no sobre si concurre abuso de posición dominante por las actoras, por lo que las alegaciones al respeto son prescindibles

Segundo.- El uso por la demandada de las marcas de la actora. Marco fáctico

7. De las alegaciones conformes de las partes y fijación de hechos no controvertidos en la audiencia previa, puesto en relación con el material probatorio practicado, en especial documentos y dictámenes periciales (que si no se indica lo contrario se entienden referidos a los aportados en demanda) se desprenden los siguientes datos de relevancia

i) en el mercado se fabrica y comercializa por una pluralidad de empresas un embalaje industrial con una capacidad de 1000 litros conocido como IBC o GRG ('Gran Recipiente para mercancías a Granel') utilizado por un amplio sector de la industria química, petroquímica, alimentaria y farmacéutica para transportar sus productos, en el que se aprecian diversos componentes (jaula metálica, bidón o bombona interior de plástico y palet inferior metálico) que tienen la siguiente forma (no controvertido y doc num 1)
Para ver la imagenpulse aquí.

ii) las diversas piezas que componen un embalaje tipo GRG son reutilizables y se ofertan en el mercado embalajes tipo GRG nuevos y reciclados, y respecto de estos últimos el llamado re-embotellamiento ( en el que todos los elementos proceden del mismo fabricante) y embotellamiento cruzado (utilización de jaulas y cápsulas de distinto fabricante) (no controvertido y revistas del sector y resoluciones judiciales de tribunales ingleses aportadas en audiencia previa y con posterioridad)

iii) La actora SCHÜTZ es titular de la Marca Comunitaria SCHÜTZ número 870188 inscrita en 1998 en las Clases 6, 19 y 20 entre otros, para este tipo de envases ( doc num 3)

iv) En los envases tipo GRG fabricados y comercializados por las actoras va grabada en sus diversos componentes (jaula, bidón o bombona interior de plástico y palet) la marca SCHÜTZ, siendo la más relevante, por su tamaño y colocación, la que figura en la placa metálica soldada a la jaula (no controvertido y doc num 2), y que concentra la atención del consumidor (documento num 7 de la demanda)

En dicha placa figuran los datos de su homologación en caso de tratarse de GRG homologados para trasporte de mercancía peligrosa (ver detalle doc num 2 e informe contenido en doc num 6, que diferencia el número de campos de las placas metálica delantera según haya o no homologación)

v) También se ofertan en España envases tipo GRG reciclados con jaula, palet y bombona de la marca SCHÜTZ por SERVIDRUM IBERICA SLU cuyo socio único es SCHÜTZ IBERICA - doc num 1 y 2 de la contestación

vi) BIDONS EGARA, que cuenta con homologaciones al efecto (aportada en audiencia previa) y está autorizada administrativamente para el reciclaje de productos, recicla y oferta embalajes tipo GRG reciclados ( doc num 14 de la contestación), y entre ellos, unos compuestos por una jaula exterior de metal y palet fabricados por SCHÜTZ con un bidón o bombona de plástico interior procedente de otro fabricante, sin que se haya precisado en qué proporción (admitido y elección aleatoria efectuada notarialmente en acta de 26 de julio de 2012, doc num 15 de la contestación)

No consta que proceda BIDONS EGARA a eliminar todas las etiquetas ni las marcas de los componentes del embalaje tipo GRG reciclado (así se viene a admitir en la contestación) e identifica el embalaje reciclado que comercializa con una etiqueta de tamaño reducido en forma de hoja verde en la que se indica que es un envase reciclado por BIDONS EGARA (informe anexado al doc num 6 e informe pericial num 3 de la contestación)

vii) desde 2008 a 2011 ai BIDONS EGARA había comprado a la actora bidones interiores de plástico nuevos destinados al reciclaje de los GRG usados, dejándolo de hacer en 2012, ya que desde enero de 2001 el precio de una unidad pasó de 33,13€ a 43,15€ a partir del 1 de febrero y de 50€ a partir del 1 de noviembre ( doc num 8 , 9 y 10 de la contestación)

viii) las jaulas y las cápsulas o bidones de los distintos fabricantes empleados por BIDONS EGARA son esencialmente compatibles, no apreciándose en las combinaciones de montaje operaciones forzadas de la cápsula o de la jaula que afectaran a las condiciones estructurales ni dimensionales iniciales de ninguno de los dos elementos ni deterioro o deformación, siendo los envases resultantes aptos para usos de almacenamiento y transporte (dictamen pericial aportado como doc num 3 de la contestación), al margen de que el 'encaje' en esta combinación pueda no ser tan perfecto como cuando se trata de componentes procedentes del mismo fabricante, y de las homologaciones que fueran precisas en cada caso para el transporte de mercancías peligrosas.

Ratifica lo anterior la certificación deltambién fabricante MASCHIOPACK IBERICA, S.L., doc num 15 de la contestación acreditativo de que en relación con este tipo de contenedores GRG la separación y sustitución de cualquiera de ambos elementos no modifica sus condiciones de uso para las que fueron fabricadas

No desvirtúa lo dicho el reportaje fotográfico e informe elaborado por personal de la actora fechado a 15/3/2012 anexado al doc num 6 porque no hay certeza de que el forzamiento y mal ensamblaje de la barra superiores de sujeción de la bombona sean imputables a BIDONS EGARRA, habida cuenta de la ruptura temporal entre el suministro de ese pedido 'señuelo' efectuado el 23/11/2011 y la constancia notarial de las fotografías el 10/4/2012 respecto de un informe de 15/3/2012, sin que pueda descartarse por ello que aquéllas irregularidades deriven de ulteriores actuaciones de transporte o montaje/desmontaje ajenos a BIDONS EGARRA, ya que se entregaron en Barcelona en 23/11/2011 y se verifica notarialmente su estado pasado varios meses en una localidad de Tarragona, en las instalaciones de la actora, sin que se haya interesado por la parte aportante a la empresa adquirente explicación alguna , no obstante la impugnación efectuada de contrario; cúmulo de circunstancias que arrojan una duda que hubiera sido fácilmente evitable si se hubiera dejado constancia notarial en el momento de la recepción el 23/11/2011 del estado de los embalajes adquiridos. En todo caso, tampoco consta que esas denunciadas irregularidades provoquen que el embalaje resulte inservible e inseguro para el transporte de mercancía, dejando al margen aquella catalogada como peligrosa

ix) no consta que las actoras -suministradores de cápsulas nuevas desde 2008- antes de la demanda se opusieran a que BIDONS EGARA combinara jaulas fabricadas por ellos con cápsulas de otros fabricantes, o que para ello debía eliminar la marca 'SCHÜTZ' de las jaula

x) BIDONS EGARA acepta proceder en lo sucesivo a eliminar la marca 'SCHÜTZ de las placas de las jaulas, sin que esto conste acreditado (dictamen pericial y acta notarial num 3 y 15 de la contestación y CD y documental aportada en audiencia previa)

Tercero El agotamiento de las marcas y sus límites.

8. Como se anticipó la controversia desde el punto de vista marcario el debate gira en torno al uso de la marca ajena -SCHÜTZ - en los productos reciclados que oferta la demandada, lo que conecta con el agotamiento como límite al derecho de exclusiva que otorga la marca, y más concretamente, sobre la excepción que permite su renacimiento.

9. Bajo la rubrica 'Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria', el art 13.1 RMC dice '1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento'

10. De igual modo que el art 7 de la Directiva, el artículo citado consagra uno de los límites jurisprudenciales y legales a las facultades derivadas de la titularidad de la marca, de manera que si bien corresponde en exclusiva al titular de la marca la primera comercialización de los bienes o servicios identificados por ese signo, una vez realizada dicha comercialización directamente por él titular o con su consentimiento, no puede ya impedir que los terceros efectúen las comercializaciones posteriores en un régimen de libre comercio.

11. En el caso presente no se cuestiona que concurran tales requisitos, ya que las jaulas identificadas con las marcas de las actoras que se emplean por la demandada son: a) auténticas y b) han sido comercializados por las actoras en el Espacio Económico Europeo o con su consentimiento, centrándose la discusión en su limites, es decir, si se dan determinadas circunstancias por las que renace el ius prohibendi, dado que según el art 13.2 RMC ' El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización', siguiendo la pauta del art. 7 de la Directiva, y por ejemplo se ha dicho en el apartado 79 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras del TJCE de 11 de julio de 1996 en un supuesto de reenvasado que 'el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado' citada por la reciente sentencia de Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda), de 26 abril 2007 Boehringer Ingelheim y otros

12. De especial interés por su cercanía al litigio presente resulta la cuestión prejudicial resuelta por la STJUE de 14 de julio de 2011 en el marco de un litigio entre una empresa Viking Gas A/S y Kosan Gas A/S, en relación con la práctica de la primera consistente en vender gas rellenando y cambiando, contra pago, bombonas de gas de material compuesto, cuya forma está protegida como marca tridimensional por la segunda, que previamente fueron adquiridas por los consumidores, y en el que el Tribunal señala en casos de estas bombonas destinadas a ser reutilizados varias veces ' debe ponderarse, por una parte, el interés legítimo del ...titular de las marcas que figuran en ésta en obtener un beneficio de los derechos vinculados a esas marcas y, por otra, los intereses legítimos de los compradores de dichas bombonas, en particular el de disfrutar plenamente de su derecho de propiedad sobre esas bombonas, así como el interés general en que se mantenga una competencia no falseada'añadiendo en cuanto al interés del titular ' que la venta de las bombonas de material compuesto le permite realizar el valor económico de las marcas relativas a dichas bombonas. Pues bien, el Tribunal ya ha declarado que una venta, que permite al titular hacer efectivo el valor económico de su marca, agota los derechos exclusivos conferidos por la Directiva 89/104 ( LCEur 1989, 132) (véase, en particular, la sentencia de 30 de noviembre de 2004 [ TJCE 2004, 346] , Peak Holding, C-16/03 , Rec. p. I- 11313, apartado 40)y en cuanto a los intereses de los adquirentes de bombonas de material compuesto, '... éstos no pueden disfrutar plenamente de su derecho de propiedad sobre esas bombonas en el supuesto de que ese derecho esté limitado por los correspondientes derechos de marca incluso después de la venta de dichas bombonas por el titular o con su consentimiento. Como señaló el Abogado General en el punto 66 de sus conclusiones, esos adquirentes no son más libres en el ejercicio de ese derecho, sino que están vinculados a un solo proveedor de gas para rellenar posteriormente las citadas bombonas'.Por ello permitir al titular de las marcas oponerse, sobre la base de los derechos relativos a esas marcas, 'a que se rellenen posteriormente las bombonas reduciría indebidamente la competencia en el mercado de referencia, relativo al rellenado de bombonas de gas, y supondría incluso el riesgo de una compartimentación del mercado cuando ese licenciatario y titular consiga imponer su bombona gracias a las características técnicas particulares de ésta, cuya protección no es objeto del Derecho de marcas'..

13. De ello concluye ' que la venta de la bombona de material compuesto agota los derechos que el licenciatario del derecho de marca constituida por la forma de la bombona de material compuesto y titular de las marcas que figuran en ella obtiene de dichas marcas y transfiere al adquirente el derecho de disponer libremente de esa bombona, incluido el de cambiarla o rellenarla, una vez que se consuma el gas de origen, en una empresa de su elección, es decir, no sólo con ese licenciatario y titular, sino también con uno de sus competidores. Ese derecho del adquirente tiene por corolario el derecho de sus competidores de proceder, dentro de los límites establecidos en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104 ( LCEur 1989, 132) , al rellenado y al cambio de las bombonas vacías' .

14. Trasladado ello al caso presente supone que el reciclaje de este tipo de embalajes GRG ya mediante 're-embotellamiento' (jaula y cápsula del mismo fabricante) ya mediante 'embotellamiento cruzado' o 'cross-bottling' (utilizar como recambios para las jaulas las cápsulas de otro fabricante) no es contrario en principio al derecho del titular marcario de los elementos que conforman el producto reciclado , a fin de evitar resultados contrarios al interés general en que se mantenga un mercado competitivo, y así lo viene a reconocer la propia actora al decir que ' nada tendría que objetar a BIDONS EGARA, si la demandada suprimiera de forma definitiva la marca SCHÜTZ de todos sus embalajes reciclados que incluyan elementos de otros fabricantes'

15. El litigio se suscita por considerar que al no suprimirse la marca se lesionan sus derechos, lo que suscita la problemática de si ese uso de la marca ajena por BIDONS EGARA en un componente (jaula) del producto reciclado (embalaje tipo GRG) violenta los derechos del titular marcario, lo cual nos aboca a los límites del agotamiento previstos en el art 13.2 RMC según el cual el titular de una marca puede, a pesar de la comercialización de los productos designados con su marca, oponerse a su comercialización ulterior cuando motivos legítimos justifiquen dicha oposición y, en particular, cuando el estado de los productos sea modificado o alterado después de su comercialización

16.Es reiterada jurisprudencia del equivalente art 7.2 de la Directiva de Marcas que ' el uso de la expresión «en especial» en el artículo 7, apartado 2, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos de la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueda constituir un motivo legítimo( sentencia de 23 de abril de 2009 Copad, C-59/08 y jurisprudencia citada)'habiéndose declaradoque tal motivo legítimo existe también cuando el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de ésta, o cuando ese uso se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo comercial entre el titular de la marca y ese tercero y, en particular, de que éste pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas personas(sentencia de 8 de julio de 2010 Portakabin y Portakabin )

17. En la sentencia de 14 de julio de 2011 (asunto bombonas de gas) el Tribunal apunta unas pautas para apreciar si existe ' ese motivo legítimo' y dice: ' 39.En ese contexto, debe precisare que, para responder a la cuestión de si la comercialización de las bombonas de material compuesto rellenadas por Viking Gas se hace para dar la impresión que existe un vínculo económico entre esa empresa y Kosan Gas, lo que facultaría a esta empresa para oponerse a esa comercialización, debe tenerse en cuenta el etiquetado de esas bombonas así como las condiciones en las que se produce el intercambio de éstas.

40. En efecto, el etiquetado de las bombonas de material compuesto y las condiciones en que éstas se intercambian no deben llevar al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a considerar que existe un vínculo entre las dos empresas de que se trata en el litigio principal o que el gas que sirvió para el rellenado de esas bombonas procede de Kosan Gas. Para apreciar si se descarta esa impresión errónea, deben tenerse en cuenta las prácticas en ese sector y, en particular, por lo que atañe a la cuestión de si los consumidores están habituados a que las bombonas de gas sean rellenadas por otros distribuidores. Además, parece razonable presumir que al consumidor que se dirige directamente a Viking Gas, para cambiar su bombona de gas vacía por una bombona rellenada o para que le rellenen su propia bombona, le resulta más fácil conocer la falta de vínculos entre esa empresa y Kosan Gas.

41.Por lo que se refiere al hecho de que las bombonas de material compuesto lleven marcas denominativa y figurativa constituidas por el nombre y el logotipo de Kosan Gas, que, según lo declarado por el órgano jurisdiccional remitente, siguen siendo visibles a pesar del etiquetado colocado por Viking Gas en esas bombonas, debe señalarse que esa circunstancia constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir que ese etiquetado modifique el estado de las bombonas ocultando su origen'

18. Consideraciones que se entroncan con la doctrina alemana e italiana según la cual es admisible el uso de la marca ajena para indicar un componente de un producto final siempre que no se realice de tal modo que asuma las características y las funciones de una verdadera marca del producto, o en todo caso, genere confusión sobre su efectiva procedencia; doctrina asumida en España por García Vidal

19. En el caso presente, y aún cuando la prueba practicada y las alegaciones de las partes no son especialmente esclarecedoras, enzarzados en otros temas secundarios y en buena parte ajenos al ámbitos marcario (como si se observa la normativa de etiquetaje o sobre homologaciones), no se puede descartar el riesgo de que el consumidor medio al adquirir un embalaje reciclado tipo GRG a BIDONS EGARRA en los términos en los que esté los comercializa pueda pensar que todo el embalaje tipo GRG procede de SCHÜTZ,incluido el depósito o cápsula interiorcuando ello no es cierto, asignando características al producto reciclado tipo GRG de BIDONS EGARRA que no corresponden, y generando confusión sobre su efectiva procedencia, al confundirse así conlosque sí proceden en su integridad de elementos de esta empresa, y ello porque las etiquetas empleadas por BIDONS EGARRA no son los suficientemente ilustrativas para distinguir el origen empresarial del embalaje reciclado en su totalidad, de manera que la marca SCHÜTZque se mantiene en la placa viene a identificar la totalidad del GRG

20. Por tanto el argumento central de la demandada de que no hay confusión porque un consumidor de este tipo de embalajes reciclados sabe que adquiere un producto distinto al embalaje nuevo de SCHÜTZ no es bastante, dado que no disipa el riesgo indicado

21. Refuerza lo dicho el propio 'allanamiento ' de BIDONS EGARA a eliminar la marca 'SCHÜTZ de las placas de las jaulas, que es lo determinante, siendo, por otra parte, excesiva la pretensión de las actoras referente a la eliminación de cualesquiera impresiones del signo registrado existentes en la jaula, pues las restantes son apenas perceptibles, y con ello lo que se busca más que proteger la marca es evitar la reutilización por terceros de jaulas con cápsulas de otros fabricantes, y con ello crear mercados cautivos, contrarios a una competencia saneada, por lo excesivamente gravoso que supone su eliminación si se compara con el escaso impacto que produce -por su mínima relevancia- a la función indicadora de la marca, que no sufre merma porque tratándose de productos reciclados es admisible el uso de la marca ajena de uno de los componentes del producto reciclado final siempre que se realice de manera accesoria, sin asumir la función de verdadera marca del producto, sin generar confusión sobre la efectiva procedencia del producto final

22. Y ello conecta con la alegación defensiva relativa a que se trata de un uso amparado en el art 12 RMC, que como el art 6 de la Directiva 89/104/CE , contiene unas disposiciones que limitan el derecho del titular de la marca, cuyo apartado c) establece, en especial, que el titular no podrá prohibir a los terceros el uso ' de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial' , que es la otra cara de la moneda del art 13.2

23.Como recuerdan las Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 16 de enero de 2008 en el Asunto C 102/07 ' en esta sentencia [ de 23 febrero 1999] el Tribunal de Justicia indagó la ratio legis de este precepto, orientándolo a conciliar la protección de los derechos de marca con la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado común, para que sirvan de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener',pues, según el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 23 febrero 1999 (asunto BMW) , es menester compaginar el ejercicio de las facultades otorgadas al titular del derecho de propiedad industrial con los objetivos del Tratado encaminados hacia la rivalidad empresarial ordenada y cabal, de manera que los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104 (correlativos arts 9,12 y 13 RMC) no permiten que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de su marca (en ese caso para anunciar la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca)'... a menos que se utilice la marca de tal forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas'

24. En posterior sentencia de 17 de marzo de 2005 (The Gillette Company y otros) el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas apunta los criterios de interpretación del requisito de 'prácticas leales ' indicando que ' El requisito de «prácticas leales», en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 (equivalente al art 12.1c) RMC), constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca.

El uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, especialmente cuando:

-se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;

-afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación;

-desacredita o denigra dicha marca,

-o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

El hecho de que un tercero utilice una marca ajena para indicar el destino del producto que comercializa no implica necesariamente que lo presente como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto que lleva esta marca. Dicha presentación depende de las circunstancias del caso concreto y corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar su posible existencia de acuerdo con las circunstancias del litigio principal.

El que eventualmente el tercero pueda presentar el producto que comercializa como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto cuya marca utiliza constituye un elemento que el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta a la hora de comprobar que tal uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial'

25 Como ya se anticipó en el apartado 19, aquí el uso de la marca ajena SCHÜTZ que no supera el test de lealtad es el efectuado en la placa al venir a identificar la totalidad del GRG porque las etiquetas empleadas por BIDONS EGARRA no son los suficientemente ilustrativas para distinguir el origen empresarial del embalaje reciclado en su totalidad, de manera que su uso en esa forma no tiene amparo en el art 12 RMC

Cuarto - La infracción de las normas de competencia desleal.

26. Frente a la denuncia de actoras de actos desleales se aduce la falta de legitimación por no ser las actoras empresas competidoras con BIDON EGARRA ya que la empresa que oferta en España envases tipo GRG reciclados con jaula, palet y bombona de la marca SCHÜTZ por SERVIDRUM IBERICA SLU cuyo socio único es SCHÜTZ IBERICA

27. Aún dando por buena esa hipótesis la excepción está destinada al fracaso ya que para el ejercicio de las acciones no solo no es preciso ser competidor del sujeto pasivo, al bastar participar en el mercado y ver sus intereses económicos amenazados o perjudicados ( art 3 y 33 LCD ), sino que en el caso presente SCHÜTZ IBERICA es competidora en el mercado español al ofertar embalajes tipo GCG, que es el mercado relevante, dado que los recicladores-como la demandada- al ofertar la misma clase de productos, entran en concurrencia con los que fabrican y comercializan los nuevos

28. Afirmado lo anterior, se imputan en primer lugar a la demandada actos de engaño consistentes en comercializar los embalajes GRG reciclados con la marca SCHÜTZ utilizando etiquetas de homologación y fabricación falsas o que no se corresponden con la realidad del producto que identifican

29. No puede ser estimada por dos razones:

i) que se basa en el etiquetaje existente en las embalajes tipo GRG del pedido 'señuelo' de 23/11/2011 sobre el que versa el reportaje fotográfico e informe elaborado por personal de la actora anexado al doc num 6 y del cual no hay certeza de que fuesen las que aparecían en los suministrados en su día y en esas condiciones por BIDONS EGARRA, habida cuenta de la ruptura temporal entre el suministro y su constancia notarial, dando por reproducido lo dicho en el apartado 7 viii) anterior, y

ii) el indebido etiquetaje por mantener las homologaciones de la jaula SCHÜTZ que dejan de ser válidas si la cápsula interna no pertenece a este fabricante, parece que solo tiene sentido si se trata de embalaje destinados al transporte de mercancías peligrosa, al ser las únicas que precisan homologación según lo acreditado en autos (y así parece reconocerlo la propia técnico de la actora que depone como testigo), y en el caso de los examinados en el informe anexado al doc num 6 no se aclara qué tipo de embalaje tipo GRG (para transporte de mercancía peligrosa o no) solicitó el adquirente, relevante para apreciar si se le indujo por ello a error en la decisión de compra

30. En cuanto a la publicidad ilícita son dos los hechos imputados. En primer lugar la inclusión en su página web www.bidonsegara.com en el apartado que hace referencia a los ENVASES RECICLADOS, y a la forma en que efectúa el 'CAMBIO DE CÁPSULA DE SUS CONTENEDORES', de la siguiente manifiestación ' Utilizando este sistema de valorización, obtenemos el resultado de un contenedor nuevo, a menor precio, al tener diversas partes recicladas, pero con todas las garantías originales de fabricación.'

31. Al margen del limitado alcance publicitario cuando se inserta en un conjunto de carácter informativo sobre el proceso de reciclaje de estos embalajes, no se aprecia el engaño imputado de la demandada, pues con independencia de la mayor o menor precisión en la narración, lo que no se acredita es que los embalajes tipo GRG reciclados por BIDOSN EGARRA no reúnan las garantías que pueda ofrecer un producto nuevo, pues (i) no hay prueba fehaciente de que tales embalajes tipo GRG reciclados no sean válidos para transporte de mercancía no peligrosas, y (ii) en cuanto a éstas, que oferte para transporte de mercancías peligrosas 'embalajes cruzados' sin homologación. Al contrario, la prueba pericial practicada (propuesta por la demandada) apunta en este sentido, ya que se afirma respecto de lo primero que son aptos para el transporte de mercancía no peligrosa y en cuanto a los segundos, que el 'embalaje cruzado' observado en el acta de inspección notarial - doc nº 15- no estaba homologado al no destinarse a transporte de mercancía peligrosa

32. El segundo acto es la declaración ambiental disponible en www.gencat.cat/mediamb/declaracions_ambientals/bidons.pdf en la que se dice ''PROCESO DE RECICLADO DE CONTENEDORES IBC'S

(...) Posteriormente, se realiza, la reparación o sustitución de elementos del contenedor, según su estado (Palet, válvula, Cápsula de Plástico, tapas, jaula), con los accesorios o equipos originales del fabricante, para poder garantizar su nueva reutilización y mantener su homologación según el tipo de envase. (...) Los accesorios o equipos reemplazados son originales del fabricante para poder garantizar su nueva reutilización y mantener su su homologación según el tipo de envase. CAMBIO DE BOMBONA DE PLÁSTICO NUEVA EN UN IBC: Los contenedores no reutilizables de forma parcial, son aquellos que solamente se debe eliminar la bombona de plástico, por estar rota, deformada o por los productos que han contenido no sea posible su lavado. (...) Con la jaula y el palet reciclado colocamos una nueva bombona de plástico, formando un nuevo envase, en el que el producto a envasar se deposita en un envase nuevo con todas sus garantías. Este envase compuesto, una vez acabado y al haber sido sustituida la bombona de plástico por otra original del mismo fabricante del envase, no perderá las condiciones de homologación del envase original.'( doc num 10)

33. No parece en primer lugar que nos encontremos ante un mensaje publicitario sino mas bien ante una exposición sobre el proceso de reciclaje de esto embalajes dirigida a las autoridades administrativas correspondientes , y en segundo lugar, y todo caso, además de lo dicho anteriormente respecto de las garantías de los productos reciclados, en cuanto a la sustitución de la bombona interior de plástico por otra nueva del mismo fabricante para que no pierda las condiciones de homologación del envase original, no debemos olvidar que la declaración se efectuó en 2010 y en ese época sí consta que BIDONS EGARRA se suministraba de la demandante de bombona originales, por lo que no se puede afirmar con rotundidad que la afirmación resultara falsa, máxime cuando consta en dicho documento que la Declaración 'se valida por un verificador acreditado'

Quinto.- - Las consecuencias derivadas de la infracción marcaria

34. A la vista de la infracción de las marcas de la actora y conforme a las previsiones del RMC completado por remisión con las disposiciones de la Ley española 17/2001 de Marcas hay que afirmar que proceden las pretensiones merodeclarativa y de cesación si bien con una aclaración, a fin de facilitar su cumplimiento, ya voluntario ya forzoso, a la vista de los términos excesivamente abiertos del suplico, ya que la infracción de marcas no es la venta de embalaje tipo GRG por BIDONS EGARRA combinando jaulas externas fabricadas por SCHÜTZcon bidones o cápsulas internas de otros fabricantes, sino esa venta manteniendo la marca SCHÜTZen la placa de la jaula sin etiquetas suficientemente ilustrativas para distinguir que el embalaje reciclado en su totalidad procede de BIDONS EGARRA (apartado 19)

35. En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, en la demanda se desglosan en tres conceptos:

(a) Los gastos incurridos para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción, consistentes en la factura de 195,78 y 76,89 euros por la emisión de actas notariales de constancia ( doc num 11 y 12);

(b) El daño o 'degradación ' de la imagen de la marca SCHÜTZ, por una realización y presentación defectuosa del producto GRG con la marca SCHÜTZ cifrado en un 3% sobre la cifra total de negocio de la demandada, y

(c) los beneficios que SCHÜTZ (SCHÜTZ IBERICA) hubiera obtenido mediante el uso de su marca si no hubiera tenido lugar la violación por parte de la demandada resultado de multiplicar el margen o beneficio unitario de explotación obtenido por SCHÜTZ mediante la venta de sus embalajes reciclados/ reconstruidos (20,86€) por el número de embalajes comercializados por BIDONS EGARA con la marca SCHÜT, estimados cuanto menos en 4.384 unidades por año

36. En primer lugar, y frente a la tesis defensiva, la indemnización procede al concurrir el presupuesto del art 42.2 LM al encontramos ante actos de violación de una marca notoria, cualidad no controvertida, que per se es objeto en este particular de una especial protección y ser responsable la demandada de la primera comercialización de los productos indebidamente marcados ( art 42.1LM )

37.Si el primer concepto (a) no presenta problema al estar acreditados - doc num 11 y 12- y estar previstos en el art 43.1 in fine LM , los demás ya presentan más dificultades

38. Respecto de (b) conviene tener presente que la jurisprudencia comunitaria invocada distingue los supuestos de 'dilución», «menoscabo» o «difuminación»' de una parte , de «difuminación» o «degradación» de otra, y por último el «parasitismo». Así, trayendo a colación la STJCE 18 junio 2009 (L'Oréal/Bellure) se dice : ' 39 En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 29).

40 En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos «difuminación» o «degradación», tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca.

41 El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre'

39. Por tanto, y atendidos los términos de la demanda delimitadores del pronunciamiento judicial ( art 218 LEC ) y centrados en la «difuminación» o «degradación' corresponde a quien reclama - art 217LEC - la prueba de que el uso realizado por el demandado de la marca SCHÜTZ causa un perjuicio al poder de atracción de dicha marca, con el consiguiente riesgo de modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios al verse menos atraídos por ese signo.

40. En el caso presente no hay prueba de ello, sin que se aporten datos objetivos que permitan tampoco su inferencia, ya que (I) se desconoce qué impacto negativo ha provocado ese actuación en la ventas de embalajes marca SCHÜT, siendo el único dato que figura en el dictamen de afectación de imagen de marca aportado - doc num 7- que en España la actora es líder en el mercado relevante del embalaje industrial con una cuota de mercado en este tipo GRG del 45%, y (ii) no hay certeza exacta sobre la irregularidades imputadas a BIDONS EGARA ( según lo ya expuesto en apartados 7viii y 29 anteriores) ,sin olvidar que el consumidor medio relevante de productos reciclados es conocedor de que pueda presentar diferencias en su aspecto externo (raspaduras, abolladuras en chapa..) tolerables siempre que no afecten, por supuesto, a las característica técnicas y funcionales del producto en su totalidad

41. No obsta a lo dicho el dictamen pericial referido consistente, en esencia, en afirmaciones de un técnico en marketing, sin soporte objetivo alguno, y de carácter general y no adaptadas al caso concreto del mercado de embalajes de este tipo y a la problemática especifica de la concurrencia en el mismo de productos nuevos y reciclados, con conclusiones sobre irregularidades en los embalajes de BIDONS EGARA respeto de la que carece de cualificación técnica, que minusvaloran el rigor que una prueba de este tipo exige.Irregularidades en las que basa su informe y que decae al no estar debidamente adveradas

42. Finalmente en cuanto a (c) no procede porque: (i) se desconoce el número de embalajes comercializados por BIDONS EGARA con jaulas de la marca SCHÜT y cápsulas de otras marcas.No se ha propuesto prueba al respecto y no vale la estimación efectuada basadas en ponderación de las compra anuales de unidades de bombonas de plástico marca SCHÜT efectuadas por la demandada en 2010 y 2011, ya que no se puede deducir de ello qué numero de jaulas de la marca SCHÜTZ ha empleado en sus embalajes reciclados BIDONS EGARA con bidones o cápsulas de otros fabricantes, que es lo relevante, pues el reciclaje tipo re-embotellado empleando jaulas y capsulas marca SCHÜTZ en ningún caso se tacha como infractor, y aquella cifra podía referirse también a estos últimos, y (ii) no se puede afirmar que todas las ventas de BIDOSN EGARA de embalajes cruzados empleando jaulas SCHÜT de no haberse producido hubieran sido de la actora, pues significaría arrogarse toda la cuota de mercado de la primera, lo cual no tiene sentido si hay otros operadores en el mercado (vgra los identificados por la propia actora en más documental 3 aportada en audiencia previa) que ofertan ese tipo de productos

43.Por ultimo respecto de la difusión interesada en el suplico de la demanda en dos periódicos de tirada nacional, no es posible acceder a esta pretensión porque la demanda omite referencia alguna a la misma y no justifica su procedencia, siendo ello carga del solicitante, como es doctrina del TS recogida en la sentencia de23 de Julio del 2012 (asunto Maristas ) con cita de la Sentencia 697/2009 , de 6 de noviembre según la cual '(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela'

Séptimo. Costas

44. Al ser parcial la estimación cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art. 394LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por SCHÜTZ GmbH & Co KGaA, y SCHÜTZ IBERICA S.L contra BIDONS EGARA, S.L debo declarar que la venta de embalajes tipo GRG por BIDONS EGARRA combinando jaulas externas fabricadas por SCHÜTZ con bidones o cápsulas internas de otros fabricantes manteniendo la marca SCHÜTZen la placa de la jaula sin etiquetas suficientemente ilustrativas para distinguir que el embalaje reciclado en su totalidad procede de BIDONS EGARRA constituye infracción de la marca comunitaria de la actora y debo condenar y condeno a la demandada a cesar en la realización de tales actos y a indemnizar a las actoras en 272,67 euros

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto 'pago recurso de apelación', sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso ( artículos 6_0483art>451 y 6_0484art>452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre)

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe