Sentencia Civil 2/2023 Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 9, Rec. 999/2021 de 09 de enero del 2023

PRIMERO.-Pretensiones de las partes.

La actora ejercita una acción de infracción marcaria alegando que es titular de la marca nacional nº 2625945 y de la marca nacional nº 4073109 en la clase 39 para servicios de transporte terrestre de mercancías. En base a tal titularidad marcaria considera que la demandada está infringiendo sus derechos ex art. 34 LM desde que, a través de su filial en España ("Ader"), está utilizando el signo "In Time" en España para prestar servicios de transporte y está utilizando la App "In time Driver App" en idioma español para ofrecer servicios de transporte con origen y/o destino España, lo cual genera una alta confusión en el mercado.

Por ello solicita que se declare que la demandada está infringiendo las marcas de la actora con el uso del signo

y se la condene a cesar en el uso de dicho signo o de cualquier otro que incorpore como elemento dominante el elemento "In Time"/"Intime", así como la "In Time Driver App" y cualquier otro dominio web y/o rótulo de establecimiento de oficinas/locales, incluyendo cualquier tipo de publicidad y documentos mercantiles y/o embalajes que incorporen dicho signo para la prestación de servicios de trasporte de mercancías con origen y/o destino España. Solicita asimismo que se la condene a remover los efectos y a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria

Por su parte, la demandada solicita la desestimación de la demanda alegando que no existe riesgo de confusión porque la demandada no realiza servicios de transporte nacional dentro de España, sino sólo puntualmente servicios de transporte internacional con origen o destino a España. Alega asimismo que "in time" es una expresión genérica y que no ha causado ningún perjuicio a la actora.

SEGUNDO.- Infracción marcaria

El art. 34 LM dispone en su apartado 1º que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y en su apartado 2º permite al titular de la marca registrada que pueda prohibir a terceros que utilicen en el tráfico económico su marca sin su consentimiento. Cuando se de esta situación de violación o infracción del derecho exclusivo de marca, el art. 40 LM confiere a su titular la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. En el caso de autos se ha ejercitado la acción de cesación, de remoción de efectos y de indemnización de daños y perjuicios ( art. 41 LM).

El art. 34.2.b) LM establece que "el titular de la marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca".

Para la aplicación de este precepto es preciso atender a tres circunstancias:

- la identidad o semejanza entre los signos,

- la identidad o similitud entre los productos o servicios, y

- la posible existencia de un riesgo de confusión entre el público, que incluye el riesgo de asociación.

Existe riesgo de confusión, en sentido estricto, cuando el consumidor, por la similitud de los signos y/o de los productos o servicios, no distingue el origen empresarial de los mismos. Subespecie del riesgo de confusión es el riesgo de asociación, que se da cuando el consumidor, a pesar de diferencias de las marcas contrapuestas, cree equivocadamente que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (en tal sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 ( TJCE 1998, 220), Canon, C-39/1997, apartado 29, y de 22 de junio de 1999 (TJCE 1999, 138) , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/1997, apartado 17).

En búsqueda de una interpretación uniforme de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido sancionando los criterios a la luz de los que procede declarar o no la existencia del riesgo de confusión, convertidos así en reglas del ordenamiento comunitario. Los criterios son los siguientes:

1º) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, al fin, la impresión de conjunto que los signos confrontadados puedan producir en el consumidor medio, el cual normalmente los percibe como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997( C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999( C-342/97)).

2º) Lo expuesto no impide que, en particular, se tomen en consideración, para darles la importancia que merecen, aquellos elementos distintivos que resulten los dominantes en el conjunto ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)).

3º) La apreciación global del riesgo de confusión exige atender a la interdependencia que existe entre los distintos factores a tomar en consideración y, en particular, la similitud de los signos confrontados y los productos designados con ellos, de manera que un grado bajo de similitud entre dichos productos puede ser compensado por otro elevado de similitud entre los signos y a la inversa ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C- 39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97)).

4º) Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997(C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999( C-342/97)).

5º) Además de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación ( arts. 34.1b) LM y art. 5.1.b) Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988), por más que éste no constituya una alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)), al identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra (sobre ello, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97)).

6º) La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (STJCE 1997/232, asunto Sabel, apartado 23, y TJCE 199/138, asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schufabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

Las marcas deben ser confrontadas de forma global, con todos los elementos que las integran. Como indica la jurisprudencia, el examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstracto de los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto por lo que debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos. Por ello hay que comprobar la similitud de los signos confrontados en abstracto, por lo que a efectos de este enjuiciamiento no nos afecta qué tipo de restaurante es cada uno, si uno es más caro que otro o qué tipo de comida se sirve. No es tampoco relevante la forma en la que la actora usa sus signos o los presenta a sus propios clientes, sino que lo único trascendente son los signos en sí mismos considerados, en la forma en que los tiene registrados.

En este sentido se pronuncia la Sentencia núm.87/2014 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de marzo de 2014, en análisis de la infracción de dos marcas LŽOLIVA Y LŽ OLIVÉ registradas para servicios de restauración: " 6. Es completamente irrelevante, desde la perspectiva del examen del riesgo de confusión en este ámbito, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la competencia desleal, el carácter y la categoría de cada uno de los establecimientos que usan el signo. Lo único relevante es que la actora tiene registrados sus signos para los servicios de restauración y bar y que la demandada lo usa precisamente en un establecimiento de restauración. Por tanto, los productos y servicios no son distintos sino idénticos a efectos de enjuiciamiento del riesgo de confusión en el ámbito marcario, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos".

TERCERO.- Resolución de la controversia.

La aplicación de cuanto antecede al presente caso conlleva la desestimación de la demanda, pues no puede afirmarse que exista infracción de las marcas de la actora. En efecto, debemos analizar la similitud de los servicios y de los signos utilizados para determinar si hay o no riesgo de confusión y/o asociación.

En cuanto a los servicios que distinguen las marcas registradas de la actora y el signo utilizado por la demandada observamos que son idénticos, puesto que en ambos casos se identifican servicios de transporte, de la clase 39 ("transporte urgente de mercancías terrestres"). Ahora bien, aunque se trate de los mismos servicios, no existe similitud entre los prestados por la actora y por la demandada, puesto que la actora presta sus servicios de transporte terrestre en el ámbito nacional español, mientras que la demandada ha acreditado que la mayoría de sus clientes son de nacionalidad alemana y que presta sus servicios de transporte en territorio alemán y también servicios internacionales, aunque puntualmente pueda realizar servicios de transporte con origen o destino a España, para clientes alemanes que tienen filiales en España. Por lo tanto, la actora no presta servicios dentro de España. Es más, tal como depusieron los testigos en el acto de la vista, dichos servicios nacionales son prestados por otra empresa (la mercantil Servicios Empresariales Ader, S.A. ("Ader")), que sería la que estaría realizando los actos infractores que la actora imputa a la demandada, y que no consta que sea una filial de la demandada, sino que ambas (la demandada y "Ader") forman parte del mismo grupo de sociedades (el denominado grupo In Time), pero son personas jurídicas distintas, por lo que no puede dictarse una sentencia de condena dirigida a un tercero ajeno al proceso.

Asimismo, la jurisprudencia ya ha manifestado de forma reiterada que la existencia de un alto grado de similitud entre los servicios puede permitir, incluso, un reducido grado de similitud entre los signos a los efectos de apreciar confusión, como sucede en el presente caso, como seguidamente veremos.

Así, en cuanto a la comparación de los signos, habrán de confrontarse las marcas mixtas de la actora y con el signo utilizado por la demandada , de "forma conjunta", teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias fonéticas y gráficas, atendiendo además a todas aquellas circunstancias que puedan tener influencia en la confusión de empresas o productos en el mercando ( STS 26-6-2003 y 28-7-2006 ).

Desde el punto de vista fonético, ambos signos coinciden en las seis letras de la denominación "intime", que es la principal o predominante, pero se diferencian por las otras palabras, secundarias, que les acompañan ("Catalonian" y "Express Europe, S.L." en el caso de la actora y "Agile Logistics" en el caso de la demandada). Si bien existe fonéticamente una evidente coincidencia en la palabra predominante, el empleo de estas otras palabras les confiere una sonoridad distinta.

Desde el punto de vista gráfico o visual, los signos se alejan de forma considerable, pues aunque todo ellos resaltan la palabra "intime", la grafía o tipo de letra es distinta y también su disposición, pues en las de la actora la "t" está en minúscula y precedida de un guion, mientras que en la de la demandada está en mayúsculas y sin guion. Pero principalmente se diferencian en que en las marcas de la actora aquella palabra principal se encuentra precedida por una esfera de estrellas, que adquieren cierto protagonismo, mientas que en el signo de la demandada el protagonismo lo adquiere la palabra, que no se acompaña de ningún dibujo. Por último, debe destacarse también el empleo de colores distintos (negro, azul y beige en las marcas de la actora, y rosa y negro en el signo de la demandada).

Por último, desde el punto de vista semántico o conceptual, es cierto que la semejanza es evidente, por cuanto el significado que la expresión "in time" evoca en un consumidor medio es el mismo (rapidez y puntualidad), pero también debe ponerse de relieve que las marcas de la actora contienen las palabras "Catalonian" y "Europe", siendo especialmente relevante en este caso la primera de ellas, pues la actora cambió su denominación en el año 2016 (así lo declaró el testigo D. Santos, director general de la actora), siendo su anterior denominación la de "Catalonian In Time Europe, S.L.", con la que fue conocida en el sector durante muchos años, y así quedó acreditado en el acto de juicio, en que los testigos se referían a la actora como "Catalonian".

Del análisis de conjunto (fonético, visual y conceptual) de los signos debo concluir que estamos ante signos distintos, puesto que si bien evocan todos ellos la idea de rapidez y puntualidad, no es suficiente esta aproximación conceptual para hablar de signos semejantes cuando fonéticamente no se parecen (especialmente por las distintas palabras que acompañan a la expresión principal "in time") y visualmente son también distintos, como ha quedado expuesto, siendo en este caso el elemento visual el que tiene mayor fuerza distintiva. Debe tenerse en cuenta que se trata de marcas mixtas, en que el elemento gráfico adquiere un gran significado.

Teniendo en cuenta la parcial identidad del servicio identificado y la disparidad entre los signos, debemos analizar si existe riesgo de confusión, que debe analizarse de forma global, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes. Pues bien, las diferencias apuntadas conlleva que debamos descartar el riesgo de confusión, que debe ser analizado desde la perspectiva de un consumidor medio, aunque diligente y perspicaz, para el cual no pasarían desapercibidas las diferencias que entre sí presentan los signos, que son suficientemente significativas como para evitarle pensar que entre ellos pueda existir el riesgo de confusión o asociación en cuanto al origen empresarial. Es más, en este caso debe tenerse en cuenta también que la expresión "in time "(que es principal, no accesoria) es una expresión genérica, por lo que no pueden aportar distintividad alguna para indicar el origen empresarial (que es la función esencial de la marca), y solamente pueden definir los criterios de búsqueda de un servicio de transporte. Prueba de ello es que, introduciendo esta expresión en cualquier buscador de internet, aparecen varios resultados. Asimismo, existen otras marcas registradas para la clase 39 que contienen también dicha expresión. En concreto, constan como documento 1 de la contestación los pantallazos de búsqueda en la base de datos de la WIPO que muestran que en el mundo hay más de 30 marcas registradas con la expresión "in time" en la clase 39. La escasa distintividad de las marcas de la actora permite excluir el riesgo de confusión con el signo supuestamente infractor empleado por el demandado.

Al respecto, el Tribunal Supremo, Sala 1ª, se pronunció en su sentencia de 30 de septiembre de 2019, en los siguientes términos (FJ3º):

TERCERO.- Decisión del tribunal: la trascendencia de la escasa distintividad de la marca prioritaria en el enjuiciamiento del riesgo de confusión

1.- Aunque algunas de las expresiones utilizadas por la Audiencia Provincial en su sentencia podrían hacer pensar que está negando validez a las marcas registradas por la demandante, la lectura conjunta de los argumentos de esa sentencia muestra que la Audiencia, en el marco del enjuiciamiento de la infracción de la marca, considera que el elemento denominativo "aromas", por su carácter genérico, tiene una distintividad escasa para algunos de los servicios para los que se encuentran registradas las marcas de la demandante, en concreto los relacionados con la perfumería. Por tal razón, descarta el riesgo de confusión, incluido el de asociación, si otros intervinientes en el mercado utilizan, para servicios idénticos o similares a los amparados por las marcas, ese elemento denominativo añadiendo algún otro elemento distintivo, gráfico o denominativo, como ocurre en el caso de la demandada, que utiliza un signo cuyo elemento denominativo es "aromas artesanales", al que añade un elemento gráfico.

2.- El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso Intel, declaró que "a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior".

La Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca. Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión. Así lo hemos declarado, por ejemplo, en las sentencias 240/2017, de 17 de abril, y 504/2017, de 15 de septiembre, por citar algunas de las más recientes.

3.- En el presente supuesto, la utilización del término "aromas" como elemento denominativo de marcas que distinguen servicios de venta al por menor o por internet de, entre otros productos, perfumes, y la existencia de numerosas marcas de las clases 3 y 35 que incluyen ese vocablo para distinguir perfumes o servicios relacionados con los perfumes, hace que ese elemento denominativo, por sí solo, tenga escasa fuerza distintiva para la distinción de perfumes o de servicios relacionados con perfumes, por su acusado carácter genérico o cuanto menos descriptivo de esos productos, los perfumes, objeto, entre otros, de los servicios amparados por las marcas.

4.- Por tal razón, que la Audiencia Provincial, al enjuiciar el riesgo de confusión en una acción de infracción, haya tomado en consideración la escasa fuerza distintiva del elemento denominativo de las marcas de la demandante (hay que precisar, para los servicios que tienen por objeto los productos respecto de los que el término "aromas" tiene un carácter genérico), para determinar si ha existido infracción en el uso de signos que distinguen servicios relacionados con perfumes, no vulnera el precepto legal invocado ni la jurisprudencia que lo desarrolla.

Por último, en cuanto a la App "In time Driver App", cuyo uso se interesa que cese, consta que dicha aplicación no es accesible al público ni es usada por los clientes o usuarios, sino que solamente la utilizan los transportistas (trabajadores propios de la demandada o subcontratados o autónomos), que no solamente deben descargarse la aplicación, sino que necesitan registrarse, con una clave, para poder utilizarla, y a través de ella reciben órdenes de carga y descarga y demás instrucciones para la prestación del servicio de transporte. Por lo tanto, en cuanto se trata de una aplicación de uso interno, no podría generar confusión en el mercado.

Por todo ello, debo desestimar la acción de infracción, por inexistencia de riesgo de confusión, por lo que no cabe entrar en el resto de pronunciamientos de cese, remoción de efectos y de indemnización de daños y perjuicios, que deben ser desestimados sin más trámite.

CUARTO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC y el principio de vencimiento objetivo que allí se establece, procede condenar a la parte actora al pago de las costas causadas en esta instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,