Última revisión
25/04/2019
Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 1, Rec 808/2013 de 12 de Diciembre de 2017
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Orden: Civil
Fecha: 12 de Diciembre de 2017
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Barcelona
Ponente: RIOS LOPEZ, YOLANDA
Núm. Cendoj: 08019470012017100040
Núm. Ecli: ES:JMB:2017:3152
Núm. Roj: SJM B 3152:2017
Encabezamiento
En Barcelona, a doce de diciembre de dos mil diecisiete.
Antecedentes
En dicha demanda solicita la actora se declare la existencia de infracción de la patente, así como la condena al cese de la infracción, retirada y destrucción del mercado de las válvulas infractoras, la condena al pago de la indemnización de los daños y perjuicios cuantificados según el criterio previsto en el artículo 66.2.a) LP en el periodo de los cinco años previos al ejercicio de la acción, al embargo de las válvulas comercializadas, la destrucción de las mismas, la publicación de la sentencia condenatoria en anuncios ubicados en dos diarios de difusión nacional, y el pago de las costas procesales causadas.
La segunda demanda de ampliación de la anterior se basa en los siguientes hechos:
a.- VALVULAS ARCO SL es titular de la patente europea EP 1489342, cuyo título es '
'Una válvula de tres vías que incluye:
un canal interior (1);
un primer canal de salida;
un segundo canal de salida (6);
una válvula de cuarto de vuelta, en principio independiente (2) situada en una intersección del citado canal de entrada (1) y el mencionado primer canal de salida, incluyendo un cierre (3) provisto en los canales (4,5) para regular la comunicación del fluido entre los citados canales de salida, primero y segundo; y una segunda válvula de cuarto de vuelta (7) independiente, situada de forma intermedia entre la mencionada primera válvula independiente (2) y el citado segundo canal de salida (6), donde un eje longitudinal del citado primer canal de salida es ortogonal a un eje longitudinal del mencionado canal de entrada de forma que el eje longitudinal del canal de entrada, el eje longitudinal del primer canal de salida y el eje longitudinal del segundo canal de salida están preparados de forma general con una configuración de 'T', el citado canal de entrada (1), el citado primer canal de salida y el segundo canal de salida (6) están formados de manera unitaria, la primera válvula de cuarto de vuelta (2) está alineada axialmente con el canal de entrada (1), y un eje de la segunda válvula independiente de cuarto de vuelta (7) es perpendicular al citado eje longitudinal del citado segundo canal de salida
b.- La demandada STANDARD HIDRAULICA fabrica y comercializa válvulas de tres vías, bajo la denominación '
Fundamentos
Son hechos no controvertidos o debidamente acreditados los siguientes:
1.1.- VALVULAS ARCO SL es titular de la patente europea EP 1489342 (en adelante, EP 342), cuyo título es '
1.2.- La patente EP'342, en la reivindicación primera, y única independiente, protege la siguiente invención:
'Una válvula de tres vías que incluye:
un canal interior (1);
un primer canal de salida;
un segundo canal de salida (6);
una válvula de cuarto de vuelta, en principio independiente (2) situada en una intersección del citado canal de entrada (1) y el mencionado primer canal de salida, incluyendo un cierre (3) provisto en los canales (4,5) para regular la comunicación del fluido entre los citados canales de salida, primero y segundo;
y una segunda válvula de cuarto de vuelta (7) independiente, situada de forma intermedia entre la mencionada primera válvula independiente (2) y el citado segundo canal de salida (6), donde un eje longitudinal del citado primer canal de salida es ortogonal a un eje longitudinal del mencionado canal de entrada de forma que el eje longitudinal del canal de entrada, el eje longitudinal del primer canal de salida y el eje longitudinal del segundo canal de salida están preparados de forma general con una configuración de 'T', el citado canal de entrada (1), el citado primer canal de salida y el segundo canal de salida (6) están formados de manera unitaria, la primera válvula de cuarto de vuelta (2) está alineada axialmente con el canal de entrada (1), y un eje de la segunda válvula independiente de cuarto de vuelta (7) es perpendicular al citado eje longitudinal del citado segundo canal de salida
1.3.- STANDARD HIDRAULICA SA fabrica y comercializa válvulas de tres vías, bajo la denominación '
1.4.- No es controvertido que la diferencia técnica entre ambas válvulas, la patentada y la comercializada por la demandada, radica en la configuración y adaptación del cierre de la válvula central, pues en el producto de STANDARD HIDRAULICA el obturador (o cierre) se introduce por el orificio superior del asiento de la válvula, previéndose en la pared interior del canal de entrada un reborde saliente sobre el que asienta el mismo, mientras que la parte caracterizadora de la patente reivindica que el cierre (3) y el canal de entrada (1) deben estar configurados y adaptados de forma que el cierre (3) se puede montar en la válvula de tres vías sólo por medio del citado canal de entrada (1).
1.5.- STANDARD HIDRUALICA se ha allanado a la demanda incial de infracción respecto a la R1 de la patente EP'342, reconociendo que la válvula América modelo 8015 infringe los derechos de la actora.
1.6.- Por auto dictado por este mismo Juzgado el 7 de enero de 2015 se desestima la petición de adopción de medidas cautelares realizada por VALVULAS ARCO frente a STANDARD HIDRÁULICA, no recurriendo la actora la citada resolución.
2.1.- Como se ha indicado
2.2.- A dicha demanda se allana STANDARD HIDRAULICA parcialmente por escrito de 20 de febrero de 2014, por lo que al amparo del artículo 20.1 LEc resulta que dicho allanamiento no vulnera derecho de tercero ni limita el interés general, lo que conduce a la estimación parcial de la demanda inicial, y al consiguiente dictado de los siguientes pronunciamientos:
2.2.1.- Se declara la infracción de la R1 de la patente de autos, siendo condenada la demandada al cese de todo acto constitutivo de infracción, así como a la retirada y destrucción del mercado de las válvulas infractoras, procediendo asimismo la condena al pago de la indemnización de los daños y perjuicios cuantificados según el criterio previsto en el artículo 66.2.a) LP en el periodo de los cinco años previos al ejercicio de la acción, al embargo de las válvulas comercializadas, y la destrucción de las mismas.
2.2.2.- En cuanto a la cuantificación de los perjuicios, en el acto de la vista ha depuesto el perito Sr. Constancio , procediendo un quantum de 11.648,58 euros, correspondientes al cálculo de los beneficios obtenidos por STANDAR HIDRAULICA sobre el margen de beneficio neto.
2.2.3.- Permanecen incólumes, por tanto, tres extremos, a saber: a) el cese en la comercialización de cualquier válvula con circunstancias análogas a las existentes en el modelo indicado; b) La publicación de la sentencia condenatoria; c) El pago de las costas procesales.
2.2.4.- En cuanto a la petición del cese en la comercialización del producto infractor, es claro que habiendo reconocido la demandada que la válvula modelo América 8015 incurre en el ámbito de protección de la patente, la condena a la retirada del mercado, destrucción y embargo de las existencias infractoras debe quedar delimitada a los supuestos realmente acreditados, esto es, a los ejemplares identificados con el citado registro. Cuetsión distinta es que la demandada debe abstenerse de comercializar cualquier otro producto infractor distinto al indicado, pero que no cabe precisar, por imposibilidad material, en el fallo de la presente sentencia.
2.2.5.- En cuanto a la publicación en dos diarios nacionales, queda claro que teniendo lugar el allanamiento a principios del años 2014 y no constatando la actora una voluntad obstativa o incumplidora de la retirada del mercado de la válvula en cuestión, resulta innescaria la publicación peticionada por carecer de finalidad adecuada, ya que los potenciales clientes conocen o deben conocer desde hace más de tres años que la válvula 8015 no se comercializa.
2.2.6.- En cuanto a las costas, es cierto que el allanamiento es anterior al escrito de contestación, sin que conste en autos requerimiento previo alguno, por lo que, por aplicación del artículo 395.1 LEC , no se condena a ninguna de las partes al pago de las costas proecsales, debiendo abonara cada una las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
3.1.- En cuanto al escrito de ampliación de hechos, mediante el cual la actora pretende acreditar que la válvula de tres vías marca América modelo 8020 comercializada por la demandada infringe la R1 de la patente EP'342, procede efectuar el siguiente análisis, tomando muy especialmente en consideración la declaración de los dos peritos imparciales, por carecer de vinculación con las partes, Sres. Fermín y Fructuoso .
3.2.- Así, para verificar si la válvula de tres vías 8020 comercializada por la demandada reproduce la parte caracterizadora de la patente según la cual '
3.3.- En principio, el ámbito de protección de una patente viene determinado por las reivindicaciones, que deberán ser interpretadas conforme la descripción y los dibujos.
El art. 69.1 CEP (CEP 2000) establece que: '
Esta es la norma básica y la única realmente obligatoria de la que hay que partir a la hora de determinar si una determinada realización infringe o no una patente, ya las conocidas como 'cuestiones del Protocolo' son meras pautas que nos ayudan a aplicar dicha norma, sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos con los elementos equivalentes a los reivindicados.
En definitiva, se trata de interpretar las reivindicaciones ni literalmente ni como una mera guía o pauta de lo que el titular quiso proteger, tal como se dice en el principio general recogido en el protocolo de interpretación del art. 69 CPE. Una propuesta es la que los tribunales británicos han llamado 'purposive construction' (Canic), en contraposición con la 'literal construction', que podría traducirse libremente como 'interpretación intencional' en contraposición a la interpretación gramatical de los términos. Como ha dicho L. Hoffmann en Kirin-Amgen Inc la 'pregunta es siempre que entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente con el leguaje utilizado en las reivindicaciones' ('The question is always what the person skilled in the art would have understood the patentee to be using the language of the claim to mean', fundamento 34).
3.3.- Por tanto, a fin de delimitar el ámbito de protección de la parte caracterizadora de la patente ES 342 cabría preguntarse qué entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente al indicar que '
3.4.- Analizaremos, en primer término, el propio texto de la patente, conjugando la descripción con la literalidad de la R1. Según el apartado octavo de la descripción, el propósito del invento es obtener una funcionalidad a partir del sistema de control de flujo de cuarto de vuelta en ambas salidas de cada una de las dos válvulas independientes, ya que este sistema es más simple y barato que el sistema de huso. Añaden los apartados trece y catorce de la descripción, las estructuras de las dos válvulas independientes, la central (2) y la transversal (7), se corresponden básicamente con la estructura generalmente conocida y típica de las válvulas de regulación de fluidos con cierres elipsoidales, excepto en lo que respecta al flujo del fluido por sus respectivos cierres.
3.6.- La enseñanza de la patente se limita a ilustrar sobre cómo debe configurarse el vástago de cierre para ser introducido por la parte inferior del cuerpo principal de la válvula central, a diferencia de lo que ocurre con la válvula lateral, en la que el cierre se monta a través del cuello (parte superior) de la válvula.
3.7.- Las figuras 7 y 8 representan una vista en perspectiva de la unidad de vástago de cierre de la válvula central y una sección longitudinal y axial de dicha unidad, esto es, el cierre de la válvula central (3), con el canal interior recto (4) y el canal en forma de 'L' (5), siendo especialmente ilustrativo que en las restantes figuras el canal de entrada (1) aparece reforzado con una flecha hacia arriba, lo que indica que el único orificio de entrada funcionalmente operativo es el inferior.
3.8.- La conclusión es que el experto en la materia atendería al punto catorce de la descripción para entender que la reivindicación primera protege una invención en la que el cierre o elemento obturador (3) de la válvula central se monta introduciendo la unidad por la parte inferior del cuerpo principal de la válvula (1), siendo ésta equivalente al orificio de entrada del fluido, ya que el canal de entrada (1) no se halla configurado o adaptado para que penetre por otro medio, siendo ésta y no otra la combinación de dichos elementos protegida por el derecho de exclusiva y expresamente reivindicada en la parte caarcterizadora.
3.9.- Refuerzan esta interpretación dos elementos de extrema relevancia: a) El propio historial de tramitación, en el que a requerimientos de la EPO el titular delimitó el ámbito de protección a los supuestos en los que el canal de entrada (1) se halla específicamente configurado o adaptado para que el fluido penetre por el orificio inferior, con exclusión expresa de cualquier otro medio. b) Las figuras 1, 2, 3 y 4 de la patente, que el perito propuesto por la actora Sr. Fructuoso ha tratado de reconcudir a ejemplos de realizaciones preferidas, extremo que no consta en el cuerpo de la patente. Antes al contrario, se antojan como las únicas realizaciones plausibles a partir de la enseñanza que constituye la contribución técnica, el efecto útil, de la patente.
3.10.- Por tanto, la parte caracterizadora debe interpretarse en el sentido de que el cierre (3) sólo se puede montar en la válvula de tres vías por medio del citado canal de entrada (1) desde la zona inferior, lo que resulta además evidente a la vista de la figura número 1, 2, 3 y 4, ya que dimensionalmente no puede entrar por la parte superior del cuerpo de la válvula tal como se halla configurada en la invención, siendo ésta y no otra la relaización reivindicada en el invento de autos.
3.11.- Sentado lo anterior, el perito Sr. Fructuoso defiende que la discrepancia acerca de si existe o no infracción pasa por determinar si la modificación técnica existente en la válvula comercializada por la demandada bajo el registro 8020 constituye un supuesto de identidad, equivalencia o falta de actividad inventiva (según terminología empleadapor la demandada) repsecto a la invención reivindicada.
3.12.- Argumenta el perito Sr. Fructuoso que dicha modificación técnica no altera la esencia del mecanismo de obturación o cierre (3) reivindicado en la R1 de la patente EP 342, dado que la variación es equivalente a haber seccionado la base de la pieza original del obturador, obteniendo un nuevo obturador más un reborde, con forma de anillo, que se encuentra ahora sujeto a la pared interior del canal de entrada.
Al encontrarse el anillo interior C en el interior del canal de entrada, el elemento obturador no puede entrar por el extremo inferior del canal de entrada, por lo que el cuello del asiento de la válvula de tres vías es más ancho, para permitir la introducción del elemento obturador por el extremo superior del canal de entrada.
Para cerrar el orificio del cuerpo de la válvula se cuenta con una pieza auxiliar a modo de tapón de forma anular, abierto por su zona central para permitir únicamente el paso del vástago del elemento obturador.
Dicho tapón se enrosca al cuerpo de la válvula, resultando el conjunto equivalente al cuerpo de la válvula descrita en la patente 342.
Concluye, a la vista de dichas consideraciones técnicas, el perito, que en ambas realizaciones, la presuntamente infractora y la patentada por la actora, el cierre o elemento obturador (3) se monta por el canal de entrada, por lo que ambas realizaciones son equivalentes, concurriendo infracción.
3.13.- Sin embargo, el planteamiento de la parte actora decae, en la medida en que no incurre en el ámbito de protección de la patente el sistema empleado en la válvula de la demandada, tal y como reiteradamente expuso en el acto de la vista el perito Sr. Fermín , argumentando que en la válvula supuestamente infractor (modelo 8020) se adapta el elemento obturador o cierre (3) por la parte superior o cuello de la válvula central (1), ostentando el cierre y el canal tubular medidas y dimensiones distintas a las exigidas en la patente, pues han sido ajustadas a este nuevo mecanismo. La invención patentada no permite ejecutar una válvula en la que el obturador sea introducido por el cuello de la misma, ya que no se prevé esta posibilidad de configuración y adaptación de los dos elementos en la válvula central, debido a su tamaño y forma (reivindicación primera en conjunción con el punto catorce de la descripción). En esta misma línea, el perito Sr. Fructuoso reconoció en el acto de juicio que para llegar a la solución que constituye el mecanismo técnico de la válvula 8020, el experto en la materia debería acudir a conocimientos adquiridos al margen de la patente de autos que le permitieran modificar elementos esenciales de la parte carcaterizadora de la R1, que de otra forma impedirían (por ser incompatibles) ejecutar la válvula al modo que lo efectúa la demandada.
3.14.- Por todo lo anterior, procede desestimar la pretensión de infracción de la válvula nº 8020 comercializada por la demandada, absolviendo a ésta de las pretensiones de la actora.
4.1.- Finalmente, respecto a la eventual existencia de un ilícito concurrencial, consistente en haber imitado la demandada las válvulas que comercializa al albur de la patente de autos la actora, concretamente la presentación del embalaje en el que se ubica de idéntica manera la etiqueta con la fotografía de la válvula y la referencia o código de barras, procede analizar si esta conducta halla encaje en los artículos 11.2 LCD (aprovechamiento indebido de la reputación ajena ) o 4 LCd (claúsula general por ser contraria la conducta a la buena fe).
4.2.- Como regla general, desctarada la infracción del título de patente, conviene partir del hecho de que la conducta que la demandada tilda de desleal consiste en presentar la válvula en el interior de un embalaje ubicando una fotografía y un código de barras de forma similar a como lo ejecuta la actora, produciendo una confusión sobre el origen del producto que constituye un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Sin embargo, creemos que falta prueba suficiente sobre dos extremos relevantes; en primer término, sobre el supuesto goodwill o reputación en el sector de la entidad VALVULAS ARCO SL, que acredite la fundada posibilidad de que la demandada pueda benficiarse del renombre o fama de la actora. Por ende, resulta cuanto menos cuestionable que tan sólo simulando un embalaje 8del que no consta prueba alguna), prescindiendo de la válvula en sí, pueda existir ciertamente el hecho que determina la acción del consumidor eligiendo un producto en la creencia de que posee las cualidades del producto del competidor titular del goodwill. Por tanto, la acción debe ser desestimada.
4.3.- Idéntica solución alcanzamos tras el análisis de la conducta que regula la cláusula general del artículo 4 LCD . La presentación del producto en el interior del embalaje no parece una conducta que atente contra las reglas de la buena fe. Falta una prueba pericial qwue detemrine tanto la forma en que STANDARD HIDRAULICA presenta sus prodyctos como la forma en que otros competidores, e incluso la proia, VALVULAS ARCO SL lo gace, a fin de extraer conclusiones plausibles y basadas en parámetros objetivos.
4.4.- Por tanto, la acción de competencia desleal debe ser también desestimada, absolviendo a la demandada de los pedimentos de la actora.
En cuanto a las costas, procede efectuar dos análisis.
En primer lugar, respecto a la demanda inicial es claro que habiendo tenido lugar un allanamiento con anterioridad a la contestación a la demanda y sin existencia de un requerimiento previo, no ha lugar a imponer las costas procesales, por aplicación del artículo 395.1 LEC .
Otro tanto debe ocurrir respecto al resto de las pretensiones, por diversas razones. En primer lugar, por cuanto el escrito de ampliación de hechos no constituye per se una demanda autónoma, sino que amplía el objeto de controversia. Y ya hemos visto que existe una parte de la pretensión que debe ser estimada. Por tanto, al amparo del artículo 394.2 LEC nos hallamos procesalmente ante un supuesto de estimación parcial de la demanda, que conduce a la no imposición de costas, debiendo abonar cada parte las causadas a su instancia, y las comunes por mitad.
En atención a lo anteriormente expuesto,
Fallo
1.- Se estima parcialmente la demanda formulada por VALVULAS ARCO SL contra STANDARD HIDRAULICA SA,
1.1.- Se declara la infracción de la R1 de la patente EP'342, siendo condenada la demandada al cese de todo acto constitutivo de infracción, así como a la retirada y destrucción del mercado de las válvulas infractoras registradas con el número 8015, procediendo asimismo la condena al pago de la indemnización de los daños y perjuicios cuantificados según el criterio previsto en el artículo 66.2.a) LP que asciende a un total de 11.648,58 euros, más los intereses procesales desde el dictado de la presente sentencia.
1.2.- No ha lugar a pronunciamiento adicional respecto a la válvula 8015, ni a imponer las costas procesales causadas.
2.- Se desestiman las restantes pretensiones relativas a la
3.- Notificar la presente resolución a las partes.
4.- Contra esta resolución cabe recurso de apelación sin efectos suspensivos para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, en el plazo de veinte días.
5.- Llevar su original al libro registro de sentencias definitivas insertando en las actuaciones un testimonio y procediendo al archivo del expediente, una vez firme.
Lo acuerda y firma Yolanda Ríos López, Magistrada-Juez del Juzgado Mercantil núm.1 de los de esta localidad.
